智慧財產法院民事判決
102年度民專上字第18號上 訴 人 穎創生技實業有限公司(原名為百年生技實業有限
公司)法定代理人 曾陳益訴訟代理人 周進文 律師複 代理人 郭瓊茹 律師被 上訴人 翁明家上列當事人間專利權權利歸屬事件，上訴人對於中華民國101 年12月28日本院101 年度民專訴字第100 號第一審判決提起上訴，本院於中華民國102 年8 月8 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決廢棄。
被上訴人在第一審之訴駁回。
第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、提起確認之訴要件：
(一)被上訴人提起確認發明專利申請權之訴：按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴亦同，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言。故確認法律關係成立或不成立之訴，如具備前開要件，則有即受確認判決之法律上利益。準此，原告因法律關係之存否不明確，致其私法上地位有受侵害之危險，提起確認法律關係存在之訴者，原告應以否認其法律關係存在之人為被告。最高法院52年臺上字第1240號、52年臺上字第1922號分別著有判例。查被上訴人於原審起訴聲明確認經濟部智慧財產局（下稱智慧局）發明專利申請案第000000000 號「用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方及其製造方法」之專利申請權（下稱系爭專利申請權）為被上訴人所有（見原審卷第202 頁；本院卷第5 頁）。揆諸前揭說明，本院認定被上訴人有無即受確認判決之法律上利益，應審究被上訴人提起本件確認訴訟之要件如後：1.本件為私法之法律關係；2.兩造爭執之法律關係不明確。3.被上訴人之私法地位受有侵害之危險，得以確認判決除去其危險者。
(二)專利申請權之法律關係：被上訴人於原審起訴雖主張其為系爭專利申請之發明人，其為修正前專利法第8 條之非職務發明，故系爭專利申請權為其所有，即有確認判決之法律利益存在云云。上訴人抗辯稱專利權存在與否，係專利專責機關智慧局，本於行政裁量所核准之行政處分，其屬公法上之申請法律關係，不可逕依民事訴訟程序，認定公法上法律關係，況系爭專利申請經智慧局以不具專利要件核駁申請確定在案等語。準此，本院自應審究專利申請權是否為私法之法律關係。經查：
1.專利申請權原則為公法之法律關係：按專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。民國100 年12月21日修正，102年7 月1 日施行前之專利法（下稱修正前專利法）第5 條定有明文。專利申請權為申請專利之權利，專利申請權為專利權成立前之階段權利，在專利權申請經智慧局審查認定應授與專利權之前，僅為取得專利權之期待權。就修正前專利法第6 條第2 項、第3 項規定以觀，專利權得作為設定質權之標的，而專利申請權則不得為質權之標的。專利申請權係依據專利法向國家申請專利之權利，其性質為公法上之請求權，國家依據專利法授與專利申請權人專利權，該授與專利權之決定，其為形成私法關係之行政處分，性質屬於公法事件而為公法上之法律關係。準此，專利申請權為公法上之權利而非私權，專利申請權人不得以非專利申請權人侵害其專利申請權為由，依據私法之法律關係，提起專利申請權受侵害或請求確認之民事訴訟。
2.專利申請權例外為私法之法律關係：按專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。雇用人或受雇人對第7 條及第8 條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認為必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。修正前專利法第6 條第1 項與第10條分別定有明文。可知專利申請權與專利權均得讓與或繼承，專利專責機關審查申請案件，依修正前專利法第5 條、第
7 條及第8 條等相關規定，雖得審認申請人是否為專利申請權人，然無確定專利申請權歸屬之效力。故專利專責機關依申請人提出之資料認定其為專利申請權人，審定專利符合專利要件而為核准專利之行政處分，利害關係人得檢附證明文件提起異議，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就專利申請權人之歸屬予以裁斷（參照最高行政法院89年度判字第1752號判決）。再者，當事人依據契約關係約定專利申請權之歸屬，渠等對於專利申請權之歸屬有所爭執，因該契約關係屬私權之爭執，而專利法無明文規定，應經由民事爭訟程序救濟之，故當事人得向民事法院提起確認專利申請權存在或不存在之訴（參照最高行政法院91年度判字第25號判決）。
3.本件專利申請權為私法之法律關係：被上訴人主張其所屬成龍健康禮約股份有限公司（下稱成龍公司）與上訴人合作，約定由上訴人為被上訴人代工代料生產保健食品，賦予上訴人可行銷與被上訴人相同之白藜蘆醇研發產品（下稱系爭產品）等事實。有被上訴人提出之經銷合約書附卷為證（見原審卷第26至27頁）。足認兩造間確有經銷之法律關係，是被上訴人主張本件專利申請權之歸屬爭議，屬修正前專利第7 條及第8 條所定權利之歸屬有爭執者，並非無據。修正前專利法第10條有關專利申請權之爭執，本質上屬私法上之契約關係，被上訴人主張其為發明人，系爭專利申請權為其所有，而上訴人否認之，故兩造就系爭專利申請權之私權歸屬有所爭執。準此，足認本件爭執應由本院民事庭審判之，上訴人抗辯本件應屬公法事件爭訟云云，即有未洽。
二、本院有管轄權：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係專利法所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
貳、實體方面：
一、被上訴人主張：
(一)被上訴人起訴主張：被上訴人所屬成龍公司與上訴人合作，約定由上訴人為被上訴人代工代料生產保健食品，並由上訴人每月給付被上訴人及成龍公司新臺幣（下同）2 萬元之顧問費與權利金，賦予上訴人可行銷與被上訴人相同之系爭產品，被上訴人將自行銷售之通路定名為「蕾斯威拉逆轉醇」，上訴人通路銷售之品名為「薩丁尼亞逆轉醇」，兩者成份略有不同，以作為市場區隔。被上訴人將有商業機密之白藜蘆醇成份配方及製造方法，交由上訴人營養師○○○簽收，並製造生產行銷於市場。詎上訴人竟利用為被上訴人代工代料之機會，取得系爭產品之發明配方及其製造方法，並未經被上訴人同意，以上訴人名義（原名為百年生技實業有限公司，下稱百年公司）向智慧局為系爭專利申請。因系爭專利申請技術之真正發明人為被上訴人，上訴人僅為被上訴人代工代料，此由被上訴人所屬成龍公司與經銷商簽訂合約，均有上訴人在合約蓋章簽字當見證人，合約中開宗明義說明藜蘆醇與逆轉醇產品研發公司為被上訴人所屬公司，上訴人僅是製造廠，兩造間並無修正前專利法第6 條第1 款、第7 條之適用，應適用修正前專利法第8 條之非職務上發明。被上訴人已向智慧局提出檢舉，由於在專利申請審查期間，造成諸多不安狀態，被上訴人在法律上地位，亦受侵害之危險等情事，請求確認被上訴人為系爭專利申請之發明人與擁有系爭專利申請之權利人。準此，被上訴人起訴聲明：確認系爭發明之專利申請權為被上訴人所有。
(二)被上訴人於本院審理時補充陳述：原審判決說明系爭專利落入原證2 之技術特徵，判決如同被上訴人之請求。至於技術特徵是否有進步性等要件，由專利專責機關審核，其與確認申請權人之民事法院無涉，僅須依有確認要件即有確認實益。被上訴人為系爭專利之為發明人，並經原審判決確認系爭專利申請權歸屬被上訴人所有，不論上訴人所申請之系爭專利，是否取得專利與否。其發明人、專利申請人地位，不因非專利申請人之專利申請遭核駁而消滅。有關被上訴人經原審判決確認後，固將不安狀態除去，然上訴人提起上訴，被上訴人處於被動地位而復陷於不安狀態。故本件上訴應予駁回，以解除此種不安狀態。準此，爰答辯聲明：上訴駁回。
二、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴與主張：
(一)被上訴人主張系爭專利由不合法之專利申請權人申請專利，，被上訴人應以系爭專利之申請權人非發明專利申請權人為由，依法向智慧局提起舉發，並舉證證明上訴人非系爭專利之發明人，而非起訴確認系爭專利申請權之歸屬。兩造間無僱傭關係存在，即無探究系爭專利是否為職務上發明或非職務上發明之必要，自應回歸上訴人是否為系爭專利之發明人，而上訴人是否為真正發明人，因事涉專利專責機關對於系爭專利之發明人之事實審查，非民事法院所得審酌，應由被上訴人依行政程序與訴訟尋求救濟。且系爭專利申請已駁回確定，則被上訴人訴請確認其為系爭專利發明人，並為系爭專利之申請權人，該請求權已無受保護之利益存在，縱認定被上訴人為系爭專利申請權人，亦無法就相同內容之技術申請發明專利。被上訴人於101 年7 月24日起訴，系爭專利申請權嗣於101 年11月26日，經智慧局駁回申請確定，被上訴人起訴時，雖具備權利保護要件，然被上訴人現已不備該項要件，自應判決駁回被上訴人之請求。
(二)系爭專利之申請專利範圍包含食品配方、比例及製造方法，而被上訴人所提出之原證1 、2 之手寫文件，並無關於製造方法之記載或說明。縱使該等手寫文件中有若干食品成分、配方或劑量，無法在無任何製造方法之情形下，僅以上開文件記載，即可完成系爭專利之全部發明內容。原證1 、2 手寫配方與系爭專利之成分、劑量，並非全然相符。例如，原證1 之成分有牛樟芝萃取物、諾麗果萃取物及薑黃萃取物，系爭專利則無該等成分。不同之成分、劑量所加成後之效果、功能不一，故系爭專利申請之特徵與被上訴人「蕾斯威拉逆轉醇」、「薩丁尼亞逆轉醇」技術發明不相同，系爭專利申請之專利權範圍未落入原證1 、2 等手寫文件之技術內容。系爭專利於98年8 月18日提出申請，而系爭專利之產品為「薩丁尼亞逆轉醇」產品，該產品自98年2 月間對外銷售，而系爭專利申請之配方已為產品外盒所揭露。職是，系爭專利申請具有申請前已公開之事由，自不具專利要件。
(三)縱認系爭專利落入原證1 、2 之技術特徵範圍，且被上訴人為系爭專利之發明人，然原證1 、2 所揭露之技術內容亦不具有進步性，此由智慧局於101 年5 月4 日以(101) 智專二
（五）01081 字第10120437910 號審查意見通知函及附件可證。依該函附件所示，系爭專利所揭露之發明技術特徵，早已由該函附件所示碩士論文中為研究，並有研究成果，故系爭專利自不具進步性。原證1 、2 所揭露之技術內容，已由被上訴人所自著書籍揭露，已不具新穎性。系爭專利所揭露技術特徵，因不具進步性專利要件，而經專利專責機關駁回，且該先前技術之發明人或研究人員，均非被上訴人，自可推論原證1 、2 所揭露之技術特徵不具進步性。準此，難認上訴人就系爭專利有利用代工機會，知悉被上訴人之商業機密，進而抄襲並申請系爭專利，被上訴人訴請確認申請權人為其所有，即無確認實益。爰上訴聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人在第一審之訴駁回。3.訴訟費用由被上訴人負擔。
三、整理與協議簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：
(一)兩造不爭執之事實：兩造於本院整理之不爭執事實，兩造不爭執之事實，將成為本件判決之基礎，茲說明如後：
1.上訴人分別於97年8 月28日、97年9 月4 日取得被上訴人所交付之原證1 、2 之文件。上訴人於98年8 月18日，向智慧局申請發明專利第000000000 號「用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方及其製造方法」（下稱系爭專利申請）。
2.智慧局於101 年5 月4 日以(101) 智專二（五）01081 字第
10 12043791 0 號審查意見通知函通知上訴人，系爭專利請求項1 至10並未因進一步限定各組成植物含量、劑型，致產生無法預期之功效，且依該函附件所示可知，所屬技術領域中具有通常知識者，組合申請前之先前技術對於抗氧化、抗老化與抗發炎有益處之植物或成分所能推知完成者，不具進步性，不符合修正前專利法第22條第4 項之規定。
3.智慧局於101 年10月26日發函表示上訴人將系爭專利之申請權讓與穎軒公司，准予備查。智慧局嗣於101 年11月26日以
(101)智專二（五）01087 字第10121321 590號專利核駁審定書，因系爭專利經審酌不具進步性，不符合修正前專利法第22條第4 項之規定，而就系爭專利之申請案予以駁回。而系爭專利申請經智慧局駁回後，未申請再審查，已駁回確定在案（見本院卷第107 頁）。
(二)兩造主要爭點：本件當事人主要爭點厥在：1.被上訴人訴請確認系爭專利申請權為其所有，此項爭執之法律關係是否得藉由本院民事庭確認判決予以除去？2.系爭專利之申請範圍是否有落入原證
1 、2 手寫文件之技術內容？3.倘系爭專利之申請範圍落入原證1 、2 之技術特徵，而被上訴人主張上訴人利用、抄襲其所交付之原證1 、2 並申請系爭專利，其為系爭專利之發明人，則原證1 、2 所揭露之技術特徵，是否具有進步性？倘不具進步性，被上訴人訴請確認其為申請權人，在本件訴訟是否有確認利益？4.被上訴人訴請確認其為系爭專利之申請權人，本件訴訟是否符合確認訴訟之要件？5.上訴人上訴利益為何（見本院卷第107 至109 頁）？職是，本院首應審究本件訴訟是否屬民事紛爭？倘為民事事件，繼而分析系爭專利申請之請求項是否有落入原證1 、2 手寫文件之技術內容？倘有落入，進而探討原證1 、原證2 所揭露之技術特徵，是否具有進步性？倘不具進步性，被上訴人就本件訴訟是否有確認利益？暨上訴人之上訴利益為何？
參、得心證之理由：
一、系爭專利申請權之內容：
(一)系爭專利申請權之技術特徵：上訴人於98年8 月18日以系爭專利申請之內容向智慧局申請專利，有發明公開公報在卷可稽（見原審卷第19頁）。系爭專利申請揭露一種用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方及其製造方法，其食品配方每一單位包括富含白藜蘆醇之葡萄皮與葡萄葉約150~250 毫克、山藥萃取物約100~200 毫克、葡萄籽萃取物約40~80 毫克、石榴萃取物約20~40 毫克、山苦瓜萃取物約10~30 毫克、金盞花萃取物約10~30 毫克、山桑子萃取物5~15毫克、萊姆果C 約5~15毫克及松樹皮萃取物約1~10毫克（見原審卷第19頁之發明公開公報發明摘要）。
(二)系爭專利之申請專利範圍：系爭專利之申請專利範圍共17項，其中第1 項、第11項為獨立項，其餘為直接或間接依附第1 項或第11項之附屬項。申請專利範圍各項如下（見系爭專利申請卷之發明說明書；本院卷第180至181頁）：
1.請求項1與其附屬項：⑴獨立項之內容：
請求項1 為一種用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方，其每一單位係包括富含白藜蘆醇之葡萄皮與葡萄葉約150~
250 毫克、山藥萃取物約100~200 毫克、葡萄籽萃取物約40~80 毫克、石榴萃取物約20~40 毫克、山苦瓜萃取物約10~3
0 毫克、金盞花萃取物約10~30 毫克、山桑子萃取物約5~15毫克、萊姆果C 約5~15毫克及松樹皮萃取物約1~10毫克。
⑵附屬項之內容：
①請求項2 如申請專利範圍第1 項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方，其中白藜蘆醇之含量係約佔葡萄皮與葡萄葉重量之1/10。②請求項3 如申請專利範圍第1 項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方，其中石榴萃取物係富含鞣花酸。③請求項4 如申請專利範圍第1 項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方，其中該金盞花萃取物之葉黃素含量係約佔其總重量之1/5 。④請求項5如申請專利範圍第1 項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方，其中樹皮萃取物係含有二氫槲皮素。⑤請求項6如申請專利範圍第1 項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方，其為粉末狀、顆粒狀或液體狀。⑥請求項7 如申請專利範圍第6 項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方，其中單位為膠囊、片劑、錠劑、包裝袋或瓶。⑦請求項8 如申請專利範圍第1 項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方，其中每天服用之劑量係為1~4 單位。
⑧請求項9 如申請專利範圍第1 項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方，其可包括一醫藥可接受之賦形劑或載體。⑨請求項10如申請專利範圍第9 項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方，其中該賦形劑係選自由調味劑、增甜劑、防腐劑、抗氧化劑、螯合劑、等滲透劑、潤滑劑、錠劑佐劑、著色劑、保濕劑、結合劑以及醫藥可相容載劑所組成之群組中。
2.請求項11與其附屬項：⑴獨立項之內容：
請求項11為一種用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方之製造方法，其步驟包括將含白藜蘆醇之葡萄皮與葡萄葉、山藥萃取物、葡萄籽萃取物、石榴萃取物、山苦瓜萃取物、金盞花萃取物、山桑子萃取物、萊姆果C 及松樹皮萃取物溶解於水溶液中，取得一混合溶液；將混合溶液經由冷凍乾燥、噴霧乾燥或真空乾燥方式處理，以製得一粉末狀之食品配方；暨利用一賦形劑將該粉末狀之食品配方製成一膠囊、片劑或錠劑劑型；其中每一膠囊、片劑或錠劑係包括葡萄皮與葡萄葉約150~25 0毫克、山藥萃取物約100~200 毫克、葡萄籽萃取物約40~80 毫克、石榴萃取物約20~40 毫克、山苦瓜萃取物約10~30 毫克、金盞花萃取物約10~30 毫克、山桑子萃取物約5~15毫克、萊姆果C 約5~15毫克及松樹皮萃取物約1~10毫克。
⑵附屬項之內容：
①請求項12如申請專利範圍第11項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方之製造方法，其中白藜蘆醇的含量係約佔葡萄皮與葡萄葉重量之1/10。②請求項13如申請專利範圍第11項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方之製造方法，其中該石榴萃取物係富含鞣花酸。③請求項14如申請專利範圍第11項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方之製造方法，其中金盞花萃取物之葉黃素含量係約佔其總重量之1/5 。④請求項15如申請專利範圍第11項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方之製造方法，其中樹皮萃取物係含有二氫槲皮素。⑤請求項16如申請專利範圍第11項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方之製造方法，其中每天服用之劑量係為1~4 個膠囊、片劑或錠劑。⑥請求項17如申請專利範圍第11項所述之用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方之製造方法，其中該賦形劑係選自由調味劑、增甜劑、防腐劑、抗氧化劑、螯合劑、等滲透劑、潤滑劑、錠劑佐劑、著色劑、保濕劑、結合劑以及醫藥可相容載劑所組成之群組中。
二、原證1、2 之技術內容：
(一)原證1之技術內容：被上訴人主張其為系爭專利申請權之真正發明人，業據提出原證1 、2 之手寫有關RESVERATROL 逆轉醇配方之紙本為證。上訴人亦自認確實有自被上訴人處取得原證1 、2 ，依其上記載可知，上訴人取得時間係於97年8 、9 月間，均早於系爭專利申請日即98年8 月18日。原證1 記載RESVERATROL逆轉醇配方（商業機密）明家，成分及劑量：葡萄皮、葡萄葉、藍苺萃取物（含白藜蘆醇23 0mg）、山藥萃取物140mg、石榴萃取物30mg、葡萄籽萃取物30mg、山苦瓜萃取物20mg、金盞花萃取物（含葉黃素）20 mg 、松樹皮萃取物（含二氫槲皮素）4mg 、諾麗果萃取物5m g、山竹果萃取物5mg 、薑黃素5mg 、牛樟芝萃取物5mg 。內容量：每顆500 毫克+-5%計90顆瓶裝。劑型：膠囊狀。致百年生技公司。簽收人翁老師97年8 月28日；○○○97年8 月28日（見原審卷第17頁）。
(二)原證2之技術內容：原證2 記載逆轉醇新配方（商業機密明家）。本人翁老師自行銷售之逆轉醇品名訂為「蕾斯威拉逆轉醇」。百年公司銷售之品名訂為「薩丁尼亞逆轉醇」，其配方為以資區別成分：葡萄皮、葡萄葉（含白藜蘆醇）200mg 、山藥萃取物140m
g 、石榴萃取物30mg、葡萄籽萃取物60mg、山苦瓜萃取物20
mg、金盞花萃取物（含葉黃素）20mg、山桑子萃取物10mg、萊姆果C 10mg、松樹皮萃取物（含二氫槲皮素）4mg 。內容量：每顆500mg +-5%。90顆瓶裝。劑型：膠囊狀。此致百年生技公司。翁老師97年9 月4 日交由生產。簽收人○○○97年9月4日（見原審卷第17至18頁）。
三、系爭專利申請權之請求項均落入原證1、2 之技術內容：
(一)系爭專利申請之請求項1：參諸原證2 與系爭專利申請之請求項1 ，可知食品配方成分幾近完全相同，僅原證2 各成分為定量，而系爭專利申請之請求項1 各成分雖為特定範圍。然均以原證2 記載之定量為中心上下輻射之相當範圍，故均涵蓋原證2 所記載之定量。
再者，系爭專利申請之說明書，並未說明各成分重量範圍如何取得、具有何種特定性質而能產生何種與原證2 不同之特殊功效準此，系爭專利申請之請求項1 技術特徵與原證2所載相同。
(二)系爭專利申請之請求項2：系爭專利申請之請求項2 除第1 項之技術特徵外，進一步限定「其中白藜蘆醇之含量約佔葡萄皮與葡萄葉重量之1/10」，原證2 雖揭示成分為葡萄皮、葡萄葉（含白藜蘆醇）。然未揭示白藜蘆醇的含量佔葡萄皮、葡萄葉之比例。觀諸系爭專利申請之說明書，並未說明此比例如何取得、具有何種特定性質而能產生何種與原證2 不同之特殊功效，或僅為原證
2 之定量分析結果，故與原證2 為相同之技術特徵。
(三)系爭專利申請之請求項3：系爭專利申請之請求項3 除第1 項之技術特徵外，雖進一步限定「其中石榴萃取物係富含鞣花酸」。惟自其文義，可知鞣花酸顯為石榴萃取物本已含之化合物，未包含與原證2不同之技術特徵。
(四)系爭專利申請之請求項4：系爭專利申請之請求項4 除第1 項之技術特徵外，進一步限定「其中金盞花萃取物之葉黃素含量係約佔其總重量之1/ 5」，原證2 雖揭示成分為金盞花萃取物（含葉黃素）。然未揭示葉黃素之含量佔金盞花萃取物之比例，觀諸系爭發明之說明書，未說明此比例如何取得、具有何種特定性質而能產生何種與原證2 不同之特殊功效，或僅為原證2 之定量分析結果，其與原證2 之技術特徵相同。
(五)系爭專利申請之請求項5、6：系爭專利申請之請求項5 除第1 項之技術特徵外，雖進一步限定「其中樹皮萃取物係含有二氫槲皮素」。然原證2 揭示成分為松樹皮萃取物（含二氫槲皮素），故其技術特徵與原證2 相同。再者，系爭專利申請之請求項6 除第1 項之技術特徵外，雖進一步限定「其係為粉末狀、顆粒狀或液體狀」。惟保健食品之劑型為粉末狀、顆粒狀或液體狀，均為習知，系爭專利申請未揭露新之技術手段。
(六)系爭專利申請之請求項7、8：系爭專利申請之請求項7 除第6 項之技術特徵外，雖進一步限定「其中單位係為膠囊、片劑、錠劑、包裝袋或瓶」。惟此限定要件為習知者，系爭專利申請未揭露新之技術手段。再者，系爭專利申請之請求項8 除第1 項之技術特徵外，雖進一步限定「其中每天服用之劑量為1~4 單位」。然其說明書亦未揭露上開服用劑量如何取得來、具有何種特定性質而能產生何種特殊功效，系爭專利申請未揭露新之技術特徵。
(七)系爭專利申請之請求項9、10：系爭專利申請之請求項9 除第1 項之技術特徵外，雖進一步限定「其更可包括一醫藥可接受之賦形劑或載體」，然此限定要件為習知者，系爭專利申請未揭露新之技術手段。再者，系爭專利申請之請求項10除第9 項之技術特徵外，雖進一步限定「其中賦形劑係選自由調味劑、增甜劑、防腐劑、抗氧化劑、螯合劑、等滲透劑、潤滑劑、錠劑佐劑、著色劑、保濕劑、結合劑以及醫藥可相容載劑所組成之群組中」。惟此限定要件為習知者，系爭專利申請未揭露新之技術手段。
(八)系爭專利申請之請求項11：系爭專利申請之請求項11為請求項1 食品配方之製造方法，其步驟可簡述為：1.將各成分溶解於水得一混合溶液；2.將混合溶液以冷凍乾燥、噴霧乾燥或真空乾燥方式處理，得一粉末狀食品配方；3.利用賦形劑將該粉末狀食品配方製成膠囊、片劑或錠劑。觀諸上開製造方法，原證2 雖未提及，然要屬習知者，故系爭專利申請未揭露未見之製造方法。
(九)系爭專利申請之請求項12至17項：系爭專利申請之請求項12至17項，分別係將請求項11進一步附加如前述請求項2 至5 、8 項及第9 項之限定要件，而該等限定要件，均未揭露新之技術特徵或手段。
(十)被上訴人為系爭專利申請之適格申請權人：系爭專利申請之各請求項技術特徵，均已記載於原證2 ，或僅為原證2 所載之技術特徵，再加上習知技術，均屬系爭專利申請之技術特徵，乃源自被上訴人提供予上訴人之原證2配方，被上訴人始為對系爭發明申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻者，系爭專利申請之請求項均落入原證1、2 之技術內容，其為系爭專利申請之發明人，揆諸修正前專利法第5 條規定，被上訴人為系爭專利申請之適格申請權人。
四、系爭專利申請不具進步性：上訴人持系爭專利申請之技術內容於98年8 月18日向智慧局申請發明專利，經智慧局審查結果，認為系爭專利申請為「用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方及其製造方法」申請案，智慧局先以101 年5 月4 日(101) 智專二（五）0108
7 字第10120437910 號審查意見通知函請上訴人申復說明，（見本院卷第25至29頁），並經上訴人於101 年6 月22日申復。上訴人申復理由書雖對智慧局審查意見通知函之論述及附發之引證案，加以說明與答辯，並稱系爭專利申請具有專利要件。惟經智慧局審酌後，認有不具進步性，不符修正前專利法第22條第4 項規定之情事，依據修正前專利法第44條核駁系爭專利申請案，作成不予專利之行政處分（見本院卷第22至24頁）。茲分析系爭專利申請不具進步性之理由如下：
(一)系爭專利申請為組合發明：上訴人雖稱引證案均未揭露系爭專利申請所包含之山桑果及來姆果C ，縱使全部結合所有文獻，亦無法得到系爭專利申請所能達到之特徵及功效云云。然上訴人申復係意指系爭專利申請請求項解讀範圍比結合引證案之範圍多出2 種植物。
因不論組合物或用途均視為每件引證案或結合引證案之上位概念發明。均不具新穎性。況具有新穎性者，尚無法成為具進步性之理由，由於結合引證案後（見本院卷第28頁），僅需比系爭專利申請少該2 種植物，即能各自發揮習知功效而達到系爭專利申請之各種用途，而申請書或申復書並未舉證比較數據，以顯示多出2 種植物能在抗氧化、抗老化與抗發炎功效上，有加乘功效等無法預期之處，屬專利審查基準第三章3.5.5 之組合發明態樣，不具專利之進步性。
(二)系爭專利申請為所屬技術領域具有通常知識者得輕易完成：上訴人固稱引證案均未限定成分組成之比例或含量，而系爭專利申請限定含量下，經實施例證明具有實質功效云云。然依通常知識者，確切之不同含量應顯示不同數據。況說明書各種植物皆均以1 個比例範圍，如約150~250 毫克。籠統概括實驗標的之含量，姑不論含量中最高及最低毫克，何以會呈現相同之功效數值（參照實施例3 、4 ）。上訴人既認為可籠統代表而支持所申請範圍，顯然其含量比例，可經試驗而獲得所欲結果，故所屬技術領域中具有通常知識者，依引證案教示之植物習知相同用途為基礎，亦能經試驗組合最佳比例範圍而完成系爭專利申請之技術特徵。
(三)系爭專利申請為科學中藥製法之習知技術：上訴人雖稱引證案揭示之內容，實質上僅利用有機溶劑萃取方式，而本案將各組成物溶解於水溶液中，故食用時安全性更高云云。然引證案之田惠榕研究論文「中草藥抗氧化能力之探討」、徐德瑞研究論文「台灣五葉松抗氧化及對血癌細胞U937存活之研究」均包括水萃物之研究在內，且系爭專利申請係請求將各種「植物萃取物」溶解於水溶液中，而解讀系爭專利申請「植物萃取物」範圍，並非以水萃取為限。至於植物經包括水或有機溶劑萃取後，經真空濃縮乾燥後即可抽除溶劑，或溶於可互溶之水溶液中經乾燥製粒後，進一步製成錠劑或膠囊，早已沿用於科學中藥製法。
(四)直接無歧異得知系爭專利申請之相同功效：上訴人固稱引證文獻數量越多，其通常應認定為無法輕易完成云云。然7 件引證案並非針對單一種植物或單一種用途，均屬不同植物揭示之功效，其可直接無歧異得知與本案相同之功效。且據上訴人之標準而言，系爭專利申請為組合至少
7 種先前技術而得，即系爭專利申請須組合更多種植物，始能達到所欲功效，益徵不具進步性。
五、被上訴人無受確認判決之法律上利益：
(一)被上訴人私法上之地位無受侵害之危險：
1.系爭專利申請之技術特徵不具新穎性與進步性：系爭專利申請經智慧局駁回確定在案，足認系爭專利申請不具進步性，縱使被上訴人為系爭專利申請之申請權人，然已確定無法取得專利權，是被上訴人欲藉由系爭專利申請而取得專利權之私法上之地位，顯無受侵害之危險。況系爭專利申請案已於100 年3 月1 日公開在案，依據修正前專利法第
22 條 第1 項之規定，亦喪失新穎性，益徵被上訴人有關系爭專利申請權之私法地位，無法以對於上訴人之確認判決而除去其危險者。職是，系爭專利申請權已無受保護之利益存在，被上訴人前於101 年7 月24日向原審提起確認之訴，雖具備權利保護要件，然系爭專利申請嗣於101 年11月26日，經智慧局駁回確定，足認被上訴人已無保護之必要性，故被上訴人訴請確認其為系爭專利申請權人之訴，不具即受確認判決之法律上利益之要件。至於被上訴人是否修改系爭專利申請權之技術內容，再向智慧局提出專利申請，其與系爭專利申請權，其屬兩事，自不得作為系爭專利申請權有受保護利益之論據。
2.系爭專利申請之技術內容已成為先前技術：系爭專利申請之技術內容，已經智慧局公告揭示在案，其已成先前技術，成為公眾得知之資訊，而先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許任何人取得專利，或專利權人藉均等論擴張而涵括先前技術，因其明顯侵犯公眾利益與專利制度之目的，是被上訴人訴請確認已屬先前技術之系爭專利申請為其所有，顯無保護之必要性，益徵其不具即受確認判決之法律上利益之要件。
(二)系爭專利申請程序已賦予兩造程序之保障權：智慧局先以審查意見通知函通知上訴人系爭專利申請不具進步性，並請上訴人於文到次日起2 個月內提出申復說明（見本院卷第25頁）。上訴人為此提出申復說明，對智慧局審查意見通知函之論述及附發之引證案，加以說明與答辯，並稱系爭專利申請具有專利要件（見本院卷第22頁）。被上訴人於智慧局審查系爭專利申請期間，亦向智慧局提出檢舉，主張其為系爭專利申請之發明人與擁有系爭專利申請之權利人。職是，智慧局於審查系爭專利申請程序，已賦予兩造充分陳述系爭專利申請是否具有專利要件之程序權保障，基於自己責任原則與訴訟經濟之考量，故被上訴人不具即受確認判決之法律上利益之要件，洵屬正當。
六、上訴人有上訴利益：系爭專利申請經智慧局駁回確定在案，足認系爭專利申請案不具進步性與新穎性，並已為先前技術，被上訴人已無保護之必要性，被上訴人訴請確認其為系爭專利申請權人，即無受確認判決之法律上利益。準此，原審判決確認系爭專利申請權為被上訴人所有，為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴，訴請原判決廢棄，即可就系爭專利申請所揭露之技術內容，從事製造與銷售系爭產品之機會，而不負侵害系爭專利申請權之責任。職是，上訴人上訴請求廢棄原判決，其具有上訴利益。
七、本判決結論：綜上所論，系爭專利申請經智慧局駁回確定在案，足認系爭專利申請案不具進步性，被上訴人已確定無法取得專利權，是上訴人欲藉由系爭專利申請權而取得專利權之私法上之地位，顯無可能，被上訴人不能以對上訴人之確認判決，除去系爭專利申請權受侵害之危險，故被上訴人無受確認判決之法律上利益，是被上訴人請求確認系爭專利之申請權為其所有，為無理由，不應准許。原審判決確認被上訴人為系爭專利之申請權人，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。準此，本件自應由本院予以廢棄改判，如主文所示。
八、無庸論述部分之說明：本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴人之上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 8 月 29 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 熊誦梅法 官 林洲富以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 102 年 8 月 29 日
書記官 吳羚榛附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。