智慧財產法院民事判決
102年度民專上字第20號上 訴 人 臺灣綠牆開發股份有限公司法定代理人 鄧效仁訴訟代理人 謝煒勇 律師
黃信嘉被 上訴人 馬克旦訴訟代理人 徐偉峯 律師
尤彰澤 律師上列當事人間請求專利權移轉登記事件，上訴人對於中華民國10
2 年1 月4 日本院101 年度民專訴字第37號第一審判決，提起上訴，本院於中華民國102 年10月31日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本院有管轄權並應分別適用我國法及大陸地區法律：
(一)上訴人上訴聲明第3 項請求確認大陸地區之專利權為上訴人及被上訴人共有，故本事件涉及在大陸地區之專利權標的，有臺灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸關係條例）適用。而兩岸關係條例第1 條規定，本條例未規定者，適用其他有關法令之規定；因兩岸關係條例並無關於管轄權之規定，自應類推適用民事訴訟法之規定。訴訟由被告住所地之法院管轄，被告住所地之法院不能行使職權者，由其居所地之法院管轄。訴之原因事實發生於被告居所地者，得由其居所地之法院管轄，民事訴訟法第1 條第1 項定有明文。本件被上訴人住居所地在我國境內之臺灣地區，揆諸上開說明，我國臺灣地區法院就本件民事事件有管轄權。被上訴人於原審固稱：上訴人得否主張系爭大陸地區專利之申請權及專利權為其所有，係由大陸地區知識產權局，依大陸地區專利相關法規認定，中華民國法院之判決未必能拘束大陸地區之知識產權局云云。惟此有關該部分聲明之準據法及本院判決在大陸地區之執行力問題，其與管轄權無涉，不得以此否認本院之管轄權。
(二)按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係依專利法所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
(三)關於以權利為標的之物權，依權利成立地之規定，兩岸關係條例第51條第2 項定有明文。專利權為準物權，應可類推適用上開規定，以系爭專利核准與成立地之規定為準據法。職是，本件有關臺灣地區之專利應依中華民國之法律，而有關大陸地區之專利應適用大陸地區之法律。
二、上訴人提起本件訴訟有確認利益：按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，最高法院52年臺上字第1240號著有判例。查上訴人於原審主張被上訴人應將系爭專利權利之2 分之1 移轉登記予上訴人，其含有確認權利之性質，既為被上訴人所否認，致上訴人在法律上之地位確實存有不安之狀態存在，且此不安之狀態，應得以法院確認判決除去，故上訴人提起上訴，聲明確認系爭專利為兩造共有狀態，應有確認利益存在。職是，被上訴人提起本件確認之訴，當認有確認利益，應予准許。
三、上訴人合法減縮應受判決事項聲明：按訴狀送達後，原告雖不得將原訴變更或追加他訴，然擴張或減縮應受判決事項聲明，不在此限。第二審程序所為訴之變更或追加，非經他造同意，雖不得為之。然第255 條第1項第3 款之情形，不在此限。民事訴訟法第255 條第1 項第
3 款、第446 條第1 項分別定有明文。查上訴人於原審起訴後，嗣於民國101 年8 月3 日更正聲明：（一）被上訴人應將中華民國第M417768 號新型專利權（下稱系爭臺灣專利）轉讓予上訴人。（二）被上訴人應將大陸地區專利號000000000000.2實用新型專利權（下稱系爭大陸專利）轉讓予上訴人（見原審卷第65頁）。原審判決駁回上訴人全部之訴，上訴人不服，提起上訴，並於102 年1 月26日提出民事上訴聲明狀，聲明請求：（一）原判決廢棄。（二）確認系爭臺灣專利之專利權為上訴人及被上訴人共有。（三）確認系爭大陸專利之專利權為上訴人及被上訴人共有。（四）第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔（見本院卷第11頁）。因上訴人於原審請求專利權移轉登記係屬給付訴訟，其內含確認專利權權利歸屬之性質，本件上訴人提起上訴所為聲明之變更，論其性質係屬減縮應受判決事項聲明，揆諸前揭說明，應予准許。
貳、實體方面：
一、上訴人主張：
(一)上訴人起訴主張：
1.上訴人係以環境景觀工程之設計及施作為主要營業項目之工程公司，主要將植裁立體化而形成綠色之牆面。上訴人成立之緣起，係於97年11月間，被上訴人以其所有之第M367678號專利與方智股份有限公司（下稱方智公司）簽訂合作開發案，方智公司之股東與被上訴人共同成立上訴人公司，嗣因被上訴人將第M367678 號專利授權上訴人使用，故上訴人設立之初，即由被上訴人擔任上訴人之董事長兼總經理。詎被上訴人在受雇期間就其職務上完成之專利，竟私自申請與取得系爭臺灣專利，進而依此專利資料向大陸地區申請，取得系爭大陸專利。系爭專利屬於職務上完成之新型專利，應歸屬於上訴人，被上訴人於在職期間對上訴人要求高額專利費用未果，對外宣稱上訴人侵害被上訴人系爭專利，上訴人遂提起本件訴訟。
2.上訴人成立迄今，所有員工僅逾10位，由上訴人規模觀之，並無成立研發部門，並僱請被上訴人為上訴人管理公司之必要，被上訴人擔任上訴人總經理期間，並非僅負責管理職務，被上訴人於上訴人工作之內容，包括客戶開發、產品之開發等，上訴人為使公司員工能得到開發新產品之靈感，經常出資使上訴人員工出國參觀花卉展覽，不論上海世博或2011年廣州花博，上訴人均提供旅費供被上訴人至上海世博或廣州花博參觀。上訴人董事長鄧效仁於99年7 月間，前往上海2010世界博覽會展場參觀，回國後向被上訴人告知立體綠化產品改善方向，其於100 年初將上海世博所拍攝之照片交予上訴人之繪圖工程師○○○，並指示○○○應配合被上訴人開發，並完成系爭專利，系爭專利說明書中除第1 、2 圖以外，其餘第3 至9 圖均為○○○所繪製，○○○完成繪圖後與生元模型企業有限公司（下稱生元公司）聯絡製作模型，再由上訴人之協理○○○、○○○與被告共赴年勝塑膠工業有限公司（下稱年勝公司）洽商生產與開模事宜，可知系爭專利之研發過程並非被上訴人獨立創作完成。且由上訴人所營業項目及公司組織架構可知，系爭專利包含上訴人營業項目內。系爭專利審查費、繪圖、製作模型及生產模具等費用，均由上訴人支出，故系爭專利屬職務上發明。
3.縱使系爭專利非職務上創作，然系爭專利為被上訴人利用上訴人之繪圖工程師繪製完成，且系爭專利模型之完成、模具之開模、專利費用之聲請等費用，均由上訴人負擔，是系爭專利乃被上訴人利用上訴人資源所完成。故依兩造所簽訂之系爭專利授權書第4 條約定，被上訴人應將系爭專利權利之2分之1 移轉登記予上訴人。準此，上訴人聲明求為判決：
⑴被上訴人應將系爭臺灣專利權轉讓予上訴人。⑵被上訴人應將系爭大陸專利權轉讓予上訴人。
(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴並主張：
1.我國100 年12月21日修正公布前專利法（下稱修正前專利法）第7 條第1 項、第2 項與大陸專利法第6 條均規定，受雇人與雇用人就職務發明專利申請權及專利權歸屬有所約定時，應優先從其約定，倘未約定，始適用該條文定其歸屬。上訴人與被上訴人間之協議書與專利授權書，針對系爭專利約定：倘甲方（上訴人）使用乙方（被上訴人）資源進行研發，研發成果由雙方共享。被上訴人係使用上訴人資源進行研發，進而提出系爭專利。被上訴人雖主張其於進入上訴人任職前所研發之多項專利，然與本件爭點無涉，應回歸被上訴人於任職期間所取得之系爭專利，是否利用上訴人之資源進行研發，進而屬於雙方共享範圍。
2.上訴人與被上訴人於簽訂系爭協議書前經過多次磋商後，雙方因意思表示合致，契約應已成立。渠等於98年9 月1 日再簽訂系爭協議書，將協議內容書面化。觀諸協議書第1 條約定，被上訴人授權其擁有之中華民國第00000000號即第M367
678 號新型專利所指之系統、衍生產品及相關工程承攬。第
2 條約定雙方約定在一定條件下，被上訴人得因專利授權所得分配之專利權利金比例。在雙方均瞭解其內容，並有意思實現及實際履行之事實下，參諸99年之上訴人資產負債表及
100 年1 月15日由被上訴人簽名之99年專利使用費文件，有上訴人依雙方合意之條件所給付之專利權利金。該筆款項於
100 年1 月17日分2 筆，即100 萬元、270,125 元匯入被上訴人指定之帳戶開春花卉農場與馬克旦。足見雙方意思已合致，並依約定履行之事實，兩造間成立專利授權關係，暨依授權書衍生之共有關係。兩造間有契約履行之事實，被上訴人亦有領具依15% 約定之款項。
3.被上訴人於另案刑事偵查被訴背信案中，經檢察官偵結起訴。其中先稱其確實有簽署該協議書，嗣改稱其雖有看過前揭協議書，然未於協議書上蓋章，其上用印應係會計○○○自行所為。惟經上訴人比對原審提出之原證8 ，被上訴人尚未進入上訴人公司時，其以個人名義於97年11月27日與方智公司簽訂合作協議書（下稱系爭合作協議書）及98年2 月28日簽訂組合式立體綠牆－專案合作開發協議書，所蓋用之私章印文與本件原證1 、2 之私章印文相同。被上訴人說詞反覆，憑信性極低，且會計○○○於前述刑事案件亦出具未保管被上訴人私章之聲明書。準此，上訴人上訴聲明求為判決：⑴原判決廢棄。⑵確認系爭臺灣專利之專利權為上訴人及被上訴人共有。⑶確認系爭大陸專利之專利權為上訴人及被上訴人共有。⑷第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
二、被上訴人答辯：
(一)被上訴人曾任職上訴人總經理職務，並未就從事參與或執行與上訴人之產品開發、生產研發等工作，是被上訴人職務內容依民法及一般社會通念，僅為經營管理公司事務，不包含研發工作。被上訴人之薪水自擔任總經理以來，均領固定薪水，其結構並無針對研發專利技術約定對價或相當報酬，顯見其職務內容不包括研發工作，所為之研發創作，並非履行其工作契約上之義務，即非職務上之發明，則其專利申請權及專利權即不屬於雇用人。被上訴人任職上訴人前，即已獨立研發立體綠化相關產品，且已申請多項新型專利獲准，上訴人主張被上訴人利用其資源進行研發，僅為片面之詞，上訴人內並無具研發系爭專利專長者，上訴人負責人鄧效仁亦未提供具體研發內容之意見，而證人○○○負責專利說明書之繪圖，僅為專利申請行政程序所需之文件，如同專利事務所為客戶繪圖角色，並非研發過程。所謂研發過程者，應指以智力創造、反覆試驗之過程，專利說明書之繪製僅是將創作成果之手繪圖形，以符合專利申請所需之電腦圖形，屬單純之繪圖，並非研發創作過程。而製作模型及生產模具，係為生產系爭專利之產品所為之生產準備工作，屬生產製造流程之部分，其與專利之研發創作無關，故被上訴人研發創作系爭專利之過程，並未使用上訴人之資源。
(二)上訴人雖主張被上訴人於99年赴上海參加研討會及同年3月間於廣州、4 月間於北京、8 月間於天津參加展會，均由上訴人支付旅費，使被上訴人參與綠化工程相關之議題，藉此提高研發之靈感能力，故100 年4 月所提出之系爭專利申請，係使用上訴人之資源進行研發云云。然上訴人主張之展會，係為推銷上訴人現有產品，屬商業上行銷活動，被上訴人當時任上訴人之總經理，出席上訴人行銷活動，為增加上訴人業績所為之行為，其與系爭專利之研發無關。被上訴人於98年9 月間始進入上訴人任職，被上訴人早已獨立研發多項立體綠化之產品，並申請新型專利，且均已獲經濟部智慧財產局核准（下稱智慧局），其中2 項專利為新型花槽之專利，亦屬立體綠化之產品，是被上訴人於進入上訴人任職前，已獨立研發專利，可證被上訴人在未使用上訴人資源之情形下，早已具備獨立研發相關產品專利之能力，是系爭專利為被上訴人獨立研發，並未利用，亦無需要利用上訴人資源，並非職務上發明。縱認被上訴人係使用上訴人之資源，然系爭專利為被上訴人非職務上之發明，依專利法第8 條第1項規定，系爭專利之專利申請權及專利權屬於被上訴人，上訴人僅得於支付合理報酬後，在事業實施專利，上訴人無請求共有系爭專利權之權利。
(三)內政部警政署刑事警察局（下稱刑事警察局）對系爭專利授權書及系爭協議書之鑑定，影印文件部分鑑定說明中記載，附件1 文件與原證1 文件上之各位置經重疊比對，發現定位點近處之文字結合相符，遠離定位點處有偏離情形。按常理影印後文字僅有可能整行文字位移，不可能在同一行中，僅有部分字元位移，且產生文字位移之位置，在各行均不相同，明顯為二份不同文件，顯見原證1 非源自於附件1 ，該原本應為事後偽造。而刑事警察局鑑定書認為不排除原證1 及上被證1 為源自附件1 之可能，既不排除原證2 及上被證2為源自附件2 之可能等推論，鑑定說明與鑑定結果互相矛盾。印文部份則作出依現有資料無法認定之結果。縱認系爭專利授權書非被上訴人所偽造，專利授權書為原證2 協議書之附件，非獨立契約，已於另案認定原證2 協議書，因欠缺契約成立要件，為未成立之契約，專利授權書亦隨之無效，上訴人不得依該專利授權書主張權益。
(四)系爭專利授權書之標的為申請第00000000號即第M367678號新型專利，而系爭臺灣專利為第M417768 號新型專利，故縱認系爭專利授權書非被上訴人所偽造，而為有效契約，系爭專利授權書亦與系爭專利無關。上訴人以他案專利之授權書，主張本案系爭專利之權利，雖提出系爭專利授權書，然未曾以系爭專利授權書作為法律權益主張之依據，除有逾時提出外，顯見上訴人係為拖延訴訟而上訴。縱認系爭專利授權書與系爭專利有關，然觀系爭專利授權書記載，倘甲方使用乙方資源進行研發，研發成果由雙方共享，並未指明所包含研發產品範圍為何。所謂研發產品由雙方共享，應如何共享，共享方式、比例、時間、權利內容等，均未明確記載，難認雙方對所謂共享研發成果已達共識之合意，更遑論所謂共有專利權之合意。職是，上訴人以與系爭專利無關之他案專利授權書，逕自擴充解釋而及於系爭專利。
(五)上訴人現任董事長鄧效仁自99年底即接任董事長職位迄今，，證人○○○於100 年3 月後，將被上訴人所獨立研發創作之系爭專利繪製成專利申請書之圖式，且將所繪電腦圖式交予董事長鄧效仁審視。系爭專利均於100 年4 月19日申請專利，在上訴人現任董事長鄧效仁任內。而系爭專利申請費用於100 年5 月10日匯款繳納，亦在上訴人現任董事長鄧效仁任內。系爭臺灣專利於100 年12月11日核准公告，系爭大陸專利於100 年11月9 日核准公告，均在上訴人現任董事長鄧效仁任內，核准後所領取之專利證書即懸掛在上訴人公司處，且上訴人之業務、工程人員與客戶洽談綠化承攬工程之過程中，應提示相關產品之專利證書，故上訴人應知悉系爭產品之專利權人為被上訴人。上訴人自始知悉，並同意系爭專利之專利申請權人及專利權人為被上訴人，系爭專利之專利權人屬被上訴人無誤。上訴人於申請系爭專利時，未為反對之意思表示，甚至同意被上訴人為專利權人，亦未向被上訴人主張權利，而於被上訴人取得系爭專利權後已有相當期間，始主張專利內容為被上訴人職務上之創作，而要求與被上訴人共有系爭專利，純係雙方交惡後挾怨報復所為。核上訴人所述，除與事實不符，亦違反誠信原則。爰答辯聲明：上訴駁回。
三、整理與協議簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：
(一)兩造不爭執之事實：兩造於本院整理之不爭執事實，該等不爭執之事實，將成為判決之基礎（見本院卷第83、108 頁）。茲說明如後：1.被上訴人為系爭臺灣專利之專利權人，專利期間自100 年12月11日至110 年4 月18日止（見原審卷第8 頁之原證3 ）。2.被上訴人為系爭大陸專利之專利權人（見原審卷第9 頁之原證4 ）。3.被上訴人曾任上訴人總經理職務，目前已離職。
4.方智公司與被上訴人於97年11月27日簽訂系爭合作協議書之形式及實質為真正（見原審卷第120 頁之原證8）。
(二)兩造主要爭點：兩造主要爭點厥為：1.原證8 之系爭合作協議書上印文是否為真正？2.系爭協議書及系爭專利授權書是否為真正？3.兩造就系爭專利之權利歸屬，是否具有授權關係或共有之約定（見本院卷第83至84頁）。準此，本院首應探討系爭合作協議書之印章是否為真正？繼而探究系爭協議書與系爭專利授權書是否為真正？倘上開文件及蓋印為真正，即應判斷系爭專利為被上訴人之非職務上或職務上之創作，暨當事人就系爭專利之權利歸屬，是否有約定系爭專利授權關係或共有？作為上訴人上訴確認系爭臺灣專利之專利權為上訴人及被上訴人共有，暨確認系爭大陸專利之專利權為上訴人及被上訴人共有，是否有理由之依據。
參、本院得心證之理由：
一、系爭合作協議書之印文為真正：被上訴人前於臺灣桃園地方法院檢察署檢察官101 年度偵字第24114 號背信案件，經檢察官偵結起訴，被上訴人先稱：
其與方智公司確於97年11月27日簽訂之系爭合作協議書，即原證8 所示系爭合作協議書（見原審卷第120 至123 頁；本院卷第65頁）。故可證系爭合作協議書之印文為被上訴人所有。被上訴人嗣後雖改稱其雖有見過系爭合作協議書，然未於系爭合作協議書上蓋章，系爭合作協議書之印文，應係上訴人會計○○○自行所為云云（參照本院整理爭點事項1 ）。惟經審視上訴人於原審提出之系爭合作協議書，被上訴人尚未進入上訴人公司時，其以個人名義於97年11月27日與方智公司簽訂之系爭合作協議書及98年2 月28日簽訂之組合式立體綠牆－專案合作開發協議書，該等文書所蓋用之私章，經本院以肉眼與原審之原證1 之系爭專利授權書、原證2 之系爭協議書，所載之被上訴人私章印文間，相互比對之，可知該等印文之大小、布局、字體及字型等項目，均屬相同印文（見原審卷第6 至7 頁）。且上訴人會計○○○前於該刑事案件偵查中，有出具未保管被上訴人私章之聲明書（見本院卷第71頁）。況兩造就原證8 之形式及實質之真正性，復不爭執（參照本院整理不爭執事項4 ）。職是，系爭合作協議書之印文應為真正，其「馬克旦」印章為被上訴人所有與持有，被上訴人雖否認所有或持有云云，然不足為憑。
二、系爭協議書及系爭專利授權書為真正：因兩造爭執系爭協議書及系爭專利授權書是否為真正（參照本院整理爭點事項2 ），經被上訴人聲請調查證據與鑑定文件真偽（見本院卷第95至97頁）。本院嗣於102 年8 月5 日、同年月16日檢送原證1 、2 及8 之原本（見本院證物袋之附件1 至3 ）與影本（見本院卷第154 至157 頁之原證1 、
2 及上被證1 ）函送刑事警察局，囑託鑑定影印文件與「馬克旦」印文之真正性（見本院卷第153 至157 、161 頁）。
經刑事警察局以重疊比對法及特徵比對法之鑑定方法，分別鑑定影印文件與印文之真實性，其鑑定結果如後：（一）經檢視附件1 （原證1 之原本）與原證1 、上被證1 文件，均標示專利授權書，認原證1 及上被證1 均有可能源自附件1文件。（二）經檢視附件2 （原證2 之原本）與原證2 、上被證1 文件，認原證2 及上被證1 均有可能源自附件2 文件。此有刑事警察局102 年9 月6 日刑鑑字第1020087605號鑑定書附卷可稽（見本院卷第165 至169 頁）。經本院審查上揭文件之內容，其名稱、字體、字型、布局、約定、立授權書人與立協議書人及印文等項目，均屬相同。職是，可證系爭協議書及系爭專利授權書為真正，被上訴人雖抗辯鑑定說明與鑑定結果互相矛盾云云，惟不足採之。
三、系爭專利為被上訴人之非職務上之新型或實用新型專利：上訴人雖主張被上訴人前擔任上訴人總經理，工作內容包含研發，而系爭專利為被上訴人擔任上訴人總經理期間，利用上訴人資源而於職務上所完成之新型云云。然被上訴人抗辯稱其前為上訴人之總經理，職務內容為負責上訴人之經營管理，並非專門從事研發之人員，系爭專利為花槽之新型專利，非被告履行其總經理職務之義務所為創作等語。職是，兩造主要爭執厥於系爭專利是否被上訴人之職務上之新型或實用新型專利。故本院首先審究系爭專利是否為被上訴人職務上之新型或實用新型專利，繼而探討原證1 之系爭專利授權書與原證2 之系爭協議書，是否有約定系爭專利之授權關係或共有關係？
(一)上訴人申請專利與註冊登記為系爭專利之專利權人：臺灣地區修正前與現行專利法第31條、大陸地區之專利法第
9 條，就專利權之取得，均適用先申請與註冊取得主義。被上訴人曾任上訴人總經理職務，目前已離職。被上訴人現為系爭臺灣專利之專利權人，專利期間自100 年12月11日至11
0 年4 月18日止，被上訴人亦為系爭大陸專利之專利權人（參照本院整理不爭執事項1 至3 ）。職是，上訴人分別向臺灣地區與大陸地區之專利專責機關申請系爭專利，經註冊登記為系爭專利之專利權人。
(二)我國專利法有關職務與非職務之新型專利歸屬：按受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後6 個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其非職務上之發明、新型或新式樣之權益者，無效。修正前專利法第7 條第1 項、第2 項、第8 條及第9 條分別定有明文，相當於現行專利法第7 條第1 項、第2 項第8 條及第9條等規定。
(三)大陸地區專利法有關職務與非職務之實用新型歸屬：按執行本單位之任務或者主要是利用本單位之物質技術條件所完成之發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利之權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。非職務發明創造，申請專利之權利屬於發明人或者設計人；申請被批准後，該發明人或者設計人為專利權人。利用本單位的物質技術條件所完成之發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利之權利與專利權之歸屬作出約定者，從其約定。發明人或者設計人之非職務發明創造專利申請，任何單位或者個人不得壓制。大陸地區專利法第6 條與第7條分別定有明文。
(四)上訴人應證明系爭專利為職務上之新型或實用新型專利：按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第277 條定有明文。揆諸前揭我國與大陸地區之專利法規定，可知受雇人於職務上所完成專利歸屬，原則上將職務發明或新型之專利申請權及專利權歸於雇用人。例外情形，雇用人與受雇人間另有約定者，從其約定。反之，非職務之發明或新型之專利申請權及專利權歸於受雇人，縱使雇用人事先經由契約之約定，剝奪或要求受雇人事先放棄，該約定亦屬無效。職是，被上訴人為申請專利與註冊登記為系爭專利之專利權人，上訴人主張系爭專利為被上訴人職務上之新型或發明專利，依據原證1 之系爭專利授權書與原證2 之系爭協議書，主張系爭專利有授權關係或兩造共有系爭專利，該等有利於己之事實，自應舉證以實其說。經查：
1.證人○○○無法證明為職務上之新型或實用新型專利：證人○○○於原審結證稱：其曾為原告（上訴人）員工，在
101 年5 月時離職。自98年12月至101 年5 月間在公司任職，擔任繪圖工程師之工作。主要是繪製工程上之事務及產品開發繪圖。有看過原證3 與4 專利專利說明書之圖，是其所繪製，臺灣專利之圖3 至9 ，大陸專利之圖3 至9 。董事長鄧效仁於100 年3 月自上海世博處有取得照片，照片有造型花牆，其有表示欲開發新物件，馬克旦（被上訴人）嗣後有向其表示要開發新產品，以一個市面上之花槽作為參考，被上訴人有告知新產品使用之重點，請其畫出。期間其有向被上訴人及鄧效仁鄧作一個繪圖之瞭解及溝通，幾乎均為口頭溝通，僅有其會在紙上作記號。關於新產品之特點主要是上訴人與其溝通，鄧先生提供上海世博想法有關不同角度及造型，繪圖完成後，被上訴人有要求生元模型廠商製作樣品，樣品完成之後，經馬先生及鄧先生確認後，開始尋找塑膠成型生產廠，經過詢價比對後，找位於臺中之年勝廠商。期間其有向劉先生作生產開模上圖面之修正，最後確定由他們年勝公司承作，其向○○○及被上訴人至臺中確認該廠商，模具製作完成之後，就開始生產，大概在100 年夏天之後開始生產。其任職期間有約15到20人，有業務部、廠務及設計部，並無專門研發之部門，被上訴人擔任總經理職務。被上訴人平常有從事工程協助及開發產品之製作。公司除其以外，無其他人有立體綠化之專長。其主動提供繪圖完成圖予鄧效仁，僅有告知而未在產品細部設定進行細部討論。自鄧效仁之上海世博照片至上訴人提供系爭專利之手繪圖稿，期間約隔1 至2 月。鄧效仁僅提供欲開發新產品之想法，無具體研發之指示。研發產品之過程，研發重點是被上訴人提出，過程中及繪完圖後，有意見交換，系爭專利有些細部部分有其想法。所謂細部是產品設定上設計，如加肋材之角度或數量。其本身是機械系畢業，對於繪圖有專長。被上訴人提供專利重點與繪圖指示。其不清楚圖1 與2 如何得來。系爭專利雖非其申請，然其知悉系爭專利取得核准，因專利公報有份文件，公司會計吳婉貞請其掃瞄成電腦檔，至於專利權登記在何人名義，其未詳細閱覽（見原審卷第105 至108 頁）。
本院分析與勾稽證人○○○之上開證詞，茲說明如後：
⑴申請新型專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請
專利範圍、摘要及圖式，向專利專責機關申請之。故圖式為新型專利文件之一部，並非新型專利所表徵之技術特徵。證人○○○雖負責專利說明書之繪圖，僅為專利申請行政程序所需之文件，如同專利事務代理客戶申請專利，為其繪圖之角色，並非研發過程。所謂研發過程者，應指以智力創造、反覆試驗之過程，專利說明書之繪製，僅是將創作成果之手繪圖形，以符合專利申請所需之電腦圖形，屬單純之繪圖，並非研發創作過程。且製作模型及生產模具，係為生產系爭專利之產品所為之生產準備工作，屬生產製造流程之部分，其與專利之研發創作無關。
⑵所謂新型者，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、
構造或組合之創作。新型專利應包括技術手段及可達成目的之構思，倘僅屬自然法則或單純之構思或建議，其無技術手段，則不具有可利用性。申言之，專利說明書或圖式所載技術內容僅係理論或構想，倘未發展成具體之製造或使用之技術者，其尚未達到產業上實施之階段，自不得為專利申請。同理，僅對物品之形狀、構造或裝置提出構想，而缺乏必要技術手段，其未具產業上利用性之要件。職是，新型專利之專利申請權人，須就創作物品之形狀、構造或裝置，在專利說明書為詳盡之說明，可依該說明書所載內容之技術手段，製造出合於實用之物品，倘僅有說明書及圖示，或簡略說明其創作構想，無從據以製造其專利申請之新型物品，實欠缺必要技術手段。縱使上訴人董事長鄧效仁有提供開發新物件之想法、照片及意見，或者證人有協助繪圖或意見交換，僅屬自然法則或單純之構思或建議，並無專利之技術手段，被上訴人實為系爭專利之研發與繪圖指示者。
⑶被上訴人任職上訴人期間，上訴人員工雖僅約15至20人，然
有業務部、廠務及設計部，設計部應屬研發之部門，而被上訴人擔任總經理職務，固有從事工程協助及開發產品之製作，然不得就此遽認被上訴人專司技術研發。準此，證人○○○實無法證明被上訴人研發之系爭專利，為被上訴人職務上之新型或實用新型專利。
2.證人○○○無法證明為職務上之新型或實用新型專利：證人○○○於本院證稱：其為上訴人發起人之一，目前為股東，任職期間為99年6 月至102 年4 月30日，離職前擔任業務部經理。在其進入上訴人之前在方智公司，已開始參與公司程序事項討論，委由被上訴人擔任總經理，是因股東欲藉由被上訴人之經驗，持續推動產品之創新、研發，故馬克旦除研發外，亦要管理公司。其在職期間亦掌管設計部門。公司制度屬於責任制，故被上訴人在上訴人之職務，難以切割。被上訴人工作內容包含研發，研發內容不僅綠牆，亦包括薄層綠化。當初有談好被上訴人會將專利授權予公司，始成立上訴人。模型樣本是其去拿的。原證11出貨單是其簽名。
設計稿需要測試，故製作模型。其沒有參與專利申請流程，其不確定○○○是否有參與，因全權由被上訴人處理。模具開發之緣起，因其為業務部經理，渠等有一套模具，因單價過高，除非特定業者，不然市場上接受度可能快速下降。剛好在當年2 、3 月時，其有接觸某業主在南港中國信託之開發案，需要大面積綠牆，其將相關訊息告知被上訴人，甚至其取得別家相關報價之資訊，均告知被上訴人。期間適上海世博會，現任董事長鄧效仁從世博會帶回相當多資料，因市場需求，渠等快速開發該產品。其有提供意見予被上訴人，因其在外面接觸諸多案子，看過很多綠牆，均會回報予被上訴人，且其有提出看法，是要能夠蓄水、介質量要夠及能夠預培。其未在系爭協議書上簽名。其不記得專利號碼，其僅記得型式。原證3 、4 無專利圖。上證7 專利，其本來以為專利權人為上訴人，嗣後當兩造有爭議時，其始知悉專利權人為被上訴人。協議書繕打時，其還在方智公司，上訴人成立時之發起人，均知悉有此協議書之授權內容及條件，渠等相信被上訴人，就未再監督文書作業，是否簽訂。上訴人之發起人，方智公司部分有其、○○○、○○○、○○○、○○○、被上訴人、○○○，黃代書是代表方智公司。上訴人發起人會議有在桃園召開，在上訴人之現址。印象中至少有開過1 次，情形記不清楚。○○○有代表公司與被上訴人商談。其記得當初被上訴人要求25 %，就是公司所得扣除繳稅、扣除公積金後之盈餘，後來雙方同意被上訴人可取得15%。此非發起人會議所談，係發起人討論結果，此為公司成立之條件，公司始正式成立。上訴人成立之後，被上訴人是董事長兼總經理，該等文件均是被上訴人在處理。其記不清楚發起人會議是否有特別提及要簽署協議書或授權書，其事後有問○○○，始知道，未特別提到要全體簽名。發起人會議未討論，倘上訴人與被上訴人簽訂協議書或授權書，應由全體股東或發起人簽名或蓋章，協議書或授權書始生效，大家均是口頭同意，未表示全體股東特別要簽名始生效。上訴人與被上訴人簽訂系爭協議書及授權書時或之後，未請全體股東或發起人於協議書或授權書簽名或蓋章。其是在本件訴訟開始後，始在上訴人處看見協議書及授權書，其之前在公司成立時已知悉，因發起人有討論授權及協議等語（見本院卷第200 至205 頁）。本院分析與勾稽證人○○○之上開證詞，茲說明如後：
⑴證人○○○前為上訴人之發起人之一，有參與討論原證2 之
系爭協議書有關授權內容及條件，其未在系爭協議書上簽名，事後有詢問另一發起人○○○，其亦表示未提及要全體股東簽名。可知上訴人之發起人未約定全體股東應於協議書簽章，是被上訴人雖抗辯系爭協議書未經全體股東簽名，即屬無效云云，應屬無據。職是，上訴人發起人會議未討論，上訴人與被上訴人簽訂原證2 之系爭協議書或原證1 之系爭專利授權書，應由全體股東或發起人簽名或蓋章，系爭協議書或系爭專利授權書始生效力，故上訴人與被上訴人簽訂系爭協議書及系爭專利授權書時，該等契約已合法生效。
⑵證人○○○前為上訴人業務部經理，其負責者為業務事項，
並非研發設計部門。上訴人前擔任上訴人總經理，因總經理為綜合管理公司之事務與業務之主管，並非研發設計單位之主事者，各自職司有別。是○○○陳稱馬克旦先生除管理公司外，亦負責研發業務云云，顯與總經理所掌事務與業務事項。○○○雖陳稱上訴人成立過程，有約定被上訴人應將現有專利授權予上訴人，始成立上訴人等語，然至多僅能說明兩造有商談專利授權事宜，實無法證明被上訴人於任職上訴人期間，研發所取得之專利應與上訴人共有。
⑶證人○○○未參與專利申請流程，其前參與模具取樣，係因
其為業務部經理，必須知悉市場就產品之接受程度，自與系爭專利技術研發無涉。○○○為業務部經理，基於其職掌範圍，將市場訊息與意見，告知身為總經理之被上訴人知悉，其為職權所在。同理，董事長鄧效仁將相關市場資料與意見，提供予被上訴人，實乃推廣公司業務所需，並非提供專利研發之必要資訊，非屬提供具體或有形之利用，而具有實用之結果。況○○○於本件訴訟繫屬後，始在上訴人處看見協議書。且現為上訴人股東，其與上訴人之關係，衡諸常理所為證言恐有偏頗上訴人之虞。準此，證人○○○所言，無法證明系爭專利為被上訴人職務上之新型或實用新型專利。
四、系爭專利無授權關係或共有關係：按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。所謂意思表示之解釋者，係指當事人之意思表示，有因約定有欠周全，或用語不同或前後矛盾，故必須加以闡明，以確定當事人之真意及內容。申言之，契約之解釋，應通觀契約全文，並斟酌訂立契約當時及過去之事實暨交易上之習慣，依誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值等作全般之觀察。反之，契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，則不得反捨契約文字而更為曲解，避免當事人事後任意翻異，否認其意思表示。上訴人雖主張依據原證1 之系爭專利授權書與原證2 之系爭協議書，主張系爭專利有授權關係或兩造共有系爭專利云云。然被上訴人抗辯稱系爭專利授權書之標的為申請第00000000號即M367678 號新型專利，而系爭臺灣專利為第M417768 號新型專利，故系爭專利授權書與系爭專利無關等語。職是，本院自應審究當事人就系爭專利有無授權關係或共有關係。經查：
(一)系爭協議書及系爭專利授權書之標的：系爭協議書及系爭專利授權書均為真正，既如前述，故系爭專利授權書與系爭專利授權書，均為有效契約，依據系爭協議書第1 條可知，被上訴人（乙方）授權上訴人（甲方）使用申請在案之第00000000號專利所指之系統、衍生產品及相關工程承攬等。授權書詳如附件，附件即為系爭專利授權書（見本院卷第154 至155 頁）。就形式以觀，系爭協議書及系爭專利授權書，均未記載其授權標的為系爭臺灣專利或系爭大陸專利（見原審卷第8 至9 頁）。況系爭專利並非被上訴人之職務上之新型或實用新型創作，業如前言，上訴人亦未舉證證明系爭專利為第00000000號專利之衍生專利，或後者為前者之基礎專利。職是，上訴人主張其依據系爭協議書及系爭專利授權書，取得系爭專利之被授權關係或具有系爭專利之共有關係云云，即無憑信。
(二)研發成果共享非授權或共有之意：縱使認系爭專利授權書與系爭專利有關，然觀系爭專利授權書第4 條記載，倘被上訴人（甲方）使用上訴人（乙方) 資源進行研發，研發成果由雙方共享。系爭專利授權書未指明所包含研發產品範圍為何。所謂研發成果由雙方共享，應如何共享，共享方式、比例、時間及權利內容等，均未明確記載，難認當事人對所謂共享研發成果已達共識之合意。故研發成果共享，是否為系爭專利權之授與，即有疑義，更遑論所謂共有系爭專利權之合意。
(三)專利授權與專利權讓與之法律關係有異：專利授權與專利權讓與並不相同，因專利授權係專利權人未將其權利完全移轉讓與他人，被授權人未終局取得專利權人之資格或地位，其僅授權他人行使專利權，自己仍為專利權人，一旦約定之授權期間屆滿，其權利即行回復之。參諸系爭專利授權書第1 條至第3 條，係使用授權期限或授權期間等文義，顯非專利權讓與或形成專利權之共有關係甚明。職是，上訴人主張兩造就系爭專利之專利權有共有關係云云，即無理由。
(四)專利申請權為共有者應由全體共有人提出申請：按專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請，修正前與現行專利法第12條第1 項定有明文。大陸地區專利法第8條亦有類似之規範。上訴人雖主張縱使系爭專利非職務上之創作，然系爭專利為被上訴人利用上訴人之繪圖工程師繪製完成，且系爭專利模型之完成、模具之開模、專利費用之聲請等費用，均由上訴人負擔，是系爭專利乃被上訴人利用上訴人資源所完成。故依系爭專利授權書第4 條約定，被上訴人應將系爭專利權利之2 分之1 移轉予上訴人云云。準此，本院自應審究上訴人支付聲請系爭專利之相關費用，是否取得系爭專利之共有權。經查：
1.上訴人同意被上訴人單獨申請系爭專利：系爭專利自繪圖、申請、領證及繳年費等事項，均在上訴人現任董事長鄧效仁任期內為之，系爭專利申請之專利審查費、領證及第1 年年費、委任長江國際專利商標法律事務所之手續費等乃由上訴人支付，此有上訴人提出各該收據為憑（見原審卷第76至79頁）。足認上訴人知悉與承認被上訴人為系爭專利權人。而系爭專利授權書第4 條雖約定，倘被上訴人使用上訴人資源進行研發，研發成果由雙方共享之。然所謂研發成果由雙方共享，係指由兩造共享專利申請權及專利權，或透過授權之方式安排，並不明確，上訴人亦未舉證證明「研發成果由雙方共享」真意，係指由兩造共享專利申請權及專利權。倘兩造約定共有系爭專利，揆諸前揭規定，自應由上訴人與被上訴人共同提出專利申請，豈容上訴人負擔專利申請之相關費用，而由被上訴人單獨申請系爭專利，獨有系爭專利之理。
2.上訴人同意被上訴人為系爭專利權人：上訴人為10餘人之中小型公司，專利繪圖完成後，有委請他人製作模型及生產模具（見原審卷第134 頁反面）。衡諸常情，上訴人之規模不大，故公司訊息傳遞容易，故上訴人員工知悉系爭專利核准之事，暨上訴人有委託第三人製作模型及生產模具等情狀。倘兩造就系爭專利專利協議書及系爭授權書確有約定系爭專利有授權關係或共有關係，上訴人法定代理人豈有不知之理。故系爭專利由被上訴人單獨申請，而非由上訴人與被上訴共同提出申請，足證系爭專利協議書及系爭授權書，並無約定上訴人取得系爭專利之被授權關係或共有系爭專利。參諸系爭專利之申請費、領證及年費均由上訴人繳納、上訴人確於系爭專利申請時，已知系爭專利將以被上訴人為專利權人。準此，益徵上訴人同意被上訴人為系爭專利之專利權人，嗣本件訴訟繫屬後，始主張系爭專利應為其共有或有授權關係，即非正當。
五、本判決結論：綜上所述，系爭合作協議書、系爭協議書及系爭專利授權書雖均為真正，然系爭專利為被上訴人之非職務上之新型或實用新型創作，其專利申請權與專利權屬於被上訴人，本院解釋系爭協議書或系爭專利授權書之契約真意，均無法證明兩造有約定系爭專利申請權與專利權屬於上訴人與被上訴人共有，抑是具有系爭專利之授權法律關係。況上訴人均同意被上訴人單獨申請系爭專利與取得系爭專利權，益徵系爭專利並非系爭協議書及系爭專利授權書之標的，上訴人非系爭專利之共有人甚明。職是，上訴人依修正前專利法第7 條、大陸地區專利法第6 條及系爭專利授權書、系爭協議書等法律關係，上訴請求確認專利之專利權為上訴人及被上訴人共有，抑是於原審起訴命被上訴人將系爭專利轉讓予上訴人，均為無理由，應予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。
六、無庸審究之攻防方法：本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴人之上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 102 年 11 月 14 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 熊誦梅法 官 林洲富以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 102 年 11 月 14 日
書記官 吳羚榛附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。