智慧財產法院民事判決
102年度民專上字第41號上 訴 人 鍾葉青訴訟代理人 顏火炎律師被上訴人 源古科技股份有限公司法定代理人 張松雄訴訟代理人 周志安律師上列當事人間專利權申請權歸屬事件，上訴人對本院中華民國10
2 年5 月28日101 年度民專訴字第144 號第一審判決提起上訴，本院於103 年1 月22日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、程序事項：㈠按公司與董事間之訴訟，除法律另有規定外，由監察人代表
公司，股東會亦得另選代表公司為訴訟之人，公司法第213條定有明文。查同案被告○○○為被上訴人之董事長，○○○為其監察人，此有公司變更登記表（原審卷第1 冊第9 至11頁）、公司基本資料查詢（本院卷第32、289 頁）附卷可稽，並經本院依職權調閱被上訴人之公司登記卷核閱屬實。是被上訴人與上訴人、被上訴人董事長○○○間之本件訴訟，依前揭規定，即應由被上訴人之監察人○○○代表被上訴人。是上訴人於原審雖辯稱其非被上訴人之董事，故○○○無權代表被上訴人對上訴人起訴云云（原審卷第2 冊第34頁），於法無據。
㈡按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益
者，不得提起之，確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。查被上訴人主張其為申請號第000000000 號之「作業流程管理系統」新型專利（下稱系爭新型專利），及申請號第000000000
號之「作業流程管理系統及方法發明專利（下稱系爭發明專利）之申請權人，然為上訴人所否認，則被上訴人主觀上認其是否為系爭二專利申請權人之法律上之地位有不安之狀態，此不安之狀態得以確認判決將之除去，故被上訴人請求確認系爭二專利之專利申請權屬其所有，有即受確認判決之法律上利益，此復為兩造所不爭執（本院卷第211 頁）。
㈢次按民事訴訟法第447 條第1 項第6 款規定：「當事人不得
提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：如不許其提出顯失公平者。」查被上訴人於原審起訴主張其為系爭新型專利之新型創作人，及系爭發明專利之發明人，享有專利申請權，請求確認其為系爭二專利之專利申請權均屬被上訴人所有，○○○於原審對被上訴人請求訴訟標的之法律關係為認諾（原審卷第2 冊第5 頁之言詞辯論筆錄），上訴人則辯稱系爭二專利為其帶領清大團隊研發而成，依專利法第5 條規定，上訴人自有專利申請權云云，嗣經原審認定被上訴人已舉證證明系爭二專利為被上訴人員工職務上所發明，而判決確認系爭二專利之專利申請權均屬被上訴人所有。上訴人對之提起上訴，改稱：兩造有合意讓與系爭二專利之專利申請權，故依專利法第5 條第2 項、第6 條第1項規定，上訴人係因契約約定取得系爭二專利之專利申請權云云（本院卷第38至39、41頁），是上訴人對於其何以享有系爭二專利之專利申請權的爭點提出新防禦方法，雖上訴人就此有所程序上爭執，惟如不許上訴人提出顯失公平，且上訴人日後可能以此為由另行起訴請求確認系爭二專利之專利申請權之歸屬，對兩造間法律關係及專利技術市場之安定性顯有影響，倘准許上訴人提出此一新防禦方法，俾可將被上訴人之確認專利申請權的請求在本程序得加以解決，避免重複審理，進而統一解決紛爭。因此，本院准許上訴人提出有關讓與合意之防禦方法，並當庭曉諭兩造就此爭點進行攻防（本院卷第227 頁之準備程序筆錄）。
二、兩造之聲明及陳述如下：㈠被上訴人起訴主張：被上訴人為電子商務、專案管理等提供
企業級應用軟體之公司，自民國94年設立以來，即致力於開發和美商甲骨文電子商務資料庫（ORACLE Applications ）相關之企業級應用軟體，並提供滿足企業級需求的高難度資料庫相關客製化服務，於兩岸三地各行業持續累積超過100件以上之客製化專案服務經驗。○○○受雇於被上訴人擔任電子化商務系統軟體之開發及撰寫工作，負責帶領被上訴人之研發團隊，研發完成「作業流程管理系統」技術，並於10
1 年3 月23日申請系爭二專利，並記載○○○、上訴人為共同申請人及發明人，惟上訴人於100 年3 月間，為國立清華大學就「雲端運算—樹狀資料結構之Map Reduce」研究計畫與被上訴人進行產學合作，擔任研究計畫主持人，然此時系爭二專利技術早已研發完成，上訴人顯然無從參與系爭二專利技術之研發過程，並非系爭專利二技術之發明人，不具系爭專利技術之申請權，亦非專利權人。爰依專利法第7 條第
1 、2 項、第8 條及第10條規定，請求確認系系爭二專利之專利申請權均屬被上訴人所有。
㈡○○○於原審對於被上訴人關於本件訴訟標的之主張逕行認
諾，上訴人則以：上訴人確有實質參與系爭二專利技術之開發等語，資為抗辯。
㈢原審判決確認系爭二專利之專利申請權均屬被上訴人所有，
○○○未就其不利部分上訴，該部分即告確定，上訴人則提起上訴，聲明：⒈原判決不利於上訴人之部分廢棄。⒉上廢棄部分請求駁回被上訴人在第一審之訴。並主張：
⒈兩造、○○○係於系爭二專利申請時達成讓與合意，將系
爭二專利之專利申請權讓與上訴人。而被上訴人之所營業項目為資訊軟體服務業等項目，當然包含因該資訊軟體所研發出之專利等智慧財產權項目，故○○○確實有權代表被上訴人讓與系爭二專利申請權予上訴人、○○○，並未違反公司法第208 條第3 項規定。
⒉被上訴人於送出專利申請書時，即列上訴人為專利申請人
，足見兩造有合意讓上訴人取得系爭二專利申請權，依專利法第5 條第2 項、第6 條第1 項規定，上訴人係「契約約定」取得系爭專利申請權。
⒊○○○代表被上訴人讓與系爭二專利申請權予上訴人、○
○○之行為，非屬讓與主要財產，不需經股東會特別決議，亦未違反公司法第185 條第1 項第2 款規定。
㈣被上訴人答辯聲明：上訴駁回。並辯稱：
⒈系爭二專利為被上訴人員工職務上所發明，分別依99年8
月25日修正公布之專利法第7 條第1 項前段、102 年6 月11日修正公布之第7 條第1 項前段規定，其專利申請權歸屬於被上訴人。
⒉被上訴人公司所營事業項目，僅有資訊軟體服務業等項目
，未有「智慧財產權業」，故○○○無權代表被上訴人讓與系爭二專利申請權予上訴人、○○○。
⒊如○○○得代表被上訴人，被上訴人並無讓與系爭二專利
申請權予上訴人、○○○之意思表示。且○○○之行為，因屬讓與被上訴人之主要財產，未經股東會特別決議，違反公司法第185 條第1 項第2 款規定而無效。
三、經查下列事實，為兩造所不爭執，自堪信為真實（本院卷第
211 至212 頁之準備程序筆錄）：㈠上訴人、○○○為系爭二專利之申請人（系爭新型專利申請
卷第15至12頁之新型專利申請書，系爭發明專利申請卷第36至32頁之發明專利申請書）。
㈡系爭發明專利之申請案目前審查中，尚未獲准專利，亦尚未
進行早期公開；系爭新型專利業於101 年8 月21日經智慧財產局形式審查核准專利，於同年12月21日公告，公告號數為第M443894 號（本院依職權調閱之系爭二專利申請卷）。
㈢○○○為被上訴人之董事長，並於原審對被上訴人之請求為認諾（原審卷第2 冊第5 頁之言詞辯論筆錄）。
㈣系爭二專利之技術係由○○○率領被上訴人之研發部門研發
完成，上訴人並未參與研發工作（本院卷第39頁反面之第二項倒數第2 行）。
四、本件爭點為系爭新型專利、系爭發明專利是否為被上訴人員工職務上所發明，分別依99年8 月25日修正公布之專利法第
7 條第1 項前段、102 年6 月11日修正公布之第7 條第1 項前段規定，其專利申請權歸屬於被上訴人？抑或被上訴人與上訴人、○○○是否合意將系爭二專利之申請權讓與上訴人及○○○？㈠○○○是否有權代表被上訴人為讓與系爭二專利申請權予上
訴人、○○○之行為，而違反公司法第208 條第3 項規定？㈡如○○○得代表被上訴人，被上訴人有無讓與系爭二專利申
請權予上訴人、○○○之意思表示，而依民法第153 條規定意思表示未合致而不成立？㈢○○○代表被上訴人為讓與系爭二專利申請權予上訴人、○
○○之行為，是否因屬讓與主要財產，未經股東會特別決議，違反公司法第185 條第1 項第2 款規定而無效？（本院卷第288 至289 頁之準備程序筆錄）
五、得心證之理由：㈠相關專利法規定：
⒈99年8 月25日修正公布之專利法（下稱修正前專利法）第
5 條規定：「（第1 項）專利申請權，指得依本法申請專利之權利。（第2 項）專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」第6 條第1 項規定：「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。」第7 條第1 項、第2 項規定：「（第1 項）受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。（第2 項）前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。」⒉102 年6 月11日修正公布之專利法（下稱現行專利法）第
5 條規定：「（第1 項）專利申請權，指得依本法申請專利之權利。（第2 項）專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」第6 條第1 項規定：「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。」第7 條第1 項、第2 項規定：
「（第1 項）受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。（第2 項）前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。」⒊準此，現行專利法前揭規定係因配合「新式樣」修正為「設計專利」而修正其文字，其基本原則並未修正。
㈡系爭二專利為被上訴人員工職務上所發明，其專利申請權歸屬於被上訴人：
⒈查被上訴人員工於100 年11月30日將被上訴人於同年10月
10日所撰擬之系爭二專利申請文件「企業流程管理的延用繼承模組創新設計」以電子郵件傳送予巨群國際專利商標法律事務所人員，其後被上訴人即委託該事務所代為申請專利，此有被上訴人所提之原證25電子郵件暨附件（原審卷第1 冊第226 至252 頁。與上訴人所提「專利文件第1篇之定稿上證29」相同，本院卷第40頁反面、149 至177頁）、新型專利申請書、專利委任書（系爭新型專利申請卷第15至11頁）、發明專利申請書、專利委任書（系爭發明專利申請卷第36至31頁）在卷足憑，復為兩造所不爭。
⒉上訴人於本院審理時自承：其參與系爭二專利之貢獻在「
專利說明書」，上訴人並未否定系爭二專利之發明者為被上訴人等語（本院卷第38頁反面之上訴理由狀第二項第1至2 行），是上訴人已不再主張其為系爭二專利之創作人、發明人。而經原審比對系爭二專利之技術特徵及原證25之技術內容，確認其新型及發明技術特徵接近被上訴人之研發技術內容，而認定被上訴人業已舉證證明系爭二專利為被上訴人員工職務上所發明，此為兩造於本院審理時所不爭（如前第三㈣項所述），是依修正前專利法第7 條第
1 項前段、現行專利法第7 條第1 項前段規定，其專利申請權歸屬於被上訴人。
㈢被上訴人並未讓與系爭二專利申請權予上訴人、○○○：
⒈按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契
約即為成立，民法第153 條第1 項定有明文。上訴人主張因上訴人團隊之努力完成系爭二專利說明書，兩造即於系爭二專利申請時（分別為101 年3 月23、20日）合意讓與系爭二專利申請權予上訴人、○○○云云（本院卷第38至
39、41、212 、246 頁），被上訴人雖不否認上訴人及其團隊有參與專利說明書之撰寫與修改（本院卷第211 、21
2 、229 頁），惟否認被上訴人有讓與申請權之意思表示等語，是上訴人自應就此有利於己之事實負舉證之責。⒉上訴人主張系爭二專利申請書將其列為申請人，足見兩造
有讓與合意云云（本院卷第283 頁至反面），且於本院審理時結證稱：當初因被上訴人寫不出來專利說明書，上訴人派其學生○○○一起來寫，因兩造約定依貢獻度決定智慧財產權的比例與歸屬，上訴人及其學生均未收受任何金錢，○○○請上訴人於被上訴人處在專利申請書上簽名，約在101 年3 月送出申請等語（本院卷第247 至248 頁之準備程序筆錄），並提出100 年9 月22日簡訊（本院卷第
257 至261 頁）為證。惟查：⑴依上訴人所述，兩造係談妥合作案後，上訴人與學生參
與系爭二專利說明書之撰寫（本院卷第247 頁）。然○○○於本院審理時結證稱：其多次與上訴人接洽，希望能與被上訴人合作，並曾草擬3 份合約範本，協議在上訴人擔任被上訴人CTO 的情形下，上訴人整個團隊就日後新開發的技術或產品等，可按其貢獻比例分配獎金，至於權利人部分，上訴人可以掛名為發明人，但權利人仍為被上訴人，系爭二專利技術是被上訴人之前就已經完成，不在上開協議範圍內，然上訴人仍不願意簽約，其後100 年12月底因系爭二專利之申請尚有一些用辭尚未完成，即請上訴人配合專利代理人就日後會產生小幅度的用辭修改部分處理，至上訴人所提同年9 月22日電話簡訊內容與○○○陳述大致相符，但上訴人最後又反悔，不肯簽被上訴人所擬的3 份合約等語（本院卷第24
8 至251 頁之準備程序筆錄）。且觀諸上揭電話簡訊（本院卷第257 至261 頁），至多僅能證明上訴人與○○○確有討論兩造共同合作開發並考慮以貢獻度決定利潤分配比例等事宜，自最末2 句：「以上意見請卓參」「星期六見面再談」（本院卷第261 頁），可知相關合約內容有待兩造續行討論，當時顯未達成合作協議，遑論有何兩造約定依貢獻度決定智慧財產權的比例與歸屬之協議可言。上訴人復未能提出經兩造簽妥之合約書為佐證，亦未能說明所謂「按智慧財產權比例」究為何比例、及如何認定貢獻度等情，難認上訴人所辯兩造前已約定合作，嗣因上訴人及其學生撰寫系爭二專利說明書，有所貢獻，被上訴人遂讓與其專利申請權予上訴人乙節為真。
⑵系爭二專利申請書第1 至2 頁固記載○○○、上訴人為
申請人（系爭新型專利申請卷第15至14頁，系爭發明專利申請卷第36至35頁），然僅依前開申請書之形式記載，尚不足以認定兩造、○○○有讓與系爭二專利申請權之合意，上訴人應再提出其他證據以實其說。惟上訴人不僅於原審辯稱系爭二專利為其帶領清大團隊研發而成云云，嗣經被上訴人就其創作、發明之事實善盡舉證責任，經原審判決敗訴後，上訴人始於本院審理時改稱：
系爭二專利之技術係由○○○率領被上訴人之研發部門研發完成，上訴人並未參與研發工作，而僅參與系爭二專利申請書之撰寫等語。且如前所述，上訴人無法證明兩造已協議合作，約定按貢獻度決定智慧財產權的比例與歸屬之抗辯，是上訴人證稱其列名於系爭二專利申請書，係因兩造已有合作協議，嗣上訴人有撰寫說明書的貢獻，所以按智慧財產權比例等語（本院卷第247 至24
8 頁），即無可採。而系爭二專利申請書之所以將○○○、上訴人並列為申請人，經○○○證述當時過程：因原本負責撰寫系爭二專利技術文件之人（○○○）於10
0 年12月底離職，即請上訴人配合專利代理人處理用辭修改部分，上訴人指派○○○與專利代理人合作，上訴人曾於101 年1 月間兩次透過○○○告訴○○○有關系爭二專利須為上訴人名義，但○○○以此非新開發案而拒絕，隨後上訴人於同年農曆年前表示其夢及○○○的舅舅將侵吞被上訴人公司財產，要求○○○將系爭二專利掛在其名下，以保護該部分財產，實際上系爭二專利仍為被上訴人所有，當時○○○考量兩造合作氣氛，避免投資者撤回資金，且上訴人為大學教授兼其碩士論文指導教授，且上訴人要求○○○拜其妻為密宗上師，並稱○○○的財產即上師的財產等，由於上開壓力，○○○即簽署系爭二專利的申請文件，以○○○、上訴人為申請人等語（本院卷第250 頁之準備程序筆錄），觀諸上訴人、○○○於系爭二專利申請書簽名之經過，姑不論○○○所提上揭夢境、宗教上師等情，參酌被上訴人有關「源古集團2010～2012年營運計畫」將「FlexFlow」、「FusionFlow」及「G-Locus 」等技術之研發及客製化服務作為其核心目標，且以取得與清華大學產學合作為標的性任務（原審卷第1 冊第103 至128 頁之原證
8 ），被上訴人顯然高度重視與系爭二專利有關之技術開發與業務發展。則○○○顧慮兩造未來合作願景、及上訴人為其碩士論文指導教授之師生關係，將其與上訴人並列掛名為系爭二專利之申請人，其證述核與常情相符。因此，本件難認於101 年3 月間系爭二專利申請之際，○○○有以被上訴人法定代理人身分，逕將被上訴人之專利申請權讓與○○○、上訴人之意思表示。⒊上訴人另以被上訴人102 年2 月21日爭點整理狀第2 頁第
二項之記載，辯稱兩造確有合意以上訴人為系爭二專利申請人云云（本院卷第283 頁反面）。然被上訴人上開書狀第2 頁第二項雖記載：「系爭專利於申請之初，原係規劃以被告○○○為創作人，以原告公司為申請人，係在遞出專利申請書前夕，方改為由被告○○○及被告鍾葉青同列為創作人及申請人......」，惟其後被上訴人業已敘明其理由在於考量上訴人之專業、上訴人為○○○之指導教授、擔心若未照辦上訴人將於求學過程中作梗、又擔心破壞雙方合作關係，始臨時將上訴人列為創作人等語（原審卷第1 冊第94頁），是此部分陳述自無足證明兩造間有讓與專利申請權之合意，上訴人逕自斷章取義，委無可採。⒋綜上，被上訴人並無讓與系爭二專利申請權予上訴人、○
○○之意思表示，依民法第153 條規定，上訴人所謂讓與專利申請權之意思表示並未合致，即不成立所謂讓與專利申請權之契約。
六、綜上所述，系爭二專利為被上訴人員工職務上所發明，其專利申請權歸屬於被上訴人，而上訴人未能證明被上訴人有讓與系爭二專利申請權予上訴人、○○○之意思表示合致，且○○○於原審已為本件訴訟標的之認諾，故被上訴人請求確認系爭二專利之專利申請權均屬被上訴人所有，即屬有據。原審因而為上訴人敗訴判決，核無不合。上訴人上訴為無理由，應予駁回。
七、上訴人原聲請喚證人○○○，以證明系爭二專利專利說明書撰寫之過程（本院卷第41頁），惟因被上訴人對於○○○代表上訴人及清大團隊有參與系爭二專利說明書撰寫與修改部分不爭執（本院卷第229 頁之準備程序筆錄），即無傳喚證人之必要。至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 2 月 14 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 陳容正法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 103 年 2 月 17 日
書記官 林佳蘋附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。