智慧財產法院民事判決
102 年度民專上字第9 號上 訴 人 益生生技開發股份有限公司法定代理人 陳子仁訴訟代理人 吳磺慶律師
黃世瑋律師訴訟代理人 陳子智複代理人 李珩被上訴人 芮寶生醫股份有限公司法定代理人 卓明偉訴訟代理人 陳志偉律師複代理人 黃思雅律師訴訟代理人 官振群上列當事人間專利權申請權歸屬事件，上訴人對於中華民國101年11月8 日本院101 年度民專訴字第66號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於103 年4 月17日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
確認被上訴人對中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利申請專利範圍第1 項至第21項之專利權及專利申請權不存在。
其餘追加之訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔；追加之訴訴訟費用由被上訴人負擔二分之一，餘由上訴人負擔。
事實及理由
一、按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意不得為之；但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項、第255 條第1 項第
2 、3 款分別定有明文。經查上訴人於原審之起訴聲明為：確認專利申請號000000000 （公開號TZ000000000 ）之發明專利申請權屬於上訴人所有。經原審判決上訴人全部敗訴，上訴人提起上訴，並於民國（下同）102 年8 月15日以民事準備狀，變更及追加上訴聲明為：2.廢棄部分，確認專利申請號000000000 之發明專利申請專利範圍第1 至51項之申請權屬於上訴人益生生技開發股份有限公司（下稱益生公司）所有。3.確認被上訴人芮寶生醫股份有限公司（下稱芮寶公司）就專利申請號000000000 之發明專利申請專利範圍第1至51項之申請權不存在（見本院卷一第112 頁），嗣於102年11月18日再以民事準備（三）狀，變更上訴聲明為：2.廢棄部分，確認中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利之專利申請權第1 項至第21項為上訴人所有，並請求追加確認被上訴人就中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利之專利權第1 項至第21項為上訴人所有及確認被上訴人就中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利第1 項至第21項之專利申請權不存在（見本院卷一第180 至181 頁）。再於102 年12月13日以民事準備
（四）狀，將追加上訴聲明變更為：（一）先位聲明：確認中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利範圍第1 項至第21項之專利權屬於上訴人；（二）備位聲明：確認被上訴人就中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利申請專利範圍第1 項至第21項之專利權及專利申請權不存在（見本院卷一第256 至257頁）。核上訴人均係基於中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利申請專利範圍第1 項至第21項之專利權內容及其歸屬所產生之爭議，其基礎社會事實同一，雖被上訴人於程序上表示不同意，但基於訴訟經濟及紛爭一次解決原則，且本院亦已予被上訴人為充分之攻擊防禦，揆諸上開規定，仍應予以准許，合先敘明。
二、按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益，最高法院52年台上字第1240號著有判例足參。上訴人於本院審理時變更其起訴聲明主張，請求確認中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利申請專利範圍第1 項至第21項之申請權屬於上訴人所有，並追加請求確認中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利申請專利範圍第1 項至第21項之專利權為上訴人所有。按專利法第6 條規定，專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。顯見專利申請權及專利權，本即可各自獨立存在，且專利申請之內容經行政機關審查後，亦未必與最終核准之專利內容完全相同，而上開起訴及追加請求確認系爭專利申請權及專利權為上訴人所有部分，既為被上訴人所否認，則上訴人在法律上之地位確有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，得以確認判決除去，則上訴人提起此部分上訴及追加部分，有確認利益存在。另上訴人追加請求確認被上訴人就中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利申請專利範圍第1 項至第21項之申請權及專利權不存在之部分，因上訴人主張系爭專利係衍生自上訴人之職務發明，並提出實驗紀錄簿等資料為證，倘上開專利之申請權及專利權存在於被上訴人，則上訴人得否繼續實施依其實驗紀錄簿所得生產之產品，不無疑義，則其法律上地位自有不安之狀態存在，雖智慧財產案件審理細則第29條規定，智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴者，與本法第16條規定之意旨不符，法院應駁回之。然縱不論該條之規定，是否係法律保留原則下，得以審理細則規定之事項，但其內容並不包括涉及私人間法律關係之專利申請權之歸屬，至確認專利權不存在之部分，亦至少得包括因私人法律關係所生之不存在事由，且此種不安之狀態，非不得以確認判決除去，則上訴人提起此部分之追加，亦應認有確認利益存在，併此敘明。
三、上訴人主張：
(一)訴外人官振群、花薇妮於90年至93年間，受雇於上訴人益生公司。其間官振群、花薇妮接觸上訴人開發研究之機密製程及配方，包含「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形清洗緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑，勝任細胞活性保存劑，自動化勝任細胞基因轉形試劑，以及自動化基因轉形方法」之研究實驗，上訴人並將研究成果紀錄於實驗記錄簿。官振群於93年12月自上訴人公司離職後，與被上訴人芮寶公司之法定代理人卓明偉均受雇於訴外人真得生物科技股份有限公司（下稱真得公司）。二人於真得公司離職後，於95年2 月間集資設立被上訴人芮寶公司，官振群為被上訴人芮寶公司現任廠長，卓明偉則為現任負責人。被上訴人並於95年10月12日以發明人為官振群、李奇芳、林時宜，將系爭專利等技術申請發明專利，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於97年4 月16日將之公開於專利公報中（申請號000000000、公開號000000000 ，下稱系爭專利），上訴人始發現其實驗記錄簿中之營業秘密業經被上訴人擅自申請為發明專利，僅得於97年10月3 日將其實驗記錄簿中所載之營業秘密向智慧局申請專利（申請號：000000000 、發明名稱：製備快速轉型勝任細胞之試劑與方法），惟智慧局認上訴人專利與前案即被上訴人專利之技術內容過於相似，而不具進步性，並將被上訴人專利申請案列為上訴人專利申請案之引證案。然上訴人之員工陳子智為實際發明人，依專利法第7 條規定，上訴人方為真正申請權人，且上訴人未曾將該專利申請權讓與他人，被上訴人自無申請權。
(二)系爭專利之發明人應為陳子智：
1.上訴人公司於89年5 月成立，其員工陳子智即開始研發系爭專利配方，至90年3 月陳子智初步完成系爭專利之原始配方，陳子智將原始配方記載於實驗記錄簿內，以標題「E.colicompetent cell」，內容載有：「配方A8 MgCl2 1M 5ml,Rb
Cl 1M 10ml,PEG 30% 5ml, DMSO 3.5ml, H2O 26.5 ml 」，且由陳子智之證述可知，90年3 月間，陳子智已研發出系爭專利之原始配方，該實驗記錄簿已揭露其中5 種配方「MgCl
2 、RbCl、Polyethylene glycol （PEG ）、DMSO、H2O 」，且比例為「1 ：2 ：1 ：0.7 ：5.3 」。官振群與花薇妮加入上訴人公司後，均由陳子智指導參與系爭專利之研發及實驗，且陳子智持續改良系爭專利配方。至91年11月間，系爭專利配方及其含量均已完成，由陳子智指導官振群將配方記載於實驗記錄簿，除先前已揭露之成份「MgCl2 、RbCl、Polyethylene glycol （PEG ）、DMSO、H2O 」外，還包含「Pipes 1ml, 50% glycerol 1ml, DMSO 0.7ml,（遮蔽成分）0.4ml, H2O 2.9ml」等8 種成份。故91年11月間，陳子智已完成系爭專利配方，另其中一項配方，即上訴人認涉及營業秘密所遮蔽之項目，該項目僅為增加勝任細胞轉型緩衝液之保存期限，與系爭專利特徵係為達成免除勝任細胞熱休克及加速轉型效率無關，故被上訴人於系爭專利申請書中並未揭露。
2.除系爭專利配方外，陳子智並於90年4 月間開始針對系爭專利製備撰寫標準程序，列為公司「機密」項目。陳子智指示當時為花薇妮所管理之部屬陳怡伶進行系爭專利各項研發計畫，計畫通知單內均載明構想人為陳子智；代理人為花薇妮；負責人為陳怡伶；研發或業務主管為陳子智，花薇妮與陳怡伶於93年2 月21日修改完成系爭專利製備之標準作業程序。嗣後陳子智再指示陳怡伶為系爭專利方法之實驗，上訴人公司進行內部研發會議時稱該方法為「No Heat Shock/ NonHeat Shock」，而參照陳子智之證述可知，系爭專利確實大幅提升大腸桿菌勝任細胞之轉型效率。又系爭專利是否具進步性與本件之判斷無關，因本件僅需判斷發明人為何人即可；至系爭專利是否具進步性，本即不在聲明範圍內。
3.陳子智記錄於該實驗記錄簿之發明內容與系爭專利說明書所載之發明內容相同：
⑴系爭發明之申請專利範圍雖共有51項，惟僅其中第1 、19、
30、48、49、50、51項為獨立項，其餘均為附屬項。且經智慧財產局審查認為申請專利範圍第19、30、48、49項實際組成實質與申請範圍第1 項所請相同，故系爭專利配方於專利範圍內，實質上僅揭露「DMSO、Pipes 緩衝液、Glycerol、二價金屬鹽溶液」等4 種配方。而系爭專利說明書實施例之表2中 ，所示「Pipes 緩衝液、RbCl、MgCl2 、glycerol、polyethylene glycol 、DMSO、H2O 」之7 種配方成分與用量，雖非形式上之專利範圍，惟實際上系爭專利配方範圍已被揭露於「表2 」。
⑵系爭專利說明書實施例之表2 中，所示之7 種配方成分與用量分別為「Pipes 緩衝液：1ml 、RbCl：2ml 、MgCl2 ：
1ml 、50% glycerol：1ml 、30% polyethylene glycol ：
1ml 、DMSO：0.7ml 、H2O ：3.3 ml」，與陳子智之發明「Pipes 1ml 、MgCl2 1ml 、RbCl 2ml、PEG 30% 1ml 、50%glycerol 1ml, DMSO 0.7ml、遮蔽成分0.4ml 、H2O 2.9ml」，包括配方所含成分以及各成份之濃度、使用量與比例均相同，僅其中該遮蔽之成份不同，惟該成份僅為延長轉型液之保存期限，與系爭專利特徵在於使勝任細胞轉型時無須經熱休克無關，故並非含括於系爭專利範圍內。則陳子智發明之專利配方與系爭專利說明書所揭露配方完全相同。綜合上開實驗記錄簿、大腸桿菌勝任細胞製備程序、會議記錄、研發計畫通知單以及證人證詞，可證明陳子智確實為系爭專利配方、製程及方法之發明人。
4.被上訴人僅爭執系爭專利請求項10、21、39，11、22、40，
14、25、43，17、28、46之部分，然上開12項並非上訴人公司之員工陳子智職務上之發明，則被上訴人既已承認其餘39項專利範圍，均為陳子智職務上之發明，即被上訴人不爭執上訴人所提出之事實，則上訴人所提出之證據既已充分證明上訴人為申請權人，上訴人應無庸再舉證證明系爭專利請求項第1 至9 、12至13、15至16、18至20、23至24、26至27、29至38、41至42、44至45、47至51項部分，為陳子智職務上之發明。另陳子智實驗記錄簿中所記載PEG （PolyethleneGlycol）確實為溶凍緩衝液之一種，故系爭專利請求項第14、25、43項均為陳子智職務上之發明。被上訴人既自承PEG「主要」用途作為溶劑、增溶劑、粘合劑「等」，可知PEG作為溶凍緩衝液雖非其主要用途，仍為PEG 用途之一。又「等」字係表示例示而非列舉，故尚不排除溶凍緩衝液為PEG之主要用途。況被上訴人撰寫之系爭專利說明書中，亦已載明PEG （Polyethlene Glycol）為溶凍緩衝液之一種，可知被上訴人早已自認PEG 即為溶凍緩衝液。則因陳子智之實驗記錄簿003 號第30頁已有PEG 之記載，足證系爭專利請求項第14、25、43項部分均為其職務上發明。
5.因實驗記錄簿中已記載Pipes 緩衝液，與Tris緩衝液或PBS緩衝液得相互替代，故系爭專利請求項第10、21、39及11、
22、40項部分仍屬陳子智職務上之發明，此可參實驗記錄簿
013 號第30頁之記載與系爭專利說明書第9 頁第3 段之內容，即可知係指三種緩衝液得相互替代、擇一使用。則上訴人公司員工之實驗記錄簿中有Pipes 緩衝液之記載，已足證明系爭專利請求項第10、21、39項及第11、22、40項部分均為上訴人公司員工職務上發明。
6.又陳子智之實驗記錄簿中已記載氯化鎂（MgCl2 ），與氯化鈣（CaCl2 ）同屬二價金屬鹽，故系爭專利請求項第17、28、46部分仍屬陳子智職務上之發明，此參陳子智之實驗記錄簿003 號第30頁記載之內容即可知，而氯化鎂及氯化鈣同為二價金屬鹽之一種，得互相替換，故陳子智之實驗記錄簿中有二價金屬鹽氯化鎂（MgCl2 ）之記載，足證明系爭專利請求項第17、28、46項部分為其職務上發明。
7.系爭專利配方組合並非習知，應係由陳子智發明並記載於上訴人公司之實驗記錄簿上：
⑴被上訴人所提研發時參考文獻，被上證2 「Short
Protocols in Molecular Biology-Third Edition」僅提及「Glycerol」「Pipes 」兩種成份；被上證3 「One-stepPreparation of competent Escherichia Coli 」僅提及「
PEG 」、「DM SO 」及「氯化鎂」三成份；被上證4 「AnImproved system for Competent Cell Preparation andHigh Efficiency Plasmid Transformation UsingDifferent Escherichia Coli Strains」僅提及「PEG 」、「DMSO」及「Pipes 」三種成份，均無系爭專利全部配方組合之文獻。再參照官振群之證述可知，早期文獻中，均無記載系爭專利配方所含7 種成分之組合，故系爭專利配方組合並非習知技藝。
⑵系爭專利之配方及比例，並非顯而易見，需經長時間的實驗及理論驗證方能得出：
陳子智於任職期間為研發系爭專利配方組合，經長時間測試配方成分及比例，將實驗結果記錄於實驗記錄簿中，官振群亦證稱其已將勝任細胞轉型液配方抄寫於實驗記錄簿上，足證系爭專利配方組合成分及比例，係由陳子智發明，並記載於陳子智、花薇妮及官振群之實驗記錄簿內。而如何從3 種配方，透過推理、實驗演進到7 種、8 種配方，且如何從上萬種配方，挑選出合適之配方，並組合成7 種或8 種配方，亦難以速成，若以排列組合觀之，會產生無限組合，然官振群主張之研究結果，竟與上訴人完全相符。且縱尋得7 種或
8 種配方，就配方間之比例，亦有數十萬種排列組合，官振群於專利說明書中所顯示之比例，竟與上訴人完全相同。無論從配方或比例觀之，官振群應不可能於短時間內尋得完全相同之組成與比例。且從習知配方，亦無法達到與上訴人發明相同之轉型效率；且過去無須熱休克流程，亦無法達到相同之轉型效率。
(三)官振群任職上訴人公司期間已知悉系爭專利之配方內容及比例，故官振群係竊取上訴人公司之發明，並非系爭專利之發明人：
1.被上訴人之發明專利說明書中已自承系爭專利請求項第1 、
19、30、48、49項前段「大腸桿菌勝任細胞」、第2 至4 、31至33項「細胞培養基」、第5 至8 項、34至37「待轉型基因」為習知技藝。，被上訴人亦稱系爭專利範圍第12至13、23至24、41至42項「抗凍劑為甘油（Glycerol）」與「noheat shock 」，已見於1996年「Nucleic Acids Research」雜誌發表之「Highly efficiency 5 min transformation
of Escherichia Coli」即高效率大腸桿菌5 分鐘轉形法研究報告（下稱1996年研究報告）而為習知技藝。系爭專利發明書第8 、13頁亦表明系爭專利特徵為活性保存劑中之DMSO，故系爭專利特徵即為DMSO，如官振群於任職上訴人公司期間已知悉該配方及比例，嗣後又將相同配方與比例申請為專利，足證官振群抄襲上訴人之發明專利。另系爭專利中，第二實施例確已於表2 內載明：「……2.全部混合後加水至10ml」，自不應忽略被上訴人之勝任細胞轉型緩衝液亦含有「H2O」 等7 種成分。至於另一種成分，即上訴人認涉及營業秘密所遮蔽之項目，該項目僅為增加勝任細胞轉型緩衝液之保存期限，與系爭專利特徵係為達成免除勝任細胞熱休克及加速轉型效率無關。則上訴人公司員工陳子智所發明之7 種專利成分，即官振群抄寫於實驗記錄簿之內容，與系爭專利成分7 種均相同。另系爭專利請求項第15至17、26至28、44至46項「二價金屬鹽溶液」，以及說明書表2 「RbCl、MgCl
2 」，即已包含一價及二價離子化合物，二者並無差異。
2.參照陳子智與官振群於原審之證述可知，官振群確實擔任益生公司核心技術會議負責人，並親簽於公司組織圖上。故官振群任職於益生公司期間，均擔任研發部門主管職位，應知悉益生公司所有研發活動，包括系爭專利之研發，且官振群與花薇妮任職於上訴人公司期間，均在陳子智之指導下，參與系爭專利實驗，而官振群亦因參與系爭專利之實驗，知悉系爭專利配方與比例，並將之記錄於其專屬實驗記錄簿簿號13內。且官振群記錄在實驗記錄簿上DMSO的比例為7%，而被上訴人專利說明書表2 上所示DMSO比例亦為7%。故官振群確實在任職於益生公司時，即知悉系爭專利特徵DMSO之比例，並竊取該專利配方比例，被上訴人公司再將之申請為發明專利。另參照李其芳與林時宜於原審之證述可知，官振群在離開上訴人公司後並未進行研發，亦無法提出系爭專利之實驗記錄，可知官振群非系爭專利之發明人。
3.官振群任職於上訴人公司期間所為實驗，均由陳子智指導進行，並非屬官振群個人研發，故其專屬之實驗記錄簿，不得作為系爭專利發明之證明。另關於官振群任職被上訴人公司期間係進行系爭專利穩定性之改良實驗之部分並非發明，僅為發明後量產上的「穩定性」改良，與系爭專利之專利技術特徵並不相關。另官振群雖列名為發明人，竟對系爭專利之內容及特徵全然不知，對於問題答非所問，此由其於原審證述之內容即可知，亦即官振群僅單純知悉陳子智所發明之勝任細胞轉型液配方，對於配方內各成分之功效及比例均記憶不清或無法說明。就其所言「全部」流程及配方內容，既概括且含糊其詞，又保存方法尚非專利之重要技術特徵，實與系爭專利無關，益可證明官振群並非系爭專利之發明人。況系爭專利專利說明書之專利範圍第1 、19、30、48、49、50及51項獨立項已載明：「至少一轉形株活性保存劑，其中，該轉形株活性保存劑進一步包含10% 至15% 之DMSO，使該轉形株無須熱休克（non －heat shock）便能維持實驗上可接受之轉形效率。」，如官振群確為系爭專利發明人，豈會無法說明系爭專利之特徵。縱認官振群為系爭專利之發明人，僅生陳子智與官振群何人為先發明人，或二人是否為共同發明人之問題，無礙於陳子智為系爭專利之發明人。
4.官振群任職於上訴人公司期間已知悉上訴人已發明不需要熱休克之配方：
參照93年5 月14日會議記錄第5 項可知，「non-heat shock」即不需要熱休克一詞，早在93年5 月間，官振群尚任職於上訴人公司期間即已存在，而會議當天官振群亦在場，並於出席人員欄上簽名「Kuan」。可知證人官振群於上訴人公司任職期間即已知悉「non-heat shock」。而上訴人公司內部會議上提及「test」、「no heat shock」 等用語，即因當時上訴人公司最重要之研發即無需熱休克之發明配方，至少在93年4 月初起，由陳子智指導陳怡伶進行無需熱休克之測試。93年間，官振群除擔任業務外，另兼任核心技術會議主管。故官振群除因參與內部會議而得知上訴人公司正在進行無需熱休克之測試外，亦因擔任核心技術會議主管得接觸相關資訊，應明知93年間上訴人公司已擁有無需熱休克之發明配方。
5.官振群早於任職上訴人公司期間知悉系爭專利配方及組合，且將其記載於實驗記錄簿中：
⑴參照被上訴人提出之文獻，官振群聲稱為系爭專利概念來源
，惟並未出現系爭專利配方組成及使用量。故被上訴人所提出之文獻，均與系爭專利配方無關。惟早於90年3 月起陳子智即開始研發系爭專利配方，期間指導官振群、花薇妮等人進行實驗，官振群並於91年11月2 日在官振群之實驗記錄簿上寫下系爭專利配方組成及使用量，皆已如前述。該實驗記錄簿上記載之系爭專利配方組成及使用量，與系爭專利之說明書公告本第10頁表2 之組成及使用量相同。故官振群最早接觸、知悉系爭專利配方組成及使用量，即於官振群任職上訴人公司時期，而非自早期文獻中得知，亦非官振群自行發明。
⑵系爭專利配方專利之其中一項特點為加入「DMSO」，因使用
特定比例之「DMSO」並搭配其他配方，能使勝任細胞無須經過熱休克之程序（non-heat shock／no heat shock ），提升勝任細胞之轉形效率。有花薇妮記載於其實驗記錄簿上之研究結果可證，且參照系爭專利說明書公告本第11頁之內容，亦可證系爭專利特徵其中一項即包括加入DMSO，使轉形過程省去熱休克，提高轉形效率。而系爭發明專利其中重要之發明特徵之一「DMSO」，於官振群任職上訴人公司期間，即知悉陳子智有此項發明，更將該重要發明特徵之配方「DMSO」及使用量「0.7 ml」抄寫於其實驗記錄簿內，足證系爭專利配方之專利特徵「DMSO」成分及比例，並非官振群嗣後調配研發而得，顯係竊取自上訴人公司之發明。
6.系爭專利產品「HIT 勝任細胞」早於官振群任職真得公司時期即開始銷售，而非任職被上訴人公司時才發明系爭專利：參照官振群及真得公司負責人郭建興於他刑事案件之陳述，及卓明偉於94年4 月20日寄送電子郵件給上訴人公司美國經銷商Growcells 公司之總經理Syed Rehan之內容可知，卓明偉、官振群至少自94年4 月間，即剛到職於真得公司不久，即開始販售「HIT 勝任細胞」。官振群94年初方至真得公司，與開始販售商品相隔僅4 個月，應不可能研發完成系爭發明專利配方。足證官振群於任職上訴人公司期間，因知悉系爭專利配方組成及使用量，便竊取上訴人公司之營業秘密，將之製成「HIT 勝任細胞」商品販售。縱系爭專利為官振群之發明，因系爭專利商品「HIT 勝任細胞」早在官振群任職於真得公司期間即開始銷售，應屬官振群於真得公司期間之發明，亦非至被上訴人公司任職後才發明，故被上訴人公司應無系爭專利之專利權及申請權。
7.若官振群進行實驗，亦難以研發出與上訴人公司組合成分、濃度及使用量完全相同之配方，官振群顯係因任職於上訴人公司得知系爭專利配方，而非其所發明：
⑴除因官振群任職於上訴人公司期間早已知悉系爭專利特徵配
方「DMSO」及其所含比例外，官振群於千萬種化學成份中研發出系爭7 種專利配方，其配方、濃度比例及使用量竟與上訴人發明完全相同，其可能性極低，設化學成分共有50種，欲挑選與記錄簿內所載7 種成分完全相同之機率為99,884,
400 分之1 即約1 億分之1 ；再假設每種成分濃度測試幅度相差上下0.2cc ，每0.1cc 為測試單位（每種配方濃度共有
5 種可能，即+0.2, +0.1, 0, -0.1, -0.2 ），則7 種配方與記錄簿內所載7 種成分濃度完全相同之機率為78,125分之
1 （1/5 的7 次方），又各種配方本身有濃度之不同，另尚須調配各種成分之濃度與使用量至完全相同，此觀Pipes 濃度為100mM 、glycerol濃度為50% 、PEG 濃度為30% 、DMSO使用量為0.7ml ，濃度及使用量差異甚大，則欲挑選與上訴人公司配方相同之成分及濃度，其機率已近乎於零。
⑵系爭專利說明書表2 所示成份濃度及使用量，竟與上訴人公
司實驗記錄簿所載成份濃度及使用量完全相同，其機率已如前述假設性計算小於7 兆8 千億分之1 ，且其中系爭專利重要之配方「Glycerol 50% 1ml」、「DMSO 0.7ml」，與官振群任職上訴人公司時所記錄配方「50% Glycerol 1ml 」、「DMSO 0.7ml 」完全相同，足證系爭專利配方並非官振群之發明，而為官振群任職上訴人公司期間獲取之營業秘密。
⑶且上訴人公司花費約2 年時間才研發出系爭專利配方組合，
官振群竟於短短不到半年時間即研發完成，並得致與上訴人公司相同繁複之配方，顯有違經驗法則。再官振群於他案中稱研發完成時間為94年7 月，且直接將研發出來之配方攜至被上訴人公司，顯見官振群已自承在真得公司完成系爭專利發明，卻與官振群於本案中所述研發時間不符。而官振群雖稱在被上訴人公司係改良「保存」部分，卻無法說明改良內容及成分為何，其說法自相矛盾，顯見官振群因並未進行實際實驗，無從回答有關系爭專利配方之問題，故官振群應非系爭專利發明人，上訴人耗費2 年方完成組合，官振群豈有可能於離職後立即生產製造，而此配方花薇妮完全知悉，官振群亦曾為實驗，兩人離職後又在同一公司任職，則官振群所提出申請專利之配方表與上訴人之機密配方之排列順序、濃度亦完全相同，此等機率自屬微乎其微。
⑷系爭專利產品說明書自上訴人最早銷售時起，至官振群到真
得、被上訴人公司銷售，所使用說明書內記載使用方法及轉型效率均未改變，顯見各時期所銷售之產品即為上訴人公司之發明，官振群並未發明系爭專利：
上訴人公司早在官振群在職時就開始銷售系爭專利配方產品「ECOS」，當時即由陳子智撰寫一份產品說明書，內容載明：「finished in 1 minute, efficiency= 10的7 至9 次方」。而官振群至真得公司時期改銷售「HIT CompetentCells 」，其產品說明書中記載：「fastest worldwide ：
1 min protocol, High efficiency=10的7 至9次方transformants 」、「1-10 minute, efficiency=10的7 至
9 次方」；直至被上訴人公司銷售之「RBC HIT CompetentCells 」，產品說明書中仍記載：「fastest worldwide ：
1 min protocol, High efficiency= 10 的7 至9 次方transformants 」、「1-10minute , efficiency=10的7 至
9 次方」。則因真得公司或被上訴人公司所銷售產品達成之轉形時間及轉型效率，與上訴人公司完全相同，連說明書中其餘產品使用方法及特色介紹均抄襲上訴人公司產品說明書，而未改變，故官振群所述系爭專利產品「HIT 勝任細胞」即係上訴人公司所發明之專利配方，官振群並未進行系爭專利配方之實驗，更未完成系爭專利配方之發明。另觀諸上訴人公司之日誌及會議紀錄，均顯示官振群不僅了解商業模式，亦了解技術內容，之前也曾盜用上訴人公司之營運計劃書。
(四)系爭專利之申請權及專利權應為上訴人公司所有：
1.系爭專利既為陳子智之發明，又陳子智於89年5 月起即受雇於上訴人公司，故陳子智受雇於上訴人公司期間，於工作時完成系爭專利之發明，依專利法第7 條第1 項規定，該專利之申請權當屬上訴人公司所有。又陳子智發明系爭專利時，係擔任上訴人公司之董事長兼研發總經理。雖公司法及勞動基準法規定，公司經理人及董事長與公司間依民法之委任關係，然參照最高法院相關見解可知，公司經理人與公司間之關係，仍應視契約實質內容而定，並非單就職稱推論。而陳子智與上訴人間之契約規定，陳子智所執行之研究計畫及實驗等，仍應依照公司方針並受股東會及董事會授權方得執行，足見陳子智並無獨立之裁量權與決策權，與上訴人間仍屬僱傭關係。縱認陳子智與上訴人間為委任關係，而非僱傭關係，亦因上訴人係委任陳子智從事研發行為，而聘任陳子智為上訴人公司之研發總經理，仍合於專利法第7 條第3 項之規定，而陳子智與上訴人已以契約明定專利申請權屬上訴人公司所有，此觀益生245 專利申請案中即列陳子智為發明人、益生公司為申請人即可知。故無論陳子智與上訴人間之法律關係為僱傭或委任，上訴人均得依專利法第7 條規定，主張上訴人為系爭專利之申請權人。
2.系爭專利申請專利範圍與上訴人公司實驗工作記錄簿之關連性：
被上訴人對於上訴人公司實驗工作記錄簿簿號013 係官振群專屬之實驗記錄簿，且官振群在簿號013 第15頁內記載有勝任細胞轉形液之配方，包括：「A 1ml, 50% glycerol 1ml,DMSO 0.7 ml,（遮蔽成分）0.4ml, H2O 2.9ml」等事項並不爭執。另被上訴人在系爭專利說明書自承系爭專利說明書以下說明屬於習知技術之範疇：
⑴大腸桿菌菌株，可為習用之HB101 、DH1 、DH5α、GM2929
、XL1-Blue、TG1 、BL21(DE3) 、BL21、JM101 、JM109 細胞或是其他常用之大腸桿菌變異株。
⑵細胞培養基則可為SOB 、SOC 、LB或其他細胞培養基。
⑶用以轉形之基因可以為單純之質體DNA （plasmid DNA ）本
身，或以大腸桿菌內之質體DNA 為載體，和經遺傳工程之重組DNA （recombinant DNA ），互補DNA （complementary
DNA ）或是接合DNA （ligated DNA ）等待轉形基因結合。
3.系爭專利經審定核准後，其申請專利範圍共計21項，其中第
1 項、第9 項、第13項為物品之獨立請求項、第21項為方法獨立請求項。經上訴人將系爭專利經審定核准之申請專利範圍與上訴人之實驗工作記錄簿進行比對，系爭專利之申請專利範圍均可在上訴人之實驗工作記錄簿找到對應之內容。另自系爭專利說明書之內容與上訴人實驗工作記錄簿簿號013比對判斷，其中簿號013 第14頁所示勝任細胞製備流程與系爭專利說明書實施例1 至2 之流程大致相同，簿號013 顯示官振群曾經參與勝任細胞實驗流程的最後一個步驟述及「測試效率」，顯示官振群明確知悉效率測試程序及結果，簿號
013 第15頁顯示官振群知悉TBbuffer（轉形緩衝液）之組成，簿號013 第15頁顯示官振群知悉A8處理液之主要組成，係於10ml溶液體積內至少包含0.7 ml DMSO 、1ml 50% 甘油（glycerol）和水。與系爭專利實施例表2 所載之主要成分相同，簿號013 所示「A8」處理液在組成上與系爭專利說明書表2 所示「轉形緩衝液」之「Glycerol」、「DMSO」、「H20 」完全一致，另簿號013 所示「A8」處理液中所含DMSO之比例經計算結果，簿號013 所示「A8」中的DMSO體積比為7%，與系爭專利說明書表2 所示「轉形緩衝液」之DMSO體積比完全相同。
4.「待轉型基因」部分係記載於實驗記錄簿簿號031 第91頁中，且轉型效率測試程序必然涉及使用「待轉型基因」，故實驗記錄簿簿號013 第14頁記載「測試效率」亦已包含「待轉型基因」：
生物技術領域中具有通常知識者皆知，勝任細胞的唯一功能即為接受外來DNA 以遂行性狀轉移，而這個過程通常稱之為「轉形」。官振群任職於上訴人公司時，即記載於其實驗記錄簿簿號013 第14頁背面，載明流程最後一個步驟為「測試效率」。顯示官振群明確知悉後續要進行效率測試程序，而生物技術領域中具有通常知識者皆知，此測試程序必然涉及到使勝任細胞接受外來「待轉型基因」的轉形效率測試。另簿號031 第91頁背面右下角測試4 中顯示，將pBR322加入ECOS內，並轉形進入大腸桿菌勝任細胞。所指「pBR322」為一種質體DNA ，即「待轉型基因」，而「ECOS」為含有DMSO和大腸桿菌勝任細胞之A8轉形液的商品名稱。故「待轉型基因」部分係記載於實驗記錄簿簿號031 第91 頁。
5.有關申請專利範圍中所提出轉型效率力價，係記載於實驗記錄簿簿號031 第91頁：
又簿號031 第91頁背面右下角測試4 中顯示，將pBR322加入ECOS內，使之轉形進入大腸桿菌勝任細胞。測試結果顯示，在不進行熱休克下，A8轉形液可使JM109 和DH5a勝任細胞具有落在1.3 ×10的7 至9 次方之範圍內的轉形效率力價。故「轉型效率之力價」係記載於實驗記錄簿簿號031 第91頁。
另上訴人實驗記錄簿簿號031 之記載均係以手寫方式且連續記載，並由記載者直接於下方填入日期並簽署記載者之名，至於年份則統一在實驗記錄簿之第1 頁或封面頁進行標記，則由簿號031 第91頁之記載自能證明上訴人曾進行無熱休克（non-heat shock）方法之實驗。況系爭專利請求項第1 、
9 、13項屬於物之發明，其構成要件為物之組成或結構，而系爭專利請求項第21項屬於方法發明，其構成要件為操作步驟。轉型效率力價僅為實現系爭專利發明時所產生之功效，而非發明之構成要件。故既上訴人之實驗記錄簿內均已記載系爭專利之組成及操作步驟之所有構成要件，足證系爭專利歸屬於上訴人所有。
6.系爭專利之技術特徵，應在於轉形液中含有特定比例之DMSO，不得僅以系爭專利說明書所記載之個別組成成份包括先前技術，而認系爭專利與上訴人發明不同：
參照系爭專利說明，系爭專利之技術特徵應在於轉形液中含有特定比例之DMSO，此觀系爭專利說明書公告本第11頁之內容即可知，且被上訴人亦自承系爭專利係以轉形液中含有特定比例之DMSO為其發明重點及技術手技，而由此技術手段所達成之功效則為無需熱休克處理而獲致所述轉形效率力價。而系爭專利所載發明之整體，特別是轉形液中含有DMSO及其比例，已載示於上訴人實驗記錄簿簿號013 第14、15頁中。
另實驗記錄簿簿號013 第15頁所載A8配方中之部分成份因涉及營業秘密而遮蔽，與系爭專利說明書表2 實施例之成份數量不相同之部分，因上述數量不相同或成份無法明確對應之情形，無礙於認定A8配方和系爭專利說明書表2 實施例中含有相同體積比例DMSO之事實，亦即上訴人實驗記錄簿簿號01
3 第15頁所載A8配方中的部分成份雖遭遮蔽，亦不影響官振群在上訴人公司任職期間知悉系爭專利主要技術手段之事實。
7.從簿號003 的內容，可綜合推衍出A8經長時間研發後具有系爭專利說明書表2 之全部7 種成份：
陳子智實驗記錄簿簿號003 第30頁載列有原始A8配方中所具有的5 種成份，即MgCl2, RbCl, PEG, DMSO和H20 ，且這5種成份的濃度與系爭專利說明書公告本第10至11頁表2 所顯示者完全相同。後經上訴人研發，A8配方又添加了其他成份，以提昇勝任細胞轉形效率的穩定性。實驗記錄簿簿號003第37頁顯示A8配方的酸鹼值「用PIPES 調至10mM pH 6.71」，另表示上訴人公司員工花薇妮正針對glycerol的濃度進行測試。花薇妮實驗記錄簿簿號012 第37頁更載列「A8配方中有加7%DMSO……及5%glycerol較佳」此一內容，適足以佐證上訴人早在90年4 月份已調配出系爭專利說明書表2 之完整配方，並進行效率測試，而且各成份和濃度與系爭專利說明書表2 中所載7 種成分和濃度皆完全相同。另實驗記錄簿簿號003 第42頁載列有「A8-11=A8……+G 5% 」此一內容，其中G 5%表示5% Glycerol 。故簿號003 第30、37頁和第42頁的內容亦可綜合推衍出上訴人早於90年4 月份已調配出系爭專利說明書表2 之完整配方，且各成份和濃度與系爭專利說明書表2 中所載7 種成分和濃度完全相同，故上訴人在花薇妮、官振群在職期間，即開始販售ECOS產品，並針對產品編寫配製程序，其研發實驗標準作業程序文件編號：YBSOP011，其顯示E.O.S. buffer 即A8之成份和配製程序，其中所示A8各成份和濃度與系爭專利說明書表2 中所載7 種成分和濃度皆完全相同。
8.A8配方之使用方式：有關A8配方的使用方式，即如同上訴人ECOS產品說明書、真得公司HIT Competent Cells 產品說明書，及被上訴人公司
RBC HIT Competent Cells 之產品說明書。亦即A8配方之使用方式經上訴人商品化為「ECOS產品」，卻遭官振群將配方及製程帶到真得公司複製後產製「HIT 產品」，隨後又帶到被上訴人公司，同樣產製「HIT 產品」。另官振群實驗記錄簿號013 第14頁載列有上訴人公司轉形細胞液之製備流程，其最後4 個步驟顯示在1900XG下將轉形細胞加以離心，將剩餘液體吸乾後，再將轉形細胞與A8配方予以混合，冰存於-70 ℃歷時1 小時後進行測試。亦即，A8配方係調和完成後整個一起使用。又因轉形細胞本身之體積甚小，幾可忽略不計，上訴人公司以A8配方混合轉形細胞後所製成的勝任細胞轉形液產品中，各成份之最終濃度與系爭專利說明書表2 中所載各成分的最終濃度完全相同，應無疑義，而A8配方究係調和完成之後整個一起使用，抑或各成份分別添加，無礙於上述最終濃度完全相同的事實。
(五)原審以上訴人無法舉證證明系爭專利為上訴人之員工職務上所發明，而為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴，除主張系爭專利應為上訴人員工職務上之發明，為上訴人所有，請求確認系爭專利之申請權應為上訴人所有外，且追加確認被上訴人就系爭專利之申請權不存在，另因本院審理時，智慧財產局已核准系爭專利申請而核發專利權，故又追加請求確認系爭專利之專利權應為上訴人所有，及被上訴人就系爭專利之專利權不存在。爰上訴聲明：
1.原判決廢棄。
2.廢棄部分，確認中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利範圍第1 項至第21項之專利申請權屬於上訴人益生生技開發股份有限公司所有。
且追加訴之聲明：
1.先位聲明：確認中華民國專利申請第000000000 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利範圍第1 項至第21項之專利權屬於上訴人。
2.備位聲明：確認被上訴人就中華民國專利申請第00000000
0 號「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑以及大腸桿菌基因轉形方法」發明專利範圍第1 項至第21項之專利權及專利申請權不存在。
四、被上訴人則以：
(一)上訴人應證明系爭專利為其員工陳子智所發明：
1.參照上訴人所提出之實驗記錄簿中關於上訴人公司稱係陳子智發明部分，證人欄均為空白，則僅憑上開實驗記錄簿自不足以證明系爭專利為陳子智所研發。另原證13即上訴人公司會議紀錄影本第17頁乃係官振群於同事休假時代為操作關於大腸桿菌勝任細胞實驗之紀錄。惟相關之配方均係調和完成後，再由上訴人提供予官振群進行實驗，故官振群無從知悉該配方之內容。至前開會議紀錄影本第19頁則係關於「酵母菌」勝任細胞之實驗，與系爭「大腸桿菌」勝任細胞之實驗並不相同。又關於上訴人主張官振群為花薇妮主管並應知悉上訴人所有研發活動之部分，亦純屬上訴人之臆測，其並未提出證據以為證明，則此部分主張自不足採。
2.觀諸原證10即上訴人實驗紀錄簿影本第5 頁其中所示A8之配方，上訴人係以A 、B 、C 、D 等作為各項成分之代號，官振群實無從知悉各該項目之成分。另觀諸原證19之實驗紀錄簿節本第1 頁，並無官振群之簽名，自無法證明該內容係官振群所記載。另前開原證19之實驗紀錄簿節本第2 、3 頁，係官振群就「酵母菌」所作之相關研究，與「大腸桿菌」勝任細胞之研究，並不相同。縱原證19之內容均為官振群於進行大腸桿菌勝任細胞實驗時所作之記錄，然上訴人已自承該記錄係官振群「領取該配方為將來產品做測驗，並同時將測試過程記錄在實驗記錄簿上」，則至多僅能證明官振群曾領取配方作測試，仍無法證明官振群知悉該配方之內容。且上訴人並未說明前開實驗紀錄簿上A 、B 、C 、D 各項成分為何，究係系爭專利說明書第13頁表2 之何項成分，二者是否相同，上訴人皆未證明之。另觀原證10簿號13第15頁，其中A8之配方係由8 項成分組成，與系爭專利說明書第13頁表2僅有6 項成份顯不相同。故上訴人關於此部分主張，顯非可採。
3.官振群於任職真得公司期間固曾進行系爭專利之研發，於真得公司停止營業後，官振群轉任職於被上訴人公司，並持續進行相關研究改良。且參照證人林時宜與李奇芳證述之內容可知，系爭專利乃官振群等人於任職被上訴人公司期間所完成，被上訴人自有系爭專利之申請權。
(二)系爭專利與上訴人所稱其員工於職務上之發明，二者完全不同：
1.系爭專利請求項第10、21、39項部分，上訴人所提出之實驗簿中並無與系爭專利前開請求項使用相同緩衝液之記載，故系爭專利與上訴人所稱其員工於職務上之發明，二者所使用之緩衝液並不相同。
2.系爭專利請求項第11、22、40項部分，上訴人所稱其員工之實驗簿中，並無與系爭專利前開請求項使用相同緩衝液之記載，故系爭專利與上訴人所稱其員工於職務上之發明者，二者所使用之緩衝液顯不相同。
3.系爭專利請求項第14、25、43項部分，上訴人於附表4 中就上開項次對照說明「簿號003 第30頁：PEG (PolyethyleneGlycol) 」，並依此作為上開項次發明之證據。然查PEG(Polyethylene Glycol) ，其通用化學名為聚乙二醇、乙二醇聚氧乙烯醚，主要用途係作為溶劑、增溶劑、粘合劑等，故PEG 之用途並未作為溶凍緩衝液。則系爭專利關於此部分之發明顯非如上訴人所稱係來自其員工於職務上之發明。
4.系爭專利請求項第17、28、46項部分，原證10之實驗簿中，並未有勝任細胞液中使用氯化鈣(CaCl2) 之記載，故系爭專利實與上訴人所稱其員工於職務上之發明不同。綜上所述，系爭專利請求項之內容，非為上訴人公司所稱其員工於職務上之發明，故系爭專利與上訴人所稱其員工於職務上之發明，二者截然不同。
5.又被上訴人公司僅係就上訴人公司所提附表4 中，系爭專利與上訴人所稱其員工於職務上之發明，完全相異處作例示說明，非謂被上訴人未說明之項次部分即默示屬上訴人公司員工之發明。
6.關於上訴人所提之附表5 ：⑴項次1 、2 、3 、4 、5 、8 、9 、12、13、14、15、16、
17、20、21：上開項次既屬「習知技藝」或「先前技術」，故無法作為上訴人所稱其員工於職務上之發明專利之證明。
⑵項次1、8、9、12、20：
上開項次中系爭專利所使用二價金屬鹽為氯化鈣(Cacl2) 。
上訴人雖以「簿號013 第15頁：Cacl2 」作為發明之證明，然觀諸原證10簿號013 第15頁僅以A 、B 、C 、D 等作代號，並未記載使用氯化鈣(Cacl2) ，則系爭專利自與上訴人所稱其員工於職務上之發明不同。
⑶項次1、7、9、11、19：
上開項次中系爭專利所使用二價金屬鹽為氯化錳(Mncl2)。
上訴人雖以「簿號013 第15頁：Mncl2 」作為發明之證明，然觀諸原證10簿號013 第15頁僅以A 、B 、C 、D 等作代號，並未記載使用氯化錳(Mncl2) ，則系爭專利自與上訴人所稱其員工於職務上之發明不同。
⑷項次1：
①觀諸原證10簿號013 第15頁所示A8之配方，上訴人係以A 、
B 、C 、D 等作為各項成分之代號，實無從知悉各該項目之成分，自不足以證明與系爭專利相同。且依系爭專利說明書所示，其第二實施例之勝任細胞轉型緩衝液組成為「Pipes緩衝液1ml 」、「RbCl 2ml」、「MgCl 1ml」、「glycerol50% 1ml 」、「Polyethylene glycol 1ml 」、「DMSO 0.7ml」計6 種成分，若加水即H2O 後，共計7 種成分。然原證10簿號013 第15頁所示A8配方則為「A 1ml 」、「B 2ml 」、「C 1ml 」、「D 1ml 」、「50% glycerol 1ml」、「DM
SO 0.7ml」、「（成分因上訴人認涉及營業秘密故遮蔽）
0.4ml 」、「H2O 2.9 ml」共計8 種成分。故二者成分數量並不相同，系爭專利自與上訴人所稱其員工於職務上之發明不同，實不得僅以其中一成分為「DMSO 0.7ml」，即認系爭專利為上訴人之員工於職務上所發明。
②上訴人既主張不涉及物或配方之組成和結構，並非實質專利
範圍，此自不足以證明系爭專利為上訴人其員工於職務上之發明。另上訴人所稱「測試效率」，既僅係實驗步驟，亦無法證明系爭專利為上訴人其員工於職務上之發明。
⑸項次1、6、9、10、18：
觀諸1996年研究報告可知，於1996年間亦有關於大腸桿菌轉形法之相關研究。而前開1996年研究報告早已使用「甘油（glycerol）」作為抗凍劑。則上訴人稱使用甘油（glycerol）作為抗凍劑為上訴人員工所研發，顯非事實。另關於項次
1 、9 ，參照前開1996年研究報告可知，「no 42 ℃ heatshock」之用語早已有使用之事實。
7.大腸桿菌菌株、細胞培養基以及待轉形基因均屬習知技藝，故大腸桿菌勝任細胞製備前置流程既屬習知技藝，其流程自屬相似，自不足以證明系爭專利為上訴人之員工於職務上之發明：
關於大腸桿菌轉形成可接受外來DNA 覆載之勝任細胞之方法，於SHORT PROTOCOLS IN MOLECULAR BIOLOGY之教科書中，即以氯化鈣化學作為轉形法，其步驟即如被上證二「ShortProtocols in Molecular Biology-Third Edition」記載：
「One-step preparation of competent Escherichia Coli:Transformation and storage of bacterial cells in the
same solution 」、「An improved system for competentcell preparation and high efficiency plasmid trans-formation using different Escherichia coli strains」及官振群所著，臺灣大學農業化學研究所「綠豆抗豆象相關cDNA的表現與生物活性研究」碩士論文與前開1996年研究報告等資料可知，早有將甘油(glycerol ）使用作為抗凍劑，並非上訴人之員工所發明。而「TB buffer （轉形緩衝液）之組成」、「Glycerol」、「DMSO」、「H2O 」、勝任細胞製備流程等皆早發表於上開文獻資料中，自屬習知技藝。
8.又上訴人並未提出簿號003 第37頁之實驗記錄，且觀上訴人所稱上開實驗記錄時間皆係於90年3月至4月期間所為，當時上訴人尚未開始進行「No Heat Shock 」之相關實驗，足證該期間所進行之實驗，實與「No Heat Shock 」實驗無關，自與系爭專利無涉。另觀諸原證19即簿號013 第14頁，其內容已經上訴人遮蔽而無從得知，且實驗記錄時間為91年11月
2 日，顯見該期間所進行之實驗，與「No Heat Shock 」實驗無涉。
(三)系爭專利確係官振群等人所發明，而屬被上訴人所有：
1.大腸桿菌勝任細胞製備流程係屬習知技藝，於眾多文獻或教科書中即已載有製備流程，已如前述。另關於大腸桿菌轉形菌株無須進行熱休克實驗之方法(non-heat shock)，於過去文獻中如前開1996年之研究報告，亦有發表相關研究報告。
系爭專利之最大特色在於大腸桿菌勝任細胞菌株無須進行熱休克(non-heat shock)步驟。官振群即係以上開文獻作為系爭專利之基礎，再輔以其他文獻所提成分加以改良，以達大腸桿菌勝任細胞菌株無須進行熱休克(non-heat shock)步驟，仍能達最大轉形效率之力價，此參照官振群之證述即可證。又系爭專利即大腸桿菌勝任細胞轉形株「無需經熱休克(non-heat shock) 」，其轉形效率仍可達「1.3 ×10的7 至
9 次方( 轉形菌落數/ 微克質體DNA)」之高效率，而觀諸陳子智之發明專利說明書則為「使勝任細胞可在低溫下，無須經熱休克(non-heat shock)處理，即可達超過10的6 次方菌落數/ 微克質體DNA (transformants/ μg plasmid)之轉形效率」，二者之轉形效率不同，系爭專利之轉形效率明顯優於上訴人所申請之專利，顯見二者存在不同之技術。故系爭專利實為官振群等人所發明。
2.被上訴人公司設立於中和時，確有成立實驗室，且參照官振群之證述，系爭專利確曾於被上訴人公司進行相關實驗，並有相關實驗簿冊及數據。故被上訴人確有將系爭專利特色、與過去專利不同處、實驗數據、實驗步驟及相關文獻等資料提供予冠亞智財公司，由專利代理人代為申請系爭專利，此亦有官振群及林時宜之證述可證，且官振群等人若未曾進行系爭專利之相關實驗，被上訴人公司豈有可能獲致相關數據，並委由冠亞智財公司代為申請系爭專利。
3.關於原證17簿號031 第91頁背面記載之部分，前開頁數所揭示大腸桿菌勝任細胞（JM109 或DH5 α）加入ECOS，於NHSR或NHSNR 情況下，其轉型效率之力價皆落在「10的7 次方」；如加入CaCl2 內，則其轉型效率之力價更僅在「10的4 至
6 次方」間，而非上訴人所稱「10的7 至9 次方」。且前開頁數上並未記載實驗記錄之「年份」、亦無「驗證人」之簽名，故無法僅憑前開頁數之實驗記錄證明上訴人曾進行無熱休克方法之實驗，及其轉型效率之力價數值為真。再上訴人所研發ECOS勝任細胞產品，尚須經熱休克轉型（heat shock），縱令ECOS勝任細胞產品經實驗得省略熱休克處理（non-heat shock）步驟，然其轉型效率之力價仍遠不如經「熱休克（heat shock）」處理之轉型效率。此顯與系爭專利之特點，即大腸桿菌勝任細胞轉形株「無需經熱休克（non-heatshock ）」，其轉形效率可達「1.3 ×10的7 至9 次方（轉形菌落數／微克質體DNA ）」之高效率不同。另參官振群之證述可知，系爭專利實與上訴人所稱其員工於職務上發明之技術不同。
4.系爭專利說明書第8 、13、16頁所使用之名稱為「non-heatshock 」；與上訴人所稱陳子智命名之「No heat shock」，其用語並不相同，另參陳子智之證述，「No heat shock」此一方式早已存在，並非陳子智所發明。再觀諸前開1996年研究報告，亦早已使用「no 42 ℃heat shock」此一用語，已如前述，則「No heat shock 」自非陳子智所命名。且參照官振群之證述可知，官振群於上訴人公司任職後期係從事業務工作，且未曾參與大腸桿菌勝任細胞菌株無須進行熱休克(non-heat shock)研究。故上訴人無法證明官振群曾參與大腸桿菌勝任細胞菌株無須進行熱休克(non-heat shock)之研究，則系爭專利實係官振群依相關文獻所為改良之發明，而非取自上訴人公司之實驗紀錄。
5.另依原證13即上訴人公司會議紀錄影本第20頁所載記錄日期為93年4月間。故上訴人公司若曾進行「No Heat Shock」之實驗，亦係於93年4 月間，始由陳子智指示陳怡伶(Doreen)進行「No Heat Shock 」之實驗，而官振群並未參與該項實驗，則官振群於「91年11月2 日」於實驗簿上之記載，自非係「No Heat Shock 」之實驗，亦可證官振群於91年11月2日於上開實驗簿之記載，並非官振群所負責進行之研究，僅係因同事休假而代為操作關於大腸桿菌勝任細胞實驗，故上訴人公司乃將A8配方調和完成後，方提供官振群進行實驗，則官振群自無從知悉該配方之內容，至多僅能證明官振群曾領取配方作測試，然無法證明官振群知悉該A8配方之內容，且該實驗亦非「No HeatShock」之實驗。再觀諸上訴人所提出之實驗紀錄中，亦無從得知上訴人係以何種配方進行「NoHeat Shock」之實驗，又如何認定系爭專利所使用之配方與上訴人公司使用者相同。
6.官振群於真得公司生產販售之non-heat shock產品，主要以習知配方而為改良生產，且再加以研究，直至於被上訴人公司任職時，方研發完成並確定配方，而為系爭專利之申請，則官振群自可能在任職於被上訴人公司時才發明系爭專利。另參原證11即上訴人公司之實驗記錄簿領用歸還記錄表，可知花薇妮領用簿冊12之時間為2001年3 月19日，並於2002年11月20日歸還。復依陳子智所自承係於93年4 月初起指導陳怡伶(Doreen)進行無需熱休克之測試，故花薇妮於簿冊12第37頁所做實驗之日期應係於90年或91年4 月27日，故簿號12第37頁之實驗，顯與「No Heat Shock 」實驗無關。上訴人雖稱系爭專利最重要之發明特徵之一為「DMSO」。然查1989年發表「One-step preparation of competent EscherichiaColi:Transformation and storage of bacterial cells
in the same solution」文章，即已添加使用「DMSO」之配方，另官振群於1998年6 月所發表之研究論文所載勝任細胞製備與轉形所用試劑亦有「DMSO」之配方，則勝任細胞使用「DMSO」之配方，於文獻中早已記載而屬習知技藝，應非上訴人重要發明特徵之一。上訴人係於93年4 月初，始進行「
No Heat Shock 」之實驗，則官振群於91年11月2 日於簿號
13 第15 頁之記載內容，顯與「No Heat Shock 」之實驗無關。且「DMSO」於文獻中或官振群之碩士論文中早已提及該配方，而屬習知技藝，已如前述，且上訴人所提實驗記錄中，實無從得知係以何種配方進行「No Heat Shock 」之實驗，故無從得知系爭專利所使用配方與上訴人使用配方相同，皆已於前述，則無需進行熱休克(Non-Heat Shock)之系爭專利，並非竊取自上訴人公司。
7.觀諸上訴人公司ECOS產品說明書轉型程序圖示可知其轉形程序為：1.準備好42℃水、4 ℃預冷玻璃試管，將冷凍的益生勝任細胞(100μl/管) 取出直接以室溫之水或自來水沖洗解凍10至20秒，約解凍1/3 之勝任細胞；2.立刻加入低於勝任細胞總體積5%的DNA ，立刻vortex 1秒以解凍及混合均勻；
3.立刻以42℃水浴45秒後，再vortex 1秒以混合均勻；4.立即塗佈於乾燥之玻璃培養皿後，並立即移至37℃生長，ECOS
101 可於12至16小時觀察，ECOS9-5 可於7.5 至2.4 小時觀察菌落形成。故上訴人生產之益生ECOS，仍需經過熱休克之轉形程序。而被上訴人所有之「RBC HIT Competent Cells」產品，其轉形程序第3 步驟僅需置放於0 ℃水1 至10分鐘，即大腸桿菌勝任細胞菌株無須進行熱休克(non-heatshock) 之步驟，則上訴人生產之益生ECOS產品，顯與被上訴人之「RBC HIT Competent Cells 」產品不同。
(四)縱令系爭專利如上訴人所稱，係陳子智所發明，惟上訴人與陳子智間應係委任關係而非僱傭關係，故上訴人無從依專利法第7 條第1 項之規定主張專利之申請權歸屬於上訴人：
參照陳子智之證述可知，陳子智在進行大腸桿菌勝任細胞相關研發時，乃係擔任上訴人之董事長兼總經理。則陳子智與上訴人間依公司法第29及192 條之規定，應係「委任關係」而非僱傭關係，故陳子智並非上訴人公司之受雇人。另參行政院勞工委員會（83）台勞動一字第99215 號函、（83）台勞動一字第34692 號函及（81）台勞動一字第39767 號函可知，陳子智既為上訴人之董事長兼總經理，則二者間乃係委任關係，與一般受僱用之勞工不同，則陳子智顯非受上訴人僱用從事工作之勞工。為此答辯聲明：上訴人之上訴及追加之訴均駁回。
五、本院之判斷
(一)訴外人官振群、花薇妮曾於89年11月至93年12月間受雇於上訴人公司，嗣訴外人官振群與被上訴人公司法定代理人卓明偉於95年2 月間成立被上訴人公司，官振群為現任副總經理。被上訴人於95年10月12日以官振群、李奇芳、林時宜為發明人，將「用於基因轉形之勝任細胞液，大腸桿菌基因轉形清洗緩衝液，大腸桿菌基因轉形試劑，勝任細胞活性保存劑，自動化勝任細胞基因轉形試劑，以及自動化基因轉形方法」等技術向智慧財產局申請發明專利即系爭專利（申請號：000000000 ），經智慧財產局於97年4 月16日將之公開於專利公報中（公開號：000000000 ），及系爭專利申請專利範圍共21項已於102 年9 月18日經智慧財產局核准之事實，為兩造所不爭執，並有系爭專利之發明專利說明書影本、智慧財產局審查意見通知函影本（見原證2 即原審卷第19至23頁）、智慧財產局專利再審查核准審定書影本（見附件1 即本院卷一第145 、146 頁）等件在卷可憑，應信為真實。惟上訴人主張系爭專利申請專利範圍第1 項至第21項之專利申請權為上訴人所有，且追加先位主張專利權屬於上訴人所有，及備位主張被上訴人就系爭專利申請專利範圍第1 項至第21項之專利申請權及專利權不存在等，則為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。故本件之主要爭點為，系爭專利申請權及專利權是否為上訴人所有，倘非上訴人所有，則系爭專利申請權及專利權是否存在於被上訴人公司。
(二)查系爭專利於95年12月10日申請時原請求之申請專利範圍共51項（見原證2 ，即原審卷第17至20頁），惟於102 年9 月18日經核准之申請專利範圍共21項，其內容顯然小於專利申請權之範圍，故本件先判斷系爭專利權是否為上訴人所有。系爭專利權之請求項共計21項，其中請求項1 、9 、13、21為獨立項，其餘請求項為直接或間接依附於請求項1 、9 、13之附屬項（其內容如附表一）。經與上訴人於本院審理時所主張之附表4 （見本院卷一第90至102 頁）及上訴人所主張與系爭專利有關之實驗工作記錄簿正本，分別為簿號03為上訴人公司員工陳子智之實驗工作記錄簿；簿號12為上訴人公司離職員工花薇妮(Vinnie)之實驗工作記錄簿；簿號13為上訴人公司離職員工官振群(Titan) 之實驗工作記錄簿；簿號31為上訴人公司員工陳怡伶(Doreen)之實驗工作記錄簿。次查本件專利權歸屬之爭執，應就上訴人所提證據所顯示的創作內容與系爭專利權範圍是否實質相同加以判斷。所謂實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同。因此，判斷系爭專利權是否為上訴人所有，應就系爭專利之申請專利範圍與上訴人實驗工作紀錄簿所顯示之相關創作內容作比較。
(三)又查系爭專利經核准之申請專利範圍共21項，申請專利之發明包括「一種用於基因轉形之勝任細胞液」（第1 至8 項）、「一種用於DH5 α大腸桿菌勝任細胞之轉形緩衝液」（第
9 至12項）、「一種用於DH5 α大腸桿菌勝任細胞之基因轉形試劑」（第13至20項）及「一種大腸桿菌基因轉形方法」（第21項），其共同之技術特徵在於轉形液中二甲亞（DMSO）之比例為10%~15% 。上訴人雖主張系爭專利各請求項之「大腸桿菌勝任細胞」、「細胞培養基」、「待轉型基因」、「抗凍劑」、「無須熱休克」等均為習知技藝，其技術特徵僅在於DMSO之配方及其比例，已揭示於上訴人之實驗紀錄簿云云，惟判斷系爭專利之申請專利範圍與證據所顯示之創作是否實質相同，仍應就申請專利範圍之整體技術內容加以比對，而非僅就部分技術特徵加以比對。茲將系爭專利請求項1 與上訴人實驗工作紀錄簿之比較分析系爭專利之請求項1 ，可拆解出以下技術特徵：
1.特徵編號1-1：一種用於基因轉形之勝任細胞液，包括：
2.特徵編號1-2：DH5α大腸桿菌勝任細胞；
3.特徵編號1-3 ：一細胞培養基，係選自於由SOC 、SOB 及LB培養基所構成之群組之一細胞培養基，以維持該DH5 α大腸桿菌勝任細胞轉形前後之菌株生長；
4.特徵編號1-4 ：一待轉形基因，其藉由至少一載體而被植入該DH5 α大腸桿菌勝任細胞內以形成一轉形株；
5.特徵編號1-5 ：10%~15% 之DMSO；
6.特徵編號1-6 ：一生理緩衝液，係選自於由Pipies緩衝液、Tris緩衝液及PBS 緩衝液所構成之群組之一緩衝液；
7.特徵編號1-7 ：至少一抗凍劑；以及
8.特徵編號1-8 ：一二價金屬鹽溶液；
9.特徵編號1-9 ：其中，該勝任細胞液使該轉形株無須熱休克便能維持1.3x10的 7 至9 次方之轉形效率力價。
上述10%~15% 之DMSO，未指明為重量百分比或體積百分比，亦未載明該比例之計量基準，而參酌說明書第11頁第1 段第
3 行記載：「該DMSO比例佔轉形緩衝液重量百分比10%~15%，尤其以12% 為佳。」，所述比例似應為重量百分比，惟此重量百分比並無法由系爭專利說明書表2 之配方獲得支持。
被上訴人雖於本院103 年2 月12日行準備程序時稱：「我們真正在使用時是上面這些使用量即說明書表2 ，加在一起是
6.7ml ，再用DMSO的0.7 去除以6.7 換算出來的，換算出來是百分之14點多」（正確應為10.4% ）（見本院卷一第329頁），所為證詞符合申請專利範圍所界定之10%~15% ，故所述DMSO之比例應為「體積百分比」而非「重量百分比」（系爭專利說明書上揭段落文字顯有誤記）。另被上訴人稱：「我們在使用表2 的配方時，是將這些溶液與細胞做混合，因為每次培養完後的細胞，其溶液殘留量的狀況不一致，所以全部混合加水至10ml，而在每次計算配方濃度時，我們只能以表2 裡面的配方來計算。」（見本院卷一第329 頁背面）。可知10%~15% DMSO體積百分比之計算基準為表2 轉形緩衝液之配方，亦即由pipes 緩衝液、RbCl、MgCl2 、glycerol、polyethylene glycol 及DMSO之體積總合為計算基準（比對表見附表二）。
(四)雖上訴人所提之實驗紀錄內容可認與系爭專利有關，且其中與系爭專利於轉形過程中使用10% ~15%之DMSO之技術特徵有關者，應為上訴人所稱之A8配方，惟根據上訴人提供之證據顯示，A8整體組成記載於2 處，分別為簿號003 第30頁（見本院卷一第108 頁）及簿號13第15頁（見本院卷一第110 頁）。於簿號003 第30頁中，A8配方係由MgCl2(1M ) 5ml、RbCl (1M) 10ml、PEG 30% 5ml 、DMSO 3.5ml、dd H2O 26.5ml 所組成，其體積合計為50ml，惟此A8配方之組成與系爭專利之表2 所示之轉形緩衝液之組成應不相同，不僅在使用量上不同，亦缺少Pipes 緩衝液及50% Glycerol兩種成分，至於簿號13第15頁所記載之A8，係由A 1ml，B 2ml ，C 1ml，D 1ml ，50% glycerol 1ml、DMSO 0.7ml、遮蔽成分0.4
ml、H2O 2.9ml 所組成，將其與系爭專利表2 配方比較，僅50% glycerol 1ml及DMSO 0.7ml相同，至於A 、B 、C 及D成分，被上訴人表示不知其成分為何，而上訴人亦無法提出證據足以證明系爭專利之發明人官振群知悉A 、B 、C 及D成分即為pipes 緩衝液、RbCl、MgCl2 及30%PEG，至另一種成分Trehalose （見102 年11月18日民事準備三狀附件附表
6 第3 頁) ，雖上訴人稱「該項目僅為增加勝任細胞轉型緩衝液之保存期限，與系爭專利特徵係為達成免除勝任細胞熱休克及加速轉型效率無關，故芮寶公司在專利申請書中並未揭露」云云，惟查該成分依簿號012 第37頁（見本院卷一第
109 頁）花薇妮之實驗結果之推論：「A8配方中有加7%DMSO、遮蔽成分及5% glycerol 較佳」，可知該遮蔽成分並非如上訴人所云對勝任細胞轉形效率無影響的成分，故難謂上訴人之實驗工作紀錄簿已揭示系爭專利請求項1 之內容。
(五)另上訴人主張系爭專利表2 配方中，於加水至10ml後，DMSO之比例為7%，與上訴人實驗工作紀錄簿中所使用之DMSO之比例相同云云，惟查於勝任細胞轉形過程中使用DMSO早已屬此技術領域中之先前技術，尤其被上證4 更已揭示使用DMSO可大為增進轉形效率(Habahan等人，1991 )，其中被上證4 第
116 頁右欄第11至13行更揭示細菌轉形過程中，在使用DMSO或PEG的情況下，可省略熱休克步驟。另由上訴人所提供之證據中，並無法看出轉形緩衝液中DMSO所佔之比例為7%時，對轉形效率具有決定性的影響，故上訴人以表2配方中DMSO之比例與上訴人實驗所使用之DMSO比例相同，據以認定系爭專利之發明與上訴人之創作實質相同，要無可採。又上訴人主張從簿號003 的內容，可綜合推衍出A8經長時間研發後具有系爭專利說明書表2 之全7 種成分，即實驗記錄簿003 第30頁已記載原始A8配方有5 種成分，即MgCl2 、RbCl、PEG、DMSO和H2O ，此說明A8配方另添加了其他成分，以提昇勝任細胞轉形效率的穩定性，並說明另2 種成分已見於實驗記錄簿簿號003 第37頁及簿號012 第37頁云云，惟查上訴人上開實驗記錄並無一處完整記載系爭專利整體配方，而上訴人雖稱A8配方係由原始配方長時間研發，但未能知悉其研發過程中，A8於其他成分係如何調製，且更未顯示系爭專利使用10%~15%DMSO 之技術特徵。故上訴人主張將原始A8配方，加上實驗記錄簿003 第30頁顯示A8配方的酸值「用PIPES 調至10mM pH 6.71」，以及花薇妮實驗記錄簿簿號012 第37頁記載「A8配方中有加7%DMSO……及5%glycerol較佳」自行組合而認與系爭專利表2 之7 種成分相同之說法並不可採。至上訴人所提上證5 ，僅顯示A8配方的調製，既非官振群所撰寫，亦無法證明該等資料已為官振群所知悉，更無法關聯官振群於登記實驗記錄013 第15頁之A8配方時，已知悉A 、B 、
C 及D 成分即為pipes 緩衝液、RbCl、MgCl2 及30% PEG 。綜上，系爭專利請求項1 與上訴人實驗工作紀錄簿所顯示之創作非實質相同。
(六)請求項2 至8 係請求項1 之直接或間接附屬項，包含請求項
1 之全部技術特徵，故系爭專利請求項2 至8 與上訴人實驗工作紀錄簿所顯示之創作亦非實質相同。另請求項9 與上訴人實驗工作紀錄簿之比較分析系爭專利之請求項9 ，可拆解出以下技術特徵：
1.特徵編號9-1 ：一種用於DH5 α大腸桿菌勝任細胞之轉形緩衝液，包括
2.特徵編號9-2 ：一生理緩衝液，係選自於由Pipies緩衝液、Tris緩衝液及PBS 緩衝液所構成之群組之一緩衝液；
3.特徵編號9-3 ：10%~15% 之DMSO；
4.特徵編號9-4 ：至少一抗凍劑；以及
5.特徵編號9-5 ：一二價金屬鹽溶液；
6.特徵編號9-6 ：其中，該勝任細胞液使該轉形株無須熱休克便能維持1.3x10的7 至9 次方之轉形效率力價。
從以上比對可知，請求項9 之轉形緩衝液，即對應於A8配方，兩者之比對如上開(一)之說明。據此，系爭專利請求項9與上訴人實驗工作紀錄簿所顯示之創作非實質相同（比對表見附表三）。另請求項10至12係請求項9 之直接或間接附屬項，包含請求項9 之全部技術特徵，同請求項9 之比較說明，系爭專利請求項10至12與上訴人實驗工作紀錄簿所顯示之創作非實質相同。
(七)將請求項13與上訴人實驗工作紀錄簿作比較，分析系爭專利請求項13項，可拆解出以下技術特徵：
1.特徵編號13-1：一種用於DH5 α大腸桿菌勝任細胞之基因轉形試劑，包括
2.特徵編號13-2：DH5 α大腸桿菌勝任細胞；
3.特徵編號13-3：一細胞培養基，係選自於由SOC 、SOB 及LB培養基所構成之群組之一細胞培養基，以維持該DH5 α大腸桿菌勝任細胞轉形前後之菌株生長；
4.特徵編號13-4：一待轉形基因，其藉由至少一載體而被植入該DH5 α大腸桿菌勝任細胞內以形成一轉形株；
5.特徵編號13-5：轉形緩衝液，係包含10%~15% 之DSMO；一生理緩衝液，係選自於由Pipies緩衝液、Tris 緩衝液及
PBS 緩衝液所構成之群組之一緩衝液；至少一抗凍劑；以及一二價金屬鹽溶液；
6.特徵編號13-6：其中，該勝任細胞液使該轉形株無須熱休克便能維持1.3x10的7 至9 次方之轉形效率力價。
請求項13中之轉形緩衝液，即對應於A8配方，兩者之比對如上開（三）之說明。據此，系爭專利請求項13與上訴人實驗工作紀錄簿所顯示之創作非實質相同（比對表見附表四）。另請求項14至20係請求項13之直接或間接附屬項，包含請求項13之全部技術特徵，同請求項13之比較說明，系爭專利請求項14至20與上訴人實驗工作紀錄簿所顯示之創作非實質相同。至請求項21與上訴人實驗工作紀錄簿之比較分析系爭專利之請求項21，可拆解出以下技術特徵：
1.特徵編號21-1：一種大腸桿菌基因轉形方法，包括以下步驟：
2.特徵編號21-2：解凍DH5 α大腸桿菌勝任細胞；
3.特徵編號21-3：培養該DH5 α大腸桿菌勝任細胞至一細胞培養基，該細胞培養基係選自於由SOC 、SOB 及LB培養基所構成之群組之一細胞培養基，以維持該DH5 α大腸桿菌勝任細胞轉形前後之菌株生長；
4.特徵編號21-4：轉形至少一基因片段並且將該至少一基因片段植入該DH5 α大腸桿菌勝任細胞內以形成一轉形株；以及
5.特徵編號21-5：混合該轉形株至一轉形緩衝液；
6.特徵編號21-6 ：其中，該轉形緩衝液包含有10%~15% 之DSMO ，
7.特徵編號21-7：使該轉形株無須熱休克便能維持1.3x107~
9 之轉形效率力價。請求項21中之轉形緩衝液，即對應於A8配方，兩者之比對如上開（三）之說明。據此，系爭專利請求項21與上訴人實驗工作紀錄簿所顯示之創作非實質相同（比對表見附表五）。綜上所述，附表4 及上訴人所提證據均無法證明系爭專利權第1 至21項為上訴人所有，則亦無從證明原專利申請權為上訴人所有。
(八)上訴人既無法證明系爭專利之專利申請權及專利權為其所有，則即應審酌其備位主張系爭專利之專利申請權及專利權是否存在於被上訴人之部分。查系爭專利申請之申請專利範圍共51項，經修正後最後經智慧財產局核准之內容為21項，雖提出發明歷程，並非專利申請之必備要件，但本件上訴人主張系爭專利申請權及專利權並不存在於被上訴人，而查依據系爭專利說明書第13頁記載「如表2 所示，本發明不同於習知轉形方法之特點，係在該勝任細胞轉形以前，進一步加入預先溶解之DMSO，其中，該DMSO比例佔轉形緩衝液重量百分比10%~15% ，尤其以12% 為佳。在勝任細胞清洗緩衝液中加入DMSO，可使勝任細胞在低溫下，無須經過熱休克(non －heatshock)處理，並達到5x10的6 次方轉形菌落數／微克質體DNA 或更高之轉形效率。」，可知被上訴人就系爭專利所請發明之技術特徵應經實驗驗證，且被上訴人亦自承本發明需要做實驗（見本院卷一第329 頁），故被上訴人應提出發明歷程以證明系爭專利確實存在於被上訴人。惟本院請被上訴人提出發明歷程時，被上訴人辯稱因為公司搬家且專利事務所也搬家，所有資料都無法尋得，因此無法提供發明資料等語云云，然查以現今資訊科技之發達，實無法想像倘被上訴人確實有進行實驗，何以無法提出任何資料或各項證據以證明其確實經過實驗，且本件係與配方及方法有關之專利，必須要經過實驗始能得出研發成果，被上訴人卻無法提供任何發明歷程之資料以供審酌，則系爭專利申請權或專利權是否存在於被上訴人，確實有疑。而掛名系爭專利發明人之一且為本件訴訟代理人即被上訴人公司副總經理之官振群於本院審理曾以證人身分證稱：「芮寶生醫股份有限公司前身叫真得公司，在真得公司快結束前就已經開始在做了，實際上時間點是在那個時候，那時資料我們就無法取得了，員工無法進去，那時我們跟股東的關係發生問題，公司無預警就鎖起來了，所以後來成立芮寶生醫股份有限公司後，憑著過去相關實驗的數據資料及引用的文獻在哪裡，資料都是公開的，到了芮寶生醫股份有限公司後已經有了基礎就去申請專利，最起始的時間點是在真得那裡就開始。」（見本院卷一第
289 頁），且被上訴人公司成立於95年2 月（見原審卷第38頁），系爭專利則係於95年10月即提出申請，然被上訴人卻無法提供被上訴人公司在95 年 成立前後之實驗室照片，則被上訴人在提出系爭專利申請前有無依據其實際從事之實驗所得結果撰寫說明書，不無疑義，而此由說明書第15頁表4「本發明勝任細胞基因轉形法與傳統轉形法對轉形效率之影響」，對於本發明competent cell轉形效率無法記載正確之轉形效率數值，僅能記載數值範圍過於廣泛之「1.3x10的7至9 次方」，可見一斑。另官振群在回答協助本件審理之技術審查官詢問系爭專利申請專利範圍之主要技術特徵「10~15﹪DMSO」所憑為何時稱：「我們真正在使用時是上面這些使用量即說明書表2 ，加在一起是6.7ml ，再用DMSO的0.7去除以6.7 換算出來的，換算出來是百分之14點多。」；及「要做實驗，在做實驗的過程中，我們會調整說明書表2 裡面各個不同成份的使用量，然後去計算轉形的效率，以最好的轉形效率做為我們最後的使用量。」，惟上述說法對照系爭專利說明書之表2 及表4 ，其表4 中並未能記載實際轉形效率之數值，更遑論依最好的轉形效率得出表2 成份的使用量，進而決定系爭專利之技術特徵：「該DMSO比例佔轉形緩衝液重量百分比10%~ 15%」。此外，說明書實施例通常為實施方式之最佳結果，官振群稱：「因為在做DMSO實驗的過程中，會測試許多不同的濃度，最好的濃度會寫在說明書裡，但一般的實驗範例都是在範圍中的其中一項，至於記載為百分之10~15 是根據我們做實驗的結果。」，則依據系爭專利說明書之記載，表2 配方中DMSO之使用量應為系爭專利實施方式之最佳結果，該使用量依被上訴人所承之計算方式，其比例為10.4% ，其與系爭專利所述最佳範圍「尤其以12% 為佳」已有差距，實無法認為系爭專利之技術特徵係經官振群等之研發活動所獲致的結果。再者，被上訴人亦自承勝任細胞製備流程中所使用「TB buffer （轉形緩衝液）之組成」、「Glycerol」、「DMSO」、「H2O 」、「MgCl2 」等成分，早已於系爭專利發明前即已發表於文獻，而屬習知技藝（見本院卷一第311 、312 頁），官振群甚至稱：「（本件）是習知的組合，我本來以為是不會准的。」，顯見上訴人主張系爭專利申請權及專利權並不存在於被上訴人，非不可採。
六、綜上所述，依據上訴人所提證據並無法證明系爭專利申請專利範圍第1 至21項之專利申請權及專利權為上訴人所有，故原審就上訴人請求確認系爭專利申請權為其所有部分，所為上訴人敗訴之判決，其理由雖有不同，但結論並無二致，應予維持；上訴人追加先位之訴請求確認系爭專利權為其所有部分，亦無理由，應予駁回。至爭專利申請權及專利權則因被上訴人無法提出發明歷程而無法證明存在於被上訴人，則上訴人追加備位之訴請求確認系爭專利申請權及專利權不存在於被上訴人部分，為有理由，應予准許，爰判決如主文第二項所示。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，追加先位之訴部分無理由，備位部分有理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條、第79條，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 5 月 15 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 103 年 5 月 22 日
書記官 謝金宏附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。