智慧財產法院民事裁定
102年度民專抗字第15號抗 告 人 中國砂輪企業股份有限公司法定代理人 白陽亮代 理 人 盧柏岑律師
李彥群律師黃麗蓉律師相 對 人 宋健民代 理 人 張澤平律師
林曉晴律師吳明蒼律師蘇妍旭律師上列當事人間聲請假處分事件，抗告人對於本院中華民國102 年
8 月30日102 年度民全字第12號第一審裁定提起抗告，本院裁定如下：
主 文原裁定廢棄。
抗告人以新臺幣貳億壹仟零叁拾玖萬玖仟肆佰肆拾捌元或同面額之第一商業銀行總行營業部無記名可轉讓定期存單或銀行保證書為相對人供擔保後，禁止相對人在抗告人與相對人間本院102 年度民專訴字第104 號確認專利權等民事事件終結以前，就附表所示之專利權為處分、設定負擔、授權或為任何變更之行為。
聲請費用新臺幣壹仟元及抗告費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。
理 由
一、抗告人在原審以：㈠兩造於民國85年10月28日簽訂英文版Jo
int Venture Agreement （下稱英文版JVA ），由抗告人委任相對人研發製造鑽石工具之相關技術（下稱系爭合作案），兩造並簽訂工作契約、聘任合約書，以執行系爭合作案，且系爭合作案於102 年10月28日期滿。又就系爭合作案，雙方除簽署JVA 外，另於91年8 月21日簽署中文版Joint Vent
ure Agreement （下稱中文版JVA ），於97年10月15日簽署「JV增補條款」，又於100 年1 月21日簽署「備忘錄（三）」。而依上開約定，抗告人就聲請狀附表（原審卷第9 頁，同本院卷第23頁）所示14件之專利（下稱系爭專利）享有三分之二所有權，亦享有「專利實施權」及「專利移轉請求權」，相對人不得任意對外授權系爭專利，故相對人負有「未經抗告人同意，不得就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更」之契約上不作為義務。㈡相對人於100 年間前往第三人錸鑽科技股份有限公司（下稱錸鑽公司）擔任董事兼總經理職務，並將系爭合作案之至少22件國內外相關專利轉讓予錸鑽公司；又將系爭合作案所生之中國申請號第00000000.0號專利轉讓予第三人深圳嵩洋微電子技術有限公司、中國申請號第00000000.2、00000000.4、00000000.7號專利轉讓予第三人中國台鑽科技（鄭州）有限公司。復擅自停止維護（即停止支付專利年費）22件國內外專利，致使該等專利權失效。此外，相對人於101 年12月間，擅自指示美國TN
W 法律事務所進行與系爭合作案目的無關之12件專利侵權分析（2 件屬抗告人所有，其餘10件則均屬系爭合作案專利），企圖以系爭合作案之經費報銷，經抗告人拒絕後，相對人竟稱將在美國以系爭合作案專利對抗告人提起專利侵權訴訟。㈢綜上，抗告人就系爭合作案所生之系爭專利有「專利實施權」、「三分之二所有權」、「專利移轉請求權」，且相對人有為變更標的現狀之行為，倘不儘速以假處分之方式，保全抗告人就系爭專利之管理、處分權利，勢將衍生難以回復之損害。爰依民事訴訟法第532 條規定，聲請在兩造間禁止相對人就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更之訴訟判決確定前，禁止相對人處分、設定負擔、授權或為任何變更系爭專利之行為，抗告人並願提供現金或同額之第一商業銀行總行營業部無記名可轉讓定期存單或銀行保證書為擔保以代釋明之不足云云，經原審裁定駁回其聲請。
二、抗告意旨略以：㈠原裁定嚴重誤解抗告人所欲保全之本案請求：抗告人聲請「
禁止相對人就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更」之假處分，所欲保全之本案請求，除抗告人對相對人之「契約上不作為請求權」外，尚有抗告人對相對人之「專利移轉請求權」及基於「三分之二所有權」之防止侵害請求權等權利。
㈡民事訴訟法第532 條規定之保全假處分，其目的在於防止請
求標的變更，法律並未限制保全假處分之聲請不得與本案請求之內容相同，原裁定增加法律所無之限制，而駁回抗告人之假處分聲請，顯屬錯誤。另最高法院88年度台抗字第62號民事裁定認為一般（保全）假處分得與本案請求內容相同，且假處分所欲保全之請求，不以業經本案起訴者為限。
㈢最高法院83年台抗字第363 號民事裁定認為假處分之目的在
於保全請求標的之現狀，而不以標的現狀業已變更為必要，況目前部分標的現狀已遭變更，抗告人從未同意或指示相對人在美國進行專利侵權分析或訴訟。
㈣假處分所欲保全之請求，雖「現在」尚不能行使，但如有預
為請求及保全之必要者（無法或難以執行），最高法院認10
0 年度台抗字第575 號民事裁定仍得准予保全。又相對人因系爭合作案將於今年10月28日屆期，為不當規避對抗告人之專利轉讓與付款義務，已著手進行各項損害抗告人權益之行為。
㈤抗告人應提供之擔保金數額，應以「合理權利金」為基礎，
即以系爭合作案每年權利金數額，除以在系爭合作案下之「
CMP 專利」總數，得出平均每件專利每年之合理權利金為69萬2103元（計算式：（52,599,862/76 ）≒692,103 元）。
從而，以相對人尚得受領權利金剩餘年數5/12年計算，相對人可能之損害額為4,037,268 元（計算式：692,103X14X5/12=4,037,267.5 ）。退萬步言，如認以本案訴訟期間3 年4個月計算為適當，相對人可能之損害額為32,298,140元（692,103X14X(3+4/12)=32,298,140）。
㈥爰依法提出抗告，請求：⒈原裁定廢棄。⒉在兩造間禁止相
對人就附表專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更之訴訟判決確定前，禁止相對人處分、設定負擔、授權或為任何變更附表專利之行為。⒊第2 項聲請，抗告人願提供現金或等值之第一商業銀行總行營業部無記名可轉讓定期存單或銀行保證書為擔保。
三、按抗告法院認抗告為有理由者，應廢棄或變更原裁定；非有必要，不得命原法院或審判長更為裁定（民事訴訟法第436條之1 第3 項準用第492 條定參照）。又金錢以外之請求，因其標的現狀變更，有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，固得聲請假處分，惟為此項聲請，依民事訴訟法第532 條、第526 條第1 項，第284 條規定，對於請求及假處分之原因，應提出能即時調查之證據以釋明之。
四、假處分之請求：㈠按債權人得請求債務人為一定作為或為一定不作為之請求權
，能否適合由債權人利用關於系爭物之假處分加以保全？固有論者以為若以假處分命令債務人不得為一定行為，此假處分內容之實現，實際上即係實現本案訴訟之權利內容，已無所謂保全之情形，其結果與利用定暫時狀態處分之結果相同，故不作為請求權不適合利用關於系爭物之假處分加以保全。惟假處分為保全程序之一種，原為在本案請求尚未經判決確定前，預防將來債權人勝訴後，因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行或甚難執行之虞者而設，故假處分之聲請，不以本案業經起訴為限，且所有人就民法第767 條返還所有物、排除侵害、及防止侵害之請求，自得依假處分以保全其強制執行（最高法院88年度台抗字第62號民事裁定參照）。準此，假處分之准否，端視債權人所聲請假處分之內容有無必要，並不以債權人對債務人之不作為請求因實施假處分之結果與滿足本案訴訟之權利結果相同，而否定其具有被保全之適格。
㈡就本件被保全請求權，抗告人係主張其對相對人之「契約上
不作為請求權」外，尚有抗告人對相對人之「專利移轉請求權」及基於「三分之二所有權」之防止侵害請求權等權利等語，並提出「JV增補條款」第3 條第1 項至第5 項、第4 條第5 項、「備忘錄（三）」第8 條、及0000000000之法律意見等為證。經查：
⒈依「JV增補條款」第1 條「JV期限」約定：「除雙方另有
協商提前終止或延長外，本JV至民國102 年10月28日到期......」；第4 條「乙方（即相對人）之報酬」第5 項約定：「㈤當甲方（即抗告人）為個別產品所支付權利金期限終了時，如專利權仍為有效者，除甲方（即抗告人）同意放棄外，乙方應於一週內無償將所使用專利權過戶予甲方，過戶所需之費用由甲方支付。」（原審卷第14頁至反面之聲證1-3 ）。又「備忘錄（三）」之約首：「本備忘錄為原中國砂輪企業股份有限公司（以下簡稱甲方或中砂公司。即抗告人）與宋健民0000（以下簡稱乙方或宋博士。即相對人）於民國97年10月15日所簽訂JV增補條款之一部份，緣因雙方JV期限將於民國102 年10月28日屆滿，為履行雙方過去共同同意的專利權清算方式，因而甲、乙雙方同意如下：」第8 條約定：「除甲方（即抗告人）違反JV約定，乙方（即相對人）同意確保甲方鑽石碟產品（DG）未來的營運，不得以專利權訴訟或惡意對他方授權侵犯甲方利益，並將於JV到期將相關專利（詳91年JV修訂版第
6 條）無償移轉給甲方，如有違者，甲方得向乙方求償。......如甲方支付ODD 鑽石碟產品權利金達15年時，該項專利將依照雙方JV約定，乙方應於到期日無條件移轉於甲方，自此完全歸屬甲方所有。民國102 年JV到期時，乙方得選擇提前依雙方JV約定方式清算ODD 專利。」（原審卷第159 頁、反面之聲證9 ）。是抗告人業已釋明其就系爭專利對相對人享有「專利移轉請求權」。
⒉依「JV增補條款」第3 條「智慧財產權」第4 項：「如雙
方（即抗告人、相對人）同意出讓或授權使用甲方（即抗告人）使用智慧財產權，對方所付之對價，扣除必要成本後，其三分之二歸屬甲方所有，三分之一則歸屬乙方（即相對人）。」（原審卷第14頁之聲證1-3 ）。是抗告人業已釋明依本JV所發展產品或技術之智慧財產權（含系爭專利）之出讓或授權使用應經兩造同意，抗告人就系爭專利對相對人享有不得擅自處分之「契約上不作為請求權」。
⒊因此，抗告人業已釋明其就系爭專利對相對人享有專利移
轉請求權、契約上不作為請求權等非金錢之請求。至相對人辯稱：抗告人非屬附表所示專利之所有權人，而僅係非專屬被授權人，自無享有禁止相對人處分、授權或為任何變更附表專利即系爭專利之不作為請求權；抗告人之專利移轉請求權，因尚未發生且其所提出之本案訴訟亦非將來給付之訴，故其不得以專利移轉請求權有受侵害之虞，請求禁止相對人就系爭專利權為處分、設定負擔、授權或為任何變更行為之保全處分，縱認抗告人得就將來之專利移轉請求權先為請求假處分保全行為，然其已有違反雙方合資事業諸多約定在先，故依約已不享有專利移轉請求權，自無受侵害之可能云云（本院卷第57至60頁反面），惟就所欲保全之本案請求實體上有無理由，尚待本案訴訟為審理、判斷，有關假處分之請求僅須抗告人提出證據使法院得薄弱之心證，信其事實上之主張大概為如此者，此「釋明」之要求在構成法院之心證上程度，與「證明」須足使法院產生堅強之心證，可以完全確信其主張為真實者未盡相同，是相對人此部分抗辯，要無足取。
㈢雖抗告人現向本院對相對人所提之本案訴訟，其訴之聲明第
1 項為：「確認原告（即抗告人）就附表1 所示專利（即系爭專利）享有實施權及三分之二所有權。」第2 項為：「禁止被告（即相對人）就附表1 專利（即系爭專利）為處分、設定負擔、授權或為任何變更。」（本院102 年度民專訴字第104 號確認專利權等民事卷《下稱本案卷》第1 冊第4 頁至反面、13頁之起訴狀暨附表1 ），與抗告人本件假處分係聲請禁止相對人於本案訴訟確定前為處分、設定負擔、授權或變更之行為，其假處分所欲保全之內容與日後本案訴訟所欲實現之權利係屬相同，然揆諸前揭規定及說明，此無礙於抗告人所為本件假處分之聲請，況假處分之保全請求亦不以本案業經起訴為限。是本件應進一步判斷有無因請求標的（即系爭專利）之現狀變更，有日後不能強制執行或甚難執行之虞？
五、假處分之原因：㈠按民法第532 條第1 項所規定之假處分，非因請求標的現狀
之變更，有日後不能強制執行或甚難強制執行之虞者，不得為之，此即假處分之原因或必要性。又所謂請求標的之現狀變更，不僅指為請求標的之物，其從前存在之狀態將有變更者而言，並包含已有變更者在內，故就為請求標的之物所為禁止其現狀變更之假處分，其效力併及於其從前存在之狀態已有變更之部分，最高法院43年台抗字第87號著有判例。
㈡查抗告人主張相對人擅自將系爭合作案中26件專利轉讓予第
三人，且擅自停止維護系爭合作案中22件專利，致其中15件專利失效，又抗告人從未同意或指示相對人在美國進行專利侵權分析或訴訟，相對人曾於101 年2 月10日以電子郵件向抗告人表示：其可能向美國法院對抗告人起訴主張侵害如附表所示10件美國專利權，至相對人所提之相證2 、3 電子郵件（本院卷第97至98頁），係自聲證8 所擷取之部分內容；另相對人前將附表編號1 至5 所示之美國專利移轉予相對人在美國設立之Diamond 公司，嗣於102 年10月18、23日日將之轉回相對人名下等語，業據抗告人提出相對人轉讓專利予第三人之總表暨專利讓與資料（原審卷第21至65頁之聲證5、聲證5-1 至5-26）、相對人未予維護之專利資料（原審卷第69至91頁之聲證7 、聲證7-1 至7- 22 ）、兩造往來之電子郵件（原審卷第92至97頁之聲證8 。相對人所指5 件美國專利即聲證8 第5 頁之「Exhibit A to Attorney RetainerAgreement 」，原審卷第94頁）、相對人移轉5 件美國專利予第三人之資料（本院卷第78至80頁反面之抗證2 ）、美國專利商標局網頁資料（本院卷第113 頁之抗證6 ）為證，而有關相對人移轉上開5 件美國專利，嗣轉回相對人名義乙情，為相對人所自陳（本院卷第88頁反面至89頁反面），並有美國專利商標局網頁資料（本院卷第101 至104 頁之相證6）在卷可稽，是以抗告人就相對人可能有變更系爭專利權利狀態之情事，可認已盡釋明之責。倘不許抗告人就系爭專利為假處分，禁止相對人為處分、設定負擔、授權或變更等行為，相對人自得本於專利權人之地位，自由就系爭專利為處分、設定負擔、授權或變更等，即使日後抗告人經本案判決確認其就系爭專利享有權利，或得為專利移轉、契約上不作為等請求，亦因系爭專利經相對人已為處分等行為，而難以回復之，故本件確有日後不能強制執行或甚難強制執行之虞，而有保全強制執行之必要。抗告人復陳明願供擔保，依民事訴訟法第532 條規定，聲請假處分，禁止相對人在本案訴訟終結以前，就系爭專利權為處分、設定負擔、授權或為任何變更之行為，應予准許。
六、抗告人所應提供之擔保金：㈠關於抗告人所應提供之擔保金，主要係擔保相對人因本件假
處分之准許所受之損害，就此爭點本院已命兩造陳述意見（本院卷第48至49頁之審理單、通知）。經查：
⒈兩造均主張以系爭合作案之權利金為參考（抗告人部分見
本院卷第75頁反面，相對人部分見本院卷第90頁），且因抗告人曾發函要求相對人給付101 年7 月至12月之權利金26,299,931元（原審卷第137 至140 頁之相證14），故相對人於本案訴訟審理時即稱：抗告人歷年就系爭合作案有關「CMP 專利」每年所支付之權利金為52,599,862元等語（本院卷第84頁之相對人於本案訴訟所提答辯㈡狀），是兩造於本件皆以之為計算擔保金的標準（本院卷第75、90頁反面之抗告人書狀第6 頁、相對人書狀第6 頁）。
⒉惟兩造就所應計算之專利數量及時間長短有所爭執，抗告
人雖主張系爭合作案之「CMP 專利」共有76件，本件僅就其中14件聲請假處分云云（本院卷第75頁反面至76、111頁），固據其提出系爭合作案CMP 專利清單為證（本院卷第77頁之附件8 ），然此為相對人於102 年10月24日具狀否認，且稱兩造間權利金係以產品計算，而非以專利為計算基礎等語（本院卷第91頁）。觀諸附件8 僅單純列載各專利之核發國名、專利號、及專利名稱，相證14之存證信函僅記載各產品所應付之權利金數額，亦未記載CMP 專利之具體號數、名稱或內容，嗣後抗告人於同年月30日具狀亦未提出其他證據釋明CMP 專利總數確為此76件專利（本院卷第106 至112 頁），是抗告人主張本件系爭專利為上開76件CMP 專利中之14件，平均每件專利每年合理權利金692,103 元云云，要無足取。因此，抗告人所應提供之擔保金即以相對人每年支付予抗告人之權利金52,599,862元為基礎。
⒊佐以本案訴訟之可能終結期間，依「智慧財產法院辦案期
限規則」第3 點第1 、2 款所定智慧財產民事第一、二審訴訟事件之辦案期限分別為1 年4 個月、2 年，以及「各級法院辦案期限實施要點」第2 點第8 款所定民事第三審審判案件之辦案期限為1 年，總計4 年4 個月（1 年4 個月+2年+1年=4年4 個月），而抗告人係於102 年8 月1 日提起本案訴訟（本案卷第1 冊第4 頁之起訴狀上收狀章），迄今已近4 個月，預估本案訴訟將於4 年後終結確定，故本件擔保金應為210,399,448 元（$52,599,862X4 年=$210,399,448 ）。至抗告人主張相對人自102 年12月31日以後即無得再讓與或授權系爭專利予他人，無法再獲得權利金，自無損害之可言，或至多以5 個月之期間（同年8月1 日至12月31日）計算擔保金云云，惟相對人應否移轉系爭專利予抗告人，或收取授權金乙節，其實體上有無理由，尚待本案訴訟審認，此與本件擔保金係擔保相對人因本件假處分之准許所受之損害無涉，故抗告人此部分主張，委無可採。
㈡倘相對人認為本件假處分所保全之請求，得以金錢之給付達
其目的，或將因本件假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情事者，相對人得檢具相關證據資料，聲請本院許其供擔保後撤銷本件假處分（民事訴訟法第536 條第2 項規定參照），附此敘明。
七、綜上所述，抗告人就系爭專利之現狀聲請為假處分，應准許其為相對人提供210,399,448 元之擔保後，禁止相對人在本案訴訟終結以前，就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更之行為。原審裁定駁回抗告人之聲請，於法不合。從而，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄改判，為有理由，應予准許。爰予以廢棄原裁定，並改判如主文第2 項所示。
中 華 民 國 102 年 12 月 11 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 陳容正法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
對於本裁定，除以適用法規顯有錯誤為理由，不得再抗告。
如提起再抗告，應於本裁定送達後10日內，委任律師為代理人，向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000 元。
中 華 民 國 102 年 12 月 12 日
書記官 林佳蘋