智慧財產法院民事判決
102年度民專訴字第104號原 告 中國砂輪企業股份有限公司法定代理人 林陳滿麗訴訟代理人 盧柏岑律師
李彥群律師黃麗蓉律師上 一 人複代理人 馮達發律師被 告 宋健民訴訟代理人 張澤平律師
林曉晴律師吳明蒼律師蘇妍旭律師上列當事人間確認專利權等事件，本院於民國105年6月21日言詞辯論終結，判決如下：
主 文確認原告就附表1所示專利享有實施權、至民國一○二年十二月三十一日止享有三分之二所有權。
被告應將上開專利移轉登記予原告所有。
原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由被告負擔四分之一，餘由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。又國際私法上關於國際管轄權之決定，係依各國司法實務之發展及準用或類推適用內國民事訴訟法上關於定管轄權之原則而定。而我國涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。次按訴訟，由被告住所地之法院管轄；因契約涉訟者，如經當事人定有債務履行地，得由該履行地之法院管轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第1條第1項前段、第12、第15條第1項分別定有明文。經查，本件兩造爭執如附表1所示專利（下稱系爭專利），其中編號第1至10號為美國第0000000、0000000、0000000、0000000、0000000、0000000、0000000、0000000、0000000、0000000號專利（下稱系爭美國專利），故本件為一涉外民事事件。又被告之住所在我國之新北市，且原告主要係依兩造間之JV合約主張原告就系爭專利享有實施權及至民國102年12月31日止享有三分之二所有權，被告並有移轉登記系爭專利予原告所有之義務，且被告在我國境內復侵害原告所有如附表2 （如原證5 ）所示26件專利（下稱系爭讓與專利）、附表3 （如原證10）編號第14至16、18至21、24至27、32至34號所示14件專利（下稱系爭拋棄專利，並與附表2 所示專利合稱系爭喪權專利）之專利權等情。準此，被告之住所、侵權行為地均在我國，而關於JV合約之履行亦係在我國為之，揆諸前開說明及規定，我國法院就本件涉外事件即有國際管轄權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理細則第2 條第1 項第3 款定有明文。本件原告既主張依兩造JV合約之約定，原告就系爭專利有實施權及至102 年12月31日止有三分之二所有權，且被告應移轉系爭專利予原告所有，被告復有侵害系爭喪權專利之事實，則依前揭規定，本院自得就本件專利歸屬及侵權事件為審理。
二、再按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律；以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第20條第1 項、第2 項、第3 項前段及第42條第1項分別定有明文。查本件兩造均為本國人，住所及事務所均在我國，且兩造所簽訂合約之履行地亦在我國。又系爭專利其中編號第11至14號所示專利及系爭喪權專利中部分專利均為我國專利，足見我國法律不僅為前開我國專利應受保護地之法律，且我國法律亦係關係最切之法律。揆諸前揭規定，本件關於專利權歸屬及侵害專利權之準據法，即應依中華民國之法律。
三、原告法定代理人原為○○○，嗣於民國103年6月19日變更為林陳滿麗，有經濟部103年6月19日經授中字第10301114 610號函及原告公司之變更登記表附卷可稽（參本院卷四第91至95頁），經林陳滿麗於同年7月29日具狀聲明承受訴訟，經核尚無不合，應予准許。
四、末按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一、減縮應受判決事項之聲明或因情事變更而以他項聲明代最初之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、3、7款分別定有明文。又所謂「請求之基礎事實同一」，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院100年度台抗字第716號裁定參照）。經查，本件原告原起訴請求：（一）確認原告就系爭專利享有實施權及三分之二所有權。（二）禁止被告就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更。（三）被告應給付原告新臺幣（下同）115,845,592元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率百分之5 計算之利息（參本院卷一第4 頁）。嗣原告於103 年3 月13日具狀變更前開訴之聲明第1 項為確認原告就系爭專利享有實施權、至102 年12月31日止享有三分之二所有權（參本院卷二第297 頁）。其後，原告於103 年5 月26日就訴之聲明第2項變更為被告應將系爭專利移轉登記予原告所有（參本院卷三第25頁背面），復於105 年5 月31日將訴之聲明第3 項之本金減縮為112,085,722 元。又原告所為訴之變更，雖為被告所不同意，惟原告對被告請求之基礎事實，均係關於系爭專利歸屬之法律關係，其變更與原訴之主要爭點有其共同性，且就原請求之訴訟及證據資料亦具有同一性，是原告請求之基礎事實同一。又兩造合約業於本案訴訟進行中屆滿，情事已然變更，原告基於合約屆滿後之法律關係變更訴之聲明第2 項，揆諸首揭規定，原告所為之變更於法並無不合，自應予以准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
（一）原告是我國上市公司，也是世界鑽石工具之領導廠商，因被告自稱其具有研發製造鑽石工具之能力，兩造乃於85年10月28日簽訂英文版「Joint Venture Agreement」（下稱英文版JVA），並由原告委任被告為原告研發製造鑽石工具之相關技術（下稱系爭合作案），原告並與被告簽訂工作契約、聘任合約書，委任被告於原告公司工作。就系爭合作案，雙方於91年8月21日另簽署中文版「JointVenture Agreement」（下稱中文版JVA），原告亦自93年起，於公司內部成立鑽石科技中心（DTC），委任被告擔任總經理，負責執行系爭合作案，並於97年10月15日再簽署「JV增補條款」，合意變更「英文版JVA」及「中文版JVA」關於專利權歸屬及其他約定內容。嗣於98年間，因被告私自在外與原告之競爭對手合作，並以系爭合作案產生之專利作價入股，原告知悉後，為求補救，乃要求被告於99及100年間陸續簽署「備忘錄」【下稱備忘錄（一）】、「備忘錄（二）」、「備忘錄（三）」，以降低對原告之損害，並提前清算部分系爭合作案專利，且自99年5月1日起，將被告轉調為技術顧問，但仍負責執行系爭合作案，管理鑽石科技中心，而系爭合作案則於102年10月28日屆期終止。又依據兩造間合約，系爭合作案所產出之專利，係由原告出資及維護，並以被告名義登記專利，依JV增補條款第3條第1項之約定，原告就系爭專利享有「專利實施權」，且依JV增補條款第3 條第2 項、第4 條第5項、備忘錄（三）第8 條之約定，原告亦享有「專利所有權（權利金支付期限內有三分之二權利，支付期滿後取得百分之百權利）」、「專利移轉請求權」等權利，原告並得基於所有權人之地位實施系爭專利。再者，兩造於102年10月28日合約屆期終止時，應依約清算專利結束合作關係，被告並應於CMP 鑽石碟產品之權利金支付期限即102年12月31日屆至後一週內，將所有實施於CMP 鑽石碟產品之專利過戶登記予原告。為此，爰依法請求確認原告就系爭專利享有實施權、至102 年12月31日止享有三分之二所有權，並依JV增補條款第4 條第5 項、備忘錄（三）第8條之約定，請求被告將系爭專利移轉登記予原告所有。
（二）被告自98年間起，未經原告同意，自行將系爭合作案之專利授權予訴外人中國江蘇鑫鑽新材料科技有限公司（下稱鑫鑽公司）、深圳嵩洋微電子技術有限公司（下稱嵩洋公司）、中國台鑽科技（鄭州）有限公司（下稱台鑽公司）等多間公司，並自98年3 月2 日起擔任嵩洋公司之董事長，且自同年7 月2 日起成為台鑽公司擁有百分之49股權之股東，已違反聘任合約書第15條之競業禁止義務。經原告知悉後，為求補救，乃與被告協商簽訂備忘錄（一）、（二）、（三），被告承諾據實揭露其轉讓或授權給上開公司之專利技術，並出資購買屬於原告所有之三分之二專利權，惟除鑫鑽公司案已履行外，其餘並未履行。嗣被告於兩造合作期間即將屆滿時，竟違背任務，將系爭合作案所申請之專利，非法移轉其中如附表2 所示26件專利（下稱系爭讓與專利）予第三人，另從不詳時間起至101 年5 月23日止，擅自停止維護系爭合作案所衍生之14件國內外專利（即系爭拋棄專利），而導致專利失效，致原告因此喪失之專利權合計有40件（即系爭喪權專利）。依民法第
227 條第1 項、第226 條、第544 條及第184 條第1 項前段、後段之規定，被告應就其故意違約之不完全給付、逾越受委任權限、不法侵害原告之權利或利益（包括就原告已使用之系爭合作案專利之專利實施權、專利移轉登記請求權、契約上不作為請求權、三分之二所有權，及就原告未使用之系爭合作案專利之專利實施權、專利移轉登記請求權）等行為致原告所受之損害負賠償責任。又原告為執行系爭合作案，於93年成立「鑽石科技中心」，依原告93年至101 年財報列示研發費用總額（人員薪資及機器設備等）計1,727, 868,259元，其中屬於系爭合作案相關單位（即「鑽石科技中心」與原告「研發本部」下之專利管理單位）之系爭合作案專利總研發費用為332,181,485 元【即鑽石科技中心支出之研發費用，加計原告專利部門為系爭合作案相關專利支出之研發費用，扣除兩造已按備忘錄
（三）完成清算之費用】，以上開系爭合作案專利總研發費用為據，依兩造按備忘錄（三）清算時已同意之計算方式，即按各部門就不同類別專利之研發權重及獲權專利件數，攤計每件專利之研發費用，並依JV增補條款第3 條第
5 項及備忘錄（三）第7 條之約定，加計按五大銀行平均基準利率計算之合理利息，以此計算被告應賠償原告系爭喪權專利之價值即101,401,756 元。此外，被告違反聘任合約書第15條之競業禁止約定，依第19條第2 項約定，應賠償相當於原告自98年3 月2 日起迄102 年6 月30日止向其支付之薪資、顧問費共計10,683,966元之懲罰性違約金。綜上，原告得請求被告賠償之金額共計112,085,722 元。
（三）聲明：
１、確認原告就系爭專利享有實施權、至102 年12月31日止享有三分之二所有權。
２、被告應將系爭專利移轉登記予原告所有。
３、被告應給付原告112,085,722元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息。
４、第2 、3 項聲明，原告願以現金或同面額之中國信託商業銀行承德分行無記名可轉讓定期存單或銀行保證書供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則抗辯如下：
（一）原告請求確認其就系爭專利享有實施權、至102年12月31日止享有三分之二所有權部分：
１、關於確認原告就系爭專利享有實施權部分：⑴原告並無確認利益：
本件原告係以被告曾寄發電子郵件予原告，表示將對原告進行侵權訴訟，且就系爭美國專利進行侵權分析，復將附表1 編號1 至5 所示專利移轉予被告於美國設立之DiaMind USA LLC 公司等情為由，主張原告提起本件確認訴訟應有確認利益。惟被告固然曾寄發電子郵件予原告，但該電子郵件係表示倘原告繼續違反系爭JV合約，被告將就未授權之專利對原告進行專利侵權之請求，被告此舉乃合法權利之正當行使，且該電子郵件所指之專利係指未經授權然原告逕自使用之專利，並非系爭專利，原告曲解上開郵件內容，實非可採。又被告之所以就系爭美國專利進行侵權分析，係受原告之指示，以被告所有之專利，計劃於美國控告原告之市場競爭者侵權，以維護原告之權利，原告移花接木，其心可議。再者，被告雖曾將附表1 編號
1 至5 所示專利移轉予被告於美國設立之DiaMind USA
LLC 公司，惟此係因為有利於前揭為原告所進行美國訴訟之準備，美國專利律師建議先由被告設立公司，並將所擁有的美國專利移轉至該公司名下，由該公司之名義提起訴訟，被告方為該等移轉行為。此外，原告所稱被告擅自拋棄或讓與其他專利予第三人之行為，實均係依原告之指示或經原告同意而為之，且均與系爭專利無涉，故無所謂侵害原告權利之情事，則原告自無從據以主張其在私法上之地位有受侵害之危險。準此，原告陳稱被告有威脅、侵害原告其他專利之具體行為，致原告在法律上之地位有不安之狀態云云，並非事實，是原告核無確認實施權之確認利益。
⑵原告就系爭專利並無實施權：
①附表1編號第1至5、11、12號所示專利部分：
依JV增補條款第4條第4項關於權利金之約定，可知必須在原告支付權利金之情況下，原告方有專利實施權，且該條項所謂「91年修訂JV內第6條所稱產品」，係指中文版JVA 第6 條所指之4 件專利及其相對應專利，即附表1 編號第1 至5 、11、12號所示專利，而其授權期限均至102 年12月31日止，並非無期限。何況，因原告有未依約成立獨立之營運單位執行雙方合作項目，而利用合資事業之龐大收益挹注原告公司本身之事業、私自將使用被告專利所研發或雙方共同研發之系爭合作案多項技術，申請專利並登記於原告名下、拒絕提供權利金計算明細及銷售資料、企圖將被告排除於合資事業外，片面更換門鎖、取消被告識別證之感應，以阻擋被告至合資事業生產部門、拒絕支付被告權利金等諸多違反兩造JV合約之約定在先，符合雙方於100 年1 月21日簽訂之備忘錄（三）第8 條之除外約定，故被告就附表1 編號
1 至5 、11、12號所示專利，於授權期限屆至後，不負有任何移轉之義務，至為明確。況且，縱認被告就該等專利負有移轉義務，惟於專利尚未移轉前，原告至多僅有請求移轉專利之權利，並無逕行使用專利之權源，自無從據此主張任何專利實施權，乃當然之理。
②附表1編號第6至10、13、14號所示專利部分：
附表1 編號第6 至10、13、14號所示專利屬中文版JVA第6 條所指以外之專利，依JV增補條款第4 條第4 項之約定，權利金支付期限為15年，現支付期限均尚未屆至，且原告自101 年下半年起，即未支付任何權利金，故其就附表1 編號第6 至10、13、14號所示專利自不得享有任何實施權，至為昭然。
２、關於確認原告就系爭專利至102年12月31日止享有三分之二所有權部分：
⑴原告並無確認利益：
原告係請求確認伊就系爭專利至102年12月31日止享有三分之二所有權，此乃屬過去之法律關係，依最高法院49年台上字第1813號判例意旨，不得為確認訴訟之標的。
⑵原告就系爭專利並無三分之二所有權：
①原告主張就系爭專利享有三分之二所有權，無非係以JV
增補條款第3條第2項前段約定為據，惟因系爭專利之申請日期皆早於JV增補條款簽訂日，故專利權歸屬之認定，自應以先前所簽署之中、英文版JVA 為準。又中、英文版JVA 第4 條均約定，被告會為他的技術準備特定專利之申請，如果所申請之專利獲准，被告將擁有獲准專利之專利權等語，而JV增補條款第3 條亦約定：「智慧財產權㈠依本JV所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為乙方（即被告）名義，……㈢依本JV所發展產品或技術之智慧財產權，雖乙方對甲方（即原告）非專屬授權，……」等語，可知雙方合作關係乃由被告提供技術非專屬授權，而原告提供資金等資源，共同合作生產鑽石產品，雙方約明系爭合作案下所衍生之智慧財產權為被告所有，且應登記被告為專利權人，再由被告非專屬授權予原告使用，故兩造並無以共有方式共有系爭專利權之意，是原告並無享有系爭專利之所有權。至於增補條款第3 條第2 項所稱「甲方（即原告）擁有該等智慧財產權三分之二之權利利益及價值」，係指所授予專利使用之收益分配，非指所有權之共有。且倘如原告主張，兩造係共有系爭專利權，則將與專利法第12條第1項規定須共同申請；JV增補條款第4 條第1 項約定原告應支付被告權利金及第3 條第3 項約定被告可以單獨對外授權，僅不得傷害原告利益之意旨相違，益證原告所言，不足採信。
②原告亦自承系爭專利為被告所有，伊並未享有專利權：
依原告提出之「95年6 月27日經營會議」之會議紀錄（下稱系爭會議紀錄）載明：「本Joint Venture 之執行所需之技術及專利由宋博士（即被告）準備，申請獲准之專利權由宋博士擁有，然未進行量產前，中砂（即原告）使用宋博士之專利權不需支付權利金」等語，可知原告明白承認依JV合約所申請獲准之專利權均歸被告所有，其僅有支付權利金以使用該等專利之權利。而原告於該公司上市公開說明書亦記載：「依合約，宋博士（即被告）已將其生產鑽石碟之『技術專利權』授予中國砂輪（即原告）使用至102 年，且合約屆滿後該公司免支付權利金繼續使用其專利……」等語，可知原告自承關於生產鑽石碟之技術專利權即系爭專利，確歸屬於被告，而原告僅有使用權。何況，原告於100 年為保護其鑽石碟產品之利益，擬對其他競爭者提出侵權訴訟時，其公司內部相關討論電子郵件即明載：「1. SaintGobain鑽石碟係為Ni-Cr 焊料成份，該焊料特徵已分別被KINIK 與宋博士的三個核准專利主張保護(TW0000000
0、TW00000000、TW00000000) …」、「2. SaintGobain鑽石碟的磨料具有特定圖形化排列，該磨料圖形化之技術特徵已分別被…宋博士的TW00000000核准專利主張保護…」等語，其中所稱「TW00000000」即為附表1 編號第11號專利，足證原告於JV增補條款生效後亦自承系爭專利仍為被告單獨所有。
③綜上，依雙方所簽立之歷次合約內容可知，被告確實為
系爭專利之單獨所有權人，而原告僅在使用系爭專利於產品或技術發展時，就收益享有三分之二之權利，原告主張其就系爭專利享有三分之二所有權，實無足採。
（二）原告就系爭專利並無享有移轉登記請求權：
１、系爭美國專利可否於美國執行，容有疑問：我國與美國並無外交關係，故美國認可韓國法院判決之案例，於本件自不得援用。又本件為專利權移轉登記之請求，與美國法院曾認可我國法院關於婚姻效力之確定判決之實際案例，亦不相同，自不得比附援引。再者，臺灣關係法第4條係規定美國法律在臺灣適用之問題，與本件判決得否在美國執行無關，故原告援引之案例及法規，在本件均無法適用。
２、原告就系爭專利並無享有專利移轉請求權：⑴關於附表1編號第1至5、11、12號所示專利部分：
JV增補條款第4條第5項雖有約定如何移轉授權期限屆至之專利，惟該等約定業經兩造嗣後簽訂之備忘錄（三）第8條而變更，故原告自不得再援引JV增補條款第4條第5項為依據。而備忘錄（三）第8條約定：「除甲方（即原告）違反JV約定，乙方（即被告）……將於JV到期時將相關專利（詳91年JV修訂版第6條）無償移轉給甲方，…」，反面言之，倘原告有違反JV合約之情形，被告即無移轉中文版JVA第6條之專利予原告之義務。是以，附表1編號第1至
5 、11、12號所示專利固屬中文版JVA 第6 條所指之專利，惟因原告有如前述拒付權利金等諸多重大違約事由，被告自不負有任何移轉之義務。
⑵附表1編號第6至10、13、14號所示專利部分：
附表1 編號第6 至10、13、14號所示專利非屬中文版JVA第6 條所指之專利，故其權利金支付期限為15年，而依JV增補條款第4 條第5 項約定，須於15年支付權利金期限終了時，如專利權仍有效者，原告方有專利移轉請求權。而因附表1 編號第6 至10、13、14號所示專利之權利金支付期限均尚未屆至，故原告自不得就該等專利行使專利移轉請求權。退步言之，縱該等專利亦屬中文版JVA 第6 條所指之專利，因原告有前述違約之情事，故被告亦不負有任何移轉之義務。
（三）原告請求被告賠償112,085,722元，實無理由：
１、就原告主張被告擅自移轉、拋棄系爭喪權專利，應賠償該等專利價值101,401,756元部分：
⑴原告無從依據民法第544條、第184條第1項前段及後段之規定請求賠償：
①依中、英文版JVA 之前言及第2 條約定，可知雙方合作
關係乃由被告以技術授權出資方式，原告提供其他必要資源，共同成立合資事業，以發展鑽石產品與技術等。
又就該合資事業，原告有三分之二之權利，被告有三分之一之權利，故兩造屬平行之股東關係甚明，而非原告主張之委任關係。至於原告所援引之聘任、工作契約，係兩造就系爭合作案以外，即原告原事業範圍傳統砂輪部分，為借重被告之經驗，故聘請被告擔任總工程師所簽訂，並不適用於系爭合作案，此觀諸兩造簽訂之聘任合約書末端皆有註明僅適用於雙方合資契約未規範事項，益證系爭合作案非聘任合約書之約定範圍。而本件原告主張之損害賠償，既係涉及系爭合作案之爭議，則依上開說明，原告自無由依民法委任相關規定作為損害賠償之請求權依據，其理至明。
②原告雖主張被告侵害其依JV合約所享有之專利實施權、
專利移轉登記請求權、專利費用返還請求權等權利，惟該等權利皆屬債權，依最高法院43年台上字第752 號判例意旨，不得依侵權行為之法律關係請求損害賠償。準此，原告依民法第184 條第1 項前段、後段侵權行為之規定，請求被告賠償因侵害JV合約債權所受之損害，顯係將債務不履行之損害賠償與侵權行為之損害賠償混為一談，於法自有未洽。
⑵被告並無任何不法侵害或逾越權限之行為：
①系爭喪權專利中有35件專利之申請日皆早於JV增補條款
簽訂日，而專利權之相關約定屬不溯及既往之範圍，故系爭專利之專利權歸屬，自應以申請當時適用之英文版
JVA 及中文版JVA 第4 條之約定為準，亦即應由被告單獨取得專利權，原告並非系爭喪權專利之共有人，故被告並未侵害原告主張之專利移轉請求權、專利費用返還請求權等權利。
②況且，被告授權原告使用系爭合作案專利，既屬非專屬
授權，則被告即得另外授權他人使用，原告本不得干涉。又原告就系爭喪權專利並無實施權，故原告主張系爭喪權專利之轉讓、拋棄侵害其專利實施權，亦屬無據。
⑶系爭喪權專利之轉讓或拋棄，皆經原告之指示或同意所為：
①關於移轉予台鑽公司及嵩洋公司部分：
被告將附表2 編號第23至26號所示專利移轉予台鑽公司及嵩洋公司，係經原告之指示，且有利於原告公司之發展，此觀被告於98年4 月1 日、同年7 月15日上呈原告前董事長○○○之簽呈、原告公司內部討論規劃合作案之電子郵件，及備忘錄（一）前言載明：「本備忘錄為原中國砂輪企業股份有限公司（以下簡稱甲方或公司）與宋健民博士（以下簡稱乙方或宋博士）於民國97年10月15日所簽訂JV增補條款之一部分，緣因乙方擬與外部第三者採用甲、乙雙方共同的JV成果，作為未來業務的發展，因而甲、乙雙方同意如下：一、乙方目前合作之外部對象包括中國鄭州台鑽科技(Tai Diam)、南通晶鑽
(Jin Diam) 、江蘇鑫鑽(Sino Diamond)及深州嵩洋微電子(ST Micro)等四個」等語可明。
②關於移轉予錸鑽科技股份有限公司（下稱錸鑽公司）部分：
被告至錸鑽公司任職，並移轉名下專利予錸鑽公司，係因原告前董事長○○○病後，原告新管理階層欲削減系爭合作案之預算費用，甚而提前終止系爭合作案所致。
嗣雙方合意由被告與訴外人錸德科技股份有限公司（下稱錸德公司）合作成立錸鑽公司，並將被告名下專利移轉予錸鑽公司，原告則毋庸再支付該等專利之維護費用，而改由錸鑽公司支付，並由原告處理專利移轉相關事宜。又系爭專利之移轉，皆由原告公司規劃執行，此亦有99年8 月錸德公司投資部主管○○○詢問原告公司研發本部協理○○○之電子郵件可明。是以，上情既為原告明知、同意且全力促成之事實，甚而由原告規劃辦理，原告竟臨訟辯稱其不知情且未同意，與上開事證顯相違背，自不足採。
③關於放棄系爭拋棄專利部分：
如前所述，被告為系爭合作案所生專利之單獨所有權人，故被告本即有權決定是否繼續維護該等專利。何況，依JV增補條款第5 條第1 項、備忘錄（三）第2 條約定，可知就系爭合作案所生之專利，原告有維護之義務。
由於原告近年來一再削減維護費用之預算，為因應費用之減縮，要求被告放棄部分專利之維護，並由原告送交專利清單予被告勾選並經原告審核後，由原告指示專利事務所即台一國際專利法律事務所（下稱台一事務所）辦理放棄相關事宜，台一事務所再送交相關文件予專利權人即被告簽名。是以，實際上放棄專利係因原告削減預算而無法支付相關專利年費所致，且整個放棄流程及手續皆由原告辦理，被告僅因係專利權人必須配合簽署相關文件，且所有專利費用皆應向原告按其規定報支，原告豈有不知且未同意之理，益證原告所稱被告未經原告同意而擅自放棄專利侵害其權益云云，核屬不實。④綜上，系爭專利之拋棄、轉讓係基於原告之指示或要求
而為，且相關手續亦皆由原告辦理，故原告自難諉為不知。況且，被告方為系爭喪權專利之專利權人，故實難想像被告有何擅自轉讓或放棄專利以侵害原告權利之情，是被告自無民法第184 條第1 項、第544 條之不法侵害行為或逾越權限行為，復無違反JV合約之債務不履行之情事。
⑷原告之損害賠償請求權已罹於時效：
原告所稱之侵權事實，如被告與台鑽公司、嵩洋公司之合作案，依原告所提之相關文書可知，被告於98年間即已向原告報告並呈報相關合約，雙方並於99年簽訂備忘錄。而關於錸鑽公司部分，由備忘錄（三）之約定亦可得證，乃原告於100 年年初之前即已知悉之事實。另原告所稱之系爭拋棄專利，因相關放棄手續皆由原告辦理，而由該等專利之簽名放棄日可知，原告知悉放棄之時點分別於95年至100年間，惟原告遲至102 年8 月1 日方起訴請求本項損害賠償，顯然已罹於2 年時效期間而消滅，自不待言。
⑸原告就損害賠償額之計算方法，並無理由：
原告僅以自行製作之表格文書，即空言泛稱所受損害即為喪權之專利費用及利息高達101,401,756 元，而未提出任何具體資料及計算式以供佐證，實非可採。又原告固提出數十項專利費用之請求，然每項專利之研發及維護費用是否皆由原告支付，已有可疑，且各項專利之相關費用開支應均不同，但原告卻以近9 年來原告公司部門之總費用，草草以攤計概算之方式充作系爭喪權專利之研發費用，而未提出任何確切支出單據明細等文書，以資證明該等專利確實有相關支出。況且，實際上系爭喪權專利乃被告自身之發明所申請取得，原告並無支出任何研發費用，其竟以其他事務之費用充作系爭喪權專利之研發費用，實無理由。
２、就原告主張被告擔任台鑽公司股東，應賠償薪資、顧問費共10,683,966元懲罰性違約金部分：
⑴被告擔任台鑽公司之股東，係因執行原告指示且同意之對外合作案，自無違反聘任合約書第15條競業禁止之約定。
⑵兩造就系爭合作案部分，屬平行地位之股東關係，而非委
任關係，故競業禁止約款部分於系爭合作案並不適用，此觀被告99年4 月30日離職申請單，注意事項中關於競業禁止之記載，業經原告公司核准刪除，並以文字書寫更正為「依JV規定辦理」等情即明。準此，被告與台鑽公司之合作案，既屬合資事業之外部合作案，自非屬競業禁止之範圍，則被告擔任台鑽公司之股東，自不負聘任合約書第19條第2 項約定之損害賠償責任。
３、綜上，原告關於本件損害賠償之主張，俱無理由。
（四）聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、本件原告主張兩造於85年10月28日簽訂英文版JVA ，嗣於91年8 月21日另簽署中文版JVA ，並於97年10月15日再簽署JV增補條款。又原告自93年起，於公司內部成立鑽石科技中心（DTC ），並由被告擔任總經理。其後，兩造又於99年1 月
7 日簽訂備忘錄（一）、99年5 月1 日簽訂備忘錄（二）、
100 年1 月21日簽訂備忘錄（三）之事實，為被告所不爭執，並有原告提出上開合約在卷可稽（參原證1-1 至1-6 ，本院卷一第22至27頁），自堪信為真實。
四、原告另主張系爭專利屬於系爭合作案之專利權，依JV合約之約定，原告就系爭專利享有「專利實施權」、「專利所有權（權利金支付期限內有三分之二權利，支付期滿後取得百分之百權利）」、「專利移轉請求權」等權利，且被告未經原告同意擅自移轉、拋棄系爭喪權專利，復違反競業禁止條款之約定，應賠償原告系爭喪權專利價值101,401,756 元及懲罰性違約金10,683,966元等情，為被告所否認，並以前詞置辯。茲就兩造爭執，分述如下：
（一）原告得請求被告將系爭專利移轉予原告所有：
１、經查，兩造間訂立之英文版JVA 、中文版JVA 之前言，乃約定兩造合作生產「鑽石工具」（diamond tools ）或合作生產及銷售「鑽石產品」，由原告提供技術以外之資源，被告提供技術。又中文版JVA 第3 條約定：「這項Joint Venture 將生產由宋先生建議並經中砂同意開發製造之產品。」第4 條約定：「宋先生會在Joint Venture的執行中為他的技術準備特定專利之申請，如果所申請之專利獲准，宋先生將擁有獲准專利之專利權。然而，中砂可以使用該專利而免付使用之權利金。」第5 條約定：「這項Joint Venture 除由雙方共同成立之新公司執行外，尚可在中砂公司內設立獨立之營運單位執行，惟採後者方式執行者，則中砂須就第3 點所言產品，在雙方依本約約定期限內，就『每年度營業收入淨額』之7%計算權利金，支付宋先生作為使用宋先生專利之報償，並將每隔半年結算營收淨額及付款，其它的收入或損失屬於中砂。」另第6條約定：「這項Joint Venture使用宋先生所有之專利『包括』中華民國發明第一一五九五八號『具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製造方法』（即附表1編號第12號專利）及第一二五二四九號『以滲透法硬焊之鑽石研磨工具』（即附表1編號第11號專利）及宋先生在美國取得的二項專利，專利號碼分別為6,039,641『BRAZEDDIAMOND TOOLS BY INFILTRATION』（即附表1編號第1號專利）及US 6,286,498 B1『METAL BOND DIAMOND TOOLSTHAT CONTAIN UNIFORM OR PATTEREND DISTRIBUTION OFDIAMOND GRITS AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF』（即附表1編號第3號專利，與前開3項專利合稱原始四項專利）。如宋先生有新取得之專利權，則中砂可視需要依本約之精神另與宋先生簽訂其他之Joint VentureAgreement作為執行依據。」（參本院卷一第23頁）由上開約定可知，兩造訂立中文版JVA時，係約定由原告提供技術以外之必要資源，被告則提供技術，雙方合作生產銷售由被告建議並經原告同意開發製造之鑽石產品，且使用被告所有之系爭原始四項專利。而在執行系爭合作案中，被告倘就其所擁有之技術申請專利，被告將擁有該專利之專利權，原告則可免費使用之。又兩造預期系爭合作案進行中，被告將隨著技術研發進展，陸續申請相關的專利權，故方於第6 條後段約定：「如宋先生有新取得之專利權，則中砂可視需要依本約之精神另與宋先生簽訂其他之Joint Venture Agreement 作為執行依據」。
２、其後，兩造於97年間訂立JV增補條款，其中前言載明該JV增補條款為原告與被告於85年10月訂定英文版JVA 及91年
8 月修訂JV合約即中文版JVA 之延續，雙方稟持善意，同意JV增補條款於生效日後，作為執行依據等語（參本院卷一第24頁）。另被告於97年11月19日之「DTC 專利預算及產品研發」簽呈，亦表示JV增補條款為其與原告協調多年之結果，其已依新約放棄多項原來合約的權益等語（參本院卷一第282 頁），足認JV增補條款之約定，在與原有英文版JVA 及中文版JVA 不同之範圍內，已變更原有JV合約之約定。又JV增補條款第2 條約定：「JV產品及技術定義：依JV約定，經公司同意開發，由宋博士依其所有之專屬技術，配合公司提供所需資源共同研究發展的產品或技術屬之。」已變更中文版JVA 第3 條原約定該JV產品之定義，且所使用之技術亦不限於中文版JVA 第6 條所稱之原始四項專利。另JV增補條款第3 條約定：「智慧財產權（一）依本JV所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為乙方（即被告）名義，甲方（即原告）擁有優先使用權。（二）若甲方使用上述智慧財產權於產品或技術發展時（以下簡稱甲方使用之智慧財產權），則甲方擁有該等智慧財產權三分之二權利利益及價值。（三）依本JV所發展產品或技術之智慧財產權，雖乙方對甲方非專屬授權，然甲方使用之智慧財產權，乙方對外授權該項智慧財產權時不得傷害甲方利益。其餘智財權乙方對外授權時，應先返還甲方代為支付之所有費用並加計利息。（四）如雙方同意出讓或對外授權使用甲方使用智慧財產權，對方所付之對價，扣除必要成本後，其三分之二歸屬甲方所有，三分之一則歸屬乙方。（五）本JV終止後，所有因執行本JV所產生由乙方名義持有之專利權，除已經雙方同意進行量產製造產品使用之專利權外，乙方應返還甲方為該等專利權所支付之一切費用加計合理利息，此後該等專利權之權益利益及價值完全歸屬乙方所有。屬乙方未返還價款之專利權，乙方同意一週內無償過戶予甲方，過戶費用由甲方支付，甲方承諾：⑴如未來使用該等專利權於產品，則將依本增補條款四、乙方之報酬所約定方式支付乙方。⑵如未來出讓或對外授權該等專利權，則將對方所付之對價，扣除必要成本後，將支付乙方三分之一。」第4 條則約定：「（一）甲方對使用乙方專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之。（二）基於JV之約定，符合上列第二條定義者，針對該類屬公司所製造的產品，除民國91年修訂JV內第6 條所稱產品仍需付銷售額的7%外，公司應就各產品毛利率情形，以銷貨淨額為計算基礎，依以下訂比率，支付宋博士權利金，……（四）在JV存續期間雙方所發展並導入之商業化量產產品，自各產品每月銷售額達新台幣100 萬元該月起算，甲方應對乙方支付權利金之期限為十五年，但不得逾專利權有效期限。惟91年8 月第一次修訂JV內第6 條所稱產品，甲方對乙方之權利金支付期限至民國102 年12月31日止。（五）當甲方為個別產品所支付權利金期限終了時，如專利權仍為有效者，除甲方同意放棄外，乙方應於一週內無償將所使用專利權過戶予甲方，過戶所需之費用由甲方支付。」由上開約定可知，依JV所發展產品或技術之智慧財產權，其所有權雖登記為被告名義，但原告擁有「優先使用權」，且被告在權利行使上，不能自由為使用（對外授權不得傷害原告之利益）、收益（原告擁有智慧財產權三分之二之權利利益及價值，對外授權之對價三分之二歸原告所有等）、處分（出讓須經兩造同意，且讓與對價之三分之二歸原告所有）。「原告未使用於產品之專利權」，JV期滿後被告應將原告支付之一切費用返還，專利權之權益利益及價值始完全歸屬被告，若未返還費用，應於一週內無償過戶予原告，但如原告未來有使用該等專利權於產品，則應依第4 條約定支付權利金，而如未來出讓或對外授權時，則應將對方所付之對價，扣除必要成本後，支付被告三分之一。另「原告有使用於產品之專利權」，原告支付權利金期限終了時，被告應將專利權移轉登記予原告所有。準此以觀，兩造關於系爭合作案所發展或使用之專利，業已變更原中文版JVA 係由被告作為專利權人，原告則可無償使用系爭合作案專利之約定，改為系爭合作案專利登記為被告所有，原告則有優先使用權，僅對使用被告專屬技術之報酬，應支付權利金。
３、再者，兩造嗣後分別於99年1 月7 日、99年5 月1 日、10
0 年1 月21日簽訂之備忘錄（一）、（二）、（三），係因被告在系爭合作案有效期間，擬與外部第三者技術合作並採用兩造共同之JV成果，兩造對於系爭合作案產出之專利權，約定應如何提前移轉或清算所為之約定（見上開備忘錄之前言）。而依備忘錄（三）第8 條約定：「除甲方（即原告）違反JV約定，乙方（即被告）同意確保甲方鑽石碟產品（DG）未來的營運，不得以專利權訴訟或惡意對他方授權侵犯甲方利益，並將於JV到期時將相關專利（詳91年JV修訂版第6 條）無償移轉給甲方，如有違者，甲方得向乙方求償。另目前甲方使用之ODD 專利（詳附件四）鑽石碟產品，甲方年營業額如達不到新台幣5,000 萬元，則乙方對甲方之授權轉為非專屬授權，而乙方對外授權
ODD 鑽石碟所收取之對價，其三分之二屬甲方所有，如甲方支付ODD 鑽石碟產品權利金達15年時，該項專利將依照雙方JV約定，乙方應於到期日無條件移轉於甲方，自此完全歸屬甲方所有。民國102 年JV到期時，乙方得選擇提前依雙方JV約定方式清算ODD 專利。」（參本院卷一第27頁背面）可知該條款主要係針對鑽石碟產品（DG）之專利及營運而為約定，而揆諸上開條款，顯然將鑽石碟之專利分為二種，一種即為「91年修訂JV（即中文版JVA ）第6 條」所載之專利，另一種即為ODD 專利。其中「91年修訂JV第6 條」所載專利，被告於JV到期時應將該等專利無償移轉登記予原告所有，而ODD 專利則於原告支付權利金達15年時，由被告無條件移轉予原告所有，或於JV到期時選擇提前清算。
４、復查，附表1 編號第1 至5 、11、12號專利屬備忘錄（三）第8 條所約定之「91年修訂JV第6 條」所載之專利一節，為被告所不爭執（參本院卷七第17頁）。而該等專利權利金之支付期限係至102 年12月31日止，依JV增補條款第
4 條第5 項、備忘錄（三）第8 條之約定，原告於JV到期或102 年12月31日權利金支付期限屆至後一週內，被告即應將該等專利移轉登記予原告所有。至附表1 編號6 至10、13至14號專利部分，被告固然否認係屬備忘錄（三）第
8 條所約定之「91年修訂JV第6 條」所載之專利，然查：⑴按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用
之辭句，民法第98條定有明文。故解釋當事人之契約，應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失真意（最高法院19年上字第28號、39年台上字第1053號民事判例參照）。
⑵依前開JV增補條款第4 條第2 項、第4 項之約定，原告使
用系爭合作案之技術，支付權利金之方式有二種，一為「91年修訂JV內第6 條所稱產品」，需付銷售額百分之7 之權利金至102 年12月31日止，一為在JV存續期間雙方所發展並導入之商業化量產產品，應就各產品毛利率情形，以銷貨淨額為計算基礎，支付百分之4 至百分之8 不等的權利金，自各產品每月銷貨額達新台幣100 萬元該月起算，支付權利金之期限為15年，但不得逾專利權有效期限。而依原告提出其98年度及100 年度下半年支付被告權利金之資料觀之（參本院卷一第293 頁、卷四第250 至251 頁），可知原告按產品銷售淨額百分之7 計算權利金之產品，有「CDD CMP DISK」、「DG CMP DISK 」、「S-DG DISK」、「SPD DISK」、「DG石材」等產品，依毛利率支付銷貨淨額百分之4 至百分之8 權利金之產品，則僅有「ODD
CMP DISK」一項產品，且98年度及100 年度下半年之權利金收據均經被告收受在案，被告從未表示異議。因此，所謂「91年修訂JV內第6 條所稱產品」應係除「ODD CMPDISK」產品以外之其他鑽石碟產品，依JV增補條款第4 條第4 、5 項之約定，原告支付權利金之期限係至102 年12月31日，且除「ODD CMP DISK」產品以外之其他鑽石碟產品，於原告支付權利金期限終了時（即102 年12月31日），被告即應於一週內無償將所使用之專利權過戶予原告。再者，兩造就附表1 編號第6 至10、13至14號所示專利屬鑽石碟之專利一節，並不爭執，且依備忘錄（三）附件四所載，系爭合作案之ODD 專利並無附表1 編號第6 至10、
13 至14 號所示之專利，由此足認附表1 編號第6 至10、13至14號所示之專利並非ODD 專利。是則，附表1 編號第
6 至10、13至14號所示專利既非ODD 專利，即應屬「CDD
CMP DISK」、「DG CMP DISK 」、「S-DG DISK 」、「
SPD DISK」、「DG石材」等產品所使用之鑽石碟之專利，依JV增補條款第4 條第4 項、第5 項約定，被告即應於10
2 年12月31日權利金支付期限屆至後一週內無償移轉登記予原告所有。
⑶再者，兩造於JV增補條款簽訂後之100 年1 月21日簽訂備
忘錄（三），其中第8 條約定：「除甲方（即原告）違反JV約定，乙方（即被告）同意確保甲方鑽石碟產品（DG）未來之營運，不得以專利權訴訟或惡意對他方授權侵犯甲方利益，並將於JV到期時將相關專利（詳91年JV修訂版第
6 條）無償移轉給甲方……」等語，顯然原告係為了確保JV合約屆期後原告可繼續生產銷售鑽石碟產品，不受侵權訴訟之干擾而訂定。而揆諸該條款之內容，除「甲方（即原告）違反JV約定」並未明確外（詳如後述），關於被告於JV到期時應移轉之專利究竟為何，該條款亦僅載明「相關專利（詳91年JV修訂版第6 條）」，惟所謂「詳91年JV修訂版第6 條」一語是否即限於中文版JV第6 條所列舉之原始四項專利，迭生爭議。然如上所述，所謂「91年修訂JV內第6 條所稱產品」應係除「ODD CMP DISK」產品以外之其他鑽石碟產品，並不限於使用原始四項專利所產製之產品。同理，備忘錄（三）第8 條所謂「91年JV修訂版第
6 條」亦應為相同之解釋，亦即除ODD 專利以外，其他鑽石碟之專利均屬之，而非僅限於中文版JVA 第6 條所列舉之原始四項專利。何況，備忘錄（三）第8 條僅係重申JV增補條款第4 條第4 項、第5 項之意旨，並無大幅變更之處，倘該條款所謂「相關專利（詳91年JV修訂版第6 條）」，僅限於原始四項專利，而與JV增補條款第4 條第4 項所謂「91年修訂JV內第6 條所稱產品」有不同之解釋，且有大幅變更JV增補條款第4 條第4 項、第5 項約定之意旨，則應不會以「相關專利（詳91年JV修訂版第6 條）」等如此不明確之文字為之。準此，被告無論係依JV增補條款第4 條第5 項或依備忘錄（三）第8 條之約定，均有義務於102 年12月31日權利金支付期限屆至後無償將系爭專利移轉予原告所有。
５、被告雖稱：法院縱判決被告應將系爭美國專利移轉登記予原告所有，亦無任何執行力等語。惟查，依外交部駐美國代表處105 年3 月21日美政字第10540003330 號函覆本院：「……根據LG Display Co. LTD v. Obayashi Seikou
Co. 案，美國聯邦哥倫比亞特區地方法院於2013年1 月28日承認韓國法院之判決，……美國聯邦地方法院在分析承認外國判決之法律標準時指出，國際互惠（international comity) 係尊重外國主權司法決定之理論，美國法院對於公平及符合正當程序之外國判決應給予完全之效力。該判決並稱，在決定是否承認一外國判決時，法院得參考「美國法律協會」（American Law Institute）所出版「對外關係法律重述」（Restatement （Third）ofForeign Relations Law ）第482 節第2 項所列之若干考慮因素，倘有下列情況之一者，法院得拒絕承認：⑴作出判決之法院對該案無管轄權；⑵被告接獲該案訴訟通知之時間不足，致無法為己辯護；⑶判決係以詐術取得；⑷判決所根據之訴由，或判決本身有違美國之公共政策；⑸判決與有權獲承認之另一終局判決互相衝突；⑹外國法院之程序不符當事方有關將爭執交付另一訴訟地之協議（請詳該判決意見書第18頁）。聯邦哥倫比亞特區地方法院認為韓國法院之判決並無上述情形，故予以承認……。美國聯邦上訴巡迴法院嗣亦於2015年9 月15日確認地方法院上述判決。三、另據本處法律顧問柯克蘭律師表示，『台灣關係法』第4 條（b ）項⑴款規定，『凡美國法律提及或涉及外國、外國民族、外國國家、外國政府或類似實體時，此等名詞應包括台灣，此等法律亦應適用於台灣』。故我國法院判決應被視為與一般外國法院判決相同。……」等語（參本院卷六第126 至127 頁），可知美國與我國目前雖無正式外交關係，然因美國定有「臺灣關係法」，依臺灣關係法第4 條規定：「Ａ. 雖無外交關係和承認，應不致影響美國法律之適用於臺灣，且美國法律應以一九七九年元月一日以前相同的方式，適用於臺灣。Ｂ. 本條Ａ項所稱的法律適用應包括但不應限於下列各點：１. 凡美國法律提及關於外國，外國政府或類似實體時，此等條文應包括臺灣，且此等法律應適用於臺灣。……」足認美國與我國仍維持實質上之關係，且揆諸原告提出美國內華達州最高法院104 年5 月29日所做出之判決（參本院卷六第150 至151 頁），該判決亦肯認美國法院得以認可並執行我國法院之確定判決。又本件被告向美國德拉瓦州聯邦地區法院提起主張原告侵害專利權之訴訟中，該案承審法官亦依據互惠原則（principle of comity ）認為其並無理由不認可我國法院之確定判決（參本院卷六第74頁右上角第25行至右下角第15行），因而裁定停止美國訴訟程序。準此，我國法院之確定判決原則上得於美國法院聲請認可與執行，不因我國於國際上缺乏外交關係或承認而有異，是自無不能執行或給付不能之情形。至於本案未來之確定判決是否有美國法下不應認可外國法院判決之例外情形，須於判決確定後由美國法院依美國法自行審認，是被告前開抗辯，並無足採。
６、被告另稱：原告有諸多違反JV合約之約定，依備忘錄（三）第8 條之約定，被告並無將系爭專利移轉予原告之義務云云。惟查，備忘錄（三）第8條雖載：「除甲方違反JV約定，乙方同意確保甲方鑽石碟產品(DG)未來的營運，不得以專利權訴訟或惡意對他方授權侵犯甲方利益，並將於JV到期時將相關專利(詳91年JV修訂版第6條)無償移轉給甲方……」等語，惟並未明確指出原告違反JV合約何條款之約定，被告即免除將系爭專利移轉予原告之義務，而參諸前揭備忘錄（三）第8 條之約定內容，亦可知鑽石碟產品對原告公司之重要性，原告豈有可能同意因原告任何違反系爭JV合約之約定，即免除被告應將系爭專利移轉予原告之義務，蓋此將會嚴重影響原告公司之鑽石事業。是以，備忘錄（三）第8 條所謂「甲方違反JV約定」，自應從嚴解釋，方符事理。本件被告固指稱原告有諸多違約之處，然經原告否認之。查：
⑴關於被告指稱原告未依約成立獨立之營運單位執行雙方合
作項目，利用合資事業之龐大收益挹注原告公司本身之事業部分：
依中文版JVA 第1 條、第5 條分別約定：「這項JointVenture 將由雙方共同成立的子公司來執行，……」、「這項Joint Venture 除由雙方共同成立之新公可執行外，尚可在中砂公司內設立獨立之營運單位執行……」等語，故執行系爭合作案之方式，除得由兩造合資成立新公司外，尚得在原告公司內部成立獨立之營運單位。又依原告93年12月28日之簡式公開說明書，其上亦記載：「合約中訂有二不同的執行方式：1.雙方共同成立子公司……2.在中砂現有的組織下進行產品開發及生產……經雙方合意下，採後者方式執行迄今」等語（參本院卷一第192 頁背面），足見兩造已合意在原告公司內設立獨立之營運單位執行系爭合作案。其後，原告於95年6 月27日召開經營會議，被告亦有參與，而依該會議紀錄記載：「1.該JointVenture 之執行雙方約定有二種方式，並擇一為之，其一係依雙方約定之權利價值比例成立新公司執行，其二係由中砂對宋博士支付權利金，然採後者的話，JointVenture 執行之損益由中砂承擔。目前雙方對JointVenture 執行係採後者方式為之。2.……宋博士同意中砂目前皆依照Joint Venture Agreement 之內容執行無誤，並無違反合約之約定」等語（參本院卷一第257 頁），顯見兩造於95年6 月27日之經營會議已確認原告在其公司內部設立營運單位，由原告公司給付被告權利金，損益則由原告公司承擔之執行方式，並無違反JV合約。況且，依JV增補條款第4 條第1 、2 、4 項等約定可知，除原告依產品類別、銷貨金額及其毛利率範圍，應給付被告百分之4至百分之8 不等之權利金外，原告享有其使用系爭合作案專利之全部獲利。因此，原告除應依約定條件支付被告百分之4 至百分之8 不等之權利金外，其餘獲利均由原告享有，被告對原告如何運用該等獲利無權置喙。從而，被告執此辯稱原告未依約成立獨立之營運單位執行系爭合作案，利用合資事業之龐大收益挹注原告公司本身之事業云云，即非可採。
⑵關於被告指稱系爭合作案專利本應登記於被告名下，原告
卻將使用被告專利所研發或雙方共同研發之系爭合作案技術，私自申請專利並登記於原告名下（詳如本院卷一第194頁之專利列表）部分：
依被告提出之專利列表觀之，其上記載之發明人並無將被告列為單獨發明人者，而將被告列為共同發明人者也僅有
5 件。又依原告公司93年12月28日之簡式公開說明書記載：「自宋博士加入中國砂輪經營團隊以來，已以他的名義發明或與他人共同發明，並將專利所有權登記於中國砂輪公司名之專利約計14件」等語（參本院卷一第193 頁），足見兩造在合作過程中確曾有將系爭合作案技術登記為原告公司之名義之情形。而前開以被告為共同發明人之5 件專利是否確係原告私自申請並登記於原告名下，被告並未舉證證明。是以，被告自難僅以上開專利列表中以被告為共同發明人之5 件專利登記為原告名義，即遽認原告有違約之情事。
⑶關於被告指稱原告拒絕提供權利金計算明細及銷售資料、
拒絕支付被告權利金暨原告企圖將被告排除於系爭合作案外，片面更換門鎖、取消被告識別證之感應，以阻擋被告至合資事業生產部門部分：
查關於權利金計算明細及銷售資料部分，原告已於另案提出（本院103年度民專訴字第11號給付權利金事件），故原告已無違約之事實。又被告雖舉JV增補條款第5條第2項、第4條第3項之約定，主張其對系爭合作案產品之技術指導有完全管理權，並得監督其成本之發生、稽核系爭合作案產品之製造與銷售，原告更換門鎖、取消被告識別證之感應，阻擋被告至合資事業生產部門，係違反前開約定等語。然查，因被告欲與第三人合作，故兩造所簽訂之備忘錄（三）第2 條、第3 條已約定被告自99年5 月1 日起不再擔任原告公司鑽石科技中心總經理一職，改任原告公司之技術顧問，由原告委託被告全權管理鑽石科技中心（
DTC ）及所有JV的技術。原告擁有管理DTC 需要的所有職權，包括預算編列、人員的任用、核薪及考核權、DTC 內組織調整等。易言之，被告係於JV合約外受原告之委任管理鑽石科技中心及所有JV之技術，則原告更換門鎖、取消被告識別證之感應，阻擋被告至合資事業生產部門，是否有違反兩造間關於技術顧問之委任契約，雖有爭議，但難謂業已違反JV增補條款第5 條第2 項、第4 條第3 項之約定。何況，原告之所以更換門鎖、取消被告識別證之感應，阻擋被告至合資事業生產部門，係因與被告發生洩密之糾紛，為保護原告公司之營業秘密所為之舉動，難謂因此即屬備忘錄（三）第8 條所謂之「違反JV約定」。再者，兩造自簽訂英文版JVA 以來，原告關於CMP 鑽石碟產品部分之權利金，在101 年6 月30日前均已依約給付，僅因於
101 年下半年認被告有諸多違約之舉，因而暫不給付101年下半年及102 年之權利金，甚而以其對被告之損害賠償請求權抵銷，足見原告並非故意不依約給付權利金。此外，姑且不論原告之損害賠償請求權是否成立，原告就系爭合作案既已履行大部分之給付，且被告亦已對原告提出給付權利金之訴訟，則倘認原告因此即構成備忘錄（三）第
8 條所謂之「違反JV約定」，而免除被告移轉系爭專利之義務，不僅有違當時訂約之意旨，且顯非事理之平。據此，被告抗辯原告拒絕提供權利金計算明細及銷售資料、拒絕支付被告權利金暨原告企圖將被告排除於系爭合作案外，片面更換門鎖、取消被告識別證之感應，以阻擋被告至合資事業生產部門，業已構成備忘錄（三）第8 條所謂「違反JV約定」之情形等語，洵非可取。
（二）原告就系爭專利享有實施權，至102 年12月31日止享有三分之二之所有權：
１、原告提起本件確認訴訟有確認利益：按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項前段定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年台上字第1240號判例參照）。又確認法律關係成立或不成立之訴，固以確認現在之法律關係為限，如已過去或將來應發生之法律關係，則不得為確認之訴之標的。惟所謂過去之法律關係，指過去曾經成立或不成立之法律關係，因情事變更，該過去之法律關係現已不復存在之情形而言。若過去成立或不成立之法律關係延續至現在尚存續者，仍不失為現在之法律關係。查本件原告主張其就系爭專利享有實施權、至102 年12月31日止享有三分之二所有權一節，為被告所否認，足見兩造間就此部分事實有所爭執，致法律關係存否不明確，而該等不明確之情形，攸關原告得否合法實施系爭專利及是否得享有系爭專利之權利義務，致原告在法律上之地位有不安之狀態存在，而此種法律上地位不安之狀態，當得以本件確認判決加以除去，是原告提起本件訴訟自有確認利益。又原告主張其就系爭專利至102 年12月31日止享有三分之二所有權，如果屬實，該成立之法律關係延續至現在尚存續，此事實迄今並無變更，不得謂為過去之法律關係，故仍不失為現在之法律關係，非不得為確認之訴之標的。是以，被告辯稱伊並無威脅、侵害原告專利之具體行為，原告在法律上之地位並無不安之狀態，自無確認實施權之確認利益。又原告係請求確認伊就系爭專利至102 年12月31日止享有三分之二所有權，此乃屬過去之法律關係，依最高法院49年台上字第1813號判例意旨，不得為確認訴訟之標的等語，洵非可採。
２、原告就系爭專利具有實施權：⑴經查，系爭合作案係由原告提供技術以外之資源，被告提
供技術，合作生產銷售鑽石工具或鑽石產品，依前揭JV增補條款第3條第1項、第3項約定，可知系爭專利雖登記為被告名義，但原告有優先使用權，被告應對原告為非專屬授權，且系爭專利屬備忘錄（三）第8條所約定應於102年12月31日JV到期時無償移轉登記予原告之專利等情，業如前述。準此，系爭專利於102 年12月31日JV到期前，無論係依JV增補條款第3 條第1 項所述之優先使用權或第3條第3 項所載之「非專屬授權」，原告就系爭專利均有實施權。至102 年12月31日之後，原告依JV增補條款第4 條第
5 項或備忘錄（三）第8 條之約定，既有請求被告將系爭專利無償過戶予原告之權利，則在被告將系爭專利移轉登記予原告所有前，原告自仍有實施權。
⑵被告雖稱：附表1 編號第6 至10、13至14號所示專利並非
中文版JVA 第6 條所載之專利，依JV增補條款第4 條第4項約定，權利金支付期限為15年，而原告自101 年下半年起，即未支付任何權利金，故原告自不得享有實施權。又原告違反JV合約在先，被告自無移轉登記系爭專利予原告所有之義務。何況，縱認被告有移轉登記系爭專利予原告所有之義務，在移轉登記之前，原告仍無從據此主張任何實施權等語。然查，附表1 編號第6 至10、13至14號所示專利屬JV增補條款第4 條第4 項所謂「91年修訂JV內第6條所稱產品」使用之專利及備忘錄（三）第8 條所載之「相關專利（詳91年JV修訂版第6 條）」，業如上述。又系爭專利支付權利金期限屆滿即102 年12月31日前，原告是否已經給付權利金，迺被告是否可依契約約定請求原告給付之問題，尚無影響原告實施系爭專利之權限。否則，倘原告稍一遲延給付權利金，原告即無實施系爭專利之權限，而有構成侵權之疑慮，洵非系爭合作案之目的。再者，如前所述，被告確有移轉登記系爭專利予原告所有之義務，故系爭專利支付權利金期限屆滿後，原告依備忘錄（三）第8 條之約定，本有請求被告將系爭專利無償過戶予原告所有之權利，且其目的即是為了要讓原告能夠繼續使用系爭專利生產鑽石碟產品，則縱原告未立即請求，或被告未立即依約將系爭專利辦理移轉登記予原告所有，自應認在該段期間原告仍有實施權，方符JV合約之立約目的。從而，被告上開抗辯，要非可採。
３、原告就系爭專利至102 年12月31日止享有三分之二所有權：
⑴按發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非經共有
人全體之同意，不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄，專利法第64條定有明文。因此，專利權為共有時，任何共有人都可自由實施專利權之全部，不需取得全體共有人之同意，且獨享自己付諸努力所實施的成果，僅於讓與、授權（或信託、設定質權或拋棄）時，應得全體共有人之同意。
⑵經查，依JV增補條款第3 條之約定，系爭合作案所產出之
智慧財產權，雖登記為被告之名義，惟因被告在權利行使上，不能自由為使用（對外授權不得傷害原告之利益）、收益（原告擁有智慧財產權三分之二之權利利益及價值，對外授權之對價三分之二歸原告所有等）、處分（出讓須經兩造同意，且讓與對價之三分之二歸原告所有）。原告未使用於產品之專利權，JV期滿後被告應將原告支付之一切費用返還，專利權之權益利益及價值始完全歸屬被告，若未返還費用，應於一週內無償過戶予原告，原告有使用於產品之專利權，原告支付權利金期限終了時，被告應將專利權移轉登記予原告，原告及被告係按三分之二及三分之一之比例，分享專利權所帶來之收益及分擔非屬開發成本之費用，已如上述。是以，依前揭約定，並無使被告享有完整專利權之意思，並已變更原中文版JVA 係由被告作為專利權人，原告則可無償使用系爭合作案專利之約定，且未區分系爭合作案專利之申請日期係在JV增補條款前或後而適用不同之約款，核與前開專利法第64條規定共有專利之權益大致相符。因此，被告就系爭專利應僅為登記名義人，實際上之專利權則應為原告與被告共有，且共有比例為二比一。從而，原告主張其就系爭專利至102 年12月31日止享有三分之二所有權一節，即屬有據。被告辯稱系爭專利之申請日期皆早於JV增補條款簽訂日，故專利權歸屬之認定，自應以先前所簽署之中、英文版JVA 為準云云，委無可採。
⑶被告雖又稱：倘如原告主張，兩造係共有系爭專利權，則
將與專利法第12條第1 項規定須共同申請；JV增補條款第
4 條第1 項約定原告應支付被告權利金及第3 條第3 項約定被告可以單獨對外授權，僅不得傷害原告利益之意旨相違等語。惟按專利法第12條第1 項固規定專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請，惟此規定並未限制共有之專利權人以契約方式約定由共有人之一擔任登記名義人，此觀專利法第62條規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」，登記僅為對抗效力之意旨即明。又JV增補條款第4 條第1 項、第3 條第3 項雖約定：「甲方對使用乙方專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之」、「……甲方使用之智慧財產權，乙方對外授權該項智慧財產權時不得傷害甲方利益」，然如前所述，被告對外授權時，不得傷害原告之利益，顯然亦限制了被告對外授權之完整權利。何況，被告對外授權時，就對方所付之對價，扣除必要成本後，其三分之二仍歸屬原告所有，故系爭專利難認係被告單獨所有。至於原告固然應支付被告權利金，但此權利金非單純一般專利權人對外授權所獲取之權利金，而係原告就系爭合作案所為出資之一部分，故亦難因原告有依JV增補條款第4 條第1 項約定給付權利金，即遽認系爭專利為被告單獨所有。
⑷被告另稱：由系爭會議紀錄及原告公司上市公開說明書之
記載，足認原告亦自認系爭專利為被告單獨所有等語。惟查，原告提出之系爭會議紀錄雖載明：「本JointVenture 之執行所需之技術及專利由宋博士（即被告）準備，申請獲准之專利權由宋博士擁有，然未進行量產前，中砂（即原告）使用宋博士之專利權不需支付權利金」等語（參本院卷一第257 頁），而原告公司93年12月28日之簡式公開說明書第37頁固亦記載：「依合約，宋博士（即被告）已將其生產鑽石碟之『技術專利權』授予中國砂輪（即原告）使用至102 年，且合約屆滿後該公司免支付權利金繼續使用其專利……」等語（參本院卷一第193 頁），惟前開會議係於95年6 月27日召開，而公開說明書亦係於93年12月28日製作，均晚於97年10月15日簽訂之JV增補條款，故系爭會議紀錄及公開說明書記載之內容與中文版
JVA 第4 條約定之意旨較為相似。又如上所述，JV增補條款已變更中文版JVA 條款之內容，被告即不得再執該會議紀錄或公開說明書作為解釋兩造JV合約之依據。至原告公司之○○○於100 年4 月11日所寄出之電子郵件雖載稱：
「附件為針對DBU 提出關於聖地牙哥disk侵權爭議，專利單位所整理的分析報告。初步結論如下：1. SaintGobain鑽石碟係為Ni-Cr 焊料成份，該焊料特徵已分別被KINIK 與宋博士的三個核准專利主張保護(TW00000000 、TW0000 0000 、TW000000 00)，……2.Saint Gobain鑽石碟的磨料具有特定圖形化排列，該磨料圖形化之技術特徵已分別被……宋博士的TW 00000000 （即附表1 編號第11號專利）核准專利主張保護，惟磨料圖形化受到佈鑽方式與硬焊成型的磨料位移影響而較不易舉證，故KINIK 可評估將磨料圖形化相關專利作為附帶的侵權證據」等語（參本院卷二第72頁背面），然所謂「宋博士的……專利」，未必即有該專利為被告單獨所有之意，否則倘該等專利為被告單獨所有，原告無任何權限，原告即無庸於內部討論是否對侵權者提出侵權之訴訟。是以，被告以此推認原告已自認系爭專利為被告單獨所有，顯非有據。
（三）原告請求被告負賠償責任，並無理由：
１、就原告請求被告給付因違反競業禁止約定之懲罰性違約金10,683,966元部分：
⑴本件原告主張被告未經原告同意，自98年7 月2 日起成為
台鑽公司百分之49股權之股東，已違反聘任合約書第15條「競業禁止」約定，致原告受有損害，應依聘任合約書第19條第2 項約定賠償原告10,683,966元之懲罰性違約金等情，為被告否認之，並辯稱：被告此舉係經由原告之同意，且兩造亦合意刪除競業禁止之約款等語。
⑵經查，依原告提出之聘任合約書第15條第2 款、第19條第
2 項分別約定：「非經乙方（即原告）同意，甲方（即被告）不得為下列行為：……（二）為與乙方業務、或營業、研發目標相同或類似之公司、商號、機構、單位、財團法人或個人之受僱人、受任人、承攬人或顧問。」、「甲方如違反保密、禁止競業、……之規定，……乙方並得另行請求相當於所給付甲方報酬（包含歷年薪資、以請求當日市價計算之歷年紅利、獎金等）之懲罰性賠償金。」有聘任合約書在卷可稽（參本院卷一第32頁）。
⑶次查，被告係於98年7 月2 日與訴外人○○○簽訂協議書
，由雙方成立台鑽公司，嗣於98年7 月15日乃向原告公司原董事長○○○呈報此舉，並請○○○裁示是否可行，有協議書、簽呈各一份附卷足憑（參本院卷一第89、93頁）。又被告雖係先與○○○簽訂協議書，嗣後再請○○○裁示是否可行，惟原告既未向被告表示不同意，且於被告呈報上開簽呈後，於99年1 月7 日與被告簽署備忘錄（一），並於備忘錄（一）載明：「本備忘錄為原中國砂輪企業股份有限公司（以下簡稱甲方或公司）與宋健民博士（以下簡稱乙方或宋博士）於民國97年10月15日所簽訂JV增補條款之一部份，緣因乙方擬與外部第三者採用甲、乙雙方共同的JV成果，作為未來業務的發展，因而甲、乙雙方同意如下：一、乙方目前合作之外部對象包括中國鄭州台鑽科技(Tai Diam)、南通晶鑽(Jin Diam)、江蘇鑫鑽(SinoDiamond)及深州嵩洋微電子(ST Micro)等四個……」等語，而未追究被告擔任台鑽公司股東之責任，足見被告與○○○簽訂上開協議書前，雖未經原告之同意，但從原告事後並未表示不同意，復與被告簽訂備忘錄（一）之舉，堪認原告事後應係同意被告擔任台鑽公司之股東。再觀諸被告於99年4 月30日向原告公司提出之之離職申請單（參本院卷一第34頁背面），其上就注意事項欄關於競業禁止之說明業經刪除，且另以手寫註記「依JV規定辦理」，足認兩造已合意刪除聘任合約書關於競業禁止約款之適用。
⑷綜上，被告擔任台鑽公司之股東，事先雖未經原告之同意
，惟原告事後既已同意被告此舉，且合意刪除聘任合約書關於競業禁止約款之適用，是原告依聘任合約書第19條第
2 項請求被告賠償10,683,966元之懲罰性違約金，洵屬無據。
２、原告請求被告賠償因擅自拋棄、讓與系爭喪權專利所致之損害101,401,756元部分：
⑴經查，原告所主張之系爭喪權專利，其中附表2 （原證5
）編號第1 至22號所示專利係移轉予錸鑽公司、編號第23至25號所示專利係移轉予台鑽公司、編號第26號所示專利係移轉予嵩洋公司；另附表3 （原證10）編號第14至16、18至21、24至27、32至34號所示專利（即系爭拋棄專利）則因放棄繳納年費而失效等情，有原告提出之專利資訊檢索系統所公告之相關資料、台一事務所函為證（參本院卷一第38至81頁），且為兩造所不爭執，自堪信為真實。
⑵關於被告移轉系爭讓與專利予錸鑽公司、嵩洋公司、台鑽公司部分：
①查依原告提出之94年鑽石科技中心組織表及94年度年報
第2 頁之公司組織系統觀之（參本院卷一第260 頁、本院卷三第231 頁），原告公司關於鑽石科技中心之組織，係在該中心下設置總經理室，並分為硬焊鑽石研究室、高壓生產研究室、尖端材料研究室三個部門。至於原告公司之研發本部，與被告所管理之鑽石科技中心則為平行單位，直接對執行長負責，而非隸屬於鑽石科技中心，故原告研發本部之員工並非被告之下屬，應堪認定。又原告自承原告公司各部門均可提出專利申請企劃案，經原告總經理或各事業部最高主管核可後，統一由研發本部下之「專利室」等處理專利之單位負責辦理專利申請、維護等行政流程，居中聯繫相關事宜並管理預算等語（參本院卷四第6 頁背面倒數第3 行至第7 頁正面第1 行），且觀諸原告提出之台一事務所信函（參本院卷一第61、64、67、70、78、80頁），台一事務所關於專利權義變動之文件均寄送至原告公司（新北市○○區○○路○○號），並列原告公司之研發本部人員○○○、○○○等人為收件人。是以，堪信原告公司之研發本部確係管理專利申請、維護等事宜，有關專利之放棄、讓與之行政程序均係經由研發本部對外為之。
②次查，被告自98年4 月1 日起即開始向原告公司之前董
事長○○○呈報對外合作事宜，包括於98年4 月1 日呈報被告與訴外人○○○簽訂設立嵩洋公司之股東補充協議、同年7 月15日呈報將與○○○共同設立台鑽公司、98年12月29日呈報：「Diamond Technology Center(DTC)乃成為JV的執行單位。DTC 現和大陸數家公司合作開發中砂並未生產也未開發的多項專利產品，包括：1.深圳嵩洋微電子(S T Micro) 開發BODD、2.鄭州台鑽科技(TaiDiam )以六面頂生長立方晶鑽石……第1 、2 、
3 項的合約之前已經呈報……」等語（參本院卷一第85至106 頁），再揆諸備忘錄（一）前言：「本備忘錄為原中國砂輪企業股份有限公司（以下簡稱甲方或公司）與宋健民博士（以下簡稱乙方或宋博士）於民國97年10月15日所簽訂JV增補條款之一部分，緣因乙方（即被告）擬與外部第三者採用甲（即原告）、乙雙方共同的JV成果，作為未來業務的發展，因而甲、乙雙方同意如下：一、乙方目前合作之外部對象包括中國鄭州台鑽科技（Tai Diam）、南通晶鑽（Jin Diam）、江蘇鑫鑽（Sino Diamond）及深州嵩洋微電子（ST Micro）等四個」等語（參本院卷一第25頁），足見原告事前縱然並不知悉被告關於嵩洋公司、台鑽公司之合作案，惟原告嗣後既然就被告與第三人之合作事宜另與被告簽訂備忘錄
（一）、（二），且就相關之權利義務於上揭備忘錄中明訂，復未究責被告未事前告知一事之責任，則原告自不得再於事後就事前未告知原告一事究責。再者，原告公司研發本部協理○○○曾於99年11月17日寄電子郵件之副本予當時原告公司董事長○○○、執行長○○○、財務長○○○等管理階層報告執行情形，而該電子郵件附檔內費用分析表即已明載「18讓與- 台鑽公司（三個，已完成）」、「20讓與- 嵩洋微電子（一個，已完成）」等語（參本院卷三第181 頁），顯見原告當時即已知悉附表2 編號第23至25號專利業已移轉予台鑽公司，附表編號第26號專利業已移轉予嵩洋公司，原告嗣後復未表示意見，續與被告簽訂備忘錄（三），顯然原告縱然事前並不同意此讓與事宜，亦因於知悉後而未表示反對意見，且仍與被告繼續合作，堪認原告事後業已同意被告所為讓與之舉。
③再查，被告於99年6月間即與錸德公司接洽合作設立錸
鑽公司事宜，此有被告與錸德公司董事長○○○間之往來信件可稽（參本院卷三第292至299頁）。而原告公司之執行長○○○於99年7月29日寄予被告之電子郵件記載：「……JV以目前之狀況，提前解約是弟認為非常有建設性的想法，……與錸德之合作案順利成功」等語（參本院卷三第157 頁），另備忘錄（三）第4 條、第11條亦分別約定：「鑽石科技中心(DTC) 人員於民國100年12月31曰前隨宋博士加入錸鑽公司者，其在中砂公司所簽之競業禁止條款將不適用」、「本備忘錄雙方約定於錸鑽公司成立後生效」等語。再揆諸錸德公司投資部人員○○○於99年8 月24日以電子郵件詢問原告公司研發本部協理○○○「最終會放入新公司的專利內容是否已確定」時，○○○於同日乃以電子郵件請所轄研發本部人員○○○（即Bernie）確認並彙整擬移轉至錸鑽公司之專利，且○○○於99年11月17日就被告與錸德公司之合作案寄發電子郵件時，即副知當時原告公司董事長○○○、執行長○○○、財務長○○○，而該封電子郵件之附檔即係評估原告因移轉部分專利予錸鑽公司後得節省之費用，此亦有相關電子郵件附卷可憑（參本院卷三第158 、172 至178 頁）。由此觀之，原告確已知悉被告與錸德公司之合作案，並同意將部分專利移轉予被告與錸德公司合作設立之錸鑽公司。其後，原告公司人員再於99年12月30日將被告與錸德公司合作案之合約草稿及擬由被告移轉予錸鑽公司之專利清單寄予○○○，並副知包括○○○在內之其他原告公司人員，而該合約草稿第3 、4 條即有明載，合約附件一至三所示DLC 等領域之被告名下相關專利，將移轉予錸鑽公司等情，此有上揭電子郵件及合約草稿暨附件一至三之專利清單在卷可按（參本院卷三第191 至208 頁）。據此，在備忘錄（三）簽訂前，原告確實知悉被告與錸德公司之合作案，並同意將部分專利移轉予被告與錸德公司合作成立之錸鑽公司所有，而相關專利轉讓之程序，復由原告所設之研發本部辦理。是以，被告將附表2 編號第1 至22號所示專利移轉登記予錸鑽公司所有之事實，確為原告所明知。
④原告雖稱：原告並未參與「錸德JV合約」之協商與擬定
，被告於該合約附件一至三片面承諾轉讓、授權予錸鑽公司之專利清單，係被告未告知用途之情形下，指示其相關下屬製作，並未告知原告，更未取得原告同意等語。但查，如前所述，原告公司之研發本部與被告管理之鑽石科技中心為平行關係，並無上下隸屬之關係，而原告公司研發本部人員於99年12月30日將被告與錸德公司合作案之合約草稿及擬由被告移轉予錸鑽公司之專利清單，除寄予錸德公司之人員○○○外，亦副知包括○○○在內之其他原告公司人員，則以○○○身為原告公司研發本部之協理，亦曾對被告與錸德公司之合作案分析對原告公司之利幣得失，堪認其自有判斷能力，自難僅以被告未告知用途，該專利清單係依被告指示之情況下製作一語卸責。
⑤原告另稱：原告同意被告讓與錸鑽公司之專利，僅限於
備忘錄（三）附件一、三所列兩造同意提前清算之專利，並不包括附表2 所示之專利。倘原告確有同意被告所為之讓與，則被告何需向智慧局謊報附表2 編號第1 至
5 號專利證書遺失等語。然查，兩造雖於備忘錄（三）提前清算部分專利，惟並未清算之專利，原告是否即不會同意被告讓與，尚非定論。蓋兩造係於100 年1 月21日簽訂備忘錄（三），而當時附表2 編號第23至26號所示專利即已分別讓與台鑽公司、嵩洋公司，且如前所述，原告顯然已經知悉此事，倘原告未曾同意被告此舉，自應於簽訂備忘錄（三）時一併提前清算或為特別約定，但備忘錄（三）所約定提前清算之專利，並未包括附表2編號第23至26號所示之專利，故尚難率斷非備忘錄
（三）所約定提前清算之專利，即屬未經原告同意讓與之專利。何況，原告自承伊並未同意被告分別與○○○、○○○共同設立台鑽公司、嵩洋公司等競爭對手之外部合作案，更不可能同意其移轉系爭合作案專利予上開公司，故備忘錄（二) 第2 條即清楚揭示「為不使乙方與外部第三者之合作對甲方造成不利影響」，足見被告之前揭外部合作案均係先斬後奏，並未經伊同意等語（參本院卷七第60頁）。倘原告所述屬實，則被告顯然均係在未經原告同意之情形下即與第三人合作，則在此情形下，兩造顯然已無信任基礎。再參以備忘錄（二）第
2 條約定：「為不使乙方與外部第三者之合作對甲方造成不利影響，自西元2010年5 月1 日起，宋博士不再擔任甲方公司鑽石科技中心總經理一職，改任甲方公司之技術顧問，該顧問一職聘任日期止於雙方JV到期日」等語，可知被告自99年5 月1 日起即不再擔任原告公司總經理，則在兩造已無信任基礎，且被告未再擔任鑽石科技中心總經理之情況下，被告所為之讓與行為，原告自應更有所警覺。惟查，附表2 編號1 至22所示專利均係在兩造簽署備忘錄（三）之後所為之讓與，當時被告已非原告公司總經理，然原告研發本部在處理該讓與程序時，並未發覺有異而向上呈報，堪認原告就被告將該等專利讓與錸鑽公司之舉並未反對。原告固又稱：原告是否知情或同意，應專就有權代表原告之董事長及執行長認定之云云。但查，原告為上市公司，事務繁雜，各事項必有權責分工、分層負責之機制，不可能凡事皆向董事長報告，並由其親自執行。又原告既不否認附表2 所示專利之讓與程序均係由原告公司之研發本部處理，且參以原告提出研發本部協理○○○之訪談紀錄載明：「……但去年下半年我們發現宋博士本來自認（勾選）重要（為預算控制之用而由他指定的重要專利）的專利卻簽放棄，例如CMP 專利，我覺得奇怪有跟執行長報告」等語（參本院卷四第84頁背面），益徵是否讓與、拋棄，研發本部仍有稽核之權限，而非由被告一人決之。是以，原告抗辯研發本部無從代表原告一語，亦非可取。
⑶關於被告放棄系爭拋棄專利部分：
①原告主張被告未經原告同意擅自放棄系爭拋棄專利一節
，為被告所否認，並辯稱：伊放棄系爭拋棄專利係經原告之指示及同意等語。
②經查，依原告提出之台一事務所詢問是否續繳年費事宜
及由被告回覆「放棄本案」之文件觀之，系爭拋棄專利確係由被告表示放棄而失效。次查，如前所述，原告公司之研發本部與被告管理之鑽石科技中心係平行單位，並無上、下之隸屬關係。而揆諸99年間原告公司研發本部人員○○○（即Bernie）就美國專利事務所詢問專利是否繼續維護等相關事宜時，即以電子郵件明確表示，「……according to Dr. Sung's instruction,wewill prefer (not decision) to maintain the00000-0000 0.PROV …and abandon the 00000-00000.PROV…，but we still waiting for the finaldecision of CEO 【依據宋博士之指示，我們傾向（非決定）繼續維護00000-00000.PROV專利，而放棄00000-00000.PROV專利，但我們仍在等待執行長之最後決定】」、「our CEO had already approved yesterday and
we have already reported to our president atpresent （我們執行長已核准且我們已向總經理報告）」、「We have now received the approval from our
CEO and president （我們現已獲得執行長及總經理之核准）」等語（參本院卷三第159 頁），足見是否放棄專利並非全由被告一人決定，研發本部尚會待執行長或總經理之最後決定後，再與專利事務所確認。又原告自承專利之申請、維護核屬原告公司研發本部之權責，且觀諸台一事務所函詢是否續繳年費之信件所列之收件人，如○○○、○○○、○○○、○○○等人，皆為原告公司負責專利事務之研發本部人員（參原證10-17 、10-19 、10-21 、10-22 、10-23 、10-24 、10-25 、10-27 、10-28 、10-29 、10-30 、10-32 ，本院卷一第
127 、131 、135 、137 、139 、141 、143 、146 至
149 、151 頁）；而與專利事務所往來電子郵件上所載之原告公司人員單位，亦清楚載明為研發部專利技術中心（R&D Division PatentTechnology Center）（參原證5-23、5-24、被證26，本院卷一第76至77頁、卷二第
308 頁），非被告管理之鑽石科技中心。是以，原告公司之研發本部與鑽石科技中心既屬原告公司平行之事業單位，彼此間並無隸屬關係，且研發本部復管理系爭專利之維護事宜，並知悉系爭專利是否放棄並非被告一人可以決定，故被告填載放棄專利之回覆單時，倘未經原告公司同意，負責行政處理程序之研發本部自會向上呈報，但研發本部並未如此為之，堪信被告放棄系爭拋棄專利，應係經過原告之同意。
③第查，原告自承依其所整理之喪權專利清單（參本院卷
五第69至70頁），其上「技術或產品特徵」欄載明「硬銲磨料」、「鑽石碟」、「鑽石排列」者，均屬原告有實施之專利等語（參本院卷七第292 頁），倘原告所述屬實，則系爭拋棄專利僅附表2 編號第14至16號所示專利為原告已實施之專利，是被告所拋棄者大都為原告未實施之專利，對原告而言，其利益並不甚高。又附表2編號第14至16號所示專利係被告分別於98年11月3 日、97年11月4 日、97年5 月21日公告放棄，亦有原告提出之專利放棄清單（即原證5 ）可憑（參本院卷一第107頁）。其中，被告放棄編號第15、16號專利時，兩造尚未簽訂JV增補條款，被告亦尚未與○○○、○○○、錸德公司合作，是被告自無以不利於原告之動機放棄該等專利。至附表2 編號第14號所示之專利，雖係在被告與○○○、○○○合作之後，惟揆諸原告公司負責專利事務之研發本部人員曾通知美國專利事務所：「In order
to solve the problem that the apply case andresource are scattered at present, we havealready decided to give up 97 cases, such as theattached…We will estimate in advance through
the expenses of every month in the future, itwill reach the budget control of the patentexpenses, and create more patent benefits inregular budgetary.（中譯文：為解決目前申請案及資源過於分散之問題，我們決定放棄附件所示之97個案子…未來我們將依每月之支出作預先評估，以達專利費用之預算控制，並於經常預算下創設更多的專利收益）」、「Attachment is our decisions on the FebruaryCost Forecast. Please note that we decided tomaintain only four patents in this spreadsheet…Moreover, focusing on the abandon patentsmentioned in the column E, please furnish us theofficial abandon notice momentarily.（中譯文：附件為我們關於二月份成本預測之決定。請注意於此表單上我們決定僅維持四項專利…另外，關於E 欄所列之放棄專利，請立即提供我們正式的放棄通知書）」等語（參本院卷二第307 至308 頁），可知原告確實曾因預算之限制下放棄部分之專利。再參以前揭○○○之訪談紀錄載明：「宋博放棄專利在過去一年才發生，但都是宋博自行決定，運作上如果是在他經費範圍內，我們沒有去注意，……」等語（參本院卷四第84頁背面），堪認被告抗辯系爭拋棄專利係因原告刪減經費方放棄等語應屬可採。
⑷據上，被告移轉系爭讓與專利予嵩洋公司、台鑽公司、錸
鑽公司，並放棄系爭拋棄專利，顯然為原告所知悉，且未表示反對意見，則原告嗣後即不得再主張被告未經其同意而擅自讓與、拋棄系爭讓與、拋棄專利，並依民法第544條、第227 條第1 項、第184 條第1 項前段、後段之規定請求被告負賠償責任。
五、綜上所述，原告請求確認伊就系爭專利有實施權、至102 年12月31日止有三分之二所有權，及被告應將系爭專利移轉登記予原告所有，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，即無理由，應予駁回。
六、假執行之宣告：本判決主文第2項部分，因屬強制執行法第130條第1項命債務人為一定之意思表示之判決，依上開規定，待判決確定時，視為已為意思表示，茲判決尚未確定，固無執行之可言，即日後確定，亦無待於執行。是以，原告聲請供擔保宣告假執行，顯有未洽，應予駁回。又關於訴之聲明第3項部分，因原告之訴業經駁回，其所為假執行之聲請，亦失所附麗，一併駁回之。至原告雖稱：原告訴之聲明第2項之請求，得依強制執行法第117條之規定執行之，故仍有宣告假執行之必要，而不適用強制執行法第130條第1項之規定。且命被告移轉登記系爭美國專利之判決，須於美國依該國相關法令辦理強制執行，並非單純使被告為意思表示即可達原告此項請求目的，故屬強制執行法第128條所規定之情形，亦不適用強制執行法第130 條第1 項之規定等語。惟按強制執行法第
117 條雖規定：「對於前三節及第一百十五條至前條所定以外之財產權執行時，準用第一百十五條至前條之規定，執行法院並得酌量情形，命令讓與或管理，而以讓與價金或管理之收益清償債權人。」而司法院「強制執行須知」第12條第
3 款亦規定：「對於其他財產權，諸如電話使用權、專利權、著作權等，債權人得聲請執行法院發扣押、收取、移轉、支付轉給或交出命令，亦得聲請命令將該財產權讓與或管理，以價金或收益清償債務（第一百十七條）。」。惟上開條文所謂對專利權聲請強制執行，係指債權人對債務人有債權存在，債權人乃對債務人之專利權聲請強制執行而言，核與本件係原告請求被告移轉專利權之情形不同，原告顯有誤會。又本件判決之準據法既為我國法，則原告取得勝訴判決後可否假執行，自應依我國強制執行法之規定決之，至於原告取得確定之勝訴判決得否於美國執行，即須視美國是否承認我國判決，及是否有美國法下不應認可外國法院判決之例外情形，核與本件原告得否假執行之情形亦有所不同，原告以前開事由主張本件應宣告假執行，要無足取。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 105 年 7 月 29 日
智慧財產法院第一庭
法 官 林秀圓以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 7 月 29 日
書記官 張君豪