智慧財產法院民事判決102年度民專訴字第42號原告輝瑞大藥廠股份有限公司法定代理人林達宗訴訟代理人呂紹凡律師輔佐人林宗緯輔佐人鍾鏡湖被告泰和碩藥品科技股份有限公司兼法定代理人王建治被告邵文傑即保仁藥局被告李世民即建興藥局上四人共同訴訟代理人何愛文律師王仁君律師徐瑞毅律師上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院於104年12月1日言詞辯論終結，判決如下：
主文
一、被告泰和碩藥品科技股份有限公司應給付原告新臺幣貳佰柒拾柒萬參仟壹佰貳拾元，及其中新臺幣伍拾萬元自民國102年4月12日起，其餘部分自民國104年12月1日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
二、被告戊0000000應給付原告新臺幣肆萬伍仟伍佰元，1及自民國102年4月12日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
三、被告庚0000000應給付原告新臺幣肆萬貳仟元，及自民國102年4月12日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
四、原告其餘之訴駁回。
五、訴訟費用由被告泰和碩藥品科技股份有限公司負擔二分之一，被告戊0000000、被告泰和碩公司各負擔十二分之一，餘由原告負擔。
六、本判決第一項，於原告以新臺幣玖拾貳萬伍仟元或同額之華南銀行淡水分行無記名可轉讓定期存單為被告泰和碩藥品科技股份有限公司供擔保後，得假執行。但被告泰和碩藥品科技股份有限公司如以新臺幣貳佰柒拾柒萬參仟壹佰貳拾元為原告供擔保後，得免為假執行。
七、本判決第二項，於原告以新臺幣壹萬伍仟元或同額之華南銀行淡水分行無記名可轉讓定期存單為被告戊0000000供擔保後，得假執行。但被告戊0000000如以新臺幣肆萬伍仟伍佰元為原告供擔保後，得免為假執行。
八、本判決第三項，於原告以新臺幣壹萬肆仟元或同額之華南銀行淡水分行無記名可轉讓定期存單為被告庚0000000供擔保後，得假執行。但被告庚0000000以新臺幣肆萬貳仟元為原告供擔保後，得免為假執行。
九、原告其餘假執行之聲請均駁回。
事實
甲、程序方面：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交2易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。本件係專利法所保護之專利權所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。
二、承受訴訟：被告泰和碩藥品科技股份有限公司（下稱泰和碩公司）原登記負責人為許麗卿，嗣於民國（下同）103年9月26日變更登記為謝俐伶，嗣於104年5月21日變更為丁○○，並經謝俐伶、丁○○先後於103年11月3日、104年10月23日具狀聲明承受訴訟（見本院卷四第105頁、本院卷七第5頁），經核無不合，應予准許。
三、按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一者，或擴張或減縮應受判決事項之聲明者，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款、第7款定有明文。本件原告起訴時以被告泰和碩公司及其負責人許麗卿、被告戊0000
000、被告庚00000000人為被告，又原告起訴狀訴之聲明第二項為：被告應連帶給付原告新臺幣（下同）165萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。嗣原告104年11月30日準備（九）暨擴張訴之聲明狀，當事人欄將被告泰和碩公司兼法定代理人改列為丁○○，並將訴之聲明第二項變更為：被告泰和碩公司及其法定代理人丁○○應連帶給付原告380萬元，保仁藥局（即邵文傑）及建興藥局（即李世民）應分別給付原告50萬元，其中被告泰和碩公司及其法定代理人丁○○之50萬元、保仁3藥局（即邵文傑）之50萬元及建興藥局（即李世民）之50萬元部分自起訴狀繕本送達翌日起，及其餘部分自本民事擴張訴之聲明狀繕本送達之翌日起，均至清償日止按年息百分之五計算之利息（見本院卷七第180-181頁）。核屬當事人及訴之聲請之變更，原告上開訴之變更，其請求之基礎事實同一，且係擴張應受判決事項之聲明，無礙於被告之防禦及訴訟之終結，依上開規定，應予准許。
四、按攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之，民事訴訟法第196條第1項、第2項前段定有明文。本件兩造已就系爭專利有效性及系爭藥品是否侵害系爭專利之爭點辯論完畢，經本院於104年10月1日言詞辯論期日口頭諭知兩造於下次庭期（104年12月1日）前提出綜合辯論意旨狀，被告竟於104年11月26日提出言詞辯論意旨狀，主張系爭專利申請卷中資料無法證明系爭專利之專利權人輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（下稱訴外人輝瑞愛爾蘭公司）已合法受讓系爭專利，則原告是否得由訴外人輝瑞愛爾蘭公司取得合法授權，自有相當疑問，並提出被證63輝瑞愛爾蘭私人無限責任公司在100年11月9日提出之專利權讓與登記申請書(含附件)影本1件，被證64比利時商輝瑞研究及開發公司在93年3月3日提出之專利權讓與登記申請書(含附件)影本1件為證（見該書狀第7頁正、反面），惟其所述理由與系爭專利之實際讓與登記過程不符，所提被證64亦無法確認與系爭專利讓與登記有關，查本件自102年4月2日繫屬迄被告提出上開書狀之日止，已達二年半以上，被告於本院即將言詞辯論終結之際，始提出關於系爭專4利有效性之新的抗辯事由，自屬重大過失逾時提出攻擊防禦方法，且有礙訴訟之終結，依民事訴訟法第196條第2項規定，本院就上開抗辯，不予審酌。
乙、實體方面：
壹、原告主張：際性大藥廠，著重藥品研發。訴外人輝瑞愛爾蘭公司為系爭專利之專利權人，系爭專利之保護期間自民國（下同）85年12月11日起至105年7月2日止（原證1號）。原告則為系爭專利之專屬被授權人，授權期間自101年1月1日起至專利權屆滿日止（見原證14專利授權合約），原告利用系爭專利所涵蓋之成分製造「威而鋼膜衣錠」，並取得國內藥品許可證（原證4號），以治療成年男性勃起功能障礙為主要適應症。威而鋼膜衣錠藥品對治療成年男性勃起功能障礙之療效卓著，解決許多長期困擾病患之勃起功能障礙疾病，該藥品同時銷售於全球市場，在台灣地區亦有廣大之知名度，並受到病患相當之信賴。
院衛生署核發「喜力昂錠100毫克（Sildegra100mgTablets）」及「喜力昂錠50毫克（Sildegra50mgTablets）」藥品（下合稱系爭藥品）藥品許可證（許可證字號：衛署藥輸字第025763號及第025764號，原證8號）。依據衛生署網站中之資料可知，系爭藥品自承為「學名藥」（見原證8號「限制項目」之說明），係以系爭專利所涵蓋之藥學組合物為其主要成分，且係以「成年男性勃起功能障礙」為其主要之適應症，顯見系爭藥品確已落入系爭專利之申請權利範圍，而侵害系爭專利。訴外人輝瑞愛爾蘭公司前於101年10月19日已委請原告致5函訴外人諾華公司，請其停止製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭藥品，以免構成專利侵權行為。業及西藥零售業等，被告戊0000000址設台中市后里區，主要經營業務包括西藥零售及中藥零售，被告庚0000000址設新北市三重區，主要經營業務為西藥調劑零售。經原告調查，被告等有下列擅自販賣系爭藥品之侵害系爭專利之行為：
102年2月7日與被告泰和碩公司業務代表莊閎鈞先生及李欣霓小姐接洽，被告泰和碩公司業務代表雖未開立銷貨單據予原告人員，惟原告人員確實已向泰和碩業務代表以新台幣538元購得系爭藥品乙盒（見原證21莊閎鈞及李欣霓名片、原證22藥品一盒、原證44錄影光碟及節錄譯文）。其後，原告所委託之人員於102年3月27日再次與被告泰和碩公司業務代表王淳良小姐接洽時，被告泰和碩公司業務代表亦向原告人員提供系爭藥品之報價（見原證23王淳良小姐名片、原證12-1被告泰和碩公司產品型錄暨廣告文宣、原證45錄影光碟及節錄譯文），更明確聲稱被告泰和碩公司已向訴外人諾華公司取得經銷系爭藥品之權。
102年2月4日前往保仁藥局，保仁藥局人員雖未開立銷貨單據予原告人員，惟原告人員確已向保仁藥局以1,300元購得系爭藥品一盒（見原證47錄影光碟、原證48節錄譯文）。其後，原告所委託之人員再次於102年3月25日前往保仁藥局，保仁藥局雖仍未開立銷貨單據，惟原告人員已再度向保仁藥局以1,200元購得系爭藥品一盒，且保仁藥局於銷售系爭藥品同6時亦提供店長邵文傑先生名片乙張（見原證22邵文傑先生名片、藥品一盒，原證49錄影光碟、原證50節錄譯文）。
原告所委託之人員於102年2月4日前往建興藥局，以1,200元購得系爭藥品乙盒，建興藥局並開立收據一張（原證22、原證9）。其後，原告所委託之人員再次於102年3月25日前往建興藥局，建興藥局雖未開立銷貨單據，惟原告人員確實已再度向建興藥局以1,200元購得系爭藥品100毫克乙盒（原證57藥品一盒、原證51錄影光碟、原證52節錄譯文）。
○○及被告庚0000000為零售業務，為避免輕啟訟端，原告於102年3月12日分別致函被告泰和碩公司、被告戊0000000、被告庚0000000（原證10號），要求被告泰和碩公司、被告戊0000000、被告庚0000000務必確實尊重系爭專利，不得有侵害該專利之行為，並要求於函到七日內提供系爭藥品之樣品，並以書面說明該藥品有無侵害系爭專利之情事。詎被告泰和碩公司、被告戊0000000、被告庚0000000於同年月13日收受該信函（見原證28掛號回執）後，竟仍持續批發、販賣系爭藥品，被告泰和碩公司更持續散布系爭藥品之產品型錄及廣告文宣（原證12號、原證12-1號），顯見被告泰和碩公司、被告戊0000000、被告庚0000000實有故意侵害系爭專利之意圖。
比對（原證13號），經全要件原則比對，系爭藥品已落入系爭專利更正後請求項1、2之文義範圍。為此，依專利法7第58條第1項、第62條第3項、第96條、公司法第23條第2項、民法第185條、民法第216條規定，請求被告等排除侵害，並應連帶負損害賠償責任，並依專利法第97條第1項第2款、第2項請求被告賠償因侵害行為所得之利益，且被告等係故意侵害系爭專利，請求酌定損害額三倍之賠償金等語。
販賣、使用或為上述目的而進口衛署藥輸字第025763號「喜力昂錠100毫克（Sildegra100mgTablets）」及衛署藥輸字第025764號「喜力昂錠50毫克（Sildegra50mgTablets）」藥品或為其他侵害中華民國第083372證書號發明專利之行為；被告並應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之上述產品全數回收並銷毀或為其他必要之處置。
380萬元，保仁藥局（即邵文傑）及建興藥局（即李世民）應分別給付原告50萬元，其中被告泰和碩公司及其法定代理人丁○○之50萬元、保仁藥局（即邵文傑）之50萬元及建興藥局（即李世民）之50萬元部分自起訴狀繕本送達翌日起，及其餘部分自民事擴張訴之聲明狀繕本送達之翌日起，均至清償日止按年息百分之五計算之利息。
擔保，請准宣告假執行。
貳、被告抗辯：8不合法：
依據原告提出之系爭專利權利異動資料（原證1），系爭專利權人為訴外人輝瑞愛爾蘭公司，而在該異動資料表之「授權註記」欄位雖有授權註記，惟在「專屬授權註記」欄位並無任何註記，原告亦未提出任何證據資料證明其確為系爭專利之專屬被授權人。此外，依據專利法第62條第3項規定，專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。系爭專利之專利權人訴外人輝瑞愛爾蘭公司另案依據系爭專利對訴外人南光化學製藥股份有限公司及廣生堂藥局分別提起訴訟，請求排除侵害及損害賠償（本院100年度民專訴字第125號、101年度民專訴字第112號）。惟倘訴外人輝瑞愛爾蘭公司已將系爭專利專屬授權予原告，則何以仍有進行另案訴訟之權能？由此益證原告並非系爭專利之專屬被授權人，原告提起本件訴訟應非合法。
102年7月22日申請更正之請求項1、2項具有下列應撤銷之事由，依法原告不得對被告主張權利，被告自無侵權之可言：
102年7月22日申請之更正應否准許，系爭專利有83年專利法第71條第3款之情事，應予撤銷。
1、2違反83年專利法第20條第1項第1款、第20條第2項之規定：（參被告答辯二狀，本院卷二第161頁反面至第166頁）16可證明請求項1、2不具新穎性。
16、13之組合可證明請求項1、2不具進步性。
16、14之組合可證明請求項1、2不具進步性。
16、15之組合可證明請求項1、2不具進步性。
916、17、13之組合可證明請求項1、2不具進步性。
16、17、14之組合可證明請求項1、2不具進步性。
16、17、15之組合可證明請求項1、2不具進步性。
16、13、14之組合可證明請求項1、2不具進步性。
16、13、15之組合可證明請求項1、2不具進步性。
16、14、15之組合可證明請求項1、2不具進步性。
16、13、14、15之組合可證明請求項1、2不具進步性。
16、17、13、14之組合可證明請求項1、2不具進步性。
16、17、13、15之組合可證明請求項1、2具進步性。
16、17、14、15之組合可證明請求項1、2不具進步性。
16、17、13、14、15之組合可證明請求項1、2不具進步性。
1、2未以明確、簡潔之方式記載，違反現行專利法第26條第2項規定（參104年11月25日言詞辯論意旨狀第16頁第2點）。
104年1月1日以「被證16之我國對應案（即被證60)、被證14、被證13之10組合」為基礎，認定系爭專利請求項1、2不具進步性，並作成「請求項1至2舉發成立應予撤銷」之審定（被證65，見本院卷七第138-150頁），已確認系爭專利更正後之請求項1、2不具進步性而應予撤銷，故依法原告不得基於應予撤銷之專利對被告主張權利。
18及被證40)、英國（被證19及被證41）、韓國（被證20及被證42)、加拿大（被證21)、拉脫維亞、捷克、南非等俱已因缺乏進步性或未充分揭露等原因，遭各該主管機關或法院作成專利無效之決定或判決，益證系爭專利確有無效而應予撤銷之事由。
1、2，亦未落入更正後之請求項1、2，退步言之，縱依系爭專利之專利權人102年7月22日提出之申請專利範圍更正本，系爭藥品亦適用「先前技術阻卻」，從而並未落入系爭專利之專利權範圍。
退步言之，縱認被告系爭藥品落入系爭專利請求項1、2，系爭藥品仍適用「貢獻原則」而阻卻侵權。原告先前提呈之專利鑑定報告顯然有誤，其結論不足採信。
利之專利權人於102年7月22日提出之更正不應准許：關於系爭專利之專利權人於102年7月22日提出之更正涉及實質變更或擴大而不符法定要件，故不應准許，理由詳如被告103年5月22日民事陳述意見(三)狀第1至10頁所載。
系爭專利申請延長之時間中，有關國外臨床試驗期間之計入部分有不當增加期間情事。依據系爭專利藥物申請藥品查驗登記當時實務，系爭專利藥物在澳洲之臨床試驗根本並非申請我國藥品查驗登記所需，依法並非為取得許可證所需，故不得作為11專利權期間延長之依據。又88年4月28日申請書所載之專利內容與系爭專利之公告內容不符，該專利權期間延長之申請並不合法。
1、2不具進步性而應予撤銷，故依法原告不得基於應予撤銷之專利對被告主張權利，從而原告不得對被告請求損害賠償。
賣之要約」，更非「販賣」，原告迄今並未提出任何發票或銷售單據，證明被告泰和碩公司確有販賣行為，唯一「證據」為原證44、45之影音光碟中顯示，被告泰和碩公司人員礙於原告公司調查人員一再主動要求，始將手邊的藥品樣品賣給該調查人員。實則此等販賣行為並非被告公司一般業務常態，而係因原告公司調查人員一再主動要求下之偶發、一次性之行為，實不足以為證。被告泰和碩公司人員於光碟中曾強調：「這個（指喜力昂）的話，我跟藥師說一下，我只負責幫你下訂單，出貨跟收款，完全不會經過我們泰和碩」，「我們等於是幫諾華做一個鋪貨的動作而已，後面的後續動作，泰和碩不會來處理…」，凡此均證明被告泰和碩公司並未從事系爭藥品之販賣。
102年3月12日發出之警告函後，始知系爭藥品涉有專利問題。而原告警告函及所附鑑定報告雖同時指稱系爭藥品落入系爭專利更正前及更正後之申請專利範圍，惟系爭藥品顯未落入系爭專利公告版之請求項1、2，而原告於警告函中所比對之所謂系爭專利更正本係系爭專利權人在103年2月8日所提出之版本，並12非原告在本案所主張之更正本（即系爭專利權人在102年7月22日所提出之版本）。故縱令認定系爭藥品於客觀上落入系爭專利102年7月22日更正本內容，惟因被告等於102年3月12日收到警告函時無從得知系爭專利權人在102年7月22日提出之更正版本內容為何，且無從判斷該更正內容是否會經主管機關核准，故被告等對於原告所指稱之侵權行為實無任何故意過失可言。
到專利保護為前提，系爭專利所製造之威而鋼藥品（「藥輸022381ViagraF.C.T.25mg」、「藥輸022382ViagraF.
C.T.50mg」、「藥輸022383ViagraF.C.T.100mg」）並未標示該藥品受專利權保護，無論是已獲得之相關專利或申請中之專利申請案，任何人當無從得知系爭專利與威而鋼藥品之關係（被證69）。
系爭藥品之進口商即訴外人諾華公司提起訴訟並請求賠償，故不得再對被告重複求償，更遑論計算賠償金額之方法並無依據。
。
一、原告是否為系爭專利之專屬被授權人？
二、系爭專利之專利權人於102年7月22日就系爭專利所提出之更正，應否准許？
三、被告之系爭藥品是否落入系爭專利更正後之請求項1、2？
四、系爭專利是否具有應撤銷之事由？
131、2是否違反83專利法第71條第1項第3款規定？
1、2是否不具產業利用性？16是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具新穎性?16及被證13之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項
1、2不具進步性?16及被證14之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項
1、2不具進步性?16及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項
1、2不具進步性?
16、被證17及被證13之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證17及被證14之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證17及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證13及被證14之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證13及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證14及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證13、被證14及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證17、被證13、及被證14之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?1416、被證17、被證13、及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證17、被證14及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證17、被證13、被證14及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
五、系爭專利申請專利權期間延長部分是否符合核准審定時之專利法第51條第1項規定？
六、被告是否有製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭藥品之行為？
七、被告是否具有侵害系爭專利之故意或過失？
八、原告是否得請求排除侵害系爭專利之行為？
九、原告是否得請求被告泰和碩公司及其法定代理人丁○○連帶給付380萬元及法定利息，請求被告戊0000000、被告庚0000000分別給付50萬元及法定利息？
肆、得心證之理由：
一、原告是否為系爭專利之專屬被授權人？設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明，現行專利法第62條第1、2、3項定有明文。專利權授權他人實施，係指將專利之實施權即製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等權限授予他人實施而言。一般可分為專屬授權或非專屬授權，「專屬授權」者，指專利權人於為專屬授權後，在被授權人所取得之權利範圍內不得重為授權第三人實施該發明，倘未特別約定，專利權人在授權之範圍內亦不得實施該發明15。「非專屬授權」者，指專利權人為授權後，就相同之授權範圍內仍得再授權第三人實施該發明（專利法第62條第2項100年12月21日修正立法理由參見）。經查，原告主張系爭專利業經專利權人訴外人輝瑞愛爾蘭公司專屬授權予原告之事實，業據提出英文版專利授權合約及中文摘譯文一份及申請授權登記呈交主管機關之完整文件為證（原證14、原證24，見本院卷一第180-181頁、本院卷二第3-6頁），被告雖不爭執原告申請專利授權登記提出之資料即為原證14，惟抗辯系爭專利權利異動資料（原證1）在授權註記欄位為「有」，惟「專屬授權註記」欄位為「空白」，且原證14之專利授權合約並未明文約定排除專利權人實施該發明，故是否為專利法第62條第3項之專屬授權尚有不明，亦有可能係獨家授權云云（見本院卷一第272頁、第309頁），惟查，原證14之英文版專利授權合約第1款係使用「exclusivelicense」，而「exclusivelicense」一詞，在國際授權實務上即指「專屬授權」而言（獨家授權係使用「solelicense」），且我國專利法第62條並未規定必須在契約中明文排除專利權人行使權利，始得謂「專屬授權」，原證14之專利授權合約既已約定專利權人專屬授權（exclusivelicense）原告於中華民國境內使用、製造、為販賣之要約、販賣及進口系爭專利之相關專利產品（授權實施期間自2012年1月1日起生效至專利權屆滿日止），且該專利授權合約復未約定專利權人在授權範圍內仍得實施該發明，堪認原告確已取得系爭專利之專屬授權，並無疑義。至於系爭專利之「專屬授權註記」欄位為「空白」一節，係因系爭專利於88年間辦理授權登記時之專利法，並無專屬授權或非專屬授權登記，有關專屬授權或非專屬授權登記之註記，係於102年1月1日修正施行之專利法始於登記等情，有智慧財產局10216年10月28日（102）智專三（四）01027字第10221459280號在卷可稽（見本院卷一第306頁）。又按，專利法第62條第1項所稱非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，故依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義。而所謂對抗者，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以登記為判斷權利歸屬之標準。質言之，專利法第62條第1項規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人（司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第9號研討結果參見），被告既為被控侵權行為人，尚無從主張專利法登記對抗效力之餘地，故被告所辯均不足採。
二、系爭專利之技術分析：口服藥物的效果也很低。雖然有許多不同的藥物顯示可誘使陰莖勃起，但它們僅是在直接注射入陰莖後有效，例如注射入尿道內或海綿體內，而對勃起功能障礙並無效。現今藥物治療是以影響血管的物質注射入海綿體為基礎，而據稱phenoxybenzamine,phentolamine,papaverine及prostaglandinE1不論是單一使用或合併使用，都有很好的效果；然而，這些藥物中的一些以注入海綿體的方式給藥時，與陰莖的疼痛、持續勃起症及纖維症有關聯。鉀通道開啟物(Potassiumchannelopeners,KCO)及可影響血管的腸道內多胜?(vasoactiveintestinalpolypeptide,VIP)也顯示在海綿體內給藥有效，除了對陰莖施以海綿體內給藥外，也可使用三硝酸甘油(GTN)貼劑，此方式很有效，但對17病人及配偶都會造成副作用（由說明書第4頁第13行至第5頁第3行整理）。
(I)化合物已揭示於EP-A-0000000及EP-A-0000000，為環狀鳥糞核糖?3’,5’-單磷酸磷酸二酯?[Cyclicguanosine3’,5’-mono-phosphatephosphodiesterases(cGMPPDEs)]的?力抑制劑，會導致cGMP的含量升高，本來應用為治療穩定、不穩定和不同的咽喉炎、高血壓、肺部的高血壓、充血性心臟衰竭、動脈粥樣硬化、回復的血管開放情形、如經由表皮後的transluminal冠狀動脈血管造形術(post-PTCA)、周邊血管疾病、腦充血、支氣管炎、過敏性氣喘、慢性氣喘、過敏性鼻炎、青光眼及因腸蠕動障礙造成的疾病，如易受刺激的腸徵候群(IBS)（由說明書第5頁第9至24行整理）。
系爭專利發現揭示於EP-A-0000000及EP-A-0000000之下式(I)（如附圖1所示）化合物可用來治療勃起不能，且該化合物可經口服給藥，避免習知藥物須在海綿體內給藥的缺點（參系爭專利說明書第5頁至第619至20頁），為式(I)化合物之第二醫藥用途發明。
附圖：系爭專利之式(I)化合物系爭專利原核准公告時申請專利範圍共計3項，其中請求項
181、3為獨立項，請求項2為直接依附於請求項1之附屬項。原告起訴原主張系爭藥品侵害系爭專利核准公告之請求項
1、2，其內容如下：請求項1：一種用於治療或預防雄性動物(包括男人)之勃起不能的藥學組成物，其包含式(I)所示之化合物其中，R1是甲基或乙基；R2是C1-C3烷基；R3是C2-C3烷基；R4是經NR5R6取代之乙醯基，經NR5R6取代之羥乙基，或為SO2NR9R10，R5和R6與連接彼之氮原子一同形成嗎?基；R9和R10與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)-R12是氫，C1-C3烷基或(羥基)C2-C3烷基；或是其在藥學上可接受的鹽類，連同藥學上可接受的稀釋劑或載體。
請求項2：如請求項1之藥學組成物，其中式(I)之化合物是選擇自：
5-(2-乙氧基-5-嗎福?乙醯苯基)-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑酚〔4,3-d〕嘧啶-7-酮基；5-(5-嗎福?乙醯基-2-n-丙氧苯基)-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑酚〔4,3-d〕嘧啶-7-酮基；5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-)-苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑酚〔4,3-d〕嘧啶-7-酮基；5-{2-乙氧基-5-〔4-(2-丙基)-1--磺醯基〕苯基}-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑酚〔4,3-d〕嘧啶-7-酮基；5-{2-乙氧基-5-〔4-(2-羥乙基)-1--磺醯基〕苯19基}-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑酚〔4,3-d〕嘧啶-7-酮基；以及5-{5-〔4-(2-羥乙基-1--2-n-丙氧苯基}-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑酚〔4,3-d〕嘧啶-7-酮基。
請專利範圍：
依原告102年8月19日自行出具之專利侵害鑑定報告（參原證16），原告亦主張系爭藥品落入系爭專利102年7月22日更正後請求項1、2，其內容如下：
請求項1：一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物，其包含式(I)所示化合物，其中，R1是甲基；R2是C3烷基；R3是C2烷基；R4是SO2NR9R10；R9和R10與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)-R12是C1烷基；或是其在藥學上可接受的鹽類，連同藥學上可接受的稀釋劑或載體。
請求項2：一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物，其包含：5-[2-乙氧基-5-(4-甲基-1-)-苯基]-1-甲基-3-n-丙基-1，6-二氫-7H-唑[4，3-d]嘧啶-7-酮；或是其在藥學上可接受的鹽類，連同藥學上可接受的稀釋劑或載體。
103年12月2日(103)智專三(四)01027字第10321694670號舉發審定書，對於訴外人輝瑞愛爾蘭公司於103年9月12日所提更正本已作成准予更正之處分，且20該舉發案依該更正本之內容審查，另於專利公報41卷36期（2014/12/21）公告說明書及圖式或圖說更正案件，是系爭專利103年9月12日所為更正依法已溯及申請日生效（專利法第68條第3項）。更正後之申請專利範圍共2項（原第3項更正刪除），均為獨立項，其內容與上述102年7月22日更正後請求項1、2相同（見被證65，本院卷七第138-150頁）。
三、系爭藥品之技術內容：100毫克」、「喜力昂錠50毫克」（藥品許可證字號分別為衛署藥製字第025763及025764號）。
依系爭藥品之仿單（參原證16專利侵害鑑定報告所附仿單），所載之主成分為sildenafilcitrate，適應症為成年男性勃起功能障礙（不適用於女性），用法用量為口服投與。據其性狀內容所載，Sildenafilcitrate是一種口服有效，且對cGMP-specificPDE5(phosphodiesterasetype5)具有選擇性的抑制劑，cGMP-specificPDE5是存在於人類陰莖海綿體中主要的PDE異構酵素(isoenzyme)。Sildenafil的化學式為1-[4-ethoxy-3(6,7-dihydro-1-methl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenylsulphonyl]-4-methylpiperazinecitrate，其中CAS編號是171,599-3-0。Sildenafilcitrate的實驗式為C22H30N6O4SC6H8O7。Sildenafilcitrate的結構式如下所示：
Sildenafilcitrate分子量666.7為灰白色結晶性粉末，其21水中溶解度在25℃時相當於每毫升溶解2.6mg的Sildenafil。
每顆Sildenafil錠含有下列不具活性的成份：MicrocrystallineCellulose,Calciumhydrogenphosphateanhydrous,Copovidone,CroscarmelloseSodium,Magneiumstearate,Indigocarmine(E132)aluminiumlake,SaccharinSodium。
造、輸入藥品，應將其成分、規格、性能、製法之要旨，檢驗規格與方法及有關資料或證件，連同原文和中文標籤、原文和中文仿單及樣品，並繳納費用，申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造或輸入。藥物包裝、標籤、仿單經核准變更登記者，其製造或輸入之業者，應即通知醫療機構、藥局及藥商，並依規定期限收回市售品，連同庫存品一併依本法有關規定處理，藥事法第26條、第39條第1項及80條第1項第6款定有明文。又按，凡是經核准製造、輸入的藥物，依法需於其標籤、仿單或包裝上，分別刊載：廠商名稱及地址、品名及許可證字號、製造日期或批號、主要成分含量、用量及用法、主治效能、性能或適應症、副作用、禁忌及其他注意事項、有效期間或保存期限等事項，藥事法第75條第1項規定甚明。依上開規定可知，藥品許可證之有效仿單內容得認為即市售產品之技術內容，縱原告未對系爭藥品成分做成分鑑定，仍得依系爭藥品有效仿單內容與系爭專利進行侵權比對。
四、系爭專利之專利權人於102年7月22日就系爭專利所提出之更正，應否准許？僅22譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。專利法第67條第1項、第2項及第4項分別定有明文。
102年7月22日提出之更正為準，惟智慧財產局於103年12月2日作成舉發審定書，處分系爭專利「103年9月12日之更正事項，准予更正」，並已於103年12月21日公告（被證65，見本院卷七第138-150頁）。經核對系爭專利103年9月12日更正之申請專利範圍與本件兩造爭執之102年7月22日更正之申請專利範圍之內容並無不同，是以兩造基於102年7月22日更正之申請專利範圍為基礎所進行之辯論，對於103年9月12日更正後之申請專利範圍之審理，不致發生實質影響。
103年9月12日所提更正本，更正事項包括請求項3之刪除、請求項1、2之減縮及誤記之訂正。審查比對之基礎為系爭專利103年9月12日誤譯訂正後之中文本（其經核准更正後即具有取代申請時說明書之效力）。有關申請專利範圍之更正是否違反現行專利法第67條第2項及第4項規定，說明如下：
3之部分：
按現行專利法第67條第1項第1款規定「請求項之刪除」為得予更正之事項，其為申請專利範圍減縮之一種態樣，是以並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
1之部分：
1之更正，係將誤記之「4-N(R12)-更正為「4-N(R12)-物」限縮為「口服藥學組成物」；另有關式（I）取代基23部分，係將其中所述R1限縮為甲基；R2限縮為C3烷基；R3限縮為C2基；R4限縮為SO2NR9R10基；R12限縮為C1烷基。
1記載之「4-N(R12)-可知，係構成「R4代表SO2NR9R10」之一部分，因此就「R9和R10與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)-基」，須有一個氮(N)原子連接「SO2」基團，並以另一個氮原子連接R123個雙鍵之6員二氮雜環，熟習化學領域之人明顯可認知所述「SO2NR9R10，R9和R10與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)-R9和R10與連接彼之氮原子並無法形成「4-N(R12)-團，是以所述「4-N(R12)-誤記事項，由原請求項2（其為原請求項1之附屬項）所載選自式(I)之6個化合物，其中第3、4及5個化合物名稱即記載「4-甲基-4-(2-丙基)-1--磺醯基」、「4-(2-羥乙基)-1-『六氫?-磺醯基」，是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據其申請時的通常知識，無須依賴外部文件即可直接由申請專利範圍整體內容，立即察覺原請求項1之「4-N(R12)-4-N(R12)-。復對照系爭專利說明書之內容，並未見有「4-N(R12)-4-N(R12)-正為「4-N(R12)-、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；又因更正前之「4-N(R12)-24，是以更正後亦無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍可言。
1之「藥學組成物」更正為「口服藥學組成物」部分，按「口服藥學組成物」為「藥學組成物」之下位概念，屬引進更正前請求項所載技術特徵之下位概念技術特徵；另更正R1為甲基、R2為C3烷基、R3為C2烷基、R4為SO2NR9R10烷基、R12為C1烷基，均屬式(I)之各取代基之範圍減縮，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
2部分：
2之更正包括將附屬項形式改為獨立項，並限縮原請化合物範圍為「5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-基)-苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-4,3-d〕嘧啶-7-酮基」單一化合物，同時該化合物名稱更正為「5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1-)-苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-4,3-d〕嘧啶-7-酮」。
應包含所依附請求項之所有技術特徵，是以獨立項與附屬項僅在記載形式上有差異，對於實質內容的認定並無影響。又更正後請求項2刪減原載之多個化合物，僅餘「5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-)-苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑酚〔4,3-d〕嘧啶-7-酮基」單一化合物，屬申請專利範圍之減縮。另將該化合物名稱更正為「5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1-)-苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮」，其-1-」係為明確「六氫25〔4,3-d〕嘧啶-7-酮基」，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，依據申請時的通常知識，無須依賴外部文件即可直接由原請求項1中式(I)之結構式，立即察覺「?唑酚〔4,3-d〕嘧啶-7-酮基」非屬適當之化學命名而不具意義，應屬「?唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮」之誤記。是以更正後請求項2並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
1、2更正不合法，主要理由在於認為「4-N(R12)-4,3-d〕嘧啶」更正為「4-N(R12)-六氫?啶基」、「?唑〔4,3-d〕嘧啶」非屬誤譯或誤記，已構成實質變更；將「藥學組成物」限縮為「口服藥學組成物」，非屬進一步之技術特徵之界定，亦屬實質變更；以及更正後請求項1、2為重複請求云云（參103年5月22日民事陳述意見(三)狀及103年5月29日庭呈簡報）。惟查：
3、4及11，尚無法證明「4-N(R12)-基」確實可穩定存在於化合物結構中；而被證11所述「具?唑酚基鋁錯合物」，其中「?唑酚」實係「?唑基」與「酚基」之鍵結，並非指稠合雜環，其無法與嘧啶結合形成「?唑酚並嘧啶」之稠合雜環，就熟習該項技術者而言，實係明顯可認知之事項。此外，經查系爭專利說明書內容，除第10頁倒數第5行揭示「4-N(R12)-六氫?啶基」外，尚無其他不同於「4-N(R12)-「4-N(R12)-六氫?啶基」，依其上下文內容可知，亦不具意義，屬明顯誤記事項，是以難認原載「4-N(R12)-」、「?唑酚〔4,3-d〕嘧啶」等為有意義或已存在之基團26。被告此部分主張並不可採。
書第16頁第2段之記載，系爭專利之藥學組成物以可經口服或腸外方式（舌下或口頰）給藥，是以「口服藥學組成物」為屬「藥學組成物」進一步界定之技術特徵。又被告以被證7、8及9，指稱「口服」特徵係系爭專利之專利權人於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容，屬實質擴大申請專利範圍云云，惟申請案於審定前，本即得在「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」之前提下對申請專利範圍進行修正（擴大或減縮）；次查被證7、8及9，尚難認有被告所稱系爭專利之專利權人已明確主張刪除或聲明放棄口服藥學組成物等情，是以被告此部分主張，尚無可採。
1、2之內容，經查並非完全相同，縱有重覆內容，並無礙其為獨立項之主張，是被告主張重複申請，理由亦不足採。
103年7月22日之更正（同103年9月12日之更正）未違反現行專利法第67條第2項及第4項之規定，應予准許。且經智慧局審定准予更正在案，因此本件有關系爭藥品是否落入系爭專利申請專利範圍及系爭專利有效性之論述，應依系爭專利更正後請求項1、2之內容為判斷。
五、被告之系爭藥品是否落入系爭專利更正後之請求項1、2？1之文義比對分析說明：
1之要件解析：
經解析系爭專利更正後請求項1，其技術內容可解析為3個技術特徵，分別為要件1-A：「一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能口服藥學組成物」、要件1-B：
27「其包含式(I)所示化合物其中，R1是甲基；R2是C3烷基；R3是C2烷基；R4是SO2NR9R10；R9和R10與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)-六氫?基；R12是C1烷基；或是其在藥學上可接受的鹽類，」以及要件1-C：「連同藥學上可接受的稀釋劑或載體。」。
1之文義比對分析說明：
1-A而言：
系爭專利更正後請求項1之要件1-A係「一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能口服藥學組成物」，其中「勃起不能」係指「陽萎或勃起官能障礙」已如上述。系爭藥品係一種膜衣錠，適應症為成年男性勃起功能障礙，用法用量為口服投與（要件1-a），可知系爭藥品屬於一種口服藥學組成物，用以治療成年男性勃起功能障礙，明顯可為系爭專利更正後請求項1之要件1-A之文義所讀取。
1-B而言：
系爭藥品之活性成分為Sildenafil檸檬酸鹽。將系爭藥品之結構式比對要件1-B中之式(I)結構式，Sildenafil等28同於當R1是甲基；R2是正丙基；R3是乙基；R4是SO2NR9R10，而R9和R10與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)-R12是甲基時所代表之式(I)化合物。又系爭藥品係Sildenafil之檸檬酸鹽，按「檸檬酸」為此技術領域中具通常知識者所熟知之有機酸，「檸檬酸鹽」亦為一般藥學上可接受之有機酸鹽；復參系爭專利說明書第9頁第2~4行記載：「結構式(I)的化合物其含有鹼性中心的藥學上可接受的鹽類，例如….和有機酸…形成的鹽類」，可知檸檬酸鹽為系爭專利所稱「在藥學上可接受的鹽類」之範圍內，是以，Sildenafil之檸檬酸鹽明顯可為系爭專利更正後請求項1之要件1-B之文義所讀取。
1-C而言：
系爭藥品為膜衣錠劑型，依仿單記載，每顆Sildenafil錠含有不活性的成份「MicrocrystallineCellulose,Calciumhydrogenphosphateanhydrous,Copovidone,CroscarmelloseSodium,Magneiumstearate,Indigocarmine(E132)aluminiumlake,SaccharinSodium)」，該等成分就此技術領域中具通常知識者而言，已知為習用之藥學上可接受的稀釋劑或載體，故系爭藥品可為系爭專利更正前請求項1之要件1-C之文義所讀取。
1之要件1-A至1-C之文義所讀取，落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍。
2之文義比對分析說明：
2之要件解析：
經解析系爭專利更正後請求項2，其技術內容可解析為329個技術特徵，分別為要件2-A：「一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能口服藥學組成物」、要件2-B：「其包含5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1--苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮，或是其在藥學上可接受的鹽類，」以及要件2-C：「連同藥學上可接受的稀釋劑或載體。」。
2之文義比對分析說明：
2-A、2-C而言：
系爭專利更正後請求項2之要件2-A係「一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能口服藥學組成物」，要件2-C係「連同藥學上可接受的稀釋劑或載體。」，分別與系爭專利更正後請求項1之要件1-A、1-C相同，是以同上開關於系爭專利更正後請求項1之要件1-A、1-C之比對說明，系爭藥品亦可為系爭專利更正後請求項2之要件2-A、2-C之文義所讀取。
2-B而言：
系爭專利更正後請求項2之要件2-B係「其包含5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1--苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮，或是其在藥學上可接受的鹽類」與系爭藥品Sildenafilcitrate之化學名稱「1-[4-乙氧基-3(6,7-二氫-1-甲基-7-氧-3-丙基-1H-?唑[4,3-d]嘧啶-5-基)苯基磺醯基]-4-鹽」(1-[4-ethoxy-3(6,7-dihydro-1-methl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenylsulphonyl]-4-methylpiperazinecitrate)，並未完全一致，惟按化學或醫藥領域具有通常知識者均瞭解對於同一結構之化合物常有不同30之命名方式，判斷是否屬於同一化合物，應就其分子式、命名及結構式綜合判斷，而不能單以命名不同而認定其屬於不同化合物。經查系爭藥品仿單所示Sildenafil之化學名稱，與系爭專利更正後請求項2之要件2B所述「5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1--苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮」比較，具有相同取代基，僅取代基位次標示有差異；然依仿單之結構式，由於其可對應於系爭專利式(I)結構式中當R1是甲基；R2是C3烷基；R3是C2烷基；R4為SO2NR9R10，R9和R10與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)-R12是C1烷基時之化合物，應認與系爭專利更正後請求項2所述化合物相同。至sildenafil之檸檬酸鹽，如上開關於更正後請求項1之要件1-B之比對說明，檸檬酸鹽為系爭專利所稱「在藥學上可接受的鹽類」之範圍內，是以，系爭藥品可為系爭專利更正後請求項2之要件2-B之文義所讀取。
2之要件2-A至2-C之文義所讀取，落入系爭專利更正後請求項2之文義範圍。
專利更正後請求項1、2之範圍云云（被告103年8月12日民事答辯(三)狀第4至6頁理由三）。惟如上分析，系爭藥品已落入系爭專利更正後請求項1、2之文義範圍，倘被告所舉證據足以證明系爭藥品為屬先前技術，自亦足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具新穎性及進步性，是應優先確認系爭專利更正後請求項1、2之有效性。而被告所提有效性證據均不足以證明系爭專利更正後請求項1、2有不具31新穎性及進步性等應撤銷事由（理由詳如下述），自無「先前技術阻卻」之適用。
系爭藥品適用「貢獻原則」而阻卻侵權云云（被告104年11月25日言詞辯論意旨狀第46頁第（三）點）。惟「貢獻原則」係指說明書或圖式中有揭露但並未記載於系爭專利之請求項的技術手段，應被視為貢獻給社會大眾，不得以「均等論」重為主張。是以，貢獻原則僅適用於阻卻均等範圍，不適用於阻卻文義範圍，而如上分析，系爭藥品既已落入系爭專利更正後請求項1、2之文義範圍，自無「貢獻原則」之適用，是被告上開主張，要無可採。
1、2之文義範圍。
六、有效性證據之技術分析：
12：被證12係1993年2月3日公開之EP0000000A1，其公開日早於系爭專利之申請日（83年5月14日），足以作為系爭專利之先前技術。
被證12揭示一種式(I)化合物，其結構式如下：
其中R1得為C1-C3烷基；R2得為C1-C6烷基；R3得為C1-C6烷基；R4得為經NR5R6取代之C2-C4烷醯基（例如乙醯基），經NR5R6取代之羥基C2-C4烷基（例如羥乙基）；R5和R6與連接彼之氮原子一同得形成嗎?基。
3213：
被證13係JacobRajfer,M.D.等人發表於TheNewEnglandJournalofMedicine，Vol.326，No.2第90-94頁之文獻，其公開日為1992年1月9日，早於系爭專利申請日（民國83年5月14日），可為系爭專利相關之先前技術。
被證13揭露下列先前技術：(1)電刺激或一氧化氮導致之鬆弛藉由一環鳥嘌呤核?酸單磷酸(GMP)磷酸二酯?之選擇性抑制劑（M&B22,948）而增強（參見摘要）；(2)M&B22,948增強了電場刺激所引起之鬆弛反應（參見第92頁左欄）；(3)一氧化氮於1979年即被描述為一種可藉cGMP之作用媒介之週邊血管平滑肌之有效鬆弛劑，加入一氧化氮所導致之快速鬆弛反應可因M&B22,948而加強，且M&B22,948為一種cGMP-非cAMP-磷酸二酯?之選擇性抑制劑（參見第92頁右欄）；(4)非腎上腺素功能、非膽鹼功能之神經傳導以某種方式與人類陰莖海綿體中之L-精胺酸-一氧化氮途徑相結合（參見第93頁左欄）；(5)數據顯示非腎上腺素功能、非膽鹼功能之L-精胺酸-一氧化氮途徑在生理上涉及陰莖勃起之媒介（參見第94頁左欄）。
14：被證14為KennethJ.Murray等人於1993年4月出刊之DrugNewsandPerspectives(DN&P)，Vol.6(3)，p.150-156所發表之文章，標題為「PhosphodiesteraseVAInhibitors(磷酸二酯?VA抑制劑)」，其公開日推定為1993年4月30日，早於系爭專利申請日（民國83年5月14日），可作為系爭專利相關之先前技術。
被證14係有關PDEVA（其為一種cGMP專一性的PDE同工?）抑制劑之研究綜論。說明PDEVA可在肺、血小板、33脾臟及多種平滑肌組織中找到（參第150頁右欄第2段及第3段），而PDEVA最顯著的特徵在於其以cGMP為其受質之專一性，此表示PDEVA之抑制將導致cGMP-而非cAMP-濃度之升高（參見第151頁左欄）。被證14第153頁圖2列舉11種PDEVA抑制劑之結構；第152頁表III揭示Zaprinast作為PDEVA抑制劑之選擇性；第154頁表IV揭示各種PDEVA抑制劑於不同組織、物種之IC50差異；第154頁表V揭示PDEVA抑制劑對血管平滑肌之作用；第155頁表VI揭示PDEVA抑制劑對呼吸道平滑肌之作用。被證14亦揭示最常被用於研究之PDEVA抑制劑為Zaprinast（代號M&B22,948）（參見第151頁第3欄）且已被用於其他平滑肌的類型之研究。Zaprinast單獨可引起人類陰莖海綿體組織鬆弛現象，並可增強因一氧化氮或電刺激所導致之鬆弛（參見第153頁左欄）。作者指出PDEVA抑制劑最有展望之可能應用為平滑肌鬆弛，其可能之治療用途包括血管舒張、支氣管擴張、腸胃道蠕動性之調節以及勃起不能之治療（參第154頁第3欄末段至第155頁第1欄）。另作者總結，PDEVA抑制劑除了平滑肌鬆弛作用外，其他的治療特性可能包括止痛及對血小板之功能之作用。至目前為止，PDEVA抑制劑之治療潛力大部分係基於一種化合物（即Zaprinast）之作用，且當可取得其他合理設計之PDEVA抑制劑時，方可獲得較清楚之情況。
15：被證15係MargaretAnnBush博士在1993年發表之加州大學博士論文「L-精胺酸-一氧化氮-環GMP途徑於陰莖海綿體平滑肌鬆弛之角色」，其論文首頁揭示論文發表於1993年。
34被證15之論文首頁揭示1993年，但第2頁印有「printedin1998bydigitalxerographicprocess(數位靜電印刷法)onacid-freepaper」字樣，原告雖否認其證據能力，惟依被告所提美國加州大學洛杉磯分校之論文核可表（DissertationApprovalForm），可證該論文係在1992年12月3日通過，而於1993年5月送至圖書館上架，以及依被證15作者Dr.MargaretAnnBush與UCLA論文辦公室之人員JuliannaJenkins所出具之聲明書（被告於103年10月6日庭呈簡報第23至28頁，見本院卷四第76頁反面至77頁反面），足證該論文於系爭專利申請日前確已公開，是被證15應具證據能力，可作為系爭專利相關之先前技術。
被證15揭露其研究結果最重要者在於治療泌尿疾病如勃起不能等之實際應用（參見第159頁第3至5行）。被證15第159頁倒數第3行至第160頁第10行揭示：「罌粟鹼(Papaverine)主要可能是抑制磷酸二酯?，更具體地說是抑制cGMP磷酸二酯?。臨床開發具有專一性的cGMP磷酸二酯?抑制劑來治療勃起功能障礙，應被考慮。專一性cGMP磷酸二酯?磷酸抑制劑，可促使身體平滑肌之放鬆，並可藉由抑制cGMP之降解而導致勃起，因而對L-精胺酸-一氧化氮-cGMP媒介之鬆弛過程，具有直接且專一之作用。目前用來治療勃起功能障礙的藥物，若其機制似不具生理基礎者，除非已確定具有明確效果，否則應重新予以評估。對陰莖海綿體進行體內組成型NO合成?之專一性抑制劑投藥，應被用來評估治療異常勃起（不正常之長時間勃起）可能性。」另被證15結論指出「L-精胺酸-一氧化氮-環狀GMP路徑負責NANC調控的海綿體平滑肌的舒張，因此可能在陰莖勃起的機制上扮演重要角色。根據現有證據，一氧化氮是陰莖海綿35體內甚為合理的NANC神經傳導物質，瞭解陰莖海綿體內的舒張機制，可奠定未來對勃起機制和勃起功能障礙病因及療法的研究基礎。」（參被證15第161頁第7-14行）。
16：被證16係1992年1月2日公開之EP0000000A1，其公開日早於系爭專利之申請日（83年5月14日），足以作為系爭專利之先前技術。
被證16揭示一種式(I)化合物，其結構式如下：
其中R1得為C1-C3烷基；R2得為C1-C6烷基；R3得為C1-C6烷基；R4得與連接彼之氮原子一同得形成4-N(R6)-六氫?基；R5得為氫；R6得為氫、C1-C6烷基、羥基C2-C6烷基（例如羥乙基）。上開取代基所構成之化合物可包含化合物「5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1-六氫?磺醯基)苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮」（參被證16第4頁、第10頁實例12及申請專利範圍第4項第3個化合物）。被證16揭示式(I)化合物為選擇性cGMPPDEs抑制劑，且此種抑制劑可導致cGMP含量升高，進而增加有利之防止血小板聚集、防止血管痙攣及血管舒張活性，以及強化內皮衍生鬆弛因子(EDRF)及硝基血管舒張素之效果，因此式(I)化合物可用於治療之病症包括穩定、不穩定及變化型心絞痛、高血壓、充血性心臟衰竭、動脈硬化、周邊血管疾病、中風、支氣管炎、慢性氣喘、過敏性氣喘、過敏性鼻36炎、青光眼、及以腸蠕動失調為特徵之疾病（例如腸躁症等）（參被證16說明書第7頁第1~14行、第7頁第45~49行）。被證16亦揭露式(I)化合物為選擇性cGMPPDE抑制劑（參被證16摘要、說明書第3頁第1至7行、第7頁第6至8行），並揭露式(I)化合物可藉由口服之方式投藥（參被證16第7頁第24行及第35行）。
17：被證17係JohnE.Morley在1993年2月15日於Impotence,
Vol.93,No.3發表之文章「Managementofimpotence,Diagnosticconsiderationandtherapeuticoptions（勃起不能之處理，診斷之考量與治療之選擇）」，其公開日早於系爭專利之申請日（83年5月14日），足以作為系爭專利之先前技術。
被證17揭露勃起不能之治療選項包括真空膨脹裝置、陰莖海綿體局部注射、陰莖植入物及藥物治療、精神或行為療法。第71頁揭示針對不同勃起原因使用之口服藥物，包括trental、yohimbinehydrochloride、opioidantagonists。被證17第71頁第3欄第7至10行明白指出「勃起不能治療之黃金標準(goldstandard)為植入人工陰莖」。
七、系爭專利是否具有應撤銷之事由：系爭專利申請日為83年5月14日，核准審定日為85年11月13日，其是否有應撤銷之原因，應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公布之專利法（以下稱83年專利法）為斷。
按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，且可供產業上利用之發明，得依法申請取得發明專利，83年專利法第19條、第20條第1項定有明文。又按，說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，應撤銷其發明專利權；發明為申請前已見於刊物或已公開使用者37，或係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，不得依同法申請取得發明專利，同法第71條第1項第3款、第20條第1項第1款、第2項亦定有明文。
1、2是否違反83專利法第71條第1項第3款規定？83年專利法第71條第1項第3款所謂「實施必要之事項」，參同法第22條第2項之規定：「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」，係指說明書應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效而言。判斷系爭專利說明書是否有不載明實施之必要事項使實施為不可能或困難者之情事，應就系爭專利申請時熟習該項技術者既有之技術或知識，以及系爭專利申請專利範圍所載發明予以認定。
4至5頁已記載相關先前技術及發明目的；而系爭專利更正後之請求項1、2係有關一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物，係包括式(I)化合物或5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1-六氫?)-苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮（西地那非），或是其在藥學上可接受的鹽類，連同藥學上可接受的稀釋劑或載體，該藥學組成物於說明書及所引述之先前技術內容中已詳述其製備細節及投藥方式；另有關用途發明之功效證明，亦記載於說明書第14~15頁及補充修正之說明書（附件一、1A），因此，就系爭專利申請時熟習該項技術者既有之技術或知識觀之，系爭專利說明書並未有不載明實施之必要事項而使實施為不可能或困難者之情事，難認系爭專利更正後說明書有違反83年專利法38第71條第1項第3款規定。
83年專利法第71條第1項第3款規定，無非以系爭專利之活性化合物之結構無法確認、系爭專利說明書之敘述前後不一、系爭專利說明書之揭露有誤或不完整、系爭專利未載明較佳「化合物」之名稱或結構云云（103年8月12日民事答辯(二)狀第2-4頁），經查上開系爭專利說明書記載事項之瑕疵，業經系爭專利於103年9月12日之更正予以治癒，而系爭專利之功效證明業經准予補充修正，視同申請當日原說明書或圖式所記載之範圍，已無不載明實施之必要事項而使實施為不可能或困難者之情事，是以被告此部分之主張，尚非可採。
83年專利法第71條第1項第3款規定。
1、2是否不具產業利用性？83年專利法第20條第1項規定應為「可供產業上利用之發明」，倘發明為未完成發明，即非可供產業上利用之發明，83年版專利審查基準第二章第1-2-2頁可資參照。又參上開基準第1-2-2頁「判斷未完成之發明之應注意事項」一節記載：「未完成之發明包括1.屬於欠缺達成目的之技術手段的構想及2.有技術手段但顯然不能達成目的之構想等兩種。判斷是否屬於未完成之發明，應基於說明書之記載為準。如非屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或非屬於記載有技術手段但顯然不能達成目的之構想，則得依第四章『說明書及圖式之補充修正』，應優先適用專利法第四十四條之規定，通知補充修正」。
1、2所請均為一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物，其39前言部分已載明用途特徵（包括治療或預防之病症及投藥途徑），關於組成上之特徵，請求項1係包括式(I)及其取代基所界定之化合物或其在藥學上可接受的鹽類，及藥學上可接受的稀釋劑或載體；請求項2係包括5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1--苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮或其在藥學上可接受的鹽類，及藥學上可接受的稀釋劑或載體。
6頁已揭露式(I)化合物之結構式，第10頁倒數第2行第11頁第6行揭露結構式(I)的化合物有一個特別好的基團組合，已涵蓋系爭專利更正後請求項1、2之化合物範圍。又說明書第12頁第14行記載「結構式(I)之化合物及它們在藥學上可接受的鹽類，有關於製備它們的製法，有關於為決定它們對cGMPPDE和cAMPPDE的抑制活性而做的體外試驗方法，有關於它們藥學上的成分和人體使用時的給藥途徑，在EP-A-0000000和EP-A-0000000中有描述。」，因此，熟習該項技術人士應瞭解有關製備系爭專利更正後請求項1、2之醫藥組成物之技術當參照所記載之先前技術。
第二醫藥用途發明，故系爭專利是否可供產業上利用，尚應考量說明書是否記載可達成第二醫藥用途之技術手段。經查系爭專利說明書第15頁記載該發明之化合物已做過體外試驗、動物毒性試驗，及對自願者作研究以口服單低一劑量及多劑量兩者試驗，並確定特定特別好的化合物中有一種對陽萎病人可誘使陰莖勃起；說明書第16頁亦揭示口服為最佳途徑，並揭示「對典型男性而言，每天三次每次給予此化合物5到75mg是較佳劑量」。說明書之附件一則揭示以UK-92,48400（本發明中一個特別佳的化合物）所進行之以雙盲、不規化，以安慰劑作為對照組之臨床試驗，證實UK-92,480對於男性勃起功能障礙進行口服治療之功效，附件1A則說明化合物編號UK-92,480為式(I)中R1為甲基，R2為正丙基，R3為乙基及R4為SO2--CH3時所代表之化合物。是以綜合前揭說明書之記載內容判斷，系爭專利說明書已明確記載如何達成發明目的之全部技術手段（包括口服投予特定劑量之更正後請求項1、2之化合物），並有具體之試驗結果可證明已達到口服治療男性勃起功能障礙之發明目的。基上，尚難認系爭專利說明書之記載屬於欠缺達成目的之技術手段的構想或為有技術手段但顯然不能達成目的之構想者，是以系爭專利非屬未完成之發明，自非不具產業上利用性。
式(I)化合物具有治療或預防男性勃起不能云云（見103年8月12日民事答辯(二)狀第4頁理由三），無非係以系爭專利公告說明書之附件一為申請日後提出之試驗數據，無法證明系爭專利申請前已完成發明為其主張，惟參上開基準規定「判斷是否屬於未完成之發明，應基於說明書之記載為準。如非屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或非屬於記載有技術手段但顯然不能達成目的之構想，則得依第四章『說明書及圖式之補充修正』，應優先適用專利法第四十四條之規定，通知補充修正。」，是可知系爭專利於申請時所提說明書之內容，如經審查認為其記載有不足或疑慮者，只要「非屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或非屬於記載有技術手段但顯然不能達成目的之構想」者，尚非不得藉由補充修正，補足說明書之記載或予以釋明及證明（參智慧財產局審查基準第四章關於「說明書及圖式之補充修正」之相關規定：41「在申請時所揭示之範圍內，不變更申請案之實質者，得補充修正發明之技術內容、特點。…在申請時所揭示之範圍內，不變更申請案之實質者，得補充修正發明之功效。例如：i.補充修正發明之功效，仍屬申請時揭露之範圍內，為熟習該項技術者由原說明書或圖式所記載之技術內容、特點，可直接推導或承認的功效。ii.補充修正實驗數據，證明原說明書或圖式所記載之發明可以達成之功效。」）。是以系爭專利說明書以及於申請階段補充之任何功效試驗數據，業經整體審查認為系爭專利之技術手段可達成所請用途發明之目的，且該補充數據並經公告成為說明書之一部分，難認系爭專利說明書之記載屬於未完成之發明，是被告上開主張並無可採。
16是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具新穎性?
1、2所請標的均為「一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物」，其前言部分已載明用途特徵（即口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能）。關於組成上之特徵，請求項1係包括式(I)及其取代基所界定之化合物或其在藥學上可接受的鹽類，及藥學上可接受的稀釋劑或載體；請求項2係包括5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1--苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮或其在藥學上可接受的鹽類，及藥學上可接受的稀釋劑或載體。解釋上，更正後請求項2之範圍實已包含於更正後請求項1之範圍內。
16之內容已如上述。
16與系爭專利請求項1、2之技術比對分析而言：
42證資料與「申請專利範圍所載發明」進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與「申請專利範圍所載發明」比對（智慧財產局83年10月公告之專利審查基準第二章第1-2-6頁有關新穎性判斷之基本原則(4)可資參照），其中所述「申請專利範圍所載發明」係依「請求項所載發明」為準。又依系爭專利核准審定時之審查基準，明揭「由單一化合物所成，明示特定用途之劑。例：由DDT所成之殺蟲劑。」、「以單一化合物為有效成分，補助成分並未予特別明示而成的特定用途之組合物。例：以BHC與載體所成之殺蟲用組合物。」等符合化學物質用途發明之例示規定，是可知有關系爭專利更正後請求項1、2之專利要件之判斷，其前言部分之用途界定，即「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵，應作為藥學組成物之限制條件，合先敘明。
16與系爭專利更正後請求項1、2比較，被證16雖揭示系爭專利更正後請求項1、2之藥學組成物，且有「式(I)化合物為選擇性cGMPPDEs抑制劑」之描述，惟所揭示之可能治療病症之應用範圍並未述及「治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之醫藥用途。又參被證16說明書第6頁第56行至第7頁第8行所示「磷酸二酯?活性」試驗，其係以分離自兔子「血小板」及大鼠「腎臟」之PDE酵素進行有關化合物對cGMP及cAMPPDEs親和力評估試驗，並無涉陰莖組織PDE之作用，且僅說明其化合物「為兩種cAMPPDEs之有效及選擇性抑制劑」；被證16說明書第7頁所示「血小板-抗凝集活性」及「抗高血壓活性」亦均與勃43起機制無直接或必然關係。復依系爭專利申請前之通常知識，被證16所揭示之選擇性cGMPPDEs抑制劑之藥理作用與陰莖勃起機制並不具有實質上不可區分或不可避免之密切或直接相關性，且縱使藥物同屬選擇性cGMPPDEs抑制劑，其可治療之病症亦視藥物之化學結構不同而有顯著差異。準此，就熟習該項技術者而言，單由被證16實無法直接無歧異地推導出系爭專利更正後請求項1、2藥學組成物之「治療或預防勃起不能」之醫藥用途或已實質隱含該用途。既然被證16無法直接推導，亦未實質隱含系爭專利更正後請求項1、2藥學組成物之「治療或預防勃起不能」之醫藥用途，自未揭示「『口服』治療或預防勃起不能」之技術特徵，不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具新穎性。
16已揭示口服投藥方式，且系爭專利申請時，熟習該項技術者可毫無困難地直接將選擇性cGMPPDE抑制劑直接推導為可用於治療勃起不能云云（被告103年8月12日民事答辯(二)狀第16頁第3及4點理由）。惟按醫藥用途是否具新穎性係就所使用之化合物或組成物所主張的醫藥用途來判斷，該醫藥用途通常係指所適用之病症名稱或藥理作用。查系爭專利更正後請求項1已將其化合物範圍限縮為包含5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1-磺醯基-苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-?唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮（即西地那非）之2種化合物，請求項2則僅包含「西地那非」1種化合物，均非主張上位概念「選擇性cGMPPDE抑制劑」之醫藥用途發明；次查被證16僅有少數式(I)化合物之合成例，對於式(I)化合物之活性試驗數據，則完全未有任何記載，以致無法由被44證16之內容反應出全體式(I)化合物之藥理效果，本即不足據以推測系爭專利更正後請求項1、2所示化合物是否具有被證16所宣稱之病症治療效果或藥理作用，更遑論其他未被揭示之病症或藥理作用。又系爭專利更正後請求項1、2既限制其為「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之藥學組成物，即特定以口服途徑為治療或預防勃起不能之應用方式，此對照系爭專利說明書第6頁第2至4行明揭該發明目的之一在於避免習知藥物須在海綿體內給藥的缺點，應屬有據，則系爭專利更正後請求項1、2所為「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之限制，應認係與先前技術明確區分之技術特徵，自應一併為新穎性之考量，是被告以先前技術已揭示口服途徑而為系爭專利更正後請求項1、2不具新穎性之主張，洵無足採。
16及被證13之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項
1、2不具進步性?
16、被證13之技術內容如上述。20條第2項規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」為一般所稱之進步性要件。依據該條項規定之意旨，申請專利之發明為運用申請當日之前既有之技術或知識以完成者，如該發明非為熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成者，即具有進步性。所謂「輕易完成」係指不能超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且單單可由先行技術推論而完成者；亦即，申請專利之發明具有突45出的技術特徵或顯然的進步時，即認為超越熟習該項技術者所可預期之技術上一般發展，而非所能輕易完成者；前述「突出的技術特徵」係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者；「顯然的進步」係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上（83年11月25日公告之專利審查基準第二章「專利要件」第四節「進步性」可資參照）。
16與被證13組合與系爭專利更正後請求項1、2比較，被證16揭示系爭專利更正後請求項1、2之化合物及含彼之藥學組成物，惟未揭示「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵；被證13雖揭示NANC途徑為陰莖勃起之最可能機制，以及M&B22,948（一種cGMPPDE選擇性抑制劑）可加強陰莖平滑肌之鬆弛作用，惟其實驗係將M&B22,948「注射」於陰莖海綿體而進行陰莖勃起機制的研究，尚非M&B22,948於治療勃起不能之應用，更未有「口服M&B22,948」或「口服cGMPPDE選擇性抑制劑」作為治療或預防勃起不能之任何教示或建議。又查M&B22,948與被證16之式(I)化合物或系爭專利更正後請求項1、2所示之化合物之化學結構均不相同，縱可歸類於cGMPPDEV選擇性抑制劑，惟按系爭專利申請前有關cGMPPDEV選擇性抑制劑之通常知識，熟習該項技術者當可理解cGMPPDEV可存在於人體多處組織及器官中，並非僅見於陰莖組織中；而CgmpPDEV選擇性抑制劑可對全身眾多組織或器官之cGMPPDEV產生作用，使眾多組織或器官中之cGMP濃度升高，亦非單獨作用於陰莖組織；cGMPPDEV選擇性抑制劑可因化合物之結46構不同而呈現不同之生理機能；cGMPPDEV選擇性抑制劑之特性亦隨不同動物物種、生體組織歧異、PDEV之組織分布、促進劑之有無、PDEV抑制劑之選擇性程度高低等因素而有不同變化，所表現之生理或藥理作用未必相同，具有不可預測性。是以，被證13僅揭示一種cGMPPDE選擇性抑制劑（M&B22,948）於體外試驗顯示陰莖平滑肌之鬆弛作用，尚不足以推測其他cGMPPDEV選擇性抑制劑具有相同生理或藥理功能，自難認可提供熟習該項技術者有充分動機，嚐試將被證16之式(I)化合物應用於治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1、2所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。基上，被證16與被證13之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。
16及被證13之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性之理由，無非係基於被證16已揭示式(I)化合物（含西地那非）為cGMPPDE選擇性抑制劑且可藉口服投藥，以及被證13已揭示一種cGMPPDE選擇性抑制劑可用於治療勃起不能，已足令熟習該項技術者藉由先前技術之組合完成系爭專利之發明云云（被告103年8月2日民事答辯
(二)狀及103年10月6日庭呈簡報）。惟按醫藥用途是否具進步性係就所使用之化合物或組成物所主張的醫藥用途來判斷，該醫藥用途通常係指所適用之病症名稱或藥理作用。查被證16不足據以推測系爭專利更正後請求項1、2所示化合物是否具有被證16所宣稱之病症治療效果或藥理作用，更遑論其他未被揭示之病症或藥理作用已如上述；而被證13無法確立cGMPPDE選擇性抑制劑已可有效治療勃起不能47，自無法合理預期下位概念特定化合物「西地那非」關於治療勃起不能之用途。次查系爭專利更正後請求項1、2限定其為「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之藥學組成物，即特定以口服途徑為治療或預防勃起不能之應用方式，此對照系爭專利說明書第2頁第9行至第3頁第3行明揭該發明目的之一在於避免習知藥物須在海綿體內給藥的缺點，應屬有據，則系爭專利更正後請求項1、2「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之限制，應認係與先前技術明確區分之技術特徵，自應一併為進步性之考量。是系爭專利申請前之通常知識既無法確立cGMPPDE選擇性抑制劑可以口服方式有效治療勃起不能，縱cGMPPDE選擇性抑制劑可藉口服投藥，亦無關勃起不能之治療，是被告上開主張，要無可採。
16及被證13之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16及被證14之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項
1、2不具進步性?
16、被證14之技術內容如上述。16與被證14組合與系爭專利更正後請求項1、2比較，被證16揭示系爭專利更正後請求項1、2之化合物及含彼之藥學組成物，惟未揭示「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵；被證14雖揭示PDEVA抑制劑之可能治療用途包括血管舒張、支氣管擴張、腸胃道蠕動性之調節以及勃起不能之治療，惟並未揭示此等治療用途之作用機制係屬相同。又被證14第153頁圖2所例示屬於PDEVA抑制劑之化合物，與被證16所述式(I)化合物或系爭專利更正後請求項1、2所示化合物之結構均不相同；48而被證14有關PDEVA抑制劑之藥理作用之論述，已明確揭示MY-5445及zaprinast業經報告對於血小板功能呈現不同效果；zaprinast於不同組織中之抑制活性呈現不同之效果；PDEVA抑制劑與勃起機制有關者，主要係基於一種最常被研究之PDEVA抑制劑，即zaprinast（或代號M&B22,948之化合物）之體外試驗，該試驗顯示zaprinast於體外對陰莖平滑肌具鬆弛作用；「雖然PDEVA抑制劑於活體外試驗中可以放鬆平滑肌，這並不意味非選擇性的活性也會發生於活體內」（參被證14第155頁左欄第2-6行）；zaprinast於實際應用上係被發展作為抗過敏劑，且於臨床評估僅可治療成人氣喘，對兒童氣喘則無效果等先前研究之結論。是以由被證14全篇內容已清楚呈現，PDEVA抑制劑之作用實可因化合物結構之不同而呈現不同之生理機能，PDEVA抑制劑之特性確實隨不同動物物種、生體組織歧異、PDEVA之組織分布、促進劑之有無、PDEVA抑制劑之選擇性程度高低等而有相當差異或變化，顯現之生理或藥理作用未必相同（被證14第151頁表I、表II、153頁表IV、表V及第154表VI之數據可資參照），具有不可預測性。準此，被證14難認可提供熟習該項技術者有充分動機，輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1、2所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。基上，被證16與被證14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。16與被證14之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性之理由，無非係基於被證16已揭示式(I)化合物（含西地那非）為cGMPPDE選擇性抑制劑且可藉口服投49藥，以及被證14已揭示PDEVA抑制劑為一種對cGMP具專一性之PDE抑制劑且可用於治療勃起不能，已足令熟習該項技術者藉由先前技術之組合完成系爭專利之發明云云（103年8月2日民事答辯(二)狀及103年10月6日庭呈簡報）。惟如上述，被證16不足據以推測系爭專利更正後請求項1、2所示式(I)化合物（含西地那非）是否具有被證16所宣稱之病症治療效果或藥理作用；被證14未揭示勃起不能與血管舒張、支氣管擴張、腸胃道蠕動性調節之作用機制相同，更未證實zaprinast具有口服治療勃起不能之功效，並無法確立cGMPPDE選擇性抑制劑已可有效治療勃起不能，自無法合理預期下位概念特定化合物「西地那非」關於治療勃起不能之用途。又系爭專利更正後請求項1、2限定其為「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之藥學組成物，即特定以口服途徑為治療或預防勃起不能之應用方式，應認係與先前技術明確區分之技術特徵，自應一併為進步性之考量復如上述。是系爭專利申請前之通常知識既無法確立cGMPPDE選擇性抑制劑可以口服方式有效治療勃起不能，縱cGMPPDE選擇性抑制劑可藉口服投藥，亦無關勃起不能之治療，是被告上開主張，要無可採。
16及被證14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項
1、2不具進步性?
16、被證15之技術內容如上述。16與被證15組合與系爭專利更正後請求項1、2比較，被證16揭示系爭專利更正後請求項1、2之化合物及含彼之藥學組成物，惟未揭示「口服治療或預防雄性動物（包50括男人）之勃起不能」之技術特徵；被證15雖有專一性cGMP磷酸二酯?抑制劑之臨床上發展必須考慮用於治療勃起不能，專一性cGMP磷酸二酯?磷酸抑制劑可藉由抑制cGMP之降解而增強體內平滑肌之鬆弛並產生勃起，因而對L-精胺酸-一氧化氮-cGMP媒介之鬆弛過程具有直接且專一之效應之建議與教示，惟被證15建議用於臨床上治療勃起不能之優選標的藥物，例如α-受體阻斷劑，非屬cGMPPDE抑制劑；罌粟鹼亦非屬專一性cGMPPDE抑制劑。又被證15並未揭示系爭專利更正後請求項1、2所示之化合物及「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵。是以被證15不足以提供熟習該項技術者有充分動機，進而輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1、2所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。基上，被證16與被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項
1、2為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。
16已揭示式(I)化合物（含西地那非）為cGMPPDE選擇性抑制劑且可藉口服投藥，以及被證15已明確揭露cGMPPDE選擇性抑制劑可用於治療勃起不能之技術特徵，已足令熟習該項技術者藉由先前技術之組合完成系爭專利之發明云云（參103年8月2日民事答辯(二)狀及2014年10月6日庭呈簡報）。惟被證16不足據以推測系爭專利更正後請求項1、2所示式(I)化合物（含西地那非）是否具有被證16所宣稱之病症治療效果或藥理作用已如上述；被證15既未揭示系爭專利更正後請求項1、2所示之化合物，亦未明確專一性cGMP磷酸二酯?磷酸抑制劑「口服51治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」為先前技術之一般水準，自無法合理預期下位概念特定化合物「西地那非」關於治療勃起不能之用途。又系爭專利更正後請求項1、2限定其為「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之藥學組成物，即特定以口服途徑為治療或預防勃起不能之應用方式，應認係與先前技術明確區分之技術特徵，自應一併為進步性之考量復如上述。是系爭專利申請前之通常知識既無法確立cGMPPDE選擇性抑制劑可以口服方式有效治療勃起不能，縱cGMPPDE選擇性抑制劑可藉口服投藥，亦無關勃起不能之治療，是被告上開主張要無可採。
16及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16、被證17及被證13之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?16及被證13之組合不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性已如上述。
17揭示針對不同勃起原因使用之口服藥物，包括trenta
l、yohimbinehydrochloride、opioidantagonists，惟並未揭示口服治療勃起不能之藥理機制，亦未揭示系爭專利更正後請求項1、2所示化合物，且被證17第71頁第3欄第7至10行明白指出「勃起不能治療之黃金標準(goldstandard)為植入人工陰莖」。是以，被證17並無法明確「cGMPPDE選擇性抑制劑已可有效用於口服治療勃起不能」已屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證17與被證16、被證13組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於口服治療或預52防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1、2所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
16、被證13及被證17之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16、被證17及被證14之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?16及被證14之組合不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，而被證17亦無法明確「cGMPPDE選擇性抑制劑已可有效用於口服治療勃起不能」已屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，是以，縱將被證17與被證16、被證14組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1、2所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
16、被證14及被證17之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16、被證17及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?16及被證15之組合不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，而被證17亦無法明確「cGMPPDE選擇性抑制劑已可有效用於口服治療勃起不能」已屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，是以，縱將被證17與被證16、被證15組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1、2所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功53效。
16、被證15及被證17之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16、被證13及被證14之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?16與被證13之組合，及被證16與被證14之組合，均不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性；又被證13、14均未揭示系爭專利更正後請求項1、2所示之化合物，亦未能明確「口服cGMPPDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」為系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將二者與被證16結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1、2所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
16、被證13及被證14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16、被證13及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?16與被證13之組合及被證16與被證15之組合均不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性；又被證13、15均未揭示系爭專利更正後請求項1、2所示之化合物，亦未能明確「口服cGMPPDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」為系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將二者與被證16結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更54正後請求項1、2所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
16、被證13及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16、被證14及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?16與被證14之組合及被證16與被證15之組合均不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性；又被證14、15均未揭示系爭專利更正後請求項1、2所示之化合物，亦未能明確「口服cGMPPDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」為系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將二者與被證16結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1、2所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
16、被證14及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16、被證13、被證14及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證13與被證15之組合及被證16、被證14與被證15之組合均不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，縱將被證16與被證13、被證14及被證15三者結合，同樣不足以證明爭專利請求項1、2之「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。
5516、被證13、被證14及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16、被證17、被證13、及被證14之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證17與被證13之組合及被證16、被證17與被證14之組合均不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，縱將被證16與被證17、被證13及被證14三者結合，同樣不足以證明爭專利請求項1、2之「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。
16、被證17、被證13及被證14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16、被證17、被證13、及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證17與被證13之組合及被證16、被證17與被證15之組合均不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，縱將被證16與被證17、被證13及被證15三者結合，同樣不足以證明爭專利請求項1、2之「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。
16、被證17、被證13及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16、被證17、被證14及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?
16、被證17與被證14之組合及被證16、56被證17與被證15之組合均不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，縱將被證16與被證17、被證14及被證15三者結合，同樣不足以證明爭專利請求項1、2之「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。
16、被證17、被證14及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
16、被證17、被證13、被證14及被證15之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性?證16、被證17、被證13與被證15之組合及被證16、被證17、被證14與被證15之組合均不足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性；縱將被證16與被證17、被證13、被證14及被證15四者結合，同樣不足以證明爭專利請求項1、2之「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。
16、被證17、被證13、被證14及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
相關技術爭點，進行專家諮詢：
系爭專利先前技術之水準，認為有諮詢專家意見之必要，經諮請子○○醫師（慈濟綜合醫院醫師，專長心血管醫學）、癸○○教授（高雄醫學大學名譽教授，專長泌尿科）壬○○教授（國立臺灣大學教授，專長新藥研發）擔任本案諮詢專家，並定於104年4月10日在本院由兩造就諮詢事項向專家進行說明。原告主張系爭專利申請前之通常知識，未知勃起機制之全貌，也缺乏特別具有成功預期性的藥物57標的；系爭專利申請前，關於西地那非對於cGMPPDEＶ之選擇性及專一性未明，且尚未能確立口服途徑治療勃起不能（參原告104年3月12日民事準備(六)狀、104年4月10日專家諮詢會議簡報）；被告則主張系爭專利申請前醫學相關技術領域中熟習該項技術者已能充分理解「陰莖勃起機制」且已明確指出cGMPPDE抑制劑可用於治療勃起不能；系爭專利申請前公開文獻已明確揭露治療勃起不能之藥物可藉由口服投藥，自能充分理解cGMPPDE抑制劑可以口服治療不能等語（參被告104年3月12日民事陳報(二)狀、104年4月10日專家諮詢會議簡報）。
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系爭專利申請前，醫學相關技術領域（例如熟悉生化學、藥物學、生理學、藥理學、臨床醫學等，以下同）中熟習該項技術者，是否已經充分理解「陰莖勃起機制」？專家意見：根據先前技術之研究，系爭專利申請前，醫學相關技術領域，例如熟悉生化學、生理學、與臨床醫學等，原則上已經充分理解「陰莖勃起機制」。然有關藥物學與藥理學領域中，對口服全身性藥物如何在性刺激之下達成選擇性促進陰莖充血而造成勃起，但相對作用於循環系統程度而較少去影響血壓者，仍不明瞭。
系爭專利申請前，醫學相關技術領域中熟習該項技術者，是否已經充分理解「cGMPPDEV抑制劑」可以口服治療「陰莖勃起功能障礙」？專家意見：系爭專利申請前，治療陽萎有效的藥物且實際使用者均不適於口服。系爭專利申請前並沒有充分理解或任何技藝教導使用「cGMPPDEV抑制劑」可以口服治療58「陰莖勃起功能障礙」。
系爭專利申請前，將「cGMPPDE抑制劑」（不限cGMPPDEＶ抑制劑）作為口服治療「陰莖勃起功能障礙」的藥物，是否為醫學相關技術領域中熟習該項技術者之一般知識？專家意見：系爭專利申請前，發展治療「陰莖勃起功能障礙」的藥物，仍以注射藥物作為黃金標準藥效評估(Goldenstandardmeasurement)，尚未有口服藥物之黃金標準藥效評估。故系爭專利申請前以「cGMPPDE抑制劑」作為口服治療「陰莖勃起功能障礙」的藥物，並非醫學相關技術領域中熟習該項技術者之一般知識。
系爭專利申請前，將「cGMPPDE抑制劑」（不限cGMPPDEＶ抑制劑）作為口服治療「陰莖勃起功能障礙」的藥物，是否為醫學相關技術領域中熟習該項技術者發揮一般創作能力而可輕易完成者？專家意見：系爭專利申請前，「cGMPPDE抑制劑」主要以口服作為治療心血管的藥物，而當時發展治療「陰莖勃起功能障礙」的藥物，仍以注射藥物作為黃金標準藥效評估。要研發一種可以口服治療「陰莖勃起功能障礙」的「cGMPPDE抑制劑」（不限cGMPPDEV抑制劑）藥物應該是無法輕易完成。
系爭專利申請前，醫學相關技術領域中熟習該項技術者是否已認知「增加有利之防止血小板聚集、防止血管痙攣及血管舒張活性，以及強化內皮衍生鬆弛因子（EDRF）及硝基血管舒張素之效果」之生理功能，與「陰莖勃起功能障礙」之藥理機制為實質相同或密不可分？專家意見：cGMPPDEV抑制劑在體內同樣可使其他組織59／器官中cGMP濃度昇高而產生cGMP的作用，這些作用包括上述「防止血小板聚集、防止血管痙攣及血管舒張活性、以及強化內皮衍生鬆弛因子（EDRF）及硝基血管舒張素之效果」等作用。而藥物在各不同組織／器官作用，不能稱為實質相同或密不可分。
6.系爭專利申請前，醫學相關技術領域中熟習該項技術者對於可治療「穩定、不穩定及變化型心絞痛、高血壓、充心性心臟衰竭、動脈硬化、減低的血管開放狀況，周邊血管疾病、狹發、支氣管炎、慢性氣喘、過敏性氣喘、過敏性鼻炎、青光眼、及特徵在於腸蠕動失調之疾病」之藥物，是否會推論其可口服治療「陰莖勃起功能障礙」？專家意見：系爭專利申請前，醫學相關技術領域中熟習該項技術者對於cGMPPDEV在全身性分布，包括心血管系統與陰莖組織之含量差異仍不十分清楚，因此對於可治療上列各種疾病之藥物，僅限於心血管藥物之開發。亦由於對cGMPPDEV在全身性分布包括心血管系統與陰莖組織之含量差異仍不十分清楚，因此直接口服而不影響心血管系統(如血壓)之變化，或短暫性性刺激下可達療效，則非顯而易見之常識，仍需實際觀察。
系爭專利申請前，醫學相關技術領域中熟習該項技術者根據一群化合物對cGMP具抑制作用之體外試驗數據（IC50），會認為可經由例行性試驗輕易篩選出口服治療「陰莖勃起功能障礙」之化合物？專家意見：雖然體外IC50試驗是新藥開發之常用手段，越低值代表愈強，但是否具應用價值，取決於測試標的（如酵素或受體接受器）之專一性或獨特性。系爭專利申請前，醫學相關技術領域中熟習該項技術者，對於cGMPP60DEV在全身性分布，包括心血管系統與陰莖組織之含量差異仍不十分清楚，因此如何作為口服治療「陰莖勃起功能障礙」之化合物篩選標準，非當時此類藥物開發之氛圍。況且當時尚無口服藥物之黃金標準藥效評估。
本院諮詢事項附件三證據(3)(4)(5)(6)(7)之組合可否證明爭專利是否為熟習該項技術者所能輕易完成者？專家意見：系爭專利申請前，雖然PDEV之特異性抑制劑被發現，但均以口服方式作為心血管用藥之治療目標。Sildenafil是一種PDEV之特異性抑制劑，其特殊性在於可以口服達到其治療勃起功能障礙之藥理作用。Sildenafil可以經口服達到有效治療勃起功能障礙目標，應認為其具有突出的技術特徵或顯然的進步。是以，系爭專利並無法依據附件三之證據(3)（即被證14）、證據(4)（即被證13）、證據(5)（即被證15）、證據(6)（即被證16）、證據(7)（即被證17）之組合而輕易完成。
長之專家，嫻熟生化學、藥物學、生理學、藥理學、臨床醫學等相關醫學知識，關於本院所詢有關系爭專利申請前既有之技術或知識，熟習該項技術者之一般創作能力，及系爭專利是否具有進步性等諮詢事項，業已達成一致性結論，足為參考，諮詢專家所提供之見解，足以支持本院關於被證16、被證13、被證14、被證15、被證17之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性之判斷。
1、2未以明確、簡潔之方式記載，違反現行專利法第26條第2項規定云云（參104年11月25日言詞辯論意旨狀第16頁第2點）。按系爭專利是否有應撤銷之原因，應以83年專利法規為斷，已如上述。
61經查83年專利法規，並未規定請求項之記載應符合「簡潔」要件，次查83年專利法第71條所列舉得舉發之事由，亦不包括「請求項未以明確、簡潔之方式記載」者，是被告上開主張並無理由。
七、系爭專利申請專利權期間延長部分是否符合核准審定時之專利法第51條第1項規定？按任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有下列情事之一者，得附具證據，向專利專責機關舉發之：1.發明專利之實施無取得許可證之必要者。2.專利權人或被授權人並未取得許可證。3.核准延長之期間超過無法實施之期間。4.延長專利權期間之申請人並非專利權人。5.專利權為共有，而非由共有人全體申請者。6.以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者。7.取得許可證所需期間未滿2年者。前項舉發於被延長之專利權消滅後，有可回復之法律上利益者，亦得申請之。專利權延長經舉發成立確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在。但因違反第1項第3款、第6款規定，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長。90年專利法第54條定有明文。原告雖主張核准專利權延長屬專利專責機關之行政專權事項，對於核准專利權延長之有效性有爭議，應循專利法所規定之舉發程序與行政爭訟程序救濟，受理民事侵權訴訟之民事法院不得於民事訴訟，就核准專利權延長之有效性自為判斷云云（見原告103年10月13日準備五狀）。然揆諸前揭規定，任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有90年專利法第54條第1項規定之情事之一，即得附具證據，向專利專責機關舉發之，而經舉發審查成立確定後，原核准延長之期間，視為自始不存在，62即原不當核准之延長期間之專利權應予撤銷。職是，此延長期間之專利權應否撤銷，依智慧財產案件審理法第16條之規定，本院自有判斷之權限，故原告主張受理侵權訴訟之民事法院，不得就核准專利權延長之有效性自為判斷云云，要無可採。按系爭專利申請延長專利權期間之核准審定日為92年6月26日，核准延長之期間為2年50日，則核准延長是否有應撤銷之情事，應適用90年10月24日修正公布之專利法（下稱90年專利法）為斷。次按90年專利法第51條規定：「（第1項）醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利二年至五年，並以一次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間，取得許可證期間超過五年者，延長期間仍以五年為限。（第2項）前項申請應備具申請書，附具證明文件，於取得第一次許可證之日起三個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之。（第3項）專利專責機關就前項申請案，有關延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關訂定核定辦法。」（83年專利法第51條第1至3項亦有相同規定），可知專利權期間延長制度之立法目的係為彌補醫藥、農藥品及其製法發明專利須經法定審查取得上市許可證而延遲實施發明之期間。又因醫藥品、農藥品攸關國民衛生及健康，而專利權期滿後，該專利技術本該成為公共技術，任何人均可實施應用，是83年版及90年版專利法第51條第3項均明定有關延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關訂定核定辦法。是基於83年專利法第51條之授權，由經濟部會同行政院衛生署、行政院農業委員於86年1月1日會銜發布63「專利權期間延長核定辦法」，並於88年10月6日修正該辦法（下稱88年延長核定辦法）。依83年導入延長制度之本旨及針對核准延長之專利權期間得提起舉發之規定，有關延長專利權期間之相關規定應明確且從嚴解釋，以平衡專利權人利益及公共利益。
按88年延長核定辦法第4條規定：「（第1項）醫藥品或其製造方法得申請延長專利權之期間包含：一、中央目的事業主管機關所承認之國內臨床試驗期間。二、國內申請查驗登記審查期間。三、以外國臨床試驗期間申請延長專利權者，其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間。（第2項）依前項申請准予延長之期間，應扣除申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間、國內外臨床試驗重疊期間及臨床試驗與查驗登記審查重疊期間」、第5條規定：「申請延長醫藥品或其製造方法專利權期間者，應備具藥品許可證影本及中央目的事業主管機關出具之左列證明文件：一、國內臨床試驗期間及其起、訖日期之證明文件。二、國內申請查驗登記審查期間及其起、訖日期之證明文件。三、以外國試驗期間申情延長專利權者，除前項文件外，並應備具生產國相關主管機關出具之臨床試驗期間起訖日期及核准延長期間證明文件。但未在外國申請延長專利權者，免予檢送核准延長期間證明文件」及第8條規定：「中央目的事業主管機關認可之試驗開始日在專利案審定公告日之後者，取得許可證之期間自該試驗開始之次日起算」之規定，已就得申請延長之期間、准予延長之期間、為證明上開各項期間應備具之證明文件以及延長期間起算日均定有明文。
被告主張系爭專利申請延長應不符合專利法及專利權期間延長核定辦法規定之期間延長要件，並提出系爭專利延長申請書為證（被證32，見本院卷四第46-53頁），所執理由略以
64：(1)以向衛生署提出臨床試驗計畫之日期，而非臨床試驗真正開始之日期，作為計算期間之始日；(2)以衛生署接受臨床試計畫報告之日期，而非臨床試驗結束之日期，作為計算期間之末日，明顯不當增加得延長之期間；(3)計算生產國（澳洲）臨床試驗暨查驗登記期間，同樣係以向澳洲主管機關提出臨床試驗計畫之日（84年9月28日），而非臨床試驗計畫開始之日期（85年1月9日）開始計算延長期間，不當增加得延長之期間等情，並聲請向衛生福利部調查證據（參被告103年9月30日民事聲請調查證據狀）。原告則主張：系爭專利得申請延長專利權之期間包含：（1）國外臨床試驗期間（民國84年9月28日至民國86年10月23日）；（2）國內臨床試驗期間（86年5月19日至88年1月29日）；及（3）國內申請登記審查期間（87年6月18日至88年1月30日）。故自系爭專利公告日起算，並扣除重疊期間，共計780天（2年又50天），確實超過2年，符合審定時專利法相關規定，智慧財產局核准延長處分並無違誤（見103年10月14日民事準備(五)狀及附件14、15及原證43，104年11月24日民事辯論意旨狀），另於104年5月22日民事聲請調查證據(四)狀聲請向智慧財產局及衛生福利部調查證據。
有關原告、被告聲請調查證據及函詢部分，業經本院102年度民專上字第64號（柏股）及103年度民專訴字第55號（青股）分別函調及函詢在案，足為本件參酌（該二卷內相關函詢資料影印存卷，見本院卷六第98-133頁），經審酌並無再予函調及函詢之必要。本件有關核准延長期間是否適法之爭執，本院爰依兩造書狀及卷內相關函調、函詢資料進行判斷。
查系爭專利申請延長之期間，依據系爭專利之專利權人於88年4月28日提出之「專利權期間延長期間申請書」（被證3265，下稱延長申請書，見本院卷四第46-53頁）所載，包括(a)國內臨床試驗期間（86年5月19日至88年1月29日）；(b)國內申請查驗登記審查期間（87年6月18日至88年1月30日）及(c)生產國（澳洲）臨床試驗期間暨查驗登記期間（84年9月28日至87年9月4日），並檢送附件一至九作為上開各項期間之證明文件（見本院卷六第112-130頁）。嗣經智慧財產局審查認為上開申請延長期間(a)、(b)及(c)得予採計，惟其中(c)項期間，自系爭專利公告日85年12月11日之前所花費時日不予計算，並扣除(a)、(b)、(c)三項期間之重疊期間，准予延長專利權期間共計2年50日（見本院卷六第104頁系爭專利延長申請案審查表）。是系爭專利申請延長期間是否違法，玆就上開(a)、(b)、(c)各項期間及其證明文件之適法性分論如下：
系爭專利主張之「國內申請查驗登記審查期間」為自87年6月18日至88年1月30日止（見延長申請書（b）項記載），所提出之「起日」證明文件為延長申請書附件三之行政院衛生署藥政處藥物查驗登記案件掛號卡，其上日期記載為87年6月18日（見本院卷六第115反面至第116頁）；所提出之「訖日」證明文件為延長申請書附件四行政院衛生署藥品許可證衛署藥輸字第022381號，其上記載發證日期為88年1月30日（見本院卷六第118頁反面），是此段期間起訖日及其證明文件均符合88年延長核定辦法第4、5條規定，得採計為准予延長期間。
原告主張系爭專利之國內臨床試驗期間為自86年5月19日至88年1月29日（見延長申請書（a）項記載），按8668年延長審查基準第1-7-10頁及第1-7-11頁就國內臨床試驗期間之開始日及完成日之採認，明定「醫藥品之試驗開始日為衛生署同意申請人進行國內臨床試驗之日期」、「醫藥品試驗完成日係指衛生署同意核備臨床試驗報告之核准函日期」，所核定之延長期間已較實際執行臨床試驗期間為長，是系爭專利申請延長倘欲享有上開延長審查基準所賦予之利益，自當提出對應之證明文件。惟查，系爭專利提出延長申請時，係以向衛生署提出臨床試驗計畫日期86年5月19日，而非以衛生署同意進行國內臨床試驗之日期，原告於本件訴訟中，始於103年10月14日民事準備(五)狀提出原證43「行政院衛生署同意國內臨床試驗進行函」（見本院卷四第99頁），且自承該函文日期86年8月20日為衛生署同意申請人進行國內臨床試驗之日期」。系爭專利權人提出延長申請時所主張之國內臨床試驗期間之開始日與88年延長審查基準第1-7-10頁規定不符，已有未洽，退步言之，縱認智慧財產局未發覺系爭專利權人有關國內臨床試驗期間開始日之計算錯誤且未通知補正，亦有疏誤，而寬認原告於本件訴訟中提出原證43「行政院衛生署同意國內臨床試驗進行函」得予補正上開瑕疵，則依上開延長審查基準規定，系爭專利得主張延長之國內臨床試驗期間之開始日應以86年8月20日為準，是系爭專利得主張延長之國內臨床試驗期間應為86年8月20日至88年1月29日，堪予認定。
(澳洲)臨床試驗期間暨查驗登記期間部分：
(c)項期間，係包括生產國（澳洲）之臨床試驗期間及查驗登記之期間（見延長申請書理由(c)）。惟按88年延長核定辦法第4條所規定之得申請延長67專利權之期間，並不包含「外國申請查驗登記審查期間」，是系爭專利藥品於86年10月20日向澳洲提出查驗登記申請，並於87年9月4日取得澳洲登記證之期間，屬外國查驗登記審查期間，自不應採計為准予延長之期間。
(澳洲)臨床試驗期間部分，系爭專利之專利權人係以向澳洲主管機關（TGA）提出臨床試驗計畫之日期（84年9月28日）作為澳洲臨床試驗期間之起日主張（被證32延長申請書理由(c)）。按88年延長核定辦法所稱「臨床試驗期間」，依其文義應指臨床試驗開始日至臨床試驗完成日之期間，且88年延長審查基準亦未如國內臨床試驗期間，就開始日及完成日定有特別之規定，是系爭專利有關外國臨床試驗期間起日之主張，顯有不當。查系爭專利延長申請書記載附件七為澳洲臨床試驗報告首頁之公證本，由延長申請理由(c)項所載「附件六為前述臨床試驗之二份報告…」，其已載明臨床試驗之期間（開始日至完成日）及報告日期，足以證明系爭專利藥品於外國從事之臨床試驗期間，是系爭專利主張以外國臨床試驗期間申請延長，應認已備具88年延長核定辦法第5條所定「生產國相關主管機關出具之臨床試驗期間起訖日期之證明文件」要件，准予延長之期間自應以該證明文件所記載之臨床試驗期間為準。
(c)項所載附件六（應為附件七之誤繕）係二份臨床試驗報告（以下分別以澳洲臨床試驗報告書A、B稱之），其中臨床試驗報告書A記載之試驗期間為1996年1月9日至1996年11月15日，報告日為1997年8月12日；臨床試驗報告書B記載之試驗期間為1996年1月9日至1997年9月3日，報告日為1998年12月8日68。依88年延長核定辦法第4條規定，以外國臨床試驗期間申請延長專利權者，應以「其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間」為限。系爭專利藥品於87年9月4日業已取得澳洲上市許可（見延長申請書附件九），早於臨床試驗報告書B之報告作成日，足認臨床試驗報告書B非澳洲核准Viagra上市之憑據，僅得合理推斷臨床試驗報告書A上所載臨床試驗期間符合「其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間」要件。是以，系爭專利延長申請所主張之生產國（澳洲）臨床試驗期間應僅得採計85年1月9日至85年11月15日之外國臨床試驗期間。
88年延長核定辦法第8條規定「中央目的事業主管機關認可之試驗開始日在專利案審定公告日之後者，取得許可證之期間自該試驗開始之次日起算」，查上開85年1月9日至85年11月15日之外國臨床試驗期間係在系爭專利公告日85年12月11日之前，是以無法計入准予延長之期間。
查基準所規定之國內臨床試驗期間起訖日之認定標準相同，以主管機關同意備查日為結束日，則系爭專利外國臨床試驗期間之訖日應以86年10月23日澳洲主管機關函文同意核備SILDENAFIL臨床試驗報告之日（原證53，見本院卷六第97-6頁）為準云云（原告104年5月22日民事聲請調查證據（四）狀理由壹至貳、104年11月24日言詞辯論意旨狀第13-14頁）。惟如上述，「臨床試驗期間」係指臨床試驗開始日至臨床試驗完成日之期間，自不包括臨床試驗前之準備期間及臨床試驗完成後之報告整理期間。又參原告104年9月9日民事準備(八)暨調查證據69聲請狀之附件17（立法院公報第83卷第71期院會紀錄第214頁），有關延長制度之立法理由亦記載「本條所稱取得許可證所需時間，包括為取得中央主管機關上市許可之試驗期間，或中央主管機關所認可在國外『從事』之試驗期間」，足證延長制度立法本意，所欲補償專利權人之臨床試驗期間為實際從事試驗之期間。是以，88年延長審查基準雖另行規定「醫藥品之試驗開始日為衛生署同意申請人進行國內臨床試驗之日期」（第1-7-10頁第16-17行）、「醫藥品試驗完成日係指衛生署同意核備臨床試驗報告之核准函日期」（第1-7-11頁第5-6行），應認係審查基準之解釋性或裁量性規定，其解釋上自應從嚴，不宜擴張適用於外國臨床試驗期間起訖日之計算。又查88年延長審查基準第1-7-12頁記載：「若在國外未申請延長專利權者，則需提出其主管機關或相關『具公信力機構』出具之『試驗期間』證明文件，至於其國外臨床試驗係取得核准而進行或屬因申請日起一定期間內，於主管機關不表示反對時，該申請即生效而進行之實驗（如美國、澳洲之規定），均非所論」，可知外國臨床試驗之核准、執行規定未必與國內臨床試驗規定相同，是原告稱88年延長審查基準規範之試驗完成日應同樣適用於國內外臨床試驗云云，尚不足採。
53主張其為澳洲主管機關同意核備該臨床試驗報告函，可作為外國臨床試驗期間之訖日證明文件云云，惟查由原證53，僅得看出係澳洲TGA收受Sildenafilcitrate(Viagra)申請文件之通知函，尚無法知悉澳洲主管機關同意核備該臨床試驗報告之意思表示，又查原證53上記載提出日為1997年10月20日，對照被證3270系爭專利延長申請書(C)項理由「附件七顯示本案化合物於民國86年10月20日向澳洲ARTG提出查驗登記，而於民國87年9月4日取得登記證(附件八)准予製售」，亦可佐證1997年10月23日係澳洲主管機關函知收受1997年10月20日查驗登記申請文件之日期，是原告主張原證53為澳洲主管機關同意核備該臨床試驗報告函，並以之作為外國臨床試驗期間之訖日證明文件，不足採信。
為報告完成日云云（原告104年5月22日民事聲請調查證據(四)狀理由參）。惟查88年延長核定辦法及88年延長審查基準均未規定臨床試驗期間之訖日以臨床試驗「報告完成日」為準，是法既未明定，自無由擴充解釋適用，又審查基準之解釋性或裁量性規定，基於延長制度本旨，解釋上本應從嚴，已如上述，是原告此部分之主張洵無可採。
實務一向是採用申請新藥上市(NDA)之日作為外國臨床試驗結束日，足認國內臨床試驗及外國臨床試驗並無不同認定標準云云（詳原告104年9月9日民事準備（八）暨調查證據聲請狀理由參、104年11月24日言詞辯論意旨狀第14頁）。惟查，原告所稱以「申請新藥上市(NDA)之日」作為外國臨床試驗結束日之規定，係規定於98年延長審查基準，並非88年延長審查基準適用之規定。次查，原告所執審查基準之內容係：「特別提及者，有關美國之臨床試驗期間係以美國衛生主管機關（美國食品藥物管理局(FDA)核准之「申請進行人體臨床試驗」(InvestigationalNewDrugApplication；IND)之生效日為起始日及至申71請新藥上市(NewDrugApplication；NDA)之日為訖日」（98年版審查基準第2-8-9頁第3至6行），可知僅適用於以美國臨床試驗期間作為外國臨床試驗期間之案情者，尚非對於其他國家一體適用，原告對此顯有誤解。是系爭專利係以澳洲臨床試驗期間申請延長，與上開基準規定核屬不同案情，難認可比照相同標準。至原告所提現已核准延長案件之採認標準，對其他延長案件並無任何拘束力，且延長審查制度與一般舉發案相同，亦設有舉發撤銷制度，即欲藉由公眾審查，避免專利權人獲取不當之額外利益，倘既有延長案件有違法核准延長期間，尚非不得藉由公眾審查予以撤銷，是原告此部分之主張，亦不足採。
(a)國內臨床試驗期間（86年5月19日至88年1月29日）；(b)國內申請查驗登記審查期間（87年6月18日至88年1月30日）及(c)生產國（澳洲）臨床試驗期間暨查驗登記期間（84年9月28日至87年9月4日），僅87年6月18日至88年1月30日之國內申請查驗登記審查期間及86年8月20日至88年1月29日之國內臨床試驗期間為得准予延長之適法期間，又被告並未主張及舉證有應扣除之「申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間」，是上開准予延長之期間，扣除國內臨床試驗與查驗登記審查重疊期間，經計算應准予延長之期間共計528日，並不足2年，未達90年專利法第51條第1項所明定取得許可證需2年以上之法定限制，應不准延長。
綜上，系爭專利准予延長之期間未達90年專利法第51條第1項所明定取得許可證需2年以上之法定限制，依90年專利法第54條第1項第7款「取得許可證所需期間未滿二年者」之72規定，系爭專利獲准自103年5月14日至105年7月2日止之延長期間應予撤銷；換言之，其專利權期間至103年5月13日業已屆滿。
八、被告是否有製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭藥品之行為？102年2月7日與被告泰和碩公司業務代表莊閎鈞先生及李欣霓小姐接洽，原告委託之人員向泰和碩業務代表以538元購得系爭藥品乙盒（見原證21莊閎鈞及李欣霓名片、原證22藥品一盒、原證44錄音光碟及譯文），嗣原告於102年3月12日致函被告泰和碩公司（原證10號），要求被告不得有侵害系爭專利之行為，並經被告泰和碩公司於102年3月13日收受（原證28號掛號回執），原告所委託之人員再於102年3月27日與被告泰和碩公司業務代表王淳良小姐接洽，王淳良小姐又向原告人員提供系爭藥品之報價（見原證23王淳良小姐名片、原證12-1諾華公司系爭藥品之廣告文宣及業務人員手寫報價便條紙、原證45錄音光碟及譯文），並聲稱泰和碩公司已向訴外人諾華公司取得經銷系爭藥品之權，有原告提出之上開證物在卷可稽。
102年2月4日前往保仁藥局，保仁藥局人員雖未開立銷貨單據予原告人員，惟原告人員確已向保仁藥局以1,300元購得系爭藥品乙盒（見原證47蒐證影片光碟、原證48蒐證影片節錄譯文）。嗣原告於102年3月12日致函被告保仁藥局，要求被告不得有侵害系爭專利之行為，並經被告保仁藥局於102年3月13日收受（原證10、原證28），原告所委託之人員再73於102年3月25日前往保仁藥局，並向保仁藥局以1,200元購得系爭藥品100毫克乙盒，且保仁藥局於銷售系爭藥品同時亦提供店長邵文傑先生名片乙張（見原證22邵文傑先生名片、藥品一盒，原證49蒐證影片光碟、原證50蒐證影片節錄譯文），有原告提出之上開證物在卷可稽。
原告委託之人員於102年2月4日前往建興藥局，以1,200元購得系爭藥品乙盒（原證22藥品一盒），建興藥局並開立收據一張（原證9）。嗣原告於102年3月12日致函被告建興藥局，要求被告不得有侵害系爭專利之行為，並經被告建興藥局於102年3月13日收受（原證10、原證28），原告委託之人員再於102年3月25日前往建興藥局，並向建興藥局以1,200元購得系爭藥品100毫克乙盒（見原證51蒐證影片光碟、原證52蒐證影片節錄譯文、原證57藥品一盒），有原告提出之上開證物在卷可稽。
104年10月1日言詞辯論期日當庭勘驗原告提出之蒐證錄影光碟原證49、原證51（原告蒐證人員於102年3月25日至保仁藥局、建興藥局購買喜力昂藥品之蒐證影片），勘驗結果如下：
49光碟（戊0000000）：蒐證人員購得喜力昂100毫克一盒及取得保仁藥局店長邵文傑藥師之名片，隨即放入證物袋（證物袋編號H175879），購買時間為102年3月25日下午4時5分。
51光碟（庚0000000）：蒐證人員以新台幣1,200元購得喜力昂100毫克一盒及取得建興藥局的名片一張，隨即放入證物袋（證物袋編號H175881），購買時間為102年3月25日下午6時51分（見本院卷六第217頁筆錄74）。被告對於原告提出之其餘蒐證光碟及節譯文，均不爭執其內容之真正，僅辯稱原告原證44、45部分內容並未完整譯出，另提出被證38、39補充譯文，故原告主張之上開事實，均堪採信。
公司僅負責推廣系爭藥品，此「推廣」並非「販賣之要約」更非「販賣」。被告泰和碩公司人員礙於原告公司調查人員一再主動要求，始將手邊的藥品樣品賣給該調查人員，屬偶發、一次性之行為，並非業務常態云云。惟查，原告委託之人員於102年2月7日與被告泰和碩公司業務人員接洽時，被告泰和碩公司表示：「現在我們是代理諾華的，這個Novartis的威而鋼。（拿出諾華型錄）這個是諾華進口的，那我們OTC的部份把他簽下來。」「阿現在藥局我們現在這個鋪得非常好，因為我兩個禮拜就賣了一千多盒」（見原證44）。原告委託之人員於102年3月27日接洽時，被告泰和碩公司業務人員表示：「我們是代理諾華的喜力昂。那個是諾華的，就是在去年年底的時候給我們家代理的」（見原證45）。且被告泰和碩公司業務人員於102年3月27日對原告委託之人員提供系爭藥品之報價：「它的一盒進價是700塊，那它有做一個搭贈，搭贈的話是10加1的均價是636，30+5變成600，100贈30的話是538.5」等語，並交付諾華公司系爭藥品之廣告文宣及手寫報價之便條紙，足認被告泰和碩公司確有販賣系爭藥品及為販賣之要約之行為，被告泰和碩公司辯稱僅係「推廣」，與上開蒐證光碟節錄譯文中被告泰和碩公司業務人員明確表示該公司為訴外人諾華公司之代理商一事，顯有不符，且被告所謂「推廣」，其含意不明，被告泰和碩公司並未提出其與訴外人諾華公司或其他第三人間之「推廣合約」，無從判斷雙方之權利義務關係為何，然被告泰和碩公司係經營75西藥批發、零售業務之公司，衡情並無義務、無償為他人「推廣」藥品之可能，縱如被告泰和碩公司人員所述：「我只負責幫你下訂單，出貨跟收款完全不會經過我們泰和碩公司，....我們等於是幫Novartis做一個鋪貨動作而已」（見被證39光碟譯文），亦屬被告泰和碩公司與訴外人諾華公司間就販賣業務之分工，尚不能因此認為被告泰和碩公司並無販賣、為販賣之要約系爭藥品之行為，被告所辯不足採信，被告泰和碩公司、被告戊0000000、被告庚0000000均有販賣系爭藥品或為販賣之要約之行為，堪予認定。
九、被告是否具侵害系爭專利之故意或過失？102年3月12日分別致函被告泰和碩公司、被告戊0000000、被告庚0000000，要求被告等不得有侵害系爭專利之行為，並經被告等於102年3月13日收受在案。被告泰和碩公司、被告戊0000000、被告庚0000000於收受原告之警告函後，仍繼續販賣、為販賣之要約系爭藥品之行為，對於本件侵害系爭專利權之行為，自具有故意。
102年3月12日警告函所比對之系爭專利更正本係103年2月18日提出之更正本，並非原告在本案所主張之102年7月22日之更正本，被告無從得知嗣後提出之更正內容，亦無從判斷系爭藥品是否有侵害系爭專利，且威而鋼藥品並無專利權之標示，其等不知系爭專利與威而鋼之關係，並無侵權之故意或過失云云。惟查，被告等均係從事西藥批發、零售為業之公司或藥局，對於專利藥物之認識，顯高於一般人，對於威而鋼藥品係有專利權保護之藥品，並無諉為不知之理。且依原證44蒐證光碟節譯文（原告委託人員於102年2月7日與被告泰和碩公司業務人員接洽），被告泰和碩公76司業務人員稱：「這個是藥證，以及諾華發的一個聲明稿，因為這是有專利權部份的問題嘛，那這個諾華跟輝瑞在國外都告起來了，那諾華都贏了，就只有美國有輸阿，像歐洲、韓國、澳洲等等，大國全部都贏，就美國輸，因為美國是輝瑞地主國嘛，它要一個保護主義。對呀，確實國外專利權都過了啦」。
原證45蒐證光碟節譯文（原告委託人員於102年3月25日與被告泰和碩公司業務人員接洽）：「被告人員：我們是代理諾華的喜力昂。蒐證人員：喜力昂？我沒聽過耶。被告人員：那個是諾華的，就是在去年年底的時候給我們家代理的。蒐證人員：那我們藥局可以賣嗎？被告人員：一樣可以賣呀。蒐證人員：不可以放在架面上？被告人員：不可以放在架面上」。另依原證48蒐證光碟譯文（原告蒐證人員於102年2月4日前往保仁藥局購買系爭藥品）所載：「威而鋼有沒有在賣？藥局：有。蒐證人員：怎麼賣？藥局：一顆350。他現在威而鋼有、有3個廠家在做。蒐證人員：怎麼講？藥局：一個是原廠的，一個是進口的，一個是台廠的。藥局：嘿，他不能用威而鋼這個名稱。蒐證人員：喔醬子喔。藥局：阿這個是進口的。蒐證人員：喔這個叫做喜力昂。阿這個一顆多少？藥局：350」。另依原證52蒐證光碟譯文（原告蒐證人員於102年3月25日前往建興藥局購買系爭藥品）所載：「蒐證人員：以後會更便宜喔？藥局：會更便宜，這種東西其實成本很低。阿就是有專利在上面」。綜觀被告泰和碩公司、保仁藥局、建興藥局人員之陳述，其等對於威而鋼係有專利權保護之藥品，系爭藥品（喜立昂）與威而鋼係相同成分相同用途之藥品，系爭藥品與威而鋼間涉有專利侵權爭議，威而鋼藥品因有專利權保護，故售價較高，亦一併拉抬系爭藥品之售價，且預期威而鋼藥品專利權屆滿之後，系爭藥品亦會隨同降價等情，均知之甚明。又77專利權人本有申請更正之權利，其更正若經核准，足認其更正並無實質擴大或變更專利權之範圍（應係小於原核准公告之權利範圍），而系爭專利更正前請求項1、2縱有誤記，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，可立即察覺之明顯誤記，且可直接且無歧異地知悉如何恢復其原意，不論後續更正結果如何，對於判斷系爭藥品是否落入系爭專利之申請專利範圍，當不受影響。被告為從事藥物批發零售之業者，對於專利藥物具有一定之專業知識，其等於收受原告之警告函後，未進一步查證，仍然繼續販賣或為販賣之要約系爭藥品，自難以系爭專利有誤記更正之情事，作為脫免責任之藉口，故被告等所辯，不足採信。
十、原告是否得請求排除侵害系爭專利之行為？按依現行專利法第96條第1項規定，發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。
又所謂侵害，乃第三人不法妨礙專利之專有實施權，而專利權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。經查，系爭專利申請延長專利權期間為不合法，故其獲准自103年5月14日起至105年7月2日止之延長期間應予撤銷，系爭專利權期間至103年5月13日即已屆滿，則原告專利權期間屆滿時起，已不得就系爭專利主張任何權利。職是，原告專利法第96條第1項規定請求被告等不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭藥品或為其他侵害系爭專利之行為，並應將系爭藥品全數回收並銷毀，尚屬無據。
十一、原告是否得請求被告泰和碩公司及其法定代理人丁○○連帶給付380萬元及法定利息，被告戊0000000、被告庚0000000分別給付50萬元及法定利息？78發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍，專利法第96條、第97條第1項第2款、第2項定有明文（上開三倍懲罰性賠償金原規定於99年專利法第85條第3項，嗣專利法100年12月21日修正時，予以刪除〔修正條文於102年1月1日施行〕，惟嗣於102年6月11日修正時重新增訂於專利法）。次按，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條定有明文。
又下列各款文書，當事人有提出之義務：四、商業帳簿。當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會，民事訴訟法第344條第1項第4款、第345條定有明文。
97條第1項第2款侵害人因侵害行為所得利益，計算損害賠償額，並多次請求被告等應提出系爭藥品之銷售紀錄，被告均未提出，本院於104年10月1日言詞辯論期日當庭命被告應於104年10月30日前提出系爭藥品自102年3月13日至103年5月13日止之銷售紀錄、報表、憑證、合約、單據等資料到院，逾期視為拒絕提出（見本院卷七第219頁），被告仍未提出，查被告等係專門從事藥品批發、零售之業者，且銷售之藥品種類繁多，不論為庫存管理、申報稅捐、會計作帳等需求，殊難想像其銷售藥品未留任何帳冊記錄之可能，由於相關銷售記錄在被告79等持有中，被告自有提出之義務，被告拒不提出，本院自得依上揭民事訴訟法之規定，審酌原告之主張及卷內相關事證，依自由心證定損害賠償之數額。玆就被告等應負之損害賠償數額，分論如下：
依原告提出原證44、45蒐證光碟，被告泰和碩公司業務人員的報價，系爭藥品一盒的價格為700元，而大量批發的最低價格為一盒新台幣538.46元，依此計算系爭藥品平均每盒售價為619元（計算式：(700+538.46)÷2＝619.23，元以下四捨五入）。又被告泰和碩公司人員表示：「現在藥局我們現在這個鋪得非常好，因為我兩個禮拜就賣了一千多盒」（原證44號），足認系爭藥品每月的銷售數量至少為2000盒。被告泰和碩公司銷售系爭藥品每月之銷售金額至少為1,238,000元（619元×2000盒＝1,238,000元）。原告提出102年適用之「稅務行業標準分類暨同業利潤標準」資料（附件16，見本院卷六第177頁），請求以西藥批發同業利潤標準表之毛利率22％為計算損害賠償金額之標準，查財政部每年均就營利事業各種同業核定利潤標準，作為課徵所得稅之依據，其核定之同業利潤標準，係依據各業抽樣調查並徵詢各該業同業公會之意見而為核定，可謂依統計及經驗所定之客觀標準，本院認為於計算損害賠償時得參酌之，惟查所謂毛利，係指銷貨淨額扣除銷貨成本後之數額，而毛利扣除營業費用後始為營業淨利。被告泰和碩公司銷售系爭藥品自有一定之營業費用，該等營業費用不屬於侵權人所受之利益，自應從被告之銷售額扣80除，本院認為應依同業利潤標準之淨利率8％計算之，方符92年專利法第85條第1項第2款及現行專利法第97條第1項第2款規定之「依侵害人因侵害行為所得之利益」之立法意旨。故被告泰和碩公司因侵權行為所得利益為每月99,040元（1,238,000×8％＝99,040），又本件侵權行為期間應自被告泰和碩公司收受原告警告函之102年3月13日起，計算至系爭專利權屆滿日103年5月13日為止共14個月，故被告泰和碩公司侵權行為期間所得利益為1,386,560元（99,040×14＝1,386,560）。
原告雖主張依公司法第23條第2項規定，公司負責人對於業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，請求被告泰和碩公司法定代理人丁○○應與該公司連帶負責云云。惟查，系爭專利權期間至103年5月13日即已屆滿，已如前述，本件侵權行為期間為自102年3月13日至103年5月13日止，而被告丁○○係於104年5月21日始擔任被告泰和碩公司之負責人（見本院卷七第7頁），原告請求被告丁○○就本件侵權行為應與被告泰和碩公司連帶負損害賠償責任，即非正當。
原告委託人員分別於102年2月4日及102年3月25日以1300元、1200元向被告戊0000000購得系爭藥品一盒（原證22號、原證47號光碟、原證48號節譯文、原證49號光碟、及原證50號節譯文），故系爭藥品平均售價為1,250元。關於銷售數量及利潤部分，本院審酌被告戊000000000為資本額5萬元之獨資商號，規模不大，及原證
44、45蒐證光碟中被告泰和碩公司人員所述，「買100盒搭30盒算大口，30盒算中間」，「一次買30盒報價為30搭5盒，每盒600元」等情，認為被告戊0000000以銷售數量35盒，進貨成本每盒600元為計算損害賠償之基礎，應屬適當，故推知被告戊0000000販售系爭藥品之每盒利潤為650元（1,250－600＝650），所得利益為22,750元（650×35＝22,750元）。
原告委託人員於102年2月4日及102年3月25日購買系爭藥品之價格均為1,200元（原證9號、原證22號、原證51號光碟、及原證52號節譯文），關於銷售數量及利潤部分，本院審酌被告庚0000000為資本額1萬元之獨資商號，規模不大，及原證44、45蒐證光碟中被告泰和碩公司人員所述中口為30搭5盒，每盒600元等情，認為被告庚0000000以銷售數量35盒，進貨成本每盒600元為計算損害賠償之基礎，應屬適當，故可推知被告庚0000000販售系爭藥品之每盒利潤為600元（1,200－600＝600），所得利益為21,000元（600×35＝21,000元）。
102年度民專訴字第43號事件之系爭藥品銷售資料（原證59）及衛生福利部之全台藥局資料（原證58）、IMS統計資料、原告內部資料等推算，平均一間藥局在侵權行為期間銷售系爭藥品之金額為213,580.6元，從泰和碩的平均售價（619.23元）可推知建興藥局販售系爭藥品之每盒利潤約為48.3975%，故建興藥局依侵權行為所得利益為103,367.7元（213,580.6×48.3975%=103,367.670885）。保仁藥局販售系爭藥品之每盒利潤82約為50.46%，故保仁藥局依侵權行為所得利益為107,776.2元云云（見本院卷七第66頁正、反面）。惟查，原告所稱依其「內部資料」為何，並未提出相關計算基礎之依據以供審酌，本院無從認定該「內部資料」憑信性，且原告主張之每一間藥局銷售額，係以其推估之全台銷售總額除以藥局數，惟每間藥局所在之地區及規模大小均有不同，尚難以該平均數作為認定被告戊0000000及被告庚0000000應負損害賠償責任之基礎，原告之主張尚難採信。
製之影音光碟中被告公司人員之片面陳述，即得出被告公司「販賣」系爭藥品之數量及價格，並依此主張其得對被告請求之金額，惟該等影音光碟因有違反個人資料保護法之虞，故不應採為證據，原告並未提出任何其他證據證明被告銷售系爭藥品之數量及價格，故其所主張被告之銷售數量及銷售價格實無任何依據云云（見被告104年11月26日言詞辯論意旨狀第61頁）。惟按，個人資料保護法所指之「個人資料」，係指自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料（個人資料保護法第2條第1款），原告提出其委託之人員與被告等相關人員之對話蒐證光碟，尚非個人資料保護法第2條第1款規定之「個人資料」。又按，民事訴訟之目的旨在解決紛爭，維持私法秩序之和平及確認並實現當事人間實體上之權利義務，為達此目的，有賴發現真實，與促進訴訟。惟為發現真實所採行之手段，仍應受諸如誠信原則、正當程序、憲法權利保障及預防理論等法理制約。民事83訴訟之目的與刑事訴訟之目的不同，民事訴訟法並未如刑事訴訟法對證據能力設有規定，就違法收集之證據，在民事訴訟法上究竟有無證據能力？並無明文規範，自應權衡民事訴訟之目的及上述法理，從發現真實與促進訴訟之必要性、違法取得證據所侵害法益之輕重、及防止誘發違法收集證據之利益（即預防理論）等加以衡量，非可一概否認其證據能力。苟欲否定其證據能力，自須以該違法收集之證據，係以限制他人精神或身體自由等侵害人格權之方法、顯著違反社會道德之手段、嚴重侵害社會法益或所違背之法規旨在保護重大法益或該違背行為之態樣違反公序良俗者，始足當之（最高法院104年度台上字第1455號判決參見）。本件原告為了查證被告等侵害系爭專利權之行為，由其委託之人員將其與被告人員等接洽或購買系爭藥品之過程予以錄音（影）存證，被告方面人員陳述之內容，均係本於自由意思任意所為，且非屬隱私性之對話，亦未受不當誘導，且該對話內容涉及原告權利甚鉅，若未錄音（影）存證，將來有難以舉證之虞，該錄音係原告出於防衛權利所為，未逾社會相當性之手段，應可作為民事證據方法而有證據能力，被告所辯不足採信。
藥局亦不會主動推銷，市面上一般藥局每月至多販售2、3盒，又依103年財政部營利事業各業所得額暨同業利潤標準，西藥零售業之淨利率為10%（被證62），故原告得對被告戊0000000、被告庚0000000請求之損害賠償金額至多應為系爭藥品銷售金額之10%云云（見本院卷七第108頁）。惟查，被告拒不提出相關銷售資料以供本院審酌，空言抗辯每月僅賣出2、3盒，已難採信，再者，本84院審酌原告委託之人員與被告泰和碩公司業務人員接洽時，被告泰和碩公司業務人員提到最大口的販售量為100搭30，而一次進貨30盒（30搭5）算是中等程度的進貨量（原證44），倘若一般藥局1個月僅賣出2、3盒系爭藥品，衡諸常情批發商不可能以130盒、或35盒之數量促銷，否則藥局至少須賣10多個月方能將一次進貨的量出清，而系爭藥品的保存期限自製造日期起算僅有2年（見藥品盒上標示），扣除系爭藥品製造後進口、倉儲、推廣之時間，將造成藥局購入後尚未賣完即已逾保存期限，本院衡酌上情，認為被告所辯尚不足採，惟考量被告戊0000000、被告庚0000000均為資本額不大之獨資商號，且原告僅於102年2、3月間有蒐證到被告戊0000000、被告庚0000000販賣系爭藥品之行為，無從認為其有持續、多次進貨之事實，認為以進貨一次中口30盒計算損害賠償，應屬適當。又被告戊0000000、被告庚0000000未提出任何進銷貨記錄到院，無從得知其進貨之價格，惟本院業已查得被告泰和碩公司對藥局之系爭藥品報價，原告主張業界各家批發商之售價不會相差太大，衡諸常理無違，堪予採信，而被告戊0000000、被告庚0000000售予消費者之價格為1250元或1200元，依此推算，被告戊0000000、被告庚0000000銷售系爭藥品之利潤高達約50％，此為本案調查所得之具體事實，自不宜以財政部公布之同業利潤標準表所載西藥零售業之淨利率10%之平均值，計算被告被告戊0000000、被告庚0000000因侵權行為所得之利益，否則無異使惡意侵權者坐享不法厚利，顯失公平，被告所辯均不足採信。
85起訴並請求損害賠償（本院102年度民專訴字第43號），故不得再對被告等重複求償云云。惟查，原告於本件訴訟與上開另案訴訟皆係主張以侵權行為人因侵權行為中所得利益為損害賠償之計算基礎。本件之被告泰和碩公司、被告戊0000000、被告庚0000000與另案訴訟之被告諾華公司分別有其進貨成本及銷售系爭藥品的價格，各於其侵害行為受有獨立的利益，並無重複採計之情形，被告所辯顯不足採信。
97條第2項規定請求法院酌定3倍之賠償金等語。本院審酌被告泰和碩公司、被告戊0000000、被告庚0000000收受原告103年3月12日警告函後，明知系爭藥品涉有侵害專利權之爭議，仍為販賣或為販賣之要約系爭藥品之行為，且迄未支付原告任何賠償金，顯然漠視專利權人之權益，侵權情節非輕，倘對於故意侵權且情節非輕之行為人，仍僅以該法定賠償額或合理權利金計算損害賠償，而未酌定損害額以上之賠償，無異鼓勵行為人恣意為專利侵權行為，蓋行為人事先未取得專利授權，事後縱經專利權人請求損害賠償，亦僅須支付法定賠償額或合理權利金之損害賠償即可，一般人自會認為無須大費周章先取得專利授權，故對於故意侵權者，自有酌定損害額以上賠償之必要，一方面使專利權人因提起訴訟所額外花費之勞力、時間、費用得到適度之賠償，一方面使行為人知所警惕，達到懲罰性損害賠償之效果。本院爰審酌被告等侵害情節、所造成之損害、侵權期間及另案原告請求系爭藥品進口商諾華公司之侵害專利權損害賠償事件判決所酌定之懲罰性賠償倍數（104年11月18日本院102年度民專訴字第43號判決）等一切情形，認為原告得86請求酌定損害額1倍之賠償。準此，原告得請求被告泰和碩公司賠償2,773,120元，得請求被告戊0000000賠償45,500元，得請求被告庚000000000,000元。
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查原告係於102年4月2日提起本訴，並請求被告等應連帶賠償165萬元，該起訴狀繕本係102年4月11日送達被告，有送達證書3份附卷可稽（見本院卷一第101-103頁），嗣原告以104年11月30日民事準備九狀暨擴張訴之聲明狀，擴張請求被告泰和碩公司及其法定代理人丁○○應連帶給付380萬元，被告戊0000000、被告庚0000000應分別給付50萬元，該擴張聲明狀之繕本係104年11月30日送達被告訴訟代理人，有該書狀第一頁（含收文章）影本在卷可稽（見本院卷七第244頁），故原告請求原起訴部分（被告泰和碩公司、被告戊0000000、被告庚0000000各給付50萬元部分），應自起訴狀繕本送達之翌日即102年4月12日起，擴張聲明部分應自民事準備九狀暨擴張訴之聲明狀繕本送達翌日即104年12月1日起，均按年息百分之五計算遲延利息，應屬有據。
十二、綜上所述，原告為系爭專利之專屬授權之被授權人，系爭專利於102年7月22日（同103年9月12日之更正）提出之更正，應予准許，系爭藥品落入系爭專利更正後請求項1、2之文義範圍，系爭專利更正後請求項1、2並無應撤銷之事由，被告等就侵害系爭專利權之行為具有故意，惟系爭專利申請延長專利權期間為不合法，專利權期間已於103年5月13日屆滿，故原告不得請求排除侵害，僅得請求被告負損害賠償責任，原告依專利法第58條第1項、第62條第3項、第96條第2項、第97條第1項第2款、87第2項之規定，請求被告泰和碩公司給付2,773,120元，請求被告戊0000000給付45,500元，請求被告庚0000000給付42,000元，其中被告泰和碩公司應給付之50萬元，及被告戊0000000、被告庚0000000應給付之上開損害賠償金額，應自起訴狀繕本送達翌日即102年4月12日起至清償日止，被告泰和碩公司其餘賠償金額，應自原告民事準備九狀暨擴張訴之聲明狀繕本送達之翌日即104年12月1日起至清償日止，均按年息百分之五計算之利息，為有理由，逾此範圍之請求，即無理由，應予駁回。
十三、假執行之宣告：兩造均陳明願供擔保請准為宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分並無不合，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。
十四、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰勿庸一一論列，附此敘明。
十五、按各當事人一部勝訴、一部敗訴者，其訴訟費用，由法院酌量情形，命兩造以比例分擔或命一造負擔，或命兩造各自負擔其支出之訴訟費用。又因下列行為所生之費用，法院得酌量情形，命勝訴之當事人負擔其全部或一部：二、敗訴人之行為，按當時之訴訟程度，為伸張或防衛權利所必要者，民事訴訟法第79條、第81條第1款定有明文。本院審酌原告之請求係一部勝訴，一部敗訴，被告確有為侵害系爭專利權之行為，惟原告請求排除侵害部分，因專利權期間屆滿而無法行使等，酌定兩造應分擔訴訟費用之88比例如主文所示。
十六、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條、第81條第1款。
中華民國104年12月31日智慧財產法院第三庭法官彭洪英以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國104年12月31日書記官郭宇修89