智慧財產法院民事判決
102年度民專訴字第43號原 告 輝瑞大藥廠股份有限公司法定代理人 林達宗（董事長）訴訟代理人 呂紹凡律師輔 佐 人 林宗緯被 告 台灣諾華股份有限公司兼 上法定代理人 司徒諾格（Christopher Snook）共 同訴訟代理人 何愛文律師
王仁君律師徐瑞毅律師
參 加 人 經濟部智慧財產局法定代理人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 簡正芳上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院於中華民國104 年10月7 日言詞辯論終結，本院依職權裁定經濟部智慧財產局參加訴訟，判決如下：
主 文被告應連帶給付原告新台幣捌佰參拾捌萬壹仟伍佰柒拾陸元，及其中新台幣壹佰陸拾伍萬元部分，自民國一○二年四月十二日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，其餘新台幣陸佰柒拾參萬壹仟伍佰柒拾陸元部分，自民國一○三年十一月二十七日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔百分之八，餘由原告負擔。
本判決第一項，於原告以新台幣貳佰捌拾萬元為被告供擔保後，得為假執行。但被告於假執行程序實施前，得以新台幣捌佰參拾捌萬壹仟伍佰柒拾陸元，為原告預供擔保後，免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、程序方面：㈠本件乃涉外民事事件，本院有國際裁判管轄權：
按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決要旨參照）。查本件被告司徒諾格（Christopher Snook）係外國人，故本件具有涉外因素，而為涉外事件。再者，雖涉外民事法律適用法並未就法院之管轄予以規定，然原告主張排除侵害專利權等，為有關我國083372號發明專利（下稱系爭專利）之保護，系爭專利登記既在我國，且被告等已不爭執我國法院是否有管轄權，而就本件原告請求之事項是否有理由為實體答辯，自應類推適用我國民事訴訟法第17條及第25條規定，由我國法院管轄。另依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3 條第
1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係專利法所生之民事事件，符合智慧財產法院組織法第
3 條第1 款規定，本院自得就本件專利侵權等事件為審理。㈡本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律：
次按「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」，民國100 年5 月26日施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。原告主張其依我國專利法取得專利權，且被告在我國有侵害其專利權之行為，則我國法院應依我國專利法決定原告在我國有無權利，以解決在我國應否保護及如何保護之問題。揆諸前揭規定，本件關於專利侵權事件之準據法，應依中華民國之法律，且兩造對於本件應以我國法律為準據法一節復未作何爭執，故本院自得本此而為審判。
㈢原告起訴後於103 年11月26日擴張原訴之聲明第2 項（本院
卷㈤第8 至9 頁），被告等於同年12月2 日當庭雖不同意（本院卷㈤第21頁之言詞辯論筆錄），因原告請求之基礎事實同一，並不甚礙被告等之防禦及訴訟之終結，僅為擴張應受判決事項之聲明，與民事訴訟法第255 條第1 項第2 、3 、
7 款規定相符，自應准許。㈣本院命經濟部智慧財產局參加訴訟：
專利有效性之爭點涉及之專業知識或法律原則，有使專利業務專責機關表示意見之必要時，命經濟部智慧財產局（下稱智慧局）參加訴訟。智慧局參加訴訟時，就有關專利權有無應撤銷原因為限，得獨立提出攻擊防禦方法。智慧財產案件審理法第17條第1 項與智慧財產案件審理細則第31條分別定有明文。因專利有無應撤銷之原因，其與專利業務專責機關之職權有關，為使民事法院取得更周全之訴訟資料，作出正確之判斷，並儘量避免與專責機關之判斷發生歧異，應賦與專責機關參與程序及表達意見機會之必要。查原告主張其係系爭專利之專屬被授權人，因被告等侵害其系爭專利權，請求被告為損害賠償及排除侵害，惟被告等抗辯系爭專利之申請更正應予否准，並認系爭專利權有應撤銷之原因，而向智慧局提起第000000000N02號舉發案。經核被告抗辯系爭專利權有不應予准許更正，並有應撤銷之原因，而影響裁判之結果，該爭點所涉及之專業知識或法律原則，有使智慧局表示意見之必要，爰依前揭規定，命智慧局參加訴訟，以關於系爭專利權准否更正及有無應撤銷之原因為限，得獨立提出攻擊防禦方法。本件參加人到庭陳明不輔助任何一造，並僅就准予更正予否表示意見。
二、原告主張：㈠原告暨原告關係企業即輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（
下稱輝瑞愛爾蘭公司），為全球知名之國際性大藥廠，著重藥品研發。輝瑞愛爾蘭公司為中華民國發明第083372號「用於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成物」專利【專利期間自85年12月11日起至105 年7 月2 日止，原核准公告之請求項共計3 項，嗣於103 年9 月12日更正為2 項，並經智慧局於103 年12月2 日以（103 ）智專三（四）01027 號舉發審定書為准予更正之審定，原告則為系爭專利之專屬被授權人，專屬授權期間則自101 年1 月1 日至系爭專利屆滿日止。系爭專利之技術內容係一種用於治療或預防男性勃起不能之藥學組成物，原告利用系爭專利所涵蓋之成分製造「威而鋼膜衣錠」，並取得國內藥品許可證，以治療成年男性勃起功能障礙為主要適應症，該藥品同時銷售於全球市場，在台灣地區亦有廣大之知名度，並受到病患相當之信賴。
㈡被告台灣諾華股份有限公司（下稱被告公司）主要經營業務
包括製造及銷售各種西藥、經營醫療設備及中西藥等之買賣、輸入、輸出、批發、零售，其進口並販賣「喜力昂錠100毫克（Sildegra 100mg Tablets）」及「喜力昂錠50毫克（Sildegra 50mg Tablets ）」藥品（下稱系爭藥品），且已申請衛生署核發衛署藥輸字第025763號及第025764號之藥品許可證。由衛生署網站中之資料可知，系爭藥品自承為「學名藥」，係以系爭專利所涵蓋之藥學組合物為其主要成分，且係以「成年男性勃起功能障礙」為其主要之適應症，顯見系爭藥品確已落入系爭專利之申請權利範圍，而有侵害系爭專利之情形。而被告司徒諾格（Christopher Snook ）則為被告公司之負責人。
㈢輝瑞愛爾蘭公司前於101 年10月19日委請原告致函被告等，
要求被告等務必確實尊重系爭專利，不得有侵害該專利之行為，並要求於函到七日內提供系爭藥品之樣品，並以書面說明該藥品有無侵害系爭專利之情事。詎被告於收受該信函後竟無正面回應，且更於同年11月7 日發函予其經銷商，宣告系爭藥品即將上市，且仍持續在各地藥局販售，顯見被告實有故意侵害系爭專利之意圖。原告特透過被告之經銷藥局購買被告所販賣之系爭藥品，與系爭專利進行比對，並獲系爭藥品之所有要件均已落入系爭專利之原申請專利範圍第1 項、第2 項以及更正後申請專利範圍第1 項、第2 項之文義範圍，顯已侵害系爭專利之結論。爰依修正前專利法第84條第
1 項、第3 項、第85條第1 項第2 款及第3 項，即現行專利法第96條第1 、3 、4 項、第97條第1 項第2 款及第2 項及公司法第23條第2 項規定，請求排除他人未經原告同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品，並請求被告等連帶賠償。
㈣對被告之答辯則以：
⒈原告為系爭專利之專屬被授權人，自得依專利法第62條第
3 項及第96條第3 項規定提起本件訴訟，系爭專利權人確已專屬授權原告於中華民國境內使用、製造、為販賣之要約、販賣及進口系爭專利之相關專利產品，專屬授權期間自101 年1 月1 日起至系爭專利屆滿日止，原告業已陳報系爭專利之授權合約，並已陳報系爭專利之專利權人於10
1 年6 月15日申請專利專屬授權登記時呈交之完整文件存底影本，該專利授權合約之原文及摘譯文均已提出於智慧局，故原告確實為系爭專利之專屬被授權人。
⒉系爭專利之專利權人所提交之更正申請，符合專利法第67
條各項規定，未實質擴大或變更公告時的申請專利範圍，智慧局已准許更正，因專利權人將原公告申請專利範圍第
1 項、第2 項中所載更正，實屬「誤記或誤譯之訂正」，故此一更正事項根本不會導致實質擴大或變更公告時的申請專利範圍，且專利權人於原公告申請專利範圍第1 及2項中增加「口服」之技術特徵，實屬「申請專利範圍之減縮」，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，又專利權人並無刪除公告時之申請專利範圍第1 項復又重新主張之情事，且專利權人改寫原公告申請專利範圍第2 項並不會實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
⒊系爭專利無不符審定時專利法第71條第3 項之情事，且為
可供產業上利用之發明，系爭專利所屬領域具有通常知識者基於被告所引用之先前技術及其證據組合並無法輕易完成系爭專利，因為未有任何引證文件單獨或組合教示sildenafil對於cGMP PDEV 具有可信賴的選擇性或cGMP PDEV於海綿體中占最大量並從而建立起使用sildenafil於治療勃起不能的專一性。在先前技術沒有任何教示或暗示前述選擇性及專一性的情況下，所屬領域具有通常知識者並不會將cGMP PDEV 視為具有成功預期性的藥物標的，自不可能預期選擇性cGMP PDEV 抑制劑可以以口服的方式治療勃起不能。
⒋系爭專利之專利權期間延長應為有效，系爭專利權期間延
長審查時，智慧局審查實務並無區分國內臨床試驗及外國臨床試驗。專利權期間延長共有88年版、93年版、98年版及102 年版四個版本的審查基準，除102 年版審查基準中明訂外國臨床試驗期間之結束日為臨床試驗結束日之外，88年版、93年版及98年版審查基準皆未區別國內臨床試驗與外國臨床試驗的認定標準。於98年版審查基準中更例示以申請新藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日，意即採取與國內臨床試驗相同的認定標準，智慧局也同意此標準確實訂於98年版審查基準中。且事實上以申請新藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日並非僅是98年版審查基準中所採用的標準。故系爭專利得申請延長專利權之期間包含：⑴國外臨床試驗期間（84年9 月28日至86年10月23日）；⑵國內臨床試驗期間（86年5 月19日至88年1 月29日）；及⑶國內申請登記審查期間（87年6月18日至88年1 月30日）。自系爭專利公告日起算，並扣除重疊期間，共計780 天（2 年又50天），確實超過2 年，符合審定時專利法相關規定，應為有效。
㈤被告依侵權行為所獲利益應以被告進口數量為基礎，僅能扣
除海關申報價額，且被告故意侵權，應酌定不超過損害額3倍之賠償，依被告因侵權行為所獲利益應以被告進口數量為基礎，以被告進口價額為基礎，扣除被告於進口時自行申報之價額，則被告所得利益應為133,060,224.375 元整（144,729,000 －11,668,775.625）。倘若不以被告進口成本為直接成本，則被告應舉證其於侵權行為之必要成本，且應以人用西藥製造業同業利潤標準之毛利率41% 為計算基準，被告於101 年12月31日前之侵權行為，應適用修正前之專利法規定。被告於101 年12月31日前共進口100 mg之系爭產品46,
400 盒，每盒以單價600 元為計，共計27, 840,000 元。由於被告並無就成本為任何舉證，應以銷售該項物品全部收入為所得利益，即27,840,000元。被告於102 年1 月1 日後之侵權行為，應適用現行專利法規定。被告於102 年1 月1 日後共進口100 mg之系爭產品152,705 盒及50 mg 之系爭產品42,110盒，每盒以單價600 元為計，共計116,889,000 元。
由於被告並無就成本為任何舉證，應採用西藥製造業同業利潤標準之毛利率41% 為計，共計所得利益為47,924, 490 元整。倘若不採計被告於專利權延長期間之侵權行為，則被告於102 年1 月1 日至103 年5 月14日之間共進口100 mg之系爭產品128,955 盒及50 mg 之系爭產品21,400盒，每盒以單價600 元為計，共計90,213,000元。由於被告並無就成本為任何舉證，應採人用西藥製造業同業利潤標準之毛利率41 %為計算基礎，共計所得利益為36,987,330元。
㈥並聲明：
⒈被告不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約
、販賣、使用或為上述目的而進口衛署藥輸字第025763 號「喜力昂錠100 毫克（Sildegra 100 mg Tablets ）」及衛署藥輸字第025764號「喜力昂錠50毫克（Sildegra 50mg
Tablets）」藥品或為其他侵害中華民國第083372證書號發明專利之行為；被告並應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之上述產品全數回收並銷毀或為其他必要之處置。
⒉被告應連帶給付原告1 億元，暨自其中165 萬元部分自起
訴狀繕本送達翌日起，及其餘部分自本民事擴張訴之聲明狀繕本送達翌日起，均至清償日止按年息百分之5 計算之利息。
⒊前二項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
三、被告則抗辯如下：㈠原告未證明其為系爭專利之專屬被授權人，本件訴訟之提起
不合法，因依據原告提呈之系爭專利權利異動資料，系爭專利權人為輝瑞愛爾蘭公司，而在該異動資料表之「授權註記」欄位雖有授權註記，惟在「專屬授權註記」欄位並無任何註記，原告亦未提出任何證據資料證明其確為系爭專利之專屬被授權人。系爭專利之專利權人輝瑞愛爾蘭公司在另案依據系爭專利對訴外人南光化學製藥股份有限公司及廣生堂藥局分別提起訴訟，請求排除侵害及損害賠償（101 年度民專訴字第10號、101 年度民專訴字第8 號）。惟倘輝瑞愛爾蘭公司已將系爭專利專屬授權予原告，則輝瑞愛爾蘭公司何以仍有進行另案訴訟之權能，由此可知原告並非系爭專利之專屬被授權人，原告提起本件訴訟應非合法。
㈡系爭專利之專利權人於102 年9 月16日提出之更正不應准許：
⒈依系爭專利之專利權人於102 年9 月16日就系爭專利所提
之更正，對申請專利範圍第1 項所為之更正涉及實質變更。又將該請求項所請藥學組成物改為「口服」藥學組成物之更正涉及實質變更或實質擴大。且系爭專利權人將該請求項所請藥學組成物改為「口服」藥學組成物之更正已違反禁反言之原則。再者系爭專利權人在請求刪除申請專利範圍第1 項後復又重新主張更正該請求項，亦已違反禁反言之原則。
⒉系爭專利之專利權人對申請專利範圍第2 項所為之更正涉
及實質變更，依系爭專利之專利權人於102 年9 月16日就系爭專利原公告之申請專利範圍第2 項所提之更正，除將該請求項改為獨立項、刪除原公告請求項中第3 個化合物以外之其他化合物外，且將所請藥學組成物改為「口服」藥學組成物，並將「吡唑酚[4,3-d ]嘧啶-7- 酮基」改為「吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮」，以及將「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」改為「4-甲基-1 -六氫吡𠯤磺醯基」，惟該更正顯已涉及實質變更，且將原公告之申請專利範圍第2 項改寫為獨立項之更正，涉及實質變更或實質擴大。
㈢系爭專利專利權期間延長不應准許：
⒈系爭專利申請延長之時間中，有關國外臨床試驗期間之計入部分有不當增加期間情事。
⒉系爭專利之專利權人於88年4 月28日提呈之「專利權期間
延長期間申請書」（下稱「延長期間申請書」），係計入其宣稱系爭專利藥物於國內臨床試驗期間、國內申請查驗登記審查期間、及生產國（澳洲）臨床試驗暨查驗登記期間，以為其延長申請之依據。依據延長期間申請書及其附件，得計入系爭專利之期間延長之期間如下：
⑴國內臨床試驗期間：系爭專利藥物得據以申請延長之國
內臨床試驗期間應自86年8 月20日（即衛生署核准進行國內臨床試驗之日期）至88年1 月29日( 即衛生署同意國內臨床試驗備查) 止；⑵國內申請查驗登記審查期間：自87年6 月18日至88年1
月30日；⑶生產國核准上市所認可之臨床試驗期間：依據延長期間
申請書，系爭專利藥物在生產國澳洲共進行二次臨床試驗，一為自85年1 月5 日開始進行至85年11月15日結束，而在86年8 月12日完成報告( 下稱「臨床試驗A 」)，一為自85年1 月9 日開始進行至86年9 月3 日結束，而在87年12月8 日完成報告( 下稱「臨床試驗B 」) 。
惟因系爭專利藥物在澳洲係在87年9 月4 日即取得許可證，而臨床試驗B 之報告係在澳洲許可證取得後，即87年12月8 日始完成，故臨床試驗B 顯非為在澳洲核准上市所必須從事之臨床試驗，而僅臨床試驗A 為在當地上市所必須進行之試驗。系爭專利權人於申請延長時，係檢附在澳洲公證之臨床試驗報告書作為前開試驗期間之證明文件，而依該臨床試驗報告書首頁，業已明確記載試驗期間自85年1 月9 日起至85年11月15日止，則臨床試驗A 期間之起訖日自應以該報告書之記載為準。因該臨床試驗在系爭專利公告前（85年12月11日）即已完成，則依法該試驗期間不應計入。
⒊綜上，系爭專利得申請延長之期間應僅能包括國內臨床試
驗期間及國內申請查驗登記審查期間，扣除二者相互重疊部分，系爭專利得申請延長之時間應自86年8 月20 日 起至88年1 月30日止共529 日，亦即1 年5 個月餘。依據系爭專利核准延長時所適用之專利法（亦即83年1 月21日修正公布並自83年1 月23日施行之專利法）第51條第1 項規定，因系爭專利為取得許可證之期間並未符合「於專利案審定公告後需時二年以上」之要件，故根本不得予以延長。智慧局准許系爭專利之專利權期間延長之決定，於法不符。
㈣系爭專利有應撤銷原因：
⒈系爭專利不具產業利用性，且未載明實施必要之事項：
⑴由於系爭專利之活性成分「化合物」之結構無法確認、
系爭專利說明書之敘述前後不一致、且系爭專利說明書之揭露有誤或不完整，從而系爭專利說明書未載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難，依83年專利法第71條第3 款之規定應予撤銷。
⑵姑不論系爭專利之專利權人就系爭專利提出之更正已涉
及實質變更而不應准許，該專利權人先後已提出多次更正之申請之事實，益證系爭專利公告本顯有前開所述之說明書未載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難之情事，否則專利權人無須提出多達10次更正。
⑶系爭專利之加拿大對應案遭加拿大最高法院認定無效之
理由，即在於該對應案並未充分揭露必要資訊，故系爭專利確應予撤銷。
⒉系爭專利不具新穎性：
⑴先前技術EP 0000000A1號專利申請案（被證13）係公開
於1993年2 月3 日，早於系爭專利之申請日。系爭專利請求項1 所請藥學組成物所包含之式(I )化合物，已為先前技術被證13所揭露。
⑵被證13亦已揭露系爭專利請求項1 所示之式(I) 化合物作為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵。
⑶熟習該項技術者可將選擇性cGMP PDE抑制劑直接推導為
可用於治療勃起不能。由於先前技術被證13已揭露系爭專利請求項1 之全部技術特徵，故系爭專利請求項1相較於被證13不具新穎性。
⒊系爭專利不具進步性：
⑴被證13已揭露系爭專利請求項1 所示之化合物，並已揭
露該等化合物為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵。且先前技術Rajfer等人在1992年1 月9 日發表之論文（其公開日早於系爭專利之申請日即被證14）揭露了選擇性cGMP PDE抑制劑有助於陰莖勃起之技術特徵。⑶先前技術K. J. Murray等人在1993年4 月發表之論文(
其公開日早於系爭專利之申請日即被證15）揭露了使用
PDE VA抑制劑（一種對cGMP具專一性之PDE 抑制劑）治療勃起不能之技術特徵。
⑷先前技術Margaret Ann Bush 博士在1993年發表之加州
大學博士論文（其公開日早於系爭專利之申請日即被證16）揭露了使用專一性cGMP PDE抑制劑治療勃起不能之技術特徵。
⑸cGMP PDEv 抑制劑可用以治療勃起不能實為系爭專利申
請時之通常知識，亦經申請人自己於申請過程中一再援引，熟習該項技術者可基於先前技術輕易完成系爭專利請求項1 之技術內容。
⑹先前技術被證13不僅明確揭露系爭專利申請專利範圍第
1 項所示之式(I) 化合物，更已揭露該式(I) 化合物屬於一選擇性cGMP PDE抑制劑。先前技術被證14、被證15或被證16亦已揭示選擇性cGMP PDE抑制劑可用於治療勃起不能，且系爭專利申請人在申請過程中亦一再自承此一事實，足見選擇性cGMP PDE抑制劑可用於治療勃起不能顯屬系爭專利申請前之通常知識。準此，將「式(I)化合物為選擇性cGMP PDE抑制劑」與「選擇性cGMP PDE抑制劑可用於治療勃起不能」結合而得「式(I) 化合物可用於治療勃起不能」，在系爭專利申請當時顯屬可預期的技術上的一般發展，熟習該項技術者只要使用一般技術性手段，即有完全之動機基於被證13與被證14、被證15、被證16等先前技術之教示，運用系爭專利申請前既有之技術或知識，輕易將該式(I) 化合物用於治療勃起不能。換言之，系爭專利申請專利範圍第1 項之技術內容並未超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且單單可由先行技術推論而完成。故先前技術之組合列舉如被證13與被證14之組合；被證13與被證15之組合；被證13與被證16之組合；被證13、被證14與被證15之組合；被證13、被證14與被證16之組合；被證13、被證15與被證16之組合；或被證13、被證14、被證15與被證16之組合，亦可證明系爭專利請求項1 、2 不具進步性。
⑺更正之申請專利範圍第1 項及第2 項未以明確、簡潔之
方式記載，違反現行專利法第26條第2 項之規定。且先前技術已揭露該申請更正之請求項1 、2 項之技術內容，從而該2 項請求項不具新穎性而應予撤銷。
⑻智慧局已確認更正後系爭專利請求項1 、2 不具進步性
而應予撤銷。且系爭專利除已遭智慧局認定不具進步性應予撤銷外，其國外對應案於歐洲專利局（被證19）、英國（被證20）、韓國（被證21）、加拿大（被證22）、拉脫維亞、捷克、南非等俱已因缺乏進步性或未充分揭露等原因，遭各該主管機關或法院作成專利無效之決定或判決，故系爭專利確有無效而應予撤銷之事由。
㈤被告並未侵害系爭專利：
⒈系爭藥品亦未落入系爭專利公告時之請求項1、2 ：
⑴系爭專利公告時之請求項1 所請藥學組成物，與系爭藥
品之活性成分完全不同，二者屬完全不同之化合物。是以系爭藥品並未落入系爭專利公告時之請求項1。
⑵系爭專利公告時之請求項2 所請藥學組成物，其限定之
成分為一官能基而非化合物之名稱，故系爭藥品亦不可能落入系爭專利公告時之請求項2 。此外，由該請求項所限定之成分即可得知，該請求項所請藥學組成物必定包含一「酚」基團；惟系爭藥品之化合物並無任何「酚」基團之存在，故系爭藥品不會落入系爭專利公告時之請求項2 。
⒉系爭藥品因適用先前技術阻卻，亦未落入系爭專利之更正後之請求項1、2：
⑴系爭藥品係使用與先前技術相同之技術手段，被證17及
被證56除已特定地揭露Sildenafil外，更已揭露該化合物作為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵與該化合物藉口服加以投藥之方式。
⑵系爭藥品所含之Sildenafil已為被證17及被證56所特定
地揭露，其作為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵與口服之投藥方式亦已為被證17及被證56所明確揭露，且於系爭專利申請當時，熟習該項技術者可毫無困難地直接將選擇性cGMP PDE抑制劑推導為可用於治療勃起不能。
故被證17及被證56所特定揭露之內容與系爭藥品之所有技術特徵完全相同。故系爭藥品係使用被證17或被證56之先前技術，適用「先前技術阻卻」。
⒊縱認系爭藥品落入系爭專利請求項1 、2 ，系爭藥品仍適
用「貢獻原則」而阻卻侵權，由於系爭專利公告時之說明書已公開揭露「西地那非」可用於治療勃起不能之技術內容，卻未於申請專利範圍中請求，是以基於「貢獻原則」，除系爭專利公告時請求項1 、2 之範圍外，其他系爭專利說明書所提及之化合物（例如西地那非）皆已貢獻給社會大眾，因此原告就此部分已不得再主張權利。
㈥原告不得對被告請求損害賠償。
⒈智慧局已確認更正後系爭專利請求項1 、2 不具進步性而
應予撤銷，故原告不得對被告主張權利，從而原告不得對被告請求損害賠償。
⒉被告並無侵害系爭專利之故意或過失：
⑴系爭專利係於104 年1 月1 日始經智慧局核准更正而對
外公告，倘法院認為系爭藥品落入系爭專利更正後之申請專利範圍，惟因在智慧局正式公告核准更正前，包括被告在內之一般社會公眾對系爭專利申請專利範圍之認知，只能以公告內容為準。
⑵在104 年1 月1 日前，智慧局尚未正式就系爭專利權人
提出更正之請求項範圍作成核准更正之決定且對外公告，系爭專利申請專利範圍內容依法仍應以公告內容為準，此亦為包括被告在內之一般公眾所能憑以確認之系爭專利之範圍，被告對此依法本有信賴利益。系爭專利之專利權人以更正前內容有誤記誤譯為由請求更正，惟申請專利範圍如有誤記誤譯本屬專利權人自己之疏失，應由專利權人自行負擔此一法律上之風險。系爭專利更正前之申請專利範圍根本未包含系爭藥品之活性成份化合物Sildenafil，故系爭藥品並未落入更正前之申請專利範圍，被告乃至一般公眾非但無法推知該等申請專利範圍會包含原請求範圍以外之化合物，更無從得知此申請專利範圍是否有誤，僅得依據原公告申請專利範圍之內容，確認系爭專利原公告申請專利範圍並未包含該活性成份之化合物。故在智慧局於104 年1 月1 日核准並公告系爭專利更正之申請專利範圍前，被告縱有銷售系爭藥品，因系爭藥品根本未落入系爭專利公告之申請專利範圍內，故客觀上根本無侵權，被告更不可能有任何侵害系爭專利之故意或過失。
⑶系爭專利於104 年1 月1 日經智慧局核准更正而對外公
告，惟智慧局於准予更正之同份審定書亦同時認定系爭專利更正後之請求項不具進步性而應予撤銷。智慧局既於104 年1 月1 日之審定書中公開表示系爭專利應予撤銷，任何人實施系爭專利之技術內容自不可能有侵權之故意或過失可言。故於104 年1 月1 日後，被告縱有銷售系爭藥品，被告主觀上亦無侵害系爭專利之故意或過失。
⑷系爭專利之專利權期間延長不合法而不應准許，本院10
1 年度民專訴字第112 號判決亦已肯認。故系爭專利之專利權期間應在103 年5 月13日，即智慧局核准系爭專利更正前即已屆滿，被告銷售系爭藥品實無任何侵權可言。
⑸被告直到智慧局在104 年1 月1 日核准系爭專利更正前
，縱有知悉任何事實，亦為系爭專利公告版之內容，而不可能預見系爭專利在公告後19年餘而即將屆期之際，還會以原公告內容有誤記誤譯被更正，此並不因被告是否同為藥廠、系爭藥品是否為學名藥而有所不同，且原告在101 年10月所寄發之警告函中對系爭專利之更正事根本隻字未提，反要求被告自行至智慧局網站查詢系爭專利說明書。則原告所稱「被告應盡之查證責任」究何所指，專利之更正有其法定要件，並非系爭專利權人可憑其主觀逕自決定系爭專利所請內容。而由系爭專利之專利權人需歷經9 次修改申請更正內容後甫獲智慧局核准更正之事實，益證被告根本無法查證甚或預知系爭專利更正是否會被核准，被核准之更正究為何。
⑹系爭專利權人在系爭專利之合法專利權期間屆滿（103
年5 月13日）前不到1 年（102 年7 月22日）始主張系爭專利內容需更正並提出更正申請，如以法定專利權期間為20年而言，系爭專利權人顯有長達19年之期間怠於行使權利，故縱認原告得對被告請求損害賠償，原告亦有19/20 之與有過失。
㈦原告計算賠償金額之方法並無依據：
⒈原告主張以關稅署提供之進口資料內所載之系爭藥品進口
數量乘以原告片面計算之系爭藥品單價之總額，作為其主張被告因「侵害行為所得之利益」，惟被告並不因進口系爭藥品而獲得任何利益，是以原告既主張以依被告所得利益作為計算損害賠償之方式，自應以被告實際銷售系爭藥品之數量作為計算基礎，而系爭專利權之專利權期間延長既不合法，系爭專利權早在103 年5 月14日即已失效，被告縱於系爭專利權失效前進口系爭藥品，而在系爭專利權失效後始予以販賣，本為法所允許，並無任何侵權可言，益可見原告主張應以進口數量計算損害賠償云云，並無依據。
⒉系爭藥品之銷售金額尚須扣除成本及必要費用後，始為專
利法所規定之「侵害人因侵害行為所得之利益」。原告不得以被告進口系爭藥品之數量計算損害賠償金額，更遑論前述進出口資料中所顯示者並非被告之銷售成本，被告銷售系爭藥品尚須負擔其他成本費用，包括包裝成本、運送成本、倉儲費用、行銷費用等。此外，原告稱被告進口系爭藥品之數量亦有誤，依據財政部關務署資料，被告於10
2 年1 月1 日後進口之100mg 為128,955 盒，並非原告所稱之152,705 盒。且原告逕以103 年財政部營利事業各業所得額暨同業利潤標準中之「人用西藥製造業」之毛利率計算損害賠償金額，並聲稱依最高法院判決應以被告之毛利計算本件損害賠償金額云云。惟被告並非系爭藥品製造商，故原告主張並不足採。就系爭專利之專利權人在其基於系爭專利對其他廠商所提之專利侵權訴訟中，於計算該等案件之訴訟標的價額時，亦係基於同業利潤標準之淨利率計算其銷售威而鋼藥品所得利益，依據103 年財政部營利事業各業所得額暨同業利潤標準，西藥批發業之淨利率約為8%，8%亦為醫藥品相關智慧財產權之授權之權利金。
故縱認被告負損害賠償責任，被告因「侵害行為」所得之利益至多為系爭銷售金額乘以8%。且原告應負19/20 之與有過失，故被告應賠償原告之金額不應超過系爭銷售金額乘以8%再乘以1/ 20 之金額。
㈧並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。
四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執（本院卷㈡第51至53頁、卷㈢第7 至9 頁），自堪信為真實。
㈠訴外人輝瑞研究及開發公司前於83年05月14日以「用於治療
或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成物。」向智慧局申請發明專利，依據專利證書所載資料，嗣後移轉給訴外人輝瑞愛爾蘭公司私人無限責任公司（PFIZER IRELA
ND PHARMACEUTICALS，下稱輝瑞愛爾蘭公司）經智慧局於85年12月11日審查准予專利，專利權期間為85年12月11 日 至
105 年7 月2 日止（依原證11專利證書所載：「核准延長之範圍：5-【2-乙氧基-5-(4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基) 苯基】-1- 甲基-3-n- 丙基-1，6-二氫-7H-吡唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基(Sildenafil ，威而鋼」，系爭專利除包含Sildenafil之藥學組成物外，其餘藥學組成物之專利權期間至10
3 年5 月13日屆滿，本院卷㈠第89頁專利證書) ，發給發明第I83372號專利證書（即系爭專利，公告日85年12月11日）（本院卷㈠第89頁即原證11專利證書、第16頁即原證1 之專利案件權利異動表、第17至33頁之發明專利說明書）。
㈡依據智慧局登記資料及原告所提出的就系爭專利的授權資料
，訴外人輝瑞愛爾蘭公司於101 年1 月1 日將系爭專利授權予原告，授權期間自101 年1 月1 日起至系爭專利屆滿日止（本院卷㈠第153 至154 頁即原證12、第36頁即行政院衛生署所核給原告之系爭專利藥品許可證即原證4 及本院卷㈡第
9 至21頁即原證20、21）。㈢系爭專利核准公告時申請專利範圍共計3 項，其中申請專利
範圍第1 、3 項為獨立項，申請專利範圍第2 項為直接依附於申請專利範圍第1 項之附屬項。原告主張被告之系爭藥品侵害系爭專利申請專利範圍第1 項、第2 項。
㈣系爭專利於100 年11月4 日有00000000N01 舉發案及於102
年12月31日有00000000N02 舉發案，均尚在審查中。訴外人輝瑞愛爾蘭公司於智慧局就系爭專利舉發審查期間提出多次更正，最後一次更正為102 年7 月22日所提誤譯訂正/ 更正申請書暨誤譯訂正/ 更正說明書（本院卷㈠第256 至263 頁即原證17），另訴外人輝瑞愛爾蘭公司於102 年9 月16日提出申請專利範圍更正替換頁（本院卷㈠第264 至270 頁即原證18），係替換102 年7 月22日版之誤繕內容，其更正事項已記載於7 月22日之申請書中，故更正日期仍以102 年7 月22日所請更正事項為主。
㈤訴外人輝瑞愛爾蘭公司於101 年10月19日委請原告致函被告
，要求被告務必確實尊重系爭專利，不得有侵害系爭專利之行為（本院卷㈠第7 至8 頁即原證7 ）。
㈥被證13為1993年2 月3 日公開之公開號第0000000 A1號歐洲
專利申請案（EP0000000A1 ），其公開日為1993年2 月3 日，早於系爭專利之申請日（83年05月14日），足以作為系爭專利之先前技術。
㈦被證14為J . Rajfer等人在1992年1 月9 日於New England
Journal of Medicine , Vol . 362 , No . 2 , p 90- 94發表之論文「Nitric oxide as a mediator of relaxation
of the corpus cavernosum in respect to nonadrenergic, noncholinergic neurotransmission」（即「一氧化氮作為關於非腎上腺素功能、非膽鹼功能之陰莖海綿體鬆弛之介體」），其公開日早於系爭專利之申請日（83年05月14日），足以作為系爭專利之先前技術。
㈧被證15係K. J. Murray等人在1 993 年4 月於Drug Newsand
Perspectives (DN&P) ，Vol. 6(3) ，p.150-156 發表之論文「Phospho- diesterase VA Inhibitor」（即「磷酸二酯酶抑制劑」），其公開日早於系爭專利之申請日（83年05月
14 日），足以作為系爭專利之先前技術。㈨被證17係1992年1 月2 日公開之公開號第0000000A1 號歐洲
專利申請案（EP063756A1），其公開日早於系爭專利之申請日（83 年05月14日），足以作為系爭專利之先前技術。㈩被證18係Margaret Ann Bush 博士在199 年發表之加州大學
博士論文「The Role of the L-arginine-Nitric Oxide-Cy
lic GMP pathway in Relaxation of Corpus CavernosumSmooth Muscle 」（即「L - 精胺酸- 一氧化氮- 環GMP 途徑於陰莖海綿體平滑肌鬆弛之角色」，其公開日早於系爭專利之申請日（83年05月14日），足以作為系爭專利之先前技術。
被證19為歐洲專利局上訴委員會於2005年2 月3 日作成認定
系爭專利之歐洲對應案因不具進步性而予以撒銷之決定書；被證20為英國高等法院於2000年11月8 日作成認定系爭專利之歐洲對應案不具進步性之判決；被證21為韓國智慧財產法庭於2012年5 月30日作成認定系爭專利之韓國對應案不具進步性且未充分揭露之判決；被證22為加拿大最高法院於2012年11月8 日作成認定系爭專利之加拿大對應案未充分揭露之判決；被證23為訴外人南光化學製藥股份有限公司於100 年11月4 日就系爭專利向經濟部智慧財產局提起舉發之申請暨理由書首頁，關於被證19至被證23並非系爭專利之先前技術，惟可供本件審理系爭專利無效性之參考。
五、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷㈡第53至54頁、卷㈢第6 至7 、9 至11、卷㈤第22至23頁、卷㈥第78頁）：
㈠原告於101 年1 月1 日後是否為系爭專利之專屬被授權人，
是否得依現行專利法第62條第3 項及第96條第3 項規定提起本件訴訟？㈡訴外人輝瑞愛爾蘭公司就系爭專利於102 年7 月22日向智慧
局所提出誤譯訂正/ 更正申請書暨誤譯訂正/ 更正說明書，是否應准予更正？㈢關於系爭專利無效性之爭點：系爭專利更正後（102 年7 月
22日之更正申請，依103 年9 月12日所提更正本）請求項1、2 ：
⒈被證17是否足證系爭專利公告請求項1 、2 不具新穎性？⒉下列各證據組合，是否足證更正後系爭專利公告請求項1
、2 不具進步性？⑴被證14及被證17之組合；⑵被證15及被證17之組合；⑶被證16及被證17之組合；⑷被證14、被證17及被證18之組合；⑸被證15、被證17及被證18之組合；⑹被證16、被證17及被證18之組合；⑺被證14、被證15及被證17之組合；⑻被證14、被證16及被證17之組合；⑼被證16、被證17及被證15之組合；⑽被證17、被證14、被證15及被證16之組合；⑾被證17、被證14、被證15及被證18之組合；⑿被證17、被證18、被證14及被證16之組合；⒀被證17、被證18、被證15及被證16之組合；⒁被證17、被證18、被證14、被證15及被證16之組合；⒊系爭專利更正請求項1 是否違反核准時之83年專利法第
20條第2 項不具產業利用性？⒋系爭專利更正請求項1 、2 是否違反83年1 月21日公布之
專利法第71條第1 項第3 款規定？⒌系爭專利更正請求項1 、2 是否違反現行專利法第67 條
第2 項及第4 項之規定，故有第71條第1 項第1 款之情事？⒍系爭專利更正請求項1 、2 是否違反現行專利法第26條第
2 項？⒎關於系爭專利申請延長專利權的部分，是否違反現行專利
法第57條第1項？㈣被告系爭藥品有無落入系爭專利（若不准更正，是指系爭專
利請求項1 、2 ，若准予更正是指102 年7 月22日系爭專利更正申請，依103 年9 月12日所提更正本請求項1 、2 ）？㈤原告依專利法第96條第4 項、第1 項、第3 項規定，請求被
告公司排除、防止侵害如訴之聲明第1 項，並回收及銷燬侵權物品或其他必要之處置如訴之聲明第1 項，是否有據？⒈系爭專利之專利權期間, 原應於103 年5 月13日屆滿，惟
於民國92年6 月26日獲智慧局核准延長2 年50日，至105年7 月2 日止，是否有違90年10月24日修正公布之專利法第51條第1 項、第4 項、第54條規定及88年10月6 日修正公布之專利權期間延長核定辦法第4 條之規定？⒉原告得否依現行專利法第96條第4 項、第96條第1 項規定
，請求被告公司不得為一定行為？㈥原告請求侵權行為發生於000 年00月00日前，依99年8 月25
日修正公布之專利法第84第2 項、第1 項前段、第85條第1項第2 款及發生於000 年0 月0 日後之侵權行為，依現行專利法第96條第4 項、第2 項、第97條第1 項第2 款、第2 項及均依公司法第23條第2 項規定，請求被告連帶賠償如訴之聲明第2 項所示金額，是否有據？
六、得心證理由：㈠按除法規有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法規之原
則，亦即權利義務本體之發生及其內容如何，均應適用行為時或事實發生時所施行法律之規定（最高法院91年度台上字第1411號判決參照）。原告主張被告侵害系爭專利權之時間為101 年1 月1 日起至今（見本院卷㈡第51頁），而專利法分別曾於99年8 月25日修正公布、99年9 月12日施行（下稱99年專利法）；100 年12月21日修正公布、102 年1 月1 日施行（下稱100 年專利法）；102 年6 月11日修正公布、自公布日施行（下稱102 年專利法）；103 年1 月22日修正、
103 年3 月24日施行（即現行專利法）。是本件被告是否侵害原告專利權、其損害賠償應如何計算一節，自應依其各次侵權行為時間分別適用該時期之法律，合先敘明。
㈡原告於101 年1 月1 日後為系爭專利之專屬被授權人，得提起本件訴訟：
⒈按現行專利法第62條第1 項規定：「發明專利權人以其發
明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」（99年專利法第59條），是專利權為專屬授權後，須向智慧局申請於專利權簿上登記之事實，經核准並記載於專利權簿後，始生對抗第三人之效力，而該登記以准予登記之日為準，又專利權授權他人實施，係指將專利之實施權即製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等權限授予他人實施而言。一般可分為專屬授權或非專屬授權，「專屬授權」者，指專利權人於為專屬授權後，在被授權人所取得之權利範圍內不得重為授權第三人實施該發明，倘未特別約定，專利權人在授權之範圍內亦不得實施該發明。「非專屬授權」者，指專利權人為授權後，就相同之授權範圍內仍得再授權第三人實施該發明（專利法第62條第2 項立法理由可參），是專利授權合約有特別約定專利權人得在授權範圍內亦得實施該發明時，方為非專屬授權。又所稱非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，故依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義。而所謂對抗者，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以登記為判斷權利歸屬之標準。就專利權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故專利法第62條第1 項規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。
⒉經查訴外人輝瑞愛爾蘭公司原為系爭專利之專利權人，其
確已授權原告於中華民國境內使用、製造、為販賣之要約、販賣及進口就系爭專利之相關專利產品，授權期間自10
1 年1 月1 日起至系爭專利屆滿日止等情，有原告提出之系爭專利授權合約書及授權書附卷可稽（原證12號、14號，見本院卷㈠第153 至154 頁及第166 頁），並提出系爭專利之原專利權人於101 年6 月15日申請專利授權登記時呈交之完整文件存底影本附卷（原證20號，見本院卷㈡第
9 至12頁），是該專利授權合約之原文及摘譯文均已提出於智慧局，並經智慧局依前揭規定為授權登記。依該專利授權合約書第1 條載明：「『輝瑞愛爾蘭』茲授權『輝瑞台灣』前述專利權一種專屬性授權權利，..」，是訴外人輝瑞愛爾蘭公司已就系爭專利專屬授權與原告，業經該合約書明定且該專利授權合約並未有特別約定原專利權人在授權範圍內仍得實施該發明，是原告確實為系爭專利之專屬被授權人。又專利權讓與、授權不以登記為生效要件，讓與或授權契約當事人間，於意思表示合致時即已生效，至於對第三人之效力，係屬交易行為第三人，而非任何人。故雖「專屬授權」於修正前專利法雖無明文加以定義（本院卷㈠第313 頁），惟基於私法自治原則，依授權契約所授予之「專屬授權」，在不牴觸法律規定且未違反公序良俗之前提下，授權契約當事人之約定自應予以尊重，是訴外人輝瑞愛爾蘭公司既就系爭專利專屬授權予原告，並經授權契約明定，該授權契約當事人間，於意思表示合致時即已生效且本件被告為本件被控侵權行為人，並非就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執，即非屬交易行為第三人，自無99年專利法第59條及現行專利法第62條所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用，故被告抗辯原告未登記為系爭專利之專屬被授權人，自不得主張損害賠償及排除侵害云云，即無可採，合先敘明。
㈢申請專利範圍更正部分：
⒈智慧局准許系爭專利更正後請求項1、請求項2：
按發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：㈠請求項之刪除；㈡申請專利範圍之減縮；㈢誤記或誤譯之訂正；㈣不明瞭記載之釋明。更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。專利法第67條第1 項、第2 項及第4 項分別定有明文。系爭專利原核准公告之申請專利範圍共計3 項。原專利權人即訴外人輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（下稱輝瑞愛爾蘭公司）於102 年7 月22日提出申請專利範圍更正，依智慧局103 年12月2 日（103）智專三㈣01027 字第10321694670 號舉發審定書，對於訴外人輝瑞愛爾蘭公司於103 年9 月12日所提更正本做出准予更正處分，並於專利公報41卷36期（2014/12/21）公告說明書及圖式或圖說更正案件，且該舉發案依該更正本之內容審查。更正後之申請專利範圍為2 項，均為獨立項。被告雖爭執系爭專利更正範圍，已逾原申請專利範圍云云。然申請專利之發明經核准公告後即與公眾利益有關，而經核准更正之申請專利範圍公告於專利公報後，將溯自申請日生效。職是，智慧局為有權審定專利更正範圍之主管機關，其經審定准許系爭專利更正後請求項1 、請求項2，基於權力分立與交易安全之考量，本院自得以系爭專利更正後請求項1、請求項2 之專利範圍，作為判斷專利有效性與專利侵權之基準。
⒉關於刪除請求項3之部分：
按現行專利法第67條第1 項第1 款規定「請求項之刪除」為得予更正之事項，其為申請專利範圍減縮之一種態樣，是以並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
⒊關於更正請求項1之部分：
⑴有關請求項1 之更正，係將誤記之「4-N(R12)- 吡𠯤基
」更正為「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」，並將所請「藥學組成物」限縮為「口服藥學組成物」；另有關式（I ）取代基部分，係將其中所述R1限縮為甲基；R2限縮為C3烷基；R3限縮為C2基；R4限縮為SO2NR9R10 基；R12 限縮為C1烷基。
⑵經查請求項1 記載之「4-N(R12)- 吡𠯤基」，依其前文
可知，係構成「R4代表SO2NR9R10 」之一部分，因此就「R9和R10 與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)- 吡𠯤基」所代表之意義而言，熟習該項技術者可理解所稱「吡𠯤基」，須有一個氮（N ）原子連接「SO2 」基團，並以另一個氮原子連接R12 基團。由於「吡𠯤基」之定義，為具有3 個雙鍵之6 員二氮雜環，熟習化學領域之人明顯可認知所述「SO2NR9R10 ，R9和R10 與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)- 『吡𠯤基』」不符化學鍵結原理，亦即R9和R10 與連接彼之氮原子並無法形成「4-N( R12)-吡𠯤基」基團，是以所述「4-N(R12)- 吡𠯤基」應屬誤記事項。而此誤記事項，由原請求項2 （其為原請求項1 之附屬項）所載選自式（I ）之6 個化合物，其中第3 、4 及5 個化合物名稱即記載「4-甲基- 『六氫吡𠯤』磺醯基」、「4-(2- 丙基)-1-『六氫吡𠯤』基- 磺醯基」、「4-（2-羥乙基）-1- 『六氫吡𠯤』基- 磺醯基」，是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據其申請時的通常知識，無須依賴外部文件即可直接由申請專利範圍整體內容，立即察覺原請求項1 之「4-N(R12)- 吡𠯤基」為「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」之誤記。復對照系爭專利說明書之內容，並未見有「4-N(R12)- 吡𠯤基」之記載，是以將誤記之「4-N(R12)- 吡𠯤基」更正為「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；又因更正前之「4-N(R12)- 吡𠯤基」為不可能存在之基團，本身實不具意義，是以更正後亦無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍可言。
⑶將原請求項1 之「藥學組成物」更正為「口服藥學組成
物」部分，按「口服藥學組成物」為「藥學組成物」之下位概念，屬引進更正前請求項所載技術特徵之下位概念技術特徵；另更正R1為甲基、R2為C3烷基、R3為C2烷基、R4為SO2NR9R10 烷基、R12 為C1烷基，均屬式（I）之各取代基之範圍減縮，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
⒋關於更正請求項2部分：
⑴請求項2 之更正包括將附屬項形式改為獨立項，並限縮
原請化合物範圍為「5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基〕-1- 甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑酚〔4, 3-d〕嘧啶-7- 酮基」單一化合物，同時該化合物名稱更正為「5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基〕-1- 甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑〔4,3-d 〕嘧啶-7- 酮」。
⑵按附屬項係為避免相同內容重複記載，於解釋附屬項時
，應包含所依附請求項之所有技術特徵，是以獨立項與附屬項僅在記載形式上有差異，對於實質內容的認定並無影響。又更正後請求項2 刪減原載之多個化合物，僅餘「5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基〕-1- 甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑酚〔4, 3-d〕嘧啶-7- 酮基」單一化合物，屬申請專利範圍之減縮。另將該化合物名稱更正為「5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基〕-1- 甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑〔4, 3-d〕嘧啶-7- 酮」，其中於「六氫吡𠯤磺醯基」前附加「-1- 」係為明確「六氫吡𠯤」之連接位置，屬不明瞭記載之釋明；所述「吡唑酚〔4,3-d 〕嘧啶-7- 酮基」，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，依據申請時的通常知識，無須依賴外部文件即可直接由請求項1 中式(I) 之結構式，立即察覺「吡唑酚〔4, 3-d〕嘧啶-7- 酮基」非屬適當之化學命名而不具意義，應屬「吡唑〔4, 3-d〕嘧啶-7- 酮」之誤記。是以更正後請求項2 並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
⒌被告主張請求項1 、2 更正不應准許，主要理由在於認為
「4-N(R12)- 吡𠯤基」、「吡唑酚〔4, 3-d〕嘧啶」更正
為「4-N(R12)- 六氫吡啶基」、「吡唑〔4, 3-d〕嘧啶」非屬誤譯或誤記，已構成實質變更；將「藥學組成物」限縮為「口服藥學組成物」，非屬進一步之技術特徵之界定，亦屬實質變更云云。惟查系爭專利說明書內容，除第10頁倒數第5 行揭示「4-N(R12)- 六氫吡啶基」外（見本院卷㈠第22頁），尚無其他不同於「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」之記載，而該「4-N(R12)- 六氫吡啶基」，依其上下文內容可知，亦不具意義，屬明顯誤記事項，是以難認原載「4-N(R12)- 吡𠯤基」、「吡唑酚〔4, 3-d〕嘧啶」等為有意義或已存在之基團。至於將藥學組成物改為「口服藥學組成物」者，按系爭專利說明書第16頁第2 段之記載，系爭專利之藥學組成物以可經口服或腸外方式（舌下或口頰）給藥（見本院卷㈠第25頁），應認「口服藥學組成物」為屬「藥學組成物」進一步界定之技術特徵，是被告此部分之主張並無足採。另被告主張「口服」特徵係系爭專利之專利權人於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容，屬實質擴大申請專利範圍云云。惟按申請案於審定前，本即得在「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」之前提下對申請專利範圍進行修正（擴大或減縮）；次查系爭專利申請歷程（參被證4 至被證8 ，見本院卷㈠第281 至295 頁），尚難認有被告所稱之系爭專利專利權人已明確主張刪除或聲明放棄口服藥學組成物等情，是以被告主張系爭專利之更正有違反禁反言原則云云，洵無可採。
⒍綜上，系爭專利更正後請求項1 、2 未違反現行專利法第
67條第2 項及第4 項之規定，且經智慧局審定准予更正，原告主張系爭產品侵害系爭專利更正後請求項1 、2 ，被告雖爭執系爭專利上開更正不合法，惟業以更正後請求項為內容進行防禦，因此本件以系爭專利更正後請求項1 、
2 為論述。㈣系爭專利之技術內容：
⒈技術背景：
先前技術雖然有許多不同的藥物顯示可誘使陰莖勃起，但它們僅是在直接注射入陰莖後有效，例如注射入尿道內或海綿體內，而對勃起功能障礙並無效。現今藥物治療是以影響血管的物質注射入海綿體為基礎，而據稱phenoxybenzamine，phentolamine，papaverine及prostaglandin E1不論是單一使用或合併使用，都有很好的效果；然而，這些藥物中的一些以注入海綿體的方式給藥時，與陰莖的疼痛、持續勃起症及纖維症有關聯。鉀通道開啟物（Potass
ium channel openers ，KCO ）及可影響血管的腸道內多胜肽（vasoactive intestinal polypeptide ，VIP ）也顯示在海綿體內給藥有效，除了對陰莖施以海綿體內給藥外，也可使用三硝酸甘油(GTN) 貼劑，此方式很有效，但對病人及配偶都會造成副作用（參系爭專利說明書第4頁第13行至第5 頁第3 行，本院卷㈠第19頁）。本發明之式
(I)化合物已揭示於EP-A-0000000及EP-A- 0000000 ，為環狀鳥糞核糖苷3',5'-單磷酸磷酸二酯酶[Cyclicguanosi
ne 3',5'-mono-phosphate phosphodiesterases (cGMP PDEs)]的強力抑制劑，會導致cGMP的含量升高，本來應用為治療穩定、不穩定和不同的咽喉炎、高血壓、肺部的高血壓、充血性心臟衰竭、動脈粥樣硬化、回復的血管開放情形、如經由表皮後的transluminal冠狀動脈血管造形術(post-PTCA)、周邊血管疾病、腦充血、支氣管炎、過敏性氣喘、慢性氣喘、過敏性鼻炎、青光眼及因腸蠕動障礙造成的疾病，如易受刺激的腸徵候群(IBS) （參系爭專利說明書第5 頁第9 至24行，本院卷㈠第19頁）。
⒉技術內容：
系爭專利發現揭示於EP-A-0000000及EP-A-0000000之下式
(I) （如附圖1 所示）化合物可用來治療勃起不能，且該化合物可經口服給藥，避免習知藥物須在海綿體內給藥的缺點（參系爭專利說明書第5 頁至第6 頁，本院卷㈠第19至20頁），為式(I) 化合物之第二醫藥用途發明。
⒊系爭專利更正後上開申請專利範圍如下：
⑴請求項1 ：一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）
之勃起不能之口服藥學組成物，其包含式(I) （如附圖
2 所示）所示化合物，其中，R1是甲基；R2是C3烷基；R3是C2烷基；R4是SO2NR9R10 ；R9和R10 與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)- 六氫吡𠯤基；R12 是C1烷基；或是其在藥學上可接受的鹽類，連同藥學上可接受的稀釋劑或載體。
⑵請求項2 ：一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）
之勃起不能之口服藥學組成物，其包含：5-[2-乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基]-1-甲基-3-n-丙基-1，6-二氫-7H-吡唑[4，3-d]嘧啶-7- 酮；或是其在藥學上可接受的鹽類，連同藥學上可接受的稀釋劑或載體。
㈤系爭藥品之技術內容：
⒈系爭藥品為喜力昂Ⓡ錠100 毫克、50毫克（SildegraⓇ10
0 mg、50 mg Tablets ），許可證字號為衛署藥輸字第025763、0000000 號（參原證6 號，見本院卷㈠第39頁）。
依系爭藥品之仿單（參原證22，西元0000年0 月0 日生效，見本院卷㈡第59至60頁），系爭藥品之活性成分為Sildenafil citrate，適應症為「成年男性勃起功能障礙」。
又根據仿單所載性狀：Sildenafil citrate是一種口服有效，且對cGMP-specific PDE5（phosphodiesterase type
5 ）具有選擇性的抑制劑，cGMP specific PDE5是存在於人類陰莖海綿體中主要的PDE 異構酵素（isoenzyme ）。
Sildenafil的化學式為1-〔4-ethoxy-3-(6,7-dihydro-1-
me thl-7-oxo-3-propyl-1opyl-1opyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimid in-5-yl)pheny lsulphonyl〕-4-methylpiperazine citrate ，其CAS 編號是171,599-83-0。Sildenaf
il citrate的實驗式為C22H 30N6O4S.C6H8O7 。Sildenaf
il citrate的結構式如附圖3 所示。Sildenafil citrate分子量666. 7為灰白色結晶性粉末，其水中溶解度在25°
C 時相當於每毫升溶解2.6m g的Sildenafil。除了Sildenafil citrate之外，每顆Sildenafil錠含有下列不具活性的成份：Microcrystalline Cellulose, Calcium hydro
gen phosphate anhydrous, Copovidone,CroscarmelloseSodium,Magneium stearate, Indigo carmine (E132)aluminium lake,Saccharin Sodium。
⒉按上開所稱仿單，係指藥品或醫療器材附加之說明書。又
按製造、輸入藥品，應將其成分、規格、性能、製法之要旨，檢驗規格與方法及有關資料或證件，連同原文和中文標籤、原文和中文仿單及樣品，並繳納費用，申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造或輸入。藥物包裝、標籤、仿單經核准變更登記者，其製造或輸入之業者，應即通知醫療機構、藥局及藥商，並依規定期限收回市售品，連同庫存品一併依本法有關規定處理，藥事法第26條、第39條第1 項及80條第1 項第6 款定有明文。又按，凡是經核准製造、輸入的藥物，依法需於其標籤、仿單或包裝上，分別刊載：廠商名稱及地址、品名及許可證字號、製造日期或批號、主要成分含量、用量及用法、主治效能、性能或適應症、副作用、禁忌及其他注意事項、有效期間或保存期限等事項，藥事法第75條第1 項規定甚明。依上開規定可知，藥品許可證之有效仿單內容得認為即市售產品之技術內容，縱原告未對系爭藥品成分做成分鑑定，仍得依系爭產品有效仿單內容與系爭專利進行侵權比對，併予敘明。
㈥侵權比對分析：
⒈系爭產品落入系爭專利更正請求項1、2之範圍：
⑴經解析系爭專利更正請求項1 、2 與系爭藥品，可分別解析為各3個要件，均如附表1所示。
⑵經比對系爭專利更正請求項1 與系爭藥品之各要件：
①就要件1A特徵：
系爭專利更正後請求項1 之要件1A係「一種用於治療或預防雄性動物( 包括男人) 之勃起不能口服藥學組成物」，其中「勃起不能」尚非屬醫藥專業術語，故其定義應參酌系爭專利說明書，而依系爭專利說明書第4 頁第2 至7 行「本發明乃是有關治療陽萎之一系列pyra zolo 〔4 ，3-d 〕pyrimidin- 7-ones 之應用。陽萎按照字面解釋可定義為男性在交媾時無力，以及可能包括陰莖無法勃起或無法射精，或兩者皆不能。更明確地說，勃起的陽萎或官能障礙可定義為在性交時無法獲得或持續適當的勃起。」，依系爭專利說明書第6 頁第1 至2 行「沒想到的是，如今這些已被發現的化合物在用來治療勃起不能時竟有效。」（見本院卷㈠第19頁、第20頁），故由其上下文之關係，可知要件1A所述之「勃起不能」係指「陽萎或勃起官能障礙」。系爭藥品根據仿單內容所載，係用於治療成年男性勃起功能障礙，可為「用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之文義所讀取，且系爭藥品為經口投服之膜衣錠，屬於口服藥學組成物，故系爭藥品可為系爭專利更正後請求項1 之要件1A之文義所讀取。
②就要件1B特徵：
系爭藥品之活性成分為Sildenafil檸檬酸鹽。將系爭藥品之結構式比對要件1B中之式(I) 結構式，Sildenafil等同於當R1是甲基；R2是正丙基；R3是乙基；R4是SO2NR9R10 ，而R9和R10 與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)- 六氫吡𠯤基；及R12 是甲基時所代表之式(I )化合物。又系爭藥品係Sildenafil之檸檬酸鹽，按「檸檬酸」為此技術領域中具通常知識者所熟知之有機酸，「檸檬酸鹽」亦為一般藥學上可接受之有機酸鹽；復參系爭專利說明書第9 頁第2 至4 行記載：「結構式(I) 的化合物其含有鹼性中心的藥學上可接受的鹽類，例如…. 和有機酸…形成的鹽類」（見本院卷㈠第21頁反面），可知檸檬酸鹽為系爭專利所稱「在藥學上可接受的鹽類」之範圍內，是以，Sildenafil之檸檬酸鹽明顯可為系爭專利更正後請求項1之要件1B之文義所讀取。
③就要件1C特徵：
經查，系爭藥品為膜衣錠劑型，熟悉該項技術者均知錠劑劑型可包含藥學上可接受的稀釋劑或載體，另依仿單記載，每顆Sildenafil錠含有不具活性的成份「Microcrystalline Cellulose, Calcium hydrogen phosphate anhydrous, Copovidone, CroscarmelloseSodium, Magneium stearate, Indigo carmine (E132) aluminium lake, Saccharin Sodium」，該等成分就此技術領域中具通常知識者而言，已知為習用之藥學上可接受的稀釋劑或載體，故系爭藥品可為系爭專利更正後請求項1之要件1C之文義所讀取。
④綜上，系爭專利更正請求項1之要件1A至1C可被系爭
藥品所讀取，故系爭藥品落入系爭專利更正請求項1之文義範圍。
⑶經比對系爭專利更正請求項2 與系爭藥品之各要件：
①就要件2A、2C特徵：
系爭專利更正後請求項2之要件2A係「一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能口服藥學組成物」，要件2C係「連同藥學上可接受的稀釋劑或載體。」，分別與系爭專利更正後請求項1之要件1A、1C相同，是以同上開系爭專利更正後請求項1之要件1A、1C之比對說明，系爭藥品亦可為系爭專利更正後請求項2之要件2A、2C之文義所讀取。
②就要件2B特徵：
系爭專利更正後請求項2 之要件2-B 係「其包含5-〔
2 - 乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基- 苯基〕-1- 甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑〔4,3-d 〕嘧啶-7- 酮，或是其在藥學上可接受的鹽類，」與系爭藥品Sildenafil citrate之化學名稱「1-[4- 乙氧基-3 (6, 7- 二氫-1- 甲基-7- 氧-3- 丙基-1H-吡唑[4,3-d] 嘧啶-5- 基) 苯基磺醯基]-4-甲基六氫吡𠯤檸檬酸鹽」(1-[4-ethoxy-3(6,7-dihydro-1-methlro-1-methl-7-1-methl-7 -oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyr[4,3-d]pyr imidin-5-y imidin-5-yl)idin-5-yl)phenylsulphonyl]-4-methylpiperazin ecitrate)，並未完全一致，惟按化學或醫藥領域具有通常知識者均瞭解對於同一結構之化合物常有不同之命名方式，判斷是否屬於同一化合物，應就其分子式、命名及結構式綜合判斷，而不能單以命名不同而認定其屬於不同化合物。經查系爭藥品仿單所示Sildenafil之化學名稱，與系爭專利更正後請求項2 之要件2-B 所述「5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基- 苯基〕-1- 甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑〔4,3-d 〕嘧啶-7- 酮」比較，具有相同取代基，僅取代基位次標示有差異；然依仿單之結構式，由於其可對應於系爭專利式(I) 結構式中當R1是甲基；R2是C3烷基；R3是C2烷基；R4為SO2NR9R10 ，R9和R10與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)- 六氫吡𠯤基；R12 是C1烷基時之化合物，應認與系爭專利更正後請求項2 所述化合物相同。至Sildenafil之檸檬酸鹽，如上開關於更正後請求項1 之要件1B之比對說明，檸檬酸鹽為系爭專利所稱「在藥學上可接受的鹽類」之範圍內，是以，系爭藥品可為系爭專利更正後請求項
2 之要件2B之文義所讀取。③據上，系爭藥品可為系爭專利更正後請求項2之要件
2A至2C之文義所讀取，故落入系爭專利更正後請求項
2 之文義範圍。⑷雖被告主張系爭藥品適用「先前技術阻卻」而未落入系
爭專利更正後請求項1 、2 之範圍云云。惟查系爭藥品有落入系爭專利更正後請求項1 、2 之文義範圍，已分析如上，且被告所舉證據不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 有應撤銷原因（詳如後述），故亦不足以證明系爭藥品為屬先前技術，自無「先前技術阻卻」之適用。
⑸被告又主張系爭藥品適用「貢獻原則」而阻卻侵權云云
。惟「貢獻原則」係指說明書或圖式中有揭露但並未記載於系爭專利之請求項的技術手段，應被視為貢獻給社會大眾，不得以「均等論」重為主張。是以，貢獻原則僅適用於阻卻均等範圍，不適用於阻卻文義範圍，又如上分析，系爭藥品既已落入系爭專利更正後請求項1 、
2 之文義範圍，自無「貢獻原則」之適用，是被告此部分之主張並無可採。
⒉小結：系爭藥品落入系爭專利更正後請求項1、2之專利權
範圍，而侵害系爭專利，惟被告抗辯系爭專利有應撤銷事由存在，是以下續為系爭專利有效性之判斷。
㈦有效性分析：
⒈查系爭專利係於83年5月14日申請，85年11月13日審定核
准專利後，於85年12月11日公告等情，有系爭專利專利附卷可參（見本院卷㈠第17頁），因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即83年1月21日修正公布之專利法為斷（下稱83年專利法）。
⒉按凡利用自然法則之技術思想之高度創作利用，且可供產
業上利用之發明，得依83年專利法第19條、第20條第1 項規定申請取得發明專利。復按發明為申請前已見於刊物或已公開使用者，或係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，不得依同法申請取得發明專利，同法第20條第1 項第1 款、第2 項定有明文。
⒊本件引證案之說明：
⑴被證13之技術內容（見本院卷㈡第87至103頁）：
①被證13係西元1993年2月3日公開之EP0000000A1，其
公開日早於系爭專利之申請日（83年5月14日），足以作為系爭專利之先前技術。
②被證13揭示一種式(I)化合物，其結構式如附圖4所示
，其中R1得為C1-C3烷基；R2得為C1-C6烷基；R3得為C1-C6烷基；R4得為經NR5R6取代之C2-C4烷醯基（例如乙醯基），經NR5R6取代之羥基C2-C4烷基（例如羥乙基）；R5和R6與連接彼之氮原子一同得形成嗎林基。
⑵被證14之技術內容（見本院卷㈡第104至106頁）：
①被證14係Jacob Rajfer, M.D.等人發表於The New
England Journal of Medicine，Vol. 326，No.2第90至94頁之文獻，其公開日為1992年1月9日，早於系爭專利申請日（民國83年5月14日），可為系爭專利相關之先前技術。
②被證14揭露下列先前技術：(1)電刺激或一氧化氮導
致之鬆弛藉由一環鳥嘌呤核苷酸單磷酸(GMP)磷酸二酯酶之選擇性抑制劑（M&B 22,948）而增強（參見其摘要，見本院卷㈡第104 頁）；(2)M&B 22,948 增強了電場刺激所引起之鬆弛反應（參見其第92頁左欄，見本院卷㈡第105 頁）；(3) 一氧化氮於1979年即被描述為一種可藉cGMP之作用媒介之週邊血管平滑肌之有效鬆弛劑，加入一氧化氮所導致之快速鬆弛反應可因M&B 22,948而加強，且M&B 22,948為一種cGMP- 非cAMP- 磷酸二酯酶之選擇性抑制劑（參見其第92頁右欄，見本院卷㈡第105 頁）；(4)非腎上腺素功能、非膽鹼功能之神經傳導以某種方式與人類陰莖海綿體中之L - 精胺酸- 一氧化氮途徑相結合（參見其第93頁左欄，見本院卷㈡第105 頁反面）；(5) 數據顯示非腎上腺素功能、非膽鹼功能之L-精胺酸- 一氧化氮途徑在生理上涉及陰莖勃起之媒介（參見其第94頁左欄，見本院卷㈡第106 頁）。
⑶被證15之技術內容（見本院卷㈡第107至110頁）：
①被證15為Kenneth J. Murray等人於1993年4月出刊之
Drug News and Perspectives（DN&P），Vol. 6(3)，p. 150-156所發表之文章，標題為「Phosphodiesterase VA Inhibitors （磷酸二酯酶VA抑制劑）」，其公開日推定為1993年4 月30日，早於系爭專利申請日（民國83年5 月14日），可作為系爭專利相關之先前技術。
②被證15係有關PDE VA（其為一種cGMP專一性的PDE 同
工酶）抑制劑之研究綜論。說明PDE VA可在肺、血小板、脾臟及多種平滑肌組織中找到（參其第150 頁右欄第2 段及第3 段，見本院卷㈡第107 頁），而PDEVA最顯著的特徵在於其以cGMP為其受質之專一性，此表示PDE VA之抑制將導致cGMP- 而非cAMP- 濃度之升高（參見第151 頁左欄，見本院卷㈡第107 頁反面）。被證15第153 頁圖2 列舉11種PDE VA抑制劑之結構（見本院卷㈡第108 頁反面）；第152 頁表III 揭示Zaprinast 作為PDE VA抑制劑之選擇性（見本院卷㈡第108 頁）；第154 頁表IV揭示各種PDE VA抑制劑於不同組織、物種之IC50差異（見本院卷㈡第109 頁）；第154 頁表V 揭示PDE VA抑制劑對血管平滑肌之作用（見本院卷㈡第109 頁）；第155 頁表VI揭示PDE
V A 抑制劑對呼吸道平滑肌之作用（見本院卷㈡第10
9 頁反面）。被證15亦揭示最常被用於研究之PDE VA抑制劑為Zaprinast （代號M&B 22,948）（參見其第
151 頁第3 欄，見本院卷㈡第107 頁反面）且已被用於其他平滑肌的類型之研究。Zaprinast 單獨可引起人類陰莖海綿體組織鬆弛現象，並可增強因一氧化氮或電刺激所導致之鬆弛（參見其第153 頁左欄，見本院卷㈡第108 頁反面）。作者指出PDE VA抑制劑最有展望之可能應用為平滑肌鬆弛，其可能之治療用途包括血管舒張、支氣管擴張、腸胃道蠕動性之調節以及勃起不能之治療（參見其第154 頁第3 欄末段至第15
5 頁第1 欄，見本院卷㈡第109 頁）。另作者總結，
PDE VA抑制劑除了平滑肌鬆弛作用外，其他的治療特性可能包括止痛及對血小板之功能之作用。至目前為止，PDE VA抑制劑之治療潛力大部分係基於一種化合物（即Zaprinast ）之作用，且當可取得其他合理設計之PD E VA 抑制劑時，方可獲得較清楚之情況。
⑷被證16之技術內容（見本院卷㈡第111至210頁）：
①被證16係Margaret Ann Bush 博士在1993年發表之加
州大學博士論文「L-精胺酸- 一氧化氮- 環GMP 途徑於陰莖海綿體平滑肌鬆弛之角色」，其論文首頁揭示1993年，但其第2 頁印有「printed in 1998 by digital xerographic process ( 數位靜電印刷法)onacid-free paper 」字樣，被證16已於1993年公開，早於系爭專利之申請日（83年5 月14日），被證16足以作為系爭專利之先前技術。
②被證16揭露其研究結果最重要者在於治療泌尿疾病如
勃起不能等之實際應用（參其第159 頁第3 至5 行，見本院卷㈡第143 頁）。被證16第159 頁倒數第3 行至第160 頁第10行揭示：「罌粟鹼(Papaverine)主要可能是抑制磷酸二酯酶，更具體地說是抑制cGMP磷酸二酯酶。臨床開發具有專一性的cGMP磷酸二酯酶抑制劑來治療勃起功能障礙，應被考慮。專一性cGMP磷酸二酯酶磷酸抑制劑，可促使身體平滑肌之放鬆，並可藉由抑制cGMP之降解而導致勃起，因而對L-精胺酸-一氧化氮-cGMP 媒介之鬆弛過程，具有直接且專一之作用。目前用來治療勃起功能障礙的藥物，若其機制似不具生理基礎者，除非已確定具有明確效果，否則應重新予以評估。對陰莖海綿體進行體內組成型NO合成酶之專一性抑制劑投藥，應被用來評估治療異常勃起( 不正常之長時間勃起) 可能性。」（見本院卷㈡第143 頁。另被證16結論指出「L-精胺酸- 一氧化氮- 環狀GMP 路徑負責NANC調控的海綿體平滑肌的舒張，因此可能在陰莖勃起的機制上扮演重要角色。根據現有證據，一氧化氮是陰莖海綿體內甚為合理的NANC神經傳導物質，瞭解陰莖海綿體內的舒張機制，可奠定未來對勃起機制和勃起功能障礙病因及療法的研究基礎。」（參被證16第161 頁第7 至14行，見本院卷㈡第144 頁）。
⑸被證17之技術內容（見本院卷㈡第211至223頁）：
①被證17係1992年1月2日公開之EP0000000A1歐洲專利
申請案，其公開日早於系爭專利之申請日（83年5月14日），足以作為系爭專利之先前技術。
②被證17揭示一種式(I) 化合物，其結構式如附圖5
所示，其中R1得為C1-C3 烷基；R2得為C1-C6 烷基；R3得為C1-C6 烷基；R4得與連接彼之氮原子一同得形成4-N(R6)-六氫吡𠯤基；R5得為氫；R6得為氫、C1-C6 烷基、羥基C2-C6 烷基（例如羥乙基）。
上開取代基所構成之化合物可包含化合物「5 - 〔2-乙氧基-5-( 4- 甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基) 苯基〕-1- 甲基-3-n- 丙基-1,6 -二氫-7H-吡唑〔4,3-
d 〕嘧啶-7- 酮」（參被證17第4 頁、第10頁實例
12、申請專利範圍第4 項第3 個化合物，分見見本院卷㈡第212 頁反面、第215 頁反面）。被證17揭示式(1) 化合物為選擇性cGM P PDEs抑制劑，且此種抑制劑可導致cGMP含量升高，進而增加有利之防止血小板聚集、防止血管痙攣及血管舒張活性，以及強化內皮衍生鬆弛因子(EDRF ) 及硝基血管舒張素之效果，因此式(1) 化合物可用於治療之病症包括穩定、不穩定及變化型心絞痛、高血壓、充血性心臟衰竭、動脈硬化、周邊血管疾病、中風、支氣管炎、慢性氣喘、過敏性氣喘、過敏性鼻炎、青光眼、及以腸蠕動失調為特徵之疾病（例如腸躁症等）（參其說明書第7 頁第1 至14行、第7 頁第45至49行，見本院卷㈡第214 頁），另被證17亦揭露式
(I)化合物為選擇性cGMP PDE抑制劑（參被證17之摘要、說明書第3 頁第1 至7 行、第7 頁6 至8 行，分見本院卷㈡第212 頁、第214 頁）並揭露式(I)化合物可藉由口服之方式投藥（參被證17第7 頁第24行及第35行，見本院卷㈡第214 頁）。
⑹被證18之技術內容（見本院卷㈡第224至226頁）：
①被證18係John E. Morley在1993年2月15日於Impote
nce, Vol. 93, No.3發表之文章「Management of impotence, Diagnostic consideration and therapeutic options（勃起不能之處理，診斷之考量與治療之選擇）」，其公開日早於系爭專利之申請日（83年5月14日），足以作為系爭專利之先前技術。
②被證18揭露勃起不能之治療選項包括真空膨脹裝置
、陰莖海綿體局部注射、陰莖植入物及藥物治療、精神或行為療法。第71頁揭示針對不同勃起原因使用之口服藥物，包括trental、yohimbine hydrochloride、opioid antagonists。被證18第71 頁第3欄第7 至10行明白指出「勃起不能治療之黃金標準(go
ld standard)為植入人工陰莖」（見本院卷㈡第225頁反面）。
⒋被證17不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具新穎性。
⑴系爭專利更正後請求項1、2所請標的均為「一種用於
治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物」，其前言部分已載明用途特徵（即口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能）。關於組成上之特徵，請求項1係包括式(I)及其取代基所界定之化合物或其在藥學上可接受的鹽類，及藥學上可接受的稀釋劑或載體；請求項2係包括5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1-六氫吡𠯤磺醯基-苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-吡唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮或其在藥學上可接受的鹽類，及藥學上可接受的稀釋劑或載體。解釋上，更正後請求項2之範圍實已包含於更正後請求項1之範圍內。
⑵被證17與系爭專利請求項1、2之技術比對分析：
①按比對新穎性方式，應採單獨比對方式，以個別獨
立的引證資料與「申請專利範圍所載發明」進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與「申請專利範圍所載發明」比對（智慧局83年10月公告之專利審查基準第二章第1-2-6頁有關新穎性判斷之基本原則(4)可資參照），其中所述「申請專利範圍所載發明」係依「請求項所載發明」為準。
又依系爭專利核准審定時之審查基準，明揭「由單一化合物所成，明示特定用途之劑。例：由DDT所成之殺蟲劑。」、「以單一化合物為有效成分，補助成分並未予特別明示而成的特定用途之組合物。例：以BHC與載體所成之殺蟲用組合物。」等符合化學物質用途發明之例示規定，是可知有關系爭專利更正後請求項1、2之專利要件之判斷，其前言部分之用途界定，即「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵，應作為藥學組成物之限制條件，合先陳明。
②依上開新穎性判斷原則，將被證17與系爭專利更正
後請求項1 、2 比較，被證17雖揭示系爭專利更正後請求項1 、2 之藥學組成物，且有「式(I) 化合物為選擇性cGMP PDEs 抑制劑」之描述，惟所揭示之可能治療病症之應用範圍並未述及「治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之醫藥用途。
又參被證17說明書第6 頁第56行至第7 頁第8 行所示「磷酸二酯酶活性」試驗，其係以分離自兔子「血小板」及大鼠「腎臟」之PDE 酵素進行有關化合物對cGMP及cAMP PDEs 親和力評估試驗，其結果僅說明其化合物「為兩種cAMP PDEs 之有效及選擇性抑制劑」，並無涉或可推導陰莖組織PDE 之作用（見本院卷㈡第213 反面至214 頁）；而被證17說明書第7 頁所示「血小板- 抗凝集活性」及「抗高血壓活性」亦均與勃起機制無直接或必然關係（見本院卷㈡第214 頁）。復依系爭專利申請前之通常知識，被證17所揭示之選擇性cGMP PDEs 抑制劑之藥理作用與陰莖勃起機制，並不具有實質上不可區分或不可避免之密切或直接相關性，且縱使藥物同屬選擇性cGMP PDEs 抑制劑，其可治療之病症亦視藥物之化學結構不同而有顯著差異。準此，就熟習該項技術者而言，單由被證17實無法直接無歧異地推導出系爭專利更正後請求項1 、2 藥學組成物之「治療或預防勃起不能」之醫藥用途或已實質隱含該用途。既然被證17無法直接推導，亦未實質隱含系爭專利更正後請求項1 、2 藥學組成物之「治療或預防勃起不能」之醫藥用途，自未揭示「『口服』治療或預防勃起不能」之技術特徵，不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具新穎性。
⑶被告主張「人類海綿體中特定PDEs之組成、使用選擇
性PDE 抑制劑（尤其是PDEv抑制劑）可治療勃起功能障礙等，早屬系爭專利申請前之通常知識，由被證15、26、25可知云云。惟按醫藥用途是否具新穎性係就所使用之化合物或組成物所主張的醫藥用途來判斷，該醫藥用途通常係指所適用之病症名稱或藥理作用。而查系爭專利更正後請求項1 已將其化合物範圍限縮為包含5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基-苯基〕-1- 甲基-3-n- 丙基-1, 6-二氫-7H-吡唑〔4,3-d〕嘧啶-7- 酮（即西地那非）之2 種化合物，請求項2 則僅包含「西地那非」1 種化合物，均非主張上位概念「選擇性cGMP PDE抑制劑」之醫藥用途發明。
又查被證15（見本院卷㈡第107 至110 頁）係為先前技術之回顧文章，其明確揭示PDE VA抑制劑之治療潛力大部分係基於一種化合物（即Zaprinast ）之作用而來。而熟習該項技術者由被證15全篇論述應可理解PDEVA 抑制劑的生理作用可因不同化合物結構、不同的動物種屬、生物體組織或部位的不同等而有不同之生理或藥理作用，是以被證15並無法明確「PDEVA 抑制劑可口服有效治療勃起功能障礙」已屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準。次查被證25（見本院卷㈣第110 頁）係A.Taher 等人發表於1993年3 月Journal of Urology, 149(4):285A 之論文摘要（其公開日推定為1993年3 月30日，早於系爭專利申請日，可為系爭專利申請前之相關技術）。被證25揭示其發現陰莖組織中有三種不同的PDE 同工酶，分別為PDE
III （抑制cGMP）、PDE IV（cAMP專一性）以及PDE V（cGMP專一性），經試驗證實PDE III 為最強力之PDE抑制劑且具有相同於Papaverine之EC50。被證25亦說明其研究可支持環狀核苷(cyclic nucleotide )之代謝涉及海綿體平滑肌的調控，並開啟了對於選擇性PDE抑制劑在治療男性勃起障礙的可能性。被證25雖揭示海綿體中PDE 種類，但其揭示由其試驗可知PDEI II抑制劑在治療男性勃起障礙的可能性，並非PDE V 抑制劑，亦不足以明確「PDEVA 抑制劑可口服有效治療勃起功能障礙」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準。再查被證26（見本院卷㈣第111 至113 頁）係Flavio Trigo-Rocha等人發表於1993年Journal
of Urology, 149(4)，p872-877之論文（其公開日推定為1993年末日，早於系爭專利申請日，可為系爭專利申請前之相關技術）。被證26報導數個活體內(invivo) 實驗檢測促膽鹼性及非腎上腺素性／非促膽鹼性神經效應子以及竇狀內皮細胞在藉電刺激誘導勃起的角色（參其摘要第1 至3 行，見本院卷㈣第111 頁）。惟被證26第875 頁之圖6 及第876 之圖7 中顯示Zaprinast 及Cilo stazol 均可抑制磷酸二酯酶（見本院卷㈣第112 頁反面及第113 頁），但並未揭示關於PDE V 抑制劑之任何訊息。被證26摘要最後一段說明該文獻之結果建議促膽鹼性及NANC神經效應子以及竇狀內皮細胞兩種途徑均與勃起有關，且該數據暗示一氧化氮／cGMP系統對於陰莖平滑肌鬆弛及勃起是最可能的途徑（即圖6 所示途徑）。是被證26並非已確認Zaprinast 之活體內治療效果，自不足以明確「PD
EVA 抑制劑可口服有效治療勃起功能障礙」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準。基上，被證15、被證25、被證26均無法明確PDE V 抑制劑可口服治療勃起功能障礙屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，自無法認為可由被證17直接推導或實質隱含系爭專利更正後請求項1 、2 藥學組成物之「口服治療或預防勃起不能」之醫藥用途，是以被告此部分之主張並不足採。
⒌被證17及被證14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴按83年專利法第20條第2 項規定：「發明係運用申請
前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」為一般所稱之進步性要件。依據該條項規定之意旨，申請專利之發明為運用申請當日之前既有之技術或知識以完成者，如該發明非為熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成者，即具有進步性。所謂「輕易完成」係指不能超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且單單可由先行技術推論而完成者；亦即，申請專利之發明具有突出的技術特徵或顯然的進步時，即認為超越熟習該項技術者所可預期之技術上一般發展，而非所能輕易完成者；前述「突出的技術特徵」係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者；「顯然的進步」係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上（83年11月25日公告之專利審查基準第二章「專利要件」第四節「進步性」可資參照）。
⑵依上開進步性判斷原則，將被證17與被證14組合與系
爭專利更正後請求項1、2比較，被證17揭示系爭專利更正後請求項1、2之化合物及含彼之藥學組成物，惟未揭示「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵。被證14雖揭示NANC途徑為陰莖勃起之最可能機制，以及M&B 22,948（一種cGMP PDE選擇性抑制劑）可加強陰莖平滑肌之鬆弛作用，惟其實驗係將M&B 22,948「注射」於陰莖海綿體而進行陰莖勃起機制的研究，尚非M&B 22,948於治療勃起不能之應用，更未有「口服M&B 22,948」或「口服cGMP PD
E 選擇性抑制劑」作為治療或預防勃起不能之任何教示或建議。又查M&B 22,948與被證17之式(I) 化合物或系爭專利更正後請求項1 、2 所示之化合物之化學結構均不相同，縱可歸類於cGMP PDEV 選擇性抑制劑，惟按系爭專利申請前有關cGMP PDEV 選擇性抑制劑之通常知識，熟習該項技術者當可理解cGMP PDEV 可存在於人體多處組織及器官中，並非僅見於陰莖組織中；而cGMP PD EV選擇性抑制劑可對全身眾多組織或器官之cGMP PDEV 產生作用，使眾多組織或器官中之cGMP濃度升高，亦非單獨作用於陰莖組織；又cGMP P
DEV 選擇性抑制劑可因化合物之結構不同而呈現不同之生理機能；cGMP PD EV選擇性抑制劑之特性亦隨不同動物物種、生體組織歧異、PDE VA之組織分布、促進劑之有無、PDE VA抑制劑之選擇性程度高低等因素而有不同變化，所表現之生理或藥理作用未必相同，具有不可預測性。是以，被證14揭示一種cGMP PDE選擇性抑制劑（M&B 22,94 8 ）於體外試驗顯示陰莖平滑肌之鬆弛作用，實不足以推測其他cGMP PDEV 選擇性抑制劑具有相同生理或藥理功能，自難認可提供熟習該項技術者有充分動機，嘗試將被證17之式(I) 化合物應用於治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。基上，被證17與被證14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。
⑶被告雖主張先前技術被證14亦已揭示選擇性cGMP PDE
抑制劑可用於治療勃起不能，遑論其他先前技術如被證25已足以證明選擇性cGMP PDE抑制劑可用於治療勃起不能顯屬系爭專利申請前之通常知識。準此，熟習該項技術者只要使用一般技術性手段，即有完全之動機基於被證17與被證14等先前技術之教示，運用系爭專利申請前既有之技術或通常知識，輕易將該申請更正之申請專利範圍第1項所示之式(I)化合物用於治療勃起不能，是此技術並未超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且可由先前技術推論而完成，顯然不具進步性云云。惟查被證14僅揭示一種cGMP
PDE 抑制劑，即M&B 22,948，經體外試驗證實可增強因電刺激或一氧化氮所導致之陰莖海綿體鬆弛反應，並非如被告所述已證實「cGMP PDE抑制劑可用於治療勃起不能」，是被告對被證14所揭露之先前技術水準，顯已有所誤解。又如上述，被證25不足以明確PDEV抑制劑口服治療勃起功能障礙屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，且被證17並未明示系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物有關治療勃起不能用途之任何藥理作用或試驗數據，自難認有輕易嘗試該治療應用之動機，更無法合理預期其效果。是以，被告上開主張洵無足採。
⑷綜上，被證17及被證14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
⒍被證17及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴將被證17與被證15組合與系爭專利更正後請求項1、2
比較，被證17揭示系爭專利更正後請求項1、2之化合物及含彼之藥學組成物，惟未揭示「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵；被證15雖揭示PDE VA抑制劑之可能治療用途包括血管舒張、支氣管擴張、腸胃道蠕動性之調節以及勃起不能之治療，惟並未揭示此等治療用途之作用機制係屬相同。又被證15第153 頁圖2 所例示屬於PDE VA抑制劑之化合物，與被證17所述式(I) 化合物或系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物之結構均不相同；而被證15有關PDE VA抑制劑之藥理作用之論述，已明確揭示MY-54 45及zaprinast 業經報告對於血小板功能呈現不同效果；zaprinast 於不同組織中之抑制活性呈現不同之效果；PDE VA抑制劑與勃起機制有關者，主要係基於一種最常被研究之PDE VA抑制劑，即zaprin
ast （或代號M&B 22,948之化合物）之體外試驗，該試驗顯示zapri nast於體外對陰莖平滑肌具鬆弛作用；「雖然PDEVA 抑制劑於活體外試驗中可以放鬆平滑肌，這並不意味非選擇性的活性也會發生於活體內」（參被證15第155 頁左欄第2 至6 行，見本院卷㈡第
109 頁反面）；zap rinast於實際應用上係被發展作為抗過敏劑，且於臨床評估僅可治療成人氣喘，對兒童氣喘則無效果等先前研究之結論。是以由被證15全篇內容已清楚呈現，PDE VA抑制劑之作用實可因化合物結構之不同而呈現不同之生理機能，PDE VA抑制劑之特性確實隨不同動物物種、生體組織歧異、PDE VA之組織分布、促進劑之有無、PDE VA抑制劑之選擇性程度高低等而有相當差異或變化，顯現之生理或藥理作用未必相同（被證15第151 頁表I 、表II、153 頁表IV、表V 及第154 表VI之數據可資參照，見本院卷㈡第107 頁反面、第108 頁反面、第109 頁），具有不可預測性。準此，被證15難認可提供熟習該項技術者有充分動機，輕易嘗試將被證17之式(I) 化合物應用於治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。基上，被證17與被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。
⑵被告主張被證17已揭示西地那非、西地那非屬於選擇
性cGMP PDE抑制劑、西地那非可藉口服投藥之技術特徵，以及被證15揭露cGMP PDE選擇性抑制劑可用於治療勃起不能之技術特徵，熟習該項技術者只要使用一般技術手段即有完全動機加以結合，運用先前技術而輕易完成系爭專利之發明云云。惟按醫藥用途是否具進步性，係就所使用之化合物或組成物所主張的醫藥用途來判斷，該醫藥用途通常係指所適用之病症名稱或藥理作用。查被證17僅有少數式(I) 化合物之合成例，對於式(I) 化合物之活性試驗數據，則完全未有任何記載，以致無法由被證17之內容反應出全體式(I)化合物之藥理效果，本即不足據以推測系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物是否具有被證17所宣稱之病症治療效果或藥理作用，更遑論其他未被揭示之病症或藥理作用。又系爭專利更正後請求項1 、2 限定其為「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之藥學組成物，即特定以口服途徑為治療或預防勃起不能之應用方式，此對照系爭專利說明書第5頁第9 行至第6 頁第3 行（見本院卷㈠第19頁反面至第20頁）明揭該發明目的之一在於避免習知藥物須在海綿體內給藥的缺點，應屬有據，則系爭專利更正後請求項1 、2 「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之限制，應認係與先前技術明確區分之技術特徵，自應一併為進步性之考量。是系爭專利申請前之通常知識既無法明確cGMP PDE選擇性抑制劑已可有效用於口服治療勃起不能，亦未明確揭示西地那非之具體活性及其與勃起機制之關聯，縱西地那非之上位概念式(I) 化合物之非關治療勃起不能之第一醫藥用途係可經口服投藥，亦難認可輕易嘗試將西地那非用於治療勃起不能，並合理預期口服西地那非可有效治療勃起不能，是被告上開主張要無可採。
⑶綜上，被證17及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
⒎被證17及被證16之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴將被證17及被證16組合與系爭專利更正後請求項1、2
比較，被證17揭示系爭專利更正後請求項1、2之化合物及含彼之藥學組成物，惟未揭示「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵；被證16雖有專一性cGMP磷酸二酯酶抑制劑之臨床上發展必須考慮用於治療勃起不能，專一性cGMP磷酸二酯酶磷酸抑制劑可藉由抑制cGMP之降解而增強體內平滑肌之鬆弛並產生勃起，因而對L-精胺酸- 一氧化氮-cGMP媒介之鬆弛過程具有直接且專一之效應之建議與教示，惟被證16建議用於臨床上治療勃起不能之優選標的藥物，例如α- 受體阻斷劑，非屬cGMP PDE抑制劑；罌粟鹼亦非屬專一性cGMP PDE抑制劑。又被證16並未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示之化合物及「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之技術特徵。是以被證16不足以提供熟習該項技術者有充分動機，進而輕易嘗試將被證17之式(I) 化合物應用於治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。基上，被證17與被證16之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。
⑵被告主張被證17已揭示西地那非、西地那非屬於選擇
性cGMP PDE抑制劑、西地那非可藉口服投藥之技術特徵，以及被證16揭露cGMP PDE選擇性抑制劑可用於治療勃起不能之技術特徵，熟習該項技術者只要使用一般技術手段即有完全動機加以結合，運用先前技術而輕易完成系爭專利之發明云云。惟醫藥用途是否具進步性係就所使用之化合物或組成物所主張的醫藥用途來判斷。而如上所述，被證17不足據以推測系爭專利更正後請求項1、2所示化合物是否具有被證17所宣稱之病症治療效果或藥理作用；系爭專利更正後請求項
1、2 之「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」係與先前技術明確區分之技術特徵，應一併為進步性之考量。是以，系爭專利申請前之通常知識既無法明確使「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」為系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，亦未明確揭示西地那非之具體活性及其與勃起機制之關聯，縱西地那非之上位概念式(I) 化合物之非關治療勃起不能之第一醫藥用途係可經口服投藥，亦難認可輕易嘗試將西地那非用於治療勃起不能，並合理預期口服西地那非可有效治療勃起不能，故被告此部分之主張亦無可採。
⑶綜上，被證17及被證16之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
⒏被證17、被證14及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴被證18揭示針對不同勃起原因使用之口服藥物，包括
trental 、yohimbine hydrochloride 、opioid antagonists，惟並未揭示口服治療勃起不能之藥理機制，亦未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物，且被證18第71頁第3 欄第7 至10行明白指出「勃起不能治療之黃金標準(gold standard) 為植入人工陰莖」（見本院卷㈠第225 頁反面），是以，被證18 亦無法明確揭示「cGMP PDE選擇性抑制劑已可有效用於口服治療勃起不能」已屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證18與被證17、被證14組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嘗試將被證17之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
⑵被告主張被證18已揭示治療勃起不能之藥物可藉口服
投藥並由消化道吸收而加以治療，因此，系爭專利申請前，藉由口服投予治療勃起不能之藥物即屬當時之通常知識云云。惟醫藥用途是否具進步性係就所使用之化合物或組成物所主張的醫藥用途來判斷已如上述，是被證18固揭示使用口服藥物為治療勃起不能之選項之一，但並無關系爭專利更正後請求項1、2所示化合物，且被證18明白指出勃起不能治療之黃金標準為植入人工陰莖，復足以說明「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療勃起不能」尚非屬系爭專利申請前之一般技術水準，是被告上開主張不足以採。
⑶基上，被證17、被證14及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
⒐被證17、被證15及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴被證18揭示針對不同勃起原因使用之口服藥物，包括
trental 、yohimbine hydrochloride 、opioid antagonists，惟並未揭示口服治療勃起不能之藥理機制，亦未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物，且被證18第71頁第3 欄第7 至10行明白指出「勃起不能治療之黃金標準(gold standard) 為植入人工陰莖」（見本院卷㈠第225 頁反面），是以，被證18亦無法明確揭示「cGMP PDE選擇性抑制劑已可有效用於口服治療勃起不能」已屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證18與被證17、被證15組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證17之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
⑵基上，被證17、被證15及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
⒑被證17、被證16及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴被證18揭示針對不同勃起原因使用之口服藥物，包括
trental、yohimbine hydrochloride、opioid antagonists，惟並未揭示口服治療勃起不能之藥理機制，亦未揭示系爭專利更正後請求項1、2所示化合物，且被證18第71頁第3欄第7至10行明白指出「勃起不能治療之黃金標準(gold standard) 為植入人工陰莖」（見本院卷㈠第225 頁反面），是以，被證18亦無法明確揭示「cGMP PDE選擇性抑制劑已可有效用於口服治療勃起不能」已屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證18與被證17、被證15組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嘗試將被證17之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
⑵基上，被證17、被證16及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
⒒被證17、被證14及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴「被證17及被證14」或「被證17及被證15」之組合不
足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性已如上述。又被證14、被證15均未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示之化合物，亦未能證明「口服cGMP
PDE 選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準。是縱將二者與被證17結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證17之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
⑵基上，被證17、被證14與被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
⒓被證17、被證14及被證16之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴「被證17及被證14」或「被證17及被證16」之組合不
足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性已如上述。又被證14、被證16均未揭示系爭專利更正後請求項1、2 所示之化合物，亦未能證明「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準。是縱將二者與被證17結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嘗試將被證17之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
⑵基上，被證17、被證14與被證16之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
⒔被證17、被證15及被證16之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴「被證17及被證15」或「被證17及被證16」之組合不
足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性已詳述如上。又被證15、被證16均未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示之化合物，亦未能證明「口服cGMP
PDE 選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準。是縱將二者與被證17結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嘗試將被證17之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
⑵基上，被證17、被證15及被證16之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。
⒕被證17、被證14、被證15及被證16之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴「被證17、被證14及被證15之組合」或「被證17、被
證15及被證16之組合」不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性已如上述。又被證14、被證15及被證16均未揭示系爭專利更正後請求項1、2所示之化合物，亦未能證明「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準。是即使將被證14、被證15、被證16三者與被證17結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嘗試將被證17之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
⑵基上，被證17、被證14、被證15及被證16之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
⒖被證17、被證14、被證15及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴被證17、被證14及被證15之組合不足以證明系爭專利
更正後請求項1、2不具進步性已如上述。被證18固揭示使用口服藥物為治療勃起不能之選項之一，但並無關系爭專利更正後請求項1、2所示化合物，且被證18明白指出「勃起不能治療之黃金標準(gold standard)為植入人工陰莖」，復足以說明「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療勃起不能」尚非屬系爭專利申請前之一般技術水準。是即使再將被證18與被證17、被證14及被證15組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嘗試將被證17之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
⑵基上，被證17、被證14、被證15及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
⒗被證17、被證14、被證16與被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴被證17、被證14及被證16之組合不足以證明系爭專利
更正後請求項1、2不具進步性已如上述。被證18固揭示使用口服藥物為治療勃起不能之選項之一，但並無關系爭專利更正後請求項1、2所示化合物，且被證18明白指出「勃起不能治療之黃金標準(gold standard)為植入人工陰莖」，復足以說明「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療勃起不能」尚非屬系爭專利申請前之一般技術水準。是即使再將被證18與被證17、被證14及被證16組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嘗試將被證17之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
⑵基上，被證17、被證14、被證16及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。
⒘被證17、被證15、被證16及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴被證17、被證15、被證16之組合不足以證明系爭專利
更正後請求項1不具進步性已如上述。被證18固揭示使用口服藥物為治療勃起不能之選項之一，但並無關系爭專利更正後請求項1、2所示化合物，且被證18明白指出「勃起不能治療之黃金標準(gold standard)為植入人工陰莖」，復足以說明「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療勃起不能」尚非屬系爭專利申請前之一般技術水準。是即使再將被證18與被證17、被證15及被證16組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嘗試將被證17之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
⑵基上，被證17、被證15、被證16及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。
⒙被證17、被證14、被證15、被證16及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性：
⑴被證17、被證14、被證15及被證16之組合不足以證明
系爭專利更正後請求項1不具進步性已如上述。被證18固揭示使用口服藥物為治療勃起不能之選項之一，但並無關系爭專利更正後請求項1、2所示化合物，且被證18明白指出「勃起不能治療之黃金標準(gold standard)為植入人工陰莖」，復足以說明「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療勃起不能」尚非屬系爭專利申請前之一般技術水準。是即使再將被證18與被證17、被證14、被證15及被證16組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嘗試將被證17之式(I)化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。
⑵基上，被證17、被證14、被證15、被證16及被證18之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。
⒚系爭專利更正後請求項1具產業利用性：
⑴按申請專利之發明，依據83年專利法第20條第1項規定
應為「可供產業上利用之發明」，倘發明為未完成發明，即非可供產業上利用之發明，83年版專利審查基準第二章第1-2-2頁可資參照。又參上開基準第1-2-2頁「判斷未完成之發明之應注意事項」一節記載：「未完成之發明包括1.屬於欠缺達成目的之技術手段的構想及2.有技術手段但顯然不能達成目的之構想等兩種。判斷是否屬於未完成之發明，應基於說明書之記載為準。如非屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或非屬於記載有技術手段但顯然不能達成目的之構想，則得依第四章『說明書及圖式之補充修正』，應優先適用專利法第四十四條之規定，通知補充修正。」，合先陳明。
⑵系爭專利更正後之請求項1、2所請均為一種用於治療
或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物，其前言部分已載明用途特徵（包括治療或預防之病症及投藥途徑），關於組成上之特徵，請求項1係包括式(I)及其取代基所界定之化合物或其在藥學上可接受的鹽類，及藥學上可接受的稀釋劑或載體；請求項2係包括5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1-六氫吡𠯤磺醯基-苯基〕-1-甲基-3-n-丙基-1,6-二氫-7H-吡唑〔4,3-d〕嘧啶-7-酮或其在藥學上可接受的鹽類，及藥學上可接受的稀釋劑或載體。
⑶經查系爭專利說明書第6 頁已揭露式(I) 化合物之結
構式，第10頁倒數第2 行第11頁第6 行揭露結構式(I)的化合物有一個特別好的基團組合，已涵蓋系爭專利更正後請求項1 、2 之化合物範圍。又說明書第12頁第14行記載「結構式(I) 之化合物及它們在藥學上可接受的鹽類，有關於製備它們的製法，有關於為決定它們對cGMP PDE和cAMP PDE的抑制活性而做的體外試驗方法，有關於它們藥學上的成分和人體使用時的給藥途徑，在EP-A- 0000000 和EP-A-0000000中有描述」（見本院卷㈠第20頁、第22頁、第23頁）。因此，熟習該項技術人士應瞭解有關製備系爭專利更正後請求項1 、2 之醫藥組成物之技術當參照所記載之先前技術。
⑷次由系爭專利之技術背景可知，系爭專利為關於已知
藥物之第二醫藥用途發明，故系爭專利是否可供產業上利用，尚應考量說明書是否記載可達成第二醫藥用途之技術手段。經查系爭專利說明書第15頁記載該發明之化合物已做過體外試驗、動物毒性試驗，及對自願者作研究以口服單低一劑量及多劑量兩者試驗，並確定特定特別好的化合物中有一種對陽萎病人可誘使陰莖勃起；說明書第16頁亦揭示口服為最佳途徑，並揭示「對典型男性而言，每天三次每次給予此化合物
5 到75 mg 是較佳劑量」（見本院卷㈠第24頁反面至25頁）。說明書之附件一則揭示以UK- 92,480（本發明中一個特別佳的化合物）所進行之以雙盲、不規化，以安慰劑作為對照組之臨床試驗，證實UK-92,480對於男性勃起功能障礙進行口服治療之功效（見本院卷㈠第26頁），附件1A則說明化合物編號UK-92,480為式(I) 中R1為甲基，R2為正丙基，R3為乙基及R4為SO2-六氫吡𠯤-CH3時所代表之化合物（見本院卷㈠第31至32頁）。是以綜合前揭說明書之記載內容判斷，系爭專利說明書已明確記載如何達成發明目的之全部技術手段（包括口服投予特定劑量之更正後請求項1、2 之化合物），並有具體之試驗結果可證明已達到口服治療男性勃起功能障礙之發明目的。基上，尚難認系爭專利說明書之記載屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或為有技術手段但顯然不能達成目的之構想者，是以系爭專利非屬未完成之發明，自非不具產業上利用性。
⑸至被告主張系爭專利未提供任何具體而明確之實驗數
據支持式(I) 化合物具有治療或預防男性勃起不能云云，無非係以系爭專利公告說明書之附件一為申請日後提出之試驗數據，無法證明系爭專利申請前已完成發明為其主張。惟參上開基準規定「判斷是否屬於未完成之發明，應基於說明書之記載為準。如非屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或非屬於記載有技術手段但顯然不能達成目的之構想，則得依第4 章『說明書及圖式之補充修正』，應優先適用專利法第44條之規定，通知補充修正。」，是可知系爭專利於申請時所提說明書之內容，如經審查認為其記載有不足或疑慮者，只要「非屬於欠缺達成目的之技術手段的構想，或非屬於記載有技術手段但顯然不能達成目的之構想」者，尚非不得藉由補充修正，補足說明書之記載或予以釋明及證明。準此，系爭專利於申請階段補充之任何功效試驗數據，既經整體審查認為系爭專利之技術手段可達成所請用途發明之目的，並經公告而成為說明書之一部分，自足以作為系爭專利說明書之記載是否屬於未完成發明之判斷依據。又如上所述，系爭專利對於所請第二醫藥用途發明之實證部分，於系爭專利說明書第15頁已有記載，而所補充修正之附件一，附件1A等，係對第15頁說明書之內容提出具體證明，應認係「補足說明書之記載或釋明」之補充修正，尚難認有變更申請案之實質者。是以被告上開主張並無可採。
⒛系爭專利更正後請求項1、2未違反83年1月21日公布之專利法第71條第1項第3款規定：
⑴按「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不
必要之事項，使實施為不可能或困難者」應撤銷其發明專利權，為系爭專利核准審查時之專利法第71條第1項第3款所明定，而所謂「實施必要之事項」，參同法第22條第2項之規定：「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」，係指說明書應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效而言。判斷系爭專利說明書是否有不載明實施之必要事項使實施為不可能或困難者之情事，應就系爭專利申請時熟習該項技術者既有之技術或知識，以及系爭專利申請專利範圍所載發明予以認定。
⑵經查系爭專利更正後之說明書第4 至5 頁（本院卷㈠
第19頁至其反面）已記載相關先前技術及發明目的；而系爭專利更正後之請求項1 、2 係有關一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物，係包括式(I) 化合物或5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基〕-1- 甲基-3-n-丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑〔4,3-d 〕嘧啶-7- 酮（西地那非），或是其在藥學上可接受的鹽類，連同藥學上可接受的稀釋劑或載體，該藥學組成物於說明書及所引述之先前技術內容中已詳述其製備細節及投藥方式；另有關用途發明之功效證明，亦記載於說明書第14至15頁及補充修正之說明書（附件一、1A），因此，就系爭專利申請時熟習該項技術者既有之技術或知識觀之，系爭專利說明書並未有不載明實施之必要事項而使實施為不可能或困難者之情事，難認系爭專利更正後說明書有違反83年1 月21日公布之專利法第71條第1 項第3 款規定。
⑶被告主張系爭專利違反83年1月21日公布之專利法第7
1 條第1 項第3 款規定，主要依據在於系爭專利之活性化合物之結構無法確認、系爭專利說明書之敘述前後不一且系爭專利說明書之揭露有誤或不完整、系爭專利未載明較佳「化合物」之名稱或結構云云。經查上開系爭專利說明書記載事項之瑕疵，業經系爭專利於103 年9 月12日之更正予以治癒，而系爭專利之功效證明業經准予補充修正，視同申請當日原說明書或圖式所記載之範圍，已無不載明實施之必要事項而使實施為不可能或困難者之情事，是以被告此部分之主張已無理由。
⑷綜上，系爭專利更正後說明書未違反83年1月21日公布之專利法第71條第1項第3款規定。
系爭專利更正後請求項1、2並不違反現行專利法第26條第2項：
被告主張系爭專利更正後請求項1 、2 未以明確、簡潔之方式記載，違反現行專利法第26條第2 項規定云云。
惟按系爭專利是否有應撤銷之原因，應以83年專利法規為斷，已如上述。經查83年專利法規，並未規定請求項之記載應符合「簡潔」要件，次查83年專利法第71條所列舉得舉發之事由，亦不包括「請求項未以明確、簡潔之方式記載」者，是被告上開主張實無理由。
系爭專利延長專利權期間違反核准審定時專利法第51 條第1 項規定：
⑴系爭專利申請延長專利權期間之核准審定日為92年6月
26日，核准延長之期間為2年50日，則核准延長是否有應撤銷之情事，應適用90年10月24日修正公布之專利法（下稱90年專利法）。
⑵按90年專利法第51條規定：「（第1 項）醫藥品、農
藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時2年以上者，專利權人得申請延長專利2 年至5 年，並以1次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間，取得許可證期間超過5年者，延長期間仍以5年為限。（第2 項）前項申請應備具申請書，附具證明文件，於取得第一次許可證之日起3 個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前6 個月內，不得為之。（第3 項）專利專責機關就前項申請案，有關延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關訂定核定辦法。」」（83年專利法第51條第1 項至第3項亦有相同意旨之規定），可知專利權期間延長制度之立法目的係為彌補醫藥、農藥品及其製法發明專利須經法定審查取得上市許可證而延遲實施發明之期間。又因醫藥品、農藥品攸關國民衛生及健康，而專利權期滿後，該專利技術本該成為公共技術，任何人均可實施應用，是83年及90年專利法第51條第3 項均明定有關延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關（即衛生福利部、農業委員會）訂定核定辦法。另系爭專利延長審定時之90年專利法第54條係針對核准延長之專利權期間提起舉發之規定，目的在避免專利權人得到額外之專利權期間利益，是依83年導入延長制度本旨，基於83年專利法第51條授權，由經濟部與衛生福利部、農業委員會於86年1 月1 日會銜發布，另於88年10月6 日修正之「專利權期間延長核定辦法」（以下稱88年延長核定辦法），其就有關延長期間之相關規定應明確且從嚴解釋，以平衡專利權人利益及公共利益。
⑶又按88年延長核定辦法第4 條「（第1 項）醫藥品或
其製造方法得申請延長專利權之期間包含：一、中央目的事業主管機關所承認之國內臨床試驗期間。二、國內申請查驗登記審查期間。三、以外國臨床試驗期間申請延長專利權者，其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間。（第2 項）依前項申請准予延長之期間，應扣除申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間、國內外臨床試驗重疊期間及臨床試驗與查驗登記審查重疊期間」、第5 條「申請延長醫藥品或其製造方法專利權期間者，應備具藥品許可證影本及中央目的事業主管機關出具之左列證明文件：一、國內臨床試驗期間及其起、訖日期之證明文件。二、國內申請查驗登記審查期間及其起、訖日期之證明文件。三、以外國試驗期間申情延長專利權者，除前項文件外，並應備具生產國相關主管機關出具之臨床試驗期間起訖日期及核准延長期間證明文件。但未在外國申請延長專利權者，免予檢送核准延長期間證明文件」及第8 條「中央目的事業主管機關認可之試驗開始日在專利案審定公告日之後者，取得許可證之期間自該試驗開始之次日起算」之規定。是以，上開延長辦法已就得申請延長之期間、准予延長之期間以及為證明上開各項期間應備具之證明文件以及延長期間起算日均定有明文，故依88年延長辦法第4 條規定，醫藥品或其製造方法得申請延長專利權之期間包含：1 、中央目的事業主管機關所承認之國內臨床試驗期間；2 、國內申請查驗登記審查期間。3 、以國外臨床試驗期間申請延長專利權者，其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間。
⑷又被告主張系爭專利申請延長之期間有違法不當計入
之情形，所執理由略以：依據被證26（紅標被證26之系爭專利延長申請書（見本院卷㈣第212 至219 頁）及原證38（行政院衛生署簡便行文表，見本院卷㈣29
8 頁），系爭專利得申請延長之期間應僅包括國內臨床試驗期間及國內申請查驗登記期間，扣除二者相互重疊期間部分，應自86年8 月20日起至88年1 月30日共529 日，不足2 年，應不准延長等語。原告則抗辯原核准延長期間無誤，澳洲臨床試驗期間應計入得申請延長之期間，且澳洲臨床試驗期間起訖日之認定應與國內臨床試驗期間起訖日之認定採相同標準云云。經查，依據被證26所載，系爭專利申請延長之期間，包括(a) 國內臨床試驗期間（86年5 月19日至88年1月29日）；(b) 國內申請查驗登記審查期間（87年6月18日至88年1 月30日）及(c) 生產國（澳洲）臨床試驗期間暨查驗登記期間（84年9 月28日至87年9 月
4 日），並提供相關證明文件（參被證26所述附件一至九，見本院卷㈣第218 至219 頁），對於上開(b)國內申請查驗登記審查期間，兩造並不爭執（見本院卷㈤第23頁之103 年12月2 日言詞辯論筆錄），至(a)國內臨床試驗期間及(c) 生產國（澳洲）臨床試驗期間暨查驗登記期間（民國84年9 月28日至民國87年9月4 日）是否符合規定，分別說明如下：
①國內臨床試驗期間部分：
經查依被證26之系爭專利申請延長理由三之(4) 之
(a)項記載：「附件一為86.6.11 衛署藥處字第2300486號行文表，上載臨床試驗計畫最早提出日期為
86.5.19 （即輝瑞字第54號），故此日期應視為臨床試驗之起始日」等語（見本院卷㈣第214 頁），可知系爭專利申請延長主張之國內臨床試驗期間，確實以向衛生署（現已改制為衛生福利部）提出臨床試驗計畫之日期作為試驗開始日。惟按88年延長核定辦法所稱「臨床試驗期間」，依其文意當指臨床試驗開始日至臨床試驗完成日之期間，自不包括事前向主管機關申請同意進行國內臨床試驗之行政程序期間，是系爭專利以提出臨床試驗計畫之日期作為試驗開始日之主張，顯已有所不當。又查依88年延長審查基準第1-7-10頁及第1-7-11頁就國內臨床試驗期間之開始日及完成日之採認，明定「醫藥品之試驗開始日為衛生署同意申請人進行國內臨床試驗之日期」、「醫藥品試驗完成日係指衛生署同意核備臨床試驗報告之核准函日期」，所核定之延長期間已較實際執行臨床試驗期間為長，是系爭專利申請延長倘欲享有上開延長基準規定所賦予之額外利益，自當提出對應之證明文件。惟依原告於本件訴訟時之103 年10月14日所提出之原證38作為「衛生署同意申請人進行國內臨床試驗之日期」之證明文件，且兩造對於系爭專利藥品之國內臨床試驗期間自86年8 月20日開始，並不爭執（參103 年12月2 日言詞辯論筆錄，見本院卷㈤第23頁），是依原證38之函文日期（其上載明係86年8 月20日發函）與系爭專利延長申請書所載附件二（88年1 月29日衛署藥字第88004781號書函，說明衛生署原則同意該臨床試驗報告備查，見本院卷㈣第215 頁）可證明系爭專利得主張延長之國內臨床試驗期間應為86年8 月20日至88年1 月29日，方可採計。故關於原證49之延長核准審定書理由三所載之(a) 86年5月19日至88年1 月29日之國內臨床試驗期間（見本院卷㈦第4 頁），並非適法，顯已不當增加延長期間。
②外國臨床試驗期間暨查驗登記期間部分：
A.經查系爭專利申請延長之(c) 項期間，係包括向澳洲申請查驗登記之期間（參被證26延長申請書理由(c) ，見本院卷㈣第216 至217 頁）。惟按88年延長核定辦法第4 條所規定之得申請延長專利權之期間，並不包含「外國申請查驗登記審查期間」，是系爭專利藥品於86年10月20日向澳洲提出查驗登記申請，並於87年9 月4 日取得澳洲登記證之期間，屬外國查驗登記審查期間，自不應採計為准予延長之期間，原告對此並不爭執（參104 年9 月18日言詞辯論意旨狀第14頁第七點，見本院卷㈦第233 頁反面），是系爭專利獲得該段期間（86年10月20日至87年9 月4 日）之彌補即原證49理由三(c) 所採計之生產國（澳洲）臨床試驗暨查驗登記期間，亦非適法，顯已不當增加延長期間。
B.至外國臨床試驗期間部分，經查系爭專利係以向澳洲相關主管機關提出臨床試驗計畫之日期（84年9 月28日）作為澳洲臨床試驗期間之起始日主張部分，惟按88年延長核定辦法所稱「臨床試驗期間」，依其文意應係指臨床試驗開始日至臨床試驗完成日之期間，並非是提出臨床試驗計畫之日期，是系爭專利有關外國臨床試驗期間起始日主張依提出臨床試驗計畫之日期（84年9 月28日）之主張，顯有不當。又查系爭專利延長申請書記載附件七為澳洲臨床試驗報告首頁之公證本（見本院卷㈣第218 頁），惟由延長申請理由(c)項所載，其已載明「附件六為前述臨床試驗之二份報告，指出臨床試驗分別於民國85年1 月9 日至民國85年11月15日以及民國85年1 月9 日至民國86年9 月3 日進行，然後分別於民國86年8 月12日以及民國87年12月8 日完成報告」等語（見本院卷㈣第216 頁），是關於臨床試驗之期間（開始日至完成日）及報告日期均已載明，足證系爭專利藥品於外國從事之臨床試驗期間有二段，是系爭專利主張以外國臨床試驗期間申請延長，應認已具備88年延長核定辦法第5 條所定「生產國相關主管機關出具之臨床試驗期間起訖日期之證明文件」要件，准予延長之期間自應以該證明文件所記載之臨床試驗期間為準。
C.然查，依系爭專利延長申請理由(c) 項所載附件六（應為附件七之誤繕）係2 份臨床試驗報告（以下分別以澳洲臨床試驗報告書A 、B 稱之），其中臨床試驗報告書A 記載之試驗期間為1996年1月9 日至1996年11月15日，報告日為1997年8 月12日；臨床試驗報告書B 記載之試驗期間為1996年1 月9 日至1997年9 月3 日，報告日為1998年12月8 日。基於88年延長核定辦法第4 條規定，以外國臨床試驗期間申請延長專利權者，應以「其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間」為限。查爭專利藥品於1998年9 月4 日業已取得澳洲上市許可，早於臨床試驗報告書B 之報告作成日，足認臨床試驗報告書B 非澳洲核准SILDENAFIL上市之審查憑據，不符88年延長核定辦法第4 條所定「其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間」要件。另原告自承：「..被證26，我們85年1月9 日開始第一次的臨床試驗，雖第一次是到85年11月15日為止，但是在澳洲主管機關同意備查之前，誰也不知道臨床試驗是否會被認可，所以當時第二個臨床試驗也是同時在進行，直到澳洲同意我們的臨床試驗之後，我們就不主張第二次臨床試驗的日期」（參104 年1 月20日言詞辯論筆錄，見本院卷㈤第141 頁），是以系爭專利延長申請所主張之生產國（澳洲）臨床試驗期間應僅得採計85年1 月9 日至85年11月15日之外國臨床試驗期間。
D.再按88年延長核定辦法第8 條規定「中央目的事業主管機關認可之試驗開始日在專利案審定公告日之後者，取得許可證之期間自該試驗開始之次日起算」，是上開85年1月9日至85年11月15日之外國臨床試驗期間係在系爭專利公告日85年12月11日之前，是以無法計入准予延長之期間。
E.原告主張外國臨床試驗期間之起訖日認定標準應與國內臨床試驗期間相同，以主管機關同意備查日為結束日，故系爭專利外國臨床試驗期間之訖日應以86年10月23日澳洲主管機關函文（即原證39，見本院卷㈤第48頁）同意核備SILDENAFIL臨床試驗報告之日為準云云。惟如上述，88年延長核定辦法所稱「臨床試驗期間」係指臨床試驗開始日至臨床試驗完成日之期間，自不包括臨床試驗前之準備期間及臨床試驗完成後之報告整理期間。又有關延長制度之立法理由亦記載「本條所稱取得許可證所需時間，包括為取得中央主管機關上市許可之試驗期間，或中央主管機關所認可在國外『從事』之試驗期間」（參原告所提附件27之立法院公報第82卷第71期院會紀錄第214 頁，見本院卷㈦第100 頁），是延長制度立法本意，所欲補償專利權人之外國臨床試驗期間為實際從事試驗之期間。故88年延長審查基準雖有「醫藥品之試驗開始日為衛生署同意申請人進行國內臨床試驗之日期」（審查基準第1-7-10頁第16至
17 行 ）、「醫藥品試驗完成日係指衛生署同意核備臨床試驗報告之核准函日期」之規定（審查基準第1-7-11頁第5 至6 行），應認係審查基準之解釋性或裁量性規定，因延長專利權為法之例外所准許，故解釋上自應從嚴解釋。又查88年延長審查基準第1-7-12頁則有「若在國外未申請延長專利權者，則需提出其主管機關或相關『具公信力機構』出具之『試驗期間』證明文件，至於其國外臨床試驗係取得核准而進行或屬因申請日起一定期間內，於主管機關不表示反對時，該申請即生效而進行之實驗（如美國、澳洲之規定），均非所論」之規定，可知外國臨床試驗之核准、執行規定與國內臨床試驗規定並不相同，是原告稱基準規範之試驗完成日應同樣適用於國內外臨床試驗云云，尚難採認。
F.原告固提出原證39，主張原證39為澳洲主管機關同意核備該臨床試驗報告函，可作為外國臨床試驗期間之訖日證明文件云云。惟查由原證39（見本院卷㈤第48頁），僅得看出係澳洲TGA 收受Sildenafil citrate (Viagra) 申請文件之通知函，尚無法知悉澳洲主管機關有同意核備該臨床試驗報告之意思表示。又依原證39上所記載提出日應為1997年10月20日，再對照被證26系爭專利延長申請書(C) 項理由「附件七顯示本案化合物於民國86年10月20日向澳洲ARTG提出查驗登記，而於民國87年9 月4 日取得登記證（附件八）准予製售」（見本院卷㈣第216 頁），亦可佐證原證39之1997年10月23日係澳洲主管機關函知收受1997年10月20日查驗登記申請文件之日期，是原告主張原證39為澳洲主管機關同意核備該臨床試驗報告函，並不可採，自難作為作為外國臨床試驗期間之訖日證明文件。況依88年延長辦法第5 條明文規定：「以外國試驗期間申請延長專利權者，除前項文件外，並應備具生產國相關主管機關出具之臨床試驗期間起訖日期及核准延長期間證明文件應備具證明文件。但未在外國申請延長專利權者，免予檢送核准延長期間證明文件。」，可知專利權人主張之延長期間倘為適法，係以「證明文件」所載期間為準，而非以事實基礎為採認標準。惟查系爭專利申請延長時並未提出「澳洲主管機關同意核備該臨床試驗報告函」為證明文件，且原告亦自承：「我們當初認為不需要提出澳洲的函示，是因為我們主張國外臨床試驗的結束日與國內查驗登記起始日是重疊的，因為此日期是連下來的，所以我們提出的是最終提出許可證的日期，因為我們當初提出臨床試驗日期結束日87年9 月4 日澳洲取得登記證的日期即被證26的附件8 ，當時沒有必要要提出澳洲主管機關的函示。」等語（參104 年1 月20日言詞辯論筆錄，見本院卷㈤第141 頁），故原告縱使欲主張以澳洲主管機關函文同意核備Sildenafil臨床試驗報告之日，作為外國臨床試驗期間之訖日，亦不符規定，是原告此部分之主張要無可採。
G.原告又再主張外國臨床試驗期間之訖日至少應為報告完成日云云（見本院卷㈤第40頁）。惟查88年延長核定辦法及審查基準均未規定臨床試驗期間之訖日係以臨床試驗「報告完成日」為準，是法既未明定，自無由擴充解釋適用。又審查基準之解釋性或裁量性規定，基於延長制度本旨，解釋上本應從嚴已如上述，是原告此部分之主張，並無可採。
H.原告另援引既有之延長審定案件，主張智慧局之審查實務一向是採用申請新藥上市(NDA) 之日作為外國臨床試驗結束日，足認國內臨床試驗及外國臨床試驗並無不同認定標準云云（見本院卷㈦第223至224頁）。惟查原告所指上開規定，係規定於98年版延長審查基準，並非88年延長審查基準適用之規定（此亦為智慧局所肯認，參原證49智慧局104 年5 月26日（104 ）智專三（四）01
027 字第1042068024001 號函說明（二），見本院卷㈦第2 至3 頁）。次查原告所執98版延長審查基準內容係：「特別提及者，有關美國之臨床試驗期間係以美國衛生主管機關（美國食品藥物管理局(FDA) 核准之「申請進行人體臨床試驗」（Investigational New Drug Application；IN
D ）之生效日為起始日及至申請新藥上市（NewDrug Application；NDA ）之日為訖日」（98年版審查基準第2-8-9 頁第3 至6 行，詳被證71，見本院卷㈥第242 頁），可知僅適用於以美國臨床試驗期間作為外國臨床試驗期間之案情者，尚非對於其他國家一體適用，原告對此顯有誤解。
是系爭專利係以澳洲臨床試驗期間申請延長，與上開基準規定核屬不同案情，難認可比照相同標準。又縱以上述美國申請新藥上市（NDA ）之日，即為向美國衛生主管機關申請藥品查驗登記之日，尚非屬臨床試驗報告完成日或美國衛生主管機關核備臨床試驗報告之日，此與國內臨床試驗期間訖日之採認標準亦有所不同。是以原告主張國內臨床試驗與外國臨床試驗的認定標準應相同云云，並無足採。
I.至原告所提現已核准延長案件之採認標準，對其他延長案件實無任何拘束力，況且延長審查制度與一般舉發案相同，亦設有舉發撤銷制度，即欲藉由公眾審查，避免專利權人獲取不當之額外利益，倘既有延長案件有違法核准延長期間，尚非不得藉由公眾審查予以撤銷，是原告此部分之主張亦不足採。
③基於上述結果，系爭專利申請延長所主張之(a) 國
內臨床試驗期間（86年5 月19日至88年1 月29日）；(b) 國內申請查驗登記審查期間（87年6 月18日至88年1 月30日）及(c) 生產國（澳洲）臨床試驗期間暨查驗登記期間（84年9 月28日至87年9 月4日），僅87年6 月18日至88年1 月30日之國內申請查驗登記審查期間及86年8 月20日至88年1 月29日之國內臨床試驗期間為得准予延長之適法期間；又被告並未主張及舉證有應扣除之「申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間」，是上開准予延長之期間，扣除國內臨床試驗與查驗登記審查重疊期間，經計算應准予延長之期間共計528 日，並不足2 年（詳如附表2 所示）。
⑸綜上，系爭專利取得許可證所需期間未滿2 年，依90
年專利法第54條第1 項第7 款之規定，其獲准自103年5 月13日至105 年7 月2 日止之延長期間即應予撤銷。換言之，其專利權期間至103 年5 月13日應已屆滿。
㈧原告不得請求被告排除或防止侵害：
按依現行專利法第96條第1 項規定，發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。又所謂侵害，乃第三人不法妨礙專利之專有實施權，而專利權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。至所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其專利有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。
因得請求排除之侵害，須現尚存在，故有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之專利法規定（最高法院87年度台上字第2319號判決可供參照）。經查，如前所述，系爭專利獲准自103年5月13日起至105 年7 月2 日止之延長期間應予撤銷，故系爭專利權期間至103 年5 月12日即已屆滿，則原告縱為合法受讓之專利權人，亦不得就系爭專利主張任何權利。職是，原告即不得依專利法第96條第1 項規定請求被告排除或防止侵害。
㈨被告具有侵害原告系爭專利權之故意、過失：
⒈原告主張輝瑞愛爾蘭公司前於101 年10月19日委請原告
致函被告公司，要求被告公司務必確實尊重系爭專利，不得有侵害該專利之行為，並要求於函到七日內提供系爭藥品之樣品，並以書面說明該藥品有無侵害系爭專利之情事（原證7 號，見本院卷㈠第41頁）。詎被告於收受該信函後竟無正面回應，且更於同年11月7 日發函予其經銷商，宣告系爭藥品即將上市（原證8 號，見本院卷㈠第42頁），且仍持續在各地藥局販售系爭藥品（原證9 、10號，見本院卷㈠第43至44頁），顯見被告有侵害系爭專利之故意等語，惟為被告所否認，並抗辯104年1 月1 日核准系爭專利更正前，縱有知悉任何事實，亦為系爭專利原公告版之內容，而無故意過失云云。惟查於侵權訴訟中，原告就原公告之申請專利範圍本即得以「更正」作為被告有效性抗辯之防禦手段。倘被告有效性抗辯不成立，且原告所為更正不合法，本院仍應就系爭藥品是否落入原公告之專利權範圍進行判斷；倘更正得以准許，自應就更正後之專利權範圍與系爭藥品進行比對。惟如上述，系爭專利更正前請求項1 、2 縱有誤記，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，可立即察覺之明顯誤記，且可直接且無歧異地知悉如何恢復其原意，應可判斷系爭藥品落入系爭專利更正前請求項1、2之文義範圍，不論後續更正結果為何，就侵權比對而言，並不受影響。是被告抗辯無法查證甚或預知系爭專利更正是否會被准許，及被核准之更正究為何及因原告顯怠於行使權利而與有過失云云，係欲藉此規避其侵害行為，並不可採。是原告所提原證9 及10之系爭藥品包裝及收據（見本院卷㈠第43至44頁），可證被告確係於收受原證7 之原告函文後，仍繼續販賣系爭藥品，即可認被告有侵害系爭專利權之故意，被告上開抗辯自不足採。
⒉再者，我國專利法係採早期公開制及登記公告制度，任
何人均得查得相關專利資訊，而智慧財產侵權已成為現代企業經營所應面臨之風險下，事業於從事生產、製造與銷售之際，較諸以往而言，事業實應負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權，因此，對於具有一般風險意識之事業而言，其從事生產、銷售行為之際，自應就其所實施之技術作最低限度之專利查證，倘未查證者，即有過失。被告雖辯稱：系爭專利更正前之申請專利範圍根本未包含系爭藥品之活性成份化合物Sildenafil，故系爭藥品並未落入更正前之申請專利範圍，被告並無侵害系爭專利之過失云云。惟查，系爭藥品係Sildenafil之檸檬酸鹽，按「檸檬酸」為此技術領域中具通常知識者所熟知之有機酸，「檸檬酸鹽」亦為一般藥學上可接受之有機酸鹽；復參系爭專利說明書第9 頁第2 至4 行記載：「結構式(I) 的化合物其含有鹼性中心的藥學上可接受的鹽類，例如…. 和有機酸…形成的鹽類」（見本院卷㈠第21頁反面），可知檸檬酸鹽為系爭專利所稱「在藥學上可接受的鹽類」之範圍內，是以，Sildenafil之檸檬酸鹽明顯可為系爭專利所讀取，是被告上開所指並不足採。又被告公司與原告同為販賣西藥產品之事業體，被告公司為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識之業者，應熟悉相關技術特徵與其產品，況專利公報為社會公眾可查閱之資訊，被告公司銷售系爭藥品之前，自應加以查證，避免侵害系爭專利，竟未善盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風險，就侵害本件系爭專利，縱無故意，亦有過失，故成立侵害系爭專利，自應依損害賠償相關規定對原告負損害賠償之責。至被告司徒諾格為被告公司之負責人，其依據公司法第23條第2 項與被告公司所負之連帶賠償責任，係基於法律之特別規定，與一般侵權行為之構成要件不同，並不以有故意或過失為必要（最高法院90年度台上字第382 號、73年度台上字第4345號判決意旨參照），是無論被告司徒諾格有無故意過失，均應與被告公司負連帶賠償責任。職是，被告抗辯其等並無侵害原告系爭專利權之故意或過失云云，核無足採。
㈩損害賠償部分；⒈按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。
」、「依前條請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」、「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」」99年專利法第84 條 第1 項前段、第85條第1 項第2 款、第3 項定有明文；「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」、「依前條請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益。」102年1 月專利法第96條第2項 、第97條第2 款亦有規定；
102 年6 月專利法則於第97條增列第2 項明定侵害情節如屬故意得請求法院酌定三倍以下懲罰性賠償金，其餘與102 年6 月專利法同。其次，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222 條定有明文。又於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2 項定有明文。是倘若法院依當事人所提出之資料，仍無從依當事人所擇定之計算方式計算出專利權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第222 條第
2 項規定，審酌一切情況核定損害賠償之數額，俾以適當填補專利權人所受損害。
⒉本件原告擇定以侵害人因侵害行為所得利益計算其損害
賠償額，並主張：被告公司應以被告進口數量為基礎，充其量僅能扣除海關申報價額，即以被告進口價額為基礎，被告於101 年12月31日前之侵權行為，應適用修正前之專利法規定，被告於101 年12月31日前共進口100m
g 之系爭產品46,400盒，每盒以單價600 元為計，共計27,840,000元；被告於102 年1 月1 日後之侵權行為，應適用現行專利法規定，被告於102 年1 月1 日後共進口100 mg之系爭產品152,705 盒及50 mg 之系爭產品42,
110 盒，每盒以單價600 元為計，共計116,889,000 元，由於被告並無就成本為任何舉證，應採人用西藥製造業同業利潤標準之毛利率41% 為計，共計所得利益為47,924,490 元，且被告故意侵權，應酌定不超過損害額3倍之賠償，被告則抗辯其並不因進口系爭藥品而獲得任何利益，原告既主張以依被告所得利益作為計算損害賠償之方式，自應以被告實際銷售系爭藥品之數量，作為計算基礎，依被證73（本院卷㈦第21頁），自101 年10月起至103 年6 月止，系爭藥品共銷售110,700 盒，總銷售金額約為52,384,850元，且被告並非系爭藥品製造商，而係批發商，依據103 年財政部營利事業各業所得額暨同業利潤標準，西藥批發業之淨利率約為8%，被告應負之賠償責任，不多於4,190,788 元，且原告因原告因遲至系爭專利20年效期到期日前一年（第19年）始提出更正申請，原告應負19/20 之與有過失，故被告應賠償原告之金額不應超過系爭銷售金額乘以8%再乘以1/ 20之金額等語。經查：
⑴按侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實
際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，此即所謂損害填補原則。而102 年1月專利法刪除依侵害人侵害所得利益條款後段「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」之規定時，立法理由記載：「 現行規定採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本
或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之」等語，因此若權利人擇定以侵害人侵害所得利益作為損害賠償之計算基礎，無論依102 年1 月修正前或修正後之專利法，仍需舉證證明侵害人侵害系爭專利所得之實際利益為何，只有在修法前侵害人不能就成本或必要費用為舉證時，始得以銷售侵權物品之全部收入為所得利益。
⑵原告以被告進口系爭藥品數量為基礎，即以被告進口
價額為基礎，扣除被告於進口時自行申報之價額，則被告所得利益應為133,060,224.375 元（144,729,00
0 －11,668,775.625）云云。惟查被告並不因進口系爭藥品而獲得利益，且原告並未舉證證明被告進口系爭藥品所得之實際利益為何，其所述自不可採。故原告主張以販賣為目的而販入侵害專利產品，對專利權人造成之損害應以販入之數量估計云云。惟查原告並非擇定以專利權人所受之損害計算其損害賠償額，而係以侵害人因侵害行為所得之利益為計算其損害賠償額，故原告此主張亦不可採。是原告既擇定以被告因侵害行為所得利益計算其損害賠償額，自應以被告實際銷售系爭藥品之數量作為計算基礎。
⑶關於被告實際銷售系爭藥品之數量，被告提出寰宇藥
品資料管理股份有限公司（imshealth ）巿場調查統計資料計算被告公司就系爭藥品100 毫克自2012年第
4 季起至2014年第2 季止之在台灣銷售金額預估為52,384,850 元（參被證73，見本院卷㈦第21頁）為證，並為原告所不爭執（見本院卷㈦第331 頁），是關於被告銷售系爭藥品之總銷售額為52,384,850元，堪可認定。又上開總銷售額額究非「依侵害人因侵害行為所得之利益」，復非原告實際所受之損害，足見原告就其損害額之證明確實顯有重大困難，依民事訴訟法第222 條第2 項之規定，本院自得審酌一切情況，依所得心證定其數額。又原告雖同意以被告銷售系爭藥品之總營業額，乘上財政部公布之103 年度營利事業「人用西藥製造」業所得同業利潤標準之毛利率41％作為計算92年專利法第85條第1 項第2 款及現行專利法第97條第1 項第2 款規定之「依侵害人因侵害行為所得之利益」，但為被告所不同意（參本院卷㈦第331至332 頁）。惟查被告並非系爭藥品製造商，而係進口商，為原告所不爭執，雖原告主張系爭藥品確係國外諾華公司所製造，不應與被告認定為不同實體云云。惟查被告確實非製造系爭藥品之法人，是原告主張以103 年財政部營利事業各業所得額暨同業利潤標準中之「人用西藥製造業」之毛利率計算損害賠償金額，並不足採。原告又主張縱以103 年度營利事業「西藥批發」業所得同業利潤標準作為計算損害賠償金額，亦應採計毛利率22％為計算損害賠償金額之標準，為被告則抗辯毛利率應扣除營業費用方為被告所得利益，故應採計淨利率8 ％為計算標準等語。經查所謂毛利係指銷貨淨額扣除銷貨成本後之數額，而毛利扣除營業費用後即為營業淨利。又被告進口銷售系爭藥品自有一定之營業費用，而該等營業費用於無被告侵害專利之行為，權利人即原告製造銷售系爭專利藥品時亦會發生，故該等營業費用自應從被告之銷售額扣除，方屬倘無侵害人侵害專利之行為，權利人將因此可以得到之利益，故倘以同業利潤標準計算損害賠償額，自應依同業利潤標準之淨利率計算之，方符92年專利法第85條第1 項第2 款及現行專利法第97條第1項第2 款規定之「依侵害人因侵害行為所得之利益」之文義，此亦為系爭專利之原專利權人就「依侵害人因侵害行為所得之利益」所採計之計算標準（參最高法院103 年度台抗第507 號，見本院卷㈦第63頁）。
又財政部每年均就營利事業各種同業核定利潤標準，作為課徵所得稅之依據，其核定之同業利潤標準，係依據各業抽樣調查並徵詢各該業同業公會之意見而為核定，可謂依統計及經驗所定之標準，本院於酌定損害額時自得參酌之，是原告上開主張並不足取。又民事訴訟法第222 條第2 項核定專利損害賠償額之規定，本非專利侵權損害之實際數額，而係以一衡平概念，授權法院於具體個案中，斟酌一切可能影響之因素綜合判斷，本院審酌被告公司自101 年第4 季起至103年第2 季止，銷售系爭藥品之營業額共計52,384,850元（參被證73，見本院卷㈦第21頁）。而系爭藥品103年度之同業利潤標準之淨利率為8%，亦有財政部103年度之同業利潤標準表在卷足稽（參被證70，見本院卷㈥第234 至頁）。再參以同業利潤標準係財政部根據各該行業正常營運資料訂定，並不包括營業外損益，故以此計算被告公司因侵害行為所得之利益，並以此利益額「推定」為原告所受之損害額，尚無不當等情，應認原告因被告公司之侵權行為所受之損害為4,190,788 元。被告公司雖又主張原告公司就系爭專利怠於更正而與有過失云云。惟查於侵權訴訟中，原告就原公告之申請專利範圍本即得以「更正」作為被告有效性抗辯之防禦手段，且如前所述系爭專利更正前請求項1 、2 縱有誤記，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，可立即察覺之明顯誤記，且可直接並無歧異地知悉如何恢復其原意，應可判斷系爭藥品落入系爭專利更正前請求項1 、2 之文義範圍，不論原告有無為更正及其結果為何，就侵權比對而言，並不受影響。是被告上開抗辯並不足採。本院審酌本件已可證明之侵權事實、期間、態樣，並衡酌系爭專利技術對系爭藥品之技術及獲利之貢獻程度，系爭藥品之特性等一切情狀，認本件損害賠償金額應以4,190,788 元為適當。
⑷又修正前專利法第85條第3 項規定，侵害行為如屬故
意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之3 倍（該規定已於100 年12月21日修正公布刪除，復於102 年6 月11修正公布增列）。
原告主張被告公司故意侵權，應依修正前專利法第85條第3 項及現行專利法第97條第2 項酌定3 倍之賠償乙節，被告公司固辯稱：其並無故意侵權，無需科以
3 倍懲罰性賠償金等語。然被告公司之主要業務為製造及銷售各種西藥產品等，有被告公司資料查詢表附卷可稽（本院卷㈠第38頁），銷售系爭藥品亦為其主要業務，我國專利法係採早期公開制及登記公告制度，任何人均得查得相關專利資訊，事業實應負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權，是被告公司顯然明知系爭專利之存在，其進口銷售系爭藥品須獲得系爭專利之專利授權，且於原告寄發原證7 之函文後，被告仍為販賣系爭藥品之行為，有原告所提原證9 及10之系爭藥品包裝及收據（見本院卷㈠第43至44頁）附卷可稽，且迄今並未支付任何權利金予原告，顯然漠視專利權人之權益，侵權情節非輕，況對於故意侵權且情節非輕之行為人，倘仍僅以該法定賠償額或合理權利金計算損害賠償，而未酌定損害額以上之賠償，無異鼓勵行為人為專利侵權行為，蓋事先未取得專利授權，事後縱經專利權人請求損害賠償，亦僅須支付法定賠償額或合理權利金之損害賠償即可，自無須大費周章先取得專利授權，是此時自有酌定損害額以上賠償之必要，一方面使專利權人因提起訴訟所額外花費之勞力、時間、費用得到適度之賠償，一方面使行為人知所警惕，達到懲罰性損害賠償之效果，然被告公司侵害情節亦尚未達須以最高倍數3 倍懲罰之情況。是審酌上開各項情節，應認原告得請求酌定損害額1 倍之賠償。準此，原告得請求被告公司為懲罰賠償之金額即為4,190,788 元。被告公司此部分所辯，亦無可採。
⑸總計，被告應賠償原告8,381,576 元（計算式：4,190
,788＋4,190,788 ＝8,381,576 ），則原告於8,381,
576 元內請求被告賠償，自屬有據，逾此金額之請求為無理由，應予駁回。
⒊法定遲延利息之計算：
查本件原告係於102 年4 月2 日提起本訴，原請求165 萬元之損害賠償額，該部分之損害賠償額，被告應自102 年
4 月12日起負遲延責任（見本院卷㈠第158 頁），原告嗣於起訴後之103 年11月26日，擴張損害賠償額至1 億，該擴張訴之聲明狀繕本，於103 年11月28日送達至被告，有送達證書附卷可稽（見本院卷㈤第141 頁），逾上開165萬元損害賠償額之6,731,576 元之被告應給付予原告之賠償金，應自103 年11月27日起負遲延責任，而非自起訴狀繕本送達翌日起算。因此原告就其聲明請求之金額165 萬元，被告應自102 年4 月12日起至清償日止之付法定遲延利息，另原告擴張聲明部分就6,731, 576元之被告應給付予原告之賠償金，被告應自103 年11月27日起至清償日止之付法定遲延利息，即屬有據，逾此金額之請求為無理由，應予駁回。
⒋再按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他
人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23 條第2 項定有明文。查被告公司所製造銷售之系爭藥品，業已侵害原告之專利權，是被告公司之負責人即被告司徒諾格自應依前開規定與被告公司負連帶賠償責任。
七、綜上所述，系爭藥品落入系爭專利更正請求項1 、2 之文義範圍，被告公司有侵害系爭專利之過失存在，被告司徒諾格為被告公司法定代理人，自應依公司法第23條第2 項規定與被告公司負連帶責任，是原告依專利法相關規定，及公司法第23條第2 項規定，請求被告公司與被告司徒諾格連帶賠償就1,650,000 元部分，自102 年4 月12日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，就6,731, 576元部分，自103 年11月27日起至清償日止之按年息百分之5 計算之利息付法定遲延利息，逾此範圍之請求，即無理由，應予駁回。至原告請求排除侵害部分，因系爭專利獲准自103 年5 月13日起至105年7月2日止之延長期間應予撤銷，故系爭專利權期間至
103 年5 月12日即已屆滿，原告即不得依現行專利法第96條第1 項規定請求被告排除或防止侵害。是原告此部分請求，即無理由，應予駁回。
八、假執行之宣告：兩造均陳明願供擔保請准為宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分均與規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額予以宣告。至原告敗訴部分，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、所提證據及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此敘明。
十、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第85條第2項、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決如主文。
中 華 民 國 104 年 11 月 18 日
智慧財產法院第三庭
法 官 林靜雯以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 104 年 11 月 18 日
書記官 陳彥君