智慧財產法院民事裁定
102年度民抗更(一)字第1號抗 告 人 銘躍藥品有限公司兼法定代理人 林王乃幸抗 告 人 格瑞藥品有限公司兼法定代理人 沈英娟共同代理人 翁雅欣律師相 對 人 輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（Pfizer Ire
land Pharmaceuticals）法定代理人 彼得杜菲（Peter Duffy ）代 理 人 蔣大中律師
林芝余律師湯舒涵律師上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，抗告人對於中華民國
101 年10月29日本院101 年度民補字第71號裁定提起抗告，經最高法院發回更審，本院裁定如下：
主 文原裁定廢棄。
本件訴訟標的價額為新臺幣貳仟伍佰捌拾貳萬陸仟陸佰零捌元。
抗告費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。
理 由
一、相對人在原審以抗告人為被告，於民國101 年5 月10日起訴主張抗告人販賣「美好挺膜衣錠100 毫克」（下稱系爭藥品），侵害其所有證書號第083372號「用於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成物」發明專利（下稱系爭專利），並因此獲得不法利益，致其蒙受損害，依102年1 月1 日修正施行前專利法第84條、第85條規定，請求抗告人不得為販賣、要約或販賣系爭藥品或為其他侵害系爭專利之行為，抗告人銘躍藥品有限公司（下稱銘躍公司）與林王乃幸、格瑞藥品有限公司（下稱格瑞公司）與沈英娟各應連帶賠償其新臺幣（下同）1,000,000 元本息。經原審以：
㈠兩造均陳明抗告人從未向相對人或其經銷商購買「威而鋼膜衣錠」（下稱威而鋼），無從據以計算相對人因抗告人停止販賣與威而鋼具市場競爭關係之系爭藥品所能獲得之利益。且抗告人為地區藥品經銷商，其販售規模並未遍及全國，非系爭藥品之唯一或主要來源，自不得依威而鋼市場占有率因其他實質等同之藥品所受之影響及年度營業淨所得，乘以利潤損失期間2 年8 個月計算。㈡相對人應係以排除侵害之聲明為主請求，請求損害賠償部分為附帶請求，依民事訴訟法第77條之2 第2 項規定，自無須併算其價額。㈢本件相對人對抗告人銘躍公司及其法定代理人林王乃幸、對抗告人格瑞公司及其法定代理人沈英娟之請求，其訴訟標的價額各為1,650,000 元，合計3,300,000 元，並以此計算應徵之第一審裁判費為33,670元。抗告人即對之提起抗告。
二、抗告意旨略以：相對人為排除威而鋼於市場之競爭者，方對經銷商起訴，抗告人已提出諸多可供調查之客觀因素，原審未依職權調查，僅謂抗告人為地區藥品經銷商，即認不得以抗告人主張之方式計算，實有違誤。又本件排除侵害請求與損害賠償請求，其訴訟標的在經濟上係各自獨立，且二者本為不同之請求權基礎，勝敗亦非必屬一致，二者自無民事訴訟法第77條之2 第2 項規定之「附帶」關係，自應加以併算其追加起訴部分之訴訟標的價額。爰依法提出抗告，請求廢棄原裁定等語。
三、按抗告法院認抗告為有理由者，應廢棄或變更原裁定；非有必要，不得命原法院或審判長更為裁定（民事訴訟法第436條之1 第3 項準用第492 條定參照）。次按（第1 項）訴訟標的之價額，由法院核定，（第2 項）核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準，無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準，民事訴訟法第77條之1 第1 項、第2項定有明文。又（第1 項）以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之，但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之，（第2 項）以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額，同法第77條之2 第1 項、第2 項亦有明文。該附帶請求與主請求標的間須具有主從關係，且附帶請求係隨主訴訟標的之法律關係存在而發生者，始有本條項規定之適用（最高法院102 年度第3 次民事庭會議決議、102 年度台抗字第317 號民事裁定參照）。
四、查相對人原起訴聲明請求抗告人不得為販賣之要約或販賣系爭藥品或為其他侵害系爭專利之行為（原審卷第4 頁），嗣於101 年8 月7 日具狀追加第2 、3 項聲明，分別請求抗告人銘躍公司與林王乃幸、格瑞公司與沈英娟各應連帶賠償1,000,000 元本息（原審卷第229 至232 頁），此經相對人於本院審理時確認（本院卷第35頁之準備程序筆錄）。相對人係主張抗告人販賣之系爭藥品侵害系爭專利，因本件排除侵害之請求（起訴聲明第1 項），除請求排除已發生之侵害外，並請求起訴後禁止再為侵害相對人所享有之系爭專利權，防止發生因專利權繼續受侵害所生之損害，此係後續侵害行為之排除，其目的並非在填補相對人已生之損害，其成立與否須調查侵害專利權事實之有無及於事實審言詞辯論終結前是否存在。而起訴聲明第2 、3 項請求賠償過去已生之損害，係就已發生侵害專利權所生損害為填補。此二者所請求之經濟上利益並非相同，而係各自獨立，是就侵害專利權已生損害之請求並非源自於防止侵害請求權所生之損害，其間並無主從之附帶關係，自應依民事訴訟法第77條之2 第1 項前段規定併算其訴訟標的價額（最高法院102 年度第3 次民事庭會議決議、102 年度台抗字第317 號民事裁定參照）。故相對人仍主張本件有民事訴訟法第77條之2 第2 項不併算價額規定之適用云云（本院卷第52頁反面至53頁），委無可採。
五、起訴聲明第1 項之訴訟標的價額：㈠關於起訴聲明第1 項之不行為請求，因屬侵權行為之排除侵
害聲明，起訴時並無交易價額之可言，是此部分訴訟標的之價額，以相對人就訴訟標的所有之利益為準，即相對人因抗告人停止侵害系爭專利權所獲得之利益。由於兩造均已就上開排除侵害聲明訴訟標的價額充分陳述意見並提供多項證據資料，足供本院參照各種客觀事實綜合概算抗告人停止侵害後相對人可得之所有利益（詳後述），是本件並無民事訴訟法第77條之12所稱其訴訟標的之價額不能核定之情事。至相對人所舉臺灣高等法院暨所屬法院（79）廳民一字第914 號研究意見、司法院98年度智慧財產法律座談會民事訴訟類相關議題第6 號提案之法律見解，以及另案（本院100 年民專訴125 、112 號等）有關訴訟標的價額之核定，均僅供參考，本件仍應視具體個案情節、訴訟資料及本院調查結果而定，附此敘明。
㈡爰審酌下列各種客觀事實，綜合概算抗告人停止侵害後相對人可得之所有利益：
⒈系爭藥品（學名藥）與系爭專利、威而鋼（原廠藥）之特殊關係：
⑴學名藥，係指與國內已核准之藥品具同成分、同劑型、
同劑量、同療效之製劑（藥品查驗登記審查準則第4 條第2 款規定參照）。因新藥開發必須長期投入鉅額資金，一旦研發成功，即可申請專利權之保護，並排除競爭者進入該藥品市場，同時藉由高額藥價以回收研發成本。於原廠藥專利權屆滿後，其他藥商即可依據原廠藥因申請專利時所公開之資訊，產製同成分、同劑型、同劑量、同療效之製劑（即學名藥），因先前於原廠藥申請查驗登記時業已進行完整之安全性及有效性試驗，且原廠藥上市後，已有相當時間可為人體使用經驗之參考，故為有效利用社會資源，簡化學名藥申請上市之程序，所應檢附之技術性資料較為簡單，並要求學名藥之仿單應與原廠藥一致（即「一致性原則（"Same As" Princi
ple ）」）。而由於節省研發新藥之成本，學名藥之價格較原廠藥為低，審酌國民用藥安全、健康保險之財政負擔及有效利用社會資源等因素，世界各國莫不積極鼓勵學名藥之發展。
⑵相對人及被授權人臺灣輝瑞大藥廠股份有限公司利用系
爭專利所請成分製造威而鋼，並取得「威而鋼膜衣錠50公絲」、「威而鋼膜衣錠100 公絲」藥品許可證（衛署藥製字第022382、022383號），適用症為成年男性勃起功能障礙，此為相對人所自陳（原審卷第6 頁，本院卷第79頁），且為抗告人所不爭（本院卷第38頁），並有藥品許可證、藥品許可證查詢資料附卷可稽（原審卷第33至34頁，本院卷第40至43頁）。而系爭藥品為第三人南光化學製藥股份有限公司製造之學名藥，並取得「美好挺膜衣錠100 毫克」藥品許可證（衛署藥製字第055972號），適用症為成年男性勃起功能障礙，此為兩造所不爭，並有藥品許可證查詢資料在卷足憑（原審卷第59頁）。是以，威而鋼為系爭專利實施之物品，且為原廠藥，系爭藥品則與威而鋼具同成分、同劑型、同劑量、同療效之學名藥，二者同屬治療成年男性勃起功能障礙之藥品市場，而處於互相競爭之市場地位。
⒉兩造間之交易往來關係：
抗告人未向相對人或其經銷商購買威而鋼，此為兩造所自陳（原審卷第272 、273 頁）。
⒊抗告人於起訴前每年銷售系爭藥品之平均數量：
雖本院命抗告人提出其於101 年迄今銷售系爭藥品之資料（本院卷第76頁），惟抗告人僅提出由第三人寰宇藥品資料管理股份有限公司（下稱寰宇公司）所出具之市場調查統計資料，而未提出抗告人本身銷售系爭藥品之資料。依上開寰宇公司市場調查所載，系爭藥品（OKPOWER 100MG）於101 年度在臺灣地區之銷售數量為41,552顆（本院卷第71、88至89頁之抗更一證2 、5 ），惟抗告人格瑞公司、銘躍公司（下稱抗告人二公司）乃系爭藥品之地區性經銷商，上開銷售數量並非抗告人二公司之實際銷售數量，此為兩造所不爭（抗告人部分見本院卷第69、86頁，相對人部分見本院卷第83、91頁反面）。而原審前以101 年度民聲字第17號裁定准許相對人所為保全證據之聲請，抗告人二公司分別於101 年6 月15日、18日陳報其銷售系爭藥品資料（101 年度民聲字第17號卷第96至99頁），於同年
1 月至5 月，抗告人二公司對外銷售系爭藥品之數量共40,828顆，平均每月銷售8,165.6 顆（40,828÷5=8,165.6），應以此銷售數據較為客觀。
⒋相對人起訴時就威而鋼之獲利率：
⑴相對人對於依寰宇公司就成年男性勃起功能障礙藥品自
西元2008至2012年之統計資料所載之威而鋼銷售金額（本院卷第71頁之抗更一證2 ）、以及按民國100 年1 月11日中國時報報導（原審卷第118 頁之聲證6 ）所載威而鋼99年銷售金額、數量所計算之單價341 元作為銷售威而鋼藥品予地區性經銷商之價格等情均無意見（本院卷第83頁）。而參酌抗告人所提寰宇公司市場調查所載，威而鋼100 MG於101 年度在臺灣地區之銷售金額為686,264,010 元，數量為2,234,276 顆（本院卷第88至89頁之抗更一證5 ），是其平均單價為307.15元（686,264,010 ÷2,234,276=307.15）。
⑵本院命相對人陳報其於本件101 年5 月10日起訴時就威
而鋼之獲利率資料（本院卷第36頁），惟相對人迄未陳報，而兩造均同意以財政部「101 年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準」之口服用藥製造業同業利潤標準的淨利率19% （本院卷第73頁之抗更一證4 ），核算相對人101 年度威而鋼之銷售利潤（抗告人部分見本院卷第68反面至69頁，相對人部分見本院卷第83頁）。爰審酌財政部所訂頒訂之「營利事業各業所得額暨同業利潤標準」，係財政部國稅局依所得稅法施行細則第73條規定參照各地區國稅局調查資料、各業同業公會意見暨財稅資料中心提供之先前年度全國營利事業各業申報資料後，邀集工商團體、會計師公會及其他地區國稅局等共同研商訂定，並報財政部備查。於營利事業未辦理結算申報，或於稽徵機關進行調查時經通知而未提示相關帳簿、文據等證明文件供核時，稽徵機關即依所得稅法第79條及第83條規定，按同業利潤標準核定其營利事業所得額及應納稅額。故營利事業各業所得額暨同業利潤標準係屬判定該行業所得利潤之客觀依據，足供推算相對人之年度所得利潤。因兩造未再提出其他證據資料足以證明相對人起訴時就威而鋼之獲利率，是本件即以前述口服用藥製造業同業利潤標準之淨利率19% 為準。
⒌系爭專利權賸餘年數與案件審理期間：
⑴相對人係於101 年5 月10日提起本件訴訟（原審卷第4
頁），而系爭專利之專利權期間至105 年7 月2 日止（原審卷第15頁之專利證書），是系爭專利權賸餘年數為
4 年2 個月。又依智慧財產法院辦案期限規則第3 條第
1 、2 款條、各級法院辦案期限實施要點第2 點第8 款規定，本件訴訟自第一審至第三審之最長辦案期限合計
4 年4 個月（1 年4 個月+2年+1年=4年4 個月），預估本件訴訟確定日為105 年9 月10日，屆時系爭專利業已期滿消滅，已無排除侵害請求權之可言，故以系爭專利權賸餘年數（4 年2 個月）計算「相對人因抗告人停止侵害所獲利益」之期間。
⑵至相對人雖就訴之聲明第1 項排除侵害之聲明請求宣告
假執行（原審卷第4 頁），雖有見解認為因於一審判決後即能發生執行力，則計算「相對人因抗告人停止侵害所獲利益」之期間應扣除一審辦案期間云云。惟有關排除侵害之判決性質上得否宣告假執行，容或有不同之見解，且若相對人此部分請求於一審敗訴，即無准許假執行、發生執行力之可言，嗣於二審始勝訴並宣告假執行，則是否應扣除一、二審辦案期間？是上開計算期間的標準似有疑義。而相對人之所以因抗告人停止侵害而可獲得利益，係本於系爭專利之排他權可合理預期經由本件訴訟而實現，與相對人是否聲請假執行無涉。
⒍其他可替代非侵權產品之市場占有率：
抗告人固曾於原審提出犀利士、樂威壯等治療勃起障礙藥品之資料（原審卷第140 至144 頁），惟該網頁資料發表於93年12月30日，時間過於久遠，所載各藥品之市場占有率尚難作為本件之佐證。雖經本院審理時命兩造陳報「其他可替代非侵權產品之市場占有率」之證據資料，惟兩造均表明無法提供等語（本院卷第36、67頁）。
⒎綜上，威而鋼（系爭專利之藥品）與系爭藥品具有原廠藥
與學名藥之關係，同處治療成年男性勃起功能障礙之藥品競爭市場。而兩造均未能提出其他可替代非侵權產品之市場占有率的證據資料，倘相對人之本案訴訟勝訴，亦即抗告人不得未經同意而得為販賣之要約或販賣系爭藥品，有成年男性勃起功能障礙之消費者即無法購得系爭藥品，而可能轉向購買威而鋼使用。因系爭藥品與威而鋼之成分、劑型、劑量、及療效均屬相同，是本件應可合理推論如無抗告人販賣系爭藥品之行為，消費者即改買威而鋼，是相對人可合理預期威而鋼增加銷售之數量，即抗告人販賣系爭藥品之數量。而威而鋼平均單價為307.15元，抗告人二公司平均每月銷售系爭藥品之數量為8,165.6 顆，已於前述，據此計算自本件起訴時起至系爭專利權期滿日止，可預期相對人因排除抗告人侵害行為後可得販賣威而鋼之所得利益為23,826,608元（計算式：「威而鋼之單價$307.1
5 」X 「系爭藥品之平均每月銷售數量8,165.6 顆」X 「同業利潤（19% ）」X 「系爭專利之剩餘年限（4 年2 月）」=$23,826,608.38 。元以下四捨五入）。
⒏至抗告人主張本件應以相對人就威而鋼藥品之銷售市場利
益為依據，而以威而鋼之銷售總額核算訴訟標的價額云云（本院卷第38、68至69頁）。因相對人於本件所行使之系爭專利係實施於威而鋼，是威而鋼之銷售所得直接來自於系爭專利權專有之排他性，於專利權期間內，他人未經相對人之同意，不得實施系爭專利（物之發明），即不得擅自製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物（修正前專利法第56條第1 項規定參照），故相對人因排除抗告人擅自販賣系爭藥品之侵害後，合理推認原先購買系爭藥品之消費者因此改買威而鋼代之。抗告人此部分主張忽略相對人就威而鋼之銷售總額並非全然來自排除抗告人進入此類藥品市場之故，況抗告人僅為銷售系爭藥品之經銷商，本件僅限於排除抗告人擅自販賣系爭藥品之行為，抗告人逕以威而鋼銷售總額全數認屬相對人因本件排除侵害所得之利益，即屬有誤。
⒐另抗告人所指相對人在排除競爭後的威而鋼享有超額利潤
，剝奪消費大眾可因正常競爭而購買便宜價格藥品的公共利益，本件訴訟標的價額核定，不應僅審酌學名藥之銷售利益，更應審酌原廠藥廠商排除競爭者後，所得獨佔之消費者公共利益，101 年度即高達447,124,768 元云云（本院卷第85頁反面、86頁反面）。惟按消費者剩餘（Consumer's Surplus），乃英國古典學派經濟學家Alfred Marsh
all 於西元1974年以需求曲線導出之概念，係指消費者就所購買之商品，其所願意提出之價格，與其實際所支付之價格之間的差額，用以說明消費者在完全競爭巿場可取得較獨占巿場更大的經濟福利。惟Alfred Marshall 之理論是預設的市場狀態，亦即其需求曲線唯有考慮商品價格之變化對其需求數量之影響，至其他相關商品的價格與所得水準均屬固定，實則商品價格發生變動時，必將對其他商品價格及實質所得水準發生一定影響，復無法確知其影響次序，而產生「路徑相依」（path dependency ）現象，致無從計算消費者剩餘的固定值。縱如抗告人所述，消費者因威而鋼與系爭藥品之價格差異而可能享受較低價格之經濟上利益，然此並非相對人因本件排除侵害訴訟預期可得之利益，且本件乃關於侵害專利權之訴訟，至相對人是否享有獨占地位、有無剝奪所謂「消費者因採購價格合理學名藥而可節省之剩餘的公共利益」，與本案無涉。抗告人逕自以威而鋼、系爭藥品銷售單價及數量之差異，計算所謂「原廠藥廠商排除競爭者後，所得獨佔之消費者公共利益」，即屬無據。
⒑抗告人又主張：相對人為壟斷市場，挾其為國際大藥廠之
龐大資源，屢屢利用訴訟程序為其不正競爭之手段，達到排除所有市場競爭者之目的，系爭藥品難有正常之銷售可言云云（本院卷第85頁）。惟侵權訴訟之提起，本即係專利權人對特定侵害行為人排除侵害之救濟手段之一，如無其他積極證據，原則上係屬正當權利之行使行為，本件訴訟標的價額之核算應僅以相對人因抗告人停止侵害所獲利益為限，至相對人有無不正競爭情事、系爭藥品能否於市場上競爭，即非本件所能審究。是抗告人此部分主張，委無可採。
六、起訴聲明第2 、3 項之訴訟標的價額：相對人分別請求抗告人銘躍公司及林王乃幸、格瑞公司及沈英娟損害賠償，依民事訴訟法第77條之1 第2 項規定，各以其訴訟標的之金額1,000,000 元為其訴訟標的價額。
七、綜上所述，本件應併算起訴聲明第1 項至第3 項訴訟標的價額為25,826,608元（23,826,608+1,000,000+1,000,000=25,826,608 ）。原審以相對人之損害賠償請求為排除專利權侵害之附帶請求，且核定排除侵害請求之訴訟標的價額各為1,650,000 元，共3,300,000 元，進而課徵第一審裁判費33,670元，於法不合。從而，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄改判，為有理由，應予准許。爰將原裁定關於訴訟標的價額核定之裁定部分予以廢棄。惟本件核定訴訟標的價額後，因涉及第一審起訴裁判費補繳及本件起訴是否合於其他法定要件之審酌，由原審一併處理為宜。爰廢棄原裁定，發回由原審另行依法處理。
據上論結，本件抗告為有理由，爰裁定如主文。
中 華 民 國 102 年 9 月 12 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 陳容正法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
對於本裁定，除以適用法規顯有錯誤為理由，不得再抗告。
如提起再抗告，應於本裁定送達後10日內，委任律師為代理人，向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000 元。
中 華 民 國 102 年 9 月 12 日
書記官 林佳蘋