智慧財產法院民事裁定
103年度民全字第8號聲 請 人 中國砂輪企業股份有限公司法定代理人 林陳滿麗代 理 人 黃麗蓉律師代 理 人 馮達發律師代 理 人 李彥群律師相 對 人 宋健民上列當人間專利權爭議等事件，聲請人聲請假處分，本院裁定如下：
主 文聲請人以新臺幣壹佰陸拾伍萬元，或等值之中國信託商業銀行承德分行無記名可轉讓定期存單或銀行保證書為債務人供擔保後，債務人就如附表所示專利不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更之行為。
聲請程序費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。
理 由
一、聲請人聲請意旨略以：㈠聲請人中國砂輪企業股份有限公司是我國上市公司，也是世
界鑽石工具（用以研磨、切削）之領導廠商。因相對人自稱其具有研發製造鑽石工具之能力，兩造乃於民國（下同）85年10月28日簽訂英文版「Joint Venture Agreement 」（下稱「英文版JVA 」，聲證2-1 ），委任相對人為聲請人研發製造鑽石工具之相關技術（下稱系爭合作案），聲請人並與相對人簽訂工作契約（聲證3 ）、聘任合約書（聲證4 ），委任相對人於聲請人公司工作。就系爭合作案，雙方於91年
8 月21日另簽署中文版「Joint Venture Agreement 」（下稱「中文版JVA 」（聲證2-2 ），聲請人亦自93年起，於公司內部成立鑽石科技中心（DTC ），委任相對人擔任總經理，負責執行系爭合作案，並於97年10月15日再簽署「JV增補條款」（聲證2- 3），合意變更「英文版JVA 」及「中文版
JVA 」關於專利權歸屬及其他約定內容。嗣於98年間，因相對人私自在外與聲請人競爭對手合作，並以系爭合作案專利作價入股，聲請人知悉後，為求補救，乃要求相對人於99及
100 年間陸續簽署「備忘錄」（下稱備忘錄㈠）、「備忘錄㈡」、「備忘錄㈢」（聲證2-4 至2-6 ），以降低對聲請人之損害並提前清算部分系爭合作案專利，且於99年5 月1 日起，將相對人轉調為技術顧問，仍負責執行系爭合作案、管理鑽石科技中心，至系爭合作案於102 年10月28日屆期終止。依據兩造間合約，系爭合作案所產出之專利，係由聲請人出資及維護，以相對人名義登記專利，聲請人享有「專利實施權」、「專利所有權（權利金支付期限內有三分之二權利，支付期滿後取得100 % 權利）」、「專利移轉請求權」等權利。兩造於102 年10月28日合約屆期終止時，應依約清算專利結束合作關係，相對人並應於CMP 鑽石碟產品之權利金支付期限即102 年12月31日屆至後一週內，將所有實施於CM
P 鑽石碟產品之專利過戶登記予聲請人（JV增補條款第4 條第4 項、第5 項）。惟相對人竟違約拒不將聲請人已實施之專利過戶予聲請人，並威脅對聲請人提出專利侵權訴訟。相對人於103 年8 月5 日委請美國律師寄發警告函予聲請人（聲證1） ，聲稱聲請人之CMP 鑽石碟產品侵害其美國專利第8,777,699 號（下稱美國'699號專利），該美國專利尚有台灣對應案（台灣專利申請號00000000 0號，已於提出本件聲請後之103 年9 月11日公告為I45194 2號發明專利）及中國對應案（申請公布號CZ000000000 ）（以下合稱系爭專利），系爭專利均屬系爭合作案產出之專利權，相對人不僅不得主張聲請人侵害專利權，更應容許聲請人實施系爭專利。
㈡相對人非但拒將系爭合作案產出之專利權過戶予聲請人，且
對聲請人享有之系爭合作案相關專利，有下列不法侵害、變更標的現狀之事實，致聲請人請求相對人移轉系爭專利等本案請求日後不能強制執行或甚難執行之虞，有以本件假處分保全之必要：
⒈相對人眼見合作期間即將於102 年10月28日屆滿，聲請人
無意延續，乃欲於100 年間前往錸鑽科技股份有限公司（下稱「錸鑽公司」）任職（相對人目前為錸鑽公司董事兼總經理，聲證9 ），聲請人勉為同意並使相對人轉任技術顧問。聲請人嗣後發現，相對人竟擅自將系爭合作案之至少22件國內外相關專利轉讓予錸鑽公司，助長錸鑽公司與聲請人公司競爭。上開22件專利中，有5 件（聲證10編號
1 至5 ）之專利證書為聲請人所保管，相對人竟向智慧財產局公務員謊稱該等專利證書已遺失。
⒉相對人擅自將系爭合作案所生之中國專利申請號第000000
00 .0 號轉讓予深圳嵩洋微電子技術有限公司（下稱嵩洋公司），將中國專利申請號第00000000.2號、第00000000.4號及第00000000.7號轉讓予中國台鑽科技（鄭州）有限公司（下稱台鑽公司）。
⒊相對人另從不詳時間起至101 年5 月23日止，擅自停止維
護（停止支付專利年費）系爭合作案所生22件國內外專利，致專利權失效。
⒋相對人於101 年2 月間，擅自指示美國TNW 法律事務所進
行與系爭合作案目的無關之12件專利侵權分析（2 件屬聲請人所有，其餘10件則均屬系爭合作案專利），企圖以系爭合作案之經費報銷，經聲請人拒絕後，相對人竟稱將在美國以該10件專利對聲請人提起專利侵權訴訟（聲證13）。
⒌相對人更於本院102年度民專抗字第15號假處分事件（下
稱另案假處分事件）審理期間，擅自將聲請人於該案聲請假處分標的中之5件美國專利（美國專利號6,039,641 、6,193,770、6,286,49 8、6,679,243及7,124,753），移轉予相對人於美國設立之DiaMind USA LLC公司（下稱「DiaMind公司」），聲請人即時查知並陳報法院後，相對人方於102年10月18、23日分批將該5件專利轉回自己名下。本院嗣以另案假處分確定裁定准許假處分，禁止其就14件系爭合作案專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更，裁定理由明確肯認聲請人已釋明就系爭合作案專利享有「專利移轉請求權」、「契約上不作為請求權」等權利。
⒍現相對人又提出美國專利'699號，聲稱聲請人之CMP 鑽石
碟產品侵害其專利權云云（聲證1 ），情形與上開另案假處分確定裁定相同，惟其已非以電子郵件恫嚇聲請人而已，而係已經委請美國律師寄發警告函，其不法侵害聲請人之「專利所有權」、「專利實施權」、「專利移轉請求權」等權利之情甚明。況查，相對人不但未依約將如附表所示系爭專利過戶予聲請人，反違約擅自將其中美國專利'699號讓與錸鑽公司，至該專利獲權後則迅速移回自己名下且對聲請人主張侵權，顯已嚴重侵害聲請人之上開權利，更有繼續不法變更系爭專利現狀之虞。
㈢聲請人已提起本案訴訟，請求確認聲請人就系爭專利享有實
施權，及相對人應將系爭專利申請權移轉登記予原告（本院
103 年度民專訴字第96號），惟鑑於相對人前揭不法移轉、拋棄數十件系爭合作案專利之舉，同樣登記在其名下或由其擔任負責人所控制之錸鑽公司名下之系爭專利，亦甚有可能遭其以相同手法處分或變更，且本件請求標的現狀如有變更，日後將不能或甚難執行之虞，故有以假處分保全之必要，為此，願供擔保，依民事訴訟法第532 條規定，聲請假處分。
㈣並聲明：
⒈在兩造間相對人應將附表所示專利移轉登記予聲請人之訴
訟判決確定前，相對人不得就附表所示之專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更。
⒉第一項聲請，聲請人願提供現金或等值之中國信託商業銀行承德分行無記名可轉讓定期存單或銀行保證書為擔保。
⒊聲請費用由相對人負擔。
二、按債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分。假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之，民事訴訟法第53
2 條定有明文。次按請求及假扣押之原因，應釋明之。前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押；請求及假扣押之原因雖經釋明，法院亦得命債權人供擔保後為假扣押，上開規定於假處分亦準用之，民事訴訟法第526 條第1 項、第
2 項、第3 項、第533 條前段亦有明文規定。民事訴訟法第
532 條規定之假處分，乃為防止債務人就其應為給付之特定物為處分，致債權人於將來無法滿足請求標的物之給付，而採取之保全措施，因此假處分所欲確保者應為非金錢給付之請求標的物現狀之保持，以備將來強制執行（最高法院87年度台抗字第271 號裁定要旨參照）。又所謂「釋明」，乃當事人提出可即時調查之證據，使法院產生薄弱之心證，相信其主張之事實大致可信而言（民事訴訟法第284 條）。至於債權人之本案請求是否確實存在，有待將來本案訴訟審理確認，尚非假處分程序所得審究之事項。
三、聲請人主張之事實，業據提出103 年8 月5 日相對人致聲請人之警告函英文版JVA 、中文版JVA 、JV增補條款、備忘錄
㈠、備忘錄㈡、備忘錄㈢、工作契約、聘任合約書、本院10
2 年民專抗字第15號民事裁定、遭相對人擅自移轉之系爭合作案26件專利之證明文件、聲請人持有聲證10編號1 至5 專利證書影本、遭相對人拋棄之系爭合作案22件專利之證明文件、2012年2 月7 日至23日相對人電子郵件、102 年10月17日美國專利商標局網頁資料及DiaMind 公司設立文件、102年10月22及29日美國專利商標局網頁資料、103 年8 月6 日「美國專利'699號」美國專利商標局網頁資料為證。
四、兩造間訂立之英文版JVA 、中文版JVA 、JV增補條款僅約定，兩造合作生產鑽石工具（diamond tools ）或鑽石產品，由聲請人提供技術以外必要之資源，相對人提供技術，所為之合作事業，並未限定系爭合作案欲開發技術之範圍。兩造簽訂中文版JVA 時，相對人僅擁有四項專利權（即中文版JV
A 第6 條所載中華民國發明第115958號、125249號、美國US0000000 號、US0000000B1 號專利權），其後由原始四項專利陸續開發新的技術，故凡由聲請人提供資源，相對人提供技術，於JV合約有效期間內所共同開發鑽石工具相關技術，均屬系爭JV產出之專利。又系爭專利申請日為99年9 月21日，係JV合約有效期間內所申請，且其技術內容與原始四項專利之主要技術，具有關連性，可視為係由原始四項專利衍生應用之技術，而屬於系爭合作案產出之專利權，業經本院10
3 年度民暫字第11號定暫時狀態之處分裁定認定在案（未確定）。又聲請人主張其就系爭JV合約之專利權享有「專利實施權」、「專利所有權（權利金支付期限內有2/3 權利，支付期滿後取得100 % 權利）」、「專利移轉請求權」部分，除本院103 年度民暫字第11號定暫時狀態之處分裁定認聲請人已提出相當之證據釋明之外，本院102 年度民專抗字第15號假處分裁定（已確定），亦採相同見解，故聲請人假處分之請求，其舉證應已達釋明之程度。
五、兩造間之JV合約已於102 年10月28日屆滿，並因合約爭議衍生多件民刑事訴訟，且相對人有將系爭合作案之相關專利轉讓予錸鑽公司、中國Ｏ洋公司、中國Ｏ鑽公司、停止維護系爭合作案所生專利，致專利權失效。並於另案假處分事件審理期間，將聲請人於該案聲請假處分標的中之5 件美國專利（美國專利號6,039,641 、6,193,770 、6,286,498 、6,679,2 43及7,124,753 ），移轉予相對人於美國設立之DiaMind 公司，經聲請人陳報法院後，相對人方於102 年10月18、23日分批將該5 件專利轉回自己名下等行為，堪信系爭專利確有可能因相對人之移轉或處分行為，而有變更現狀之虞。又查，聲請人已就假處分之保全之請求提起本案訴訟（本院103 年度民專訴字第96號），其訴之聲明第1 項為確認聲請人就系爭專利享有實施權；第2 項為相對人應將系爭專利之專利申請權移轉登記予聲請人。本院審酌聲請人如於本案訴訟判決確定前，將系爭專利予以處分、設定負擔、授權或為其他變更行為，日後聲請人縱使取得勝訴判決確定，恐有不能執行或甚難執行之虞，因認聲請人本件假處分之聲請有保全之必要性，應予准許。
六、擔保金之酌定：法院為附條件之假處分裁定，命於債權人供擔保後得為假處分，此項擔保係備賠償債務人所應受之損害，法院定此項擔保額時，應斟酌債務人因假處分所可能受到之損害多寡，依職權裁量之（最高法院48年台抗字第18號、48年台抗字第142號判例意旨參照）。經查，本件聲請人提出之證據資料，雖已釋明請求及假處分之原因，惟聲請人之本案請求權是否確實存在，仍待本案訴訟審理方能確定，本院依民事訴訟法第526條第3項規定，仍得命聲請人供擔保後為假處分。經審酌聲請人於另案假處分事件（本院102年度民專抗字第15號）就系爭合作案於4年4個月之本案訴訟期間內所可能應付之全部權利金，已提供高達2億1039萬9448元之擔保金在案；另本院103年度民暫字第11號定暫時狀態之處分事件，亦裁定聲請人提供1005萬元擔保金後，相對人應容許聲請人於本案訴訟確定前得實施系爭專利權，對於相對人在本案訴訟期間可能受有權利金之損害，應已提供適足之保障；又兩造間關於系爭合作案支付權利金係以「產品」而非以「專利權」計算，相對人指控系爭專利所涉產品S-DG DISK產品僅為聲請人支付權利金產品項目之一，其價值尚難評估，本件假處分准許之內容，係禁止相對人於本案判決確定前，不得為讓與、信託、授權實施等處分行為，並非完全剝奪其行使權利等情，爰酌定擔保金額如主文所示。
七、依智慧財產案件審理法第1條、第22條、民事訴訟法第533條前段、第526條、第95條、第78條，裁定如主文。中 華 民 國 104 年 1 月 30 日
智慧財產法院第三庭
法 官 彭洪英以上正本係照原本作成。
如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。
中 華 民 國 104 年 1 月 30 日
書記官 郭宇修附註：
一、債權人收受本裁定正本後已逾30日者，不得聲請執行。
二、債權人依本裁定辦理提存後，應另行具狀並預繳執行費用，聲請執行。