智慧財產法院民事判決
103年度民商上更(一)字第2號上 訴 人 維他露食品股份有限公司法定代理人 邵瑋霖訴訟代理人 楊祺雄律師
余惠如律師被上訴人 佳格食品股份有限公司法定代理人 曹德風訴訟代理人 陳博建律師
許譽鐘律師上列當事人間排除侵害商標權事件，上訴人對於中華民國102 年
2 月26日本院101 年度民商訴字第29號第一審判決提起上訴，經最高法院第1 次發回本院更審，本院於104 年2 月26日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決除確定部分外廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人不得使用相同或近似上訴人所有如原審判決附表（二）第1 至4 項所示註冊商標「御茶園」之文字或圖樣於醬油或其他類似之調味料商品、包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品，或於提供該等服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之。
第一、二審及發回前第三審訴訟費用，除確定部分外，由被上訴人負擔。
事實及理由
一、本件原審為被上訴人不得使用相同或近似上訴人有如原審判決附表（一）所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣於醬油商品或其他類似之調味料商品包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；亦不得將相同或近似上訴人所有如原審判決附表（一）所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣用於醬油或其他類似之調味料商品或與服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之，並將上訴人其餘之訴駁回之一部勝訴判決，上訴人就其敗訴部分不服，提起上訴，本院前審亦駁回其上訴，上訴人仍未甘服，提起第三審上訴，經最高法院廢棄本院前審駁回關於上訴人對於原審判決附表（二）1 至4 項請求之上訴及該訴訟費用部分，至上訴人逾上開請求之部分，業經最高法院駁回確定在案，自非本院審理範圍，合先敘明。
二、上訴人主張：
(一)提起排除侵害及預防侵害訴訟，不以實害已發生為必要，且本件確已發生商標識別性減損之實害：
參照上訴人於原審所提之證據可知，被上訴人確有將「御茶釀」商標使用於其所生產之商品，並鋪貨於市場，足證有侵害上訴人就原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標所享有商標權之事實。前開事實不因被上訴人於起訴後稱其已逐步更改標示，即得改變被上訴人有侵權之事實，亦無法證明被上訴人將來無繼續侵權之虞。
(二)行政處分自送達相對人及已知之利害關係人時即已生公示效力，不因訴願或者行政訴訟之提起得遲延起算行政處分生效之時間點，且被上訴人於上訴人提示相關法令規定後仍繼續使用「御茶釀」商標，自屬明知，亦無法排除未來有續行侵權之虞：
參照訴願法第93條第1項及行政程序法第110條第1項之規定可知，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）撤銷「御茶釀」商標註冊之行政處分至遲於民國（下同）101 年3 月30日送達被上訴人之時起即已生公示效力。況「御茶釀」商標經智慧局於101 年3 月28日審定撤銷註冊後，上訴人亦曾委託法律事務所於101 年7 月31日以律師函，檢附包含原審判決附表
（二）第1 至4 項所示之「御茶園」系列商標，寄予被上訴人之法定代理人，請其指示被上訴人立即停止侵害上訴人商標權之行為，則被上訴人事實上亦明知且持續使用「御茶釀」商標，自已侵害上訴人所有原審判決附表（二）第1 至4項所示之商標。而被上訴人亦未曾提出任何證據證明其已下架並回收標示有「御茶釀」商標之商品，故其侵權行為至少持續至原審審理期間。
(三)原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標係延續既有之著名「御茶園」商標而申請註冊，並均為「御茶園」純文字商標，於將來均有被上訴人以近似之「御茶釀」商標侵害之虞，自應給予上訴人所有之原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標完整之保護：
上訴人於所有之「御茶園」系列商標成為著名商標後，為保護該著名商標之識別性並多角化發展，故衍生註冊如原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標，指定使用於飲料零售、食品零售、食品調理包、醬油等調味料以及飲料等商品或服務，被上訴人於原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標獲准註冊後仍持續使用「御茶釀」商標於醬油商品，則原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標即仍有併受侵害之情形，未來亦有持續受侵害之虞，為維護著名「御茶園」系列商標之識別性，實有將原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標併列為受保護之商標權範圍內，以避免已臻著名之「御茶園」系列商標之識別性再受損。而原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標既與經確定判決肯認之原審判決附表（一）所示之商標外觀完全相同，屬著名之「御茶園」系列商標之延續註冊部分，於將來自亦有併受被上訴人侵害商標識別性之虞，上訴人一併就原審判決附表（二）第1 至4項所示之系爭商標主張行使商標法第69條第1 項所定之排除及預防侵害請求權，即屬適法。
(四)參照被上訴人新申請註冊商標案資料可知，被上訴人已另案向智慧局申請註冊「得意的一天御茶釀」商標，指定使用於與本件相同之醬油及調味料等商品或服務；同時另結合「御茶」、「釀」字樣，指定使用於與原審判決附表（二）第1至4 項所示之商標相同之第30類「茶、醬油及調味料」等商品申請註冊，共計8 件新申請註冊商標。觀諸前開被上訴人新申請註冊商標，其主要文字組合方式顯與本件受認定侵權之「御茶釀」商標相同，仍與上訴人所有之「御茶園」商標高度近似，且均指定使用於與本件相同或類似之商品或服務。被上訴人前開重新申請註冊商標之行為，係沿襲舊有之「御茶釀」商標申請註冊，意在藉「御茶」、「釀」文字組合之商標註冊方式混淆相關消費者對商品來源之認知，其申請難謂為善意。
(五)上訴聲明：1.第一審判決關於駁回上訴人下列第二項部分之上訴及該訴訟費用部分廢棄。2.上廢棄部分：被上訴人不得使用相同或近似上訴人所有如第一審判決附表（二）第1 項至第4 項所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣於醬油商品或其他類似之調味料商品包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；亦不得將相同或近似上訴人所有如第一審判決附表（二）第1 項至第4 項所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣用於醬油或其他類似之調味料商品或與提供該等服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之。
三、被上訴人則以：
(一)「御茶釀」商標之善意先使用不受原審判決附表（二）第1至4 項所示之商標拘束：
1.參照商標法第68條第3 款、第70條第1 款及最高法院102 年台上字第769 號判決可知，我國乃採「先註冊」主義，皆以已先行註冊之「註冊商標」為保護對象，由註冊在先之商標具有優先之排他權能，並無可能侵害註冊在後之商標。原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標均係於98年間註冊，而被上訴人所有之「御茶釀」商標則早於95年7 月28日即已申請註冊，並於96年2 月7 日獲准註冊。故原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標註冊在後，相對於「御茶釀」商標而言，並非已註冊商標，縱兩者之圖型或指定使用商品或有近似或類似等情形，亦應以「御茶釀」商標具有優先效力，豈可反稱原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標有受侵害之虞。
2.「御茶釀」商標係於95年7 月28日申請註冊，並於96年2月7日註冊通過，已如前述，縱認為無效，亦應在智慧局102年
6 月16日公告撤銷「御茶釀」商標後，方自始無效。再被上訴人於96年2 月7 日取得系爭「御茶釀」商標註冊後，即開始使用於醬油類商品，陸續投入大量行銷宣傳費用，並由知名藝人擔任代言人，銷售通路遍及全國各地，顯係於系爭商標註冊前，即已善意使用，應有商標法第36條第1 項第3 款之適用。前開被上訴人就「御茶釀」商標之使用行為，乃客觀存在之事實，不因該等期間內有無使用權限而有所不同，亦即不受其嗣後商標註冊遭撤銷而受影響。尤以「御茶釀」商標係受智慧局核准註冊之商標，且智慧局亦曾駁回上訴人所提評定，當非「自始非法之註冊」，顯見被上訴人自獲准註冊後之使用均為善意，自屬商標法第36條第1 項第3 款之善意先使用人，不受原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標效力所及，上訴人自不得主張預防侵害。
(二)被上訴人就「御茶釀」商標之使用未侵害原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標：
1.於「御茶釀」商標公告撤銷前，被上訴人自102 年1 月起至
102 年11月間早已改用「美茶釀」商標近10個月，且各大賣場廣告文宣、電視廣告、標籤委外印製單亦併同修改。縱依上訴人102 年1 月17日自行購買被上訴人所生產醬油產品之賣場發票，亦可見商品名稱已改為「得意的一天美茶釀醬油」，顯見相關產品之商標早於102 年1 月間早已全面將產品名稱改為「美茶釀」，且已全面改使用「美茶釀」商標。則被上訴人停止使用「御茶釀」商標之時點係102 年1 月間，顯早於102 年4 月11日。
2.市面上雖短暫併存「美茶釀」及「御茶釀」商標，然實係因縱被上訴人立即全面回收，惟並無法預期下架之所需時間，方有極短時間「御茶釀」和「美茶釀」併存之情況，然102年初起迄今，各大通路之廣告文宣確實僅餘使用「美茶釀」商標之產品。且被上訴人銷售醬油商品之通路地點高達萬餘家，縱於臺北市範圍內亦不可能全面加以控制，況為位於臺中市之單一經銷據點，自不能以單一偶然個案逕論係被上訴人繼續使用「御茶釀」商標，答辯聲明：上訴駁回。
四、本院之判斷：
(一)原審判決附表（一）及附表（二）第5 至30項所示之商標，業經原審及最高法院判決確定在案，非本院審理範圍，已如前述，上訴人於本院主張原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標有受被上訴人侵害及侵害之虞，故有依商標法第69條第1 項之規定，請求排除及預防侵害之必要，為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯，故本件之爭點為：被上訴人之行為是否有侵害上訴人所有如原審判決附表（二）第1 至4項所示商標，或有侵害之虞，而有依商標法第69條第1 項之規定，請求排除或防止侵害之必要。
(二)按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項定有明文。次按排除侵害係一種不作為請求權，故客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論侵害人之主觀要件，且權利內容之完全實現上，如遭到某種事由之妨害或有妨害之虞時，權利所有人當然有權請求排除該妨害，以保全權利的完整性，此時應與侵權人之主觀要件無關。對此，無體財產權亦同，商標權人所享有之排他權利，因加害人之妨害行為而喪失其完整性，或有妨害之虞，而可能喪失完整性，商標權人當然可請求排除侵害或防止侵害，而毋庸論其主觀上是否有故意或過失。經查，原審判決附表（二）第1 至4 項所示之商標於98、99年間即經上訴人向智慧局申請註冊獲准，上訴人於101年7 月31日寄發律師函，請求被上訴人立即停止侵害上訴人就包含原審判決附表（二）第1 至4 項所示之「御茶園」商標權之行為（見本院前審卷（一）第215 至216 頁），然被上訴人仍持續使用「御茶釀」商標於醬油類產品，並以律師函函覆上訴人，在「御茶釀」商標經智慧局撤銷確定前，其得合法使用「御茶釀」商標（見本院前審卷（一）第272 至
274 頁），故至少迄被上訴人行政訴訟敗訴確定，智慧局於
102 年6 月16日依最高行政法院裁定意旨公告撤銷本件「御茶釀」商標時止，被上訴人仍繼續使用「御茶釀」商標行銷其產品長達10月餘，且被上訴人於100 至101 年間亦曾以包含中文「御茶」及「釀」之商標，向智慧局申請註冊獲准，其中2 件商標並已經智慧局撤銷其註冊，且經最高行政法院駁回被上訴人之上訴確定，此有智慧局商標資料檢索服務查詢結果、相關審定書、訴願決定書及判決影本附卷足證（見本院卷第102 至143 頁）。查被上訴人縱得於「御茶釀」商標經撤銷確定前主張善意使用，亦無法改變其使用「御茶釀」之商標，客觀上已侵害原審判決附表（二）第1 至4 項商標權之完整性，況被上訴人於原行政訴訟判決後，仍有以包含中文「御茶」及「釀」之中文，申請註冊商標之事實，則上訴人主張被上訴人於原審判決附表（二）第1 至4 項商標註冊後，有侵害該商標之客觀事實，及有侵害之虞之可能，非不可採。
五、綜上所述，上訴人請求被上訴人不得使用相同或近似上訴人所有如原審判決附表（二）第1 至4 項所示之註冊商標「御茶園」之文字或圖樣於醬油或其他類似之調味料商品、包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品，或於提供該等服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之，應予准許。原審駁回上訴人上開應准許部分，尚有未洽，上訴人就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄，改判如主文第2 、3 項所示。
六、本件為判決基礎之事證已明，兩造其餘主張、陳述及所提證據，經審酌後，認均與本件結論無礙，不再一一論列。
據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450 條、第78條、第463 條，判決如主文。
中 華 民 國 104 年 3 月 26 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 熊誦梅
法 官 蔡如琪法 官 林秀圓以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 104 年 3 月 27 日
書記官 謝金宏附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。