智慧財產法院民事判決
103年度民商上字第10號上 訴 人 喜美旅行社股份有限公司法定代理人 莊世忠訴訟代理人 劉煌基律師複代理人 柯瑞源律師
王姿淨律師被上訴人 喜泰旅行社股份有限公司法定代理人 江碩平被上訴人 華泰旅行社股份有限公司法定代理人 莊世棠共 同訴訟代理人 張家琦律師
林鳳秋律師複代理人 陳亭如
黃雅鈴律師劉雅雲律師上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國
103 年3 月25日本院102 年度民商訴字第34號第一審判決提起上訴，本院於104 年6 月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：緣註冊第00000000號紙鶴商標圖樣（下稱系爭紙鶴商標，如附圖2 所示）原登記為被上訴人喜泰旅行社股份股份有限公司（下稱喜泰公司）所有，而上訴人與被上訴人喜泰公司、華泰旅行社股份有限公司（下稱華泰公司）原為關係企業，民國100 年下半年集團即有將被上訴人喜泰公司出售之計畫，被上訴人喜泰公司董事會遂於100 年12月19日召開臨時董事會（下稱系爭董事會）決議將系爭紙鶴商標移轉給上訴人，並於101 年2 月22日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）辦理移轉登記，經智慧局於101 年5 月16日公告，上訴人自為系爭紙鶴商標之商標權人，上訴人又於102年2 月16日取得註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），系爭商標與系爭紙鶴商標圖樣並不近似，且上訴人既為系爭紙鶴商標之商標權人，系爭商標自無商標法第30條第1 項第10款之撤銷事由存在。系爭商標註冊後，上訴人並未授權被上訴人喜泰公司、華泰公司使用系爭商標，詎其等竟分別委託兆豐國際商業銀行股份有限公司（下稱兆豐銀行）、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）將系爭商標印製於支票上，並用於旅行服務所生運輸票務退款等各項往來，而向各該旅遊同業及辦理退票之一般消費者行使，侵害系爭商標權甚明，爰依商標法第68條、第69條、第71條、民法第195 條規定，請求被上訴人喜泰公司、華泰公司應刊登道歉啟示；被上訴人喜泰公司、華泰公司分別賠償上訴人各新台幣（下同）100 萬元等語。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，聲明：⑴原判決廢棄。⑵被上訴人喜泰公司股份有限公司應負擔費用，將附件一內容刊載於旅奇週刊二分之一內頁壹期，並刊載於蘋果日報全國版頭版報頭下( 二單位；4.4x11.4cm）、經濟日報全國版A1外報頭（24.8 * 7.8 cm ）、工商時報A1外報頭（19.5X7.8 cm ）各壹日。⑶被上訴人華泰公司股份有限公司應負擔費用，將附件二內容刊載於旅奇週刊二分之一內頁壹期，並刊載於蘋果日報全國版頭版報頭下( 二單位；4.4x11.4cm）、經濟日報全國版A1外報頭（24.8 * 7.8 cm ）、工商時報A1外報頭（19.5X7.8 cm ）各壹日。⑷被上訴人喜泰公司股份有限公司應給付上訴人15萬元。⑸被上訴人華泰公司股份有限公司應給付上訴人新台幣15萬元。⑹就前二項聲明，上訴人願供擔保假執行（上訴人未聲明不服部份已確定，不在本院審理範圍）。
二、被上訴人則以：100 年12月19日被上訴人喜泰公司並未召開系爭董事會，上訴人所提之臨時董事會會議紀錄虛偽不實，又利害關係人黃○○、莊世忠未依法迴避，縱有召開系爭董事會亦因違反公司法第206 條規定而無效，且系爭紙鶴商標為喜泰公司重大資產，其移轉未依公司法第185 條經股東會決議，且並未依公司法第223 條以監察人為公司代表，亦對喜泰公司不生效力，是系爭紙鶴商標仍屬被上訴人喜泰公司所有，而上訴人將系爭紙鶴商標與註冊第00000000號華泰旅遊商標（下稱系爭華泰旅遊商標，如附圖3 所示）組合後申請系爭商標，系爭商標圖樣與被上訴人喜泰公司所有之系爭紙鶴商標圖樣構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標自違反商標法第30條第1 項第10款規定，上訴人不得以系爭商標對被上訴人主張權利。又系爭紙鶴商標與系爭華泰旅遊商標，自80年間起即由兩造相互授權合併使用，被上訴人自始即有權使用系爭商標，縱喜泰公司經營權於101 年
5 月移轉予江碩平，惟上訴人與被上訴人均延續20多年來的業務合作，此由上訴人102 年出版之年曆及本件起訴後上訴人之網站資料即可得知，此一事實不因上訴人於102 年2 月始向主關機關為系爭商標之登記而有不同，故上訴人一再以
102 年2 月16日取得系爭商標之登記時點為切割，主張其自該時點後即從未有授權云云，顯係故意以此模糊確有長期相互授權使用之事實。另支票僅為支付工具，並非作為行銷之目的，被上訴人於支票上使用系爭商標，並非商標之使用等語，資為抗辯，並答辯聲明：⑴上訴駁回。⑵如受不利之判決，被上訴人願供擔保，請准免於假執行之宣告。
三、下列事實有各該證據附卷可參，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷二第47至48頁）：
（一）被上訴人喜泰公司於80年10月16日註冊取得系爭紙鶴商標，嗣於101 年5 月16日公告移轉登記為上訴人所有（見原審卷一第55頁）。
（二）上訴人於84年7 月1 日註冊取得系爭華泰旅遊商標，於10
2 年2 月16日註冊取得系爭商標（見原審卷一第15至16頁） 。
（三）上訴人與被上訴人自80年起，即以系爭紙鶴商標及系爭華泰旅遊商標合併為一商標圖樣共同使用（見原審卷一第56至68頁、本院卷二第58、104 頁）。
（四）被上訴人喜泰公司於101 年8 月9 日委託兆豐銀行印製發行之支票（戶名：喜泰公司股份有限公司，帳號：00000000000 ，帳戶申請人黃○○），其上印有系爭商標圖樣（見原審卷一第21至22頁、第86頁）。
（五）被上訴人華泰公司於101 年7 月間委託中信銀行印製發行之支票（戶名：華泰公司股份有限公司，帳號：000000000000），其上印有系爭商標圖樣（見原審卷一第23頁、第
107 頁）。
（六）被上訴人喜泰公司、華泰公司於102 年2 月16日以後至本件上訴人起訴時止，有使用印有系爭商標圖樣支票之行為。
四、本院與兩造整理並協議簡化之爭點如下（見本院卷二第48頁）：
（一）系爭商標是否有撤銷事由存在致上訴人不得向被上訴人主張商標權？
１、系爭紙鶴商標之移轉應召開董事會或股東會決議行之？
２、被上訴人喜泰公司是否有召開上述會議，若無，系爭紙鶴商標之移轉效力為何？
３、若被上訴人喜泰公司有召開上述會議，則系爭紙鶴商標之移轉是否因違反公司法第206 條之規定而無效、或因違反公司法第185 條或第223 條規定而對被上訴人喜泰公司不生效力？
４、若系爭紙鶴商標之移轉無效或不生效力，則系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1 項第10款所定應撤銷事由存在？
（二）被上訴人喜泰公司、華泰公司是否侵害系爭商標權？
１、被上訴人喜泰公司、華泰公司使用印製有系爭商標圖樣支票之行為，是否構成商標之使用？
２、若是，被上訴人喜泰公司、華泰公司是否有權使用系爭商標？
（三）上訴人依商標法第69條第3 項、第71條、民法第222 條第
2 項規定，請求被上訴人喜泰公司、華泰公司各賠償15萬元，是否有據？
（四）上訴人依民法第195 條第1 項規定，請求被上訴人喜泰公司、華泰公司刊登道歉啟示，是否有據？
五、本院之判斷：
（一）系爭商標並無商標法第30條第1項第10款撤銷事由存在：
１、被上訴人喜泰公司於80年10月16日取得系爭紙鶴商標，於
101 年5 月16日公告移轉登記為上訴人所有，上訴人喜美於84年7 月1 日註冊取得系爭華泰旅遊商標，於102 年2月16日註冊取得系爭商標，系爭商標圖樣係結合系爭紙鶴商標與系爭華泰旅遊商標所構成等情，有各該商標登記資料附卷可參（見原審卷一第15至16頁、第18至19頁）。被上訴人辯稱系爭商標違反商標法第30條第1 項第10款規定，無非係以系爭紙鶴商標移轉無效故仍屬被上訴人喜泰公司所有，系爭商標與系爭紙鶴商標構成近似有致相關消費者混淆誤認等語，為其所憑主要論據，經查：
⑴按相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或
申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，商標法第30條第1 項第10款定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度判字第455 號判決參照）。經比較系爭商標與系爭紙鶴商標，系爭商標中之紙鶴圖樣雖與系爭紙鶴商標相同，然系爭商標由系爭紙鶴商標與系爭華泰旅遊商標所構成，其中紙鶴圖樣置於左側，僅占整體商標圖樣的四分之一，其餘四分之三為華泰旅遊商標圖樣，而系爭紙鶴商標並非著名商標，無從於消費者心中產生區辨商品來源之地位，相關消費者見系爭商標圖樣，應係以較大之中文字「華泰旅遊」作為主要區辨商品服務來源之印象，是系爭商標與系爭紙鶴商標異時異地隔離觀之，予消費者之寓目印象，一為「華泰旅遊」，一為紙鶴圖樣，是應認兩者近似程度不高，被上訴人雖稱：系爭紙鶴商標與麥當勞、NIKE、味全等圖形商標相同均有高度識別性云云，並未舉證以實其說，自不足採。再者，被上訴人自承：兩造自80年起即將系爭紙鶴商標與系爭華泰旅遊商標相互授權合併使用，故被上訴人有權使用系爭商標等語（見本院卷二第104至105頁），被上訴人所使用者既為既為結合系爭紙鶴商標與系爭華泰旅遊商標之商標圖樣（即系爭商標圖樣），自無所謂「系爭商標」將使消費者混淆與「系爭紙鶴商標」來源相同之疑慮，蓋兩商標之實際使用態樣本係指向同一來源，因此並無上開條文之適用。
⑵再按商標目的之一在保障消費者利益、維護市場公平競爭
，因商標係消費者用以識別商品或服務來源之重要指標，亦為企業用以表彰自己商標或服務與他人區辨之重要標識，若不同來源的兩商標因相同或近似而使消費者誤認為兩商標之使用者存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有發生誤認誤購之可能時，為保障消費者利益，並維護市場公平競爭，應使後註冊之商標不得註冊，因此，於民事侵權案件中當事人以此主張有效性抗辯時，應以事實審言詞辯論終結前有「他人註冊商標」之存在為前提，若由註冊簿觀之，並無「他人」註冊商標之存在，則商標對外公示上並無「不同來源」之情形，消費者自無所謂「混淆誤認為同一來源」之可能，即無上開條文之適用。準此，本件系爭紙鶴商標縱有被上訴人所指移轉無效之情形，然上訴人與被上訴人喜泰公司間就系爭紙鶴商標移轉爭議事件，仍未經判決確定，是於本件事實審言詞辯論終結前，系爭紙鶴商標在商標登記簿上仍登記為上訴人所有，既然系爭紙鶴商標與系爭商標之商標權人均為上訴人，而非不同商標權人，外觀上消費者即無「將不同來源之兩商標誤認為同一來源」之可能，蓋因系爭紙鶴商標與系爭商標來源均為上訴人也，是系爭商標自無相同或近似「他人」商標之情形，被上訴人依此主張系爭商標有商標法第30條第1 項第10款之適用，要無足取。
⑶準此，縱被上訴人所稱系爭紙鶴商標移轉無效之主張為可
採，然系爭商標與系爭紙鶴商標近似度不高，且被上訴人喜泰公司係以系爭商標而非系爭紙鶴商標表彰其商品服務來源，又系爭紙鶴商標現在仍登記為上訴人所有，系爭商標並無近似於「他人」商標可言，消費者自無混淆誤認兩商標商品或服務來源之虞，因此系爭商標並無商標法第30條第1 項第10款之撤銷事由存在。
（二）被上訴人喜泰公司、華泰公司並未侵害系爭商標：
１、上訴人主張被上訴人於支票上印製系爭商標圖樣侵害其商標權，被上訴人則辯稱支票為支付工具，故其行為並不構成商標使用等語。按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：三、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。商標法第5 條第1 項第4 款定有明文。所謂「商業文書」，係指訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等；所謂「行銷之目的」，指基於商業交易之目的，向市場促銷或銷售其商品或服務而言，若其有將商標用於商品或服務上，惟非基於行銷之目的，消費者無從藉此認識其使用商標之行為係為表彰商品或服務來源之意，自不構成商標之使用。次按「稱支票者，謂發票人簽發一定之金額，委託金融業者於見票時，無條件支付與受款人或執票人之票據。」、「支票依背書及交付而轉讓。」票據法第4條第1項、第144 條準用第30條第1 項定有明文。本件被上訴人雖於支票上使用系爭商標圖樣，然其將支票交付予他人用以支付費用，被上訴人係「買方」而非「賣方」，自無「行銷自己商品或服務」可言，此與發票係作為銷貨憑證而可認有行銷目的不同，上訴人主張：在支票上使用商標，情形與發票相同均為商標之使用云云，尚無可採。又若在發票上使用商標，則發票往往隨同所提供之商品或服務一併交付予消費者，自可認發票上使用商標之行為構成商標之使用，然若在支票上使用商標，僅有表彰款項支付來源之意義（即發票人為何人），惟何人會支付款項與表彰商品服務來源無涉，難謂符合商標法上商標使用之定義，被上訴人此部份所辯應屬可採，準此，被上訴人上開行為既不構成商標之使用，即無侵害上訴人商標權可言。
２、再查，兩造原為關係企業，自80年起，即相互授權將系爭紙鶴商標與系爭華泰旅遊商標併用，作為兩造提供商品服務之標識，該併用之圖樣即為本件系爭商標圖樣等情，為兩造所不爭執（見本院卷二第58、104 頁），而系爭紙鶴商標於101 年2 月20日移轉予上訴人所有（見原審卷二第91頁），並經智慧局於101 年5 月16日公告，兩造對於系爭紙鶴商標移轉之效力雖有爭執，然縱如上訴人所述該移轉係有效，惟上訴人於101 年2 月20日取得系爭紙鶴商標後，上訴人所製版印刷之102 年年曆上，不僅使用系爭商標圖樣，並記載被上訴人喜泰公司、華泰公司之電話、地址（見原審卷一第62頁），尤有甚者，被上訴人喜泰旅行社101 年10月24日始設立登記之台中分公司（見原審卷一第167 頁）、101 年10月30日始設立登記之彰化分公司（見原審卷一第170 頁）亦一併記載於上開年曆上，由此足見於系爭紙鶴商標與華泰旅遊商標均為上訴人所有後，上訴人仍延續先前使用慣例授權被上訴人使用系爭商標，其授權之效力並不因系爭商標於102 年2 月16日向智慧局取得註冊登記而受影響。再者，縱如上訴人所述，應以其註冊取得系爭商標之時間點即102 年2 月16日以後認定其是否有授權行為，然商標授權不以書面為必要，證人曾○○於103 年1 月28日到庭證稱：其為喜美旅行社台中分公司經理，任職公司21年至今，兩造都是共同使用紙鶴及華泰旅遊商標，因為其對外的銷售、文宣、廣告，都是使用該兩商標等語（見原審卷三第32至33頁），復參酌上訴人於本件起訴後公司網頁仍繼續使用系爭商標圖樣並記載其全省服務據點包含被上訴人喜泰公司之中壢、苗栗分公司及被上訴人華泰公司高雄總公司、台南分公司等（見原審卷一第63頁），均足證被上訴人辯稱於系爭商標註冊後上訴人仍有授權其等使用系爭商標等語洵屬有據，應堪採信。上訴人雖主張：上開網頁係因公司人員疏失未移除云云，惟商標係表彰自己商品服務之重要標識，若兩造間並無授權使用系爭商標之合意，上訴人理應重新製作網站以維護自身商標權，豈有於網站上將被上訴人喜泰公司、華泰公司列為全省服務據點而共同使用系爭商標之理，上訴人上開所辯當不足採。上訴人又主張：102 年2 月間上訴人已與江碩平洽談返還喜泰公司經營權問題，101 年間被上訴人華泰公司負責人莊世棠私自變更股東名簿排除莊世忠等人之經營權，上訴人自無可能在此時將系爭商標授權被上訴人使用云云，然兩造自80年起即共同使用系爭商標，此無論係於上訴人取得系爭紙鶴商標後、或於上訴人取得系爭商標登記後，均未改變，上訴人確實有授權被上訴人使用系爭商標等情，已如前述，而依上訴人所提之備忘錄記載：「甲乙雙方同意前於101 年所簽訂之買賣喜泰旅行社股份有限公司之買賣契約合意解除，應回復101 年4 月30日之原狀... 」（見本院卷一第101 頁），足見當時江碩平已同意將喜泰公司返還給原經營團隊，上訴人授權喜泰公司繼續使用系爭商標，與常情自不相違，至上訴人法定代理人雖與被上訴人華泰公司法定代理人間有股權紛爭，惟該時間點既發生在101 年間，何以上訴人102 年年曆及之後的網頁仍將華泰公司列為其上？衡諸兩造自80年起即共同使用系爭商標，所共同累積之商譽已達20多年，是否因喜泰公司移轉經營權，或公司負責人間有股權糾紛，即不授權被上訴人使用系爭商標，顯非無疑，本院認被上訴人所提證據已足證明兩造間確實有商標授權關係存在，被上訴人有權使用系爭商標應堪認定，上訴人上開所述並不足採。
３、上訴人雖又主張：被上訴人喜泰公司民權分公司招牌上使用系爭商標侵害上訴人商標權等語（見本院卷二第140頁），辜不論本院於104年3月16日與兩造協議簡化之爭點中，上開侵權態樣並未在上訴人主張之列（見本院卷二第47至48頁），依民事訴訟法第463條準用第270條之1第3項規定，上訴人應受其拘束而不得再行提出，況被上訴人有權使用系爭商標等情，已如前述，被上訴人喜泰旅行社上開行為亦無侵害商標權可言。
六、綜上所述，系爭商標雖無商標法第30條第1 項第10款撤銷事由存在，然被上訴人喜泰公司、華泰公司並未侵害上訴人系爭商標權，從而，上訴人依商標法第68條、第69條、第71條、民法第195條規定，請求被上訴人喜泰公司、華泰公司刊登道歉啟示並賠償上訴人損害等語，均無理由。原審為上訴人敗訴之判決，所持理由與本院雖有不同，惟結論並無二致，仍應維持。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件事實已明，被上訴人聲請向經濟部函調經濟部經商字第09102088350 號、經濟部經商字第09500526860 號、經濟部經商字第09902408450 號函之所有相關作成背景資料，以證明本件董事會決議程序之瑕疵，並請求傳訊莊世棠、吳○○，證明喜泰公司之董事會議、股東會議紀錄及股東名冊均由上訴人單方面所保管，及被上訴人自始即有權使用系爭商標之事實，然本院已認被上訴人並無侵害系爭商標權，是上開事項核無調查之必要，另兩造其餘爭點、攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為亦均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449 條第2 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 104 年 7 月 2 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 曾啟謀
法 官 林秀圓法 官 蔡如琪以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
書記官 邱于婷中 華 民 國 104 年 7 月 13 日附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。