智慧財產法院民事判決
103年度民商上字第8號上 訴 人 喜美旅行社股份有限公司法定代理人 莊世忠訴訟代理人 劉煌基律師複代理人 柯瑞源律師
王姿淨律師被上訴人 喜泰旅行社股份有限公司法定代理人 江碩平訴訟代理人 張家琦律師
林鳳秋律師複代理人 陳亭如
黃雅鈴律師劉雅雲律師上列當事人間商標權權利歸屬等事件，上訴人對於中華民國103年4 月11日本院102 年度民商訴字第41號第一審判決提起上訴，，本院於民國104 年6 月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人應將商標移轉變更登記及排除侵害部分，及假執行之宣告，暨命上訴人負擔訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人主張：
(一)被上訴人原係我國註冊第53644 號「喜泰公司標章」商標（下稱系爭商標）之商標權人，並自登記設立之初，即使用系爭商標表彰被上訴人公司之商品及服務。然曾於民國（下同）94年3 月10日至101 年6 月25日擔任被上訴人公司董事長之原審被告黃文桂（此部分經原審判決駁回，因被上訴人未上訴而確定），擅自將系爭商標移轉予上訴人公司。被上訴人於102 年7 月5 日以（102 ）泰字第13070501號發函予上訴人公司，請其回復系爭商標之移轉變更並停止侵害系爭商標，且於102 年8 月14日再次寄發存證信函予上訴人。惟上訴人公司不僅未進行移轉變更登記等相關事項，並仍於其公司之網頁、商品及服務，使用系爭商標，自已侵害系爭商標之商標權。
(二)被上訴人並未於100 年12月19日臨時董事會（下稱系爭董事會）決議將系爭商標移轉予上訴人：
1.被上訴人公司自登記設立之初，即使用系爭商標表彰被上訴人公司之商品及服務。被上訴人公司於移轉經營權前，從事同業間票務工作、團客、直客等業務，長達20年之久，皆以系爭商標為表彰，縱移轉經營權，新經營團隊既仍從事與移轉前相同之業務，且由契約書亦記載「整合全省票務業務資源……擴大經營」可知，既欲整合票務擴大經營，自有繼續使用系爭商標之必要，自無將系爭商標移轉之動機及理由。而101 年5 月28日被上訴人公司由董事長黃文桂對外代表與新經營團隊圓泰投資股份有限公司（下稱圓泰公司）、江碩平及吳瑞蓮等人簽立契約書，參照前開契約書前言「整合全省票務業務資源、並以收購丁方全部股權及現金增資方式擴大經營」等約定內容可知，既被上訴人公司欲擴大經營，自不可能將系爭商標移轉。況被上訴人公司對外營業所使用之相關商品文宣資料，均標示有系爭商標，顯見系爭商標對於被上訴人公司有其營業上之必要性，自無移轉系爭商標之動機。
2.上訴人所提之系爭董事會會議紀錄係屬不實：參照公司法第207 條、第183 條第1 項之規定可知，董事會會議依法應作成議事錄，並應經主席簽名或蓋章。系爭董事會會議紀錄上並無任何公司章之蓋印，亦未有主席及記錄者蓋章，與前揭規定不符，另依民法第3 條及73條之規定可知，系爭董事會會議紀錄，顯未依法定方式記載，依法自屬無效。再由訴外人吳瑞蓮於本院102 年度民商訴字第34號案件（下稱另案）103 年1 月28日之證述，以及被上訴人公司歷來董事會會議紀錄上，除會蓋上被上訴人公司之公司章，並由主席及記錄者蓋章外，同時亦有「董事會開會簽到簿」，前開簽到簿上亦蓋有被上訴人公司之公司章，並由與會者親自簽名，則系爭董事會會議記錄，並未做成出席簽到簿，顯與被上訴人公司歷來之董事會會議記錄文件有所不符，當屬無效。
3.被上訴人公司未曾於系爭董事會決議將系爭商標移轉予上訴人：
參照原審被告莊世忠（此部分亦經原審判決駁回，因被上訴人未上訴而確定）於另案證述時表示「我們通常自己的董監事會就是幾個人談一談回去執行，沒有做會議紀錄。」，以及其就系爭董事會之開會情形、會議內容均有故意迴避及違反常理之陳述，足證系爭董事會確不存在，系爭董事會會議記錄確屬不實。再參原審被告黃文桂於另案就上訴人所指系爭董事會之會議情形，證詞顯有相互矛盾，亦與訴外人莊世棠之證述不符，足證系爭董事會會議紀錄為不實。又參訴外人劉本立於另案之證詞，及其所稱「董事會開會每次都會簽到」，與訴外人莊世棠證稱「以前開會，董事長、出席人員一定會簽到」相符等情，亦證系爭董事會會議紀錄並無主席、記錄之簽名或蓋章，亦無董事會開會之簽到簿，更無該次出席人員之簽名、蓋章，其並非真實，且由訴外人莊世棠於另案之證詞亦可知，系爭董事會確非存在。況由系爭董事會會議紀錄所記載及相關證據之內容，與上訴人之主張均明顯不符，更足證系爭董事會會議紀錄確屬不實。且依民事訴訟法第357 條規定，上訴人對其所提出之系爭董事會會議紀錄，依法負有證明真正之義務，上訴人既未依法舉證證明為真，自無形式證據力。
(三)縱100 年12月19日臨時董事會即系爭董事會確有做成決議（下稱系爭董事會決議），惟有利害關係股東即原審被告黃文桂、莊世忠未依法迴避，系爭董事會決議之做成已違反公司法第206 條規定，故系爭董事會決議應屬無效；且系爭商標亦屬被上訴人公司重大資產，其移轉未依公司法第185 條經股東會決議，亦屬無效：
1.參照另案判決理由，關於系爭董事會決議之認定可知，因原審被告黃文桂及莊世忠均屬有自身利害關係之人，依公司法第178 條、第180 條第2 項之規定可知，不得行使表決權，亦不得算入出席董事會之人數，系爭董事會決議縱將系爭商標移轉予上訴人公司，亦因違反公司法第206 條規定而無效。
2.系爭商標屬被上訴人公司之重大資產，故縱有系爭董事會決議存在，重大資產之移轉依公司法第185 條規定需經股東會決議，則系爭商標之移轉既未經股東會決議，系爭董事會決議自屬無效：
⑴參照相關實務見解可知，因商標係象徵企業之標誌，有極高
之商業價值，況系爭商標自80年註冊起，迄今已使用20餘年。而參照訴外人吳瑞蓮、莊世棠、曾雪君於另案之證述亦可知，系爭商標乃由被上訴人公司長期持續使用，與公司整體營業密不可分，足以影響其所營事業之成就，另被上訴人公司對外營業所使用之相關商品文宣資料，均標示有系爭商標，顯見系爭商標對於被上訴人公司有其營業上之必要性，且被上訴人公司員工所出具之聲明書，亦表示系爭商標對被上訴人公司之營運有重大影響，自足證系爭商標為重大資產。⑵系爭商標既為被上訴人公司之重大資產，上訴人亦承認系爭
商標之移轉未經股東會決議，則上訴人未經股東會決議移轉系爭商標，違反公司法第185 條規定，參照相關實務見解可知，其縱有系爭董事會決議，對於被上訴人公司亦不生效力。
(四)系爭商標之商標權移轉契約書（下稱系爭移轉契約書）未約定對價，且契約之生效日竟溯及簽約日之前將近20年之久，與常情有違，內容顯屬不實，況系爭移轉契約書既為原審被告黃文桂未經董事會決議無權代表所簽立，且為通謀虛偽意思表示，系爭移轉契約書自屬無效：
1.被上訴人公司於80年間之董事長為莊世棠、上訴人公司之董事長則為陳清輝，並非系爭移轉契約書所載之原審被告黃文桂與莊世忠，則其上「本契約自民國八十年十月十六日起生效」之記載，應屬不實，且系爭移轉契約書之生效日期既為
80 年10 月16日，則原審被告黃文桂與莊世忠並無公司之代表權。又系爭移轉契約書之記載亦與經濟部智慧財產局（下稱智慧局）所公告記載，即被上訴人公司為系爭商標所有權人之事實不符。況系爭移轉契約書未就使用系爭商標之對價有所約定，且契約之生效日竟溯及簽約日前近20年之久，亦與常情有違。
2.原審被告黃文桂於另案證述「喜泰公司與喜美公司並未簽署系爭移轉契約書」，則既未簽署，其僅係公司之法定代理人，顯係冒用被上訴人公司與上訴人公司之名義而簽立。且系爭移轉契約書之生效日期既為80年10月16日，則原審被告黃文桂與莊世忠並無公司之代表權，已如前述。又系爭移轉契約書上所載之簽約日為「101 年2 月20日」，顯係在101 年
2 月22日將商標移轉登記申請書送予智慧局前即已完成，智慧局應不可能要求倒填系爭移轉契約書之生效日。而上訴人主張系爭移轉契約書上記載「80年10月16日移轉生效」確屬真實，卻另於系爭董事會會議記錄上，記載於100 年12月19日有做成移轉系爭商標予上訴人公司之決議，顯與系爭移轉契約書之生效日記載不符，且系爭董事會會議紀錄亦無移轉日期溯及既往生效之記載，足見系爭移轉契約書應非真實。
3.參照最高法院85年台上字第963 號判例可知，本件既未經公司董事會之意思機關作成移轉系爭商標之決定，則縱原審被告黃文桂有代表被上訴人公司簽立系爭移轉契約書，亦屬無權代表，應類推適用民法第170 條無權代理之規定，則被上訴人公司既未承認系爭移轉契約書，對被上訴人公司自不生效力。
4.上訴人主張系爭移轉契約書上記載「80年10月16日移轉生效」為真，依其主張可知，系爭商標之移轉於80年即已生效，上訴人又稱於100 年12月19日召開系爭董事會，並決議移轉系爭商標，則其既明知系爭商標已移轉，再決議移轉即屬通謀虛偽意思表示，依民法第87條第1 項之規定，自屬無效。
原審被告黃文桂明知系爭商標之移轉未經被上訴人公司董事會決議，其簽立上訴人所稱之系爭移轉契約書自屬無權代理，而上訴人法定代理人莊世忠當時亦為被上訴人公司之董事，自亦知悉上情，故縱有簽立系爭移轉契約書，則代表二造簽約之原審被告黃文桂及莊世忠，顯均明知被上訴人公司並無移轉系爭商標之意，則其等所作成之移轉合意，亦顯係通謀虛偽意思表示，依民法第87條第1 項之規定，仍屬無效。
(五)商標法第69條第1 項所規定之請求權，並無時效消滅之適用：
參照民法第767 條及釋字第107 、164 號之內容可知，商標法第69條第1 項之請求權，應無時效消滅之適用。而商標權利歸屬狀態可由智慧局網站公開查詢，洽足證商標權利之登記尚須經查詢之動作，與所謂「眾所周知」之結果，顯不相同，再由上訴人稱「商標權利歸屬狀態『可』由智慧財產局網站公開查詢」，而非『應』由智慧財產局網站查詢，亦可證智慧局網站公布之商標權利歸屬狀態非必為實際權利歸屬情形，僅為一公告之外觀而已，則被上訴人不知系爭商標已被移轉，亦屬合理。況被上訴人公司與上訴人先前有長期合作關係，101 年5 月間經營權移轉時，被上訴人公司基於信任，自不致懷疑系爭商標已遭上訴人移轉。此由訴外人吳瑞蓮之證述，益可證被上訴人公司當時並不知悉系爭商標已遭移轉。又訴外人莊世棠等人是否知悉系爭商標移轉，亦與
100 年12月19日是否有召開系爭董事會，以及系爭商標之移轉是否合法無關。
(六)爰依民法第71條、第113 條、第179 條第1 項、第184 條第
1 項、第185 條第1 項、第195 條第1 項後段、公司法第
185 條、第202 條、第204 條、商標法第68條、第69條第1項，起訴請求：1.上訴人公司應將系爭商標之商標專用權人移轉變更登記為被上訴人公司。2.上訴人公司不得使用相同或近似系爭商標之商品包裝、廣告文宣、網站、看板及其他媒體。如已使用者，應將該商標除去或刪除之。3.上訴人應連帶負擔費用，將附件1 「道歉啟事」內容刊載於旅奇週刊1/2 內頁1 期，並刊載於蘋果日報全國版頭版報頭下（二單位；4.4 ×11.4cm）、經濟日報全國版A1外報頭（24.8*7.8cm）、工商時報A1外報頭（19.5×7.8cm ）各1 日。4.被上訴人願供擔保，請准假執行之宣告。
二、上訴人則以：
(一)系爭董事會決議將系爭商標移轉予上訴人公司，並未違反公司法第206 條之規定：
1.系爭董事會決議係被上訴人公司董事全體三人黃文桂、莊世忠、劉本立以及監察人莊世棠全體均出席且同意，自符合公司法第206 條第1 項要求即過半數董事出席，出席董事過半數之同意之要件。而現行公司法第206 條第2 項雖規定「董事對於會議之事項，有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。」，前開條文係於101 年1月4 日修正公布，則100 年12月19日所召開之系爭董事會，自不適用之。再系爭董事會決議係因應當時規劃出售被上訴人公司股權及經營權，確認有無其他異議，以利後續與訴外人鳳凰國際旅行社股份有限公司（下稱鳳凰旅行社）簽約，且為便利集團其他公司後續經營以及股東權益結算，需將被上訴人公司資產轉移至上訴人公司，並授權由黃文桂執行，再委請上訴人公司協助。在場出席者上訴人公司董事全體三人黃文桂、莊世忠、劉本立以及監察人莊世棠均同為當時被上訴人公司及上訴人公司股東，對於上情皆屬知悉，並無隱匿亦無從隱匿所謂利害關係。另參照臺灣臺北地方法院103年度訴字第4429號民事判決意旨可知，系爭董事會決議內容並無公司法第206 條第3 項準用第178 條情形。
2.做成系爭董事會決議之董事並無「有自身利害關係致有害於公司利益之虞」此一要件：
被上訴人公司主張移轉系爭商標行為增加上訴人公司資產，減少被上訴人公司資產，可能損及被上訴人公司及股東權益云云，惟被上訴人顯忽略當時係因應出售被上訴人公司而需調整資產配置之背景。因當時被上訴人公司與上訴人公司股東均相同為：莊世忠、莊世棠、黃文桂、吳瑞蓮、劉本立、林廉駿、鄭鴻順七人。當時被上訴人公司董事全體三人黃文桂、莊世忠、劉本立以及監察人莊世棠均同為被上訴人公司、上訴人公司股東，於此情形下，設欲將被上訴人公司資產轉移至上訴人公司之議案即需全部迴避表決，則當時被上訴人公司董事及監察人均需迴避，而陷入無法決策之情形。因當時股東共識出售被上訴人公司股權及經營權，需將被上訴人公司相關資產移轉至上訴人公司，並授權交由原審被告黃文桂執行，由上訴人公司協助各項移轉及結算作業，故各項無償移轉行為，實係符合股東利益及公司利益之作為，自未構成「有自身利害關係致有害於公司利益之虞」此一要件，自無須迴避表決。
(二)101 年2 月間由原審被告黃文桂代表被上訴人公司、原審被告莊世忠代表上訴人公司移轉系爭商標，雖未依公司法第
223 條由各該公司監察人代表，仍為有效之法律行為：
1.公司法第223 條由監察人代表公司之規定並非強制規定，未依公司法第223 條由監察人代表公司並非當然無效，系爭移轉契約僅係將系爭商標移轉予上訴人公司，並無須磋商其他交易條件。當時因應出售被上訴人公司而需將其各項資產無償移轉至上訴人公司等事宜，均係直接授權由原審被告黃文桂代表被上訴人公司，該等事宜乃當時被上訴人公司全體董事、監察人、股東均已事前同意，並無欠缺代表權問題。設若原審被告黃文桂未獲得授權，則如何代表所有股東出售股份，又如何將應屬股東之被上訴人公司資金移轉至上訴人公司以供結算，又如何處理後續對帳或結清被上訴人公司人員年資並發放款項。
2.被上訴人公司100 年12月19日做成系爭董事會決議至101 年
4 月16日智慧局函覆移轉完成登記期間，被上訴人公司之董事長為原審被告黃文桂，董事為莊世忠、劉本立，監察人則為莊世棠；上訴人公司之董事長為原審被告莊世忠，董事為黃文桂、莊世棠，監察人則為吳瑞蓮；訴外人華泰旅行社股份有限公司（下稱華泰公司）之董事長為莊世棠，董事為隋貴珍、常國慶，監察人則為莊世忠，三家公司在合作經營期間，彼此間各項交易如依照公司法第223 條規定，則將如下列情形：
⑴被上訴人公司與華泰公司交易，被上訴人公司由董事長黃文桂、華泰公司由莊世棠代表，並無公司法第223 條情形。
⑵上訴人公司與被上訴人公司交易時，因上訴人公司董事長莊
世忠兼任被上訴人公司董事，將發生被上訴人公司董事莊世忠代表他人與被上訴人公司交易，則被上訴人公司須改由監察人莊世棠代表被上訴人公司，而當莊世棠代表被上訴人公司與上訴人公司交易時，因莊世棠兼任上訴人公司董事，又將發生上訴人公司董事莊世棠代表被上訴人公司與上訴人公司交易之情形，則上訴人公司須改由監察人吳瑞蓮代表。
⑶上訴人公司與華泰公司交易時，因華泰公司董事長莊世棠兼
任上訴人公司董事，故華泰公司須改由華泰公司監察人莊世忠代表，如此將產生莊世忠同時代表華泰公司與上訴人公司交易之情形，則上訴人公司須改由監察人吳瑞蓮代表。
⑷若謂於系爭移轉契約時被上訴人公司應改由監察人莊世棠代
表，則亦應考量上訴人公司亦有需改由監察人代表之情形，顯見此等適用公司法第223 條之情形，熟習公司法者由三家公司董事、監察人名單尚難一望即知，尚須逐步推演，況上開三家公司實為未設置法務人員之中小企業。
3.另觀諸訴外人莊世棠於另案證述「當時莊世忠跟我說……包含商標都可以使用」等內容，顯見歷來關係企業間有關商標之交易事宜，均係直接由各該公司負責人代表口頭達成共識，並未曾由監察人代表。若依被上訴人公司主張依照公司法第223 條操作，應由上訴人公司監察人吳瑞蓮代表上訴人公司授權，華泰公司則需改由監察人莊世忠代表接受，否則訴外人華泰公司將無權使用系爭商標。
4.被上訴人喜泰公司、訴外人華泰公司均曾向上訴人公司調借周轉資金，均係由各公司負責人間直接協調，未曾以所謂監察人代表，如訴外人華泰公司係直接由負責人莊世棠代表向上訴人公司負責人莊世忠調借資金。若依被上訴人公司之主張依照公司法第223 條操作，應由上訴人公司監察人吳瑞蓮代表上訴人公司，訴外人華泰公司則需由監察人莊世忠代表，顯見被上訴人公司之主張與事實不合。
(三)訴外人華泰公司負責人莊世棠於另案證述時，對於移轉系爭商標之問題刻意迴避，說詞避重就輕或刻意主張現另案繫屬於他院之華泰公司股權糾紛問題，然有關出售被上訴人公司經營權事宜，自100 年間已有所討論，接觸諸多買方，且10
0 年底先與鳳凰旅行社簽約，後又於101 年5 月間與江碩平等人簽約，歷時甚久，惟莊世棠一方面稱系爭商標為重要經營事項，一方面卻稱未想到系爭商標之安排，顯與常情有違。訴外人華泰公司負責人莊世棠因其個人利害關係，固不願承認其曾參與系爭董事會會議，惟由其另案證述仍可推知其知悉且同意系爭移轉契約，且知悉系爭商標移轉至上訴人公司。
(四)被上訴人公司董事會議並非均有會議記錄及簽到簿：
1.被上訴人公司並非上市上櫃公司，僅為中小企業，並無另外配置所謂秘書室負責會議事宜，原經營團隊為具信賴關係之長期合作夥伴，經營者間達成共識後決行。董事會會議僅需以口頭或電話通知並未另外製作發放開會通知書，亦無額外製作議事手冊，出席人員亦僅董事、監察人，會議過程亦無額外配置議事人員或進行錄音，開會過程大多僅個人筆記。僅有部分事宜因需向主管機關辦理變更登記事宜，方會依照會計事務所提供之格式做成記錄。
2.被上訴人公司為向主管機關辦理變更事宜而製作之會議文件，因需另外蓋用被上訴人公司大章，被上訴人公司會計室應有留存備份。至於因其他經營事項而召開董事會議討論，則無會議記錄及簽到簿。訴外人吳瑞蓮、莊世棠等稱被上訴人公司歷次董事會議均會製作會議紀錄及簽到云云，顯屬不實。若有被上訴人公司所稱之會議紀錄，依公司法第207 條準用第183 條，則開會人員應會取得會議記錄備份，惟被上訴人公司所提會議紀錄僅有從公司登記卷中翻印資料，此外即無會議記錄及簽到簿之備份，且若有被上訴人公司所稱之會議紀錄，原審被告黃文桂於94年3 月10日始擔任被上訴人公司董事長，先前董事長為莊世棠，則被上訴人公司應能自莊世棠取得並提出至少一份存放於公司登記卷以外之會議紀錄備份，惟被上訴人公司皆無法提出，足證被上訴人公司就會議紀錄之主張與實情不符。
3.且若有如被上訴人公司所稱之會議紀錄，此為被上訴人公司資料文件，被上訴人公司董事吳瑞蓮在黃文桂經營期間即已擔任總經理，豈可能任憑原審被告黃文桂取走，而未要求交接。被上訴人公司負責人江碩平101 年5 月簽約後豈有可能未曾要求交接，卻於其後主張原審被告黃文桂持有會議紀錄。
(五)商標權利歸屬狀態，除可由智慧局網站公開查詢外，亦可由註冊證書歸屬而得知：
101 年5 月間購買被上訴人公司股權及經營權者，當中圓泰公司為專業投資公司，其代表陳志鴻於簽訂契約書前亦曾進行調查，江碩平亦曾到公司調查，訴外人吳瑞蓮多年擔任被上訴人公司總經理對於公司資產負債應屬知悉，該三人購買前對於被上訴人公司資產負債狀態亦有進行清查，若系爭商標為被上訴人公司重要資產，豈有可能全未清點或查詢，更未要求交付相關證明文件，則被上訴人主張不知系爭商標已被移轉，顯與常情不符。且由被上訴人更改使用「微莎旅遊」或「麗寶旅遊」等其他商標事實以觀，被上訴人公司縱不使用系爭商標，亦不妨礙被上訴人公司之業務經營。系爭商標係經被上訴人公司董事會同意移轉，莊世棠在場亦同意，而被上訴人公司現經營團隊即訴外人吳瑞蓮等人於購買時亦知悉被上訴人公司已無系爭商標權利，僅單方面認為可繼續沿用系爭商標。
(六)系爭商標之移轉應由董事會決議即可，無須經由股東會決議，且當時各董事無需依公司法第206條準用第178條迴避行使表決權：
1.參照最高法院86年台上字第2996號民事判決意旨可知，商標權之移轉係由董事會決議行之。另參最高法院81年台上字第2696號判決意旨亦可知，是否構成「主要部分之營業或財產」，應以「足以影響公司所營事業之不能成就而言」為其判斷之要件。被上訴人公司所提之文宣品或所屬人員對商標使用情形之說明，均僅為一般商標使用情形，尚不足構成此要件，況101 年2 月22移轉系爭商標以來，被上訴人公司均仍正常營運，更多次變換使用之商標，即可知系爭商標並非「主要部分之營業或財產」。
2.參照公司法第206 條第3 項及第178 條之規定，設若適用行使表決權迴避之規定，則計算出席門檻時仍應計入應迴避之董事，計算表決門檻時則不計入應迴避之董事，縱使最終僅餘一名董事仍可進行表決，此有相關函釋可資參照，而相關函釋亦認具體個案是否適用迴避規定，應由司法機關就具體個案判斷。且是否適用公司法第206條第3項準用第178條之前提，應先檢視有無構成「有自身利害關係致有害於公司利益之虞」此一要件，被上訴人主張系爭商標之移轉應適用表決權迴避規定，則應就該移轉行為如何構成「有自身利害關係致有害於公司利益之虞」之要件為說明，實不得僅以被上訴人公司減少一商標，而上訴人公司因此增加一商標，而未參酌系爭董事會決議時各該公司經營之實際情形，即認應適用表決權迴避之規定。
3.系爭董事會決議做成時，被上訴人公司與上訴人公司股東完全相同，被上訴人公司董事全體三人黃文桂、莊世忠、劉本立以及監察人莊世棠均同為被上訴人公司、上訴人公司股東。當時股東共識出售被上訴人公司股權及經營權，而需將被上訴人公司相關資產移轉至上訴人公司，並授權交由原審被告黃文桂執行，由上訴人公司協助各項移轉及結算作業，故各項無償移轉行為，實係符合股東利益及公司利益，並未構成「有自身利害關係致有害於公司利益之虞」，自無須迴避表決。
三、原審以被上訴人公司董事會並未決議將系爭商標移轉登記予上訴人公司，是原審被告黃文桂代表被上訴人公司簽署商標權移轉契約書，將系爭商標移轉予上訴人公司，自屬無權代理，代表上訴人公司簽署商標權移轉契約書之原審被告莊世忠同時為被上訴人公司董事，自應知悉上情，故商標權移轉契約書對被上訴人公司不生效力，被上訴人公司仍為系爭商標之權利人，則被上訴人公司請求上訴人公司將系爭商標之商標專用權人移轉變更登記為被上訴人公司，為有理由，應予准許，其餘部分之請求則均無理由，而為如原判決主文欄第1 、2 項所示之一部勝訴判決，上訴人不服，就其敗訴部分，提起上訴，上訴聲明：1.原判決不利於上訴人部分廢棄。2.如受不利益判決，願供擔保以免假執行。被上訴人則未為不服，答辯聲明：上訴人之上訴駁回。
四、被上訴人原係系爭商標之商標權人，商標權期間自80年10月16日至110 年10月15日止。系爭商標於101 年5 月16日公告移轉登記予上訴人公司。原審被告黃文桂於94年3 月10日至
101 年6 月25日為被上訴人公司董事長。被上訴人於102 年
7 月5 日以（102 ）泰字第13070501號發函予上訴人公司，請其回復系爭商標之移轉變更及停止侵害系爭商標；並於
102 年8 月14日再次寄發存證信函予上訴人及原審被告等事實，為兩造所不爭執，並有系爭商標之商標資料檢索服務查詢結果、被上訴人102年7 月5日（102 ）泰字第13070501號函、102 年8 月14日臺北仁愛路郵局第634 號存證信函、98及101 年被上訴人公司變更登記表、智慧局101 年4 月16日（101 ）智商00235 字第10180196420 號函（見原證1 、3、4 及被證6 、7 、16，即原審卷一第15、17至19、67至72、85頁）等件在卷可憑，應信為真實。惟被上訴人主張依民法第71條、第113 條、第179 條第1 項、第184 條第1 項、第185 條第1 項、第195 條第1 項後段、公司法第185 條、第202 條、第204 條、商標法第68條、第69條第1 項請求上訴人及原審被告將系爭商標移轉登記為被上訴人，並排除系爭商標之侵害，則為上訴人所否認，並以前揭情詞置辯，本院並於103 年11 月6日行準備程序時，經兩造合意整理爭點為：1.被上訴人公司是否曾於100 年12月19日決議移轉系爭商標予上訴人？縱有移轉之決議，該決議是否合法有效？以及上訴人所提之移轉契約書是否合法有效成立？2.被上訴人得否請求上訴人如原審判決第二項所示之排除侵害？
五、被上訴人雖主張該公司並未於100 年12月19日召開系爭董事會，自不可能於同日決議將系爭商標移轉於上訴人公司，則系爭商標之移轉自屬無效云云。查兩造於本院104 年2 月25日行準備程序時，同意援引另案即本院103 年度民商上字第10號之卷證資料，做為本件之參考，此有本院104 年2 月25日準備程序筆錄在卷可稽（見本院卷二第2 頁）。依據另案即本院102 年度民商訴字第34號排除侵害商標權行為等事件於102 年12月24日之隔離訊問筆錄，原審被告黃文桂即系爭董事會決議當時被上訴人之董事長證述：「（問：101 年2月喜泰旅行社的董事有何人？）莊世忠、黃文桂、劉本立。」、「（問：這三人是否同意紙鶴商標移轉事宜？）有，在民國100 年12月底有開過會議，並達成共識、決議。」、「（問：你們四人一起開會，請問是何時開的會議？）100 年12月19日左右。」、「（問：四人是何人？）我、莊世忠、莊世棠、劉本立。」、「（問：在何處開會？）長安東路二段七十八號五樓會議室。」、「（問：有無會議記錄？）有。」、「（提示原告102 年12月2 日陳報狀附件6 後問：是否即為你說的會議記錄？）是。」、「（問：在會議中談了哪些事情？）主要就是我們要把喜泰旅行社賣給鳳凰旅行社，莊世棠提出不能將商標賣給鳳凰旅行社，所以要移轉給喜美旅行社。其他事情沒有討論。」、「（問：會議中是否有說要如何移轉該商標給喜美旅行社？）有，就是交給專業的人去辦。」、「（提示原告102 年12月2 日陳報狀附件6 後問：說到為了保障喜泰紙鶴商標權利，請問會議中如何保障喜泰的紙鶴商標權利？）喜泰是喜美百分之百投資的公司，所以要回歸給母公司喜美公司。」、「（問：此次開會之前，有無發開會通知？）董事三個、監察人一個，電話通知，都到齊，不需要再發其他通知，是我親自打電話通知他們。」、「（問：當天主席是何人？）我，我是負責人。」、「（問：會議紀錄何人紀錄？）是我當場手寫紀錄的，寫在紙條上，然後交給會計小姐打字。」、「（問：手寫的紀錄，有無簽字？）沒有簽到，也沒有在紀錄上簽字。」、「（問：當天如何決議？）有做決議，三個董事都口頭表示同意，把紙鶴商標回歸給喜美旅行社。」、「（問：監察人是否同意？）這個案子是監察人莊世棠提議的。」、「（問：何時將喜泰紙鶴商標移轉給喜美旅行社？）一月份進行，二月份智財局核准，四月份公告，五月份才將喜泰旅行社賣給圓泰。」（見本院卷一第44至47頁）。另原審被告莊世忠即系爭董事會決議當時被上訴人之董事證述：「（問：100 年12月喜泰旅行社開會時，當時董事有何人出席？）喜泰是莊世忠、黃文桂、劉本立，監察人是莊世棠，都有出席，出席的四個人中莊世棠一再強調不能將紙鶴商標移轉給鳳凰，一定要挪開，挪開就是挪到喜美旅行社。當時四人都同意將商標移轉回喜美旅行社。」、「（問：你剛剛提到四個人一起開會，是在何時開的會？）我只知道在五樓開會，時間忘記了。」、「我們只有開董監事會，日期應該是在12月19日上下，簽約是在12月23日，有談到商標權要從喜泰轉給喜美，我有同意。」（見本院卷一第48頁）。又另案證人劉本立即系爭董事會決議當時被上訴人之董事證述：「（問：100 年12月是否擔任喜泰旅行社董事？）是。」、「（問：100 年12月討論將喜泰旅行社出售給鳳凰旅行社時，當時是否有討論到喜泰旅行社登記之紙鶴商標是否一併移轉給鳳凰旅行社？）沒有要移轉給鳳凰旅行社。那本來就是喜美旅行社的商標，不需要移轉給鳳凰旅行社。」「（問：100 年12月，你擔任喜泰旅行社董事，是否同意將喜泰旅行社紙鶴商標移轉給喜美旅行社？）當時狀況我不了解，100 年12月我生病得敗血症，當時高燒不斷，頭腦不清楚，我有去開會，但是開會內容我不記得，開什麼會我也忘記了。」、「（問：是否參加
100 年12月19日臨時董事會？）我不確定日期，也不確定是否是董事會，但是我有開會。」、「（問：是否有在100 年12月因為住院向公司請假？）有。」、「（問：請問何時出院？）100 年12月15日。」、「（問：當天的會，莊世棠是否有出席？）我忘記了。」、「（問：100 年12月13日公司是否有開股東會？）我在住院，不知道。」（見本院卷一第49至50頁）。從上開證人之證述可知，雖另案證人劉本立對於莊世棠是否出席系爭董事會證稱忘記了，然其明確表示確有於100 年12月間出席被上訴人公司所召開之會議，且前開會議並非100 年12月13日召開之股東會，自足推論其所出席之會議乃系爭董事會，且其表示於系爭董事會上認為系爭商標為原經營團隊所有，沒有要因經營權轉讓而移轉系爭商標予他人，並佐以原審被告莊世忠、黃文桂之證詞，被上訴人公司確曾於100 年12月19日召開系爭董事會，而系爭董事會之出席人員包括被上訴人公司當時董事莊世忠、黃文桂及劉本立等三人，以及被上訴人公司當時監察人莊世棠，此亦有系爭董事會之會議紀錄附卷可稽（見本院卷一第80頁），足信被上訴人公司於100 年12月19日確有召開系爭董事會，且被上訴人公司當時監察人莊世棠亦有出席。被上訴人雖提出劉本立之請假單（見本院卷一第223 至225 頁），主張系爭董事會之召開時間，劉本立仍未銷假，自不可能出席系爭董事會云云，然依一般社會生活經驗，縱有向工作單位請假之事實，其本可能基於各種原因，或為處理工作急件，或為出席重要之會議，而於請假期間至公司處理相關事務，以本件為例，臨時董事會之召開關係原經營團隊移轉經營權後之相關權益，劉本立自有可能於請假期間參加該臨時董事會，則僅憑劉本立之請假單實不足以證明劉本立未出席系爭董事會，故被上訴人關於此部分之主張，實不足採。
六、被上訴人雖於原審提出陳證2 即被上訴人公司董事會會議紀錄及簽到簿（見原審卷一第257 至262 頁），主張系爭董事會會議記錄之記載方式與被上訴人公司歷來董事會會議紀錄之記載方式不同，且系爭董事會會議紀錄之記載方式亦與民法第3 、73條之規定有違，應屬無效云云。惟按「董事會之議事，應作成議事錄。前項議事錄準用第183 條之規定」、「股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。……議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。……代表公司之董事，違反第一項、第四項或前項規定者，處新臺幣1 萬元以上5 萬元以下罰鍰。」公司法第207 條及第183條第1 、4 、6 項分別定有明文。查董事會於開會時是否提供開會簽到簿，並非法定召開董事會之必備程式，至多僅為影響法院心證之眾多事證之一。又系爭董事會之主席黃文桂雖未於會議紀錄上簽名或蓋章，然依前開公司法之規定可知，其僅得由主管機關處以罰鍰而已，系爭董事會之決議並不因此而當然無效。另觀諸被上訴人於原審所提之陳證2 之董事會召集日期，為95年9 月1 日至97年12月16日間，距系爭董事會之召開期間已有3 年之久，此間自有可能因便宜行事等因素，而不再使用董事會簽到簿等，自不得僅因前開不同，而逕認系爭董事會會議記錄非屬真實，或認系爭董事會並未召開等，仍應認被上訴人公司確曾於100 年12月19日召開系爭董事會，且做成移轉系爭商標權之決議。
七、被上訴人主張縱系爭董事會有作成移轉系爭商標權之決議（下稱系爭商標移轉決議），但系爭商標移轉決議，係屬有害被上訴人公司利益之虞事項，原審被告莊世忠及黃文桂同時為上訴人公司董事自屬有自身利害關係者，均應迴避，故縱確有於100 年12月19日召開系爭董事會，其所做成移轉系爭商標權之決議亦應因此而認無效云云。惟按，「董事會之決議，對依公司法第178 條規定不得行使表決權之董事，仍應算入已出席之董事人數內。」、「所稱『仍非不算入已出席之董事人數內』，係針對董事會能否開會之法定門檻所為規定，即公司法第206 條第1 項前段規定：『應有過半數董事之出席』（法定開會門檻）之範疇。於達到法定開會門檻後，針對議案表決時，依公司法第206 條第2 項準用第180 條第2 項規定，對依第178 條規定應利益迴避之董事，不算入已出席之董事人數內者，則屬公司法第206 條第1 項後段規定：『出席董事過半數之同意行之』（法定決議門檻）之範疇。」、「僅餘1 人可就決議事項進行表決，該1 人就決議事項如同意者，則以1 比0 之同意數通過（符合決議門檻）。」，此有經濟部91年5 月16日經商字第09102088350 號、
95 年3月16日經商字第095005 26860號及99年4 月26日經商字第09902408450 號函釋在卷可憑（見本院卷二第58至60頁）。查被上訴人公司於作成系爭商標移轉決議時之董事為原審被告莊世忠、黃文桂及劉本立等三人，此有98年被上訴人公司登記資料、98年被上訴人公司股東名單及被上訴人於原審所提陳報三狀暨股東名單在卷可稽（見本院卷二第31至38頁）。參照前開經濟部之函釋內容，縱依被上訴人所主張，原審被告莊世忠及黃文桂均屬有自身利害關係者，均應迴避而不得參與表決，則因原審被告莊世忠及黃文桂仍應算入已出席之董事人數內，系爭董事會自已達到能開會之法定門檻，其雖僅餘劉本立一人可就決議事項進行表決，若其就決議事項同意，自亦符合決議門檻，而參照前開劉本立於另案之證述可知，其主觀上本即認系爭商標應歸屬於原經營團隊，則系爭董事會會議紀錄所記載，出席董事無異議決議通過將商標權返還喜美等內容堪信為真，既劉本立已就決議事項同意，該決議已符合決議門檻，系爭董事會所做成移轉系爭商標權之決議，自不因違反公司法第206 條規定而無效，而依系爭商標移轉決議所為之商標權移轉契約書自亦屬有效，原審被告黃文桂代表被上訴人簽署商標權移轉契約書，將系爭商標移轉予上訴人公司，自非無權代理。被上訴人雖主張前開經濟部95年3 月16日經商字第09500526860 號及99年4 月26日經商字第0990 2408450號函釋所適用之情形與本件不同云云，惟觀諸前開函釋具體事實之表決方式與通過方式與本件雖稍有不同，然其本質仍屬相同，蓋原審被告莊世忠、黃文桂於系爭董事會決議時，主觀上未必知悉其屬有自身利害關係者，而不得參與表決或投票，若能於表決當時即知悉其不得參與表決或投票，其應會採取合於上開經濟部函釋所揭示之表決及通過方式，故於解釋上，自不應限縮上開函釋之適用，亦即非相同於上開函釋之具體事實而不得適用，故被上訴人關於此部分之主張實不足採。
八、被上訴人另主張縱系爭董事會有作成移轉系爭商標權之決議，但系爭商標為被上訴人之重大資產，其移轉須經股東會決議，系爭商標之移轉既未經股東會決議，其移轉決議自屬無效云云。惟查，被上訴人雖提出臺灣高等法院90年度上更（一）字第136 號及臺灣高等法院高雄分院94年度智上易字第
2 號二件民事判決，主張商標可作為公司之重大資產，然觀諸前開二案作為資產移轉之商標，均為文字商標，相關消費者均能憑藉其讀音而以連續唱呼之方式稱呼，且其中一商標係由中文「有巢氏」所組成，其中「巢」字自古以來本有作為「住處」之解釋，則因該案之雙方當事人均為房屋仲介業者，對其等而言，該商標自有與其公司經營項目、所營事業或特取名稱中業務種類部分相當程度之結合。而另一商標則由外文「PANBIOTIC 」及中文「汎生」所組成，其中「汎生」二字即為該商標原商標權人之公司之特取名稱，而原商標權人係以製造、買賣醫藥品為主要業務，其獲行政院衛生署發給藥品許可證而准予製造販賣之藥品，所使用之標籤、仿單均係使用該「汎生及圖PANBIOTIC 」商標，若經轉讓，原商標權人將無法繼續使用該商標製造販賣，自足以影響公司所營事業之不能成就，故均應認上開二商標為公司之重要資產。然系爭商標係以紙鶴圖形作為其商標設計，未搭配任何文字部分而可供相關消費者所聯想，且觀諸被上訴人於原審所提之陳證4 即被上訴人公司之信封、票夾、旅遊手冊、紙袋及文宣卡片等相關商品文宣資料（見原審卷一第271 至28
9 頁），其上除標示有系爭商標外，均另標示有中文「喜泰票務中心」、「華泰旅遊」、「喜泰綜合旅行社股份有限公司」，及外文「VISA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,
LTD 」、「GLORIA TOUR 」等文字，並未有單獨使用系爭商標之情形，顯見系爭商標無法充分表彰商品或服務之來源，而需加上公司特取名稱以彰顯服務或商品之來源主體，自難認系爭商標已為象徵被上訴人公司之標誌，其轉讓後不得使用系爭商標，將影響公司所營事業之成就與否。故系爭商標並非被上訴人公司之重大資產，其轉讓雖未經股東會決議，其移轉決議仍為有效。
九、被上訴人另以系爭商標之移轉未約定對價，且契約之生效日竟溯及簽約日前近20年之久，與常情有違云云。惟查，被上訴人公司於系爭董事會作成系爭商標應移轉於上訴人公司決議時，被上訴人公司之股東為黃文桂、莊世忠、莊世棠、吳瑞蓮、林廉駿及鄭鴻順，上訴人公司之股東則與前開被上訴人公司之股東完全相同，此有98年時二造公司之登記資料在卷可參（見本院卷二第35、44頁），而依據被上訴人公司股權交易契約書（見本院卷一第75至76頁）可知，被上訴人公司之經營權係於101 年5 月28日轉讓予新經營團隊即圓泰公司，因此上訴人主張被上訴人公司之董事黃文桂、莊世忠及劉本立因慮及被上訴人公司之經營權移轉後，因以上訴人公司名義繼續經營旅遊、票務相關業務時，仍有使用系爭商標之需求，故於被上訴人公司經營權轉讓前之100 年12月19日將系爭商標移轉登記與上訴人，非不可採。且因二造公司之股東於系爭董事會決議作成時完全相同，衡諸常理，被上訴人於其經營權轉讓權前，將系爭商標以無償贈與之方式讓與上訴人，尚符經驗法則，又為表彰上訴人使用系爭商標係延續自二造公司相同之原經營團隊即黃文桂、莊世忠、莊世棠、吳瑞蓮、林廉駿及鄭鴻順，其將契約之生效日溯及自系爭商標註冊日，亦難謂與事理不符，且經上訴人取得系爭商標權係基於被上訴人公司之無償贈與，自不得謂上訴人受此利益無法律上原因。至被上訴人主張前開商標權移轉契約書為通謀虛偽意思表示而無效云云，然依被上訴人公司於100 年12月19日有效作成之系爭商標移轉決議，足認被上訴人公司確有將系爭商標移轉予上訴人之公司之意思，已如前述，則代表雙方簽訂前開商標權移轉契約書之原審被告莊世忠、黃文桂自非屬通謀虛偽意思表示，被上訴人關於此部分之主張，實不足採。
十、綜上所述，被上訴人公司於100 年12月19日所召開之董事會，以及該董事會所作成將系爭商標移轉予上訴人公司之決議，均屬合法，且因系爭商標非屬被上訴人公司之重要資產，其移轉自無須經股東會決議，而基於前開董事會決議作成之商標權移轉契約書亦屬有效成立，則上訴人自已合法取得系爭商標之商標權，故被上訴人請求上訴人應將系爭商標之權利人移轉變更登記為被上訴人。上訴人不得使用相同或近似於系爭商標之商品包裝、廣告文宣、網站、看板及其他媒體。如已使用者，應將該商標除去或刪除之，均無理由。其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人部分敗訴之判決，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如
主文第2 項所示。
十一、本件為判決基礎之事證已明，兩造其餘主張、陳述及所提證據，經審酌後，認均與本件結論無礙，不再一一論列。
據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第450 條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 104 年 6 月 25 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 曾啟謀
法 官 蔡如琪法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 104 年 6 月 26 日
書記官 謝金宏附註：
民事訴訟法第466 條之1 （第1 項、第2 項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。