智慧財產法院民事判決
103年度民商訴字第12號原 告 日商象印魔法瓶株式會社(Zojirushi Corporation
)法定代理人 市川典男原 告 台象股份有限公司法定代理人 小田正司上二人共同訴訟代理人 葉茂華律師被 告 金億豐股份有限公司兼法定代理人許美英上二人共同訴訟代理人 沈明欣律師上列當事人間商標權其他契約爭議事件，經臺灣新北地方法院10
3 年度智字第2 號裁定移送本院，本院於中華民國104 年3 月2日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告金億豐股份有限公司、許美英應給付原告日商象印魔法瓶株式會社新台幣貳拾伍萬伍仟元，及民國一零三年一月十一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告金億豐股份有限公司、許美英應給付原告台象股份有限公司新台幣貳拾伍萬伍仟元，及民國一零三年一月十一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告金億豐股份有限公司、許美英負擔十分之一，餘由原告日商象印魔法瓶株式會社、台象股份有限公司負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
一、本件為涉外民事事件，且我國法院有國際管轄權：㈠按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一
方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院應先確定有國際管轄權，始得受理，須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度台再字第22號、98年度台上字第2259號判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度台上字第1179號判決參照）。
㈡我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律
，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，無論是民國（下同）100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法均無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
㈢本件涉訟之當事人，其中原告日商象印魔法瓶株式會社（日
商．象印マホ－ビン株式會社、ZOJIRUSHI CORPORATION ）為外國法人，具有涉外因素。又原告主張被告於我國境內侵害其商標權，並請求排除侵害之損害賠償，依原告主張之事實，本件應定性為商標權侵權事件，應類推民事訴訟法第15條第1 項規定，認原告主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依商標法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條定有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。
二、準據法之選定：按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，
100 年5 月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。又按，法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律，但就不動產所為之法律行為，其所在地法推定為關係最切之法律，涉外民事法律適用法第20條，亦有明定。本件原告日商象印魔法瓶株式會社（下稱原告日商象印公司）主張其為附圖一所示商標之商標權人，兩造並訂有協議書，被告違反協議書之約定，侵害原告之商標權及抄襲原告之外包裝及產品設計，因原告日商象印公司係依我國商標法取得商標權，且本件協議書之履行地及被告住所地均在我國，我國法當屬關係最切之法律，故本件準據法應依中華民國法律。
乙、實體方面：
壹、原告起訴主張：
一、原告日商象印公司為日本小家電、保溫杯等商品之製造公司，原告台象股份有限公司（下稱原告台象公司）則為原告日商象印公司在台灣設立之全資子公司，負責象印商品在我國的銷售販賣業務。原告象印公司擁有「ZOJIRUSHI 及象圖」、「ELEPHANT及象圖」商標，並已在我國註冊（註冊第931592號、第160728號，商標圖樣如附圖一），專用期間至103年11月30日止，指定用於電子鍋、保溫瓶等商品。
二、被告許美英為被告金億豐股份有限公司（下稱被告金億豐公司）之負責人，因在95年間未經原告同意，擅自於同一商品使用近似於原告上開註冊商標之「象圖」、「ZOCHI 象好」（商標圖樣如附圖二）之圖形、文字，經原告發函警告後，雙方達成和解，並簽有協議書乙份，被告承諾不得再有侵害甲方權利之行為（臺灣新北地方法院卷宗〔下稱新北地院卷〕原證2 ）。依前揭協議書第2 條規定，乙方（即被告許美英及被告金億豐公司）不得再有使用本圖樣於各種商品上。乙方於生效日前已生產製造標有本圖樣（指使有相同或近似於「象圖、象好、ZOICHI」等任其一之圖樣或文字）之電鍋及保溫杯商品，甲方（即原告）同意乙方依本條第2 項提供明細表之商品，得於本生效日起算一年內繼續販賣。屆期乙方即不可再行販賣及陳列，並應將市面上之標有本圖樣之電鍋及保溫瓶予以回收，並將該商品予以銷毀或去除該商品上之本圖樣（第1 項）。乙方應於第1 項所定一年期間屆滿之日起七日內，以書面向甲方說明本圖樣商品之販賣、回收或去除狀況（第3 項）。乙方未依本條第3 項之規定向甲方提出書面說明銷售、回收、除去情況時，視為違反本條之約定（第4 項）。另依第8 條規定，乙方切結保證，未得甲方事前書面同意，絕不（包括但不限於）使用、製造、批發、販賣、或意圖販賣而陳列相同或近似於甲方（包括但不限於）「ZOJIRUSHI 及象圖」、「ELEPHANT及圖」）商標之文字或圖樣或其他高度抄襲甲方之外包裝品或產品設計，於任何商品、服務或相關表彰營業之用途上，或有其他侵害甲方商標權、著作權等智慧財產權之情事。」
三、被告違反系爭協議書第2 條之規定，於協議書生效日起，繼續販賣及陳列使用協議書第1 條第2 項所示之圖樣及文字之產品：
㈠被告提供違反上述協議之違約圖檔照片，在其等之代理人偉
Ｏ企業股份有限公司（下稱偉Ｏ公司）99年、100 年、102年、103 年度及訴外人富Ｏ家電企業有限公司（下稱富Ｏ公司）100 年、101 年度之產品型錄中使用上開「象圖」、「ZOCHI 象好」圖樣，業經被告等承認並經本院勘驗無誤。依據原證3 第5 、7 、8 頁下方所列印文字：「營業用商品採預定製，本公司恕不接受退換貨」。故關於被告SHW- 420、SHW-460 、SEJ-21000 等商品，所有消費者均是看了產品型錄中有使用上開「象圖」、「ZOCHI 象好」圖樣文字的照片後才下訂購買。故單單就此部分被告等已經違反其所負應於協議書生效日起，不得繼續販賣及陳列使用協議書第1 條第
2 項所示圖樣及文字產品之義務，其所抗辯及訴外人偉Ｏ公司回函所謂實際商品上並未使用之詞，顯與其此項違背協議書義務之行為無關。
㈡依證人王ＯＯ及陳ＯＯ亦即偉Ｏ公司及富Ｏ公司職員之證述
（參103 年8 月28日言詞辯論筆錄）及偉Ｏ公司庭呈之該公司函文（本院卷第78頁），偉Ｏ公司於每年目錄重新改版製作前均有發函給被告等，請其提供「最新或最完整之商品目錄（光碟）以便著手編製」，然被告等均不予理會，使得其代理人繼續以侵權違約之照片販售被告等之商品，期間至少長達5 年，並以此繼續獲得利益，而僅偉Ｏ公司一家經銷商之交易額即達新臺幣（下同）1,237,410 元（參照103 年11月20日偉Ｏ公司回覆本院函詢之銷售資料），若再加上訴外人富Ｏ公司及其他經銷商所販售之數量，因此所獲得之利益更在數倍以上。
㈢此外，在原告102 年12月提出本訴訟後，被告等對其此等違
約行為仍不予重視與修正，仍然不提供新圖檔給其代理人或下游經銷商，甚至繼續放任或容許經銷商使用「象圖」、「ZOCHI 象好」違約圖樣、文字於目錄之電鍋產品上：⑴偉Ｏ企業：2015年目錄第19頁，左下角，僅由經銷商自行
挖掉「象圖」、「ZOCHI 象好」違約圖樣、文字，被告等迄今仍未提出新產品照片。（原證14）⑵慶Ｏ興業：2015年目錄第52頁，右上角，繼續使用「象圖
」、「ZOCHI 象好」違約圖樣、文字於電鍋產品上。（原證15）㈣故被告等對協議書第2 條及第8 條之履行顯有可歸責之故意
過失違約行為，並由違約行為中獲得巨大利益，應從重定其違約責任。
四、被告違反協議書第2 條，回收、銷毀、去除上開商標之商品及報告義務：
㈠依據協議書第2 條第1 項、第3 項、第4 項規定，被告於協
議書所定一年期限屆滿後，對於包含但不限於之系爭電鍋產品（型號：SHW-420 、SHW- 540、SEJ-21000 、SHW-460 、KO-SHW-420、KO-SHW-540 ） ，乙方負有回收、銷毀、去除及報告義務，若有違反，即應依協議書第9 條給付懲罰性違約金及相關費用。然被告等於協議書所定期限屆滿後，僅向原告提出書面表格三張（原證13），列出簽約日及到期日之產品數量，對這一年期間「本圖樣商品」之「販賣」、「回收」或「除去」狀況，並未盡其書面說明義務，尤其該表格內對於早已有販賣事實之電鍋產品型號：SEJ-21000 、SHW-
460 完全沒有列出（原證13第1 頁，電產品欄），可見被告已有違回收及報告之義務。
㈡又依據證人王ＯＯ及陳ＯＯ於本院之證述可知，被告等於簽
訂協議書後，並未有回收及除去系爭圖樣的動作，致使其兩家主要下游經銷商多年來均不知此事，甚至於起訴後亦仍有違約使用之情事（原證14、原證15），故被告等顯有違背協議書之回收、銷毀、去除及報告義務。
五、被告使用、製造、批發、販賣或意圖販賣而陳列其他高度抄襲原告外包裝或產品設計之商品：
㈠被告公司進口販售之三款商品（日本寶Ｏ晶鑽保溫保冷隨身
杯JA-SHW-PH-300 、日本寶Ｏ不銹鋼真空保溫瓶SHW-350 、寶Ｏ牌日式隨手杯SHW-250-VC），經原告自市面上購得後（發票影本見新北地院卷原證4 ），經送請專業智權公司鑑定比對後，確認與原告原證5 、6 、7 之保溫杯產品（不銹鋼真空馬克杯SM-EAE30、象印不銹鋼真空保溫瓶SV-GF50-XA、象印不銹鋼馬克杯SM -AB35-BF ）之技藝內容、構造、用途及視覺性設計整體外觀近似，商品間均具有高相似度（見新北地院卷原證5 、6 、7 鑑定比對研究報告）。
㈡本件為被告有無違背契約「高度抄襲」原告產品設計之爭議
，本與原告有無申請專利完全無涉，權利人本可自由選擇以何種方式保護其智慧財產權利，或可申請專利，或以營業秘密等方式行之，端視其經營管理策略與方針而定，非謂不申請或尚未申請專利即屬無權利值得保護之狀態。
㈢況且原告系爭三種商品所使用之技藝（形狀、花紋、色彩或
其結合之創作），其中之一業已於100 年6 月1 日獲得我國第D140767 號專利（原證12），並使用於原證5 之SM-EAE系列商品上，更可證原告商品並非先前設計，未見於刊物，未公開實施，非所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝所易於思及，具有獨創性，與其他廠牌的保溫杯比較有明顯差異，例如將原告商品與「膳Ｏ師」、「Ｏ牌」商品加以比較（原證10），可以清楚比較出雙方無論在外觀上（形狀、色澤、突出、接口處等）、構造上（可拆解杯口套為內嵌式或外套式、螺紋位置等），均有明顯差異，故被告所爭執的原告產品有無獨特性之問題當屬無疑。
㈣然觀之被告的商品，除了原證5 到原證7 所比較出與原告商
品的技藝內容、構造、用途及視覺性設計整體外觀近似，雙方商品間均具有高相似度外，亦可經由原證11的照片進一步看出無論在外觀上（形狀、色澤、底部微突再內縮、接口處等）、構造上（可拆解杯口套、上蓋環、容置槽及置物杯之拆解方式等），均高度或完全相同，故被告違反系爭協議書第8 條中段「高度抄襲」原告之產品設計於其自身商品上，並顯然為刻意性、針對性的高度抄襲顯無疑義。
㈤從而，被告所舉被證5 、6 之各式目錄，充其量只能說明系
爭保溫杯商品在外觀上均為圓柱造型，但對於原告商品的技藝內容、構造、用途及視覺性設計之獨創性並無法否認，更無法推翻被告商品無論在外觀上（形狀、色澤、底部微突再內縮、接口處等）、構造上（可拆解杯口套、上蓋環、容置槽及置物杯之拆解方式等），均與原告商品高度或完全相同顯然為刻意性、針對性高度抄襲之事實。
㈥至於被告抗辯所謂其商品是外購而來，原告起訴前所蒐證購
買者是被告賣斷無法回收之商品云云，原告認並無可採。蓋被告是以自有品牌行銷系爭商品，有完整行銷企劃能力及通路管道，並非批貨寄賣之零售小販商，況且其與原告間為直接競爭關係，並疑似長期以攀附、跟隨原告之方式為其商業運作模式，故其所謂外購、賣斷之說詞亦僅為其一貫之卸責之詞且未見其舉證。
六、綜上，被告等前揭行為，已違反協議書第2 條及第8 條之規定，原告等自得依協議書第9 條請求被告等應給付懲罰性違約金共500 萬元，及因此所支出之相關費用，含律師費10萬元（原證8 ）及鑑定費5.2 萬元（原證9 ），合計5,152,00
0 元。
七、並聲明：被告應共同給付原告日商象印魔法瓶株式會社2,576,000 元及原告台象股份有限公司新台幣2,576,000 元，並均自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。
貳、被告答辯：
一、被告並無違反系爭協議書第2 條之約定，於協議書生效日起
1 年後，繼續販賣及陳列使用協議書第2 項所示之圖樣及文字之產品：
㈠兩造之所以於95年6 月間簽立系爭協議書，係因被告當時已
向我國、中國大陸、日本及韓國等國家申請註冊取得如被證
1 所示之商標（中華民國註冊號為第657390、657389、609284號，商標圖樣如附圖二），原告認被告上開註冊取得之商標與其所註冊之如附圖一所示之註冊商標，有所近似，兩造為避免日後使用商標產生爭議，乃簽訂系爭協議書，約定由被告撤回上開已註冊之商標，被告日後並不得再使用「象圖、象好、ZOICHI」圖樣於各種商品上，原告並給與被告一年之時間繼續販售於協議書簽立前已生產製作標有「象圖」、「ZOCHI 象好」圖樣之電鍋及保溫杯商品，屆期被告不得再行販賣及陳列，且被告亦切結保證未得原告同意，不使用、製造、販賣或意圖販賣而陳列相同或近似於原告註冊商標之文字或圖樣於任何商品上。若被告有違反上開情事，願無條件支付原告500 萬作為懲罰性違約金，並賠償原告所受之損害及因此所支出之相關費用，凡此有系爭協議書第2 條、第
8 條及第九條在卷可憑。㈡被告於簽立系爭協議書之後，均依照雙方約定內容履行，於
雙方約定之一年期間屆滿後，即未再使用「象圖」、「ZOCH
I 象好」圖樣於所販售之電鍋及保溫杯等商品。原告雖主張其蒐證取得原證3 所示偉Ｏ公司及富Ｏ公司等2 家公司商品目錄，惟依據證人王ＯＯ、陳ＯＯ之證詞，足證係偉Ｏ、富Ｏ公司沿用舊有之目錄相片型號，自行印製而來，其等在印製系爭目錄之前並未事先就該目錄之內容（包含相片、型號）與被告進行確認，且實際上被告根本也未生產製造該目錄所示印有「象圖」、「ZOCHI 象好」圖樣之電子鍋等商品，偉Ｏ、富Ｏ公司亦未販售上開目錄所示之商品。況且若偉Ｏ、富Ｏ公司確有販售上開目錄所示商品之事實，原告應可輕易取得兩家公司販售此等物品之統一發票、收據及實物，今原告卻未能提出被告有販售此等物品之相關憑證，足認被告上開所辯，應屬真實。本件被告並無違反系爭協議書第2 條於協議書生效1 年後繼續販賣及陳列使用協議書第2 項所示之圖樣及文字之產品等情事。
㈢偉Ｏ公司對於99、100 、101 、102 、103 年度型錄上型號
為「SHW-420 」、「SHW-540 」、「SEJ-21000 」之商品，該公司實際上對外所銷售之商品，外觀上有無使用如型錄照片所示「象圖」及「ZOICHI」的商標？原函覆無法確認，然嗣後該公司亦更正上開函覆內容確認並未使用型錄照片所示「象圖」及「ZOICHI」的商標。且被告就同一型號之商品亦無生產兩種不同圖樣之必要，足見偉Ｏ公司原先之回函係避重就輕之詞，不足為採。
㈣另外就原告所指稱系爭型錄侵權之商品（包含型號SEJ-2100
0 、SHW540、SHW420、SHW460），被告均曾將實品送請試驗中心進行試驗並向經濟部標準檢驗局進行商品驗證登錄，依據試驗報告及登錄證書內所檢附之產品照片（被證3 ），可知實際上被告並未在上述4 種型號商品外觀使用「象圖」及「ZOICHI」的商標，而是使用本身之「寶馬」牌商標。
㈤綜上，原告以富Ｏ、偉Ｏ公司所製作（並非被告公司所製作
或使用）未事先經被告公司確認之型錄照片，主張被告有使用系爭協議書第1 條第2 項之商標圖樣或文字，顯無理由。
二、被告並無違反協議書第2 條，回收、銷毀、去除上開商標之商品及報告義務：
㈠原告於協議書所定期限期滿後曾向被告提出書面表格（即原
證13），列出簽約日及到期日之數量，並經原告收受，為原告所自承，故原告主張被告未依照協議書第2 條盡報告義務，已非可採。且原告早在96年即已收受被告公司交付之原證13表格，若認為被告所提出之表格有違背協議書第2 條之報告說明義務，本可向被告表示異議，要求被告為進一步之說明，然原告卻在收受該表格後長達7 年之久，始在提起本件訴訟中，方主張被告違背報告說明義務，其主張權利，顯有違誠信原則。
㈡再者，被告依系爭協議書第2 條負有回收、銷毀、去除義務
者，乃係針對有使用協議書第1 條第2 項商標之商品（實品），並未包含被告公司之下游廠商未經被告事先確認沿用之前照片製作之型錄，故原告將上開義務之範圍不當擴張包含回收及去除有系爭商標圖樣之型錄在內，顯不合兩造之約定，況如前述，使用「象圖」、「ZOICHI象好」商標圖樣於型錄上者乃被告之下游廠商偉Ｏ、富Ｏ等兩家公司，並非被告。
三、被告並無使用、製造、批發、販賣或意圖販賣而陳列其他高度抄襲原告外包裝或產品設計之商品：
㈠原告主張被告販售商品外觀與其近似之商品，係被告在系爭
協議書簽立前即已販售，且此類產品設計於同業具有普遍性，否則原告即可申請取得就該產品外觀之專利註冊，故原告以被告具有違反系爭協議書第8 條約定販售高度抄襲其產品設計，尚無理由。
㈡被告並無抄襲原告原證5 、原證6 、原證7 保溫杯產品外觀設計之行為，且原證6 、7 產品外觀設計並非原告所獨創：
⑴原證5 （不銹鋼真空馬克杯SM-EAE30）產品：
被告所販售之日本寶Ｏ牌晶鑽保溫保冷隨身杯型號JA-SHW
-PH- 300 產品，係被告於99年11月向訴外人力Ｏ不銹鋼有限公司（下稱力Ｏ公司）訂購而來（被證4 ），並非被告所直接生產製造，且此時原告之D140767 號新式樣專利尚未公告。原告就原證5 之產品曾於100 年間委由律師發函予被告，主張被告之產品似已侵害其上開D140767 號新式樣專利，被告於接獲原告之律師函後，即未再繼續販售，且未再向力Ｏ公司續訂此類商品。由上述過程可知，被告所販售之日本寶Ｏ牌晶鑽保溫保冷隨身杯型號JA-SHW-PH- 300產品並非被告惡意抄襲原告之產品外觀設計，被告係信賴供貨廠商而販售，原告尚難以此遽認被告有違反系爭協議書第8 條之情事。
⑵就原證6 （象印不銹鋼真空保溫瓶SV-GF50-XA）、原證7
（象印不銹鋼馬克杯SM-AB35-BF ）產品：就此二商品之外觀設計，原告不僅並未取得專利權，且原告亦未舉證該外觀設計係其所獨創，故原告主張被告販售之日本寶Ｏ真空保溫瓶SHW-350 、寶Ｏ牌日式隨身杯SHW-250-VC保溫杯產品之外觀設計係抄襲其商品而來，已有疑問。再者，原證6 、原證7 之外觀設計於1996年或民國95年於業界即已相當普遍，此有被告整理之相關目錄清單在卷可憑（被證5 、被證6 ），故原告主張此二商品之外觀設計係其所獨創云云，非屬可採。原告雖提出原證10之比較圖主張市場上如「膳Ｏ師」、「Ｏ牌」等商品，與原告公司之商品無論在外觀上、構造上均有明顯差異云云。然此乃原告自行以另外其他廠牌之部分商品所為之比較，並非全面與其他廠牌之商品比較，從而，原告欲以此證明就系爭商品之外觀設計為其所獨創，應無可採。
四、原告依協議書第9 條規定請求被告給付懲罰性違約金500 萬及相關費用共計5,152,000 元，該違約金顯屬過高，應予酌減：
㈠被告主張並無違反協議書第2 條及第8 條之情事，業如前述
，原告依第九條請求被告給付懲罰性違約金及相關費用並非正當。
㈡縱認原告得依系爭協議書第9 條請求被告給付懲罰性違約金
，兩造約定之違約金數額高達500 萬元，顯然過高，應予酌減：
本件被告縱有違反系爭協議書第2 條、第8 條之情事，被告下游經銷商使用之產品型錄雖仍有系爭協議書約定不得使用之商標圖樣，然實際上該經銷商並未販售該商品，對原告所生之損害應甚為輕微，且被告因銷售系爭型號之商品所得之收入（尚未扣除成本）亦非鉅額；另原告所主張被告販售與其商品具有高度近似度之馬克杯等商品，此等商品上所使用之商標為被告註冊寶Ｏ牌商標與原告申請註冊之象印商標，顯然不同，且因象印商標於市場具有相當之知名度，相關消費者購買此等商品主要憑藉者乃其商標及價格，而非商品之外觀，故縱認被告販售之系爭商品外觀與原告之商品外觀有所近似，對於原告之銷售，應不生影響。原告主張依系爭協議書第9 條約定，請求被告賠償500 萬元及相關費用之懲罰性違約金，自屬過高，應予酌減。
五、並聲明：1.原告之訴駁回。2.如受不利之判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。
叁、本件兩造間不爭執事項：
一、兩造於95年6月30日簽訂原證2之協議書。
二、被告之經銷商偉Ｏ公司99、100 、102 、103 年度產品型錄、富Ｏ公司100 、101 年度產品型錄中，刊有被告使用「象圖」、「ZOICHI」、「象好」商標之電子鍋、保溫飯鍋產品之照片及文字，如原證3 所示。
三、原告購得之日本寶Ｏ晶鑽保溫保冷隨身杯型號JA-SHW-PH-30
0 、日本寶Ｏ不銹鋼真空保溫杯型號SHW-350 、寶Ｏ牌日式隨手杯型號SHW-250-VC之保溫杯產品，確為被告所銷售之產品。購買價格分別為419 元、670 元、350 元（如原證4 統一發票）。
四、原告就原證5 之保溫杯產品外觀設計，有取得新式樣專利權（D140767 號，公告日100 年6 月1 日，見原證12）。原證
6 、7 保溫杯產品外觀設計，並未取得專利權。
肆、兩造主要爭點：
一、被告是否有違反系爭協議書第2 條之約定，於協議書生效日起，繼續販賣及陳列使用協議書第1 條第2 項所示之圖樣及文字之產品？
二、被告是否有違反協議書第2 條，回收、銷燬、去除上開商標之商品及報告義務？
三、被告是否有使用、製造、批發、販賣或意圖販賣而陳列其他高度抄襲原告原證5 、6 、7 外包裝或產品設計之產品？
四、原告依協議書第9 條規定請求被告給付懲罰性違約金及相關費用合計新台幣515 萬2 千元，是否正當？原告請求之違約金是否過高？
伍、得心證之理由：
一、被告是否有違反系爭協議書第2 條之約定，於協議書生效日起，繼續販賣及陳列使用協議書第1 條第2 項所示之圖樣及文字之產品？㈠經查，原告為附圖一所示商標之商標權人，被告另以附圖二
所示商標申請註冊並獲准，原告認為被告之註冊商標與原告之商標構成近似，經與被告協商後，兩造乃於95年6 月30日訂立協議書（見新北地院卷第10-12 頁）等情，為兩造所不爭執，堪信為真實。
㈡依協議書第2 條第1 項約定：「乙方（即被告二人）自生效
日起，不得再有使用本圖樣於各種商品上。乙方於生效日前以生產製造標有本圖樣之電鍋及保溫杯商品，甲方（即原告日商象印公司、台象有限公司）同意乙方依本條第二項提供明細表之商品，得於本生效日起算一年內繼續販賣。屆期乙方即不可再行販賣及陳列，並應將市面上之標有本圖樣之電鍋及保溫瓶予以回收，並將該商品予以銷毀或去除該商品上之本圖樣」。第8 條規定：「乙方切結保證，未得甲方事前書面同意，絕不（包括但不限於）使用、製造、批發、販賣、或意圖販賣而陳列相同或近似於甲方（包括但不限於）「ZOJIRUSHI 及象圖」、「ELEPHANT及圖」商標之文字或圖樣．．．，於任何商品、服務或相關表彰營業之用途上，或有其他侵害甲方商標權、著作權等智慧財產權之情事」。
㈢原告主張訴外人偉Ｏ公司99、100 、102 、103 年度產品型
錄內型號SHW-420 、SHW-540 、SHW-460 、SEJ- 21000之產品，及富Ｏ公司100 、101 年度產品型錄內型號KO-SHW-420、KO-SHW-540之產品，有使用「象圖、象好、ZOICHI」商標之事實，固據提出偉Ｏ公司、富Ｏ公司之型錄為證，並為被告所不爭執，惟辯稱其於約定之一年期限屆滿後即未再販賣使用「象圖、象好、ZOICHI」商標之產品，訴外人偉Ｏ、富Ｏ公司之型錄係沿用舊有之目錄相片型號自行印製，印製之前並未就該目錄之內容（包含相片、型號）與被告進行確認等語。
㈣經本院訊問證人陳ＯＯ（偉Ｏ公司人員）、王Ｏ弘（富Ｏ公
司人員），證人陳ＯＯ證稱：「（提示原證3 偉Ｏ公司型錄）你是否有參與型錄製作？有。（該型錄製作時，產品資訊、照片及下方產品相關資訊，是否是由金億豐股份有限公司提供？）我們製作型錄時，每年都會要求各廠商提供贊助金及產品更新的資訊，但有些廠商不願意提供贊助金，或沒有更新，我們就會沿用前一個年度的資料。（99至103 年度型錄上被告公司產品，被告有無提供最新的產品資訊給偉Ｏ公司？）我確認這段期間都沒有更新，若一直沒有提供更新資料，我就會一直沿用以前的資料，若有更新，就會有新的東西在新的目錄裡面。．．．這幾年度，金億豐股份有限公司都沒有給我們新的圖，我只好抓舊的圖COPY過去。型錄上的文字與照片都不是金億豐股份有限公司提供新的資料給我，我都是沿用以前的資料。（有沒有辦法確認型錄上圈選之型號，於99年後金億豐股份有限公司就同一型號，實際上所販售之商品之樣式？）沒有辦法確認，我只製作目錄」。另證人王ＯＯ證稱：「（提示原證3 富Ｏ家電產品100 年度、10
1 年度型錄，型錄如何製作？）是由金億豐股份有限公司提供資料製作而成，但是因為金億豐股份有限公司原來是做象好的商標，從96年之後，就改成寶Ｏ商標，但金億豐股份有限公司一直都沒有變更商品資料，所以就一直沿用原來的商品資料到101 年。95年度還是象好，96年度就變成寶Ｏ，但是因為照片圖檔都沒有修改，原先的照片是金億豐股份有限公司提供的，我是從型錄COPY過來，實際產品上已經沒有「象圖」及「ZOICHI」的商標。96年時，我在目錄上僅有將象好改成寶Ｏ，但是照片沒有修改到。（請證人確認庭呈資料〔按即系爭產品97年間送經濟部標準檢驗局作商品驗證登錄及臺灣大電力研究試驗中心之試驗報告第7 頁、第13頁〕，有關富Ｏ公司100 、101 年所販售SHW420、SHW540寶Ｏ電子炊飯鍋，實際上向金億豐股份有限公司所訂購的商品外觀照片是否如第7 頁、第13頁照片所示？）是」（以上證人證言見本院103 年8 月28日言詞辯論筆錄）。依上開證人證述，訴外人偉Ｏ公司、富Ｏ公司之產品型錄內產品照片、型號等資料，如未經供貨廠商通知變更，均沿用前一年度之資料，並未重新製作，自難以型錄之產品照片上有標示附圖二之商標，遽認被告於99至101 年度仍有販賣附圖二商標產品之事實。
㈤另經本院函詢偉Ｏ公司，請該公司確認99、100 、101 、10
2 、103 年度型錄上金億豐公司型號為「SHW-420 」、「SHW-540 」「SEJ-21000 」之商品，實際上對外銷售時，商品外觀上有無使用「象圖」及「ZOICHI」的商標，該公司於10
4 年1 月6 日函覆稱，無法確認出貨商品是否有上開商標（見本院卷第201 頁），嗣於104 年3 月2 日再函覆稱上開產品實際銷售時，並未使用上開商標（見本院卷第225-1 頁）。
㈥再查，被告曾於97年間，將型號SHW-420 、SHW-540 產品送
財團法人台灣大電力研究試驗中心進行試驗，並送經濟標準檢驗局登錄，依被告提出財團法人台灣大電力研究試驗中心之試驗報告及經濟標準檢驗局商品驗證登錄證書所載商品名稱及照片，均係標示「寶Ｏ牌（Pearl Horse ）」（見本院卷第93、95、99、101 、103 、105 、107 頁），核與被告所辯及證人王ＯＯ證稱96年之後被告產品已改為寶Ｏ牌之情形相符，被告辯稱其販售之產品於協議書生效一年後已無使用「象圖、象好、ZOICHI」商標，訴外人偉Ｏ公司99、100、102 、103 年度產品型錄、富Ｏ公司100 年至101 年度型錄係沿用舊有之型錄產品資料及照片未予更新等語，並非無據。
㈦從而，由原告所舉證據，尚難認定被告於協議書生效一年後
，有違反系爭協議書第2 條之約定，繼續販賣「象圖、象好、ZOICHI」商標圖樣商品之行為。至於訴外人偉Ｏ公司、富Ｏ公司之型錄雖有標示「象圖、象好、ZOICHI」之電子鍋產品，惟該產品型錄係訴外人偉Ｏ公司、富Ｏ公司所印製並發給其往來客戶，並非被告發行之刊物，亦無從認定被告有「陳列、使用」商標之行為。
二、被告是否有違反協議書第2 條，回收、銷毀、去除上開商標之商品及報告義務？㈠依協議書第2 條第1 項約定：「甲方同意乙方依本條第二項
提供明細表之商品，得於本生效日起算一年內繼續販賣。屆期乙方即不可再行販賣及陳列，並應將市面上之標有本圖樣之電鍋及保溫瓶予以回收，並將該商品予以銷毀或去除該商品上之本圖樣」。第3 項約定：「乙方應於第一項所定一年期限屆滿之七日內，以書面向甲方說明本圖樣之販賣、回收或除去狀況」。第4 項約定：「乙方未依本條第三項之規定向甲方提出書面說明銷售、回收、除去狀況時，視為違反本條之約定」。依上開約定，被告於協議書生效一年後，有將使用「象圖、象好、ZOICHI」商標之電鍋、保溫杯產品予以回收、銷毀或除去產品上商標圖樣，並向原告據實報告之義務。
㈡原告主張被告於協議書所定期限屆滿後，僅向原告提出書面
表格三張（原證13，見本院卷第85-87 頁），列出簽約日及到期日之產品數量，惟對於一年期間「象圖、象好、ZOICHI」商標圖樣商品之「販賣」、「回收」或「除去」狀況，未盡其書面說明義務，且對於已有販賣事實之SEJ-21000 、SHW-460 型號產品完全未列出，且未通知兩家主要下游經銷商（訴外人偉Ｏ公司、富Ｏ公司）更新產品資料及產品照片，致下游廠商多年來均不知此事，有違回收、銷毀、除去及報告之義務。被告則辯稱原告於96年已交付原證13之表格，原告於收受後7 年，始主張被告違背說明義務，有違誠信原則。又協議書第2 條所指回收、銷毀、去除義務，係針對有使用「象圖、象好、ZO ICHI 」商標之商品（實品），並未包含被告之下游廠商所製作之產品型錄云云。
㈢按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之
辭句，民法第98條定有明文。又按，商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5 條亦有明定。兩造訂立協議書之目的係為了避免被告註冊之商標與原告註冊之商標圖樣併行於市場上，造成相關消費者產生混淆誤認之虞，協議書第2 條約定被告不得於協議書生效日起一年後再行販賣及陳列標有「象圖、象好、ZOICHI」商標之產品，並應回收、銷毀或去除商品上「象圖、象好、ZOICHI」之商標圖樣，並於第8 條約定，被告未得原告同意，絕不使用相同或近似於原告「ZOJIRUS HI及象圖」、「ELEPHANT及圖」商標之文字或圖樣於任何商品、服務或相關表彰營業之用途上」。探求兩造間之契約目的及當事人之真意，應認為協議書第2 條約定被告應回收銷毀除去之範圍，除標示「象圖、象好、ZOICHI」商標之產品外，亦包含所有使用該商標之商品包裝容器、商業文書、廣告等，否則實無以達成契約之目的，被告辯稱協議書第2 條之回收、銷毀、去除義務，僅限於標示商標之商品，不包含下游廠商所製作之產品型錄云云，尚非可採。被告於協議書生效一年後，負有回收、銷毀、除去商品及相關商業文書上使用「象圖、象好、ZOICHI」商標之義務，自應通知訴外人偉Ｏ公司、富Ｏ公司更新產品型錄之資料及產品照片，惟其怠於通知訴外人偉Ｏ公司、富Ｏ公司更新產品資料，致訴外人偉Ｏ公司及富Ｏ公司之產品型錄，仍有標示「象圖、象好、ZOICHI」商標之產品資料及照片，自有違反回收、銷毀、除去之義務，且被告提供予原告之原證13回收報告，並未列出有使用上開商標之SEJ-21000 、SHW-460 型號產品，亦有違反協議書第2 條之報告義務。
三、被告是否有使用、製造、批發、販賣或意圖販賣而陳列其他高度抄襲原告原證5 、6 、7 外包裝或產品設計之產品？㈠依協議書第8 條約定：「乙方切結保證，未得甲方事前書面
同意，絕不（包括但不限於）使用、製造、批發、販賣、或意圖販賣而陳列．．．高度抄襲甲方之外包裝或產品設計，於任何商品、服務或相關表彰營業之用途上．．．」。
㈡原告主張其製造之原證5 、6 、7 保溫杯產品之產品設計具
有獨特性，而被告銷售之日本寶Ｏ晶鑽保溫保冷隨身杯JA-SHW-PH-300 、日本寶Ｏ不銹鋼真空保溫瓶SHW-350 、寶Ｏ牌日式隨手杯SHW-250-VC保溫杯產品，無論在外觀、構造上均與原告之原證5 、6 、7 保溫杯產品高度或完全相同（見原證5 至7 ，原證11，新北地院卷第29-85 頁，本院卷第60-6
1 頁），被告高度抄襲原告產品設計，已違反協議書第8 條約定。被告則辯稱日本寶Ｏ晶鑽保溫保冷隨身杯JA-SHW-PH-
300 保溫杯產品係向訴外人力Ｏ公司訂購，並非被告所製造，被告並非惡意抄襲原證5 之產品，至於原證6 、7 產品外觀設計為業界普遍採用，並非原告所獨創等語。
㈢經查，兩造於95年6 月30日訂立協議書時，主要重點係針對
被告向經濟部智慧財產局申請如附圖二所示商標，原告認為與其所有如附圖一所示商標構成近似，乃協議被告應撤回如附圖二所示商標之註冊，並於協議書生效一年後，不再使用如附圖二所示商標，並回收相關商品等。協議書之內容係由原告委請律師草擬，當時兩造並未特別針對第8 條的高度抄襲原告外包裝或產品設計所指之內涵為何予以討論，亦未特定任何商品等情，為兩造所不爭執（見本院卷第36-37 頁），則兩造對於所謂「高度抄襲甲方之產品設計」所指具體內容、範圍為何？原告當時有哪些產品？那些屬於原告具有獨特性之外觀設計等，難謂兩造已達意思表示一致之程度。
㈣再查，原告之三款保溫杯產品，僅原證5 「不銹鋼真空馬克
杯SM-EAE30」之外觀設計有取得新式樣專利權，原證6 「象印不銹鋼真空保溫瓶SV-GF50-XA」、原證7 「象印不銹鋼馬克杯SM-AB35-BF」均未取得新式樣專利權。而原證5 保溫杯產品之外觀設計，係98年7 月14日提出申請，100 年6 月1日始取得D140767 號新式樣專利權（見本院卷第62頁專利檢索資料）。被告販售之「日本寶Ｏ晶鑽保溫保冷隨身杯JA-S
HW -PH-300」產品，係99年間向訴外人力Ｏ公司訂購，業據提出訂購單為證（被證4 ，見本院卷第10 8頁），並為原告所不爭執（見本院卷第151 頁）。兩造於95年訂立協議書時，並未就第8 條所指之「高度抄襲甲方之產品設計」之具體內容、範圍予以特定，已如前述，而被告於99年間訂購「日本寶Ｏ晶鑽保溫保冷隨身杯JA-SHW -PH-300」時，原告尚未取得原證5 保溫杯外觀設計之排他使用權，且被告之產品係向訴外人力Ｏ公司訂購，並非自己製造，被告於100 年間接獲原告之律師函主張有侵權事實時，即未再向力Ｏ公司訂購及販售上開保溫杯產品（參諸原告提出購買保溫杯之統一發票，確非直接向被告購買，見新北地院卷第27頁），本院認為被告既非「日本寶Ｏ晶鑽保溫保冷隨身杯JA-SHW -PH-300」保溫杯之製造商，訂購時間又在原告取得新式樣專利權之前，自難認被告故意或過失抄襲原告原證5 產品設計之行為。至於原告主張原證6 、原證7 保溫杯產品之外觀、產品設計具有獨特性部分，為被告所否認，辯稱原證6 、原證7 保溫杯之產品設計於95年間已為業界普遍採用，並提出其他廠牌產品目錄或採購指南為證（被證5 、6 ，見本院卷第109-
147 頁），原告對於上開產品目錄或採購指南之發行日期形式真正不爭執（見本院卷第155 頁），僅抗辯其中所載產品外觀與原告之產品不相同云云。惟查，被證5 附件二、三、
四、五、六之保溫杯產品與原告之原證6 產品相較，被證6附件一、附件三、附件四之保溫杯產品與原告之原證7 產品相較，不論外觀、造型、設計意匠等，均極相彷，被證5 附件二、三、四、五、六之發行時間為1996年至2003年，被證
6 附件一、附件三、附件四之發行時間為2006年至2008年，上開其他廠牌產品目錄或採購指南，部分發行時間在兩造訂立協議書之前，部分資料雖在兩造訂立協議書之後，惟原告並未舉證證明原證6 、7 保溫杯產品設計完成之時間，無從認定其完成時相較於業界普遍採用之產品設計，具有獨特性。原告雖提出原證10之比較圖（見本院卷第56-59 頁），主張市場上「膳Ｏ師」、「Ｏ牌」等商品，與原告之保溫杯產品無論在外觀上、構造上均有明顯差異云云，惟查原證10乃原告以自行選取其他廠牌之部分產品與原告之部分產品外觀、結構作比較，並非全面性與其他廠牌之產品做比較，該資料尚無從作為原告之產品設計，相較於市面上其他類似之產品設計具有獨特性之有利論據。綜上，原告所舉證據無法證明原證6 、原證7 產品設計具有獨特性，被告之「日本寶Ｏ真空保溫瓶SHW-350 」、「寶Ｏ牌日式隨身杯SHW-250-VC」產品外觀或構造縱與原告產品雷同，亦無從認定係抄襲原告之產品設計，原告主張被告違反協議書第8 條約定高度抄襲原告外包裝或產品設計云云，不足採信。又原告購得之被告三款保溫杯產品，均係標示「寶Ｏ牌」而非「象圖、象好、ZOICHI」之商標，亦未構成違反協議書第2 條販賣、陳列使用「象圖、象好、ZOICHI」商標商品之行為，附此敘明。
四、原告依協議書第9 條規定請求被告給付懲罰性違約金及相關費用合計新台幣515 萬2 千元，是否正當？原告請求之違約金是否過高？㈠按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第
252 條定有明文。該規定不論係懲罰性違約金或賠償額預定性違約金，均有適用（最高法院70年度台上字第3796號、71年度台上字第2223號、82年度台上字第2529號民事裁判）。
又按，違約金是否相當須依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準，而債務已為一部履行者，亦得比照債權人所受利益減少其數額（最高法院49 年台上字第807 號民事判例79年台上字第1915號民事判例）。
㈡依協議書第9 條約定：「若乙方違反前條及第2 條時，除應
負一切民、刑事法律責任外，並願無條件支付甲方新台幣50
0 萬元作為懲罰性違約金，並賠償甲方所受之損害及因此所支出之相關費用（包括律師費用），絕無異議」。查被告於協議書生效一年後，疏未通知訴外人偉Ｏ公司、富Ｏ公司更新產品型錄資料，致訴外人偉Ｏ公司99年至103 年度之產品型錄，富Ｏ公司100 年至101 年度之產品型錄，仍刊載有「象圖、象好、ZOICHI」商標之產品資料及照片，且未將使用「象圖、象好、ZOICHI」商標之所有型號商品詳實列載於回收報告，有違協議書第2 條第1 項、第3 項之回收、銷毀、去除、報告義務，已如前述，原告自得依協議書第9 條之約定，請求被告支付違約金。經審酌被告於協議書生效一年後，已依協議書之約定，未再使用販賣陳列「象圖、象好、ZOICHI」商標之產品，亦無抄襲原告產品設計之行為，僅疏忽未通知訴外人偉Ｏ公司、富Ｏ公司更新產品型錄資料，及回收報告漏列產品型號，其違約之情節尚輕，且未造成原告財產上之重大損害，原告請求賠償懲罰性500 萬元，顯屬過高，又原告請求被告賠償律師費10萬元及鑑定費5 萬2 千元部分，本院認為律師費用之負擔應衡酌原告勝訴比例，又原告主張被告抄襲原告之產品設計並無理由，為證明該部分事實所支出之鑑定費用，不得請求被告賠償等一切情狀，認為原告請求之違約金及律師費用應酌減為十分之一即51萬元為適當（500 萬元＋10萬元＝510 萬元，510 萬元÷10＝51萬元），逾此範圍則屬過高。又按，數人負同一債務或有同一債權，而其給付可分者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應各平均分擔或分受之；其給付本不可分而變為可分者亦同，民法第27 1條定有明文。本件原告二人對被告二人請求給付違約金，其給付為可分，且契約並無約定分擔或分受比例，應各平均分擔或分受之，故原告二人得請求被告二人給付之金額，各為25萬5 千元。
五、綜上，被告二人違反協議書第2 條之回收、銷毀、除去及報告義務，原告日商象印魔法瓶株式會社、台象股份有限公司，各得依協議書第9 條請求被告二人給付違約金25萬5 千元，及自起訴狀繕本送達之翌日即103 年1 月11日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，原告在上開範圍內之請求，為有理由，應予准許，逾此部分則無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經核與判決結果不生影響，爰不予一一論列，附此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條、第85條第1項。中 華 民 國 104 年 4 月 2 日
智慧財產法院第三庭
法 官 彭洪英以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 104 年 4 月 2 日
書記官 郭宇修