智慧財產法院民事判決
103年度民商訴字第61號原 告 美商伊油墨公司（EINK Corporation）法定代理人 Lai Wo Nip訴訟代理人 李世章律師
徐念懷律師彭國洋律師被 告 易印客設計印刷有限公司兼 法 定代 理 人 文麗貞共 同訴訟代理人 陳志隆律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國10
5 年1月19日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告易印客設計印刷有限公司不得將相同或近似於如附表所示商標之商標使用於印刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼紙便條紙、印刷信封信紙、印刷複寫聯單、製作資料夾/L夾、輸出海報大圖、製作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀請卡、印刷名片貴賓卡、印刷公文封/ 夾、光碟壓片、印刷DM /傳單、製作旗幟帆布、印刷日曆月曆等服務，以及便利貼、便條紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品；或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。
被告易印客設計印刷有限公司不得使用如附表所示商標之字樣作為其營業主體之表徵，亦不得使用「http://www.eink.com.tw」作為其網域名稱。
被告應連帶給付原告新臺幣貳拾萬元，及自民國一○三年十一月十二日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告易印客設計印刷有限公司負擔百分之七十，被告連帶負擔百分之五，餘由原告負擔。
本判決第三項於原告以新臺幣柒萬元為被告供擔保後得假執行，但被告如以新臺幣貳拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。又國際私法上關於國際管轄權之決定，係依各國司法實務之發展及準用或類推適用內國民事訴訟法上關於定管轄權之原則而定。而我國涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。次按訴訟，由被告住所地之法院管轄；對於私法人或其他得為訴訟當事人之團體之訴訟，由其主事務所或主營業所所在地之法院管轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第1 條第1 項前段、第2 條第2 項、第15條第1 項分別定有明文。經查，原告係外國人，被告則為本國人，故本件為一涉外民事事件。又被告之營業所或住居所均在我國之高雄市，且原告係主張被告在我國境內侵害其商標權，是以，揆諸前開說明及規定，我國法院就本件涉外事件即有國際管轄權。另依商標法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件，為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理細則第2 條第1 項第3 款亦分別定有明文。本件原告依我國商標法規定取得商標權，並主張被告有侵害其商標權之事實，是本件為商標侵權事件，依前揭規定，本院自得就本件商標侵權事件為審理。再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，民國100 年5 月26日施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。本件原告主張其依我國商標法取得商標權，且被告在我國有侵害其商標權之行為，則我國法院應依我國商標法決定原告在我國有無權利，以解決在我國應否保護及如何保護之問題。揆諸前揭規定，本件關於侵害商標權之準據法，應依中華民國之法律，且兩造對於本件應以我國法律為準據法一節復未作何爭執，故本院自得本此而為審判。
二、復按原告於訴狀送達後，不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 、7 款分別定有明文。又所謂「請求之基礎事實同一」，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院100 年度台抗字第716 號裁定參照）。本件原係以訴外人元太科技工業股份有限公司（下稱元太公司）名義起訴，並請求：㈠被告不得將相同或近似如附表所示商標，使用於印刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼紙便條紙、印刷信封信紙、印刷複寫聯單、製作資料夾/L夾、輸出海報大圖、製作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀請卡、印刷名片貴賓卡、印刷公文封/ 夾、光碟壓片、印刷DM/ 傳單、製作旗幟帆布、印刷日曆月曆等服務，以及便利貼、便條紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品；或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷；或作為公司名稱及營業主體之表徵。㈡被告不得使用http://www.eink.com.tw作為其網域名稱。㈢被告應給付原告新臺幣（下同）200 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。㈣就上開第3 項聲明，原告願供擔保請准宣告假執行。嗣於104 年4 月10日具狀變更原告為美商伊油墨公司，且撤回對被告文麗貞就原訴之聲明第1、2 項之請求，並就原訴之聲明第3 項部分改為請求被告應連帶給付（參本院卷一第249 至252 頁）。原告雖為訴之變更及追加，但因原告對被告請求之基礎事實，均係基於侵害商標權之法律關係，其變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，且就原請求之訴訟及證據資料亦具有同一性，是原告請求之基礎事實同一，且不甚礙被告之防禦及訴訟之終結。揆諸首揭規定，原告所為之變更、追加於法並無不合，自應予以准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
（一）原告為附表所示註冊第890781、893776商標（圖樣及指定使用之商品暨權利期間如附表所示，以下分別簡稱系爭商標一、二，且合稱系爭商標）之商標權人，且系爭商標於全球多達23個以上之主要國家或地區業已申請為註冊商標，期間逾10年以上。又原告自86年成立以來，即為世界電子紙顯示技術之領導及創新者，並有能力產銷前所未有之長時間運作、且耗能低的電子紙顯示器，因而為世界上最有影響力的品牌及製造商等大型企業所採用，所生產之「
E INK 」電子紙，目前在全球市場占有率高達百分之90以上，並於103 年6 月間，榮獲103 年傑出光學產品獎，可見原告掌握電子紙商品之關鍵技術，於電子紙相關產業中居於領導地位，為舉世聞名之公司。再者，原告銷售至臺灣之商品多標示有系爭商標，故國內相關廠商於接觸系爭商標時，自會聯想到該商品係來自於原告。再參諸元太公司於98年12月23日以約70億元與原告簽約取得百分之百股權及電子紙顯示器材料之關鍵技術與專利所有權，顯見系爭商標之價值不斐，具有高度之商業經濟價值。準此，系爭商標確屬著名商標無訛。
（二）訴外人思源彩色印刷有限公司（下稱思源公司）未經原告之同意，擅自於98年8 月31日以與系爭商標完全相同之文字作為被告易印客設計印刷有限公司（下稱易印客公司）網域名稱http://www.eink.com.tw（下稱系爭網域）之特取部分申請註冊（嗣於本院審理中，思源公司乃將系爭網域名稱移轉登記予被告易印客公司所有），且被告易印客公司自103 年9 月22日起即於系爭網域之首頁下方載明被告易印客總公司及分公司電話住址等詳細資料之橫欄內，除用「eink」表徵營業主體，並提供消費者聯繫之email以「EINK」為主要部分外，亦有「2010 EINK NetworkTechnology Printing Co. 」之記載，復於系爭網域關於「公司簡介ABOUT 」網頁中，標明「關於EINK 易印客」，且於該網頁具體敘述中使用「EINK」作為對被告易印客公司之代名詞，故被告易印客公司顯有以EINK作為該公司營業主體表徵之意。又觀諸系爭網域，可知被告易印客公司亦有使用「EINK」於服務標示及用於網頁以廣告宣傳，且所行銷者為與系爭商標所表彰之電子紙等相關之資訊載體商品或服務。再者，原告所有之系爭商標於廣大消費者及相關業者心目中所建立者為取代傳統紙類或印刷之「無紙化」環保印象，而以傳統紙類、印刷相關服務為業之被告易印客公司無視系爭商標為著名商標之事實，以EINK字樣作為自己公司之網域名稱；對外直接以EINK之名義自居，使用EINK於服務標示及用於網頁以廣告宣傳；且被告易印客公司所行銷者為與系爭商標所表彰之電子紙等相關之資訊載體商品或服務。是以，被告易印客公司上開行為必然使相關消費者誤認被告易印客公司與原告兩者間系出同源或存在加盟等合作關係，而以為原告違反「無紙化」之環保初衷，回頭進入傳統紙類、印刷等商品領域之經營，進而減損淡化系爭商標長久以來所建立之識別性及信譽。準此，被告易印客公司顯然已經違反92年5 月28日修正公布之商標法（下稱92年商標法）第62條第1 、2 款及現行商標法第70條第1 、2 款暨104 年2 月4 日修正公布之公平交易法（下稱修正前公平法）第24條及現行公平法第25之規定，而構成視為侵害原告商標權及違反公平競爭之行為。
（三）系爭商標所指定使用之商品類別為第9 類，即使用於「含有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺顯示器（可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他可添加懸浮液之材料及物品）」等商品；或類似於第9 類，即與電子紙等相關之資訊載體商品或服務。又依系爭網域之網頁「首頁INDEX 」及「產品價格PRINT PRICE 」之「詢價單」項下所示，被告易印客公司係將「EINK」字樣作為提供印刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼紙便條紙、印刷信封信紙、印刷複寫聯單、製作資料夾/L夾、輸出海報大圖、製作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀請卡、印刷名片貴賓卡、印刷公文封/ 夾、光碟壓片、印刷DM /傳單、製作旗幟帆布、印刷日曆月曆等服務之標識；另依被告易印客公司另一網域即「http://www.einkgift.com 」（下稱另一網域）首頁內容，其則將「EINK」字樣作為其行銷便利貼、便條紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品之標識。被告易印客公司所提供之上開商品或服務項目，多數為紡製品、紙製品、隨身碟等商品，均屬資訊載體之商品或服務，與系爭商標所指定使用之第9 類商品存在密切之關聯。被告易印客公司將相同或近似於系爭商標之字樣，使用在同一或類似於紙類、印刷之商品或服務上，難謂無致相關消費者混淆誤認之虞，且亦有攀附原告商譽及高度抄襲之不正競爭行為，該當現行商標法第68條第1 至3 款規定侵害系爭商標權之行為，並違反修正前公平法第24條、現行公平法第25條規定之不正競爭行為。
（四）綜上，被告易印客公司上開行為業已構成92年商標法第62條第1 、2 款及現行商標法第68條第1 、2 、3 款、第70條第1 、2 款暨修正前公平法第24條、現行公平法第25條之規定，原告自得依92年商標法第61條第1 項、現行商標法第69條第1 項、第3 項及修正前公平法第30條、現行公平法第29條之規定請求排除侵害及損害賠償。又被告文麗貞係被告易印客公司之負責人，依公司法第23條第2 項之規定，自應與被告易印客公司負連帶賠償責任。
（五）損害賠償額：
１、依被告易印客公司102 、103 年度營利事業所得稅申報書可知，其於102 年度之營業收入扣除營業成本之營業淨利為124,669 元，於103 年度則為106,095 元，依商標法第71條第1 項第2 款之規定，被告易印客公司侵害系爭商標權之所得利益合計為230,764 元。
２、依被告易印客公司提供部分侵權商品之單價內容可知，其行銷部分侵權商品之零售單價總計為248.6 元，依商標法第71條第1 項第3 款之規定，以零售單價1,500 倍計算之金額則為372,900 元（248.6 ×1,500 ＝372,900）。
３、再者，依被告易印客公司之網頁可知其銷售之侵權物品數量種類繁多，並無法窺諸侵權商品件數之全貌。而由國稅局所提供被告易印客公司之專案申請調檔統一發票查核清單觀之，被告易印客公司所交易之對象均為公司行號或學校等團體組織，不符合被告易印客公司所謂提供個人化印刷服務之說詞，其是否能忠實反應被告易印客公司所得利益，亦非無疑。為此，爰依民事訴訟法第222 條第2 項規定，請求酌定本件損害賠償數額。
（四）聲明：
１、被告易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於印刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼紙便條紙、印刷信封信紙、印刷複寫聯單、製作資料夾/L夾、輸出海報大圖、製作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀請卡、印刷名片貴賓卡、印刷公文封/ 夾、光碟壓片、印刷DM /傳單、製作旗幟帆布、印刷日曆月曆等服務，以及便利貼、便條紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品；或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。
２、被告易印客公司不得使用系爭商標之字樣作為其營業主體之表徵，亦不得使用「http://www.eink.com.tw」作為其網域名稱。
３、被告應連帶給付原告200 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日（即103 年11月12日）起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。
４、就第3 項聲明，原告願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則抗辯如下：
（一）系爭商標有86年5 月7 日修正公布、同年11月1 日施行之商標法（下稱86年商標法）第37條第10款之撤銷事由及現行商標法第63條第1 項第4款不得註冊之事由：
１、「E INK 」本身之字義，一般人見之，即可認知為electronicink 「電子墨水」之縮寫之意，不具有識別性，此由原告就「INK 」字樣聲明不專用可知，蓋英文「e 」加「普通名詞」為一般認知電子化之某實體物品，或透過網路可操作之服務流程或物品，且每每多以「e 化」稱之。另由Yahoo 奇摩字典搜尋結果，可知「E-INK 」「是由麻省理工學院所研發，可印於普通紙張上的電子墨水，其成分為一種特殊的、極小的透明球體所構成，可接收電子訊號，透過球體的活動，便可顯示出不同的文字與圖像」，足見系爭商標之文字「E INK 」乃指某種裝置、技術或材料「本身」之名稱。再者，依維基百科網頁中就「電子墨水」之介紹與說明，亦可知「E INK 」係指「電子墨水公司（E Ink Corporation ，即原告）製造的電子紙」。何況，依原告所稱國家教育研究院就電子墨水之名詞解釋，亦可明白所謂之電子墨水乃為系爭商標所註冊之商品本身之技術。此外，從原告所提出之原證17-2、17-6、18-4、19-4、19-5、19-7、20-6、20-11 、20-14 、20-20 、20-2
1 、20-22 、20-23 、20-25 等資料，益足證明「E Ink」為系爭商標所指定使用之商品、技術本身之描述，與商品本身有密切關連，且已成為該商品、裝置、技術之通用名稱、普通名稱，甚至連原告自己都將之當作商品名稱在使用、稱之。是以，系爭商標不僅不具識別性，且於註冊後已成為所指定使用之商品或服務之通用標章、名稱，故具86年商標法第37條第10款規定之撤銷事由及現行商標法第63條第1 項第4 款規定之廢止事由。
（二）被告易印客公司並無92年商標法第62條第1、2款及現行商標法第70條第1、2款視為侵害系爭商標權或現行商標法第68條第1 、2 、3 款侵害商標權暨修正前公平法第24條、現行公平法第25條不公平競爭之情事：
１、92年商標法第62條第1、2款及現行商標法第70條第1、2款部分：
⑴系爭商標於系爭網域名稱98年8 月31日註冊時並非著名商標：
舉世著名公司與舉世著名商標乃屬兩回事，誠不得因原告為著名之公司，以此作想當然耳推論系爭商標為著名商標。又原告所提出之訂購單縱使載有「E Ink」相關字樣，惟誠不得僅以特定幾間廠商曾向原告訂購相關商品即逕推論原告之系爭商標為著名商標。而元太公司取得原告百分之百股權並完成併購乙事，亦與系爭商標是否為著名商標無關。至於原告所提出之事證，大部分為直呼原告公司名稱之普通使用，並非商標之使用；且縱使其中寥寥可認為商標使用之型態者，亦無法證明系爭商標為著名商標。是以，系爭商標於系爭網域名稱註冊時並非著名商標，應堪認定。
⑵縱認系爭商標為著名商標，然被告易印客公司根本無法判
斷系爭商標是否為著名商標，且被告易印客公司所從事者亦非系爭商標所註冊登記之第9 類商品或服務，而原被告間之通路、消費者族群復不相同，彼此間亦無業務往來關係，故被告易印客公司並不知悉系爭商標之存在，當無構成上開規定所稱「明知」之要件。
⑶系爭商標所註冊登記之商品類別為第9 類之商品，而原告
所提供之商品為「E INK 電子紙」，其交易對象或許為亞馬遜、新力索尼、漢王、邦諾等企業，然並非直接廣泛之消費大眾，而渠等企業所出品之電子書，其上均是使用自家之品牌為主要宣傳，根本不會有任何關於「E INK」之介紹，且在平板電腦的攻勢下，電子書產品並非主流產品，故廣泛消費者對「E INK 」根本無任何深刻印象可言。
又被告易印客公司所經營者為代客印刷產業，透過網路功能行銷讓消費者下單，與原告所經營電子產品製造產業不同，原被告兩者間並無任何競爭關係，且被告易印客公司也從未接觸過上開原告之交易對象，更與前揭企業間無上下游之關係，故被告易印客公司所提供之商品服務與原告間有相當之市場區隔，兩者之通路、消費者族群並不相同，彼此間亦無業務往來關係，故根本不生「有致相關消費者混淆誤認之虞」之情，或「有致減損商標之識別性或信譽之虞」之狀。
⑸據上，系爭商標並非著名商標，且被告易印客公司使用系
爭網域名稱，並於該網域上使用系爭商標文字之行為，均無前開規定所稱之擬制侵害系爭商標權之情事，故原告請求被告易印客公司不得使用系爭網域名稱，並不得將系爭商標作為營業主體之表徵，尚無理由。
２、商標法第68條第1 、2 、3 款部分：⑴系爭商標與被告易印客公司所使用之商標並不近似：
系爭商標係由「E」、「INK」二字所組成，而系爭網域之網頁所使用者，係由eink四個英文字母連在一起所組成。
是以，兩者頂多僅能構成近似，而非相同，且此為被告易印客公司所自創，故與原告所主張之系爭商標當屬不同。⑵系爭商標所指定使用之商品與被告易印客公司所提供之商品或服務並不類似：
系爭商標所指定使用之商品類別為第9 類，類似群組分別為0101及0917、0939、0940、0957。而被告易印客公司在系爭網域所使用商標之商品服務範圍，核屬經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之商品分類中之第35類（群組3501）及第42類（群組4224）之服務，另外若產品較類似者有第16類（群組1607）。是以，被告易印客公司所從事之服務，根本與系爭商標所指定使用之商品範圍不同，且通路、消費族群亦不相同，故根本不生「有致相關消費者混淆誤認之虞」之情。是以，被告易印客公司於所提供之服務使用eink字樣，並無商標法第68條第1 、2 、3 款侵害系爭商標權之情事。
３、修正前公平法第24條及現行公平法第25條部分：消費者若接觸或看見被告易印客公司所使用之系爭網域及另一網域所刊載之內容，即可明顯知悉被告易印客公司之商品服務範圍，在於工商日誌、萬用手冊、記事本、筆記本、經理夾、名片夾、便利貼、便條紙、桌曆、月曆、農民曆等之印製，並為客戶專案設計所需內容，及規畫個人化的小批量生產模式，所產生的聯想與原告所生產的電子墨水或電子書等商品毫無任何關聯。且前開網域網頁中並無任何攀附原告廣告或商譽等方法，亦無冒充或依附有信賴力之主體，榨取原告之成果，復無使用不實促銷手段，更未以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而足以引人錯誤或誤認之方式，吸引消費者為消費，而從事交易之行為。況且，被告易印客公司所提供給消費者之商品或服務，與原告所提供之商品或服務，兩者產品或服務之性質迥然不同，所使用之通路亦不相同，交易對象亦截然不同，對原告市場上之效能競爭並無妨害，根本無足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之不正競爭行為，自無違反修正前公平法第24條或現行公平法第25條規定之情事。
（三）被告易印客公司使用系爭網域名稱，及被告易印客公司目前在該網域所使用之商標，乃係以符合商業交易習慣之誠實信用方法表示自己之商品或服務之性質、特性或其他有關商品或服務本身之說明，及為發揮商品或服務功能所必須者，當不受原告商標權效力所拘束。
（四）原告請求被告連帶賠償200 萬元，並無理由：
１、被告易印客公司並無故意或過失：被告易印客公司所從事者為傳統之印刷產業，與原告間未曾有業務往來，縱使在特定相關商品市場之某些特定廠商知悉系爭商標，然被告易印客公司並非該等「特定相關商品市○○○○路，亦非其所稱之「相關消費者」，根本不易接觸或知悉系爭商標之使用，更遑論無法知悉其是否為「著名商標」。是以，被告易印客公司並無故意或過失可言，故縱認系爭商標為著名商標，被告易印客公司當不需負侵權行為損害賠償之責任。
２、被告易印客公司所從事者為「客製化之印刷服務」，係依客戶之指示，印製相關手冊、筆記本、光碟、行動碟等物品，就前揭物品並未為零售販賣，故原告以零售單價倍數之方式計算損害賠償，當失其所據。又被告易印客公司所從事者非系爭商標所註冊登記之第1 類及第9 類商品或服務，且原被告間之通路、消費者族群根本不同，彼此間也無業務往來，被告易印客公司使用系爭商標及網域名稱，對原告根本不會構成任何損害，是原告以被告易印客公司之所得利益計算損害賠償，當非合理。
３、被告文麗貞僅為被告易印客公司之登記負責人，並未實際參與公司業務之執行，原告主張被告文麗貞應與被告易印客公司負連帶之賠償責任云云，亦未有任何共同侵權行為之舉證，其主張當非可採。
（四）原告就損害賠償請求權部分已罹於2 年之時效：被告易印客公司自98年8 月31日系爭網域名稱註冊以來，即開始使用系爭網域名稱，迄今已有相當時間，原告應可輕易接觸到系爭網域，但原告直到103 年11月5 日才提起本件訴訟，已罹於2 年之時效。
（五）聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、原告主張其為附表所示系爭商標之商標權人，而思源公司於98年8 月31日註冊系爭網域名稱，被告易印客公司並自103年9 月22日起於系爭網域使用「eink」圖樣之商標於工商日誌、萬用手冊、記事本、經理夾、名片夾、便利貼、便條紙、桌曆、月曆、農民曆等之印製，且為客戶專案設計所需內容及規劃個人化的小批量生產模式。又系爭網域之網頁「首頁INDEX 」及「產品價格PRINT PRICE 」之「詢價單」項下，有記載被告易印客公司提供書籍刊物、紙箱紙盒、貼紙便條紙、信封信紙、複寫聯單、資料夾/L夾、輸出海報大圖、展示架、手提袋、卡片邀請卡、名片貴賓卡、公文封/ 夾、光碟壓片、DM /傳單、旗幟帆布、日曆月曆等服務；而被告易印客公司於另一網域首頁內容，則將「EINK」字樣作為其行銷便利貼、便條紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品之標識。再者，系爭網域之首頁下方載明被告易印客總公司及分公司電話住址等資料之橫欄內，左方有標註經過設計之「eink」字樣，並提供消費者聯繫之em
ail 亦以「EINK」為主要部分，且於該橫欄之右方亦有「20
10 EINK Network Technology Printing Co. 」之記載，復於系爭網域關於「公司簡介ABOUT 」網頁中，標明「關於EINK易印客」，且於該網頁具體敘述中使用「EINK易印客」作為對被告易印客公司之代名詞等情，有系爭商標之註冊證及系爭商標一之資料檢索結果、系爭網域及另一網域之網頁之公證資料附卷可稽（參本院卷一第66至67、144 至155 、22
3 頁；本院卷二第2 、207 頁），且為被告所不爭執，自堪信為真實。又系爭網域名稱雖為思源公司申請註冊，惟思源公司僅為登記名義人，實際使用者為被告易印客公司，且思源公司已於本院104 年5 月13日言詞辯論期日後、同年6 月
9 日言詞辯論期日前將系爭網域移轉予被告易印客公司所有一節，亦為兩造所不爭執（參本院卷二第2 、207 頁），亦堪信為真正。
四、本件原告主張被告易印客公司以系爭商標完全相同之文字「eink」作為其公司系爭網域名稱之特取部分，並於系爭網域以「eink」作為其表彰營業主體之名稱，復於系爭網域及另一網域使用相同或近似於系爭商標之商標行銷其所提供之商品或服務，業已違反92年商標法第62條第1 、2 款、現行商標法第70條第1 、2 款、第68條第1 、2 、3 款及修正前公平法第24條、現行公平法第25條之規定，原告自得依92年商標法第61條第1 項、現行商標法第69條第1 項、第3 項及修正前公平法第30條、現行公平法第29條之規定請求排除侵害及損害賠償。又被告文麗貞係被告易印客公司之負責人，依公司法第23條第2 項之規定，自應與被告易印客公司負連帶賠償責任等語，為被告所否認，並以前詞置辯。是以，本件之爭點厥為：（一）系爭商標是否有86年商標法第37條第10款之撤銷事由及現行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由？（二）原告請求被告易印客公司不得使用系爭網域名稱，並不得將系爭商標作為營業主體之名稱，有無理由？（三）原告請求被告易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於其所提供之商品或服務，有無理由？（四）原告請求被告連帶賠償200 萬元，有無理由？原告就損害賠償請求權部分是否已經罹於2 年時效？茲分述如下：
（一）系爭商標是否有86年商標法第37條第10款之撤銷事由及現行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由？
１、關於86年商標法第37條第10款之撤銷事由部分：⑴按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者
，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第1 項定有明文。又民事訴訟當事人就智慧財產權之有效性爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，倘依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，民事法院不得賦予當事人在民事訴訟事件中，較行政訴訟就智慧財產之有效性更大之抗辯範圍。申言之，同一事實及證據業經行政爭訟程序認定商標異議或評定不成立確定，或已逾申請異議或評定之法定期限等情形，商標法已規定不得再行申請異議或評定者，當事人不得於侵害商標權有關財產權爭議之民事訴訟事件，復以該異議或評定事由，爭執商標之有效性。
⑵次按異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及
第3 項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第50條定有明文。又上開規定於商標之評定，準用之，亦為現行商標法第62條所明定。查系爭商標一、二分別於89年5月1 日、同年6 月16日即已註冊公告，有系爭商標之註冊證及系爭商標一之資料檢索結果在卷為憑，是系爭商標之註冊有無違法事由，自應適用系爭商標註冊公告時即86年商標法為斷。
⑶再按86年商標法第37條第10款規定：「商標圖樣有左列情
形之一者，不得申請註冊：……10、凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限……。」且倘商標之註冊違反第37條第10款之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，商標審查員亦得提請評定其註冊為無效，此觀86年商標法第52條第1 項、第2 項規定甚明。又86年商標法第52條第1 、2 項固規定不符第37條第10款規定者為得申請或提請評定之事由，惟揆諸同法第25條第1 項、第2 項第1 款、第52條第3 項分別規定：「申請商標專用期間延展註冊者，應於期滿前、後六個月內申請。但於期滿後六個月內申請者，應加倍繳納規費。前項申請之核准，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限。其有左列情形之一者，不予核准：一、有第三十七條第一項第一款至第八款情形之一者。」、「註冊已滿十年之商標，違反第二十五條第二項第一款規定者，利害關係人或商標審查員得申請或提請評定其註冊為無效。」因此，姑且不論申請評定之期間，是否因92年商標法之修正而均受5 年除斥期間之限制（除商標之註冊違反92年商標法第23條第1 項第12款且係惡意取得註冊者以外）（最高行政法院99年度判字第1304號判決參照），縱依前揭規定，關於86年商標法第37條第10款之評定事由，既非86年商標法第25條第2 項第1 款規定之不得延展註冊申請之事由，依同法第52條第3 項之規定，利害關係人或商標審查員申請或提請評定其註冊為無效之期間即應受10年之限制。查如前所述，系爭商標一、二係分別於89年5月1 日、同年6 月16日註冊公告，距被告於本院103 年審理時提出前開抗辯事由，顯然已逾系爭商標註冊公告之日起10年之除斥期間。揆諸前揭說明，被告已無法據此事由申請評定，則被告在本件民事訴訟事件自不得再以該評定事由，爭執系爭商標之有效性。是以，被告辯稱系爭商標有86年商標法第37條第10款規定之撤銷事由，原告於本件民事訴訟中不得對被告主張系爭商標權云云，並不足採。
２、關於現行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由部分：⑴按商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀
者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1 項第4 款定有明文。又上開條款係92年修正商標法時所新增，其立法理由為：「若商標已成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已失其識別性，參考德國商標法第四十九條、英國商標法第四十六條及美國商標法第十四條，應為廢止商標註冊之事由，爰予明定。」此即商標名稱通用化之規定，意指商標註冊後，倘因商標權人不當使用或怠於維護其商標之識別性，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之考量，避免阻礙市場競爭者參與競爭，故明文商標專責機關應廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準，以該商標名稱（即該做為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識的主要意義為判準，學說上稱為「主要意義判斷標準」（primary signifiance test）。申請廢止商標者，對上開事實應負舉證責任。因商標之廢止，係對已授予之商標專用權事後予以剝奪，故要求較強之證據證明力；必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法，係做為商品之通用名稱使用，而非做為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊（最高行政法院104 年度判字第488 號判決參照）。因此，倘商標固有成為商品之通用名稱之現象，但就消費者而言，仍然能夠聯想到商品的來源或出處，而不僅僅是一個通用名稱，則該商標因仍具有識別及表彰商品來源之特徵，而未失去商標應有之基本功能，依該條款之立法意旨，仍不應予以廢止。
⑵本件被告雖辯稱：系爭商標之文義即為電子墨水，而從Ya
hoo 奇摩字典搜尋結果、維基百科網頁中就「電子墨水」之介紹與說明，及原告所稱國家教育研究院就電子墨水之名詞解釋，暨原告所提出之原證17-2、17-6、18-4、19-4、19-5、19-7、20-6、20-11 、20-14 、20-20 、20-21、20-22 、20-23 、20-25 等資料，足證「E Ink 」為系爭商標所指定使用之商品、技術本身之描述，與商品本身有密切關連，且已成為該商品、裝置、技術之通用名稱、普通名稱，甚至連原告自己都將之當作商品名稱在使用、稱之。是以，系爭商標於註冊後已成為所指定使用之商品或服務之通用標章、名稱，依商標法第63條第1 項第4 款之規定，應予廢止等語。
⑶惟查，依被告所指之上開資料暨原告所提出之其他資料（
原證17-1至原證22-5，參本院卷二第17至180 頁），固有部分資料直接將「E INK 」指向電子紙之技術，如原證17-6「IEK 產業情報網」98年4 月3 日「電子書未來發展趨勢」文章第1 頁記載：「……宜銳科技的『STAReBOOK 』採用6 吋E-INK 顯示面板解析度……」等語，及第4 頁記載：「目前E-Ink 為現行電子紙量產的技術，採用的技術電泳顯示技術……」等語（參本院卷二第26、28頁）；原證20-6中時電子報95年3 月3 日「電子書發光元太添聚寶盆」報導第一段載明：「……元太科技已成功開發採用電子墨水（E-Ink ）技術的面板，……」等語（參本院卷二第95頁），惟大部分資料所載之「EINK」大都係指原告公司或原告公司所生產之電子紙，如被證6 維基百科網頁關於「電子墨水」係記載：「電子墨水（英語：E Ink ）係指電子墨水公司（E Ink Corporation ）製造的電子紙」（參本院卷一第186 頁）；原證17-1經濟部國家實驗研究院科技產業資訊室（下稱科技產業資訊室）94年8 月19日之「元太科技電子紙相關技術」文章記載：「根據E-Ink網站所揭露的資訊，E-Ink 與Philips 於2001年2 月開始合作……」等語（參本院卷二第17頁）；原證17- 2 科技產業資訊室94年8 月24日之「E-Ink 電子紙技術與專利布局初探」文章記載：「E-Ink 相關產品的規劃，……」、「初步整理E-Ink 相關技術、產品發展內容與專利布局狀態，基本上可以將E-Ink 視為一具有頂尖研發能量的新興技術開發公司，……」等語（參本院卷二第18頁背面、第19頁）；原證17-5 IEK產業情報網96年8 月17日「電子書－趨勢下的必然」文章第2 頁關於閱讀器規格附表之技術欄「E-Ink 」旁有加註商標標示之符號Ⓡ；原證18 -1Compotech電子及電腦雜誌2008年10月號第114 期「EInk與Epson 共拓電子紙顯示器應用」文章記載：「……電子書產品又以amazon.com的Kindle及Sony的PRS-505 賣的最好，而構成這兩款產品的主要技術即來自於E Ink 的電子紙技術……」等語（參本院卷二第51頁背面）；原證18-2ET電子技術雜誌2008年10月號第271 期之「E-Ink 與Epso
n 協力帶動電子紙技術應用新未來」文章第1 頁記載：「……針對日本市場推出率先採用E-Ink 螢幕技術的……」等語（參本院卷二第52頁背面），足見縱有消費者將E
Ink 指向電子紙之技術，惟所謂之E-Ink 電子紙技術仍然能夠讓消費者聯想到係原告公司所生產之電子紙，是其商標仍具有識別及表彰商品來源之特徵，揆諸前開說明，系爭商標自不符合現行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由。
（二）原告請求被告易印客公司不得使用系爭網域名稱，並不得將系爭商標作為營業主體之名稱，有無理由？
１、經查，系爭網域名稱係於98年8 月31日註冊，而系爭網域名稱註冊後，商標法於100 年6 月29日修正公布，並於10
1 年7 月1 日施行，惟並無溯及既往之規定，故系爭網域名稱之註冊是否有侵害原告系爭商標權，自應依系爭網域名稱註冊時之92年商標法為斷。
２、按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權，92年商標法第62條第1 款定有明文。而依92年12月10日修正公布之商標法施行細則第16條規定，商標法所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。又註冊商標是否已廣為相關事業或消費者所普遍認知，可參酌使用該商標之商品，在市場上之行銷時間、廣告量、銷售量、占有率、商標之註冊時間、識別性、價值、媒體報導量、消費大眾之印象等有關事項，並參酌市場調查資料，以綜合判斷之（最高法院10
4 年度台上字第873 號判決參照）。且商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。
３、查，系爭商標係於89年間註冊公告，並分別指定使用於「含有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺顯示器（可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他及添加懸浮液之材料及物品）」、「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液，可改變顏色或光學特性以供使用於視覺顯示器」等商品，且於系爭網域名稱註冊時已在全球數十個國家註冊等情，有系爭商標之商標註冊證、商標資料檢索結果及系爭商標在各國之註冊證附卷可憑（參本院卷一第66至115 、223 頁）。又原告所產銷之電子紙，於系爭網域名稱註冊時即已為亞馬遜〈Amazon〉、新力索尼〈SONY〉、漢王〈Hanvon〉、邦諾〈Barnes &No
ble 〉等大型企業所使用，於全球市場占有率高達90% 以上，且系爭商標在以3C科技為發展導向之台灣，無論在推動國家產業導向之官方研究機構報告、相關事業訊息、學術研究，以及一般民眾常閱覽之新聞報導、雜誌、網路論壇等等不同平台均有其曝光機會，此亦有原告提出科技產業資訊室及IEK 產業情報網所刊登之文章；新聞、雜誌或網路論壇關於電子書、電子紙或元太公司併購原告公司事件之討論；我國碩士針對電子書、電子紙甚至原告公司所撰寫之論文封面或節本在卷可稽（參本院卷二第17至180頁）。再者，依據國內相關廠商多次向原告訂購電子紙等商品之訂購單可知（參本院卷二第136 至149 頁），原告銷售至國內之商品名稱中，多標示有系爭商標。而元太公司於98年6 月1 日宣布以約70億元併購原告公司時，各家媒體亦均以大篇幅及專訪之方式報導此消息，此觀原告提出之記者會新聞稿及各家商業雜誌、報紙及網路新聞資料即明（參本院卷二第150 至180 頁）。由此可見，原告公司及系爭商標有高度之經濟價值，且相關事業及消費者於系爭網域名稱註冊時自已熟悉認知系爭商標之存在。準此，參酌系爭商標於系爭網域名稱註冊時已註冊公告近10年、使用系爭商標之商品，在國內外市場上之行銷時間亦近10年，於全球市場占有率更高達90% 以上，元太公司願以約70億元之金額併購原告公司暨相關雜誌、媒體報導及論文之學術研究等情，足認系爭商標於系爭網域名稱註冊時確已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標無訛，被告否認系爭商標於系爭網域名稱註冊時為著名商標云云，洵非可採。
４、再按所謂減損著名商標之識別性係指著名商標之識別性遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象；另所謂減損著名商標之信譽係指著名商標之信譽遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。至判斷是否有致減損著名商標之識別性或信譽之虞，應衡酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/ 服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度暨其他參酌因素等。查如前所述，系爭商標於89年間即已註冊在案，迄系爭網域名稱註冊時已使用近10年，而元太公司於98年6 月1 日宣布併購原告公司時，曾引起諸多媒體及雜誌報導，而系爭網域名稱係於元太公司宣布上開併購消息後之98年8 月31日註冊，且與思源公司登記之公司所在地相同之被告易印客公司亦於元太公司98年12月完成併購手續後之99年2 月23日以系爭商標之諧音「易印客」作為該公司名稱之特取部分設立登記，並於系爭網域以「eink」或「eink易印客」作為其營業主體之表徵，是思源公司或被告易印客公司實難諉稱不知系爭商標之存在，故被告易印客公司抗辯其並不知系爭商標之存在云云，顯非可採。又思源公司及被告易印客公司既然知悉系爭商標之存在，卻仍以與系爭商標完全相同之文字作為系爭網域名稱之特取部分，且於系爭網域之網頁上使用「eink」或「eink易印客」等字樣作為營業主體之表徵，有使人與系爭商標產生聯想之意圖，使著名之系爭商標原可使消費者對商品或服務來源產生單一或獨特之聯想，則因思源公司、被告易印客公司以系爭商標之文字作為系爭網域名稱之特取部分及營業主體之表徵，將可能削弱系爭商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，自難謂無致減損著名之系爭商標之識別性。是以，思源公司於98年8 月31日申請註冊系爭網域名稱，自已違反92年商標法第62條第1款之規定；另被告易印客公司自103 年9 月22日起以「eink」或「eink易印客」作為營業主體之表徵，則係構成現行商標法第70條第2 款之規定。
５、復按所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。又因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台上字第2319號判決可供參照）。準此，關於以「eink」作為系爭網域名稱之特取部分，雖已構成視為侵害商標權之行為，惟因得請求排除之侵害，須現尚存在，故仍須視現行商標法之規定，系爭網域名稱是否仍有視為侵害原告商標權之情事，否則原告即無請求被告易印客公司排除侵害之餘地。而揆諸現行商標法第70條第2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」其與92年商標法第62條第1 款規定相較，其要件由「致減損著名商標之識別性或信譽者」，改為「有致減損該商標之識別性或信譽之虞者」，其目的係要加強對著名商標之保護，亦即放寬權利人請求之要件。因此，系爭網域名稱於註冊時既已違反92年商標法第62條第1 款之規定，則其自已違反現行商標法第70條第2 款之規定。
６、至被告易印客公司雖抗辯其使用系爭網域名稱，及被告易印客公司目前在該網域所使用之商標，乃係以符合商業交易習慣之誠實信用方法表示自己之商品或服務之性質、特性或其他有關商品或服務本身之說明，及為發揮商品或服務功能所必須者，當不受原告商標權效力所拘束等語。惟按以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，固為現行商標法第36條第1 項第1 款所明文，惟被告易印客公司並未具體敘明為何其使用「eink」字樣，係表示自己之商品或服務之性質、特性或其他有關商品或服務本身之說明，及為發揮商品或服務功能所必須者，是其空言為上開主張，洵非可取。
７、綜上，思源公司於98年8 月31日以「eink」作為系爭網域名稱之特取部分，被告易印客公司並以之作為表彰營業主體之標識或名稱，均已構成視為侵害原告之商標權。又思源公司已將系爭網域名稱移轉登記予被告易印客公司所有，且依商標法第70條第2 款之規定，上開侵害狀態現尚存在。從而，原告依商標法第69條第1 項之規定請求被告易印客公司不得使用系爭商標之字樣作為其營業主體之表徵，亦不得使用「http://www.eink.com.tw」作為其網域名稱，即屬有據。又本院就此部分既已依商標法第69條第1項之規定判准原告之請求，則原告另依其他規定為相同之請求，本院即毋庸再予審酌，附此敘明。
（三）原告請求被告易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於其所提供之商品或服務，有無理由？
１、現行商標法第68條第1 、2、3款部分：⑴按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為
侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者；商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之；現行商標法第68條、第69條第1 項定有明文。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。⑵本件被告易印客公司並不否認有以「eink」字樣行銷其所
提供之商品及服務，惟否認有侵害原告系爭商標權之情事。經查，依原告所提出系爭網域及另一網域之公證資料（參本院卷一第144 至155 頁），可知被告易印客公司係使用經過設計之eink字樣行銷其商品或服務，與系爭商標「
E INK 」相較，均係由「e 」、「i 」、「n 」、「k 」四個英文字母組成，其間固有四個英文字母是否相連及四個英文字母是否經過設計之差異，惟外觀上，兩商標均係使用相同之英文字母，觀念、讀音亦完全相同，故以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地購買時施以普通之注意及交易唱呼之際，不易區辨，應屬構成高度近似之商標。次查，系爭商標一、二分別指定使用於「含有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺顯示器（可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他及添加懸浮液之材料及物品）」、「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液，可改變顏色或光學特性以供使用於視覺顯示器」等商品，而被告易印客公司所提供之商品或服務則為工商日誌、萬用手冊、記事本、經理夾、名片夾、便利貼、便條紙、桌曆、月曆、農民曆等之印製，且為客戶專案設計所需內容及規劃個人化的小批量生產模式，前者乃屬電子產業，後者則為傳統印刷產業，其原料、用途、功能並不相同，且其行銷管道及消費族群亦均有差異，應不致使商品或服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，是依一般社會通念及市場交易情形，應非同一或類似商品。準此，被告易印客公司雖有於系爭網域或另一網域以與系爭商標高度近似之商標行銷其所提供之商品或服務，惟因其所提供之商品或服務與系爭商標所指定使用之商品迴異，無致相關消費者混淆誤認之虞，是原告主張被告易印客公司上開行為違反現行商標法第68條第
1 至3 款之規定云云，即非可採。從而，原告依現行商標法第69條第1 項規定請求被告易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於其所提供之商品或服務，即非有據。
２、公平法部分：⑴按修正前公平法第24條規定：「除本法另有規定外，事業
不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」現行公平法第25條亦有相同意旨之規定。又上開條文係對限制競爭或不公平競爭行為之概括規定，其中所稱「顯失公平」，係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易，而「榨取他人努力成果」亦屬顯失公平之行為類型，包含攀附他人商譽、高度抄襲或利用他人努力推展自己商品或服務之行為。而自市場上效能競爭之觀點而言，事業從事競爭或商業交易行為，以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反效能競爭本旨之手段，妨礙公平競爭或使交易相對人不能為正確之交易決定之情形，均屬該條規範範圍。⑵經查，如前所述，系爭商標已廣為相關事業或消費者所普
遍認知而為著名商標，於市場上擁有一定之經濟利益之表徵。被告易印客公司於系爭網域及另一網域使用與系爭商標相同之「eink」字樣行銷其所提供之商品及服務，係利用系爭商標於電子紙相關領域已臻著名之知名度，且為原告公司之特取名稱，倘一般消費者鍵入「eink」四字搜尋時，將有可能出現系爭網域及另一網域之頁面，亦即便利其網站資訊為搜尋引擎所尋得，並予以點選而進入被告易印客公司之網站觀覽，如此將增加其交易機會，縱二者間所提供之商品及服務有所差異，然被告易印客公司所為仍係攀附原告長久以來努力經營之系爭商標之知名度，以達自身經濟目的之行為，核屬榨取他人之努力成果，足以影響價格、品質、服務等效能競爭本質為中心之交易秩序，並對其他遵守公平競爭本質之競爭者而言，構成顯失公平，而具商業競爭倫理之非難性，業已違反修正前公平法第24條及現行公平法第25條之規定。從而，原告依現行公平法第29條之規定請求被告易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於其所提供之商品或服務，核屬有據。
（四）原告請求被告連帶賠償200 萬元，有無理由（原告就此部分僅依商標法規定請求，故違反公平法部分，非本院審理範圍）？原告就損害賠償請求權部分是否已經罹於2 年時效？
１、按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，……」；「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償」，分別為92年商標法第61條第1 項及現行商標法第69條第3 項所明定。查如上所述，以系爭網域名稱註冊及被告易印客公司設立之時點，實難謂思源公司及被告易印客公司不知系爭商標之存在。又思源公司及被告易印客公司既然知悉系爭商標之存在，卻仍以與系爭商標完全相同之文字作為系爭網域名稱之特取部分，且於系爭網域之網頁上使用「eink」或「eink易印客」等字樣作為營業主體之表徵，故其等所為自難謂無侵害商標權之故意或過失。又系爭網域名稱係思源公司於98年8 月31日註冊，被告易印客公司則係於99年2 月23日方設立登記，故被告易印客公司就思源公司所為之註冊行為自難加以歸責。惟思源公司於本院104 年5 月13日言詞辯論期日後、同年
6 月9 日言詞辯論期日前將系爭網域移轉予被告易印客公司所有時，被告易印客公司既已知悉系爭商標之存在，卻仍將系爭網域名稱移轉登記為自己所有，則其就此之後原告所發生之損害，即難謂無賠償之責任。是以，原告依前開規定請求被告易印客公司就原告所受損害負賠償責任，即非無據。
２、次按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同，民法第197 條第1 項定有明文，現行商標法第69條第4 項亦有相同意旨之規定。查如上所述，思源公司係於98年8 月31日申請註冊系爭網域，並於104 年5 、6 月間將系爭網域移轉登記予被告易印客公司所有，故被告易印客公司自此之後方有賠償責任，則就此部分，自無所謂罹於2 年時效之問題。另關於營業主體之表徵部分，原告係請求自103 年9 月22日起迄今之損害賠償（參本院卷三第47頁），而原告係於103 年11月5 日提起本件訴訟（參原審卷一第3 頁之收狀戳），故亦無被告抗辯已罹於2 年時效之情事。
３、復按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：……二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。……」，92年商標法第63條第1項第2、3款定有明文。至現行商標法第71條第1項第2 、3 款亦有相同意旨之規定，僅將其中第3 款之最低限額500 倍刪除而已。又當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222 條第2 項亦定有明文。查本件被告易印客公司不僅以系爭商標相同之文字作為系爭網域名稱之特取部分，復於系爭網域及另一網域以「eink」或「eink易印客」作為其營業主體之表徵，自會減損著名之系爭商標之識別性，則被告易印客公司上揭行為當然會造成原告之損害。然而，由於本件所涉及者為擬制侵害商標權之態樣，自非得以92年商標法第63條第
1 項第3 款或現行商標法第71條第1 項第3 款規定就查獲侵害商標權商品之零售單價之倍數計算，而被告易印客公司雖有提出102 、103 年度營利事業所得稅結算申報書（參本院卷三第24至25頁），但其上所載之營利事業所得亦非全然係被告易印客公司前開侵害商標權行為所致，是亦難以該營利事業所得作為92年商標法第63條第1 項第2 款或現行商標法第71條第1 項第2 款規定「依侵害商標權行為所得之利益」之計算基礎。準此，原告就其所受之損害顯不能證明或證明顯有重大困難，本院自得依民事訴訟法第222 條第2 項規定審酌一切情況，依所得心證定其數額。本院審酌原告得請求被告易印客公司賠償損害之期間，就系爭網域名稱部分，自104 年5 、6 月起迄今，就營業主體之表徵部分，自103 年9 月22日起迄今；被告易印客公司10 2、103 年之營利事業所得僅分別為124,669 元、106,09 5元，有前開營利事業所得稅結算申報書可稽；暨原告起訴後，被告易印客公司迄今仍未改善等因素，認以20萬元作為原告之損害額方為適當。
４、末按公司法第23條第2 項規定，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令，致他人受有損害者，對他人應與公司負連帶賠償責任。通說認為此項係指公司侵權行為能力之規定，蓋公司代表機關之行為即視為公司本身之能力，是公司代表機關之行為構成侵權行為者，應屬公司之侵權行為，公司應以侵權行為人之身分對被害人負損害賠償責任，且為使被害人增加求償機會，故令其負責人與之負連帶賠償之責。查被告文麗貞既為被告易印客公司之負責人，依前開說明，被告文麗貞自應就被告易印客公司前揭侵害商標權之行為負連帶賠償責任，尚難以其僅為被告易印客公司登記之名義負責人，並未參與公司業務之執行一語卸責。因此，原告依公司法第23條第2 項之規定請求被告文麗真應與被告易印客公司就原告受損害負連帶賠償責任，亦屬有據。
五、綜上所述，原告依92年商標法第61條第1 項、商標法第69條第1 項、第3 項、現行公平法第29條、公司法第23條第2 項之規定請求如主文第1 至3 項所示，為有理由，應予准許。
逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。
六、假執行之宣告：兩造就訴之聲明第3 項部分均陳明願供擔保請准為宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分均與規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額予以宣告。至原告敗訴部分，其假執行之聲請即失所附麗，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 105 年 1 月 30 日
智慧財產法院第二庭
法 官 林秀圓以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 1 月 30 日
書記官 張君豪