智慧財產法院民事判決
103年度民商訴字第62號原 告 荷蘭商艾泰康ISD有限公司(ETA-COM I.S.D. B.V.)法定代理人 桑傑‧曼寧(Sunjay Manian)訴訟代理人 邵瓊慧律師訴訟代理人 趙國璇律師被 告 安達康科技股份有限公司法定代理人 王裕光訴訟代理人 林天財律師訴訟代理人 曾浩維律師訴訟代理人 曾稚甯律師上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件,本院於中華民國
104 年6 月30日言詞辯論終結,判決如下:
主 文被告應停止使用「ETACOM」為其公司英文名稱之特取部分,並應變更其於經濟部國際貿易局之TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO.,LT
D.公司英文名稱登記以移除「ETACOM」文字,且不得使用任何相同或近似於「Eta-com」之名稱。
訴訟費用由被告負擔。
原告假執行之聲請駁回。
事實及理由
甲、程序方面
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件,暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件,均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係商標權法、公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事事件,符合智慧財產法院組織法第3條第1 款規定,本院依法自有管轄權。
二、次按訴之變更或追加,非經他造同意,不得為之,但請求之基礎事實同一者,或擴張或減縮應受判決事項之聲明者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第3 款定有明文。所謂請求之基礎事實同一,係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性,各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連,而就原請求之訴訟及證據資料,於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性,得期待於後請求之審理予以利用,俾先後兩請求在同一程序得加以解決,避免重複審理,進而為統一解決紛爭者即屬之(最高法院
100 年度台抗字第716 號裁定參照)。本件原告於起訴時訴之聲明第1 項為:被告應停止使用「Eta-com 」為其商標及其公司英文名稱之特取部分,並應變更其於經濟部國際貿易局之TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名稱登記以移除「Eta-com 」文字,且不得再為使用任何相同或近似於「Eta-com 」之商標或名稱。嗣於民國(下同)103 年11月25日當庭變更訴之聲明第1 項為:被告應停止使用「Eta-com 」為其公司英文名稱之特取部分,並應變更其於經濟部國際貿易局之TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO.,LTD.公司英文名稱登記以移除「Eta-com 」文字,且不得使用任何相同或近似於Eta-com 之名稱(本院卷一第39頁)。嗣於本院10
4 年6 月30日言詞辯論期日,再將訴之聲明第1 項之「移除『Eta-com 』文字」變更為「移除『ETACOM』文字」(見本院卷二第220 頁)。揆諸前揭法條規定,原告上開訴之變更,請求之基礎事實為同一,僅係變更或減縮應受判決事項,揆諸前揭說明,應予准許,合先敘明。
三、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者,訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止;惟於有訴訟代理人時不適用之;第168 條至第172 條及前條所定之承受訴訟人,於得為承受時,應即為承受之聲明,民事訴訟法第170 條、第175 條定有明文。
本件被告安達康科技股份有限公司之法定代理人原為胡○○,已變更為王裕光(於104 年6 月23日辦理變更登記),並經新任法定代理人王裕光於104 年7 月17日聲明承受訴訟(見被告104 年7 月17日聲明承受訴訟狀)。
乙、實體方面
壹、原告主張:
一、原告公司隸屬Eta-com 集團,該集團創立自西元1979年並致力於製造、銷售高品質之匯流排(用以供電之相關軟、硬體設施)及其相關產品,業已成為世界領導廠商。因Eta-com集團多年所投注之心力,「Eta-com 」已於相關領域建立極高之商譽,並成為具有極高識別性之著名商標,且於亞洲、歐洲、美洲及中東地區建立完整之行銷網絡,因此享譽全球(原證1 :Eta-com 集團之官網介紹資料);於我國,則由原告公司註冊登記為第0000000 號商標「Eta-com 」(下稱系爭商標,商標註冊資料如原證2,商標圖樣如附圖所示)。
二、被告於經濟部國際貿易局登記之英文名稱「TAIAN-ETACOMTECHNOLOGY CO., LTD.」中含有與原告著名之「Eta-com 」商標完全相同之文字「ETACOM」(原證3 :TAIAN-ETA COMTECHNOLOGY CO., LTD.經濟部國際貿易局進出口廠商登記資料),且與原告從事匯流排(用以供電之相關軟、硬體設施)及其相關產品等製造、銷售業務(原證4 :被告公司官方網頁資料),極易使相關消費者與其聯想至Eta-com 集團或與Eta-com 集團有關,而有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞。
三、被告雖由訴外人0000000 000000 0000(下稱艾00000000公司)與○○電機股份有限公司(下稱○○公司)合資成立,然艾00000000公司業已於2011年脫離Eta-com 集團,並更名為0000000000000公司,至此,無論艾00000000公司或被告公司均與Eta-com 集團無關,非經原告之同意或授權,被告公司不得使用原告之系爭商標。為避免造成消費者之混淆誤認及維護Eta-com 集團之權益,Eta-com 集團多次致函並與被告進行協商,請求被告立即停止使用「Eta-com 」為公司英文名稱之特取部分。惟被告仍置之不理,原告爰依商標法第70條第1 項第2 款、第69條第1 項前段,公平交易法第20條第1 項第1 、2 款、第24條、第30條提起本件訴訟。
四、被告公司與艾00000000公司間之授權合約業已終止,被告公司本不得再使用系爭商標「Eta-com 」。況且,艾00000000公司已非Eta-com 集團之成員,縱合資契約有效存在,艾00000000公司亦無任何授權被告公司使用「Eta-com 」商標之權源:
㈠1999年10月22日,Eta-com 集團授權艾00000000公
司與○○公司簽訂「Joint Venture AgreementTaianElectric - Eta-com 」(下稱「合資契約」,原證24-1),約定共同成立被告安達康科技股份有限公司,並同時簽署「License Agreement 」(下稱「授權契約」,原證25-1)以規範雙方關於產品使用Eta-com 集團技術與商標等之授權關係。
㈡合資契約第7 條為關於授權(Grant )之約定(中文翻譯見
原證24-2)。第7.1 條明訂,Eta-com 集團之艾00000000公司提供匯流排之技術,使被告公司得以生產製造全模鑄式匯流排產品,即cast-resin insulated betobar-rbusway systems,且Eta-com 集團同意被告公司於使用授權技術製造及銷售匯流排相關產品之目的,得使用「betobar-r 」、「Eta-com 」等註冊營業名稱(trade name)及商標。合資契約第7.4 條之規定,有關前開之授權,應由雙方所簽訂之授權契約規範之。據此,有關Eta-com 集團授權被告公司使用於產品之相關技術以及「Eta- com」及「betobar-r 」商標及名稱等,進一步以授權契約(原證25-1)規範。
㈢該授權契約業於2010年6 月30日終止(原證25-2,授權契約
修正版第1.2 條之規定),雙方之授權關係亦為終止,且Eta-com 集團基於合資契約第7.1 條授權被告公司使用於產品之相關技術,以及「Eta-com 」及「betobar-r 」商標及名稱等關係亦應隨同終止,若否,授權契約之終止將毫無意義。
㈣被告得以使用系爭商標「Eta-com 」之權源,係基於合資契
約第7.1 條及雙方之授權契約而來,今雙方之授權契約及合資契約第7.1 條既已終止,被告公司自不得再使用「Eta-co
m 」商標及名稱。合資契約第1 條於簽訂時所約定之英文名稱即為分別代表雙方當事人之「TAIAN 」與「ETAC OM 」文字所組成,惟艾00000000公司於20 11 年脫離Eta-
Com 集團,故移除「Eta-com 」之文字,將本身英文名稱由「00000000000000000」正式更名為「0000000000000」,此為被告所不爭執。故2011年之後,該合資契約當事人艾00000000公司已無使用「Eta-com 」文字之權源,且合資契約中之當事人均與Eta-com 集團完全無關,被告自不得繼續使用「Eta -com」文字於其英文名稱。
五、系爭商標「Eta-com」為著名商標:㈠原告荷蘭商艾泰康ISD有限公司隸屬Eta-com集團,該集團創
立自西元1979年並致力於製造、銷售高品質之匯流排(用以供電之相關軟、硬體設施)及其相關產品,業已成為世界領導廠商。因Eta-com集團多年所投注之心力,系爭商標「Eta-com」以及集團重要商標「betobar-r」已於相關領域建立極高之商譽,並成為具有極高識別性之著名商標,且於亞洲、歐洲、美洲及中東地區建立完整之行銷網絡,因此享譽全球(原證1:Eta-com集團之官網介紹資料),於我國則分別為註冊第0000000號「Eta-com」商標以及註冊第0000000 號「betobar-r」商標(原證2、原證5)之商標權人。
㈡依「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」2.
1.2.2 認定著名商標之證據要求,著名商標之使用證據不以在我國使用為限。原告茲依審查基準之證據要求,並說明如下:
⑴系爭商標「Eta-com 」於國內外之報章、雜誌或等使用證據:
Eta-com集團向來於業界夙享盛名,並屢獲能源商業期刊(Energy Business Review)報導,經印度電氣供應領導商C&S Electric集團合併後,更結合C&S Electric集團之技術與資源站穩業界領導地位(詳原證9)。
⑵系爭商標「Eta-com」所表彰之商品/服務之銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形:
⒈Eta-com 集團在世界各國(包括英國、法國、荷蘭、奧
地利、巴西、埃及、挪威、馬來西亞、義大利、瑞士、印尼、泰國、阿拉伯聯合大公國以我國等)皆設有公司、代理人或經銷商等提供相關產品及服務。網路使用者只要鍵入「Eta-com 」,即能搜索到介紹原告公司產品、服務、新聞與活動、代理商之聯絡資料等(http://w
ww.etacomcs.com/en/about-us-2.htm )。⒉Eta-com 集團於世界各國包括英國、德國、法國、比利
時、丹麥、愛爾蘭、挪威、印度、印尼、義大利、土耳其、韓國、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、泰國、中國以及台灣等多達48國均有由Eta-com 集團所提產品與服務所完成之各項一般工程與電力工程(原證15:Eta-Com 集團2005年全球工程表以及2006年全球電力工程表;其中詳列Eta-com 集團自1991年起於全球各地提供產品及服務之案件);且Eta-com 集團於2006年之公司介紹,清楚地向消費者傳遞被告公司乃為Eta-com 集團於台灣提供Eta-com 集團產品之合作夥伴(原證16:Eta-Com 集團2006年公司介紹)。再者,Eta-com 集團更早於1997年即向諸多台灣公司就多項工程提供產品及服務(原證17:Eta-com 集團早期於台灣進行之工程清單),該等文書均清楚標示Eta-com 商標。⑶系爭商標「Eta-com 」創用時間及其持續使用等資料(審查基準2.1.2.2 第5 點):
⒈原告公司隸屬Eta-com 集團,該集團創立自1979年並致
力於製造、銷售高品質之匯流排(用以供電之相關軟、硬體設施)及其相關產品,業已成為世界領導廠商。因Eta- Com集團多年所投注之心力,「Eta-com 」已於相關領域建立極高之商譽,並成為具有極高識別性之著名商標,且於亞洲、歐洲、美洲及中東地區建立完整之行銷網絡,因此享譽全球,而Eta- Com集團之重要商業名稱及表徵亦即系爭商標「Eta-com 」亦自1979持續使用至今(原證1 ),此外,Eta-com 集團於英國(2006年
9 月)、荷蘭(2010年3 月)及比利時(2010年3 月)所發送之產品型錄(詳原證8 ),該等行銷文書均清楚標示Eta-com 商標。
⒉Eta-com 集團於1999年合資成立被告公司後,授權被告
公司使用「Eta-com 」與「betobar-r 」商標向我國消費者提供產品及服務,且持續以網站、廣告及發行型錄等方式,向我國消費者介紹Eta-com 集團及其商標「Eta-com 」與「betobar-r 」,包括Eta-com 集團2003之型錄(原證18:Eta-com 集團2003年發行且發送至台灣相關產業與消費者之產品型錄)以及2010年之型錄(原證19:Eta-com 集團2010年發行且發送至台灣相關產業與消費者之產品型錄),該等行銷文書均清楚標示Eta-
Com 商標。前開型錄,除了向台灣消費者宣傳Eta-com集團之產品以及Eta-com 集團於台灣的成果,均可見Eta-Com 集團以Agent 或J.V. Taiwan 向台灣消費者介紹被告公司,並標識有被告公司之英文名稱於該等型錄之倒數第2 頁,使台灣消費者清楚知道「betobar-r 」以及「Eta-com 」均源自於Eta-com 集團,並可透過被告公司取得Eta-com 集團之產品或相關服務。足證,Eta-
Com 集團以及「Eta-com 」商標,已經由Eta-com 集團以及被告公司之長期行銷及使用,於我國相關產界及消費者間享有盛名。
⒊為了使台灣消費者能更瞭解Eta-com 集團所提供之產品
及服務,Eta-com 集團授權被告公司以Eta-com 集團之型錄為範本,製作中文版本之型錄。該型錄之封面除了有被告公司之名稱,其設計均與Eta-com 集團之產品型錄相同,亦即於型錄封面均同時使用「Eta-com 」與「betobar-r 」商標,其內頁更有被告公司之「TAIAN-ETACOM」英文名稱(原證20:Eta-com 集團授權被告公司印製之2009年2 月中文產品型錄;原證8 ,Eta-com 集團於英國、荷蘭及比利時之產品型錄,均屬相同設計)。足證,被告公司之英文名稱確與Eta- Com集團有關,成為整體不可分之印象,而使消費者產生聯想認識被告公司為Eta-com 集團之一員。
⒋此外,該中文型錄之前言指出:「○○電機公司集團遂於1988年引進領先世界開發之全模鑄式匯流排製造商:
比利時(荷商)Eta-com betobar-r 之全模鑄式匯流排」、「同時TET 亦成為Eta-com betobar-r 在亞洲區生產及服務基地。」可知被告公司向我國消費者介紹「betobar-r 」品牌時,均同時使用「Eta-com 」,使我國消費者不僅認知「betobar-r 」產品係來自於Eta-com集團,更清楚知道被告公司係Eta-com 集團在亞洲區提供生產與服務之基地。
⑷系爭商標在國內外之註冊資料,例如註冊證或世界各國註
冊一覽表等(審查基準2.1.2.2 第6 點):除了於我國註冊以外,系爭商標於中國、歐盟、印度、馬來西亞、南韓、阿拉伯聯合大公國、挪威、俄羅斯、烏克蘭等國家均取得註冊(原證7 )。
⑸其他證明系爭商標「Eta-com 」著名之資料,例如在國內
外展覽會、展示會展示商品或促銷服務等證據資料(審查基準2. 1.2.2第9 點):
Eta-com 集團亦積極參加各項重要工業展覽,並以「Eta-
com 」商標作為重要標識(原證21:Eta-com 集團2003年參加美國達拉工業展以及2003年與2005年參加荷蘭工業展之參展照片),其中亦包括於新加坡之工業展(原證22:
Eta-com 集團參加新加坡工業展之參展照片),從而,包括我國之相關消費者及參展業者,均對「Eta-com 」商標極為熟悉,其為著名商標無疑。
㈢系爭商標於授權被告使用之期間,亦經由被告之宣傳使用而廣為我國相關事業或消費者所普遍認識:
⒈被告自承含有「Eta-com」商標之「TAIAN-ETACOM」已為
相關消費者所普遍認知(見被告民事意見(二)狀第1頁)。實則,被告使用含有「Eta-com」商標「TAIAN-ETACOM」之英文公司名稱,係基於Eta-com集團之授權。
是被告主張之長期使用,即係「Eta-com」商標及商業名稱之使用,消費者亦同樣普遍認知該等商標係由包含「Eta-com」所組成之商標,從而被告早已自認「Eta-com」為我國著名商標。
⒉依被告公司所提資料,系爭商標於授權期間透過被告大量
且長期之使用,已廣為我國相關消費者所熟悉(見被告民事答辯(一)狀及本院104年6月8日言詞辯論筆錄)。由被告公司於其官網上所展示之成果實績,可證系爭商標已經由被告公司參與我國各項相關工程(原證26),包括台積電、南港展覽館、高鐵、雪山隧道、桃園機場、高雄義大購物中心、南亞塑膠等之長期大量宣傳使用,而廣為我國相關消費者所熟知。
⒊授權契約終止後,被告迄今無論於其官網或參加國際工業
展,仍一再強調並以Eta-com集團之名號為其商品與服務背書:被告公司於Eta-com集團之授權期間,不僅長期向我國相關消費者介紹來自Eta-com 集團之相關技術,並透過Eta-com集團自身或被告公司經授權之長期使用,使我國相關消費者對於「Eta-com」商標係源於Eta- Com集團有清楚認知。如今,被告與Eta-com集團已無任何關聯,卻仍然堅持使用含有「Eta-com」商標之英文名稱,甚且仍然以Eta-com集團作為號召,其侵蝕損害Eta-com集團之權利以及欺瞞消費者所造成之侵害莫過於此。
六、被告明知系爭商標「Eta-com 」為Eta-com 集團之著名商標,未經同意而以系爭商標作為其公司英文名稱,有致相關消費者產生混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞,被告公司顯有違反我國商標法第70條第1 項第2 款之規定,原告自得依商標法第69條第1 項規定請求排除之:
㈠被告公司登記及使用之英文名稱為「TAIAN-ETACOM
TECHNOLOGY CO., LTD.」,其中特取部分之英文名稱為「TAIAN-ETACOM」,係由「TAIAN」與「ETACOM」所組成,其中並有分折號,顯係有意凸顯其分別代表合資方之「TAIAN」與「ETACOM」之不同公司主體,此亦為被告公司於其官網與宣傳資料中一再強調者(原證4、13)。據此,以被告公司之英文名稱「TAIAN-ETACOM」與原告商標「Eta-com」做比較,被告公司英文名稱中之「ETACOM」顯然係使用系爭商標,毫無疑義。被告所稱,「被告公司英文名稱使用『TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.』各字彙結合有其安排及意義不容被告任意切割、與『Eta-com』商標文字不構成近似、使用方式不同」云云,強將被告公司之英文全稱作為判斷比較基礎,已與公司名稱以及營業主體應由特取名稱作判斷有所違背,更與被告公司官網頁面「歷史沿革」中之陳述矛盾,顯不足採。
㈡Eta-com集團合作廠商○○電機股份有限公司(下稱○○公
司)於2014年10月29日電子郵件表示,○○公司與被告公司參與同一件標案,然被告公司將於該標案中以系爭商標「Eta-com」作為公司名稱,致使該標案之客戶造成混淆,誤以為被告公司為Eta-com集團之一員。○○公司因此請求Eta-com集團出具正式信函,表示Eta-com集團業已終止與被告公司之合作,且被告公司不應使用系爭商標「Eta-com」或「betobar-r」(原證23:Eta-com集團與○○公司之來往電子郵件影本),由該電子郵件信函中亦可得知,業界習慣以「Etacom」稱呼Eta-com集團或系爭商標「Eta-com」,被告公司使用「Etacom」作為公司英文名稱顯然已造成混淆。致使我國相關事業必須向Eta-com集團另行確認,才能清楚分辨被告公司已與Eta-com集團無關。被告之行為已實際造成與原告之營業或服務之混淆誤認,違反商標法第70條第1項第2款之規定。
七、原告所提呈之證據已足證明「Eta-com 」為著名商標及名稱,且為我國相關事業或消費者所普遍認知,為我國公平交易法第20條第1 項所保護之著名表徵。被告公司使用「Eta-co
m 」於其公司英文名稱中,並以該英文名稱作為被告公司提供匯流排產品之服務及產品之表徵而使用於被告公司之網頁、產品型錄以及相關之宣傳資料(見原證4 以及原證13、14、20),顯係以相關事業或消費者所普遍認知之Eta-com 集團之公司名稱與系爭商標,為相同或類似之使用,致使我國匯排流產品之市場及消費者,對於是否為Eta-com 集團所提供之商品或服務造成混淆誤認之虞,被告之行為顯有違公平交易法第20條第1項第1款及第2款之規定,原告得依公平交易法第30條請求除去之。
八、被告公司於其授權契約終止後,不顧Eta-com 集團多次請求而仍執意繼續使用「Eta-com 」作為其公司英文名稱,且持續於其官網頁面「歷史沿革」中強調:「1999/10 安達康科技股份有限公司與比利時Eta-com 簽署技術合作協議」、「安達康科技股份有限公司由○○集團及比利時ETACOM合資成立於1999年」(詳原證10);以及被告公司於今年4 月德國漢諾威工業展覽之公司介紹:「本公司自西元1988年將BUSWAY科技的世界領導製造商ETACOM betobar-r of Belgium之產品引進台灣市場」(詳原證13),顯屬故意攀附Eta-co
m 集團之商譽,意圖使消費者誤認被告公司迄今與Eta-com集團仍有所關聯,意圖造成消費者之混淆而屬違反公平交易法第24條之不正當競爭行為,原告得依公平交易法第30條請求除去之。
九、並聲明:1.被告應停止使用「ETACOM」為其公司英文名稱之特取部分,並應變更其於經濟部國際貿易局之TAIAN-ETAC
OM TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名稱登記以移除「ETACOM」文字,且不得使用任何相同或近似於「Eta-com 」之名稱。2.原告願供擔保,請准宣告假執行。3.訴訟費用由被告負擔。
貳、被告答辯:
一、被告之公司名稱使用係源於雙方合意之「合資契約」,且目前該合資契約仍有效存續,原告再三主張「技術授權契約」業已屆期終止,將二者混為一談,認事論法均有違誤:
㈠由合資契約7.1 條文之句構可看出,合資契約7.1 旨在授權
被告使用生產技術及專門知識,而非在授權被告使用營業名稱。事實上,被告公司營業名稱之使用權源係來自合資契約第1 條「The name of Company in Latin charactersshall be TAI AN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD. 」,而非
7.1 條。又由合資契約7.1 所聯結之附件一「授權契約」之條款「ARTICLE 1 :interpretation名詞解釋、ARTICLE 2.grant of license授權、ARTICLE 3.technical informatio
n 技術資料、ARTICLE 4.improvements產品改良、ARTICLE
5.remuneratuon of licensor授權人報酬、ARTICLE 6.manufacturing of the product產品的製造、ARTICLE 7.coneidentiality of the technology 技術及文件的保密性、ARTICLE 8.term and termination of licen se agreement授權合約之期間與合約之終止」,亦知均係針對生產技術、專門知識作成約定,並未論及營業名稱使用。
㈡被告之公司名稱使用係約定於1999年10月22日簽訂之「合資
契約」,其中關於公司名稱事項,該契約並無約定何情形下公司名稱應予限制、或不得使用事由,何況,該「合資契約」目前仍有效存在,是被告使用公司名稱是基於「合資契約」而來,與「技術授權契約」洵屬二事。原告再三主張「技術授權契約」業於2010年6 月30日屆期終止,被告不得再使用公司英文名稱,顯係刻意將「合資契約」與「技術授權契約」二者混為一談,且其所持法律見解亦與本院102 年度民商訴字第49號「公司名稱為雙方合意事項,非商業間權利授受關係」之實務見解歧異。
二、被告使用TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO.,LTD.為公司英文名稱,未違反註冊時商標法,是本件並不構成侵害商標權:
㈠按司法院暨智慧財產法院2015年智慧財產法律座談會:「B
公司以於民國51年註冊登記之A 著名商標中之文字作為公司名稱之特取部分是否構成侵害商標權之行為,應以B 公司設立登記時之商標法及現行商標法判斷該侵害是否現尚存在,以兼顧歷次修法目的」,是本件構成商標權之侵害,以被告使用TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO.,LTD.公司英文名稱,違反註冊時即民國88年商標法、及起訴時103 年商標法。
㈡民國88年時,鑒於「公司名稱」目的在於識別交易主體、確
保權利義務歸屬同一,與「商標制度」目的在表彰商品/ 服務來源,屬於二不同制度;且鑒於公司名稱非為商標使用;是民國88年並未有現行法第70條第1 款公司名稱與商標間之規範,是依據註冊時商標法,被告公司名稱之使用非屬商標使用,不構成侵害商標權。何況,本件被告之使用則係經授權合法使用,該授權迄今仍有效。
三、系爭「Eta-com 」商標非著名商標,非相關事業或消費者普遍認知:
原告如欲主張系爭商標為「著名商標」,更應提出系爭商標在中華民國相關業界之排名、商業價值、消費者滿意度、市場占有率、行銷統計等資料,以供調查。原告所提出之證據,或為商標註冊登記、或為產品型錄、或為Eta-com 集團自己寫成之公司介紹,然而此等原告單方面作成之「靜態事實」,要無法觀察出原告如何使用系爭商標,亦無法觀察出原告與相關消費者的互動,及消費者對Eta-com 商標之判斷及評價,是該等證據均無法證明系爭商標為著名。換言之,「商標註冊登記」、「產品型錄」、「被告作成之公司介紹」等,均與「原告使用系爭商標達我國相關消費者熟悉之著名程度」間,不具備因果關係。原告所提出其餘之證據,包括:訴外人C & S Elec tric Ltd.報導、被告於官網介紹被告公司之資訊、被告與原告往來之E-mail郵件等,論此等證據對於系爭商標為著名均屬無關,要無證明力。
四、實則,被告之公司英文名稱係依據合資契約而來,目前該合資契約仍有效存續,被告之公司英文名稱為有權使用,當然不構成違反商標法及公平交易法。原告再三主張艾00000000公司已脫離Eta-com 集團,以其內部股權鬥爭之事項,主張外部關係:「被告公司應變更公司英文名稱」,其訴已構成權利濫用,不應准許。
五、並聲明:1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。2.訴訟費用由原告負擔。3.如受不利判決,願供擔保請准宣告免為假執行。
叁、本件兩造間不爭執事項:
一、1999年10月22日,Eta-com 集團艾00000000公司與○○電機股份有限公司(TAIAN Electric Co., Ltd.)簽訂合資契約(原證24-1,同被證1 ),成立被告公司即安達康科技股份有限公司(TAIAN-ETAC OM TECHNOLOGY CO., LTD.),該合資契約目前仍然有效。
二、1999年10月22日,簽訂合資契約同時,雙方另簽訂授權契約(License Agreement )(原證25-1),授權契約於2010年
6 月30日終止。
三、原告公司於2011年6 月2 日在我國申請註冊系爭商標,並於2012年4 月16日核准註冊(註冊號數第0000000號商標)。
四、C&S Electric集團於2011年收購Eta-com 集團以及原告公司,艾00000000公司並不在該次收購範圍之列,從而已非Et a-com集團之成員。
五、艾00000000公司業已於2011年將其公司名稱00000000000000000變更為0000000000000。
肆、兩造主要爭點:
一、系爭商標是否為著名之註冊商標?被告使用「ETACOM」於其公司英文名稱「TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.」是否有致相關消費者混淆誤認之虞或減損商標之識別性或信譽之虞?被告是否違反我國商標法第70條第1項第2款之規定?原告是否得依商標法第69條第1項規定請求排除或防止之?
二、「Eta-com 」是否為相關事業或消費者所普遍認知之公司名稱及商品表徵或服務表徵?被告使用「ETACOM」於其公司英文名稱「TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.」是否有致他人商品或營業相混淆?被告是否違反我國公平交易法(修正前)第20條第1項第1、2款之規定?原告是否得依公平交易法(修正前)第30條請求除去或防止之?
三、被告使用「ETACOM」於其公司英文名稱「TAIAN-ETACOMTECHNOLOGY CO., LTD.」中,是否違反我國公平交易法(修正前)第24條之規定?原告是否得依公平交易法(修正前)第30條請求除去或防止之?
伍、得心證之理由
一、系爭商標是否為著名之註冊商標?被告使用「ETACOM」於其公司英文名稱「TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.」是否有致相關消費者混淆誤認之虞或減損商標之識別性或信譽之虞?被告是否違反我國商標法第70條第1項第2款之規定?原告是否得依商標法第69條第1項規定請求排除或防止之?㈠按未得商標權人同意,有下列情形之一,視為侵害商標權:
二、明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者,商標法第70條第1 項第2 款定有明文。該款所稱之「公司名稱」,係指公司法第18條暨經濟部訂頒公司名稱及業務預查審核準則第5 條所稱之公司中文名稱而言,並不包含英文名稱,惟如以著名商標之外文作為自己公司、商號或團體之外文名稱,或作為進出口廠商向貿易局登記之公司英文名稱時,則相當於該款之「表彰營業主體之名稱」,若有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者,應視其為侵害商標權(最高法院99年度台上字第1360號民事裁判、商標法100 年6 月29日立法理由參見)。
㈡次按,商標法第70條第1 項第2 款規定視為侵害商標權之規
定,乃係擬制之立法,將某些原非屬於商標權排他權範圍之行為,以擬制規定為侵害商標權,故對於構成要件自應採嚴格之解釋,該條既以「明知」為他人「著名」之「註冊」商標」,而以該著名註冊商標中之文字作為表彰營業主體之名稱,為其構成要件,解釋上應以某商標已臻著名程度並已註冊之後,他人使用該著名之註冊商標中之文字作為表彰營業主體之名稱,始成立視為侵害商標權之行為,亦即,該著名商標於註冊後,始取得商標法第70條第1 項第2 款之排他權。經查,系爭商標係101 年4 月16日註冊公告,而被告公司於經濟部國際貿易局登記之英文名稱「TAIAN-ETACOMTECHNOLOG Y CO., LTD. 」,係95年2 月6 日辦理登記(原證3 經濟部國際貿易局進出口廠商登記資料),且係基於訴外人艾00000000公司與○○公司於1999年10月22日簽訂合資契約之授權,上開合資契約訂立時間及被告公司向經濟部國際貿易局辦理進出口廠商登記之時間,均早於系爭商標註冊日,被告公司於95年2 月6 日辦理公司英文名稱登記時,並無侵害系爭商標權可言,不能以事後合資契約附件之「授權契約」已於2010 年6月30日終止為由,認為被告當初辦理進出口廠商英文名稱之登記,使用系爭商標作為其公司英文名稱之特取部分,係違反商標法第70條第1 項第2 款規定之視為侵害商標權之行為,並依同法第69條第1 項規定,請求排除或防止,尚非有理。
二、「Eta-com 」是否為相關事業或消費者所普遍認知之公司名稱及商品表徵或服務表徵?被告使用「ETACOM」於其公司英文名稱TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD. 是否有致他人商品或營業相混淆?被告是否違反我國公平交易法(修正前)第20條第1項第1、2款之規定?原告是否得依公平交易法(修正前)第30條請求除去或防止之?㈠按「事業就其營業所提供之商品或服務,不得有左列行為︰
一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵,為相同或類似之使用,致與他人商品混淆,或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵,為相同或類似之使用,致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」,修正前公平交易法第20條第1 項第1 、2 款定有明文。又公平交易法於10
4 年2 月4 日修正公布全文50條(除第10條及第11條條文自公布30日後施行外,其餘條文自104 年2 月6 日施行),上開第20條第1 、2 款移列為第22條第1 、2 款,並修正為:
「事業就其營業所提供之商品或服務,不得有下列行為:
一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵,於同一或類似之商品,為相同或近似之使用,致與他人商品混淆,或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵,於同一或類似之服務為相同或近似之使用,致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」,修正理由謂:「現行條文第一項及第二項所保護之表徵,其要件有謂『相關事業或消費者所普遍認知』者、有謂『著名』者,兩者有何區別易生爭議,參考商標法係以『著名』之用語為規定,爰將本條『相關事業或消費者所普遍認知』之用語修正為『著名』。又為避免與已註冊商標之保護有所失衡,本條對於未註冊商標之保護,應限於同一或類似之商品或服務,爰於第一項第一款及第二款增訂該要件」。現行條文將「相關事業或消費者所普遍認知」修正為「著名」部分,僅係統一法條用語,以避免發生爭議,並無實質改變規定內容;惟將「為相同或類似之使用」,修正為「於同一或類似之商品(服務),為相同或近似之使用」部分,係增加構成要件之限制,故現行之規定較修正前為嚴格,原告主張被告違反公平交易法之行為時間,雖發生於公平交易法修正前,惟原告請求排除侵害,係向後發生效力,本院認為原告之請求須同時符合修正前及本院判決時現行公平交易法之規定,始屬正當。又現行公平交易法第22條第3 項固然規定:「前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵,依法註冊取得商標權者,不適用之」,修正理由謂:「本條所保護之表徵倘屬已註冊商標,應逕適用商標法相關規定,不再於本法重複保護,為資明確,爰增訂第二項」。惟本件因系爭商標註冊在後,不適用商標法第70條第1 項第2 款規定,並無重複保護之問題,且商標法及公平交易法各有不同之規範目的及所欲保護之法益,故本件仍有適用現行公平交易法第22條第1 、2 款之餘地,並無牴觸公平交易法第22條第3 項之規定。又按,認定某公司名稱或商標是否著名,可參考經濟部發布之商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查基準之相關規定,即應以國內消費者之認知為準,而國內消費者得普遍認知該商標之存在,通常係因其在國內廣泛使用之結果,因此,欲主張商標為著名者,原則上,應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛,但因有客觀證據顯示,該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者,仍可認定該商標為著名。至於商標是否已在我國申請或取得註冊則非認定著名之前提要件(著名商標保護審查基準2.1.2 )。相關參酌因素如下:1.商品/服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額、市場佔有率、行銷統計之明細等資料。2.國內外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。3.商品/服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。4.商標在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。5.商標創用時間及其持續使用等資料。6.商標在國內外之註冊資料。7.具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。8.行政或司法機關所為相關認定之文件。9.其他證明商標著名之資料等證據資料(著名商標保護審查基準2.1.2.2 )。又按,商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。
二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同,商標法第5條定有明文。商標經由授權關係,由被授權人使用者,被授權人之使用可以視為是商標權人之使用(經濟部智慧財產局發布之註冊商標使用之注意事項3.1. 2)。
㈡系爭商標是否為相關事業或消費者所普遍認知之公司名稱及
商品或服務表徵?⒈原告主張「Eta-com 」為相關事業或消費者所普遍認知之
公司名稱及商品或服務表徵,已提出下列事實及證據資料為證:
⑴原告公司隸屬於Eta-com 集團,該集團創立自西元1979
年並致力於製造、銷售高品質之匯流排(用以供電之相關軟、硬體設施)及其相關產品,Eta-com 集團多年於亞洲、歐洲、美洲及中東地區已建立廣泛之行銷網絡,業據提出Eta-com集團之官網介紹資料為證(原證1)。
⑵系爭商標「Eta-com」於國內外之報章、雜誌相關報導
:包括C&S Electric Ltd.併購Eta-com集團之新聞及Eta-com集團之廣告文宣等(原證9)。
⑶系爭商標「Eta-com」所表彰之商品/服務之銷售據點及
其銷售管道、場所之配置情形:Eta-com 集團於世界各國包括英國、德國、法國、比利時、丹麥、愛爾蘭、挪威、印度、印尼、義大利、土耳其、韓國、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、泰國、中國以及台灣等多達48國均有由Eta-com 集團所提產品與服務所完成之各項一般工程與電力工程(原證15:Eta-com 集團2005年全球工程表以及2006年全球電力工程表;其中詳列Eta-com集團自1991年起於全球各地提供產品及服務之案件);且Eta-com 集團於2006年之公司介紹,清楚地向消費者傳遞被告公司乃為Eta-com 集團於台灣提供Eta-com 集團產品之合作夥伴(原證16:Eta-com 集團2006年公司介紹)。再者,Eta-com 集團更早於1997年即向諸多台灣公司就多項工程提供產品及服務(原證17 :Eta-com集團早期於台灣進行之工程清單),該等文書均清楚標示Eta-com 商標。
⑷系爭商標「Eta-com 」持續使用於產品型錄之資料:
①Eta-com集團於英國(2006年9月)、荷蘭(2010年3月
)及比利時(2010年3月)所發送之產品型錄(詳原證8 ),上開產品型錄封面,均有標示經設計之「Eta-com 」商標圖樣,商標旁有「group 」(集團)文字,足以表示「Eta-com 」商標乃「Eta-com 」集團所提供商品及服務來源之標誌。
②Eta-com 集團於1999年合資成立被告公司後,授權被
告公司使用「Eta-com 」與「betobar-r 」商標向我國消費者提供產品及服務,且持續以網站、廣告及發行型錄等方式,向我國消費者介紹Eta-com 集團及「Eta-com 」與「betobar-r 」商標,包括Eta-com 集團2003之型錄(原證18:Eta-com 集團2003年發行且發送至台灣相關產業與消費者之產品型錄)以及2010年之型錄(原證19:Eta-com 集團2010年發行且發送至台灣相關產業與消費者之產品型錄),該等行銷文書均清楚標示「Eta-com 」商標,商標旁有「group」(集團)文字,且前開產品型錄,均可見Eta-com集團以Agent 或J.V.Taiwan向台灣消費者介紹被告公司(見型錄最後一頁),並標識有被告公司之英文名稱「TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD. 」(見型錄之倒數第2 頁),使台灣消費者清楚知道該「Eta-co m」商標係源自於Eta-com 集團,並可透過被告公司取得Eta-com 集團之產品或相關服務。
③Eta-com 集團授權被告公司以Eta-com 集團之型錄為
範本,製作中文版本之型錄。該型錄之封面除了有被告公司之中英文名稱外,其設計均與Eta-com 集團之產品型錄(原證8 )相同,亦即於型錄封面均有使用系爭「Eta-com 」商標,商標旁有「group 」(集團)文字,其內頁更有被告公司之「TAIAN -ETACOM 」英文名稱(原證20:Eta-com 集團授權被告公司印製之2009年2 月中文產品型錄),足證被告公司之英文名稱確與Eta- Com集團有關,成為整體不可分之印象,而使消費者產生聯想認識被告公司為Eta- Com集團之一員。此外,該中文型錄之前言指出:「○○電機公司集團遂於1988年引進領先世界開發之全模鑄式匯流排製造商:比利時(荷商)Eta-com betobar-r 之全模鑄式匯流排」、「同時TET 亦成為Eta-combetobar-r 在亞洲區生產及服務基地。」可知被告公司向我國消費者介紹「betobar-r 」品牌時,均同時使用「Eta-com 」,使我國消費者不僅認知「betobar-r 」產品係來自於Eta-com 集團,更清楚知道被告公司係Eta-com 集團在亞洲區提供生產與服務之基地。
⑸系爭商標在國內外之註冊資料:除於我國註冊外,系爭
商標於中國、歐盟、印度、馬來西亞、南韓、阿拉伯聯合大公國、挪威、俄羅斯、烏克蘭等國家均取得註冊(原證7 各國註冊資料)。
⑹Eta-com 集團在國內外展覽會、展示會展示商品或促銷
服務:Eta-com集團積極參加各項重要工業展覽,並以「Eta-com」商標作為重要標識(原證21:Eta-com集團2003年參加美國達拉工業展以及2003年與2005年參加荷蘭工業展之參展照片、原證22:Eta-com集團參加新加坡工業展之參展照片)。
⑺被告於民事意見(二)狀自陳:「被告公司之公司名稱
特取部分『TAIAN-ETACOM』,不唯有長期使用之事實,且為相關消費者所普遍認知,又參酌被告公司營業、產值均具有相當規模」、「被告公司生產之匯流排產品於相關市場具有高影響力,其公司名稱具有高能見度」、「102 年度、103 年度銷貨收入淨額均以億計」等語(見本院卷一第56-57 頁),被告於合資契約之授權期間,行銷Eta-Com 集團之匯流排產品及服務,均使用原告及Eta-Com 集團授權之「Eta-Com 」商標及「Eta-com」、「group 」(原證20產品型錄),且具有相當之市場規模,足認系爭「Eta- Com」商標經由被告於授權期間之長期大量使用,廣為我國相關消費者所熟知,已達著名之程度。
⒉本院認為原告所提上開使用證據,足證「Eta-com」經由
Eta-com集團及被告公司(被授權人)在國內外之廣泛使用,已廣為我國相關事業或消費者所認識之著名公司名稱及商品及服務之表徵,被告辯稱原告提出之證據均為靜態事實,無法觀察出原告與相關消費者之互動及相關消費者對系爭商標之評價及判斷,無法證明「Eta-com」為著名公司名稱及商品或服務之表徵云云,不足採信。
㈢被告將相關事業或消費者所普遍認知之公司名稱及商品或服
務表徵,於同一或類似之商品/服務為相同或近似之使用,致與他人商品/服務混淆:
被告公司使用「Eta-com 」於其公司英文名稱「TAIAN-ETAC
OM TECHNOLOGY CO., LTD. 」中,並以該英文名稱作為被告公司提供匯流排產品之服務及產品之表徵而使用於被告公司之網頁、產品型錄以及相關之宣傳資料(見原證4 以及原證
13、14、20),該「TAIAN」及「ETACOM」中間以分析號「-」結合,使人一望可知被告公司係由二家公司即○○公司及Eta-Com 集團合資設立,分別代表不同之公司主體,雖原告所屬Eta-com 集團之名稱字首為大寫其餘字母為小寫,被告公司之英文名稱「ETACOM」為大寫,惟二者拼字相同,且均使用於製造銷售匯流排商品或服務上,顯係以相關事業或消費者所普遍認知之Eta- com集團之公司名稱與商品或服務之表徵,於同一之商品/服務為相同之使用,足以使我國匯排流商品/服務之相關事業或消費者,對於被告所提供之商品或服務是否來自Eta-com 集團或與Eta-com 集團具有合作關係,產生混淆。再者,Eta-com 集團合作廠商○○公司於2014年10月29日電子郵件表示,○○公司與被告公司參與同一件標案,然被告公司將於該標案中以系爭商標「Eta-co m」作為公司名稱,致使該標案之客戶造成混淆,誤以為被告公司為Eta-com 集團之一員,並請求Eta-com 集團出具正式信函,表示Eta- com集團業已終止與被告公司之合作,且被告公司不應使用系爭商標「Eta-com 」或「betobar-r 」(見原證23,Eta-co m集團與○○公司之來往電子郵件影本,原文為:「Can you help me to send me a letter to proveEtacom already finish cooperation with Taian-Etacom
and Taian-Etaco m cannot use Etacom or Betobar formarket? 」)(○○公司登記資料見原證27),由該電子郵件信函中可知,業界習慣以「Etacom」稱呼Eta-com 集團及「Etacom」為該集團所提供之商品或服務之標誌,被告公司使用「ETACOM」作為公司英文名稱之特取部分,及使用於被告公司之網頁、產品型錄以及相關之宣傳資料,業已造成交易相對人及相關消費者之混淆,被告之行為已違反修正前公平交易法第20條第1 項第1 、2 款規定,及現行公平交易法第22條第1 項第1 、2 款規定。
㈣被告雖辯稱,被告公司營業名稱之使用權源係來自合資契約
第1 條:「The name of Company in Latin charactersshall be TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.」,而非第
7.1 條或合資契約附件之「授權契約」,因授權合約均係針對生產技術、專門知識作成約定,並未論及營業名稱使用,且目前合資契約仍然有效,原告以授權契約業已終止為由,主張被告不得將「Eta-com 」使用於公司英文名稱,顯有違誤云云。惟按,解釋意思表示,應探求當事人之真意,不得拘泥於所用之辭句,民法第98條定有明文。又按,解釋當事人所立書據之真意,以當時之事實及其他一切證據資料為其判斷之標準,不能拘泥字面或截取書據中一二語,任意推解致失真意(最高法院19年上字第28號民事判例參照)。經查,1999年10月22日Eta-com 集團授權艾00000000公司與○○公司簽訂合資契約(Joint Venture AgreementTaian Electric - Eta-com)(原證24-1),約定共同成立安達康公司(即被告公司)。合資契約第7 條為關於授權(Grant )之約定,第7.1 條約定:「After the Company is
set up, ETA agrees to grant the Company an exclusiveright to the production technology and know-how of
the Product in order to manufacture the Product inTaiwan using the registered trade name, trademark,models and utilizing know-how, production technology
and any further improvement of the above developed
by ETA; 」) 。第7.4 條約定:「All the terms andconditi ons regarding the right to use theproduction and know-how will be specified in theLicense Agreement attached hereto as ANNEX1.」。上開規範,乃約定Eta-com 集團之艾00000000公司提供匯流排之生產技術及專門知識,使被告公司得以生產製造全模鑄式匯流排產品(cast-resin insulated betobar-rbusway systems),並在此目的下得使用Eta-com 集團之商業名稱(trade name)及商標,有關授權之詳細規定,另依合資契約附件之授權契約(License Agreement )規範之。雖然,依合資契約第7.4 及7.1 訂立之授權契約,第1 至8 條均係有關生產技術及專門知識之約定,惟由合資契約第7.1條及授權契約之約定整體觀之,係包含技術之授權,及營業名稱及商標使用之授權兩個部分,即被告公司於使用授權技術製造及銷售匯流排產品之目的下,得使用艾00000000公司之商業名稱及商標,故有關技術授權及商業名稱、商標之授權來源,係來自於合資契約第7.1 條約定,應無疑義,至於合資契約第1 條約定被告公司之名稱係結合合資雙方「TAIAN 」及「ETACOM」二公司,而成為「TAIAN-ETACOMTECHNOLOGY CO., LTD.」,仍係本於第7.1 條之授權而來,被告辯稱被告公司營業名稱之使用權源係來自合資契約第1 條,與合資契約第7.1 條及附件之授權契約無關,尚非可採。經查,合資契約訂定後,C&S Electric集團已於2011年收購Eta-com 集團以及原告公司,訴外人艾00000000公司不在該次收購範圍之列,已非Eta-com 集團之成員。且依合資契約第7.1 條所訂之授權契約,業於2010年6 月30日終止(原證25-2,授權契約修正版第1.2 條之規定),為兩造所不爭執,則Eta-com 集團基於合資契約第7.1 條之所為生產技術及專門知識之授權,及商業名稱及商標之授權,均應隨同終止,否則,授權契約之終止將毫無意義,被告公司自不得再使用「Eta-com 」商業名稱及商標。且合資契約當事人艾00000000公司於2011年脫離Eta-com 集團後,已移除「Eta-co m」之文字,將本身英文名稱由「Eta-com BeheerB.V.」更名為「Eta BeheerB.V.」,故2011年之後,該合資契約當事人艾00000000公司已無使用「Eta-com 」之權源,亦無授權被告繼續使用「Eta-com 」文字於其公司英文名稱之權限,雖然上開合資契約並未終止,惟僅餘出資關係繼續存在,技術授權及商業名稱、商標之授權業已終止,被告辯稱因合資契約仍然有效,故其得繼續使用「ETACOM」文字於公司英文名稱云云,不足採信。
㈤按事業違反本法之規定,致侵害他人權益者,被害人得請求
除去之;有侵害之虞者,並得請求防止之,修正前公平交易法第30條定有明文,該條規定修正後移列於第29條,惟條文內容並未變更。被告之行為違反修正前公平交易法第20條第
1 項第1、2款規定,及現行公平交易法第22條第1項第1、2款規定,原告請求被告應停止使用「ETACOM」為其公司英文名稱之特取部分,並應變更其於經濟部國際貿易局之TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.公司英文名稱登記以移除「ETACOM」文字,且不得使用任何相同或近似於「Eta-com」之名稱,符合修正前公平交易法第30條及現行公平交易法第29條規定,核屬正當,應予准許。
三、被告使用「ETACOM」於其公司英文名稱TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.中,是否違反我國公平交易法(修正前)第24條之規定?原告是否得依公平交易法(修正前)第30條請求除去或防止之?㈠按除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易秩
序之欺罔或顯失公平之行為,修正前公平交易法第24條定有明文。該規定於修正後移列為第25條,惟僅條次變更,內容並未修正。按該條所稱「顯失公平」,係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易者。其中榨取他人努力成果之判斷,應考量:(1) 遭攀附或高度抄襲之標的,應係該事業已投入相當程度之努力,於市場上擁有一定之經濟利益,而已被系爭行為所榨取;(2) 其攀附或抄襲之結果,應有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果等。其常見行為態樣有:攀附他人商譽、高度抄襲、利用他人努力,推展自己商品或服務之行為。又按,本條與公平交易法其他條文適用之區隔,應只有「補充原則」關係之適用,即本條僅能適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為,若公平交易法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡,即該個別規定已充分評價該行為之不法性,或該個別規定已窮盡規範該行為之不法內涵,則該行為僅有構成或不構成該個別條文規定的問題,而無由再就本條加以補充規範之餘地。反之,如該個別條文規定評價該違法行為後仍具剩餘的不法內涵,始有以本條加以補充規範之餘地(公平交易委員會對於公平交易法第25條案件之處理原則參見)。本件被告之行為,縱認無違反修正前公平交易法第20條第1 項第1 、
2 款規定,及現行公平交易法第22條第1 項第1 、2 款規定,仍有判斷是否構成違反修正前公平交易法第24條及現行公平交易法第25條之必要。
㈡被告公司雖係Eta-com 集團授權艾00000000公司與
○○公司簽訂「合資契約」所共同成立之公司,惟被告得以使用系爭商標「Eta-com 」之權源,係基於合資契約第7.1條而來,惟授權契約已於2010年6 月30日終止,Eta-com 集團授權被告公司使用「Eta-com 」商標及營業名稱等關係,亦隨同終止,被告公司不得再使用「Eta-com 」商業名稱及商標,已如前述,惟被告仍使用「Eta-com 」於其公司英文名稱「TAIAN -ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.」中,並以該英文名稱作為被告公司提供匯流排產品及服務之表徵而使用於被告公司之網頁、產品型錄以及相關之宣傳資料,且兩造間又屬同業競爭關係,自會造成往來客戶或相關消費者混淆誤認二者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果,非但對於原告造成不公平競爭,且足以影響交易秩序及相關消費者之權利。被告所為,已違反修正前公平交易法第24條及現行公平交易法第25條規定。原告請求被告應停止使用「ETACOM」為其公司英文名稱之特取部分,並應變更其於經濟部國際貿易局之TAIAN- ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.公司英文名稱登記以移除「ETACOM」文字,且不得使用任何相同或近似於「Eta-com 」之名稱,符合修正前公平交易法第30條及現行公平交易法第29條規定請求排除侵害,為有理由。
四、綜上,原告主張「Eta-com 」為著名之註冊商標,被告使用系爭商標中之文字於其公司英文名稱,作為表彰營業主體之名稱,係違反商標法第70條第1 項第2 款之視為侵害商標權之行為,雖不可採,惟被告之行為,業已違反修正前公平交易法第20條第1 項第1 款、第2 款及現行公平交易法第22條第1 項第1 款、第2 款之規定;退步言之,縱認被告行為未違反修正前公平交易法第20條第1 項第1 款、第2 款及現行公平交易法第22條第1 項第1 款、第2 款之規定,被告之行為仍違反修正前公平交易法第24條及現行公平交易法第25條之規定,故原告請求被告除去侵害,符合修正前公平交易法第30條及現行公平交易法第29條規定,核屬正當,應予准許。
五、本件原告雖獲勝訴判決,並陳明願供擔保請准宣告假執行,惟查,本件係禁止被告公司使用「ETACOM」為其公司英文名稱之特取部分,且命被告應向經濟部國際貿易局申請變更公司英文名稱登記,且不得再使用任何相同或近似於「Eta-co
m 」之名稱,對於被告公司對外名稱之表示及商業上營運活動影響重大,衡諸公司之名稱如同自然人姓名,為表彰人格主體之識別標誌,不宜處於不確定之狀態,且關於被告應申請變更公司英文名稱登記部分,涉及命被告為一定之意思表示,須自判決確定時始視為已為意思表示,強制執行法第13
0 條第1 項定有明文,如許宣告假執行,將使意思表示之效力提前發生,與法條規定不合,故本院認為本判決不適合宣告假執行,原告假執行之聲請,爰予駁回。
六、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊防禦方法,及提出之證據,經本院審酌後,認為均對判決之結果不生影響,爰勿庸逐一論列,附此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據:智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條。
中 華 民 國 104 年 7 月 24 日
智慧財產法院第三庭
法 官 彭洪英以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 104 年 7 月 24 日
書記官 郭宇修