智慧財產法院民事判決
103年度民專上易字第2號上 訴 人 即附帶被上訴人 素手浣花有限公司兼法定代理人 黃健智上 訴 人即附帶被上訴人 菖樺食品有限公司兼法定代理人 陳靜儀上四人共同訴訟代理人 林佐偉律師
周于舜律師被上訴人即附帶上訴人 張敏雄訴訟代理人 陳慶諭律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人等對於中華民國102 年12月24日本院102 年度民專訴字第60號第一審判決提起上訴，被上訴人為附帶上訴，本院於103 年12月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命：⑴素手浣花有限公司、菖樺食品有限公司、或素手浣花有限公司、黃健智、或菖樺食品有限公司、陳靜儀應連帶給付張敏雄新臺幣參拾肆萬伍仟元，及自民國一○二年五月二十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑵前項所命給付，如素手浣花有限公司、菖樺食品有限公司、黃健智、陳靜儀，其一已為給付，其餘免給付義務部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，張敏雄在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
張敏雄附帶上訴及假執行之聲請均駁回。
第一審及第二審（含附帶上訴部分）訴訟費用由張敏雄負擔。
事實及理由
壹、程序方面：按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256 條、第463 條有明文規定。被上訴人即附帶上訴人張敏雄（下稱張敏雄）附帶上訴之聲明第2 項本為「（附帶）被上訴人即被告應連帶給付（附帶）上訴人新臺幣（下同）200 萬元，及自民國10
2 年5 月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息。如附帶被上訴人其一已為給付，其餘免給付義務。」（本院卷㈠第57頁及58頁）；嗣於103 年7 月21日以民事訴之聲明變更狀（本院卷㈠第128 頁及129 頁）更正為「（附帶）被上訴人即被告應連帶給付上訴人165 萬5 仟元，及自102 年5 月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息。如（附帶）被上訴人其一已為給付，其餘免給付義務。」，核屬補充、更正事實或法律上之陳述，非為訴之變更或追加，揆諸上揭法條，自應予准許。
貳、實體方面：
一、被上訴人即附帶上訴人張敏雄起訴主張：㈠其從事冰品相關行業多年，研發創新相關專利產品，並獲有
我國專利證書第D119009 號梅花冰新式樣專利（下稱系爭專利），專利權期間自96年9 月21日起至106 年5 月3 日止。
近來於市面上發現由上訴人即附帶被上訴人菖樺食品有限公司（下稱菖樺公司）製造，由上訴人即附帶被上訴人素手浣花有限公司（下稱上訴人素手公司）所出品銷售之桐花冰產品（下稱系爭產品）乃完全抄襲張敏雄系爭專利。素手公司前於100 年2 月6 日起至101 年7 月28日止陸續向張敏雄所授權之津芳食品行（負責人為黃啟庭）採購系爭專利梅花冰產品，且於其全國各據點及網路銷售該冰品並改稱為桐花冰。素手公司於101 年7 月28日停止向津芳食品行採購系爭專利產品後，卻仍在市場上繼續販售非向津芳食品行採購之桐花冰產品。經張敏雄於101 年9 月25日在位於苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號之西湖渡假村購得桐花冰2 枝售價共60元，其上包裝載明菖樺公司製造及素手公司所出品，其內容物則與系爭專利完全相同，菖樺公司及素手公司未經張敏雄同意授權，而侵害系爭專利權，且上訴人即附帶被上訴人黃健智為素手公司之法定代理人，上訴人即附帶被上訴人陳靜儀為上訴人菖樺公司之法定代理人，故應共同負責，素手公司、菖樺食品有限公司、黃健智、陳靜儀共同侵害系爭專利權，是以上訴人等至少自101 年9 月25日即故意共同侵害系爭專利權迄至102 年3 月29日止。爰依99年8 月25日修正公布之專利法（下稱修正前專利法）第129 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、民法第185 條、公司法第23條第2項規定請求上訴人等連帶給付200 萬元本息。
㈡並於本院審理時補陳略以：
⒈有效性部份：
⑴被證1 與上證1 之組合無法證明系爭專利不具創作性：
被證1 之外觀由一短圓柱形冰棒體及一圓棒所組成，該短圓柱形冰棒體的輪廓為一圓型，其中央設有另一較小圓形圖案，構成一同心圓造形，而上證1 之廣告器顯示兩種造形：「臥置的圓筒體上方延伸設有複數之梅花形框板」與「立桿側方延設複數縱向對齊之梅花形框板，下方延設一桶狀框板」，兩者顯然分屬毫不相干之技藝領域，故系爭專利之冰棒所屬技藝領域中具有通常知識及普通設計能力之人，顯無可能接觸、得知上證1 之廣告器，無從理解、利用上證1 之廣告器所呈現的造形，自無合理動機組合被證1 與上證1 ，更遑論基於此二者之組合而輕易思及並完成系爭專利之上述新穎特徵。又縱令有合理動機組合被證
1 與上證1 ，唯當組合被證之造形與上證1 中之兩種造形時，會教示出多種造形，例如上證1 之臥置圓筒體上方延伸設有複數之被證1 之同心圓造形框板、上證1 之立桿側方延設複數縱向對齊之被證1 之同心圓造形框板、上證1之立桿側方延設桶狀框板且桶狀框板側方延設有複數之被證1 之同心圓造形框板、臥置圓筒體為被證1 之同心圓造形且上方延設複數之框板為被上證一的梅花形框板、立桿側方延設複數縱向對齊之梅花形框板且下方延設之桶狀框板為被證1 之同心圓造形…等等，其中即便得知僅取被證
1 之同心圓造形與上證1 之梅花形框板並予以組合，亦會教示多種造形，其與系爭專利具差異性，故仍需以該得知之形狀進行修飾，才有可能得知系爭專利之造形。故系爭專利所屬技藝域中具有通常知識者，依被證1 與上證一之組合，可能得知之造形有多種，尚需再加以選擇，進一步加工修飾，施予不同顏色，才有可能得知系爭專利之狀況下，應認為所屬技藝域中具有通常知識者，尚難依被證1與上證1 之組合，易於思及系爭專利之造形。
⑵被證1 與上證2 之組合無法證明系爭專利不具創作性：
被證1 之外觀由一短圓柱形冰棒體及一圓棒所組成，該短圓柱形冰棒體的輪廓為一圓型，其中央設有另一較小圓形圖案，構成一同心圓造形，而上證2 之煙灰缸顯示缸體上方開口處外周之凸牆形成梅花形薄片，兩者顯然分屬毫不相干之技藝領域，故系爭專利之冰棒所屬技藝領域中具有通常知識及普通設計能力之人，顯無可能接觸、得知上證
2 之煙灰缸，無從理解、利用上證2 之煙灰缸所呈現的造形，自無合理動機組合被證1 與上證2 ，更遑論基於此二者之組合而輕易思及並完成系爭專利之上述新穎特徵。又縱令有合理動機組合被證1 與上證2 ，唯當組合被證1與上證2 之兩種造形時，會教示出多種造形，其中即便得知一造形如「中央為被證1 之圓心柱體且外圍環繞一梅花形薄片（上證2 之凸牆）」，亦與系爭專利具差異性，故仍需以該得知之形狀進行修飾，才有可能得知系爭專利之造形。故系爭專利所屬技藝域中具有通常知識者，依被證1與上證2 之組合，可能得知之造形有多種，尚需再加以選擇，進一步加工修飾，施予不同顏色，才有可能得知系爭專利之狀況下，應認為所屬技藝域中具有通常知識者，尚難依被證1 與上證2 之組合，易於思及系爭專利之造形。
⑶被證1 與上證3 之組合無法證明系爭專利不具創作性：
被證1 之外觀由一短圓柱形冰棒體及一圓棒所組成，該短圓柱形冰棒體的輪廓為一圓型，其中央設有另一較小圓形圖案，構成一同心圓造形，而上證3 之花盆座顯示具凹陷深度之一梅花狀盤體，兩者顯然分屬毫不相干之技藝領域，故系爭專利之冰棒所屬技藝領域中具有通常知識及普通設計能力之人，顯無可能接觸、得知上證3 之花盆座，無從理解、利用上證3 之花盆座所呈現的造形，自無合理動機組合被證1 與上證3 ，更遑論基於此二者之組合而輕易思及並完成系爭專利之上述新穎特徵。又縱令有合理動機組合被證1 與上證3 ，唯當組合被證1與 上證3 之兩種造形時，會教示出多種造形，例如上證3 之梅花狀盤體的底面中央設置被證1 之同心圓柱體或圓心柱體、被證1 之雙層同心圓或外圓環繞上證3 之梅花狀盤體…等等，其中即便得知一造形如「中央為被證1 之圓心柱體且外圍環繞一梅花形盤體（具凹陷深度）」，亦與系爭專利具差異性，故仍需以該得知之形狀進行修飾，才有可能得知系爭專利之造形；故系爭專利所屬技藝域中具有通常知識者，依被證1 與上證3 之組合，可能得知之造形有多種，尚需再加以選擇，進一步加工修飾，施予不同顏色，才有可能得知系爭專利之狀況下，應認為所屬技藝域中具有通常知識者，尚難依被證1 與上證3 之組合，易於思及系爭專利之造形。
⑷被證1 與上證4 之組合無法證明系爭專利不具創作性：
被證1 之外觀由一短圓柱形冰棒體及一圓棒所組成，該短圓柱形冰棒體的輪廓為一圓型，其中央設有另一較小圓形圖案，構成一同心圓造形，而上證4 之梅花沱茶顯示中央具圓形凹孔之一梅花狀茶塊，其中，所謂的沱茶即為一種普洱茶茶磚，單一顏色為黑褐色，表面呈現極為粗糙質感，故其正、背面及周邊不可能給予平面之視覺效果，又因製程之故，沱茶的中央部位會被布球擠出形成一圓形凹孔（非貫穿孔）。被證1 之冰棒與上證4 之梅花沱茶，兩者在製造上、食用方式上、顏色選擇上（沱茶為唯一黑褐色無從選擇）、銷售管道上、消費者組群上…等各方面，無一相同或相似之處，顯然分屬毫不相干之技藝領域，故系爭專利之冰棒所屬技藝領域中具有通常知識及普通設計能力之人，顯無可能接觸、得知上證4 之梅花沱茶，無從理解、利用上證4 之梅花沱茶所呈現的造形，自無合理動機組合被證1 與上證4 ，更遑論基於此二者之組合而輕易思及並完成系爭專利之上述新穎特徵。又縱令有合理動機組合被證1 與上證4 ，唯當組合被證1 與上證4 之兩種造形時，會教示出多種造形，例如上證4 之梅花狀茶塊中央疊置一塊被證1 之同心圓柱體或圓心柱體、被證1 之雙層同心圓或外圓環繞上證4 之梅花狀茶塊、就算再忽略上證4之中央圓凹孔而僅取其梅花造形，仍會教示多種造形，其與系爭專利具差異性，故仍需以該得知之形狀進行修飾，才有可能得知系爭專利之造形。故系爭專利所屬技藝域中具有通常知識者，依被證1 與上證4 之組合，可能得知之造形有多種，尚需再加以選擇，進一步加工修飾，施予不同顏色，才有可能得知系爭專利之狀況下，應認為所屬技藝域中具有通常知識者，尚難依被證1 與上證4 之組合，易於思及系爭專利之造形。再者，上證4 之梅花形沱茶中央具有未貫穿之圓形凹孔，這是製造過程自然留下的圓形凹孔，對於所屬技藝領域中具有通常知識者而言，此圓形凹孔並非為在視覺上得以區隔的範圍，應為梅花形沱茶不可分割之部份。故就算上證4 與被證1 有合理動機予以組合，則其所教示出來的多種造形中都必然會留存有該圓形凹孔而予人完全不同於系爭專利（無任何凹孔）之視覺感受。
⑸被證1 與上證5 之組合無法證明系爭專利不具創作性：
被證1 之外觀由一短圓柱形冰棒體及一圓棒所組成，該短圓柱形冰棒體的輪廓為一圓型，其中央設有另一較小圓形圖案，構成一同心圓造形，而上證5 之糖顯示5 道長條幅射狀的糖塊，兩者顯然分屬毫不相干之技藝領域，故系爭專利之冰棒所屬技藝領域中具有通常知識及普通設計能力之人，顯無可能接觸、得知上證5 之糖，無從理解、利用上證5 之糖所呈現的造形，自無合理動機組合被證1 與上證5 ，更遑論基於此二者之組合而輕易思及並完成系爭專利之上述新穎特徵。又縱令有合理動機組合被證1 與上證
5 ，唯當組合被證1 與上證5 之兩種造形時，會教示出多種造形，其與系爭專利具差異性，故仍需以該得知之形狀進行修飾，才有可能得知系爭專利之造形。故系爭專利所屬技藝域中具有通常知識者，依被證1 與上證5 之組合，可能得知之造形有多種，尚需再加以選擇，進一步加工修飾，施予不同顏色，才有可能得知系爭專利之狀況下，應認為所屬技藝域中具有通常知識者，尚難依被證1 與上證
5 之組合，易於思及系爭專利之造形。⑹系爭專利產品直接藉著其新穎特徵於商業上獲得成功而可證明其具有創作性：
系爭專利產品係為一種雙層冰棒而具有內外雙層口味，唯此內外雙層口味並非系爭專利首創。在系爭專利產品推出之前，這種具有內外雙層口味的冰棒市面上僅有兩種：「台灣日本冰」及「富士冰品」販賣。這兩種冰棒的造形均為雙同心圓，實仿自D102669 號專利（即被證1 ）。唯其造形僅為單純幾何形狀（圓形），相當單調，系爭專利創作人即被上訴人張敏雄始設計推出具有上述新穎特徵的系爭專利冰棒，藉在造形上與該雙同心圓冰棒相區別。津芳食品行自取得系爭專利之授權之後，僅製造販賣系爭專利產品之單一造形產品，其自94年起的營業額均為製造販賣系爭專利產品之所得，菖樺公司原本製造銷售與系爭專利產品口味及價格均相同或相仿的臺灣日本冰多時，係因系爭專利之新穎特徵具有足以吸引消費者購買之特異視覺效果，與素手公司、參佰米鋪與創樂企業社聯手公然仿冒系爭專利，素手公司、參佰米鋪與創樂企業社等三者自101年8 月起開始與菖樺公司共同仿冒系爭專利產品，並仍續以桐花冰為名對外販售相同於系爭專利的冰棒迄今，系爭產品平均單月銷售量49,485支，已經超越同類冰品「台灣日本冰」及「富士冰品」，而成為內外雙層口味冰棒市場中市佔率第一的產品。其中，創樂企業社負責人黃健倫尚在明知系爭專利的情況下，覬覦系爭專利之新穎特徵所帶來的巨大商業利益，以完全相同於系爭專利之冰棒造形，於西元2012年5 月17日於中國申請取得CZ000000000S 「桐花冰」專利，另尚有他人亦尾隨其後亦以完全相同於系爭專利之冰棒造形於中國申請取得CZ000000000S外觀專利。由上述仿冒及他人爭相在中國申請相同於系爭專利之外觀設專利等事實來看，不難推知系爭專利所呈現的造形確實能藉其新穎特徵而獲得商業上成功。可知，零售系爭專利產品之經銷業者與上述仿冒者，不論在產品命名（品牌）或招牌或海報上，都是以系爭專利之新穎特徵為主體表現，藉以吸引消費者注意與購買。甚且，津芳食品行尚取系爭專利之新穎特徵，申請取得00000000號註冊商標，並以此品牌行銷兩岸迄今，可合理推知，被授權廠商津芳食品行上述銷售佳績均係直接由系爭專利之新穎特徵所導致。綜上，可知系爭專利產品確實直接藉其新穎特徵而於商業上獲得成功，已足證其並非易於思及而具創作性。
⒉素手公司販售桐花冰尹始即向系爭專利被授權廠商津芳食品
行採購，可知自始知悉專利權存在，於雙方終止繼續性買賣關係後，素手公司轉向菖樺公司下單採購相同造型商品顯係共同故意侵權。況且，張敏雄曾委請律師於102 年1 月24日寄給被上訴人律師函，明確告知上訴人等侵權事實。
⒊根據系爭專利被授權廠商津芳食品行所提供的發票資料可知
，素手公司從100 年2 月6 日起至101 年7 月28日止（共計
539 天），素手公司總共向津芳食品行採購256,616 支梅花冰，依前述資料計算，素手公司具有每天至少銷售476 支系爭專利梅花冰的能力。由於素手公司於101 年7 月28日之後都向菖樺公司採購侵害專利之冰品未曾再向津芳食品行採購，因此，菖樺公司每天至少製造銷售476 支系爭產品予素手公司。亦即上訴人等自101 年9 月25日起至102 年3 月29日（總共186 天）每日至少銷售476 支系爭產品，每枝售予消費者之零售價為30元。渠等因侵害行為所得之利益，以銷售該項物品全部收入為所得利益。共計：186 ×476 ×30 ＝2,656,080 元。此為已知既存之損害，由於上訴人等係屬故意侵害，並請本院依侵害情節實屬故意，酌定損害額以上之賠償。張敏雄爰依修正前專利法第129 條準用第84條第1、3項、第85條第1 項第2 款及第3 項、民法第184 、185 條、公司法第23條第2 項等規定，請求被上訴人等應連帶損害賠償，應有理由。
二、素手公司、黃健智、菖樺公司及陳靜儀辯以：㈠系爭專利有得撤銷之原因：
⒈被證1 之專利可以證明系爭專利不具新穎性與創作性：
被證1 係我國94年2 月11日公告之第D102669 號「冰棒」新式樣專利案，其物品用途與系爭專利相同，而其所揭露之形狀特徵在於其冰棒包括冰棒圓棍及冰棒體，配合被證1 第1圖整體觀之，系爭專利與被證1 所揭示之冰棒造型特徵相若，兩者僅就本體（冰棒體）中央呈圓形周緣形成之習知幾何形狀（即系爭專利為由5 個圓弧形圍設而成之梅花型；被證
1 為圓形）略有些為差異來做設計而已，故兩者之造型構成及形狀特徵極相近似，甚至可謂完全相同，系爭專利整體形狀與被證1 案已有誤認、混淆之虞。因系爭專利申請前已有近似之新式樣即被證1 已見於刊物，是系爭專利不具新穎性，且系爭專利如是之變更亦是所屬技藝領域中具有通常知識者即可輕易思及，此從系爭專利之造型由被證1 作簡易之變更即可得知。故系爭專利亦有違專利法第110 條第4 項之規定，不具創作性。
⒉被證2之專利可以證明系爭專利不具創作性：
被證2 係我國94年3 月11日公告之第M258598 號「冰棒結構」新式樣專利案，乃揭示有多種冰棒之立體圖（如第4圖 、第8 圖、第9 圖），依其說明書所載有關冰棒之造型特徵說明，配合其第4 圖、第8 圖、第9 圖觀之，可知被證2 之冰棒整體造型觀之，系爭專利與被證2 所揭示之冰棒造型特徵相若，兩者僅就本體（系爭專利）、中層及外環層之組成（被證2 ）之習知幾何形狀，略有差異來做設計，如是之變更應是所屬技藝領域中具有通常知識者即可輕易思及，整體觀之，系爭專利之造形得由被證2 做簡易之變更即可得知，故系爭專利不具創作性。
⒊被證1與被證2之組合，可證明系爭專利不具創作性：
系爭專利所揭露由一本體及一圓棒所組成，該本體係由兩種不同口味之冰品所組成，其中一口味之冰品係於該本體中央形成圓形，且該圓棒係插設於本體底部之形狀特徵，乃已有相同之形狀見於被證1 。另外，系爭專利所揭露其本體係由兩種不同口味之冰品所組成，其中另一口味之冰品係具有五個圓弧形，並圍設於該圓形周緣形成一梅花造形之設計，乃已有近似之設計見於被證2 所揭示其中層（即相當於系爭專利所稱本體中央圓形部分），故從被證1 與被證2 所揭露之新式樣的組合，系爭專利為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及，故系爭專利不具創作性。
⒋被證3之專利可證明系爭專利不具新穎性與創作性：
被證3 係為中華人民共和國於81年2 月5 日公開（公告）之公開（公告）CN0000000 號「冰棍」外觀設計專利案，其物品用途與系爭專利相同，而配合被證3 之使用狀態參考圖觀之，可知系爭專利之設計特點，如其專利名稱「梅花冰」，係將其冰品之周緣設計形成一「梅花之造形」為其專利設計之主要特徵，然該項形狀特徵，乃與被證3 之冰棍形狀特徵相若，而為被證3 所揭露；兩者僅在被證3 之冰棍於使用狀態參考圖中所揭露及系爭專利梅花冰中所揭露、早為坊間冰品業者所慣用而提供消費者手部持拿之圓棒，其插置在冰棍（或梅花冰本體）之位置不同（即被證3 冰棍之圓棒係插在冰棍周緣呈梅花形狀之中央底部；而系爭專利梅花冰之圓棒係插在梅花形狀之周緣底部），略有些為差異而已。故兩者之造形構成及形狀特徵極相近似，甚至可謂完全相同，進而整體觀之，系爭專利整體形狀與被證3 案已有誤認、混淆之虞。故系爭專利不具新穎性，且系爭專利如是之變更，更是所屬技藝領域中具有通常知識者即可輕易思及，此從系爭專利之造形由被證3 作簡易之變更即可得知，故系爭專利亦不具創作性。
⒌被證1與被證3之組合可證明系爭專利不具創作性：
系爭專利之圓棒係插設於本體底部之形狀特徵，乃已有相同之形狀見於被證1 ，另系爭專利所揭露其本體係由兩種不同口味之冰品所組成，其中另一口味之冰品係具有五個圓弧形，並圍設於該圓形周緣形成一梅花造形之設計，乃已有近似之設計見於被證3 所揭示（該冰棍周緣亦為形成一梅花造形之設計）。故從被證1 、與被證3 所揭露之新式樣的組合，系爭專利為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及，故系爭專利不具創作性。
㈢損害賠償金額之計算：
⒈上訴人販賣系爭產品於冬季時期，係較乏人問津，販賣不易
，故素手公司本於接近冬季時期，向菖樺公司進貨之冰棒數量本即會減少，此為一般經驗。素手公司於張敏雄所主張自
101 年9 月25日起至102 年3 月29日止，共自菖樺公司進貨11,500支系爭冰棒，此有該期間之進貨單及統一發票可憑。
又素手公司對外販賣系爭冰棒之每支售價為30元，故上訴人於該期間之全部收入為345,000 元，故張敏雄損害賠償之計算方式，顯有錯誤。
⒉素手公司於張敏雄所主張自101 年9 月25日起至102 年3 月
29日止，共自菖樺公司進貨11,500支系爭產品，此有該期間之進貨單及統一發票可憑，該每支冰棒之進貨單價為12.4元，故素手公司於該期間對外販賣系爭冰棒之成本與必要費用為142,600 元。
⒊若上訴人之系爭產品有侵害人張敏雄之系爭專利者，於扣除
成本與必要費用後，則上訴人所得之利益係為202,400 元，逾此範圍為無理由。
㈣並於本院審理時補陳略以：
⒈有效性部分：
⑴被證1與上證1之組合可證明系爭專利不具創作性：
系爭專利之形狀特徵在於係由一本體及一圓棒所組成，而該本體係兩層不同輪廓線之組成，中央係一圓形，而外圍係一具有五個圓弧所形成之一梅花形，本體形成一梅花平台狀，圓棒係插設於該本體側邊部，形成系爭專利之主要視覺效果。被證1 係94年2 月1 日公告之我國第D102669號「冰棒」新式樣專利，其外觀係由一短圓柱形冰棒體及一圓棒所組成，該短圓柱形冰棒體之輪廓為一圓型，其中央設有另一較小圓形圖案，構成一同心圓造形，圓棒插設在本體側邊部。上證1 為90年2 月21日公告之我國072453號「廣告器」新式樣專利，該廣告器之臥置的圓筒體上方延伸佈設之梅花形框板外觀形狀與插棒部份，與被證1 組合，即與系爭專利相同均為具梅花外形輪廓，中央係一圓形，側邊插棒之外觀結構，為所屬技藝領域中具通常知識者依被證1 與上證1 能易於思及之創作，故系爭專利不具創作性。
⑵被證1與上證2組合可證明系爭專利不具創作性：
上證2 係93年4 月11日公告之我國第090136號「菸灰缸」新式樣專利，其缸體外周為梅花形狀，故與被證1 組合，即與系爭專利相同均為具梅花外形輪廓，中央係一圓形，側邊插棒之外觀結構，為所屬技藝領域中具通常知識者依被證1 與上證2 能易於思及之創作，故系爭專利不具創作性。
⑶被證1與上證3之組合可證明系爭專利不具創作性：
上證3 係88年8 月1 日公告之我國第064623號「花盆座」新式樣專利，其盤體為梅花形狀，故與被證1 組合，即與系爭專利相同均為具梅花外形輪廓，中央係一圓形，側邊插棒之外觀結構，為所屬技藝領域中具通常知識者依被證
1 與上證3 能易於思及之創作，故系爭專利不具創作性。⑷被證1與上證4之組合可證明系爭專利不具創作性：
上證4 為梅花沱茶之大陸外觀設計專利；系爭專利為梅花冰專利，參酌我國公告之商品及服務分類第30類包含「咖啡、茶、可可及代用咖啡；米；樹薯粉及西谷米；麵粉及穀類調製品；麵包、糕餅及糖果；食用冰；糖、蜂蜜、糖漿；酵母、發酵粉；鹽；芥末；醋、醬（調味品）；調味用香料；冰。」，故兩者同屬第30類之食用商品分類。上證4 已揭露與系爭專利幾乎相同之梅花型外觀輪廓及中心表面圓形之特徵，已足堪認定有直接轉用之情事。縱認上證4 之表面係呈凹入狀而不能認有直接轉用之情，然與被證1 所揭示之內層呈圓形狀、切面平整之雙層冰棒外觀設計相組合，即與系爭專利相同均為具梅花外形輪廓，中央係一圓形，側邊插棒之外觀結構。而系爭專利經轉用、組合後並未能使該設計之整體外觀產生明顯特異之視覺效果，為所屬技藝領域中具通常知識者依被證1 與上證4 能易於思及之創作，故足以證明系爭專利不具創作性。
⑸被證1與上證5之組合可證明系爭專利不具創作性：
上證5 為糖（菊花）之大陸外觀設計專利；系爭專利則為梅花冰專利，參酌我國公告之商品及服務分類第30 類 包含「咖啡、茶、可可及代用咖啡；米；樹薯粉及西谷米；麵粉及穀類調製品；麵包、糕餅及糖果；食用冰；糖、蜂蜜、糖漿；酵母、發酵粉；鹽；芥末；醋、醬（調味品）；調味用香料；冰。」，故兩者同屬第30類之食用商品分類。故上證5 已揭露之梅花外型輪廓及中心表面圓形之特徵，雖花型葉瓣處較為狹長，然考量製成冰品為避免過於狹長導致尚未食用完畢即因融化而斷裂之可能，所屬技藝領域中具通常知識者自可輕易思及而將葉瓣處改為如系爭專利葉瓣較大、葉瓣相交間之內凹部份較短淺，以避免上開融化斷裂之問題，而應認系爭專利仍不具創作性。且上證5 之大陸外觀設計與被證1 所揭示之內層呈圓形狀之雙層冰棒外觀設計相組合，即與系爭專利相同均為具梅花外形輪廓，中央係一圓形，側邊插棒之外觀結構。而系爭專利經轉用、組合後並未能使該設計之整體外觀產生明顯特異之視覺效果，為所屬技藝領域中具通常知識者依被證1與上證5 能易於思及之創作，故足以證明系爭專利不具創作性。
⑹被上訴人未能舉證系爭專利之產品為「商業上獲得成功」：
參酌本院102 年度民專上字第70號判決意旨，系爭專利與引證技術相較，明顯可認系爭技術不具創作性，則無需再判斷是否於「商業上獲得成功」此一輔助性判斷要件。姑不論系爭專利是否因屬於「模仿自然界型態」與「運用習知設計之外觀」而不具創作性，參酌本院102 年度民專上字第70號判決對於「商業上獲得成功」之判斷意旨，系爭產品之銷售，除受近年來國人旅遊風氣日趨興盛影響外，運用系爭專利所生產之梅花冰雖並未由被上訴人張敏雄自行為廣告宣傳，然進行系爭產品為廣告宣傳者，即為上訴人與其他業者先選定各觀光景點或名勝古蹟，代其進行行銷與廣告宣傳，故系爭產品之銷售量是否單純因其新穎特徵而左右，即非無疑；況嗣後同業競爭之商業行為，參酌上開見解，並不得作為判斷「商業上獲得成功」之佐證。是以，依相關事證，不足證明系爭專利商品之成功，是直接基於設計之外觀所致。
⒉姑不論系爭專利是否有得撤銷之事由，張敏雄所寄發之律師
函日期為102 年1 月24日，此律師函僅能證明於送達上訴人之日後，有將該律師函之內容通知上訴人。並不得以此推論上訴人主觀上自始即有侵權之故意，故上訴人等否認張敏雄於原審所稱「被告至少自101 年9 月25日即故意共同侵害原告之專利權迄今」等主張。
⒊張敏雄於原審之民事起訴狀中即自承伊有將系爭專利「授權
予津芳食品行即黃啟庭」生產梅花冰。然陳靜儀於另案主張訴外人津芳食品行即黃啟庭侵害方法專利權之訴訟中（本院
102 年度民專訴字第116 號），該訴訟原定103 年3 月18日至津芳食品行即黃啟庭位於臺中市○○區○○里○○路○○巷○號之工廠進行勘驗，惟查津芳食品行即黃啟庭嗣後即陳稱因冬季冰棒產量銳減，故工廠暫停運作，請取消原訂勘驗期日。是以，冰品於冬季銷售遠低於夏季此乃常態，而張敏雄所授權生產之津芳食品行即黃啟庭亦於他案自承冬季冰品產量銳減，工廠甚至暫停營運。故張敏雄主張等「自101 年
9 月25日至102 年3 月29日每日至少銷售476 支冰棒」云云，查上開期間之始期已為秋季，並橫跨冬季而至初春，冰品需求量已然大減，顯非張敏雄所稱數量。是以，張敏雄主張不僅為主觀空言臆測之詞，未見其舉證以實其說，更與一般常理及伊實際授權生產製造之津芳食品行冬季暫停生產製造之銷售狀況相悖離，張敏雄虛充冰品銷售數量，故其主張之損害額自非屬實。
三、原審判決：㈠素手公司、菖樺公司、或素手公司、黃健智、或菖樺公司、陳靜儀應連帶給付張敏雄34萬5 仟元，及自
102 年5 月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡前項所命給付，如素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀，其一已為給付，其餘免給付義務。㈢張敏雄其餘之訴駁回。㈣訴訟費用由素手公司、黃健智、菖樺公司、陳靜儀連帶負擔五分之一，餘由張敏雄負擔。㈤本判決第一項得假執行，但素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀以56,424元為張敏雄預供擔保後，得免為假執行。㈥張敏雄其餘假執行之聲請駁回。素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部份廢棄。㈡上開廢棄部分，張敏雄在第一審之訴駁回。㈢第一審及第二審訴訟費用由被上訴人負擔。張敏雄就上訴部分之答辯聲明：上訴駁回。張敏雄附帶上訴聲明：㈠原判決不利於張敏雄部分廢棄。㈡附帶被上訴人應連帶給付張敏雄165 萬5 仟元，及自102 年5 月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息。如附帶被上訴人其一已為給付，其餘免給付義務。㈢張敏雄願供擔保，請准宣告假執行。㈣訴訟費用由附帶被上訴人連帶負擔。素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀就附帶上訴部分之答辯聲明為：㈠張敏雄之附帶上訴駁回。㈡第一、二審之訴訟費用由張敏雄負擔。㈢如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
四、本件兩造不爭執之事實（見本院卷㈠第275至276頁）：㈠張敏雄係系爭專利之專利權人，其申請日94年5 月4 日，公
告日為96年9 月21日。對於系爭專利，102 年5 月21日有NO
1 舉發案申請，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）102 年8月29日審定舉發不成立，102 年12月17日訴願決定駁回確定。於102 年7 月25日有N0 2舉發案申請，智慧局103 年3 月25日審定舉發成立應予撤銷，張敏雄103 年4 月25日提起訴願經駁回後向本院提起行政訴訟（案號：103 年度行專訴字第88號），目前仍在審理中。另102 年7 月29日、同年10月23日有系爭專利NO3 、NO4 舉發案申請，目前智慧局仍審查中。
㈡張敏雄所提出如原證4 所示冰品（見原審卷第19頁）係菖樺
公司所製造，並由素手公司所出品販賣之「桐花冰」物品（即系爭產品）。
㈢系爭專利創作說明摘錄：
系爭專利為一種「梅花冰」之外觀，係由一本體及一圓棒所組成，而該本體係由兩種不同口味之冰品所組成，其中一口味之冰品係於該本體中央形成圓形，而另一口味之冰品係具有五個圓弧形，並圍設於該圓形周緣形成一梅花之造形，而該圓棒係插設於該本體底部，如是形成系爭專利之主要視覺效果。
㈣張敏雄主張系爭產品「桐花冰」落入設計專利權範圍，上訴人並不爭執。
五、本件兩造爭執事項（見本院卷㈠第276 頁）：㈠有效性部分：
⒈被證1 與上證1 之組合是否可證明系爭專利不具創作性？⒉被證1 與上證2 之組合是否可證明系爭專利不具創作性？⒊被證1 與上證3 之組合是否可證明系爭專利不具創作性？⒋被證1 與上證4之組合是否可證明系爭專利不具創作性？⒌被證1 與上證5 之組合是否可證明系爭專利不具創作性？⒍系爭專利產品是否直接藉著其新穎特徵於商業上獲得成功而
可證明其具有創作性？㈡素手公司、菖樺公司有無侵害系爭專利之故意或過失？如構
成侵權行為，張敏雄得請求損害賠償金額為何？黃健智、陳靜儀應否負連帶賠償責任？
六、本院得心證之理由：㈠張敏雄主張系爭產品落入系爭專利申請專利範圍，素手公司
、菖樺公司、黃健智、陳靜儀固然不為爭執，惟抗辯系爭專利不具創作性，有應撤銷之事由，就此張敏雄辯以系爭專利產品直接藉著其新穎特徵於商業上獲得成功而可證明其具有創作性。是以，本件首應審究者厥為系爭專利是否具有創作性及系爭專利是否應其產品藉著其新穎特徵於商業上獲得成功而可證明其具有創作性。
㈡經查：
⒈按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之
原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件被上訴人既抗辯系爭專利有應撤銷之原因，本院即應就系爭專利有無撤銷之原因自為判斷。又系爭專利係於94年
5 月4 日申請，經審定核准專利後，於96 年9月21日公告等情，有系爭專利專利證書及專利公報附卷可參（見原審卷第
9 至13頁），因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法為斷。
⒉系爭專利係新式樣專利（現修正為設計專利），為一種梅花
形狀之冰品，其係由一本體及一圓棒所組成，而該本體係由兩種不同口味之冰品所組成，其中一口味之冰品係於該本體中央形成圓形，而另一口味之冰品係具有五個圓弧形，並圍設於該圓形周緣形成一梅花之造形，而該圓棒係插設於該本體底部，系爭專利立體圖如本判決附圖一所示。
⒊系爭專利申請專利範圍之解釋：
系爭專利「梅花冰」依其圖面所示，其係由一本體及一圓棒所組成，其中本體係由內而外由兩層不同輪廓線之組成，中央為一圓形，外圍由五個圓弧形圍設於內層圓形周緣而形成一梅花形，本體側面為與正面呈垂直之平面，圓棒插設於該本體底部兩圓弧形之連接處，本體具有一厚度，其正面及背面係以圓棒為對稱軸而左右對側，如是形成系爭專利之主要視覺效果。
⒋素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀抗辯系爭專利不具創
作性，所引用之證據包括被證1 、上證1 至上證5 ，分述如下：
⑴按智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止
之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第196 條第2 項規定駁回之。關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯，智慧財產案件審理細則第33條定有明文。本件上訴人於原審即第一審即已主張系爭專利有應撤銷之原因（見原審卷第84至89頁），並非未曾主張，且依本院卷內證據資料，素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀於提起本件上訴時，即於上訴理由狀以上證1 至上證5 結合被證2 抗辯系爭專利不具創作性，雖上證1 至上證5 為在第二審始提出之證據，但尚難認素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀係意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出新證據主張系爭專利無效，張敏雄對於素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀所提出之上證1 至上證5係系爭專利有效性之補充證據亦無意見，並同意將上證1至上證5 分別與被證1 之組合是否可以證明系爭專利不具創作性列為本件之爭點（見本院卷㈠第123 至124 頁），故本件自仍須審酌素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀上訴人所提出之上證1 至上證5 。
⑵被證1 為94年2 月1 日公告之我國第D102669 號「冰棒」
新式樣專利案，其公開日期早於系爭專利案申請日（94年5 月4 日) ，可執為系爭專利核准審定時所適用之93年專利法第110 條第4 項的先前技藝。被證1 為有關冰棒之新式樣設計，包括冰棒圓棍及冰棒體，利用簡單之線條構成雙圓形冰棒體及圓棒，讓其整體冰棒顯現出立體、可愛、圓融之新奇造型，被證1 第1 圖為其創作之立體圖，如本判決附圖二所示。
⑶上證1 為90年2 月21日公告之我國第423904號「廣告器」
新式樣專利案其公開日期早於系爭專利案申請日（94年5月4 日），可執為系爭專利核准審定時所適用之93年專利法第110 條第4 項的先前技藝。上證1 係一種新式樣之廣告器外觀設計，其於整體造型上展現特有活潑外貌，各部線條簡潔明朗，更富視覺上之諧調感者。其主要係於一臥置的圓筒體上方延伸佈設有複數之梅花形框板成排列之並置狀態，促使框板之圓弧波浪造型得以與圓筒體相互呼應，俾而展現調和之鮮明感，予人一股大方而穩重之特色，上證1第1圖為其創作之立體圖，如本判決附圖三所示。⑷上證2 為93年4 月11日公告之我國第584535號「煙灰缸」
新式樣專利案，其公開日期早於系爭專利案申請日（94年
5 月4 日），可執為系爭專利核准審定時所適用之93年專利法第110 條第4 項的先前技藝。上證2 係一種煙灰之造型，乃針對「立體感」及「流線化」之美感而創作。缸體外周之凸墻設成似「梅花」形狀，凸墻頂緣「梅花瓣」設成兩端寬幅較窄，中間寬幅較寬，而得更具流線變化、柔和之視覺美感效果，另每一「梅花瓣」分葉處，設成一凹弧面，並向內墻面延伸一三角形凹弧面，得具立體凹凸變化之立體視覺效果；底外周面設成「上寬、下窄」之形狀，內墻面則形成向內縮之「斜弧面」，缸底中央處設有規則整齊排列之複數根圓柱，圓柱上端設成似「子彈頭」形狀之壓座，其弧形表面設有對應複數根圓柱之開孔，又更增「立體視覺變化」之美感，上證2 第1 圖為其創作之立體圖，如本判決附圖四所示。
⑸上證3 為88年8 月1 日公告之我國第366205號「花盆座」
新式樣專利案，其公開日期早於系爭專利案申請日（94年
5 月4 日），可執為系爭專利核准審定時所適用之93年專利法第110 條第4 項的先前技藝。上證3 係在提供一種花盆座之形狀，特別係針對其整體造型首先創作，主要係設為一梅花狀之盤體，其盤底為一平面，周邊圍設弧狀之花邊，為一向下之斜面，於盤底適當處置設數空心圓柱形之套管，套管上套組可迴轉之輪體，係設由矩形之輪蓋及二圓形輪子嵌組，供可方便移動盤體，上證3 第1 圖為其創作之立體圖，如本判決附圖五所示。
⑹上證4 為88年5 月12日公告之中華人民共和國第0000000
號「梅花沱茶㈠」外觀設計，其公開日期早於系爭專利案申請日（94年5 月4 日），可執為系爭專利核准審定時所適用之93年專利法第110 條第4 項的先前技藝。上證4 係提供一種梅花沱茶外觀設計，其主要係於中央設有一圓形但未貫穿之凹孔，周圍佈設有如梅花花瓣排列之5 個略呈半圓形之弧線連接而成，其整體造形呈左右對稱，上證4第1圖為其創作之立體圖，如本判決附圖六所示。
⑺上證5 為92年5 月21日公告之中華人民共和國第0000000
號「糖（菊花）」外觀設計，可執為系爭專利核准審定時所適用之93年專利法第110 條第4 項的先前技藝。上證5係提供一種菊花糖的外觀設計，其主要係於中央設有一圓形造形，周圍佈設有如梅花花瓣排列之5 個細長狀圓弧形之弧線連接而成。其整體造形呈左右對稱、前後對稱，上證5 主視圖（前視圖）如本判決附圖七所示。
⒋被證1與上證1之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
⑴系爭專利、被證1 、上證1 之技藝內容已如前述，茲將系爭專利與被證1 、上證1 組合之技藝比對說明如下：
①系爭專利與被證1 之技藝比對說明：
被證1 依其圖面所示，其外觀係由一短圓柱形本體及一圓棒所組成，該短圓柱形冰棒體之輪廓呈圓形，其中央另設一較小圓形圖案，整體構成一同心圓造形。換言之，被證1 係由一本體及一圓棒所組成，其中本體係由內而外由兩層不同輪廓線之同心圓組成，中央為一圓形，外層圍設於內層圓形周緣而形成一圓形，本體側面為與正面呈垂直之平面，圓棒插設於該本體底部兩圓弧形之連接處，本體具有一厚度，其正面及背面係以圓棒為對稱軸而左右對側。故被證1 已揭露了系爭專利內外兩層輪廓結構、中央為圓形及圓棒的技藝特徵。
②系爭專利與被證1 之外觀差異僅在圍設於本體內層圓形
周緣的外圍部分，即系爭專利係由五個圓弧形圍設而成之梅花形，而被證1 則呈圓形。
⑵上證1 「廣告器」其圖面揭示雖有具一厚度之梅花形框板
部分組件，惟就所屬技藝領域而言，與系爭專利之食用冰品之技藝領域相去甚遠，尚難謂為相同或相關之技藝領域。就整體的視覺效果及組成的要件而言，上證1 之梅花形框板組件，乃係利用其圓弧波浪造形以與圓筒體相互呼應而呈現視覺上調和之鮮明感受，反觀系爭專利呈類似梅花形之五瓣造形乃係配合其中央圓形而呈現同心結構的視覺效果，兩者所呈現整體的視覺效果及組成的要件並不相同。故上證1 未揭示系爭專利與被證1 間外觀差異的技藝特徵，基於上述，系爭專利食用冰品所屬技藝領域中具有通常知識者，尚難依據上證1 廣告器之梅花形框板組合被證
1 之同心圓冰棒體而可輕易思及系爭專利之整體設計。⑶綜上，被證1 與上證1 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
⒌被證1與上證2之組合不足證明系爭專利不具創作性
⑴系爭專利與被證1 之技藝內容及其外觀差異技藝，以及上證2 之技藝內容，均如前所述。
⑵將系爭專利與被證1 與上證2 組合之技藝比對，可知上證
2 「煙灰缸」其圖面所示雖於缸體外周設有梅花形凸墻，惟就所屬技藝領域而言，與系爭專利之食用冰品之技藝領域相去甚遠，尚難謂為相同或相關之技藝領域。又就整體的視覺效果及組成的要件而言，上證2 之梅花造形凸墻，乃係利用兩端寬幅較窄，中間寬幅較寬，而呈現更具流線變化、柔和之視覺效果，反觀系爭專利呈類似梅花形之五瓣造形乃係配合其中央圓形而呈現同心結構的視覺效果，兩者所呈現整體的視覺效果及其組成的要件並不相同，況且上證2 之梅花形凸墻間分葉處尚設有凹弧面、底外周面設成上寬下窄之形狀，內墻面呈向內縮之斜弧面等特徵，亦明顯不同於系爭專利梅花形分葉直接相連及上下一致之側邊。故上證2 未揭示系爭專利與被證1 間外觀差異的技藝特徵，基於上述差異，系爭專利食用冰品所屬技藝領域中具有通常知識者，尚難依據上證2 煙灰缸之梅花形凸墻組合被證1 之同心圓冰棒體而可輕易思及系爭專利之整體設計。
⑶綜上，被證1 與上證2 之組合不足證明系爭專利不具創作性。
⒍被證1與上證3之組合不足以證明系爭專利不具創作性：
⑴系爭專利與被證1 之技藝內容及其外觀差異技藝，上證3之技藝內容，均如前所所述。
⑵將系爭專利與被證1 與上證3 組合之技藝比對，可知上證
3 「花盆座」其圖面所示乃為一梅花狀之盤體，就所屬技藝領域而言，與系爭專利之食用冰品之技藝領域相去甚遠，尚難謂為相同或相關之技藝領域。又上證3 梅花形盤體側面為一向下之斜面，亦明顯不同於系爭專利梅花形分葉上下一致之側邊。故上證3 未揭示系爭專利與被證1 間差異的技藝特徵，又基於上述差異，系爭專利食用冰品所屬技藝領域中具有通常知識者，尚難依據上證3 花盆座之梅花形盤體組合被證1 之同心圓冰棒體而可輕易思及系爭專利之整體設計。
⑶綜上，被證1 與上證3 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
⒎被證1與上證4之組合足以證明系爭專利不具創作性：
⑴系爭專利與被證1 之技藝內容及其外觀差異技藝，以及上證4之技藝內容，均如前所述。
⑵將系爭專利與被證1 與上證4 組合之技藝比對，可知上證
4 「梅花沱茶㈠」其圖面所示係中央設有一圓形造形周圍佈設有梅花形外圍，且該梅花形花瓣之瓣尖（即花瓣最外緣處）與花瓣重疊連接處之距離小於花瓣瓣寬而呈現短厚之圓弧形弧線的視覺意象，相同於系爭專利略呈梅花形的短厚圓弧形花瓣弧線。故上證4 已揭示上述被證1 與系爭專利外觀差異的技藝特徵即由五個圓弧形圍設而成之梅花形，系爭專利食用冰品設計所屬技藝領域中具有通常知識者，依據上證4 梅花沱茶㈠所揭示之短厚梅花形花瓣外輪廓置換被證1 之同心圓冰棒體外輪廓，可輕易思及系爭專利之整體設計。
⑶綜上，被證1 與上證4 之組合足以證明系爭專利不具創作性。
⑷張敏雄雖主張被證1 與上證4 分屬不相干之技藝領域而無
組合動機、被證1 與上證4 之組合亦有多種可能而難能輕易思及系爭專利，以及上證4 之中央凹洞非為在視覺上得以區隔的範圍等云云，惟查：
①就所屬技藝領域而言，被證1 之LOC 分類號為01-01-I0
006 （原審卷第93頁），上證4 之LOC 分類號為01-02-V0026 （見本院卷㈠第46頁），兩者在LOC 分類至少在第1 階相同（01，為食品之技藝領域） ，即難謂為不相干之技藝領域。按新式樣專利係保護透過視覺訴求之創作，其創作內容在於物品外觀之設計而非物品本身；創作性之審查，先前技藝的領域並不侷限於所申請標的之技藝領域。申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係直接轉用其他技藝領域中之先前技藝者，應認定該新式樣為易於思及。是以，縱如張敏雄所稱被證1 與上證
4 非屬相同技藝領域，被證1 所屬技藝領域中具有通常知識者仍有動機將上證4 梅花沱茶㈠所揭示之短厚梅花形花瓣外廓直接轉用於被證1 之同心圓冰棒體外廓而可輕易思及系爭專利之整體設計。
②又由於上證4 所揭示之梅花形設計特徵係位於梅花沱茶
之外圍輪廓部分，被證1 所屬技藝領域中具有通常知識者，為了重現上證4 梅花形設計特徵所呈現的特殊視覺效果，故不論置換或直接轉用該設計特徵，當然優先依照上證4 所教示的位置而適於在被證1 同心圓冰棒體的外圍輪廓部分。
③再按創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對
象。雖然不得將整體設計拆解為基本的幾何線條或平面等設計元素，再審究該設計元素是否已見於先前技藝，惟在審查的過程中，得就整體設計在視覺上得以區隔的範圍審究其是否已揭露於先前技藝或習知設計，並應就整體設計綜合判斷是否為易於思及。可知在判斷新式樣專利之創作性時，固不得將整體設計拆解為基本的設計元素而與先前技藝比對，然仍得就整體設計在視覺上得以區隔的範圍審究其是否已揭露於先前技藝再就整體設計綜合判斷。是以，如前系爭專利申請專利範圍解釋所述，系爭專利在視覺上得以區隔的範圍包括：中央呈圓形、外圍呈梅花形之兩層不同輪廓線條所組成之本體及一插設於該本體底部兩圓弧形連接處之圓棒。又如上系爭專利與被證1 、上證4 組合之技藝比對所述，系爭專利上述兩層不同輪廓之同心結構、中央呈圓形及圓棒的部分係為被證1 所揭露；外圍呈梅花形的部分則為上證
4 揭露，並未以上證4 所揭示之中央凹洞為比對對象，故上證4 所揭示之中央凹洞是否為在視覺上得以區隔的範圍自非所問。更何況由上證4 主視圖、立體圖所揭露中央為圓形的部分及剖視圖所揭露的內層凹洞部分，在整體視覺效果上已足以與梅花形外圍輪廓區隔。
④綜上，張敏雄此部分之主張尚難採信。
⒏被證1與上證5 之組合不足以證明系爭專利不具創作性：
⑴系爭專利與被證1 之技藝內容及其外觀差異技藝，以及上證5 之技藝內容，均如上所述。
⑵將系爭專利與被證1 與上證5 組合之技藝加以比對，可知
上證5 「糖（菊花）」之圖面揭示雖於中央設有一圓形、周圍佈設有如梅花造形，惟該梅花形花瓣之瓣尖（即花瓣最外緣處）與花瓣重疊連接處之距離大於花瓣瓣寬而呈細長狀之圓弧形弧線的視覺性外觀，明顯不同於系爭專利梅花形外圍輪廓之短厚圓弧形花瓣弧線。故上證5 雖揭示有
5 個梅花花瓣特徵，然其為細長狀圓弧形弧線連接所成，整體視覺性外觀仍不同於系爭專利，系爭專利食用冰品所屬技藝領域中具有通常知識者，尚難依據上證5 糖（菊花）之梅花形花瓣組合被證1 之同心圓冰棒體而可輕易思及系爭專利之整體設計。
⑵綜上，被證1 與上證5 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
⒐系爭專利產品尚難直接藉著其新穎特徵於商業上獲得成功而可證明系爭專利具有創作性：
⑴按創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象，
若該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依據申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技藝，判斷該新式樣為易於思及時，則該新式樣不具創作性。若申請人提供輔助性證明資料，得參酌輔助性證明資料予以判斷；又按，若申請人提供輔助性證明資料支持其創作性時，應一併審酌。例如依申請專利之新式樣所製得之產品在商業上獲得成功，若申請人提供證據證明其係直接由新式樣之新穎特徵所導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，得佐證該新式樣並非易於思及。可知新式樣專利之創作性判斷重點，乃著重於由先前技藝是否易於思及，若有提出輔助性證明資料則應一併審酌。又若主張產品在商業上獲得成功，則應提供證據證明其係直接由新式樣之新穎特徵所導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成。
⑵被證1 與上證4 之組合足以證明系爭專利不具創作性，已
如前述，再者，張敏雄所提出欲證明系爭專利之產品在商業上獲得成功的資料中，【原上證4 】僅係津芳食品行40
1 申報書並未記載任何銷售產品名目，尚難證明該銷售總額均為販售系爭專利產品之金額。又【原上證六】僅係津芳食品行售予素手公司品名為「冰棒」或「冰品」之發票，亦難證明所販售者僅限於系爭專利產品。此外，上開證據與系爭專利是否已獲商業上之成功並無必然之關聯性，亦難證明其係直接由系爭專利之新穎特徵所導致。故系爭專利產品尚難直接藉著其新穎特徵於商業上獲得成功而可證明其具有創作性。
⑶又張敏雄於本院103 年12月18日言詞辯論主張：由素手公
司為貪圖商業上的利益而仿冒系爭專利，以及昌樺公司原本的雙圓產品（即台灣日本冰）與系爭專利的產品價格、銷售及管道都相同沒有必要來仿冒等情事，可以為系爭專利商業上成功的證明云云。然查，由張敏雄所提供之證據仍無法證明其係直接由系爭專利之新穎特徵所導致，況且素手公司及昌樺公司辯稱張敏雄就系爭專利產品並未自行為廣告宣傳，系爭專利產品之銷售情形係因渠等與其他業者先選定各觀光景點代理進行行銷廣告宣傳所產生之作用，並非無理由，故尚難逕予排除系爭專利所謂之商業成功非由銷售技巧或廣告宣傳所造成，準此，基於商業上之成功可能由其新穎特徵，亦可能由其行銷技巧所造成，故本件商業上成功尚不能證明係直接僅由其新穎特徵所造成。是以，張敏雄主張由系爭專利產品商業上之成功，可以佐證系爭專利具左創作性，尚非有理由。
⒑系爭專利之外型為易於思及而不具創作性：
⑴按易於思及指該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者以
先前技藝為基礎，即能輕易完成申請專利之新式樣，而未產生特異之視覺效果者；雖然申請專利之新式樣的實質內容係由物品結合設計所構成，創作性之審查應以圖面所揭露之點、線、面所構成申請專利之新式樣的整體設計為對象，判斷其是否易於思及，易於思及之新式樣即不具創作性。查被證1 已經揭露系爭專利內外兩層輪廓之同心結構、中央為圓形及圓棒的技藝特徵，上證4 則揭露中央設有一圓形造形周圍佈設有短厚梅花造形。因此，系爭專利食用冰品所屬技藝領域中具有通常知識者，即有動機以被證
1 及上證4 等先前技藝為基礎，將上證4 梅花沱茶㈠所揭示之梅花形花瓣外廓置換被證1 之同心圓冰棒體外廓局部即能輕易完成系爭專利之整體設計，故系爭專利之外型為易於思及而不具創作性。
⑵張敏雄雖主張本件梅花冰造型沒有任何證據證明於冰棒技
藝領域中有何人可以輕易思及，並沒有不具創作性而具有得撤銷的原因等云云，惟如上述各爭點所述，並非素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀所主張的證據組合均足以證明系爭專利不具創作性，主要仍係以所屬技藝領域中具有通常知識者的觀點酌以先前技藝為基礎，就系爭專利之整體設計為對象，是否易於思及? 能否輕易完成系爭專利、有無產生特異之視覺效果? 等綜合判斷其創作性，而非機械式地拚湊散見於各先前技藝中的各別技藝特徵，是以張敏雄此部分之主張亦非無理由。
㈢承上，雖被證1 分別與上證1 、2 、3 、5 之組合不足以證
明系爭專利不具創作性，惟被證1 與上證4 之組合足以證明系爭專利不具創作性，且系爭專利產品尚難直接藉著其新穎特徵於商業上獲得成功而可證明其具有創作性，爭專利之外型為易於思及而不具創作性。系爭專利既具有得撤銷之原因，而主張權利受有侵害，應以權利確實有效存在為前提，故智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。則揆諸上開規定，張敏雄於本件民事訴訟不得主張權利，自無從請求素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀連帶負損害賠償之責任。
七、綜上所述，兩造雖不爭執系爭產品落入系爭專利申請專利範圍，惟被證1 與上證4 之組合足以證明系爭專利不具創作性，且系爭專利產品尚難直接藉著其新穎特徵於商業上獲得成功而可證明其具有創作性，系爭專利之外型為易於思及而不具創作性，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，張敏雄於本件民事訴訟中不得對素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀主張權利，從而，張敏雄依修正前專利法第129 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、民法第185 條第1項、公司法第23條第2 項之規定，請求素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀連帶給付200 萬元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。張敏雄之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審判命：㈠素手公司、菖樺公司、或素手公司、黃健智、或菖樺公司、陳靜儀應連帶給付張敏雄345,000 元，及自102 年5 月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡前項所命給付，如素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀，其一已為給付，其餘免給付義務部分，並為假執行之宣告，自有未洽。素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀上訴意旨指摘原判決前開部分不當，求予廢棄改判，為有理由。爰由本院予以廢棄改判，如主文第2 項所示。張敏雄附帶上訴意旨指摘原判決不利於其部分不當，求予廢棄並改判素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀應連帶給付張敏雄1,655,000 元及自102 年5 月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息。素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀如其一已為給付，其餘免給付義務，為無理由，附帶上訴應予駁回。附帶上訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。
九、據上論結，本件素手公司、菖樺公司、黃健智、陳靜儀上訴為有理由，張敏雄附帶上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第450 條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 104 年 1 月 8 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 曾啟謀
法 官 陳容正法 官 蔡如琪以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 104 年 1 月 15 日
書記官 周小玲附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。