智慧財產法院民事判決
103年度民專上字第6號上 訴 人 宥全精密工業股份有限公司法定代理人 黃鴻圖訴訟代理人 曾信嘉律師被上訴人 昌益金屬科技有限公司兼法定代理人 王仁相共 同訴訟代理人 周金城律師複代理人 陳曉雯律師共 同訴訟代理人 鄒志鴻律師複代理人 謝門扇共 同訴訟代理人 陳健律師複代理人 練家雄律師
楊修和上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件,上訴人對本院中華民國102 年11月20日102 年度民專訴字第52號第一審判決提起上訴,本院於103 年8 月6 日言詞辯論終結,判決如下:
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、程序方面:㈠按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,
法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,而法院為判斷當事人前開所為之主張或抗辯,於必要時,得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟,固為智慧財產案件審理法第16條第1項、第17條第1 項所明定。惟是否命智慧財產專賣機關參加訴訟,乃法院裁量之權,非謂當事人一旦為前開主張或抗辯時,法院即應命智慧財產專責機關參加訴訟(最高法院103年度台上字第1423號民事判決參照)。
㈡上訴人原起訴主張被上訴人侵害其證書號第117026號、公告
號第397723號「球閥之球塞製造方法」發明專利,及證書號第I301087 號「中空球塞的製造方法及製成品」發明專利,請求被上訴人連帶賠償損害。惟上訴人於本院審理時表明於二審僅主張被上訴人侵害「球閥之球塞製造方法」發明專利(下稱系爭專利)申請專利範圍(92年1 月15日更正本)第
1 項,不再主張「中空球塞的製造方法及製成品」發明專利等語(本院卷第132 頁之準備程序筆錄),被上訴人則抗辯系爭專利有應撤銷之原因(本院卷第133 頁之準備程序筆錄)。關於系爭專利有無應撤銷原因之爭點,及有無使經濟部智慧財產局(下稱智慧財產局)表示意見之必要,經本院命兩造陳述意見(本院卷第108 、111 、134 頁),兩造均認無此必要(本院卷第134 頁之準備程序筆錄),佐以智慧財產局業就相關舉發N01 、N02 案為「舉發不成立」之審定(本院依職權調閱之系爭專利舉發00000000 N01、00000000 N02案卷),足以瞭解智慧財產局之相關意見。復經本院已向當事人曉諭爭點,並經兩造當庭協議簡化爭點(本院卷第13
2 至133 、151 至152 頁),兩造亦於本院審理時就此爭點提出書狀,並當庭為充分之攻防,是以本件業已賦予兩造就此爭點有辯論之機會,本院自得參酌兩造所為之陳述、及智慧財產局之舉發審定理由,就此無效抗辯有無理由自為判斷,而無須依智慧財產案件審理法第17條規定命智慧財產局參加訴訟。
二、兩造之聲明及陳述如下:㈠上訴人起訴主張:上訴人係系爭專利及證書號第I301087 號
「中空球塞的製造方法及製成品」發明專利之專利權人,並據以生產、銷售系爭專利物品即球塞產品。被上訴人昌益金屬科技有限公司(下稱被上訴人公司)本為上訴人之代工廠商,為上訴人球塞產品加工特定工序後,再由上訴人最終處理後銷售,然被上訴人公司竟依上開二專利之方法自行生產製造球塞產品,與上訴人生產之產品完全相同,造成上訴人損害。爰依(99年8 月25日修正公布)專利法第84條第1 項、第85條第1 項第1 款但書、第3 項規定,及公司法第23條第2 項規定,請求被上訴人公司及其法定代理人即被上訴人○○○連帶賠償上訴人損害等語。並聲明:⒈被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣(下同)10,000,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息。⒉上訴人願供擔保請准宣告假執行。
㈡被上訴人於原審則以:被上訴人所生產之系爭產品,於結構
上非但無所謂圓形中管之構件,於製程中更無焊結圓形中管之步驟,不符合全要件原則,未落入系爭專利與第I301087號發明專利之申請專利範圍,自無侵害專利之事實。再者,系爭專利申請專利範圍第1 項、第2 項依被證1 、2 之組合,系爭專利申請專利範圍第3 項依被證1 、2 、3 之組合,不具進步性,而第I301087 號發明專利申請專利範圍第1 項、第3 項依被證1 不具新穎性,第I301087 號發明專利申請專利範圍第2 項、第4 項依被證1 與通常知識之組合不具進步性等語,資為抗辯。
㈢原審判決上訴人敗訴,上訴人提起上訴,主張:
⒈系爭專利權無應撤銷之原因:
⑴系爭專利與被證1 使用技術手段不相同,系爭專利較被
證1 減少卡掣零件,但仍達成與閥桿接合之功效,自屬非參酌先前技術而可輕易完成。又系爭專利針對球塞產品之特性,因應球塞產品之使用上需求及考量成本最佳化,方測試得出以管材長度為球塞流道長度之1.1 倍時,可在成本最佳化之前提下,達成加工後真圓度最佳狀態,系爭專利之技術非為熟習該項技術者所能輕易完成。
⑵依系爭專利說明書第7 頁以下之記載,可知系爭專利申
請時並非僅針對習知技術存在問題之解決,就「管材長度為流道長度之1.1 倍」技術特徵,實已通盤為節省成本、後續加工處理及產品使用考量,方將該技術特徵申請為專利範圍且後續並為專利申請範圍更正。系爭專利說明書雖未特別說明管材長度與流道長度的比例1.1 :
1 有何功效,但如採取不同倍數的長度比例,顯然無法達成系爭專利所揭露節省材料之功能。
⑶被證2 並非用來製造球閥,而是用來製造「有球狀結構
之軸」、「後照鏡之支撐軸」或「自動變速箱排檔機構」,其技術特徵與應用領域均與球閥之製造完全無關。又被證2 並未揭露「管材長度為球塞流道長度之1.1 倍」之技術手段。
⒉系爭方法落入系爭專利申請專利範圍第1 項:
⑴針對管材長度之認定,其長度為「未加工前」管材長度
,原審解讀係屬正確,但所謂「未加工前」管材長度係指為系爭專利之成形加工前之管材。被上訴人提出系爭產品管材長度為64mm,惟該管材長度尚須進行管材口徑之加工程序(即擴管工序),方可進行系爭專利之製造方法成型為球塞毛胚成品,當管材經擴管後其管徑擴張,管材長度相對縮短,該縮短後之管材方為系爭專利之製造方法衝壓成型之管材長度,被上訴人刻意以擴管前管材混淆原審判斷,欲造成系爭產品不落入系爭專利之申請專利範圍結果,顯不可採。
⑵系爭專利申請專利範圍第1 項僅針對衝壓成型,並未記
載後續之加工,自應限於申請範圍文義,故球塞流道長度之「球塞」應指成型後之球塞毛胚,非指後續加工(經過真圓度矯正及表面磨光)後球塞成品。故本件應以擴管後的長度62.35mm 除以成型毛胚流道長度55.21mm所得數據62.35/55.21=1.12即約1.1 倍,應可認定系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1 項。
⑶依原證十(臺北市機械師公會之專利侵害鑑定報告)所
附智慧財產局91年7 月11日(91)智專三㈢05025 字第09189001567 號審定書之見解,認定縱「欠缺中管」之技術要件,仍與系爭專利申請專利範圍相同。縱被上訴人所製造之系爭產品並無中管之技術要件,仍因實質上均等於系爭專利而落在該申請專利範圍內。亦即,中管確非必要技術手段,透過均等論,可認為系爭產品落入系爭專利申請專利範圍內。
⒊100 年起被上訴人大量出貨予訴外人丹麥商BROEN 公司,
致生上訴人重大損害,故本件侵權行為自100 年1 月1 日起,而被上訴人公司於起訴後並未停止生產製造系爭產品,故其侵權行為持續至今。
⒋聲明:
⑴原判決廢棄。
⑵被上訴人應連帶給付上訴人10,000,000元,及自起訴狀繕本送達翌日起,按年利率5%計算之法定遲延利息。
⑶第2 項聲明,上訴人願供擔保,請准宣告假執行。
㈣被上訴人於本院主張:
⒈系爭專利權有應撤銷之原因:
⑴被證1 已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項的前言部分
,此亦為系爭專利舉發N01 案審定理由所認可。系爭專利申請專利範圍第1 項整體技術內容相較於被證1 並無不同,亦未增進或無法預期之功效,被證1 足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
⑵被證2 在技術標的、手段、及功效都與系爭專利相同,
而為相同的技術領域,可作為系爭專利的先前技術。又被證2 已揭示有將圓形管材直接衝製成中空球體之製造方法,故熟習該項技術者當遭遇中空球體製造問題時,應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或組合,而得證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
⒉系爭方法未落入系爭專利申請專利範圍第1 項:
⑴依103 年1 月27日臺北市機械技師公會出具之專利權侵
害鑑定報告(上證一)第8 頁表一的內容可知,系爭產品缺少系爭專利申請專利範圍第1 項的「中管焊結固定於球殼體兩側的圓形開孔間」技術特徵,並無均等論之適用。而該鑑定報告卻以獨創的「新穎性實質相同」論點進行均等論判斷,違反全要件原則。再者,系爭專利申請專利範圍第1 項於特徵部分界定的「管材口徑相等於球塞的外徑」要件,亦未見於鑑定報告有任何描述與比對。
⑵系爭產品的製造方法與相關細節明載於中國機械工程學
會之鑑定分析報告,系爭方法與系爭專利申請專利範圍第1 項完全不同。至上訴人自行提出的製造流程中刻意製作出管材長度為球塞流道長度1.1 倍的樣品,但其比對的內容並非系爭方法,上訴人所製作之方法與樣品與系爭方法並無任何關連。
⑶系爭產品既無中管,並未落入系爭專利申請專利範圍第
1 項文義範圍內。又系爭產品的球塞所產生效果並無中管的功效,系爭方法所製成之球塞的技術手段、功能與系爭專利申請專利範圍第1 項不同,而未落入系爭專利申請專利範圍第1 項。
⒊上訴人早已知悉被上訴人使用技術情形,若有侵權則何時
確實開始侵害上訴人專利權,應由上訴人負舉證說明責任。又上訴人係於102 年3 、4 月間提起本件訴訟,則自10
0 年1 月1 日起至起訴前有關上訴人所主張之損害賠償,應有罹於時效之情事。此外,上訴人以自99年起至今,其與丹麥BROEN 公司交易金額年年下降等情,將交易差額全部歸咎於本件侵害行為,但究竟逐年下降之交易金額與被上訴人所得利益有何因果關係?被上訴人有無因本件侵害行為有所獲利?上訴人皆未有任何說明。
⒋答辯聲明:上訴駁回。
三、經查下列事實,有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽,復為兩造所不爭執,自堪信為真實。
㈠系爭專利原為訴外人○○○於87年4 月21日申請,經經濟部
中央標準局(嗣於88年1 月26日正式改制為智慧財產局)於89年7 月11日准予專利審定公告,專利權期間自89年7 月11日起至107 年4 月20日止,並於92年1 月15日更正申請專利範圍。嗣○○○於100 年11月18日將系爭專利讓與上訴人,並於101 年12月11日申請專利權讓與登記,經智慧財產局於
102 年1 月2 日准許讓與登記(原審卷第7 、9 至17頁之專利證書、發明專利說明書,及附於本院依職權調閱之系爭專利申請卷第19、63、152 至154 、157 頁之發明專利申請書、智慧財產局89年10月22日函、讓與契約書、專利讓與登記申請、智慧財產局102 年1 月2 日函)。
㈡系爭產品為被上訴人公司所製造(原審卷第354 頁之言詞辯論筆錄)。
㈢系爭專利申請專利範圍第1 項技術特徵、及系爭方法之技術
內容,如原判決第21至22頁(即附表一之「系爭專利之技術特徵」、「系爭方法之技術內容」欄)所載(本院卷第134頁之準備程序筆錄)。
四、上訴人於本院審理時確認其主張被上訴人侵害系爭專利申請專利範圍第1 項(92年1 月15日更正本。本院卷第132 頁之準備程序筆錄),是本件兩造所爭執之處,經協議簡化如下(本院卷第151 至152 頁之準備程序筆錄):
㈠系爭專利權有無應撤銷之原因?
被證1 (原審卷第238 至240 頁)、被證2 (原審卷第241至247 頁)之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項(92年1 月15日更正本)不具進步性?㈡上訴人得否請求被上訴人連帶負損害賠償責任?
⒈系爭方法是否落入系爭專利申請專利範圍第1 項?⒉被上訴人是否具侵害系爭專利權之故意?⒊上訴人得否請求被上訴人公司賠償10,000,000元?
⑴100 年1 月1 日起至101 年12月31日止部分:99年8 月
25日修正公布之專利法第84條第1 項前段、第85條第2款、第3 項規定。
⑵102 年1 月1 日起至102 年6 月12日止部分:100 年12
月21日修正公布之專利法第96條第2 項、第97條第2 款規定。
⑶102 年6 月13日起至103 年3 月23日止部分:102 年6
月11日修正公布之專利法第96條第2 項、第97條第2 款規定。
⑷103 年3 月24日起至本件事實審言詞辯論終結時止部分
:103 年1 月22日修正公布之專利法第96條第2 項、第97條第2 款、第2 項規定。
⑸上訴人之損害賠償請求權是否罹於時效?⒋上訴人得否依公司法第23條第2 項規定,請求被上訴人○
○○與被上訴人公司連帶負損害賠償責任?
五、得心證之理由:㈠關於方法專利侵權判斷,首應審酌製造系爭產品之方法(下
稱系爭方法)是否落入系爭專利申請專利範圍,此係比對「系爭方法之技術內容」與「系爭專利申請專利範圍之技術特徵」,而與依系爭專利所實施之產品無涉。至其判斷流程如下:
⒈應先解讀系爭專利之申請專利範圍。
⒉再解析申請專利範圍之技術特徵及系爭方法之技術內容,以之進行技術比對。
⑴系爭方法是否落入專利之權利範圍,其類型包含「文義
侵害」及「均等侵害」,係依全要件原則判斷解釋後申請專利範圍中之每一技術特徵是否完全對應表現(含文義的表現、均等的表現)於系爭方法。僅於申請專利範圍中每一技術特徵均完全對應表現於系爭方法時,始符合全要件原則,而構成侵害。如申請專利範圍中有一項以上之技術特徵無法對應表現於系爭方法,即不符全要件原則。
⑵依全要件原則為文義讀取之分析:
先基於全要件原則,判斷系爭方法是否符合「文義讀取」,亦即確認解釋後申請專利範圍中之技術特徵的文字意義是否完全對應表現在系爭方法。倘系爭方法符合「文義讀取」,而行為人主張適用「逆均等論」時,應再比對系爭方法是否適用「逆均等論」;如系爭方法符合「文義讀取」,而行為人未主張適用「逆均等論」時,即應判斷系爭方法落入系爭專利之文義範圍。倘系爭方法欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵,即不符合「文義讀取」,而進入「均等論」之判斷。
⑶依全要件原則為均等論之分析:
倘系爭方法不符合「文義讀取」,應再比對系爭方法是否適用「均等論」,於全要件原則之下,係採「逐一元件(element by element)比對原則」,逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同,而非就申請專利範圍整體(claim as a whole)為比對。如其方式、功能或效果有一實質不同時,即不適用「均等論」;如系爭方法係以實質相同之方式(way ),產生實質相同之功能(function),而達成實質相同之效果(result)時,系爭方法與系爭專利申請專利範圍並無實質差異,即適用「均等論」。倘系爭方法適用「均等論」,而行為人主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時,若此二者均不成立,即應判斷系爭方法落入系爭專利之均等範圍;若此二者有一成立,即應判斷系爭方法未落入系爭專利之均等範圍。倘系爭方法適用「均等論」,而行為人未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時,即應判斷系爭方法落入系爭專利之均等範圍。
㈡系爭專利之技術內容:
⒈系爭專利所屬之技術領域:
依系爭專利之發明專利說明書第3 頁【發明說明⑴】記載,系爭專利係一種運用於球閥開關之球塞之製造方法,尤指一種以衝模方式直接將圓形管材衝製成一兩側具開孔之球殼體,再將中管焊接結合於球殼體而製構成中空狀球塞之創新製造方法者(原審卷第10頁)。
⒉系爭專利之創作目的:
系爭專利係針對習知之球塞製造方法為改良對象,習知之球塞製造方法之缺弊:⑴製造過程不夠精簡且困難度高:
前述球塞製造方法之球狀殼體係由二半球殼體對合焊結組成,由於各半球殼體都必須分別經過衝模及邊緣修整的加工步驟,再加以焊結組合,製造程序顯然尚不夠精簡,特別是要將兩半球殼體的邊緣恰切設成正半球殼狀,再經過真圓度矯正及表面磨光修整之處理,讓兩半球殼體可以精密對合成具真圓度的球狀殼體,實在是相當地麻煩且困難。⑵結構強度較差:前述球塞製造方法之球狀殼體係由二半球殼體對合焊結組成,使得整個球塞的結構強度不夠理想。而系爭專利之主要目的係提供一種製造簡便快速且加工品質優良之球閥之球塞製造方法;其主要係以衝模方式,將一圓形管材由兩端開口衝壓收縮,製構成一個兩側具圓形開孔之球殼體,並於半球殼體的適當部位衝製出供閥桿卡制之卡掣槽,接著將長度及外徑規格適當之中管,插設跨置於球殼體兩側的開孔之間,且施以焊接結合,再經過真圓度矯正及表面磨光修整後,即可簡便快速地製作出品質優良之球塞成品(原審卷第10頁反面至11頁之系爭專利的發明專利說明書第4 至5 頁【發明說明⑵、⑶】)。
⒊系爭專利92年1 月15日更正後之申請專利範圍共3 項,其
中第1 項為獨立項,其餘為附屬項(原審卷第17頁反面)。而申請專利範圍第1 項:「一種球閥之球塞製造方法,其係將一圓形管材以衝模方式,直接衝製成一個兩側具圓形開孔之球殼體,且於球殼體周面衝製出供閥桿卡制之卡掣槽,接著將一外徑相等於開孔口徑且長度相等於球塞流道長度之圓形中管,焊結固定於球殼體兩側的圓形開孔間,再經過真圓度矯正及表面磨光修整處理後,製構成一種內部中空之球塞構造者;其特徵在於:其中的管材口徑相等於球塞的外徑,且長度為球塞流道長度的1.1 倍者。」其相關圖式如附圖1 所示。
㈢系爭方法之技術內容:
有關專利侵權判斷,係比對系爭方法之技術內容與系爭專利之技術特徵,以判斷系爭方法是否落入系爭專利申請專利範圍,上訴人就此有利於己之事實應負舉證之責。而系爭產品為被上訴人公司所製造,且系爭專利申請專利範圍第1 項技術特徵,及系爭產品之製造方法(即系爭方法)之技術內容,各如附表一之「系爭專利之技術特徵」、「系爭方法之技術內容」欄所示,已於前第三㈡、㈢項所述,本院即得以之為技術特徵之比對。
㈣系爭方法與系爭專利申請專利範圍第1 項之比對:
⒈關於系爭專利與系爭方法之技術比對,就本院所具備有關
之專業知識,以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識,業經本院依智慧財產案件審理法第8 條第1 項、第2項規定,於審理時詳列各爭點明細,對兩造適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識,並命兩造陳述意見,令其有辯論之機會,且經兩造充分攻防行言詞辯論(本院卷第168 至170 頁之審理單、通知)。是以本院就涉及專業知識判斷之相關技術爭點業經踐行必要之證據調查程序,並已予當事人有辯論之機會,本院即得參酌兩造所提之意見加以判斷。
⒉綜觀系爭專利之專利說明書全文及圖式,解析其申請專利
範圍第1 項如附表一「系爭專利之技術特徵」欄)所示,而以系爭專利申請專利範圍第1 項之各項技術特徵為基礎,解析系爭方法的技術特徵予以對應,此亦為兩造所不爭執(本院卷第134 頁之準備程序筆錄)。
㈤系爭方法無法文義讀取系爭專利申請專利範圍第1 項之要件
D、F 的技術特徵:⒈要件A :
系爭專利為「一種球閥之球塞製造方法」,系爭方法則為「一種球塞製造方法」,而被上訴人於原審所提之中國機械工程學會鑑定報告亦認系爭方法為「一種安裝於球閥內部之中空球塞之製造方法」(原審卷第165 頁之上開鑑定報告第7 頁分析表第2 列)。故系爭方法可讀取到系爭專利申請專利範圍第1 項要件A 之技術特徵。
⒉要件B :
系爭專利為「其係將一圓形管材以衝模方式,直接衝製成一個兩側具圓形開孔之球殼體」,系爭方法則為「將一圓形管材,以擴管模具擴張圓形管材之直徑,再以衝模方式,直接衝製成一個兩側具圓形開孔之球殼體」,包含「擴管」及「衝製」兩個步驟,其中「衝製」步驟可以讀取系爭專利要件B 之技術特徵,而被上訴人於原審所提之中國機械工程學會鑑定報告亦認系爭方法為「......圓管材,再依所欲製造之球殼體尺寸選擇擴管模具......擴張所裁切圓管材之直徑,後將擴張後之圓管材置於衝模中沖製成一球殼體,再車削該沖製之球殼體外周圍至真圓球形......」(原審卷第165 頁之上開鑑定報告第7 頁分析表第3列)。故系爭方法可讀取到系爭專利申請專利範圍第1 項要件B 之技術特徵。
⒊要件C :
系爭專利為「且於球殼體周面衝製出供閥桿卡制之卡掣槽」,系爭方法則為「且於球殼體周面銑削或衝製出供閥桿卡制之卡掣槽」,而被上訴人於原審所提之中國機械工程學會鑑定報告亦認系爭方法為「......並銑銷該球殼體週面之閥桿卡掣槽......」(原審卷第165 頁之該鑑定報告第7 頁分析表第3 列)。故系爭方法可讀取到系爭專利申請專利範圍第1 項要件C 之技術特徵。
⒋要件D :
系爭專利為「接著將一外徑相等於開孔口徑且長度相等於球塞流道長度之圓形中管,焊結固定於球殼體兩側的圓形開孔間」。而系爭方法並無中空圓管,自無可能在該球殼體兩側的圓形開孔間有中空圓管焊結固定步驟,且上訴人於本院審理時所提臺北市機械技師工會103 年1 月27日出具之專利權侵害鑑定報告(上證一,外放證物)第8 頁分析表第5 項亦認系爭方法不符合系爭專利之文義讀取。故系爭方法無法讀取到系爭專利申請專利範圍第1 項要件D之技術特徵。
⒌要件E :
系爭專利為「再經過真圓度矯正及表面磨光修整處理後,製構成一種內部中空之球塞構造者」,系爭方法則為「經過真圓度矯正及表面磨光修整處理後,製構成一種內部中空之球塞構造者」,而被上訴人於原審所提之中國機械工程學會鑑定報告亦認系爭方法為「......最後進行球殼體外周緣之磨光修整即完成該中空球塞之構造」(原審卷第
165 頁之上開鑑定報告第7 頁分析表第3 列)。故系爭方法可讀取到系爭專利申請專利範圍第1 項要件E 之技術特徵。
⒍要件F :
⑴系爭專利為「其特徵在於:其中的管材口徑相等於球塞
的外徑,且長度為球塞流道長度的1.1 倍者」,上訴人雖主張:管材長度為「未加工前」管材長度,所謂「未加工前」係指系爭專利之成形加工前之管材;又系爭專利申請專利範圍第1 項僅針對衝壓成型,並未記載後續之加工,自應限於申請範圍文義,故球塞流道長度之「球塞」應指成型後之球塞毛胚,非指後續加工(經過真圓度矯正及表面磨光)後球塞成品云云(本院卷第45至
50、102 至103 頁)。惟查:①系爭專利說明書第6 頁【發明說明⑷】第1 段第2 至
8 行記載「......首先係選取一規格型態適當之圓形管材(1) ,該圓形管材(1) 可以為不銹鋼管或銅管等金屬管材,其口徑與管長可以因應材質及厚度的不同而略加調整,只要可以讓管材(1) 衝壓成兩側具圓形開孔(12)之球殼體(10)即可,一般我們取的管材(1)口徑約相等於球塞的外徑,且管材(1) 的長度約為球塞流道長度的1.1 倍;」(原審卷第11頁反面),是以系爭專利之管材係原材(即原來之管材)直接衝壓成球塞,管材無須經擴管前處理後再將調整口徑後之管材衝壓成球塞,故系爭專利之管材長度應指衝壓加工前之原材長度。
②另系爭專利申請專利範圍第1 項已明確界定「......
將一圓形管材以衝模方式,直接衝製成一個兩側具圓形開孔之球殼體......再經過真圓度矯正及表面磨光修整處理後,製構成一種內部中空之球塞構造者」,是系爭專利須經過真圓度矯正及表面磨光之後處理,方能完成球塞,其球塞流道長度應為經後處理過之球塞流道長度,而非指球塞粗胚流道長度。且球塞粗胚表面粗糙度及真圓度因素之影響,會產生尺寸極大誤差,自不可能以球塞粗胚來量測流道長度。故系爭專利之球塞流道長度應指經過真圓度矯正及表面磨光處理後之球塞流道長度。
③上訴人雖主張系爭專利申請專利範圍第1 項僅針對衝
壓成型,並未記載後續之加工,自應限於申請(專利)範圍文義,故球塞應指成型後之球塞毛胚,非指後續加工後球塞成品云云(本院卷第49至50頁)。惟系爭專利申請專利範圍第1 項記載:「......將一圓形管材以衝模方式,直接衝製成一個兩側具圓形開孔之球殼體......再經過真圓度矯正及表面磨光修整處理後,製構成一種內部中空之球塞構造者」,是該請求項之文義確已明確界定該球塞須經過真圓度矯正及表面磨光之後處理始能完成,故系爭專利之球塞流道長度,應指經過真圓度矯正及表面磨光處理後之球塞流道長度。此外,綜觀系爭專利說明書之全文,未見有管材長度為擴管後之長度,以及球塞流道長度為成型毛胚的流道長度之技術內容。因此,上訴人主張依申請(專利)範圍文義,球塞應指成型後之球塞毛胚云云,要無足取。
⑵系爭方法「圓形管材直徑60.5mm,球塞外徑66mm」,此
為兩造所不爭執,惟上訴人以擴管後之管材長度62.35m
m 除以成型毛胚球塞的流道長度55.21 所得數據62.35/
55.21=1.12,即約1.1 倍之數據,主張此部分可文義讀取云云(本院卷第50、103 頁)。然查:
①如前所述,系爭專利之管材長度係指衝壓加工前之原
材長度,故比照系爭專利原材長度,系爭方法之管材長度應為64mm。又系爭專利之球塞流道長度係指經過真圓度矯正及表面磨光處理後之球塞流道長度,故比照系爭專利之球塞流道長度,系爭方法之球塞流道長度應為51.4mm。因此,系爭方法「圓形管材直徑60.5mm,長度64mm,球塞外徑66mm,球塞流道長度為51.4mm」,其管材長度為球塞流道長度的1.25倍(64÷51.4=1.2451 ,小數點第2 位以下四捨五入)。
②至上訴人所提之製造流程圖(本院卷第47至49頁),
並以其中圖C 、D 主張擴管後之管材長度62.35mm ,成型毛胚球塞的流道長度55.21mm ,計算其倍數約為
1.1 (62.35/55.21=1.12)云云(本院卷第50、103頁)。然系爭專利之管材長度係指衝壓加工前之原材長度,系爭專利之球塞流道長度係指經過真圓度矯正及表面磨光處理後之球塞流道長度,已於前述,上訴人逕以擴管後之管材長度、成型毛胚球塞的流道長度計算,已有未洽。再者,被上訴人否認上開製造流程圖之圖C 、D 所示之管材與系爭方法有何關連(本院卷第84頁),上訴人復未提出任何證據證明上揭管材確為系爭方法所使用之管材,參酌上訴人所提由臺北市機械技師公會於103 年1 月27日出具之專利權侵害鑑定報告(外放證物)第5 頁第三項「* 說明三:」第⑸項所載:「該報告未列出經過擴張之圓管材之尺寸,委託人(即上訴人)依該報告切取相同之鋼管胚料,進行擴張加工,完成之圓管材直徑為62.35mm ,衝壓後成為球殼狀之成型毛胚流道長度=55.21mm,62.35/55.2 1=1.13 ,四捨五入為1.1 」,堪認上訴人所稱上開數值來自於其自行切取製作之管材、球塞,無從以此所量測之數據作為認定系爭方法管材長度為球塞流道長度1.1 倍之佐證。
⑶因此,系爭方法之管材長度為球塞流道長度之1.25倍,
故系爭方法無法讀取系爭專利申請專利範圍第1 項要件
F 之技術特徵。⒎綜上,系爭方法可讀取到系爭專利申請專利範圍第1 項如
附表一所示要件A 至C 、E 之技術特徵,而無法讀取要件
D 、F 之技術特徵,不符合全要件原則,無法「文義讀取」。故系爭方法不符文義侵害,進入「均等論」之探討。
㈥系爭方法無均等論之適用:
⒈要件D :
⑴系爭專利申請專利範圍第1 項之要件D 「一外徑相等於
開孔口徑且長度相等於球塞流道長度之圓形中管,焊結固定於球殼體兩側的圓形開孔間」,其技術手段及效果在於運用圓形中管,焊結固定於球殼體兩側的圓形開孔間,當水流流過兩側具圓形開孔之球殼體時,該圓形中管具有導引水流之作用,且藉由設置圓形中管,使球閥之球塞流道口徑一致,可避免產生紊流而干擾水流通過,具有水流穩定、球閥使用壽命長之效果。而系爭專利申請專利範圍第1 項既已界定「......接著將......圓形中管,焊結固定於球殼體兩側的圓形開孔間......」,此技術特徵即為系爭專利申請專利範圍第1 項限定之技術特徵,自不能恣意省略之。上訴人主張中管非必要技術手段云云(本院卷第182 、183 頁),即屬有誤。
⑵系爭方法之要件D 因無中空圓管,自無球殼體兩側的圓
形開孔中焊結固定圓形中管。而由於系爭方法無中空圓管,當水流流過兩側具圓形開孔之球殼體時,不具導引水流之作用,且球塞流道內空間不固定,產生紊流而干擾水流通過,容易造成球閥損壞。
⑶系爭方法要件D 的技術內容與系爭專利申請專利範圍第
1 項要件D 之技術特徵相較,兩者所採之技術手段不同,所達成功能不同,而所產生結果均不同,故系爭方法要件D 的技術內容與系爭專利申請專利範圍第1 項要件
D 之技術特徵實質不相同,並非均等,不適用均等論。⒉要件F :
⑴系爭方法之要件F 「圓形管材衝壓成球殼體,管材長度
為球塞流道長度1.25倍」,與系爭專利申請專利範圍第
1 項之要件F 「圓形管材衝壓成球殼體,管材長度為球塞流道長度1.1 倍」相較,有關系爭方法之管材長度、球塞流道長度比(1.25)與系爭專利之比值(1.1 )雖有數值之差異,惟系爭專利說明書第6 頁【發明說明⑷】第1 段第3 至8 行記載「......該圓形管材(1) 可以為不銹鋼管或銅管等金屬管材,其口徑與管長可以因應材質及厚度的不同而略加調整,只要可以讓管材(1) 衝壓成兩側具圓形開孔(12)之球殼體(10)即可,一般我們取的管材(1) 口徑約相等於球塞的外徑,且管材(1) 的長度約為球塞流道長度的1.1 倍;」(原審卷第11頁反面),可知管材長度為球塞流道長度的1.1 倍之技術特徵,對於系爭專利所欲解決問題所採取之技術手段無關,上開技術特徵僅為一般比值的數值限定,不具無法預期之功效,且只要可以讓管材衝壓成兩側具圓形開孔之球殼體,所屬技術領域中具有通常知識者自能輕易嘗試將管材口徑與管長因應材質及厚度的不同而略加調整,即能預期完成系爭專利「圓形管材口徑相等於球塞的外徑,且長度為球塞流道長度的1.1 倍」之技術特徵。因此,上開技術特徵僅為簡單數值限定,且被上訴人於原審亦稱系爭專利之圓形管材長度為球塞流道長度的1.1倍之技術特徵,係屬尺寸上之選擇,並不存在無法預期之功效等語(原審卷第334 頁)。故系爭方法要件F 與系爭專利申請專利範圍第1 項之差異為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成,兩者技術手段應視為實質相同。
⑵再者,系爭方法與系爭專利之功能同為「圓形管材衝製
成一球殼體」,並均產生「製造簡便快速且加工品質優良」之結果。因此,系爭方法與系爭專利申請專利範圍第1 項之要件F 之技術手段、功能及結果實質相同,而為均等,適用均等論。
⒊綜上,依全要件原則為均等論之分析,系爭方法之要件F
雖與系爭專利申請專利範圍第1 項之要件F 實質相同,適用均等論,惟系爭方法之要件D 與系爭專利申請專利範圍第1 項之要件D 實質不相同,而不適用均等論,故系爭方法並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之權利範圍。而本件既無均等論之適用,即無須再為分析有關禁反言、先前技術阻卻之適用。
㈦上訴人雖於原審提出由臺北市機械技師公會於102 年6 月21
日、同年10月1 日出具之專利異同鑑定報告、專利權侵害鑑定報告(原證六、十,外放證物),因未為原審所採用,上訴人即於本院審理時,針對原審駁回理由,提出由該公會於
103 年1 月27日出具之專利權侵害鑑定報告(本院卷第65頁之陳報狀暨上證一,外放證物)。其中原證六第2 至5 頁、原證十第8 至10頁、上證一第9 至11頁固以智慧財產局於公告第368577專利之舉發案所為之審定書認定該案之引證一(即本件之系爭專利)已揭露公告第368577號專利(下稱577專利)之構造特徵,故577 專利案違反核准時專利法第20條第1 項第2 款「為相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」規定,認定系爭專利與577 專利為相同之專利,可知57
7 專利縱欠缺「中管」之技術要件,仍與系爭專利之申請專利範圍相同,因此,系爭方法雖無中管之技術要件,實質上仍均等於系爭專利,落入專利權(均等)範圍云云。惟查:
⑴按新穎性判斷中有關「相同之發明」,係以後申請案每一
請求項所載之發明為對象,就該請求項中之技術特徵與先申請案之申請專利範圍的技術內容單獨比對,倘二者相同時,後申請案即不得取得發明專利。智慧財產局91年7 月11日(91)智專三(三)05025 字第09189001567 號審定書係認定申請在先之引證一(即本件之系爭專利)已揭露後申請案(即577 專利)之圓管衝製球殼、衝製卡掣槽及真圓度矯正與磨光之技術特徵,先申請案(即本件之系爭專利)既已揭露後申請案(即577 專利)之所有技術特徵,後申請案自不具新穎性。
⑵先申請案固因揭露有相同於後申請案之發明,致使後申請
案不具新穎性,但不必然先申請案之所有技術特徵均會相同於後申請案之技術特徵。例如先申請案有A 、B 、C 之技術特徵,後申請案有A 、B 之技術特徵,雖後申請案無
C 之技術特徵,惟因先申請案已揭露後申請案之所有技術特徵(A 、B ),即可證明後申請案不具新穎性。因此,於上開舉發案,申請在先之引證一(即本件之系爭專利)雖有圓形中管之技術特徵,而為後申請案(即577 專利)所無,但由於先申請案(即本件之系爭專利)已揭露後申請案(即577 專利)之所有技術特徵,即應認定後申請案不具新穎性,非謂先申請案(即本件之系爭專利)之圓形中管之技術特徵即可恣意省略。
⑶又本件侵權與否之判斷,係比對「系爭方法之技術內容」
與「系爭專利申請專利範圍之技術特徵」,且依全要件原則判斷解釋後申請專利範圍中之每一技術特徵是否完全對應表現(含文義的表現、均等的表現)於系爭方法,已於前第五㈠⒉⑴項所述。易言之,專利侵權比對係以系爭專利請求項所載之發明為對象,就該請求項中之所有技術特徵與系爭方法之技術內容逐一比對,且系爭專利請求項所記載內容係一整體之技術手段,不論元件、成分或步驟如何拆解或組合,不得省略請求項所記載之技術特徵。由於系爭方法缺少中空圓管,自無法讀取系爭專利申請專利範圍第1 項「接著將一外徑相等於開孔口徑且長度相等於球塞流道長度之圓形中管,焊結固定於球殼體兩側的圓形開孔間」之文義,且系爭方法與系爭專利申請專利範圍第1項相較,其技術手段、功能與結果均實質不相同,故未落入系爭專利之均等範圍,已於前述。因此,上訴人持前開鑑定報告,主張系爭方法雖無中管之技術要件,實質上仍均等於系爭專利,而落入專利權範圍云云,委無可採。
㈧上訴人另於原審提出原證四臺北市機械師公會102 年3 月12
日鑑定報告(原審卷第25至43頁),其鑑定結論為:系爭方法與系爭專利產品特徵相同,且系爭方法與系爭專利產品設計圖之特徵相同。惟按侵害方法專利之判斷,在於被上訴人使用之「系爭方法」是否落入系爭專利之專利權範圍。原證四係認系爭方法與上訴人之系爭專利產品特徵相同,且系爭方法與上訴人之系爭專利產品設計圖之特徵相同,然原證四僅以「系爭方法」與「系爭專利產品及其產品設計圖」為比對對象,並非與「系爭專利之專利權範圍」為比對,故其鑑定結果僅認定系爭方法與系爭專利產品、系爭專利產品設計圖之特徵相同,至於系爭方法是否落入系爭專利之專利權範圍,原證四則未予說明,自無足為有利於上訴人之認定。
六、從而,系爭方法並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項之文義範圍及均等範圍,被上訴人並未侵害上訴人之系爭專利權。因此,上訴人依專利法相關規定(如第四㈡⒊項所示)及公司法第23條第2 項規定,請求被上訴人連帶給付10,000,000元,及自起訴狀繕本送達翌日起,按年利率5%計算之法定遲延利息,為無理由,不應准許,其假執行之聲請,亦失所依附,應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決,即無不合。
上訴意旨指摘原判決不當,求予廢棄改判,為無理由,應予駁回其上訴。
七、有關本件系爭專利有效性抗辯、系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍、被上訴人應否賠償損害等爭點之審理次序與方法,業經本院徵詢兩造意見(本院卷第135 頁之準備程序筆錄)。因系爭方法並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項,故兩造其餘之攻擊或防禦方法(即有效性抗辯、損害賠償之計算),及未經援用之證據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,自無逐一詳予論駁之必要,併此敘明。
據上論結,本件上訴為無理由,依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條,判決如主文。
中 華 民 國 103 年 9 月 2 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 陳容正法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其未表明上訴理由者,應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀;委任有律師資格者,另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 103 年 9 月 2 日
書記官 林佳蘋附註:
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項):
對於第二審判決上訴,上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者,不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親,或上訴人為法人、中央或地方機關時,其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者,亦得為第三審訴訟代理人。