智慧財產法院民事判決
103年度民專訴字第110號原 告 高印企業有限公司法定代理人 高陳阿愛訴訟代理人 方興中律師被 告 陳長闊上列當事人間確認專利權等事件，本院於103 年4 月1 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文確認經濟部智慧財產局第00000000號「一種小麥草糯米醋及其製法」（證書號數：I330664 ）發明專利之專利權為原告所有。
被告應將中華民國公告第00000000號專利移轉登記為原告所有。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
一、原告方面：
（一）聲明：1.確認經濟部智慧財產局第00000000號「一種小麥草糯米醋及其製法」（證書號數：I330664 ）發明專利之專利權為原告所有。2.被告應將前項專利移轉登記為原告所有。
（二）陳述：
1.原告主要業務係各種醬、醋類之釀造及買賣，所生產之「五印醋」行銷多年，廣為社會大眾熟悉。被告則自民國74年4 月間即任職於原告，擔任廠長職務，至96年6 月間始離職，有勞工保險投保資料（參見原證二）可茲為憑。被告離職後，於96年11月20日向經濟部智慧財產局申請「一種小麥草糯米醋及其製法」發明專利（下稱系爭專利），經該局審查核准後，發給第I330664 號專利證書，專利權期間自99年9 月21日起至116 年11月19日止。
2.依經濟部智慧財產局專利檢索資料（參見原證三）所示，系爭專利請求項共21項，第1 項、第12項及第14項為獨立項，第2 項至第11項為第1 項之附屬項，第13項為第12項之附屬項，第15項至第21項則為第14項之附屬項。而專利請求第1 項：「一種小麥草糯米醋之製法，包含有以下步驟：一、選用及準備原料：選用小麥草、糯米為原料，並將糯米蒸煮成糯米飯；二、混合原料進行糖化將小麥草攪碎，並與水及糯米飯依適當比例混合進行糖化，以形成米醪；三、取得糖化醪過濾米醪，以瀝取糖化醪；四、將糖化醪進行酒精醱酵及醋酸醱酵程序將糖化醪靜置於陶甕中使其酒精醱酵，於酒精醱酵完成後，酒醪表面生成醋酸菌膜，待菌膜分解而沈入陶甕中，即完成醋化；五、熟成程序將醋化完成的醋液封藏一段時間，進行完整的後熟程序。」專利請求第12項：「一種小麥草糯米醋，係包含有下列原料製成：攪碎的小麥草；釀造水；及煮熟的糯米飯；該小麥草、水及糯米飯係經適當比例混合，利用小麥草的微生物產生醱酵而製成小麥草糯米醋。」專利請求第14項：「一種小麥草糯米醋之製法，包含有以下步驟：一、準備原料：選用小麥草、糯米為原料，並將糯米蒸煮成糯米飯；二、混合原料進行糖化將小麥草攪碎，並與水及糯米飯依適當比例混合進行糖化，以形成米醪；三、得糖化醪過濾米醪，以瀝取糖化醪；四、將糖化醪進行酒精醱酵及醋酸醱酵將糖化醪靜置，使其行酒精醱酵及醋酸醱酵的雙重醱酵工程，製成醋液。」據此觀之，系爭系爭之主要技術內容，係「選用小麥草及糯米為原料」、「將小麥草攪碎，和煮熟的糯米飯及水混合」、「將混合的原料糖化成米醪，瀝取出糖化醪」、「將糖化醪經靜置醱酵而醋化成醋液」、「對該醋液封藏使其更加熟成」等之條件及製程方法，及所製成的小麥草糯米醋成品。
3.被告曾於89年8 月8 日，將任職於原告期間所習得知識、技術，整理寫成「五印醋酿製說明書」乙份（原證四），其中：第1 頁「五印醋製造流程」，其原料亦包含小麥草（即麥芽）及糯米；均使用「將小麥草攪碎，和煮熟的糯米飯及水混合」、「將混合的原料糖化成米醪，瀝取出糖化醪」，「將糖化醪經靜置醱酵而醋化成醋液」、「對該醋液封藏使其更加熟成」等之條件及製程方法。且該份「五印醋釀製說明書」中，另詳細載明與系爭專利請求項有關之技術內容，包括「麥芽育成之流程」、「炊米之流程」、「酒精發酵」、「醋酸發酵」、「生酸度與耐酸度之比較」、「醋酸菌保存與繁殖」、「異常發酵之探討」、「發酵化學變化」、「五印醋調配法」、「簡易換算公式」，已涵蓋系爭專利請求項有關之技術內容。足見系爭專利之主要技術內容，在被告任職於原告期間所整理之「五印醋酿製說明書」中，業已全部揭露，二者實具有同一性。
4.據相關文獻記載，發酵釀製食用醋之歷史，至少在千年以上，系爭專利之製程方法，涉及多方面技術層次，為經年累月之知識、經驗累積，配合良適生產設備與環境方得完成，絕非被告單一個人，在離職後短期間內即能發明。而被告撰寫之「五印醋酿製說明書」，亦僅係將任職原告期間所習得之釀製食用醋製造流程、方法，並利用原告生產及實驗設備，加以彙整而得，並非其個人獨自得以發明之專利技術。
5.末按「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定」，修正前專利法第7 條第1 項定有明文。被告於原告任職期間係擔任廠長，且系爭專利所屬技術領域為釀製食用醋之相關領域，係在原告公司所經營之營業項目內，故縱認系爭專利為被告之發明，亦係利用原告之設備、費用、資源、環境…等，因而完成之發明，屬職務上之發明，其專利權應歸原告所有。原告依據修正前專利法第7 條第1 項之規定，聲明確認系爭專利權為原告所有，並依民法第767 條規定請求被告將系爭專利移轉登記為原告所有。
（三）證據：提出被告之勞工保險被保險人投保資料、經濟部智慧財產局中華民國專利資訊檢索系統、被告所撰寫「五印醋酿製說明書」。
二、被告方面：
（一）聲明：原告之訴駁回。
（二）陳述：
1.系爭專利之主要原物料「小麥草」與原證4 之「五印醋酿製說明書」之原料與製作方法顯非相同，兩者咸為不同之技術內容，被告並未違反專利法第71條第1 項第3 款之情事，被告謹將兩者之差異整理成附件表格。
2.參酌「專利審查基準第二篇第三章3.4.2.3 節」所述：「申請專利之發明克服該發明所屬技術領域中具有通常知識者長久以來根深柢固之技術偏見」，而比對原證4 第18頁所揭示之「五印醋酸度3.2%、陳年醋酸度6~6.5%、梅醋酸度4~4.5%、檸檬醋酸度4~4.5%」以及系爭專利說明書（即被證1 ）第8 頁第19行明白揭示「製成後的醋酸度約在7%左右」，系爭專利之酸度顯然高出原告所主張者甚多。況以，系爭專利因使用小麥草而不需使用菌類即可完成醋酸發酵，且因醋酸度高，亦完全沒有五印醋釀製說明書所述之「不植菌會導致酸度低且容易腐敗」得現象，再證系爭專利顯然已經突破既往之釀醋工法甚明，亦可證明系爭專利與原告所提出之「五印醋釀造說明書」係截然不同之技術。
3.系爭專利並非被告於受雇期間所完成之發明，並無專利法第7 條第1 項之適用，退萬步言之，原告未給付相當之發明專利報酬，被告無庸將系爭專利轉讓與原告。查原告於起訴時，已未檢附任何系爭專利係被告在原告公司受雇之期間「基於職務上」所完成之發明，原告之主張已不足採信。復查原證4 係被告於受雇之期間，於工作之餘自行參酌坊間發酵理論書籍而撰寫之私人文件，其中大量篇幅係摘錄自發酵工業或食品基礎實驗等書籍內容如被證2 所示。核五印醋釀製說明書之手寫稿含封面不過21頁，然比對被證2 之書籍內容卻已佔高達半數以上，從而可證原證4僅為被告之單獨研讀發酵理論書籍之筆記心得而已，並無發明可言。再查，承前開系爭專利與原告所提出之工法比對及差異分析，可明確知道系爭專利與原證4 所揭露之「技術特徵」、「發酵過程」與「防腐技術」等並不相同，再證原證4 並無法做為被告於僱傭期間已完成系爭專利發明之證據。綜上，原告並未證明系爭專利係被告於受雇期間所完成之職務上發明，原告請求被告移轉系爭專利之專利權並無理由。
4.退萬步言之，僱傭雙方對於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其權利之移轉需有對價之依據，並非當然無條件歸屬雇用人，查原告與被告間並未簽訂任何有關職務上創作完成之標的其權利歸屬之約定，且原告更從未向被告表示願支付多少適當之報酬，姑不論系爭專利之發明是否為職務上之發明，以原告根本未支付適當報酬予被告之客觀事實，原告欲主張系爭專利權屬於雇用人，即屬無據。即原告與被告間根本未就系爭專利達成何種給付相當專利發明報酬之約定，原告率爾提起本訴訟要求被告應將系爭專利移轉予原告，顯法律與實務見解已有扞格，被告拒絕將系爭專利移轉予原告自屬有據。
5.綜上，系爭專利並非被告於原告公司受雇期間所為之職務上發明，且系爭專利與原證4 所選用之原物料及製程工法顯有不同，兩者無法相提並論，退萬步言，原告自始至終皆未給付被告何等「相當之請求移轉專利發明對價」，被告自然仍屬於系爭專利之專利權人無疑。
（三）證據：提出系爭專利說明書、發酵工業或食品基礎實驗書影本。
三、兩造不爭執下列事實（參本院卷第120 頁筆錄）：
（一）被告於96年11月20日向經濟部智慧財產局申請「一種小麥草糯米醋及其製法」系爭發明專利，經該局審查核准後，發給第I330664 號專利證書，專利權期間自99年9 月21日起至116 年11月19日止。
（二）系爭專利請求項共21項，第1 項、第12項及第14項為獨立項，第2 項至第11項為第1 項之附屬項，第13項為第12項之附屬項，第15項至第21項則為第14項之附屬項。
（三）被告曾於89年8 月8 日親書《五印醋酿製說明書》（原證4，下稱系爭說明書）。
（四）原告未就系爭專利及原證4 「五印醋酿製說明書」另行支付被告報酬，兩造亦未就此有何約定。
（五）被告於受雇原告期間完成原證4之五印醋酿製說明書。
（六）被告於原告公司受雇期間所負責職務為一般的釀製五印醋工作。
（七）被告自原告公司離職後才向經濟部智慧財產局申請系爭發明專利核准。
四、得心證之理由：
（一）兩造爭執概要：原告主張被告原任職於原告公司，至96年
6 月間離職，而被告於離職後之96年11月20日向經濟部智慧財產局申請系爭專利，經該局審查核准後，發給第I330
664 號專利證書，專利權期間自99年9 月21日起至116 年11月19日止，而被告曾於任職原告公司期間將任職於原告期間所習得知識、技術，整理寫成原證4 所示「五印醋酿製說明書」，系爭專利之主要技術內容，在被告任職於原告期間所整理之「五印醋酿製說明書」中，業已全部揭露，二者實具有同一性，縱認系爭專利為被告之發明，亦係利用原告之設備、費用、資源、環境…等，因而完成之發明，屬職務上之發明，其專利權應歸原告所有。被告則抗辯：系爭專利之主要原物料「小麥草」與原證4 之「五印醋酿製說明書」之原料與製作方法顯非相同，兩者咸為不同之技術內容，被告並將兩者之差異整理成附件表格，系爭專利即非被告於原告公司受雇期間所為之職務上發明，且系爭專利與原證4 所選用之原物料及製程工法顯有不同，兩者無法相提並論等語。經查，被告既不爭執其於原告公司受雇期間所負責職務為釀製五印醋工作，且於受雇原告期間完成原證4 之「五印醋酿製說明書」，並自承「依據我的觀察（以五印醋酿製說明書內容）作為我在原告公司任職期間五印醋釀製的改進資料」等語（本院卷第155頁言詞辯論筆錄），顯然原告就原證4 「五印醋酿製說明書」之完成撰寫，應屬原告於其職務範圍內之職務上所完成說明書內容。則本件之爭點應為：系爭專利與原證4 「五印醋酿製說明書」之技術內容是否具重大差異，是否具有同一性？
（二）按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第
997 號、102 年度台上字第1986號民事判決參照）。查原告主張被告於96年11月20日向經濟部智慧財產局申請系爭專利，而系爭專利審定日為99年8 月23日，系爭專利之專利權期間自99年9 月21日起至116 年11月19日止，是以系爭專利之專利權是否確認為原告所有，應以100 年12月21日修正公布、102 年1 月1 日施行前之專利法（下稱修正前專利法）為法規依據。再按受雇人於職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明。修正前專利法第7 條第1 、2 項定有明文。是在受雇人與雇用人就職務發明專利申請權及專利權歸屬有所約定時，應優先從其約定，若未約定，即適用上開法文定其歸屬，當受雇人於職務上所完成之發明，專利權便應屬於雇用人。倘被告受雇原告期間於被告職務範圍內完成原證
4 之「五印醋酿製說明書」，與系爭專利之技術內容並不具重大差異，具有同一性，則應認系爭專利即是被告受雇原告期間於被告職務範圍內所完成之發明，系爭專利之專利權依專利法第7 條第1 項規定應屬雇用人即原告所有。
（三）經查，系爭專利之申請專利範圍共計21項，其中請求項1、12及14為獨立項（本院卷第79-81 頁）。請求項1 所請為一種小麥草糯米醋之製法，其包含5 個步驟為：選用及準備原料、混合原料、取得糖化醪、將糖化醪進行酒精醱酵及醋酸醱酵程序及熟成程序（本院卷第79頁）。請求項12所請為一種小麥草糯米醋，其包含3 種原料為：攪碎的小麥草、釀造水及煮熟的糯米飯（本院卷第80頁）。請求項14所請為一種小麥草糯米醋之製法，其包含4 個步驟為：選用及準備原料、混合原料、取得糖化醪及將糖化醪進行酒精醱酵及醋酸醱酵程序（本院卷第80-81 頁）。又系爭專利之其餘請求項係進一步界定原料之混合比例、小麥草之長度、進行糖化的溫度與時間、進行醱酵的溫度、濕度與時間及進行熟成的時間等。因此，依據系爭專利之請求項所記載的內容，並參酌系爭專利之說明書，可以分析系爭專利之主要技術內容，即為透過選擇攪碎的小麥草、釀造水及煮熟的糯米飯作為釀造醋之原料，之後混合原料進行糖化，利用小麥草上的微生物產生醱酵，以進行酒精醱酵及醋酸醱酵程序，而完成釀造小麥草糯米醋，並可進一步進行小麥草糯米醋之熟成程序（本院卷第71-77 頁）。
（四）系爭說明書記載之主要技術內容為五印醋之製造流程，其中第1 頁已記載整體之製造流程，其係以表面靜置醱酵法釀造五印醋，其主要步驟包含：選擇麥芽、糯米及釀造水作為原料；之後混合原料進行糖化步驟以取得糖化醪；再將糖化醪壓汁入甕後，進行自然酒精醱酵步驟；之後植入醋酸菌以進行醋酸醱酵步驟，或選擇酒精濃度在5%以下時不植入醋酸菌以進行醋酸醱酵步驟；醱酵完成釀造五印醋，並可選擇性進行五印醋之熟成步驟（本院卷第25頁背面-29 頁背面）。因此，系爭說明書記載五印醋之主要釀造步驟，與系爭專利所請小麥草糯米醋之製造步驟相比較，從原料之選擇、醱酵的程序以及熟成的程序等，兩者之間並無實質上之差異且幾乎完全相同。
（五）被告雖辯稱系爭專利之原料係使用小麥草，其包含芽草、麥粒及麥桿，而系爭說明書之原料係使用麥芽，且僅擷取芽草部分而不含麥粒，故兩者使用之原料顯非相同云云（本院卷第60頁被告答辯狀）。惟參酌系爭專利之說明書，僅記載小麥草係由小麥培育而成，且記載「本實施例係將小麥在溫室中灑水培植，保持其有機性及潔淨，經數日培育，使其長成3至5公分的小麥草以備用，以3至4公分為佳」（本院卷第73頁），故系爭專利使用作為原料之小麥草，應為經數日培育而長成3至5公分的小麥草，至於是否包含芽草、麥粒及麥桿實無法確認。相對地，系爭原證4 說明書使用作為原料之麥芽，依其第2 頁之記載，應為浸水培育6 至7 日後之麥芽，且已吐出葉芽（本院卷第26頁），至於麥芽成長之高度與是否僅使用芽草則無法確認。經本院進一步於網路檢索引擎進行檢索，發現有「小麥草的培育與實用功效之探討」（本院卷第130-132 頁，下稱第
1 文）及「第43屆生物科中小學科學展覽會參展作品專輯─生物科作品名稱：爸爸請您也保重（香菸害處知多少）」（本院卷第125-129 頁，下稱第2 文）二篇文章，其均記載麥芽隨時間成長之高度。其中第1 文記載有覆蓋培養土之小麥種子，經培育一周後目視約6 公分多並已長出綠葉（本院卷第131 頁背面）；而第2 文記載經泡水培育7天之小麥種子，生長高度為3.5cm （本院卷第127 頁背面）。因此，應可合理推知，系爭原證4 說明書使用作為原料之麥芽，經浸水培育6 至7 日後之高度，大概會介於3至6 公分間，故系爭說明書使用作為原料之麥芽，與系爭專利使用作為原料之小麥草，兩者之高度應實質相同。又被告言詞辯論程序中，自承系爭原證4 說明書第2 頁記載培育6 至7 天已長出葉芽之小麥草的高度約有6 公分等語（本院卷第122 頁言詞辯論筆錄），故被告並不否認系爭說明書使用作為原料之麥芽，與系爭專利使用作為原料之小麥草，兩者之高度相近。因此，依系爭原證4 說明書及系爭專利之記載內容，固然無法判斷使用作為原料的麥芽及小麥草所採用的部分是否不同，但可合理推論兩者之高度實質相同，故比較系爭說明書與系爭專利所使用之原料，兩者並無實質上之差異。被告稱系爭專利與系爭原證4說明書兩者使用之原料顯非相同云云，即不可採。
（六）被告復主張稱系爭專利之原料係使用埔里地區的天然水源，而系爭說明書之原料係使用石門水庫之自來水，故兩者之釀製品質不同云云（本院卷第61頁被告答辯狀）。惟系爭專利之請求項並未界定所使用的水為埔里地區的天然水源，且系爭說明書更未記載須使用石門水庫之自來水，故被告所述則無理由。
（七）被告復強調系爭專利所使用之原料的混和比例，係以小麥草：釀造水：糯米飯為2 ：15：10之比例，而系爭說明書所使用之原料的混和比例，係以麥芽：水：糯米飯為8 ：
240 ：144 之比例，故兩者使用之原料混合比例顯然不同云云（本院卷第61頁）。惟系爭專利之獨立項並未界定原料之混合比例，而參酌系爭專利之請求項2 、13及15，其係界定小麥草、水及糯米飯的比例為1.5~2.5 ：12~18 ：
7~13，且參酌系爭專利之說明書第8 頁第1 段，其記載「小麥草、釀造水及糯米飯的混合比例為2 ：15：10為佳，惟不以此比例為限，例如，可為1.5~2.5 ：12~18 ：7~13的比例」（本院卷第74頁），故可合理推論原料之混合比例，應為發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據一定程度之揭示內容，經合理之試驗過程可輕易調整者。又參酌系爭原證4 說明書之原料混合比例，麥芽：水：糯米飯為8 ：240 ：144 之比例（本院卷第25頁背面），經換算為2 ：60：36，雖與系爭專利具有差異，但尚在趨勢相同之同一個數量級範圍。且系爭原證4 說明書第2 頁記載，可以視麥籽的出芽率高低，增減調整麥籽之重量（本院卷第26頁），故系爭原證4 說明書實際上已記載原料之混合比例係可調整者。且被告於本院言詞辯論程序中，被告自承「要靠每一次不同的小麥成長而以不同比例去調整，才能做出完整的成品」等語（本院卷第123 頁言詞辯論筆錄），可認被告亦不否認原料之混合比例須隨著麥籽的出芽率作調整。因此，系爭原證4 說明書與系爭專利記載之原料混合比例，兩者雖有差異但仍屬發明所屬技術領域中具有通常知識者可合理預期調整之範圍。
（八）被告又主張稱系爭專利無須加醋酸菌即可完成醋化程序，而系爭說明書須加入醋酸菌進行醱酵，故兩者之釀製程序不同云云（本院卷第61-62 頁被告答辯狀）。惟系爭原證
4 說明書第5 頁記載如果酒精濃度在5%以下，不須植菌即會自然長出菌膜，但酸度較低易腐敗（本院卷第27頁背面），故系爭原證4 說明書實已揭露不須植入醋酸菌即可進行醋酸醱酵之步驟，故系爭原證4 說明書與系爭專利之釀製程序並無不同，被告所述即無理由。
（九）被告再主張稱系爭專利不須加入食鹽進行防腐，而系爭原證4 說明書多次表示應加入食鹽以防止釀製品腐敗，故兩者之防腐程序不同云云（本院卷第62頁被告答辯狀）。然系爭專利之請求項並未界定無須添加食鹽進行防腐之技術特徵，且系爭說明書亦未強調必須添加食鹽防腐，而其係記載於醋酸醱酵之步驟可添加食鹽進行控制（本院卷第27頁背面、第29頁背面），故被告所述無理由。
（十）綜合上述之分析比對，被告所主張之系爭原證4 說明書與系爭專利之原料與製作方法不同而論述兩者咸為不同技術內容云云均不足採，系爭原證4 說明書記載五印醋之製造流程的技術內容，與系爭專利相比較，兩者之並無實質上之差異而具有同一性。故實應認系爭專利即是被告受雇原告期間於被告職務範圍內所完成之發明，系爭專利之專利權依專利法第7 條第1 項規定應屬雇用人即原告所有。
五、從而，原告依據修正前專利法第7 條第1 項之規定，聲明確認系爭專利權為原告所有，並依民法第767 條規定請求被告將系爭專利移轉登記為原告所有，為有理由，應予准許。兩造其餘之舉證及主張，對於本件判決結果無影響，爰不一一論列，併此敘明。
六、原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。中 華 民 國 104 年 4 月 7 日
智慧財產法院第三庭
法 官 范智達以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 104 年 4 月 15 日
書記官 劉筱淇