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智慧財產法院 103 年民專訴字第 95 號民事判決

智慧財產法院民事判決

103年度民專訴字第95號原 告 中國砂輪企業股份有限公司法定代理人 林陳滿麗訴訟代理人 黃麗蓉律師

馮達發律師李彥群律師被 告 宋健民訴訟代理人 張澤平律師

林曉晴律師複代理人 林佳韻律師上列當事人間專利權移轉登記事件,本院於106 年9 月18日言詞辯論終結,判決如下:

主 文確認原告就附表所示專利於A欄標示為◎者,享有實施權。

被告應將附表所示專利於B欄標示為◎者,移轉登記予原告。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔百分之四十六,餘由原告負擔。

本判決第二項,於原告以每項專利新台幣捌萬壹仟元或等值之第一商業銀行股份有限公司總行營業部無記名可轉讓定期存單為被告供擔保,得就各該項專利為假執行;被告如以每項專利新台幣貳拾肆萬貳仟伍佰捌拾捌元,為原告供擔保,得就各該項專利免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由為便利兩造閱讀法官對於本案的判斷理由,以下除分點敘述外,並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。另在分點敘述時,為使易於明瞭分點層次之關係,例示各層次所用分類格式如下壹、

一、㈠、⒈、⑴、①、、Ⅰ。

壹、程序事項

一、我國法院對本案之國際管轄權㈠【01】民事案件涉及外國因素者,即為涉外民事事件,應先

確認我國法院有國際管轄權,以確保我國法院合理行使司法裁判管轄權,避免國際管轄爭議並保障被告之正當程序權益。

㈡【02】本件涉及美國專利之確認及移轉請求,應為涉外民事

事件,又我國法律對於民事訴訟之國際管轄並未有明文規定,惟本案被告於我國設有住所,且未抗辯我國法院並無國際管轄權,我國法院就本案行使司法裁判管轄權,應屬正當。

二、本院對本案之管轄權㈠【03】依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴

訟事件,屬智慧財產法院管轄之案件,智慧財產法院組織法第3 條第1 款,定有明文。為維持智慧財產法院之專業性,參照司法院根據智慧財產法院組織法第3 條第4 款所訂定發布之司法院指定智慧財產法院管轄之民事、行政訴訟事件令,其中敘明:「限定以當事人請求之訴訟標的,其主要部分以關係到智慧財產權之爭議為限,亦即其請求法院裁判項之核心,屬於智慧財產法院組織法第3 條第1 款所示各該實體法律所定構成要件與法律效果之爭執,惟各該法律所欲維護之權利者,始適宜由智慧財產法院管轄。如以民事法規所定之請求權為標的,如契約、不當得利或侵權行為等,而智慧財產權之實體法僅為附帶請求或攻擊防禦事項,該事件即應歸屬普通法院管轄。至當事人起訴主張數項標的,其主要部分請求是否屬於智慧財產權訴訟爭議,宜由審理之法院判斷」等語,可知:並非案件涉及專利權,就屬於本院管轄範圍,如以契約約定請求移轉專利權、確認專利實施權,但僅就契約約定事項為爭執者,即非本院管轄權範圍。

㈡【04】以本案而言,雖然原告主要即是以契約約定而為請求

,但因兩造攻防結果,其中有部分涉及專利技術之比對,以判斷是否為原告得請求移轉或確認範圍(詳如後述),基於功能最適原則,並保障兩造適時裁判請求權,且兩造對於本院行使案件管轄權亦無爭執,所以本院對於本案應該具有管轄權。

三、準據法㈠【05】法律行為發生債之關係者,其成立及效力,依當事人

意思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時,依關係最切之法律,我國涉外民事法律適用法第20條第1 、2 項定有明文。

㈡【06】兩造對於本案所涉法律關係,並未有約定準據法之主

張或抗辯,可認兩造就本案應適用之法律並無明示之意思。不過,因原告為我國法人,被告於我國設有住所,兩造亦均未主張或抗辯,應適用其他外國法律,應認我國法律即為本案關係最切之法律,所以本案應適用我國法律裁判。

四、本案確認之訴部分之確認利益㈠【07】確認法律關係之訴,非原告有即受確認判決之法律上

利益者,不得提起之,民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益,係指法律關係之存否不明,而有不安之狀態存在,且此種狀態能以確認判決將之除去者,最高法院就此著有民國52年台上字第1240號判例,可供參考。

㈡【08】原告請求確認就附表所示專利(下稱系爭專利)享有

實施權,被告均表示否認爭執,則兩造間對於原告是否享有系爭專利之實施權之法律關係即處於不安之狀態,且此狀態得以確認判決將之除去,是就本案確認之訴部分,原告即得合法提起訴訟(是否有理由,尚待審究)。

五、訴之追加變更

【09】訴之變更或追加,非經他造同意,不得為之,但請求之基礎事實同一者,不在此限,民事訴訟法第255 條第1 項第2 款定有明文。原告原起訴請求確認及移轉之專利,總計達85項之多(詳見原告起訴狀附表一,本院卷一第11-14 頁)。其後原告陸續多次變更聲明(原告於103 年10月28日調查庭當庭並具狀變更訴之聲明,本院卷一第78、81頁;104年7 月7 日原告民事準備三狀,本院卷二第257 頁;104 年10月13日原告民事準備六狀,本院卷三第85頁;104 年11月

3 日原告民事準備七狀,本院卷三第11 4頁;104 年12月8日原告民事準備八狀,本院卷三第177 頁;105 年2 月17日原告民事準備九狀,本院卷四第1 頁;105 年4 月11日原告民事準備十一狀,本院卷五第80頁反面;105 年5 月31日原告民事準備十二狀,本院卷六第1 頁),最後變更聲明如後述(後述【84】段參照),惟其請求所憑之基礎法律關係,均為同一合作之法律關係,應認變更前後之請求基礎事實同一,符合上述法律規定,自應准許。

貳、兩造在實體上之主張及抗辯

一、原告起訴主張:㈠背景事實⒈【10】原告主張與被告為僱傭關係,原告委任被告擔任總經

理及顧問負責研發鑽石工具之相關技術,系爭專利均為原告出資研發之成果,且依兩造間簽訂之合約約定,包括系爭專利在內之相關專利雖以被告為登記名義人,然原告享有專利實施權、專利所有權及專利移轉請求權等權利。詎被告拒不依約將系爭專利移轉登記予原告,反濫發不實之專利侵權警告函予原告,聲稱:原告之CMP 產品侵害其專利云云,原告爰請求確認原告就系爭專利享有實施權,並請求被告將各該專利權或專利申請權辦理移轉登記予原告。

⒉兩造合作關係歷程與簽訂之合約:

⑴【11】兩造間存有合營契約關係(Joint Venture Agreemen

t ,以下簡稱JVA ),並於民國85年簽訂JVA 英文版,由原告委任被告研發鑽石工具之相關技術。

⑵【12】兩造於91年簽署JVA 中文版,原告並自93年起於公司

內部成立鑽石科技中心,委任被告擔任總經理,負責執行系爭合作案。

⑶【13】兩造於97年10月15日再簽署JV增補條款。

⑷【14】兩造陸續於99及100 年間簽署備忘錄、備忘錄㈡、備

忘錄㈢。原告並自99年5 月1 日起,將被告轉調為技術顧問,仍負責JVA合作案、管理鑽石科技中心。

⑸【15】102 年10月28日兩造間合作關係因合約屆期而終止。

㈡請求權基礎⒈附表編號1-4所示專利部分⑴【16】附表編號1-4 之專利為JVA 關係下所產生之專利,且已使用於原告「DG CMP DISK 」產品之專利。

⑵原告對附表編號1-4之專利享有實施權:

①【17】先位主張:

依JV增補條款第3 條第1 至3 項、第4 條第1 項之約定,原告對附表編號1-4之專利享有實施權。

【18】依JV增補條款第3 條第1 項、第4 條第1 項約定,原

告得優先實施系爭合作案之任何專利,而就成功商業化量產之產品,則須支付被告權利金。換言之,就原告之「專利實施權」,被告有先為給付之義務,不得以原告未支付權利金為由拒絕原告實施專利,更何況原告並無被告所稱未支付權利金之情形。

【19】依JV增補條款第3 條第2 項約定,原告就其使用之系

爭合作案專利擁有2/3 所有權(102 年12月31日後取得100%所有權),故原告得本於所有權而實施之。

【20】依JV增補條款第3 條第3 項及專利法第62條第1 、2

項之規定可知,非專屬被授權人當然擁有專利實施權,故上開約定亦足證原告得實施JVA 之任何專利。且原告就所使用之JVA 專利,本擁有前述之2/3 所有權(102 年12月31日後取得100%所有權),而非僅只是非專屬被授權人。

②【21】備位主張:

原告主張依備忘錄㈡第2 、3 條與證人胡紹中於本院103 年度民專訴字第96號(下稱96號判決)案中之證詞,可證明被告雖自99年5 月1 日起轉任技術顧問,但僅有職稱改變,其職權、報酬等均未改變,故兩造間「一方出資聘請他人從事研究開發」之關係仍持續至102 年10月28日JVA 屆期終止時止,原告並按月支付被告之顧問費,依專利法第7 條第3 項規定,該段期間內所申請之專利均屬JVA 合作案之研發成果,有該條項但書之適用。

⑶原告可請求被告將附表編號1-4之專利移轉登記予原告:

①【22】附表編號1-4 專利所涉產品為「第6 條所稱產品」,

其權利金支付期限已於102 年12月31日屆滿,故被告應依JV增補條款第4 條第5 項將該產品相關專利無償過戶予原告:

【23】「第6 條所稱產品」即原告使用JVA 中文版第6 條所

列4 項專利(下稱原始4 項專利)所生產之產品,以「鑽石碟(DG即DiaGrid )」產品(兩造亦稱之為「CMP 產品」)為主,但此種產品之相關專利則不限於原始4 項專利。

【24】多年來原告之鑽石工具相關產品因規格、態樣有所變

動,而於產品名稱上區隔為:⒈「CDD CMP DISK」、⒉「DG

CMP DISK」、⒊「S-DG DISK 」、⒋「SPD DISK」、⒌「DG- 石材」、⒍「ODD CMP DISK」。前述第1 種至第5 種產品,原告一律依JV增補條款第4 條第2 項前段之約定,給付被告「銷售額7 %」之權利金,惟第6 種「ODD CMP DISK」因係唯一於JV增補條款後量產之新產品,故雙方合意依JV增補條款第4 條第2 項後段約定,自98年6 月起按毛利率給付權利金(原證11,原證冊1 頁110- 117)。

【25】由上可證,前述第1 種至第5 種產品均屬「第6 條所

稱產品」,故以「銷售額7 %」計算權利金。被告既不爭執附表編號1-4 專利係使用於前述第1 種之「DG CMP DISK 」產品,即足認該專利屬「第6 條所稱產品」之相關專利,依JV增補條款第4 條第4 項後段之約定,其權利金支付期限已於102 年12月31日屆滿,故被告應依JV增補條款第4 條第5項將該專利無償過戶予原告。

②【26】被告於合作案執行期間已有諸多違約情事,且被告聲

稱之原告違約事項均非事實,依備忘錄㈢第8 條之約定,被告不得以此為由拒不履行JV增補條款第4 條第5 項之移轉登記義務:

【27】被告未經原告同意,利用JVA 之專利與技術及原告之

營業秘密,自行與其他競爭公司合作,並約定移轉高達371件JVA 專利,已違反JV增補條款第3 條第3 、4 項被告不得擅自讓與JVA 專利之約定,及聘任合約書之競業禁止約款。

【28】被告並擅自移轉、放棄71件JVA 專利,其中有34件專

利係於備忘錄㈢簽訂前所為,致原告受有新臺幣6192萬6706元之損害。

被告主張之原告違約事由均非事實,原告據以反駁如下:

Ⅰ【29】「原告拒絕支付被告權利金」云云:

被告諸多違約行為已涉犯刑事加重背信罪、洩密罪、偽造文書罪等犯行,原告乃於102 年4 月間依法對被告提起刑事告訴。被告並不爭執原告就鑽石碟產品已支付至101 年上半年止之權利金(原證11,原證冊1 頁110-117 ),亦不爭執該專利為鑽石碟產品相關專利等事實。至101 年7 月起至102年12月31日止之鑽石碟產品權利金,原告已於102 年9 月27日以存證信函依法主張抵銷,並於103 年8 月1 日再次以存證信函重申抵銷之意旨(原證18、19,原證冊1 頁197- 204)。就鑽石碟產品以外之產品,原告依約本無支付權利金之義務,自無被告所空稱之違約可言。

Ⅱ【30】「原告未依約成立設立獨立之營運單位執行雙方合作

項目,利用JVA 事業之龐大收益挹注原告公司本身之事業」云云:

被告就JVA 專利得享有之報酬係4 %至8 %不等之權利金,原告則承擔實施專利之全部損益,兩造間之合作關係非屬被告所稱「合資契約」或「股東關係」,故被告對原告如何運用該等獲利無權置喙。

Ⅲ【31】「原告將使用被告專利所研發或雙方共同研發之JVA多項技術,私自申請專利並登記於原告名下」云云:

被證19所列32件專利並非JVA 之範疇,原告於既有基礎上自行研發之成果與被告無涉。退萬步言,縱認該等專利屬於JV

A 合作案之範疇,原告申請該等專利亦經被告同意,被告不得以此做為拒絕移轉之理由。

Ⅳ【32】「原告拒絕提供權利金計算明細及銷售資料」云云:

就鑽石碟產品,原告均已依約提供權利金計算明細及銷售資料,自無被告所空稱之違約可言。況被告就原告計算之各期權利金金額從無任何異議,故縱認原告有何未提供計算明細及相關銷售資料之情形,對被告亦無任何影響。就鑽石碟產品以外之產品,原告依約本無支付權利金之義務,自毋庸提供計算明細。

Ⅴ【33】「101 年8 月14日起,原告違反合約片面更換磁卡,阻擋被告進入鑽石事業部」云云:

原告之鑽石事業部本不屬於JVA ,亦非被告執掌範圍,被告自無權擅自進入該機密製程廠區。被告提出之被證33與被證34,其內容均不足以證明其有權隨意進入原告鑽石事業部機密製程區域。被告辯稱原告鑽石事業部相關營業秘密業經公開云云,不僅並非事實,更無從正當化其帶外人擅闖原告機密廠區之違約行為,亦不得證明其聲稱之原告違約行為屬實。

⒉附表編號5-16所示專利部分⑴【34】附表編號5-16之專利為JVA 關係下所產生之專利,且未使用於原告量產產品。

⑵【35】原告對附表編號5-16之專利享有實施權之主張,除了

關於JV增補條款第3 條第2 項之主張外,均援用附表編號1-

4 之攻擊防禦方法,不再重複。⑶原告可請求被告將附表編號5-16之專利移轉登記予原告:

①【36】備忘錄㈢第7 條中並未約定原告有先給付之義務。②【37】上開約定之目的,在於將部分兩造均不需要之專利以

出售、停止維護等方式先進行初步之清算,故僅須被告在原告未使用之專利中確認不欲保留之部分即可,至出售後分配價款時才有計算專利費用之必要。此與JV增補條款第3 條第

5 項係就原告未使用之全部專利做終局之清算不同,亦未約定「被告未償還費用」之專利方須過戶予原告,故被告所稱之列出專利費用、利息及單據等云云,根本與備忘錄㈢第7條之移轉登記義務無關。被告誤將備忘錄㈢第7 條與JV增補條款第3 條第5 項混為一談,自無足取。

⒊附表編號17-22所示專利部分⑴【38】附表編號17-22 之專利為JVA 關係下所產生之專利,且已使用於原告「DG CMP DISK 」產品之專利。

⑵【39】原告對附表編號17-22 之專利享有實施權之主張,均援引附表編號1-4 專利之攻防,不再重複。

⑶原告可請求被告將附表編號17-22之專利移轉登記與原告:

①【40】系爭合作案專利之範圍包含申請中專利在內,依中文

版JVA 第4 條、備忘錄㈢第7 條等相關約定所稱「專利權」均包含「專利申請權」,原告自得依約請求移轉專利申請權。被告所辯顯僅拘泥於「專利權」之文字而罔顧當事人之真意,而與民法第98條之契約解釋原則有違,要無可採。

②【41】被告於合作案執行期間已有諸多違約情事,且被告聲

稱之原告違約事項均非事實,原告之反駁除援引附表編號1-

4 號專利之主張外,關於「原告拒絕支付被告權利金」云云,另補充如下:

【42】原告就附表編號1-4 之專利並無應付而未付之權利金

,依原證70鑑定報告(原證冊6 頁0000-0000 )所示,原告對被告確有高達1 億元以上之債權,其金額高於被告101 年下半年及102 年上、下半年之鑽石碟產品權利金,依最高法院22年上字第1112號民事判例、最高法院67年上字第1647號民事判例、最高法院32年抗字第246 號民事判例、最高法院88年台上字第2777號民事判決亦闡明「抵銷之主張,僅須符合上開法定要件即生效力,不以雙方之債權明確為要件」,故依民法第335 條第1 項已生溯及消滅被告權利金債權之效力。

【43】原告就被告101 年下半年及102 年上、下半年之鑽石

碟產品權利金,已多次以意思表示合法主張抵銷(原證18、原證19、原證95、原證96),縱認其中有部分意思表示並未合法主張抵銷,亦不影響其他合法抵銷意思表示之效力。

【44】另依權衡原則,在法院判決確認原告之抵銷抗辯是否

有理由前,原告因被告不移轉登記專利所受之損害,將遠大於被告於該期間內暫時無法受償之損害,且被告之損害得以遲延利息彌補之,然原告之損害卻難以金錢彌補或回復,被告則不得以原告未付權利金為由拒絕移轉登記專利。因原告給付權利金之義務,與被告移轉登記專利之義務,並非對待給付關係,依最高法院59年台上字第850 號民事判例,被告不得以原告未付權利金為由拒絕履行其義務,退萬步言,縱認原告給付權利金之義務與被告移轉登記專利之義務有對待給付關係,被告亦有先為給付之義務。

③【45】原告其餘對移轉權之主張,均援引附表編號1-4 專利之攻防,不再重複。

⒋附表編號23所示專利部分⑴【46】被告主張之美國專利臨時申請案61/489,074(被證42

,下稱074 申請案)亦屬JVA 專利,且係拼湊自原告技術成果,被告所辯顯非事實。

①【47】附表編號23之專利已使用於原告量產產品,惟被告爭

執其非為JVA 關係下所產生之專利。依JV增補條款第2 條所稱原告提供之「資源」,應不以專利申請維護費為限,故原告確有為附表編號23專利提供研發資源,並有原證70、原證90至90-4、附表2 及2-1 、原證28-2可證原告為系爭專利所提供之包含研究經費、人員、設備、相關專利申請及維護費用、薪資、顧問費、年終獎金等研發資源。又附表編號23專利係於JVA 期間內所研發、申請,自屬JVA 之範圍。另由相關技術比對(原證51、52、53)亦可證,附表編號23專利確屬JVA 專利。被告所稱:「系爭編號23專利源自被告申請之美國專利臨時申請案61/489,074,原告並無提供任何資源」云云,並非事實。

②【48】又依原告與中華大學機械工程系產學合作計劃之98年

度產學合作計劃結案報告第48頁(原證85),可證074 號申請案「about 20 microns」與「about 80 microns」兩項技術特徵,係出自於原告與中華大學機械工程系間之產學合作成果,而上開產學合作成果依原告與中華大學之契約約定,均屬原告所有,故074 申請案實係拼湊自原告技術成果,被告辯稱未利用原告資源云云,顯非事實。

⑵原告對附表編號23之專利享有實施權:

①【49】先位主張:

依JV增補條款第3 條第1 至3 項,原告對附表編號23之專利享有實施權。原告就此之主張與附表編號1-4 專利①點段之主張同(前述【18】、【20】段參照),謹援用之,不再重複。

②【50】備位主張:

依專利法第7 條第3 項但書,原告對附表編號23之專利享有實施權。原告就此之主張與附表編號1-4 專利②點之主張同(前述【21】段參照),謹援用之,不再重複。

③【51】被告又抗辯因原告無移轉請求權,故自無實施權可言

。惟原告享有實施權之合約及法律基礎,均不以「原告有權請求移轉專利」為前提,故被告之答辯並不可採。

⑶原告可請求被告將附表編號23之專利移轉登記與原告:

①【52】因附表編號23與編號5-16之專利情形類似,故原告援

引附表編號5-16的⑶點①②段之攻防方法(前述【36】至【37】段參照)。

②【53】關於JV增補條款第3 條第5 項所稱「專利權」亦應包

括專利申請權,原告之主張及理由均同附表編號17-22 專利之⑶點①段(前述【40】段參照),謹援用之,不再重複。

③【54】原告確有為附表編號23之專利提供研發資源,已如前

述,此等研發資源之投入,即屬JV增補條款第3 條第5 項所要求被告返還之「一切費用」。依備忘錄㈢附件五所示,兩造所合意計算出之「鑽石金屬散熱片」及「類鑽碳DLC 」等兩類JVA 專利之價值(即被告付費予原告以獲得完整專利權之對價),即包含研發費用、專利申請維護費用及合理利息與利潤在內(原證1-6 、原證48至48-2)。此等專利係當時原告未使用之部分專利,足證被告早已同意:被告應返還原告之費用不以專利申請維護費為限。

⒌附表編號24所示專利部分⑴【55】原告對附表編號24專利與編號23專利之攻擊防禦相同

,其唯一不同處在於附表編號24專利於102 年10月28日系爭合作案屆期終止時已獲權,故除專利申請權之攻防不適用外,其餘均援用附表編號23專利部分之主張及理由,不再重複。

⑵【56】另,附表編號24與編號38兩件專利申請案為同一發明

。被告所主張之美國專利第8,777,699 號(原證54,下稱69

9 號專利),經美國專利主管機關認定699 號專利與原告美國專利申請案公開號第2010/0000000A1號(下稱174 申請案)應屬同一發明,而699 號專利業經本院103 年度民全字第

8 號及104 年度民專抗字第2 號民事裁定認定屬於系爭合作案專利而准予原告保全及定暫時狀態假處分之聲請(原證23、24、49、55)。被告雖提起再抗告,惟遭最高法院以104年度台抗字第773 號及104 年度台抗字第728 號民事裁定駁回(原證56、57)。經比對699 號專利與附表編號24兩者圖式可知,附表編號24除Fig.1 與Fig.2 以外,其餘圖式均與

699 號專利相同,故附表編號24與編號38專利與699 號專利同屬於系爭合作案專利。

⒍附表編號25所示專利部分⑴【57】附表編號25之專利已使用於原告「S-DG CMP DISK 」

產品,惟被告爭執其非為JVA 關係下所產生之專利。原告認為被告既不爭執附表編號25專利係使用於原告之「S-DG CMPDISK」產品,亦不爭執該產品為JVA 之產品且原告已支付權利金,則被告自無理由否認附表編號25專利為JVA 專利,且96號判決也認定原告已支付權利金產品之專利即屬JVA 。原告另亦提出附表2 及2-1 、原證28-4之支出費用,以證明原告就附表編號25專利亦支付相關研發人員之薪資、購置耗材、原料及樣品、儀器設備及建築物之折舊等研發費用。因附表編號25專利與編號23專利同屬被告否認為系爭合作案專利,故原告其餘主張及理由,均同附表編號23專利關於系爭專利是否為JVA 關係之攻防,不再重複。

⑵【58】其餘關於確認實施權與請求移轉部分,原告均援用附表編號17-22 專利之攻擊防禦,不再重複。

⒎附表編號26所示專利部分⑴【59】附表編號26之專利為JVA 關係下所產生之專利,且未使用於原告量產產品。

⑵【60】原告主張關於確認實施權與請求移轉部分,均援用附表編號23專利之攻擊防禦,不再重複。

⒏附表編號27所示專利部分

【61】原告對附表編號27專利與編號17-22 專利之攻擊防禦相同,其唯一不同處在於附表編號27專利於102 年12月31日權利金支付期限屆滿時已獲權,故除專利申請權之防禦不適用外,其餘均援用附表編號17-22 專利之主張及理由,不再重複。

⒐附表編號28-30 所示專利部分

【62】原告對附表編號28-30 專利與編號26專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號26專利之主張及理由,不再重複。⒑附表編號31所示專利部分⑴【63】原告對附表編號31專利與編號25專利之攻擊防禦相同

其唯一不同處在於附表編號31專利於102 年12月31日權利金支付期限屆滿時已獲權,故除專利申請權之防禦不適用外,其餘均援用附表編號25專利之主張及理由,不再重複。

⑵【64】經比對附表編號31與174 申請案(原證58)兩者圖式可知,附表編號31圖3 與圖5 雖為單面佈有研磨顆粒(即:

僅工作面佈有研磨顆粒),然此亦為174 申請案第[0009]段與圖2 、5 所揭示。是以,附表編號31與174 申請案應均屬同一發明,顯利用原告資源所產生,應屬於系爭合作案專利。

⒒附表編號32-34所示專利部分

【65】原告對附表編號32-34 專利與編號26專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號26專利之主張及理由,不再重複。⒓附表編號35所示專利部分⑴【66】原告對附表編號35專利與編號23專利之攻擊防禦相同

,其唯一不同處在於附表編號35專利於102 年10月28日系爭合作案屆期終止時已獲權,故除關於074 申請案部分及專利申請權之攻擊防禦不適用外,其餘均援用附表編號23專利之主張及理由,不再重複。

⑵【67】且比對附表編號35代表圖所示結構,與原告鑽石科技

中心西元2008年11月10日CMP 專案報告第14頁所示結構(原證59),兩者完全相同(比較表B ),足見附表編號35專利實為原告鑽石科技中心研發成果,屬於系爭合作案專利。

⒔附表編號36所示專利部分

【68】原告對附表編號36專利與編號23專利之攻擊防禦相同,其唯一不同處在於附表編號36專利於102 年10月28日系爭合作案屆期終止時已獲權,故除專利申請權之防禦不適用外,其餘均援用附表編號23專利之主張及理由,不再重複。⒕附表編號37所示專利部分

【69】原告對附表編號37專利與編號26專利之攻擊防禦相同,其唯一不同處在於附表編號37專利於102 年10月28日系爭合作案屆期終止時尚在申請中,故除引用附表編號26之攻擊防禦外,另援用附表編號23之專利申請權之防禦,不再重複。

⒖附表編號38所示專利部分

【70】原告對附表編號38專利與編號25專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號25專利之主張及理由,不再重複。而附表編號24與編號38為同一發明,故技術部分之攻防援引附表編號24之內容,不再重複。

⒗附表編號39所示專利部分

【71】原告對附表編號39專利與編號23專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號23專利之主張及理由,不再重複。

⒘附表編號40所示專利部分

【72】原告對附表編號40專利與編號26專利之攻擊防禦相同,其唯一不同處在於附表編號40專利於102 年10月28日系爭合作案屆期終止時尚在申請中,故除引用附表編號26之攻擊防禦外,另援用附表編號23之專利申請權之防禦,不再重複。

⒙附表編號41-42所示專利部分

【73】原告對附表編號41-42 專利與編號26專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號26專利之主張及理由,不再重複。⒚附表編號43-46所示專利部分⑴【74】附表編號43-46 為JVA 關係下所產生之專利,但未使用於原告「CVD 鑽石膜」產品。

⑵原告就編號43-46專利有實施權:

【75】依JV增補條款第4 條第2 項之約定,被告必先容許原告實施專利於產品上,方有按產品銷售額計算權利金之可能,故被告既主張原告有使用附表編號43-46 專利於產品上而應依約支付權利金,顯不爭執原告有權實施該專利。原告其餘攻防均援引附表編號23專利關於實施權之內容,不再重複。

⑶原告可請求被告將附表編號43-46之專利移轉登記與原告:

①【76】被告已自承:原告並未使用任何被告之專利於CVD 鑽

石膜產品,且原告CVD 鑽石膜產品係購買美國SP3 公司機器設備加以鍍膜,並非使用任何被告之專利;另原告銷售予雅瑟音響股份有限公司之產品並非CVD 鑽石膜產品,故被告請求向國稅局調閱之相關銷售資料,不得證明原告CVD 鑽石膜產品有使用附表編號43專利;原告之美國專利第7,435, 363號(下稱363 專利),並非源自被告之專屬技術,故被告主張原告CVD 鑽石膜產品有使用該專利而應支付權利金云云,要無可採。綜上,依JV增補條款第4 條第1 項,原告CVD 鑽石膜產品未使用該專利,即毋庸就該專利支付權利金。

②【77】縱認原告有使用附表編號43專利於CVD 鑽石膜產品,

兩造亦已同意該產品毋庸支付權利金。再退萬步言,縱認原告就CVD 鑽石膜產品有何應付之權利金,被告亦不得拒絕移轉登記附表編號43專利予原告。

③【78】原告其餘攻防均援引附表編號23專利關於被告主張原

告未列出相關專利費用單據,故而拒絕移轉登記之內容,不再重複。

⒛附表編號47所示專利部分

【79】原告對附表編號47專利與編號26專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號26專利之主張及理由,不再重複。

附表編號48所示專利部分

【80】原告對附表編號48專利與編號23專利之攻擊防禦相同,其唯一不同處在於附表編號48專利於102 年10月28日系爭合作案屆期終止時已獲權,故除關於074 申請案部分及專利申請權之攻擊防禦不適用外,其餘均援用附表編號23專利之主張及理由,不再重複。

附表編號49-50所示專利部分

【81】原告對附表編號49-50 專利與編號26專利之攻擊防禦相同,其唯一不同處在於附表編號49-50 專利於102 年10月28日系爭合作案屆期終止時尚在申請中,故除引用附表編號26之攻擊防禦外,另援用附表編號23之專利申請權之防禦,不再重複。

附表編號51所示專利部分

【82】原告對附表編號51專利與編號23專利之攻擊防禦相同,其唯一不同處在於附表編號49-50 專利於102 年10月28日系爭合作案屆期終止時尚在申請中,故除關於074 申請案部分之攻擊防禦不適用外,其餘均援用附表編號23專利之主張及理由,不再重複。

附表編號52-54 所示專利部分

【83】原告對附表編號52-54 專利與編號26專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號26專利之主張及理由,不再重複。

㈢【84】聲明:

⒈確認原告就附表所示之54件專利享有實施權。

⒉被告應將附表編號1 至21、24至36、38、39、41至48、52至

54所示47件專利之專利權,及附表編號22、23、37、40、49至51所示7 件專利之專利申請權移轉登記予原告。

⒊前項聲明,原告願以現金或等值之第一商業銀行股份有限公

司總行營業部無記名可轉讓定期存單或銀行保證書供擔保,請准宣告假執行。

二、被告抗辯如下:㈠背景事實

【85】被告為鑽石材料研究之國際權威,擁有多項相關專利技術,原告為進入鑽石工具市場,於85年起陸續與被告簽訂

JVA 英文版、JVA 中文版、JV增補條款等合約,約定雙方合作事宜之權利義務歸屬。嗣後,為有利於雙方JVA 關係之發展,被告依原告指示及許可與第三合作,雙方因此簽定備忘錄、備忘錄㈡以調整雙方之合作關係。詎料原告因管理階層變動,新管理階層與被告之經營理念不同,故提前終止JVA,並簽訂備忘錄㈢明定JVA 於102 年10月28日結束,並合意由被告與他人成立錸鑽公司,將部分JVA 之專利移轉與該公司維護。

㈡抗辯理由⒈附表編號1-4所示專利部分⑴【86】附表編號1-4 為JVA 關係下所開發之專利,且已使用於原告量產產品。

⑵原告就附表編號1-4之專利,並無實施權:

【87】依JVA 中文版附註及JV增補條款第3 條第3 項,原告就系爭專利僅享有非專屬使用權,且應支付一定金額之權利金予被告以作為對價。就附表編號1-4 專利,依JV增補條款第4 條第4 項之約定,權利金支付期限為15年,原告之非專屬使用權,既係以支付權利金為對價,而原告亦自承其自10

1 年下半年起,即未支付任何權利金,其就附表編號1-4 專利,自不得享有任何實施權。

⑶被告依約並無移轉附表編號1-4之專利予原告之義務:

①【88】附表編號1-4 專利並非原始4 項專利,被告依約並無將該專利過戶予原告之義務:

JVA 中文版第6 條列明被告所有之原始4 項專利,而未列有產品之名稱或種類等,亦無約定任何範圍之產品,故JV增補條款第4 條第4 項約定係指前揭之原始4 項專利,而非特定之產品。原告主張前揭所謂「…第6 條所稱產品」即「CMP產品」,所涵蓋之產品不以原始4 項專利為限云云,並無兩造間任何合約約定足以支持。因此,依JV增補條款第4 條第

4 項之約定,附表編號1-4 專利既非前揭原始4 項專利,即應適用JV增補條款第4 條第4 項本文之約定,權利金之支付期限為自產品每月銷售額達新台幣100 萬元該月起算15年,該期限至今尚未屆至,依JV增補條款第4 條第5 項約定,原告支付權利金期限既尚未終了,被告依約尚無將專利過戶予原告之義務。

②【89】又因原告有違約之情事如下,依備忘錄㈢之約定,被告並無移轉專利之義務:

【90】原告未依約成立獨立之營運單位執行雙方合作項目,

利用JVA 之龐大收益挹注原告本身之事業,嚴重侵害被告依雙方JVA 所應享之利益。

【91】JVA 之專利權本應登記於被告名下,惟原告卻將使用

被告專利所研發或雙方共同研發之JVA 多項技術,私自申請專利並登記於原告名下,已違反JVA 英文版第4 條、JVA 中文版第4 條、第3 條第5 項之約定。

【92】原告拒絕提供權利金計算明細及銷售資料,已違反JV增補條款第5 條第2 項、第4 條第3 項之約定。

【93】101 年8 月4 日起,原告擅自更換磁卡,使被告不得

進入鑽石事業部,並以此事誣陷被告侵害原告營業秘密,已違反JV增補條款第5 條第2 項、第4 條第3 項之約定。

【94】原告拒絕支付被告權利金。除CMP 鑽石碟產品外,其

他JVA 產品之權利金,自雙方合作以來,原告不僅從未提供任何計算明細,且未付分毫。甚至更未附理由斷然拒付101年度7 月至12月及102 年度之權利金,此亦為原告不爭執之事實。

⒉附表編號5-16所示專利部分⑴【95】附表編號5-16為JVA 關係下所開發之專利,且未使用於原告量產產品。

⑵原告就附表編號5-16之專利,並無實施權:

【96】原告既然無權請求移轉專利,自無專利之實施權可言,其確認實施權之請求亦應予以駁回。

⑶被告依約並無移轉附表編號5-16之專利予原告之義務:

【97】依JV增補條款第3 條第5 項之約定可知,被告得選擇返還原告為該專利所支付之費用及其利息以繼續擁有專利權,或選擇無償過戶予原告,惟因原告至今未列出其為該專利所支付之費用、利息及其相關單據證明,僅曾發函單純要求被告行使選擇權,卻未依被告102 年10月存證信函(被證60,被證冊頁613 )之要求提供其為附表編號5-16專利所支付費用等資料,被告無從行使選擇權,在不知應返還之數額為何之情形下,亦無從返還之。原告卻以被告迄今未告知欲保留之專利,亦未返還原告相關專利費用與利息,主張被告應立即將專利移轉登記於原告云云,實無足採。

⒊附表編號17-22所示專利部分⑴【98】附表編號17-22 為JVA 關係下所開發之專利,且已使用於原告DG CMP量產產品。

⑵原告就附表編號17-22之專利,並無實施權:

①【99】附表編號17-22 專利於JVA 期間屆滿時尚未公告,則

原告當無從在JVA 到期後仍援引任何條款主張就此等專利有實施權。

②【100 】依JV增補條款第4 條第1 項等約定,原告使用被告

技術之對價為支付權利金,原告既未依約繼續支付權利金之情事業如前述,被告依法拒絕授權原告之使用。

③【101 】依JV增補條款第3 條第2 項約定,原告就其使用之

JVA 專利並「未」擁有2/3 所有權,原告主張其得本於所有權而實施之云云,尚無可採:

【102 】依JVA 英文版第4 條、JVA 中文版第4 條、JV增補

條款第3 條之規定可知,雙方約定合作關係下所衍生智慧財產權為被告所有,且應登記被告為專利權人,再由被告非專屬授權予原告使用,是原告並無享有JVA 專利之所有權,至為明確。

【103 】JV增補條款第3 條第2 項約定,係指原告享有其所

使用之專利所生2/3 之利益及價值,非指原告有2/3 所有權。

【104 】原告就附表編號17-22 之專利支付權利金之期限為

15年,其權利金支付期限尚未屆至,是原告就此專利自無於

102 年12月31日後即取得100%所有權之情形。④【105 】兩造之合作關係並非「一方出資聘請他人從事研究

開發」,原告尚無從依專利法第7 條第3 項但書規定,主張享有實施權。

⑶被告依約並無移轉附表編號17-22之專利予原告之義務:①【106 】附表編號17-22 之專利並非原始之4 項專利,其15

年權利金支付期限尚未屆至,且倘認附表編號17-22 專利之權利金支付期限為102 年12月31日,該等專利於該期日尚非已生效之專利權,依約自非被告應移轉之專利。

②【107 】兩造於100 年1 月簽署備忘錄㈢之後,JVA 應支付

權利金之情況,僅限於使用JVA 專利權之情形。附表編號17-22 專利之公告日均在JVA 之到期日後。合約期間,專利權尚未取得,原告絕無可能在合約期間對尚未取得專利權之專利開始支付權利金,即更無可能符合JV增補條款第4 條第5項之之要件,蓋既未開始支付權利金,即無權利金期限終了之可能。

③【108 】又因原告有違約之情事,依備忘錄㈢之約定,被告

並無移轉專利之義務,相關攻防均援用附表編號1-4 之違約情事(前述【89】至【94】段參照)。

⒋附表編號23所示專利部分⑴【109 】附表編號23非為JVA 關係下所開發之專利,且未使用於原告量產產品。

①【110 】附表編號23專利之申請時間為簽訂備忘錄㈢之後1

年。觀諸備忘錄㈢之內容及雙方當時其他之約定狀況,即知兩造已合意解除被告之競業禁止義務;被告已離開中砂公司至錸鑽公司上班;雙方有意提前清算雙方之關係,合作之範圍明顯縮小,合作關係漸行漸遠;被告之職務並不包含為原告研發專利。而原告未證明其提供之資源與系爭專利之產出有因果關係,自不應將被告自行發想及付費申請之非JVA 專利歸入JVA 專利。

②【111 】原告應該就各項被告主張為非JVA 專利之各項專利

,證明曾就該等技術之具有新穎性、進步性等專利要件之技術特徵,曾參與技術研究或討論,或就該技術提供研發之資源,始符合該等要件。原告宣稱附表編號23部分技術特徵與原證51、52、53之特徵相同,然而此等原證51、52、53之特徵應未敘及具新穎性及進步性之研磨顆料高度差異之規範要件;況且,原證51、52、53亦係被告以其個人研發之BODD專利授權鑽石科技中心人員研發商品化可能性過程中,被告基於技術管理者之身分指導鑽石科技中心人員所製作之資料,本即屬於被告之技術或know-how。雙方之合約並未約定被告指導研發之技術,歸原告單方所有,則原告宣稱其擁有該等技術顯然無任何依據。

⑵【112 】縱認附表編號23仍應屬JVA 專利,然在原告產品未

使用該專利的情形下,原告亦無法請求移轉專利與確認就該專利有實施權。

①【113 】縱認此專利屬JVA 關係下之專利,原告既未曾支付

此等專利之任何申請維護費,原告即未曾為專利支付任何費用,依JV增補條款第3 條第5 項約定,則被告根本無任何費用可返還予原告,即無須返還原告任何費用即得繼續擁有專利權。

②【114 】原告同時主張備忘錄㈢第7 條為請求權基礎,然附

表編號23之專利為被告擬保留之專利,並不適用該條項,原告不得以此條款為請求權基礎。

③【115 】原告既然無權請求移轉專利,自無專利之實施權可言,其確認實施權之請求亦應予以駁回。

⒌附表編號24所示專利部分⑴【116 】附表編號24非為JVA 關係下所開發之專利,且未使用於原告量產產品。

①【117 】原告本應該就各項被告主張為非JVA 專利之各項專

利,證明曾就該等技術之具有新穎性、進步性等專利要件之技術特徵,曾參與技術研究或討論,或就該技術提供研發之資源,始符合該等要件。

②【118 】原告主張美國專利第8,777,699 (原證54,即699

號專利)之部分技術特徵出現於附表編號24之專利中。然而,699 號專利本即為被告所發明,其內容本即屬於被告之技術,且任何人均得引為技術基礎附加新技術特徵申請新專利,此等技術特徵並非原告提供之資源。況且,699 號專利並未提及具新穎性及進步性之研磨顆料高度差異之規範,實無從認定原告曾就附表編號24之專利提供任何資源。

⑵【119 】除了技術分析之部分,被告其餘之主張均援引附表編號23之攻擊防禦,不再重複。

⒍附表編號25所示專利部分⑴【120 】附表編號25非為JVA 關係下所開發之專利,且已使用於原告量產產品。

⑵【121 】關於附表編號25之專利是否屬於JVA 所開發之專利之主張均援引附表編號24之攻擊防禦,不再重複。

⑶【122 】縱認附表編號25仍應屬JVA 專利,然在原告已使用

該專利量產產品的情形下,原告亦無法請求移轉專利與確認有實施權:

①【123 】依JV增補條款第4 條第4 項之約定,S-DG DISK 有

使用到原始4 項專利以外之系爭專利,其支付權利金期限應為15年,尚未屆至,故依JV增補條款第4 條第5 項約定,被告尚無需須將專利過戶予原告。

②【124 】附表編號25之專利並未符合JV增補條款第4 條第5項規定,故被告無須將專利移轉與原告。

③【125 】原告既然無權請求移轉專利,自無專利之實施權可言,其確認實施權之請求亦應予以駁回。

⒎附表編號26所示專利部分⑴【126 】附表編號26為JVA 關係下所開發之專利,且未使用於原告量產產品。

⑵原告就附表編號26之專利,並無實施權:

①【127 】查JV增補條款第3 條第1 、3 項約定,係指涉原告

於JVA 合作案期間之權利,於合作案終止後,自不得仍逕以上揭約定主張權利。依JV增補條款第3 條第5 項之約定可知,JVA 終止後應依上揭約定,確認專利權之歸屬,若原告未依約取得系爭專利所有權,對於專利自無實施權可言。就附表編號26之專利,原告在未依約提供被告選擇是否返還一切費用及利息以前,自不得主張已逕行取得所有權,故其對附表編號26專利核無實施權。

②【128 】兩造之合作關係並非「一方出資聘請他人從事研究

開發」,原告尚無從依專利法第7 條第3 項但書規定,主張享有實施權(僅援用附表編號17-22 專利之攻防內容)。

⑶【129 】被告依約並無移轉附表編號26之專利予原告之義務

,此部分援用附表編號5-16關於依約無移轉義務之攻防內容(前述【97】段參照),不再重複。

⒏附表編號27所示專利部分

【130 】除了附表編號17-22 之權利金期限為102 年12月31日,該專利於該期日尚未生效之部分不適用外,其餘各攻防要點均援引附表編號17-22 專利之內容。

⒐附表編號28-30所示專利部分

【131 】被告對附表編號28-30 與編號26專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號26專利之主張及理由,不再重複。

⒑附表編號31所示專利部分⑴【132 】附表編號31非為JVA 關係下所開發之專利,且已使用於原告量產產品。

①【133 】原告本應該就各項被告主張為非JVA 專利之各項專

利,證明曾就該等技術之具有新穎性、進步性等專利要件之技術特徵,曾參與技術研究或討論,或就該技術提供研發之資源,始符合該等要件。

②【134 】原告主張174 號申請案(前述【56】段參照)之部

分技術特徵揭示於附表編號31之專利中。惟原告比對之部分並非系爭專利的技術重點,僅為其實施方式內的部分內容,

174 申請案與附表編號31專利完全沒有任何相同或關聯的揭示,且觀諸原證58權利人名稱並非原告,專利並非原告所有,此等技術並非原告提供之資源。

⑵【135 】除了技術分析之部分,被告其餘之主張均援引附表編號25之攻擊防禦,不再重複。

⒒附表編號32-34所示專利部分

【136 】被告對附表編號32-34 與編號26專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號26專利之主張及理由,不再重複。

⒓附表編號35所示專利部分⑴【137 】附表編號35非為JVA 關係下所開發之專利,且未使用於原告量產產品。

①【138 】原告本應該就各項被告主張為非JVA 專利之各項專

利,證明曾就該等技術之具有新穎性、進步性等專利要件之技術特徵,曾參與技術研究或討論,或就該技術提供研發之資源,始符合該等要件。

②【139 】原告主張附表編號35專利部分技術特徵與原證59之

特徵相同,然而原告宣稱原證59為其營業秘密,未揭露原證59之資料,被告實難以回應原告之主張。然被告初步判斷,原證59之特徵應未敘及具新穎性及進步性之該基板及該固定模板之熱膨脹係數係高於或低於該結合層之熱膨脹係數等技術特徵;此外,據原告所稱原證59資料係於2008年11月10日製作,被告當時係鑽石科技中心之技術管理者,負責鑽石科技中心之技術指導,該等技術本質上應屬於被告之技術或know-how。雙方之合約並未約定被告指導研發之技術,歸原告單方所有,則被告指導研發之技術自屬被告所有。附表編號35專利並非原告提供資源所研究發展而成。

⑵【140 】除了技術分析之部分,被告其餘之主張均援引附表編號23之攻擊防禦,不再重複。

⒔附表編號36所示專利部分⑴【141 】附表編號36非為JVA 關係下所開發之專利,且未使用於原告量產產品。

①【142 】原告本應該就各項被告主張為非JV專利之各項專利

,證明曾就該等技術之具有新穎性、進步性等專利要件之技術特徵,曾參與技術研究或討論,或就該技術提供研發之資源,始符合該等要件。

②【143 】原告主張附表編號36專利部分技術特徵與原證51、

52、53之特徵相同,然而原證51、52、53之特徵應未敘及具新穎性及進步性之研磨顆料高度差異之規範;況且,原證51、52、53亦係被告以其個人研發之BODD專利授權鑽石科技中心人員研發商品化可能性過程中,被告基於技術管理者之身分全權管理所有JVA 技術,訂立研發計畫指導鑽石科技中心人員所製作之資料,本即屬於被告之技術或know-how。雙方之合約並未約定被告指導研發之技術,歸原告單方所有,則被告指導研發之技術自屬被告所有。附表編號36專利並非原告提供資源所研究發展而成。

⑵【144 】被告其餘之主張均援引附表編號23之攻擊防禦,不再重複。

⒕附表編號37所示專利部分⑴【145 】附表編號37為JVA 關係下所開發之專利,且未使用於原告量產產品。

⑵原告就附表編號37之專利,並無實施權:

【146 】被告就附表編號37之專利關於實施權之攻防方法,僅援用附表編號26之內容,不再重複。

⑶被告依約並無移轉附表編號37專利予原告之義務:

①【147 】依JV增補條款第3 條第5 項約定,於JVA 合作案終

止後,針對未使用於量產產品之專利,應由被告選擇是否返還原告一切費用及利息以保留所有權者,係指「專利權」,而不包含未經核准公告之「專利申請權」。經查附表編號37專利於JVA 終止時既非已生效之專利權,自非屬上開合約所定若被告未選擇返還相關費用及利息、應移轉予原告之專利權。

②【148 】縱認「專利申請權」屬原告得請求移轉之範圍,惟

原告未先列出其為專利所支出費用、利息及相關單據證明,依約絕無得逕行請求被告移轉專利。

⒖附表編號38所示專利部分⑴【149 】附表編號38非為JVA 關係下所開發之專利,且已使用於原告量產產品。

①【150 】原告本應該就各項被告主張為非JVA 專利之各項專

利,證明曾就該等技術之具有新穎性、進步性等專利要件之技術特徵,曾參與技術研究或討論,或就該技術提供研發之資源,始符合該等要件。

②【151 】原告主張699 號專利之部分技術特徵出現於附表編

號38之專利中。然而,699 號專利本即為被告所發明。況且

699 號專利並未提及具新穎性及進步性之研磨顆料高度差異之規範,實無從認定原告曾就附表編號38之專利提供任何資源。

⑵【152 】被告其餘之主張均援引附表編號25之攻擊防禦,不再重複。

⒗附表編號39所示專利部分⑴【153 】附表編號39非為JVA 關係下所開發之專利,且未使用於原告量產產品。

⑵【154 】技術分析部分被告援引附表編號38之內容,其餘主張均援引附表編號23之攻擊防禦,不再重複。

⒘附表編號40所示之專利部分

【155 】被告對附表編號40與編號37專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號37專利之主張及理由,不再重複。

⒙附表編號41-42所示之專利部分

【156 】被告對附表編號41-42 與編號26專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號26專利之主張及理由,不再重複。

⒚附表編號43-46所示專利部分⑴【157 】附表編號43-46 專利為JVA 關係下所開發之專利,且已使用於原告量產之「鑽石膜」產品。

⑵原告就附表編號43-46專利,並無實施權:

①【158 】附表編號43-46 專利經原告使用於量產之「鑽石膜」產品:

【159 】原告於其網站之鑽石膜產品說明公開表示,其鑽石

膜的研發,已取得英美等國的專利(英國專利GB0000000 、

363 專利)。由此可知原告鑽石膜產品係依該363 專利之技術特徵加以實施而成。

【160 】經查,附表編號43-46 專利之申請時間均早於原告

363 專利之申請時間,且經比對363 專利與附表編號43-46專利之特徵可知,原告363 專利實屬附表編號43-46 號專利的衍生技術,則原告CVD 產品自有使用附表編號43-46 專利之技術。

②【161 】依JV增補條款第4 條第1 項等約定,原告使用被告

技術之對價為支付權利金,原告就CVD 產品並未支付權利金,被告依法拒絕授權原告使用附表編號43-46 專利:【162 】依JV增補條款第3 條第3 項約定,足見JVA 專利之

優先使用權係基於被告之非專屬授權,且原告應支付權利金,作為使用被告技術之報酬;準此,專利授權為雙務契約,原告給付權利金與被告提供技術授權,有經濟上之交換目的,具有對價關係,依民法第264 條第1 項規定,對於原告未給付權利金之專利,被告自得拒絕授權其使用,則原告並無實施權可言。

【163 】經查,附表編號43-46 專利既經原告使用於鑽石膜

產品,已如前述,惟原告並未曾給付鑽石膜產品之權利金,為原告所自承,則被告自得拒絕授權其使用,原告對該專利核無實施權。原告固主張被告有先為給付之義務云云,惟查,被告已提供附表編號43-46 專利供原告使用於CVD 產品並成功量產,若原告未依約支付權利金,被告自有拒絕繼續授權其使用之權利。

【164 】其餘關於實施權之攻防,被告援引附表編號17-22

第⑵點③④段之內容(前述【101 】至【105 】段參照),不再重複。

⑶【165 】被告依約並無移轉附表編號43-46 專利予原告之義

務:附表編號43-46 專利經原告使用於量產之「鑽石膜」產品已如前述。其餘關於移轉請求之攻防方法,被告援引附表編號17-22 第⑶點①③段之內容(前述【106 】、【108 】段參照)不再重複。

⒛附表編號47所示專利部分

【166 】被告對附表編號47與編號26專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號26專利之主張及理由,不再重複。

附表編號48所示專利部分⑴【167 】附表編號48非為JVA 關係下所開發之專利,且未使用於原告量產產品。

①【168 】原告本應該就各項被告主張為非JVA 專利之各項專

利,證明曾就該等技術之具有新穎性、進步性等專利要件之技術特徵,曾參與技術研究或討論,或就該技術提供研發之資源,始符合該等要件。然而,原告就附表編號48並未提供任何資料。

⑵【169 】被告其餘之主張均援引附表編號23之攻擊防禦,不再重複。

附表編號49-50所示專利部分

【170 】被告對附表編號49-50 與編號37專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號37專利之主張及理由,不再重複。

附表編號51所示專利部分⑴【171 】附表編號51非為JVA 關係下所開發之專利,且未使用於原告量產產品。

①【172 】原告本應該就各項被告主張為非JVA 專利之各項專

利,證明曾就該等技術之具有新穎性、進步性等專利要件之技術特徵,曾參與技術研究或討論,或就該技術提供研發之資源,始符合該等要件。然而,原告編號51並未提供此部分的說明。

⑵【173 】被告其餘之主張均援引附表編號23之攻擊防禦,不再重複。

附表編號52-54所示專利部分

【174】被告對附表編號52-54 與編號26專利之攻擊防禦相同,均援用附表編號26專利之主張及理由,不再重複。

㈢【175 】聲明:原告之訴駁回。

參、審理過程概要

一、【176 】本案是原告於103 年9 月10日向本院呈遞起訴狀,先經本院審查庭進行案件流程管理,命被告提出答辯狀,再命兩造提出爭點整理狀後,於同年12月19日將本案分由審理庭辦理。後來於105 年9 月1 日因承審法官異動,改由我承受辦理。我於收案後,即於同月30日擬具審理第一階段審理計畫,除裁定最後舉證期間(第一階段審理計畫送達後20日,即105 年10月24日為止)外,並命兩造依指示方式彙整各自已提出之證據、進行第一階段中間判決前之言詞辯論準備(本院卷六第251 頁)。其後兩造陸續完成所指示事項,其中被告於105 年12月16日提出第一階段言詞辯論之答辯狀(本院卷七第170-188 頁),原告於106 年2 月13日提出同階段辯論之準備狀(本院卷七第211-293 頁)。原定於106 年

3 月28日進行第一階段言詞辯論(本院卷七第295 頁),惟兩造因故協議改期(本院卷七第310 頁),經我同意後,改指定於106 年4 月18日進行第一階段言詞辯論,並已於106年5 月31日就附表編號1-16部分之專利所涉一切獨立攻擊或防禦方法,進行中間判決。

二、【177 】我在106 年4 月18日進行第一階段言詞辯論時,即當庭諭知自同日起進入第二階段審理程序之書狀先行程序(本院卷八第5 頁)。後來兩造均遵期於106 年6 月19日前,將第二階段言詞辯論準備書狀及答辯狀遞送到院。約經一個月左右,我將兩造書狀內容及全卷審閱完畢後,隨即於106年7 月21日指定於同年9 月18日進行第二階段言詞辯論,將全案終結,並定期為本判決。

三、【178 】有關附表編號1-16部分之專利,雖經於中間判決為判斷,但因依法僅記載其理由要領,故於此終局判決,仍加以引述,並增補詳述先前省略記載之理由,於此一併敘明。

四、【179 】由於兩造已經按照我在審理計畫中之指示,將所有提出之證據全部各自彙整成冊外放,並有統一特定編號。因此,以下在說明實體判斷理由時,如須引述證據,將直接引用兩造已經彙整之統一特定編號,不再加註各該證據於卷內之出處。另外,以下有表明兩造不爭執部分,均是比對兩造最後根據審理計畫指示所提出之第一、二階段言詞辯論準備狀及答辯狀之結果,不再特別標示其卷內出處。

五、【180 】兩造於審理期間曾就原告請求移轉登記美國專利權或專利申請權部分,得否強制執行有所爭議(原告民事準備

11 狀 第9-19頁,本院卷五第83-88 頁;被告民事答辯續十狀第2-4 頁、第6-8 頁,本院卷五第159 頁反面-160頁、第

161 頁反面-162頁反面),雖未在最後之第一、二階段言詞辯論準備狀及答辯狀中再有攻防,但我仍簡要表明對此爭議之決定結果如下:移轉登記美國專利權或專利申請權,雖然涉及到美國專利機關,而可能有是否承認我國判決,並依我國判決執行之疑慮,但移轉登記之強制執行,係屬強制執行法上之行為請求權執行,依強制執行法可以處怠金或管收方法予以間接強制(又因被告在我國設有住所,這表示間接強制之方法也具有高度可行性),甚至於也不排除被告尊重法院判決自願履行。解決當事人間之糾紛乃憲法設立法院之根本理由所在,未必要以完全可以強制執行為前提,法院並不應以判決結果不確定可以強制執行,就拒絕受理訴訟。所以本案還是應該由法院從實體上予以裁判。

肆、法院對於實體判斷的理由

一、對於附表所示編號1-4所示專利部分:㈠【181】原告主張:兩造間因存有合營契約關係(Joint

Venture Agreement ,即JVA ),由原告出資,被告提供技術,共同開發鑽石相關產品。兩造先後簽署有JVA 英文版、中文版及JV增補條款(分見原證1-1 ~1-3 ),依JV增補條款第3 條第1-3 項、第4 條第1 項之約定,原告對於附表編號1-4 所示之專利權,應有實施權;如果不能根據上述約定有實施權,則依專利法第7 條第3 項但書亦有實施權。另外,因為附表編號1-4 之專利權已經依約支付權利金期限終了,依JV增補條款第4 條第5 項,原告應可請求將此部分專利移轉過戶。因此,請求確認對附表編號1-4 之專利權有實施權,並請求移轉登記。

㈡【182 】被告抗辯:原告對於附表編號1-4 之專利權依約支

付權利金之期限並未終了,所以原告不能依照JV增補條款第

4 條第5 項請求移轉登記。且原告有多項違約情事,依照兩造後來又簽署的備忘錄㈢(即原證1-6 )第8 條之約定,被告即無移轉登記的義務。又原告多項違約的情事中,其中有一項是未依約支付權利金,所以原告也不應該依約有實施權。

㈢【183 】對兩造以上爭執,我認為:在請求確認實施權的部

分,原告有理由;但請求移轉登記部分,原告無理由。理由如下:

⒈【184 】兩造對於附表編號1-4 所示之專利權為兩造JVA 關

係下所共同開發之技術,並無爭執。則依JV增補條款第3 條第1 項,原告即擁有優先使用權,被告據此即有容忍原告實施之義務。這是因為:原告對於合作研發之專利,享有實施權,是兩造合營契約中很重要的權利義務關係安排,此從最開始的JVA 英文版中就有此實施權條款,且原告無須支付授權金(原證1-1 第4 條:Sung is in the process ofpreparing certain patent applications for histechnologies. If granted,Sung will own these patentrights. However, CGW can use these patents withoutpaying royalty. 其中Sung即是指被告;CGW 即是指原告),即可得獲得佐證。其後的JVA 中文版仍有此條款(原證1-

2 第4 條)。之後於JV增補條款,雖然已有原告對於使用被告技術應支付權利金之約定(原證1-3 第4 條),但對照先前JVA 英文版、中文版內容(JV增補條款已在前言敘明其為先前JVA 英文版、中文版之延續,解釋該增補條款,自應參照先前約定),應認為此項技術報酬之權利金支付約定,乃屬兩造在JVA 關係下的一種合作利益分享模式,即使原告未依約支付權利金與被告分享利益,但既然原告已經依約出資,使被告開發出相關技術,原告依約就應該享有使用權。至於原告有未支付權利金,或其他違約情事,被告均應另訴救濟,而不得否認原告之專利實施權。

⒉【185 】惟有關原告請求移轉登記部分,縱使此部分如原告

所主張依約支付權利金之期限已經終了,但原告既然還有部分權利金沒有實際支付(原告不否認此項事實,僅另主張已經抵銷而消滅其支付義務,但我認為此項抵銷主張並不合法,詳如後述),且其金額依原告自承達九千餘萬元(詳後【

192 】段參照,即抵銷之被動債權部分),應認權利金之支付與專利權之移轉登記間,存有對價關係,可執備忘錄㈢第

8 條為反面解釋(該條原規定除原告違約外,被告於到期時有移轉義務;經反面解釋,如原告違約且屬重要,被告即無立即移轉義務),而暫免履行此部分義務(兩造間備忘錄㈢,請見原證1- 6)。但如果之後原告履行權利金支付義務,或者合法為抵銷主張,到時候原告仍然可以請求移轉登記,所以並不至於對原告不公平。

⒊【186】原告主張其未付權利金,已經抵銷,是提出原證18

、19的存證信函作為證據,但查此兩件信函內容,其一對於憑以抵銷之債權內容為何,並未有明確說明,僅稱:因被告「涉有刑法洩漏業務上知悉之工商秘密及偽造文書罪等相關罪嫌,致嚴重損及中砂公司之權益等事」,原告已經提起訴訟,求償金額至少126,529,558 元(原證18);另一甚至連憑以抵銷之債權為何,毫無說明,而僅稱:茲再以宋健民所負賠償金額至少126,529,558 元及其利息之債務,抵銷宋健民之任何同額債務(原證19),但究竟被告所涉罪嫌之詳細人、事、時、地、物為何?各罪嫌之損害數額多少?各筆損害賠償如何與各筆未付之權利金抵銷,全未說明,則即使勉強予以認定出各筆損害賠償數額,如何與各筆未付之權利金抵銷,根本無從確定,自應認並未為合法之抵銷主張,附此敘明。

二、對於附表編號5-16所示專利部分:㈠【187 】原告主張:因為附表編號5-16所示之專利權是未經

使用於量產的產品,故在請求確認實施權部分,大致與前述編號1-4 部分相同,但在請求移轉登記部分,則是依JV增補條款第3 條第5 項、備忘錄㈢第7 條約定,亦即:在JV終止後,所有因執行JV所產生由被告名義持有的專利權,除已經量產使用的專利權外,被告應返還該等專利權之價款,始能保有該等專利權,否則應在一周內無償過戶原告。

㈡【188 】被告抗辯:按照JV增補條款第3 條第5 項的約定,

被告有選擇支付專利權價款保留專利權的權利,但原告一直不明確列出各該專利權的價款,被告無從行使其選擇權,而不可歸責,所以原告不能請求移轉。而原告不能請求移轉,就不能享有實施權。

㈢對兩造以上爭執,我認為:原告全部有理由。理由如下:

⒈【189 】請求移轉登記與請求確認實施權,兩者的基礎不同

。按照雙方JVA 的精神,原告的專利實施權應來自於其對於技術開發之出資,被告既然對於原告的出資沒有爭執(兩造就此部分亦未爭執附表編號5-16之專利,並非屬JVA 共同開發之專利),依照JV增補條款第3 條第1 項約定,原告的專利實施權就應該可以確認。

⒉【190 】被告是把JV增補條款第3 條第5 項的約定文字,自

己解釋成他有所謂的「選擇權」,因為原告讓他的選擇權沒辦法行使,所以不應該就認為他不願保有該等專利權而應該依約無償過戶。但JV增補條款第3 條第5 項的關鍵原文是:

「本JV終止後,... ,乙方應返還甲方為該等專利權所支付之一切費用加計合理利息,此後該等專利權之權益利益及價值完全歸屬乙方所有。屬乙方未返還價款之專利權,乙方同意一週內無償過戶予甲方,過戶費用由甲方支付,... 」。

依此約定之文字解釋,是乙方(即被告)可以透過返還價款與否,產生是否保有專利權的效果,而不是乙方真的有所謂的選擇權。只要「乙方未返還價款之專利權」,其法律效果就是「乙方同意一周內無償過戶予甲方」。至於被告所抗辯,因不知確切應返還的價款為何,至少也應先返還其主觀上所認知的價款,遇有爭議,才來確定究竟被告是否已經支付了足額價款,而不應價款分文未付,卻以自己創造的「選擇權」而要解免或阻卻依約之移轉義務。所以原告請求移轉此部分的專利權登記,為有理由。

三、對於附表編號17-22所示專利部分㈠【191 】此部分專利,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係下所

共同開發之技術,且已使用於原告之「DG CMP」量產產品,所以此部分之情形,即應與前述附表編號1-4 部分之專利權為相同判斷,亦即:原告有實施權,但尚不能請求移轉登記。其相關之攻防爭執,及判斷理由均相同,不再重覆。但兩造就此部分另提出之攻防,仍然進行判斷說明如後。

㈡【192 】原告對於前述不能請求移轉登記之判斷,於中間判

決後,又追加多項攻擊方法,認為:抵銷之主張,只要符合二人互負債務、給付種類相同,並均屆清償期之法定要件就可發生效力,無須債權明確,原告已經多次明確主張抵銷(原證18、原證19、原證95、原證96),其中在抵銷之被動債權部分,總計92,623,636元(分見原證11、69),抵銷之主動債權部分,則已經原告於本院先後以另兩案提起訴訟求償,合計金額達126,529,558 元(分別為本院102 年民專訴字第104 號、103 年度民專訴字第96號,兩案判決分見原證88、62),且其中求償部分金額亦經另案(即本院102 年民專訴字第104 號案件)囑託鑑定屬實(鑑定報告見原證70),並非杜撰,自應認為已經合法抵銷。此外,根據利益權衡原則,亦應認為被告不得以原告未付權利金為由拒絕移轉登記專利或為同時履行抗辯(以上原告攻防見原告第二階段言詞辯論準備狀第19-25 頁,本院卷八第171-174 頁)。

㈢【193 】惟查:原證18、19之存證信函不能認為是合法抵銷

之主張,已經說明如前,不再重覆(前述【186 】段參照)。就原證95、96部分,分別是原告在另案中之答辯狀,其內容均提到原告對被告兩筆以上的債權,但究竟這兩筆以上的債權,要如何與原告到期未付之多筆權利金抵銷(原證11部分為29,299,146元、原證69部分則有29,842,542元、33,558,948元,以上均為扣繳前應付金額),則未有說明。姑不論原告根本未就抵銷之主動債權,提出可供我審核認定之證據(詳如後述【194 】段參照),倘經認定結果,其主動債權數額不足被動債權數額,究竟在多筆主動債權與被動債權間,應如何抵銷,均未明確,如何進行抵銷?自應認為其抵銷之主張並不合法。至於原告所提多件實務見解認為「抵銷不以雙方之債權明確」為要件(如:最高法院22年上字第1112號判例、67年上字第1647號判例、32年抗字第246 號判例、88年台上字第2777號判決,分見原告第二階段言詞辯論準備狀附件18-21 ,本院卷八第197-200 頁),固屬無誤,而可由法院加以審認而明確,但多筆主動債權與多筆被動債權間,當事人僅籠統主張抵銷,其抵銷應如何進行,即未在上述實務見解之涵攝或適用範圍,自難強認原告於本案之抵銷主張為合法。

㈣【194 】更重要的是,既然原告明知道抵銷主張在當事人有

爭執的情況下,必須經由法院審認才能加以確定,但原告並未就其主張之主動債權詳為敘明其內容,及相關憑以主張之證據,以供審核認定(原證70僅是鑑定專利喪失之價值,但到底原告所主張抵銷之主動債權,其詳細緣由為何?還有原告已自承被告就此抵銷之損害賠償債權,有原告同意或免除之抗辯,又應如何認定被告抗辯不可採信,原告全未有所論述及舉證;其中有關被告爭執原告已經同意或免除乙節,請見原告第二階段言詞辯論準備狀第21頁,本院卷八第172 頁)。在這樣的情況下,如果勉強去認定原告之抵銷主張有無理由,自然必須作成不利於原告之認定,並因而造成各該主動債權均失權之爭點效,這顯然已經超出原告的預期,而構成突襲,恰巧因原告主張抵銷者涉及多筆主動債權與被動債權,如何抵銷並不確定,自應認為原告之抵銷並不合法。

㈤【195 】原告在沒有確實舉證主動債權之情況下,卻仍請求

被告移轉登記原告各該專利,其實就是要法院跳過兩造間權利金有無支付之爭議,即使是認定抵銷無理由、權利金確定沒付,也應該直接判定被告應為各該專利之移轉。原告為此還提出了「利益權衡原則」,以及「非對待給付不能同時履行抗辯」的說法。

㈥【196 】惟查:原告所謂的利益權衡原則無非是認為原告未

能請求專利移轉登記之損害極大,但被告未獲權利金支付之金額已定,其損害可以利息彌補,所以兩相權衡自應以保護原告優先。不過,這純粹是原告從自己為出發點的說法。同一理由也可以認為:既然權利金未獲支付,損害可用利息填補,那原告主張抵銷的損害賠償債權也可以比照辦理,那為何原告要主張抵銷,而不能先支付權利金,另訴損害賠償?如果專利移轉登記真的對原告這麼重要,那原告大可在本案中,就將未付之權利金清償,讓被告的這項抗辯無所依附,此時原告所付出者,也就是已經確定金額且本來就應該支付的權利金而已,哪裡會有不能以金錢彌補或回復的損害呢?㈦【197 】另外,我之所以認定原告之權利金支付義務,是兩

造JVA 關係下的重要義務,是因為這就是被告憑以分享JVA共同開發所得利益的基礎。尤其是原告對於JVA 共同開發之專利,已享有優先使用權,導致原告即使未依約支付權利金,也不能阻止原告有專利實施權(這正是我在原告請求確認實施權部分,對原告作成有利判斷的理由),最後JVA 執行終結,依約要分配共同開發專利之歸屬時,如果被告還不能憑此要求原告結清所有未償權利金,只能任令原告無條件取得共同開發之專利,卻要被告自己另訴原告給付未償權利金,顯然是對於同一契約關係,卻一面倒地對原告為有利的解釋,而未衡平顧及被告利益。所以我才會認為權利金支付與專利之移轉登記,兩者間應具有對價性,被告可以憑為備忘錄㈢第8 條之除外抗辯。這在法理上除了有同時履行抗辯之意味,也具有行使留置權之性質,亦即:被告保有共同開發之專利,與其可獲得權利金支付之債權,其實具有牽連關係,權利金債權未獲清償,被告自得拒絕履行移轉相牽連之專利。

㈧【198 】再有關被告抗辯:附表編號17-22 所示之專利權,

於兩造JVA 合約關係屆滿時,尚未經核准公告,原告無從在合約到期後,援引任何JVA 合約條款享有實施權。惟依照兩造間之JV增補條款第3 條第1 項之約定:「依本JV所發展產品或技術之智慧財產權登記為乙方名義,甲方擁有優先使用權」,原告擁有之優先使用權應是針對JVA 合約所發展之產品或技術,是合約關係屆滿前,各該產品或技術申請之專利權是否經公告,並非所問,並不影響原告因此可以依此約定所享有之優先使用權。

四、對於附表編號23所示專利部分㈠【199 】此部分被告已爭執其並非屬JVA 合約關係所開發之專利,原告自應就此專利屬於JVA 開發之專利負舉證責任。

而附表編號23專利究竟是否為JVA 開發之專利,最好的證明方法就是將JVA 開發過程中所留下的文件紀錄資料,直接與附表編號23專利進行技術比對。惟除了以技術比對外,原告另主張:有關JVA 所開發之專利,不以原告有提供專利申請維護費用為限、原告提供資源不限於開發專利技術等情(原告第二階段言詞辯論準備狀第38-42 頁,本院卷八第180 頁背面至第182 頁背面),欲以此佐證附表編號23專利屬於JV

A 開發之專利。然而,這些攻防只能消極防禦被告有關附表編號23不是JVA 開發之專利,並不足以積極推論原告已就附表編號23之專利即屬於JVA 所開發之專利(此因被告仍有可能自主另為相關技術之研發)。再有關原告所提出之相關研發人員薪資、購置耗材、原料及樣品、儀器設備及建築物之折舊研發費用(外放之附表2 、原證28-2),均無法直接連結至個別產品或技術,此亦為原告所自承(見原告民事準備一狀第9 頁倒數第1-2 行,本院卷二第40頁),所以此部分還是應該以原告所提出之技術比對來判斷到底附表編號23是不是JVA 所開發之專利。

㈡【200 】原告以技術比對之方式舉證附表編號23專利為JVA

開發之技術,是提出依JVA 所設鑽石科技中心之三份CMP 專案周報(原證51、52、53,依各該周報之記載,報告完成時間均為附表編號23專利申請前)為其依據(原告民事準備七狀第4 頁,本院卷三第115 頁背面)。如果附表編號23專利之技術特徵,全部都已為原證51~53揭露,雖然在事理上,還是有被告自主另為研發的可能性,但除非被告另有反證,否則此等巧合,還是應該認為是援用JVA 開發技術申請專利之結果。反之,就不是JV增補條款第2 條所稱「共同研究發展」之產品或技術,自無從請求確認實施權並請求移轉登記,亦無從依專利法第7 條第3 項但書享有實施權。

㈢【201 】經查:原證51~53之內容(經原告表明為其營業秘

密,故不於本判決揭示其具體內容)確有揭示與附表編號23專利說明書內相類似之圖2A~2G、圖3 ~7 (詳見原告民事準備七狀比較表A ,本院卷三第125-126 頁)。然而,並不是圖示相類似就可以認為已經揭示附表編號23專利之全部技術特徵,畢竟專利技術最後是以文字表達其申請專利範圍。此外,亦應實質比對圖示所表達之技術思想內容。被告就此亦已爭執:原告主張原證51~53所對應附表編號23專利說明書內之相類似圖示,其實質表達之測試結果並不一致。且附表編號23專利所具備有新穎性與進步性之特徵:「最高研磨尖端與次高研磨尖端之間的高度差異小於或等於約10微米;該最高研磨尖端與第十高研磨尖端之間的高度差異小於或等於約20微米;該最研磨尖端與第一百高研磨尖端之間的高度差異小於或等於40微米;該最高研磨尖端自該結合層突出的一高度大於或等於約50微米。」(以下稱特徵X ),均為被告獨自開發之技術(被告第二階段言詞辯論答辯狀第38-43頁,本院卷八第228 頁背面至231 頁)。

㈣【202 】原告對於上述質疑,並未明確援引原證51~53之內

容,詳為指明何處已經完全揭示特徵X ,且經對照附表編號

23 專 利公告本(原告提出外放之附表編號1-54專利公告本;其與本判決附表編號不一致,係因原告曾有變更過編號方式,新舊編號之對照關係,可見原告民事準備十二狀更正附表一中新編號與原編號之對照,本院卷六第9 頁背面)內容,特徵X 確實可見於該專利之請求項1 ,且在該專利說明書第8 、9 、55、60、75、95段,均有相關說明,但各該段落未見引述原告主張類似於原證51~53之圖2A~2G、圖3 ~7。由此可以推論,特徵X 應該跟圖2A~2G、圖3 ~7 沒有關係,也就是與原證51~53沒有關係,無法證明特徵X 是屬於

JVA 開發之技術。㈤【203 】原告另又以其於98年間之產學合作計畫結案報告中

之圖4.11(原證85),主張該圖呈現出「最高點與次高點之高度差距小於20微米」之特徵(原告民事準備十二狀第12-1

3 頁,本院卷六第7 頁),而該特徵即相同於被告所自承附表編號23專利之出處:被告申請之美國臨時申請案第61/489

074 (即074 申請案),由此可以推論其實附表編號23專利還是出自於原告之產學合作成果(原告民事準備十二狀第9-14頁,本院卷六第5-7 頁)。惟此處應釐清的是,附表編號23是否為JVA 開發之技術,而不僅僅是附表編號23專利是否源自於原告與他人之產學研發,即使來自原告與他人之產學研發,而不是來自於JVA 之開發,一樣不能根據JVA (或法定出資開發專利之實施權)請求確認實施權或移轉登記。準此,經比對原證85呈現之特徵既仍與特徵X 有異(特徵X 是最高研磨尖端與次高研磨尖端之間,高度差異小於或等於約10微米,而非20微米),且該圖4.11究竟表達何意,應該引述該結案報告中之相關說明,而非由原告自己看圖詮釋。無論如何,原告都無法藉由原證85之提出,獲得有利之認定。

㈥【204 】據上,附表編號23專利既非屬JVA 開發之技術,原告請求確認其實施權,及移轉登記,均屬無理由。

五、對於附表編號24所示專利部分㈠【205 】此部分被告已爭執其並非屬JVA 合約關係所開發之

專利,因而必須以技術比對來判斷到底附表編號24是不是JV

A 所開發之專利,其情形與前述附表編號23部分相同,不再重覆其理由(前述【199 】段參照)。

㈡【206 】原告以技術比對之方式舉證附表編號24專利為JVA

開發之技術,是認為附表編號24專利與被告之另一美國專利第0000000 號專利(即699 號專利),其實為同一發明。而

699 號已經本院103 年度民全字第8 號及104 年度民專抗字第2 號民事裁定認定係屬JVA 開發之專利確定(原證24、55、56),所以附表編號24 即是JVA 開發之專利。此外,699號專利與附表編號24專利大部分圖式均相同,兩者之差異,僅是配合現行半導體實務之要求,故亦應認為兩者為同一發明(原告民事準備七狀第4-6 頁,本院卷三第115 頁背面至

116 頁背面)。㈢【207 】惟查:699 號專利雖經另案假處分,認定屬於JVA

開發之專利,此有原告提出原證24、55、56之相關裁定可證,但假處分僅屬於保全程序,不能發生爭點效,原告仍應就

699 號專利屬於JVA 開發之專利為實質舉證,不能以另案假處分替代本案之舉證,尤其被告已經抗辯:「699 號專利本即為被告所發明,其內容本即屬於被告技術,任何人均得引為技術基礎,附加新技術特徵申請新專利,此等技術特徵並非原告提供之資源」等情(被告第二階段言詞辯論答辯狀第46頁,本院卷八第232 頁背面),原告僅以另案假處分為舉證,即有未足。

㈣【208 】再者,即使兩項專利之圖式大部分相同,但仍應實

質比對圖式所表達之技術思想內容,始能為兩者是否相同之判斷,此已如前述(前述【201 】段參照)。而原告既已自承699 號專利與附表編號24有所差異,並自行詮釋此等差異「僅是配合現行半導體實務之要求」,但並未舉證以實其「現行半導體實務要求」之說(見原告民事準備七狀第6 頁,本院卷三第116 頁背面,原告就此部分,完全未引用任何證據,僅是自己之詮釋與主張),自應認為原告並未舉證699號專利與附表編號24專利為同一發明,更不用說原告就699號專利屬於JVA 開發專利,也沒有為充足的實質證明,亦已如前述(前述【207 】段參照)。

㈤【209 】據上,附表編號24專利不能認為屬JVA 開發之技術,原告請求確認其實施權,及移轉登記,均屬無理由。

六、對於附表編號25所示專利部分㈠【210 】此部分被告已爭執其並非屬JVA 合約關係所開發之

專利,因而必須以技術比對來判斷到底附表編號25是不是JV

A 所開發之專利,其情形與前述附表編號23部分相同,不再重覆其理由(前述【199 】段參照)。不過,由於被告不爭執附表編號25專利,已使用於JVA 開發之產品(S-DG CMPDISK),原告因而另主張:既然如此,且原告已經支付權利金,參照本院103 年度民專訴字第96號之判決理由(原證62),即應認為附表編號25專利為JVA 開發之專利(原告第二階段言詞辯論狀第49頁,本院卷八第186 頁)。然而,被告對此已經抗辯:附表編號25專利係於2015年(104 年)3 月10日始經公告,但兩造JVA 關係於102 年10月28日即行屆滿,原告不可能也沒有對於JVA 關係屆滿前都還沒有公告的專利支付權利金(被告答辯續十二狀第8 頁,本院卷六第54頁背面)。

㈡【211 】經查:附表編號25專利之公告日期及JVA 關係屆滿

日期,確實均如被告抗辯無誤,此有原告提出外放之附表編號1-56專利公告本(其與本判決附表編號不一致,係因原告曾有變更過編號方式,新舊編號之對照關係,可見原告民事準備十二狀更正附表一中新編號與原編號之對照,本院卷六第9 頁背面)以及兩造間備忘錄㈢可證(原證1-6 )。此外,原告亦未針對其有支付附表編號25專利權利金乙節有所舉證,僅是空言已有支付(產品已支付權利金,不代表其上之專利均有支付權利金;尤其對於尚未公告專利之權利金,其是否有支付權利金,不能僅由產品有支付權利金及產品有使用該專利即推論有針對該專利支付權利金),自難採信。因此,被告抗辯原告不可能支付過附表編號25專利之權利金,應屬有據。從而,原告主張其有支付過附表編號25專利之權利金,據此推論該專利為JVA 開發專利,即非可信。

㈢【212 】原告以技術比對之方式舉證附表編號25專利為JVA

開發之技術,其理由與附表編號24專利部分相同(即認為與被告之699 號專利為同一發明,其差異僅是配合現行半導體實務要求,而699 號專利已經本院他案認定屬於JVA 開發專利,原告準備七狀第6-7 頁,本院卷三第116 頁背面至117頁)。但其論證方式,並非可採,我已經在附表編號24有詳細說明,不再重覆(前述【207 】至【208 】段參照)。從而,附表編號25專利亦應認定非屬JVA 開發之技術,原告請求確認其實施權,及移轉登記,均屬無理由。

七、對於附表編號26所示專利部分【213 】對此部分之專利,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係下所共同開發之技術,且未使用於原告量產產品,所以此部分之情形,即應與前述附表編號5-16部分之專利權為相同判斷,亦即:原告有實施權,且可以請求移轉登記。其相關之攻防爭執,及判斷理由均相同,不再重覆。

八、對於附表編號27所示專利部分【214 】對此部分之專利,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係下所共同開發之技術,且已使用於原告之「DG CMP」量產產品,所以此部分之情形,即應與前述附表編號1-4 部分之專利權為相同判斷,亦即:原告有實施權,但尚不能請求移轉登記。其相關之攻防爭執,及判斷理由均相同,不再重覆。另於附表編號17-22 部分,亦有部分兩造在附表編號1-4 專利中間判決後又有補充之攻防方法及其判斷(前述【192 】至【198 】段參照),亦可一併參照。

九、對於附表編號28-30所示專利部分【215 】對此部分之專利,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係下所共同開發之技術,且未使用於原告量產產品,所此此部分之情形,即應與前述附表編號5-16部分之專利權為相同判斷,亦即:原告有實施權,且可以請求移轉登記。其相關之攻防爭執,及判斷理由均相同,不再重覆。

十、對於附表編號31所示專利部分㈠【216 】此部分被告已爭執其並非屬JVA 合約關係所開發之

專利,但不爭執附表編號31專利有使用於JVA 開發之產品(S-DG CMP DISK ),其情形與附表編號25部分相同,所以還是要以技術比對來判斷到底附表編號31是不是JVA 所開發之專利,理由與附表編號25部分所述相同,不再重覆(前述【

210 】至【212 】段參照)。㈡【217 】原告以技術比對之方式舉證附表編號31專利為JVA

開發之技術,其理由是認為附表編號31專利與原告美國專利申請案公開號第2010/0000000A1號(下稱174 申請案)之圖式有多處相同,且附表編號31之部分技術特徵,已為174 申請案所揭示,故可認兩者為同一發明,並可推論附表編號31專利為JVA 開發之專利(原告準備七狀第7-9 頁,本院卷三第117-118 頁)。

㈢【218 】惟查:即使附表編號31專利與174 申請案為同一發

明,但原告既未主張舉證174 申請案屬於JVA 開發之專利,僅是主張174 申請案為原告所申請,如何能夠推論附表編號31專利為JVA 開發之專利?申言之,這也可能只是與JVA 開發無關的兩個專利,縱算比對結果相同,如何能夠根據JVA請求確認實施權與移轉登記?㈣【219 】據上,附表編號31專利不能認為屬JVA 開發之技術,原告請求確認其實施權,及移轉登記,均屬無理由。

十一、對於附表編號32-34所示專利部分【220 】對此部分之專利權,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係下所共同開發之技術,且未使用於原告量產產品,所以此部分之情形,即應與前述附表編號5-16部分之專利權為相同判斷,亦即:原告有實施權,且可以請求移轉登記。其相關之攻防爭執,及判斷理由均相同,不再重覆。

十二、對於附表編號35所示專利部分㈠【221 】此部分被告已爭執其並非屬JVA 合約關係所開發之

專利,因而必須以技術比對來判斷到底附表編號35是不是JV

A 所開發之專利,其情形與前述附表編號23部分相同,不再重覆其理由(前述【199 】段參照)。

㈡【222 】原告以技術比對之方式舉證附表編號35專利為JVA

開發之技術,是提出依JVA 所設鑽石科技中心之一份CMP 專案周報(原證59,依該周報之記載,報告完成時間均為附表編號35專利申請前)為其依據(原告民事準備七狀第9 頁,本院卷三第118 頁)。如果附表編號35專利之技術特徵,全部都已為原證59揭示,雖然在事理上,還是有被告自主另為研發的可能性,但除非被告另有反證,否則此等巧合,還是應該認為是援用JVA 開發技術申請專利之結果。反之,就不是JV增補條款第2 條所稱「共同研究發展」之產品或技術,自無從請求確認實施權並請求移轉登記,亦無從依專利法第

7 條第3 項但書享有實施權。㈢【223 】經查:原證59之內容(經原告表明為其營業秘密,

故不於本判決揭示其具體內容)確有揭示與附表編號35專利說明書內相類似之圖1F(詳見原告民事準備七狀比較表B ,本院卷三第127 頁)。然而,並不是圖示相類似就可以認為已經揭示附表編號35專利之全部技術特徵,畢竟專利技術最後是以文字表達其申請專利範圍。此外,亦應實質比對圖示所表達之技術思想內容。被告就此已爭執:附表編號35專利所具備有新穎性與進步性之特徵為「該基板及該固定模板之熱膨脹係數系高於或低於該結合層之熱膨脹係數」(下稱特徵Y ),根本為原證59之內容所缺乏,自難認為附表編號35專利係源自於原證59。

㈣【224 】原告對於上述質疑,並未明確援引原證59之內容,

詳為指明何處已經完全揭示特徵Y ,且經對照附表編號35專利公告本(原告提出外放之附表編號1-78專利公告本;其與本判決附表編號不一致,係因原告曾有變更過編號方式,新舊編號之對照關係,可見原告民事準備十二狀更正附表一中新編號與原編號之對照,本院卷六第10頁)內容,特徵Y 確實可見於該專利之請求項1 ,且在該專利說明書第6-7 頁及第12-13 頁均有相關說明,但原證59僅揭示EBARA 金屬基材、銲片、鋼網之結構,究竟其熱膨脹係數為何,及其高低關係,均未有所界定,自難認為原證59已經揭示特徵Y ,也無從據以認定附表編號35就是JVA 開發之技術。

㈤【225 】據上,附表編號35專利既非屬JVA 開發之技術,原告請求確認其實施權,及移轉登記,均屬無理由。

十三、對於附表編號36所示專利部分㈠【226 】此部分專利,原告係引用附表編號23之攻防方法(

原告第二階段言詞辯論準備狀第54頁,本院卷八第188 頁背面),而附表編號23部分,我在前面已經作成非屬JVA 開發技術之判斷,此部分基於相同理由,自應作成相同判斷結果。

㈡【227 】據上,附表編號36專利既非屬JVA 開發之技術,原告請求確認其實施權,及移轉登記,均屬無理由。

十四、對於附表編號37所示專利部分㈠【228 】對此部分之專利,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係

下所共同開發之技術,且未使用於原告量產產品,所以此部分之情形,即應與前述附表編號5-16部分之專利權為相同判斷,亦即:原告有實施權,且可以請求移轉登記。其相關之攻防爭執,及判斷理由均相同,不再重覆。

㈡【229 】另由於附表編號37專利於兩造JVA 合約關係屆滿時

,尚在申請中,其所衍生之被告抗辯以及我對此抗辯之論斷(即不影響原告實施權之認定),均與附表編號17-22 部分第㈧點相同(前述【198 】段參照),也不再重覆。

十五、對於附表編號38所示專利部分㈠【230 】此部分專利,原告係引用附表編號25之攻防方法(

原告第二階段言詞辯論準備狀第55頁,本院卷八第189 頁),而附表編號25部分,我在前面已經作成非屬JVA 開發技術之判斷,此部分基於相同理由,自應作成相同判斷結果。另外,原告亦曾認為附表編號24、38專利為同一發明(原告民事準備七狀第4 頁,本院卷三第115 頁背面),而附表編號

24 亦 經我認定非屬JVA 開發之技術,而如前述(前述【

205 】至【209 】段參照),基於相同理由,亦應作成相同判斷。因此,不論依照原告何項攻防(引用附表編號25,或認為與附表編號24相同),均可得到相同判斷結果。

㈡【231 】據上,附表編號38專利既非屬JVA 開發之技術,原告請求確認其實施權,及移轉登記,均屬無理由。

十六、對於附表編號39所示專利部分㈠【232 】此部分專利,原告係引用附表編號23之攻防方法(

原告第二階段言詞辯論準備狀第55頁,本院卷八第189 頁),而附表編號23部分,我在前面已經作成非屬JVA 開發技術之判斷,此部分基於相同理由,自應作成相同判斷結果。另外,原告亦曾認為附表編號25、39專利為同一發明(原告民事準備七狀第6 頁,本院卷三第116 頁背面),而附表編號

25 亦 經我認定非屬JVA 開發之技術,而如前述(前述【

210 】至【212 】段參照),基於相同理由,亦應作成相同判斷。因此,不論依照原告何項攻防(引用附表編號23,或認為與附表編號25相同),均可得到相同判斷結果。

㈡【233 】據上,附表編號39專利既非屬JVA 開發之技術,原告請求確認其實施權,及移轉登記,均屬無理由。

十七、對於附表編號40所示專利部分【234 】對此部分之專利,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係下所共同開發之技術,且未使用於原告量產產品;此外,並有兩造JVA 合約關係屆滿時,尚在申請中之情形。因此,其情形與附表編號37部分相同,基於相同理由,亦應作成相同判斷,亦即:原告有實施權,且可以請求移轉登記。

十八、對於附表編號41-42所示專利部分【235 】對此部分之專利,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係下所共同開發之技術,且未使用於原告量產產品,所以此部分之情形,即應與前述附表編號5-16部分之專利權為相同判斷,亦即:原告有實施權,且可以請求移轉登記。其相關之攻防爭執,及判斷理由均相同,不再重覆。

十九、對於附表編號43-46所示專利部分㈠【236 】對此部分之專利,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係

下所共同開發之技術,惟被告抗辯此部分專利使用原告量產產品,卻未獲原告支付權利金,則為原告所否認。據此不爭執部分,已可認定此部分專利即為JVA 開發之專利,而原告專利有實施權,其理由已於附表編號1-4 之相關部分有詳細說明(前述【183 】至【184 】段參照),不再重覆。

㈡【237 】在兩造爭執部分,由於被告之抗辯,將使被告對原

告享有權利金支付請求權,屬於權利發生之事實,且為積極事實,自應由被告負舉證責任。而被告就此部分之論證方式為:附表編號43-46 專利經原告使用於量產之鑽石膜產品(下稱CVD 產品),又該CVD 產品是實施美國專利編號000000

0 (即363 專利)之技術特徵所製而成;再因為363 專利為附表編號43-46 之衍生技術,其中363 專利並與附表編號44有四項共同特徵,僅有「363 專利所使用之基材屬於高分子材質,其具有一介於200 ℃至400 ℃之間的耐熱溫度,且在形成鑽石膜時,係在一較該耐熱溫度高的溫度」(下稱特徵

Z )之差異,故可認為CVD 產品確有使用附表編號43-46 之專利(被告第二階段言詞辯論答辯狀第25-27 頁,本院卷八第222-223 頁)。

㈢【238 】惟查:CVD 產品係實施美國專利編號0000000 之技

術所製而成,此固然有被告提出原告網站上之介紹可證(被證23),原告亦未就此有所爭執,但此處被告應舉證的是:

附表編號43-46 專利有使用於量產之CVD 產品,而不是363專利屬於附表編號43-46 專利之衍生技術。即使363 專利就是附表編號43-46 專利之衍生技術,但CVD 產品並未落入附表編號43 -46專利之申請專利範圍,即難認為CVD 產品有使用附表編號43-46 專利,原告依約即無支付權利金之義務,被告亦不得執此拒絕履行移轉登記義務。尤其原告已經引用被告於另案中自陳「CVD 產品均係以美國SP3 公司所販售之

CVD 設備及技術所生產製造」(原證63,被告於本院103 年度民專訴字第11號事件之準備狀),而否認CVD 產品有任何使用被告專利之情形(原告第二階段言詞辯論準備狀第60頁,本院卷八第191 頁背面),被告不直接將CVD 產品與附表編號43-46 專利進行技術特徵比對,卻要輾轉經由363 專利來加以論證,不免令人難以理解,並產生懷疑:CVD 產品真的有使用附表編號43-46 專利嗎?如果有,為何被告不直接比對論證?㈣【239 】姑且不繼續追究被告不願直接比對之原因為何,就

算以被告之論證方式而言,被告自己都沒有說363 專利與附表編號43 -46專利實質相同,而僅是說兩者為「衍生技術」關係,到底此實際「衍生」情形為何?會不會導致使用363專利,就會落入附表編號43-46 專利之申請專利範圍(這才是需要支付權利金之關鍵)?被告就此並未有明確論述,且從被告僅從中選擇附表編號44與363 專利進行技術特徵比對,且比對結果,還確認有Z 特徵上之差異,應足以認定CVD產品根本沒有使用附表編號43-46 專利。

㈤【240 】承前,附表編號43-46 專利並未使用於原告量產產

品,被告抗辯原告未支付權利金,並因而拒絕移轉登記,並無理由。至於被告另又引用兩造間備忘錄㈢第8 條之約定,認為原告因有違約情事,包括:未設立獨立營運單位執行合作項目、原告將多項合約研發之專利登記為自己名下、拒絕提供權利金明細及銷售資料、違反合約片面更換磁卡等情事(被告第二階段言詞辯論答辯狀第17頁,引用第一階段言詞辯論答辯狀附表四,分見本院卷八第218 頁、本院卷七第18

5 頁)作為拒絕移轉登記之理由。惟以上被告所舉之各項事由,即使為真,亦未見被告於JVA 合約進行中據以解除契約,這表示其情形尚未嚴重至破壞兩造間繼續互信執行JVA 之程度,既然如此,被告針對這些事由,就只能另訴請求損害賠償,而不應該影響到被告最後依約移轉專利之義務(至於如應給付權利金者,因其屬於重要義務,不在此限;前述【

197 】段參照,所以被告憑這些事由,拒絕移轉登記附表編號43-46 之專利,也沒有理由。

㈥【241 】據上,原告請求確認就附表編號43-46 有實施權,並請求移轉登記,均有理由。

二十、對於附表編號47所示專利部分【242 】對此部分之專利,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係下所共同開發之技術,且未使用於原告量產產品,所以此部分之情形,即應與前述附表編號5-16部分之專利權為相同判斷,亦即:原告有實施權,且可以請求移轉登記。其相關之攻防爭執,及判斷理由均相同,不再重覆。

二十一、對於附表編號48所示專利部分㈠【243 】此部分被告已爭執其並非屬JVA 合約關係所開發之

專利,原告自應就附表編號48專利屬於JVA 開發之專利負舉證責任。原告就此表明因附表編號48與編號23情形相同,故引用附表編號23部分之攻防方法(但有關074 申請案部分除外,原告第二階段言詞辯論準備狀第66頁,本院卷八第194頁背面,並請參照【203 】段之說明)。

㈡【244 】惟附表編號23部分,有關技術比對以外之攻防,我

認為都不能作成有利於原告之判斷,這已經詳如前述(前述【199 】段參照)。而有關技術比對部分,原告於附表編號23,係引用原告於104 年11月3 日提出之民事準備七狀第4-

9 頁之說明(原告第二階段言詞辯論準備狀第42頁,本院卷八第182 頁背面),按此說明查閱原告準備七狀第4-9 頁之說明,原告僅對於附表編號23、36、24、38、25、39、31、35等八項專利進行技術比對分析(本院卷三第11 5-118頁),並未就附表編號48與JVA 開發過程之紀錄文件資料或以其他方式為技術比對,自無從認定附表編號48屬於JVA 開發之專利。

㈢【245 】據上,附表編號48專利既非屬JVA 開發之技術,原告請求確認其實施權,及移轉登記,均屬無理由。

二十二、對於附表編號49-50所示專利部分【246 】對此部分之專利,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係下所共同開發之技術、未使用於原告量產產品,且尚在申請中,尚未核准公告,所以此部分情形即與附表編號37部分相同,基於相同理由,自應作成相同判斷。亦即:原告有實施權,且可以請求移轉登記。

二十三、對於附表編號51所示專利部分㈠【247 】此部分被告已爭執其並非屬JVA 合約關係所開發之

專利,原告自應就附表編號51專利屬於JVA 開發之專利負舉證責任。原告就此表明因附表編號51與編號23情形相同,故引用附表編號23部分之攻防方法(但有關074 申請案部分除外,原告第二階段言詞辯論準備狀第67頁,本院卷八第195頁背面,並請參照【203 】段之說明)。

㈡【248 】惟附表編號23部分,有關技術比對以外之攻防,我

認為都不能作成有利於原告之判斷,這已經詳如前述(前述【199 】段參照)。而有關技術比對部分,原告於附表編號23,係引用原告於104 年11月3 日提出之民事準備七狀第4-

9 頁之說明(原告第二階段言詞辯論準備狀第42頁,本院卷八第182 頁背面),按此說明查閱原告準備七狀第4-9 頁之說明,原告僅對於附表編號23、36、24、38、25、39、31、35等八項專利進行技術比對分析(本院卷三第11 5-118頁),並未就附表編號51與JVA 開發過程之紀錄文件資料或以其他方式為技術比對,自無從認定附表編號51屬於JVA 開發之專利。

㈢【249 】據上,附表編號51專利既非屬JVA 開發之技術,原告請求確認其實施權,及移轉登記,均屬無理由。

二十四、對於附表編號52-54所示專利部分【250 】對此部分之專利,兩造均不爭執其為兩造JVA 關係下所共同開發之技術,且未使用於原告量產產品,所以此部分之情形,即應與前述附表編號5-16部分之專利權為相同判斷,亦即:原告有實施權,且可以請求移轉登記。其相關之攻防爭執,及判斷理由均相同,不再重覆。

伍、結論

一、【251 】根據上述判斷結果,本案原告之訴,於本判決主文欄第一項至第二項部分,為有理由,應予准許,其餘部分,為無理由,應予駁回。

二、【252 】歸納本案全部54項專利之判決結果,可示意如附圖所示,以利對照查找各專利之判決情形,附此敘明。

陸、假執行之審核【253 】判決主文第二項部分,原告陳明願供擔保宣告假執行,經審酌也都符合法律規定,故酌定擔保金額宣告。因此部分之假執行涉及到權利之移轉,從而可能影響後續產品量產及彼此市場佔有率之消長,故依民事訴訟法第392 條第2項之規定,依職權宣告被告得預供擔保而免為假執行。

柒、兩造其餘攻擊防禦方法,經核於判決結果無影響,不再一一論述。

捌、依民事訴訟法第79條、第85條第2 項之規定,定訴訟費用分擔之比例及其連帶負擔情形。

中 華 民 國 106 年 10 月 31 日

智慧財產法院第三庭

法 官 蔡志宏以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 106 年 10 月 31 日

書記官 張君豪

裁判案由:專利權移轉登記
裁判法院:智慧財產法院
裁判日期:2017-10-31