智慧財產法院民事判決
103年度民專訴字第96號原 告 中國砂輪企業股份有限公司法定代理人 林陳滿麗訴訟代理人 黃麗蓉律師訴訟代理人 馮達發律師訴訟代理人 李彥群律師被 告 宋健民訴訟代理人 張澤平律師訴訟代理人 林曉晴律師訴訟代理人 周君達律師上列當事人間專利權移轉登記事件，本院於民國104 年12月17日言詞辯論終結，判決如下：
主 文確認原告就美國專利第8,777,699 號、台灣專利第TWI451942 號專利權享有實施權。
被告應將美國專利第8,777,699 號之專利權、台灣專利第TWI451
942 號之專利權，及中國專利申請公布號第CZ000000000 號之專利申請權移轉登記予原告。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔六分之一，餘由被告負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
一、本國法院有國際管轄權：㈠查本件兩造爭執之專利有三，分別為美國專利第8,777,699
號（下稱系爭美國'699號專利）、台灣專利第TWI451942 號（下稱系爭台灣專利），及中國大陸專利申請公布號第CZ000000000 號（下稱系爭大陸申請案），故本事件具有涉外因素。按我國涉外民事法律適用法就具體事件受訴法院是否有管轄權，並無明文規定，應以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
㈡原告係依兩造間JV合約之法律關係，及我國專利法第7 條第
3 項但書之規定，提起本訴，查兩造均為我國人，系爭合作案之JV合約係在我國簽訂，債務履行地亦在我國，依民事訴訟法第12條「因契約涉訟者，如經當事人定有債務履行地，得由該履行地之法院管轄」規定之法理，本院應有國際管轄權。又系爭3 件專利係同一發明於不同國家申請之對應案，就系爭台灣專利部分，本國法院具有管轄權，並無疑義，至於系爭美國'699號專利及系爭大陸申請案部分，因其主要技術特徵與系爭台灣專利相同，如予一併審查，可符合訴訟經濟原則，且原告係依兩造間之JV合約，請求確認原告對於系爭3 件專利具有實施權，及請求被告應依約移轉專利權或專利申請權予原告，係有關專利權歸屬之爭執，並未涉及對於外國核發之專利權的有效性判斷，故由我國法院審理系爭美國'699號專利及系爭大陸申請案，並無違反智慧財產權之屬地主義原則。
二、本院有管轄權：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係專利法所保護之專利權所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院自有管轄權。
三、準據法之選定：按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律，我國涉外民事法律適用法第20條第1 、2 、3 項定有明文。又按，受僱人於職務上完成之智慧財產，其權利之歸屬，依其僱傭契約應適用之法律，同法第42條第2 項亦定有明文。本件兩造均為本國人，住所均在我國，系爭JV合約之債務履行地亦在我國，依涉外民事法律適用法第20條規定，系爭JV合約之關係最切之法律，應係我國法，故兩造間JV合約之權利義務關係，應以我國法為準據法。再者，兩造間之JV合約係約定原告提供技術以外之資源，被告提供技術，共同合作開發鑽石產品及技術之契約，關於JV合約所生專利權之歸屬，應類推適用涉外民事法律適用法第42條第2 項規定，以JV合約應適用之我國法為準據法。
四、原告請求確認就系爭3 件專利享有實施權，是否有即受確認判決之法律上利益？按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。本件原告訴之聲明第一項，請求確認其就系爭3 件專利享有實施權，被告則否認之，則兩造間對於原告就系爭3 件專利是否享有實施權之法律關係，即存有爭執，惟查，系爭3 件專利，其中台灣及美國專利案均經核准在案，大陸申請案則未經核准（詳後述五），依原告陳報，美國專利商標局專利審理暨上訴委員會(PTAB)已於民國（下同）104 年11月4 日做成最終書面決定，宣告系爭美國'699號專利請求項第1 至12、17至19項無效（見原證46，104 年11月4 日PTAB複查程序最終書面決定），僅請求項13至16未被宣告無效，故被告對於系爭美國'699號專利請求項13至請求項16，仍有排除他人實施之權利，原告請求確認其就系爭美國'699號專利及系爭台灣專利享有實施權部分，應認有即受確認判決之法律上利益。至於系爭大陸申請案，被告並未取得專利權，無排除他人實施該專利之權利，原告請求確認其就系爭大陸申請案享有實施權部分，並無確認之利益。
五、原告請求移轉系爭大陸專利案之專利申請權，具有訴之利益：
查系爭大陸申請案提出申請後，依原告之陳報，中國知識產權局2014年10月21日發出第一次審查意見書，被告未及時提出申復，致被視為撤回申請，該局並於2015年5 月11日寄發視為撤回通知書（原證49）。惟依中華人民共和國專利法實施細則第44條第2 項規定︰「國務院專利行政部門應當將審查意見通知申請人，要求其在指定期限內陳述意見或者補正；申請人期滿未答覆的，其申請視為撤回。申請人陳述意見或者補正後，國務院專利行政部門仍然認為不符合前款所列各項規定的，應當予以駁回。」，同細則第6 條第1 項規定︰「當事人因不可抗拒的事由而延誤專利法或者本細則規定的期限或者國務院專利行政部門指定的期限，導致其權利喪失的，自障礙消除之日起2 個月內，最遲自期限屆滿之日起
2 年內，可以向國務院專利行政部門請求恢複權利」。原告並非系爭大陸專利申請案之申請人，無從就中國知識產權局發出第一次審查意見書提出申復，致該案經視為撤回申請，惟如原告於本件請求被告移轉系爭大陸申請案之專利申請權獲得勝訴判決，應可依中華人民共和國專利法實施細則第6條第1 項規定，於2 年內即2017年5 月12日前申請恢復權利並提出申復，進而可能獲得該專利權。故本院認原告請求被告應移轉系爭大陸申請案之專利申請權，具有訴之利益。
乙、實體方面：
壹、原告主張略以：
一、原告中國砂輪企業股份有限公司是我國上市公司，實收資本額高達新台幣（以下同）14.1億元，為世界鑽石工具（用以研磨、切削）之領導廠商，素負盛譽。因被告向原告陳明其具有研發製造鑽石工具之能力，兩造乃於85年10月28日簽訂英文版「Joint Venture Agreement」（下稱英文版JV，原證1-1），並由原告委任被告為原告研發製造鑽石工具之相關技術（下稱系爭合作案），兩造嗣於91年8月21日簽署中文版「Joint Venture Agreement」（下稱中文版JV，原證1-2）。原告並自93年起，於公司內部成立鑽石科技中心（DTC），委任被告擔任總經理，負責執行系爭合作案。兩造於97年10月15日再簽署「JV增補條款」（原證1-3），雙方合意變更前述英文版JV及中文版JV關於專利權歸屬及其他內容。98年間，因被告私自在外與原告之競爭對手合作，並以系爭合作案產生之專利作價入股上述競爭公司，原告知悉後，為求補救，乃要求被告於99及100年間陸續與原告簽署「備忘錄」、「備忘錄㈡」、「備忘錄㈢」（原證1-4至1-6，下稱備忘錄㈠、備忘錄㈡、備忘錄㈢），以降低對原告之損害，並要求被告提前清算部分系爭合作案專利。原告並自99年5月1日起，將被告轉調為技術顧問，仍負責執行系爭合作案，管理鑽石科技中心，雙方間之合作關係已於102年10月28日因合約屆期而終止，被告並已自原告公司離職。
二、兩造就系爭合作案之合作達十餘年之久，於該合作案下之出資研發、申請專利、維護專利等鉅額費用均由原告負擔，原告並已支付被告薪資超過5500萬元、支付被告就CMP產品（即原證1-3「JV增補條款」第4條第4項所稱「91年8月第一次修訂JV內第6條所稱之產品」）之權利金超過5億4000萬元。
原告就系爭合作案所投入之費用總計超過10億元。因系爭合作案係由原告出資及維護成果，但以被告名義登記專利，故兩造於上述系爭合作案相關文件（原證1-1至原證1-6）中約定：原告就系爭合作案專利享有「專利實施權」、「專利所有權」（原告於權利金支付期限即102年12月31日以前享有2/3權利，其後取得100%權利）、「專利移轉請求權」等權利，依約被告應於權利金支付期限（即102年12月31日）屆至後一週內，將所有原告已實施之專利過戶登記予原告（JV增補條款第4 條第5 項、備忘錄㈢第8 條，原證1-3 、1-6 ）。至原告尚未實施之專利，被告亦應於系爭合作案屆期終止後一週內過戶登記予原告（JV增補條款第3 條第5 項，原證1-3 ）。惟被告為圖不法利益，企圖迫使原告於權利金支付期限屆滿（102 年12月31日）後繼續向其支付權利金，竟違約拒不將系爭合作案（包括CMP 產品）之專利（包含系爭3件專利）過戶予原告。竟於103 年8 月5 日委請美國律師寄發警告函予原告，聲稱原告之CMP 產品侵害系爭美國'699號專利云云，該信函記載：「（中譯文）宋博士發現中國砂輪企業股份有限公司以製造CMP （化學機械研磨）鑽石碟等產品、使用、販賣之要約、販賣及/ 或進口至美國之方式，侵害美國專利'699號之一個或數個請求項」（原證4 ）。實則，依據系爭合作案之相關合約，原告就系爭美國'699號專利享有專利實施權、專利所有權（權利金支付期限102 年12月31日前有2/3 權利，其後取得10 0% 權利）、專利移轉請求權。為此，依JV增補條款第3 條第1 項、第2 項、專利法第
7 條第3 項但書規定，請求確認原告就系爭美國'699號專利、系爭台灣專利、系爭大陸專利申請案享有實施權，並依JV增補條款第4 條第5 項、備忘錄㈢第8 條約定，請求被告應將系爭美國'699號專利，及系爭台灣專利之專利權及系爭大陸申請案之專利申請權移轉登記予原告。
三、並聲明：㈠確認原告就美國專利第8,777,699 號、台灣專利第TWI45194
2 號、中國專利申請公布號第CZ 000000000號享有實施權。㈡被告應將美國專利第8,777,699 號之專利權、台灣專利第TW
I451942 號之專利權及中國專利申請公布號第CZ 000000000號之專利申請權移轉登記予原告。
㈢訴訟費用由被告負擔。
貳、被告抗辯略以：
一、系爭3項專利並非屬於雙方系爭合作案之產物，故無JV增補條款之適用，且雙方間係屬於合資關係，更無專利法第7條第3項但書之適用，原告不享有實施權：
㈠就雙方合資契約內容以觀：
⑴依中文版JV第3條、第6條及合資契約97增補第2條約定，
雙方合資契約所指之產品應限於使用中文版JV第6條所載之四項專利即中華民國發明第115958號、125249、美國US0000000及US0000000B1（下稱原始四項專利）衍生應用而陸續開發之鑽石工具相關技術，或經原告公司同意開發，由被告依所有之專屬技術，配合原告公司所提供之必需資源而共同研究發展者。系爭3項專利非屬中文版JV第6條所列明之專利，實係被告經原告於100年1月21日同意前往錸鑽公司任職後（見備忘錄㈢第11條），在合資事業之外自行研究開發，交由美國代理人撰寫專利申請書，相關申請之專利事務所服務費或規費之支付亦均係由被告處理申請取得之專利權。此觀諸系爭3 件專利之發明人為被告宋健民，申請人為錸鑽科技股份有限公司(RiteDia Corporation，下稱錸鑽公司) ，申請時間為100 年9 月間，該等時間即為原告同意被告前往錸鑽公司任職後之時間，系爭美國'699 號 專利核准公告日為2014年7 月15日，系爭台灣專利核准公告日為103 年9 月11日，更在系爭合作案到期日（102 年10月28日）之後，可知系爭3 件專利非屬於系爭合作案所衍生之專利權技術。況，針對系爭美國'699號專利之產出，自始至終並無經原告公司同意開發或有任何參與之過程，而原告公司亦未曾提供任何資源共同研究發展，故系爭美國'699號專利並不屬於97年JV增補條款第2條所稱之「JV產品或技術」。
⑵由兩造合資契約之約定可知，雙方合作關係乃共同成立一
合資事業，由被告提供技術非專屬授權，而原告提供資金等資源，合作生產銷售鑽石產品。準此，兩造間乃合資事業之股東關係，並非原告所稱由原告聘請被告為其研發鑽石工具相關技術之委任關係，本件既與出資聘請他人從事研究開發者，有所不同，原告主張依專利法第7條第3項但書，享有系爭3項專利權之實施權，應無理由。
㈡就系爭美國'699號專利等系爭3項專利之技術內容以觀：
⑴系爭美國'699號專利之重點為，在該金屬支撐層的兩側，
各設置實質上相同分佈的該第一層超級研磨顆粒和該第二層超級研磨顆粒，藉此使該第一層超級研磨顆粒和該第二層超級研磨顆粒施加於該金屬支撐層的熱應力可被抵銷而達最小，避免該金屬支撐層發生翹曲。故系爭美國'699號專利之重點非原始四項專利採用焊料硬焊或加熱加壓燒結之製程技術，不應視為其屬於原始四項專利之衍生技術。
另就系爭美國'699號專利專利之起源以觀，其實係源自於美國專利臨時申請案第61/384,976號（下稱美國'976號臨時案）以及第61/468,917號（下稱美國'917號臨時案），故當與雙方簽訂之合資契約無涉。無論是美國'976號臨時案或是'917號臨時案，均已具體揭示在金屬層或支撐層的兩側各設置鑽石層，藉此使金屬層或支撐層兩側所產生的熱應力( 即熱位移之拉扯力) 可被抵銷而達最小。根據以上內容可知，系爭美國'699號專利有關『該金屬支撐層的兩側，各設置該第一層超級研磨顆粒和該第二層超級研磨顆粒』之概念，係源自於美國'976及'917號臨時案，該二項專利為散熱器相關技術，實際用途不限於鑽石碟工具或鑽石碟產品。
⑵就程序上來說，美國專利臨時申請案和其正式申請案，本
應屬於廣義之同一專利概念，且兩者具有一定程度之技術關聯性。美國專利暨商標局在針對系爭美國'699號專利進行程序或實體審查時，勢必會對其與美國'976號、'917號臨時案是否存在關聯性進行判斷。由於美國專利暨商標局已針對系爭美國'699號專利發出核准審定之處分，故其技術來源為該二項美國專利應無疑義。
二、縱認系爭美國'699號專利為原始四項專利衍生之技術，原始四項專利亦係來自被告之個人研發，原告並未提供任何資源於研發原始四項專利。系爭美國'699號專利之原始構想並非來自原告所主張之我國申請號第00000000專利，而係來自被告自身之公開第000000000A號專利之構想及其他被告向來之知識經驗，包含前述之原始四項專利，則基於原始專利所衍生之系爭美國'699號專利，亦為被告個人研發之專利，非屬於雙方系爭合作案之產物。原告所稱關於「研究經費、人員、設備、相關專利費用、顧問費、年終獎金、權利金」之支出，與系爭美國'699號專利之產出並無任何因果關係，被告就鑽石科技中心總經理職位領有薪資、顧問費、年終獎金，全係關於技術商品化之經營管理，並不涉及商品化之外的新技術研發，則原告關於薪資、顧問費、年終獎金之支出，自不屬於系爭美國'699號專利研發所投注之相關資源。
三、退萬步而言，縱認為系爭3 項專利屬於雙方合資契約之產物，惟基於下列理由，原告仍不享有專利實施權：
㈠由兩造英文版JV第4條、中文版JV第4條、該合約附註、JV增
補條款第3條之約定可知，雙方約定合資事業專利為被告單獨所有，且應登記被告為專利權人，再由被告非專屬授權予原告使用，即兩造並無以共有方式共有專利權之意，是原告並無享有系爭專利之2/3所有權，至為明確。
㈡依JV增補條款第2 條之歷次協商過程可知，雙方均同意因合
資契約所生之智慧財產權，應歸被告單獨所有，而被告以非專屬授權方式，以供原告使用該等智慧財產權。蓋，倘若雙方協商後認為由系爭合資契約所衍生之智慧財產權屬於雙方共有，則就該等智慧財產權之讓與或授權他人，應當約明需經其他共有人同意，惟原告卻於雙方協商後，將該等條文內容（即合資契約97增補第二版本，將第二條、智慧財產權（二）上述智慧財產權，乙方非經甲方書面同意，不得私自片面出讓或授權於甲方以外之第三人）刪除而不再列明，顯係同意智慧財產權非由雙方所共有。
㈢原告主張依JV增補條款第3 條第2 項前段約定，「若甲方（
即原告）使用上述智慧財產權於產品或技術發展時（以下簡稱甲方使用之智慧財產權），則甲方擁有該等智慧財產權三分之二之權利利益及價值」（被證3 ），乃不當曲解之詞。
蓋因，前揭約定所謂三分之二之權利利益及價值，係指所授予專利使用之收益分配，而非指所有權之共有。倘若雙方對於合資事業所生之專利，確實約定原告享有三分之二所有權，則應不論原告有無使用該等專利，均享有三分之二所有權，毋須約定原告於「使用」該等專利後，方擁有該等專利三分之二之權利利益及價值。原告若如其所稱為三分之二專利權所有人（被告否認之），締約當時豈有不明定雙方共有專利權之理，卻約定原告僅有使用權；況其若享有專利權，其使用該等專利何須再支付被告權利金。足見於此所謂「三分之二之權利利益及價值」，僅係專利使用之收益分配，而非2/3 所有權，至為明確。
㈣系爭美國'699號專利之技術內容為散熱片技術，原告先前於
1 04年4月28日民事準備(1)暨變更之聲明狀第6頁之(三)，業經確認被證11之美國'976號臨時案為兩造簽署之備忘錄㈢附件一倒數第2件專利(No.00000-00000.PROV)，該美國臨時申請案即為兩造提前清算之散熱片專利之一。系爭美國'699號專利係100 年1 月21日簽署備忘錄㈢後之100 年9 月21日始提出申請，依備忘錄㈢第1 條約定，原告自簽署散熱片清算條款後，「不再支付任何有關該等專利的支出」，則原告自無可能再依JV增補條款第2 條約定同意開發或提供所需資源共同研究發展系爭美國'699號專利，該專利自無成為JV技術或專利之可能。
四、被告並無將系爭3件專利所有權或申請權，移轉登記予原告之義務：
㈠按JV增補條款第4 條第4 項及第5 項固有約定：「…甲方（
即原告）應對乙方（即被告）支付權利金之期限為十五年，但不得逾專利權有效期限，惟91年8 月第一次修訂JV內第6條所稱產品，甲方對乙方之權利金支付期限至民國102 年12月31日止」、「當甲方為個別產品所支付權利金期限終了時，如專利權仍為有效者，除甲方同意放棄外，乙方應於一週內無償將所使用專利權過戶予甲方…」。可知雙方對於權利金支給付，區分二種情形：⑴使用合資契約91修訂第6 條所指之專利權者（該條文文義雖載為第6 條所稱產品，但就合資契約91修訂第6 條條文觀之，均僅列明專利名稱及號碼，未有列明產品名稱、種類等，故可知該條本意應係指專利權而非產品），權利金支付期限至民國102 年12月31日；⑵在JV存續期間雙方所發展屬於被告之專屬技術並導入之商業化量產產品，除合資契約91修訂第6 條所指之專利權外，自各產品每個月銷貨額達新台幣100 萬元該月起算，原告應被告支付權利金之期限為十五年，但不得逾專利權有效期限。系爭專利縱認屬於合資契約之產品或技術範圍（被告否認之），但因非屬合資契約91修訂第6 條所指之專利，則依JV 增補條款第4 條第4 項前段約定，原告於使用系爭專利，應給付權利金與被告，自產品（指SDG 產品）每月銷貨額達一百萬起算15年為止。又SDG 產品最早於97年初開始銷售，故原告至少應給付權利金至112 年為止，否則不得向被告請求無償轉移系爭專利。
㈡原告引用備忘錄㈢第8 條約定，主張該約定中之「甲方鑽石
碟產品（DG）」係指所有CMP 鑽石碟，而同約定中之「相關專利（詳91年JV修訂版第6 條）」則指CMP 鑽石碟之所有相關專利。此等主張顯係超越契約文字範圍，恣意擴大契約之約定內容，實不足採。蓋「甲方鑽石碟產品（DG）」中特別限定只DG產品。所謂「DG」係指88年由JV合資事業推出之鑽石碟，產品特徵為單層鑽石，使用之專利為91年中文版JV第
6 條所示之4 項硬焊、排列專利。至於被告主張系爭專利遭原告使用之產品則為97年由JV合資事業推出之SDG 產品。SD
G 產品與單層鑽石之DG產品不同，係由雙層鑽石組成，SDG產品所使用的系爭美國'699號專利之技術特徵，即為雙層鑽石。DG僅為CMP 鑽石碟產品中之一種，與SDG 產品亦不相同，絕無可能解釋包含所有CMP 鑽石碟，即系爭專利業經原告使用於SDG 產品上，並不適用備忘錄㈢第8 條關於DG產品及相關專利之約定，而應依97年JV增補條款第4 條第4 項前段及第5 項，被告應於原告支付權利金15年之後，始須移轉專利權予原告。
㈢本案原告自雙方合作至今，已有諸多重大違約事由，如：將
部分由雙方合資契約所產生之專利登記於原告名下而未依約登記於被告名下（被證19）、原告拒絕提供歷年來合資事業產品權利金計算明細、銷售報表等相關資料（被證23），妨礙被告依約行使稽核之權利，此部分被告已提出訴訟請求，目前由本院103 年民專訴字第11號審理中、拒付101 年度7月至12月及102 年度之權利金等（理由詳如民事答辯㈥狀第
4 頁至第7 頁），則原告既已重大違反兩造合資契約諸多約定在先，符合備忘錄㈢第8 條除外約定，故縱然認為系爭3件專利屬於該條所指「相關專利詳91年JV修訂版第6 條」（被告否認之），惟由於原告有諸多違約事由，故被告仍不負有將系爭專利移轉予原告之義務。
㈣針對原告未依約給付權利金與被告乙事，其固有主張其對被
告享有債權，金額為1億0140萬1756元（財團法人臺灣經濟科技發展研究院於104年11月25日出具之鑑定報告，原證48）而主張抵銷，惟被告否認原告享有該等債權且債權金額亦有誤，蓋該鑑定機關所提出之鑑定報告（原證48）內容，實引用原告所提供之數據而未為積極鑑定，故不足以採信，且就原告所積欠被告之權利金數額，目前亦尚在他案審理中而未確定，縱認為原告對被告確實享有一定數額債權（被告否認之），亦不宜逕行主張抵銷。原告依據上開約定請求被告移轉系爭專利之專利申請權，顯無理由。
五、並聲明：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。
參、兩造不爭執事項：
一、兩造簽訂有下列各契約及備忘錄：85年10月28日簽訂英文版「Joint Venture Agreement 」、91年8 月21日簽訂中文版「Joint Venture Agreement 」、97年10月15日簽訂「JV增補條款」、99年1 月7 日簽訂「備忘錄」、99年5 月1 日簽訂「備忘錄（二）」、100 年1 月21日簽訂「備忘錄（三）」。各契約內容如原證1-1至原證1-6所示。
肆、兩造之爭點：
一、系爭3件專利是否屬於系爭合作案所生之專利權？
二、兩造間系爭合作案是否有專利法第7 條第3 項但書之適用？
三、系爭3件專利是否為備忘錄㈢提前清算之範圍？
四、系爭3件專利權利金支付期限至何時屆滿？
五、原告請求被告將系爭美國'699號專利、系爭台灣專利之專利權，及系爭大陸申請案之專利申請權移轉登記予原告，有無理由？
六、原告請求確認系爭3件專利享有實施權，有無理由？
伍、系爭專利技術分析：
一、系爭專利技術說明：⑴本件系爭專利共有三件：分別為美國專利US0000000 號專利
案、我國I451942專利案及大陸專利公布CZ000000000號專利案（見本院卷一第11-41頁），申請日均為100年（2011年）9月21日，惟上述三件專利案均主張相同之優先權基礎案，即美國61/384,976號（申請日2010年9 月21日），及美國61/468,917號（申請日2011年3 月29日）。
⑵以下以系爭台灣專利為例，說明系爭專利之技術內容：
本發明係揭露一種一化學機械研磨墊修整器係包括：一第一單層超研磨顆粒(42)，係設置及耦合於一金屬支撐層(44)之一側；以及一第二單層超研磨顆粒(46)係設置及耦合於該金屬支撐層之該第一單層之相對一側。該第二單層超研磨顆粒係位在與該第一單層超研磨顆粒具有實質相同分佈之位置。所欲解決的習知問題為：傳統化學機械研磨墊修整器的製造方法，甚至許多是描述關於在固定前將超研磨顆粒尖端平坦化的技術，一般是包含在整個修整器表面上尖端高度的顯著變化。通常，將超研磨顆粒固定在化學機械研磨墊修整器支撐體之方法，會破壞各種原已完成之平坦化。例如，利用高溫及/或高壓之固定技術後，而當修整器冷卻時會造成修整器之支撐體變形。因此，除非步驟有採取避免變形，否則該超研磨顆粒無法在後續修整器冷卻過程中維持在其平坦狀態。此問題將特別攸關於硬焊技術（摘自專利說明書第12頁)。解決問題的技術手段為：藉由將一超研磨層設置於金屬支撐層的每一側，在兩側上的變形作用力，如熱運動及壓力，可以為相等或實質上相等。據此，該金屬或支撐層之變形可被最小化。換而言之，造成變形之作用力為實質上相等地作用於金屬支撐層的每一側，進而減少其發生變形（摘自專利說明書第14頁)。
⑶系爭台灣專利主要圖式如附圖一所示。
二、申請專利範圍分析：㈠系爭台灣專利申請專利範圍：
系爭台灣專利請求項共計16項，其中請求項1,5,14為獨立項，其餘為附屬項。
1.一種化學機械研磨墊修整器，包括：一第一單層鑽石顆粒，係設置及耦合於一金屬支撐層之一側；一第二單層鑽石顆粒，係設置及耦合於該金屬支撐層之第一單層之相對側；其中，該第二單層鑽石顆粒係位在與該第一單層鑽石顆粒具有實質相同分佈之位置；以及一剛性支撐體，其耦合於相對該第一單層之該第二單層鑽石顆粒。
2.如申請專利範圍第1 項所述之修整器，其中，至少一該第一單層鑽石顆粒或該第二單層鑽石顆粒係利用一焊料合金耦合於該金屬支撐層。
3.如申請專利範圍第1 項所述之修整器，其中，該第一單層鑽石顆粒及該第二單層鑽石顆粒兩者皆係利用一焊料合金耦合於該金屬支撐層。
4.如申請專利範圍第1 項所述之修整器，其中，該第二單層鑽石顆粒係位在與該第一單層鑽石顆粒具有實質相同分佈之位置。
5.一種化學機械研磨墊修整器之製作方法，包括：設置一第一單層鑽石顆粒於一金屬支撐層；設置一第二單層鑽石顆粒於該金屬支撐層之相對該第一單層之一側；其中，該第二單層鑽石顆粒係位在與該第一單層鑽石顆粒實質相同的分佈之位置；以及接合該第一單層鑽石顆粒及該第二單層鑽石顆粒於該金屬支撐層，使在該第一單層及該第二單層間之對稱作用力為實質相似的分佈，以防止該金屬支撐層實質上變形；其中，至少一該第一單層或該第二單層之接合更包括：設置一燒結化合物於該金屬支撐層上，並與至少一該第一單層或該第二單層接觸；以及燒結該燒結化合物，以接合至少一該第一單層或該第二單層於該金屬支撐層。
6.如申請專利範圍第5 項所述之製作方法，其中，至少一該第一單層或該第二單層之接合係為利用一焊料合金進行硬焊。
7.如申請專利範圍第5 項所述之製作方法，其中，至少一該第一單層或該第二單層之接合係在加熱及加壓下進行。
8.如申請專利範圍第5 項所述之製作方法，其更包括在接合過程中，以一硬焊材料熔滲入該燒結化合物。
9.如申請專利範圍第7 項所述之製作方法，其中，至少一該第一單層或該第二單層直接地加熱及加壓以結合於該金屬支撐層。
10.如申請專利範圍第5 項所述之製作方法，其中，該第二單層鑽石顆粒係位在對齊於該第一單層之該鑽石顆粒的位置。
11.如申請專利範圍第5 項所述之製作方法，更包括耦合該第二單層鑽石顆粒於一剛性支撐體。
12.如申請專利範圍第11項所述之製作方法，其中，該第二單層鑽石顆粒耦合於該剛性支撐體，係利用一選自由下述技術完成，如，熱壓、硬焊、燒結、焊錫、電鍍、聚合物接合、及其組合所組成之群組。
13.如申請專利範圍第11項所述之製作方法，其中，該第二單層鑽石顆粒耦合於該剛性支撐體，係利用聚合物接合完成。
14.一種減少化學機械研磨墊修整器在製造過程中變形之方法，包括：在接合複數個鑽石顆粒於一金屬支撐層期間，在該金屬支撐層之相對側為實質上相等之變形作用力，其中，由於在相對側之為相等的作用力，使接合期間在支撐層的變形減少。
15.如申請專利範圍第14項所述之方法，其中，實質上相等作用力的方式，其包括排列複數個鑽石顆粒於該金屬支撐層之相對側，俾使該複數個鑽石顆粒在該支撐層之每一側具有實質相同的分佈，使接合期間具有實質上相等之變形作用力。
16.一種化學機械研磨墊修整器，其係使用如申請專利範圍第
14 至15 項所述之方法而製成。㈡系爭美國'699號專利請求項共計19項，其中請求項1,11為獨
立項，其餘為附屬項。依原告陳報，原告於美國就系爭美國'699號專利提起之複查（inter partesreview）程序（案號：IPR0000-00000）經獲准立案後（原證7-1中譯文及7-2原文），美國專利商標局專利審理暨上訴委員會（PTAB)已於104年11月4日做成最終書面決定，宣告系爭美國'699號專利請求項第1至12、17至19項為無效（見原證46，104年11月4日PTAB複查程序最終書面決定），未被宣告無效之請求項僅有請求項13至請求項16。其內容如本判決附表一所示。㈢系爭大陸申請案請求項共23項，其中第1,12,22 項為獨立項，其餘為附屬項。其內容如本判決附表二所示。
陸、得心證之理由：
一、系爭3件專利是否屬於系爭合作案所生之專利權？㈠經查，兩造間訂立之英文版JVA （原證1-1 ）、中文版JVA
（原證1-2 ）之前言，乃約定兩造合作生產「鑽石工具」（diamond tools ）或合作生產及銷售「鑽石產品」，由聲請人提供技術以外之資源，相對人提供技術，所為之合作事業。又中文版JV第4條約定：「宋先生會在Joint Venture的執行中為他的技術準備特定專利之申請，如果所申請之專利獲准，宋先生將擁有獲准專利之專利權。然而，中砂可以使用該專利而免付使用之權利金」，另第6條約定：「這項JointVenture使用宋先生所有之專利『包括』中華民國發明第115958號『具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製造方法』、125249號『以滲透法硬焊之鑽石研磨工具』，及宋先生在美國取得的二項專利，專利號碼分別為US0000000號及US0000000B1號....」（下稱原始四項專利）。由上開約定可知兩造訂立中文版JV時，被告名下擁有原始四項專利，惟兩造均預期系爭合作案進行中，被告將隨著技術研發進展，陸續申請相關的專利權，且中文版JV第6條之「包括」一語，並無限定之意，系爭合作案所生專利權自不以上開原始四項專利權為限。其後，兩造於97年間訂立JV增補條款，第2條約定：「JV產品及技術定義：依JV約定，經公司同意開發，由宋博士依其所有之專屬技術，配合公司提供所需資源共同研究發展的產品或技術屬之」，不再列舉系爭合作案所產生之專利號數，而約定凡是由被告依其所有之專屬技術，經原告公司同意開發，並提供被告所需資源所共同研究發展之「產品」或「技術」均屬之。並於第4 條約定，原告使用被告專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之，並以產品銷售額一定比率計算權利金。足認系爭合作案之目的，乃由被告提供其專屬技術，原告提供技術以外之資源，共同合作開發鑽石產品以在市場上獲利，並以產品商品化之獲利，作為計算權利金之基礎，而非以使用專利權之數量作為計算權利金之基礎。
㈡再查，原告前董事長林心正曾於95年6月27日召開經營會議
，討論系爭合作案之執行情形，該次會議紀錄載明：「針對公司與宋健民博士簽定之Joint Venture Agreement（包括原始版本及民國91年8月修訂之版本）雙方之權利義務或執行現狀之描述如下，雙方並同意無誤：3.由於原始版本之內容缺乏明確定義，因此在雙方合意下，於民國91年8月作第一次修訂，該次修訂係本原始版本之精神為之。另因當時較明確與宋博士技術相關之產品為DG製程之產品，故而在修訂時將所使用的專利權先行定義，然此舉並不以該產品範圍，而係為雙方仍本原合約之精神在未來合作的產品保留協議的彈性。」，且經被告簽名表示同意，有原告提出之95年6月27日經營會議會議紀錄可稽（原證30）。另觀諸兩造在訂立JV增補條款前之協商過程，被告於97年9月19日提出之草約版本，於第2條後段增加：「在本增補條款生效前，本JV由乙方授權甲方生產的專利已在JV中文版的第六項界定。其他專屬技術產品及新頒專利的製造銷售必須由本增補條款規範。」之文字（原證23-3），雖有將系爭合作案授權生產之專利限定於中文版JV第6 條界定之原始四項專利之意，嗣因原告方面反對，旋即於97年9 月25日提出之草約版本中刪除（原證23-4），此後協商過程中未再出現類似之文字，有原告提出JV增補條款議約過程電子郵件及草約資料可稽，足認兩造嗣後達成之合意，並無將JV增補條款第2 條所約定系爭合作案所生之專利權，限定於原始四項專利之意思。另參酌兩造於100 年1 月21日簽訂備忘錄㈢約定提前清算部分專利權之範圍，包含鑽石金屬散熱片、DLC 類鑽碳之專利，並包含申請中尚未核准之專利，亦堪認兩造間系爭合作案之所產生之專利，早已超出原始四項專利之範圍，而涵蓋DG、鑽石金屬散熱片、類鑽碳DLC 等方面之專利，且不限於已核准之專利，亦包含申請中尚未核准之專利在內。
㈢又查，系爭美國'699號專利、系爭台灣專利、系爭大陸專利
申請案均主張以美國'976號臨時案（被證11，申請日為2010年9 月21日），及美國'917號臨時案（被證12，申請日為2011年3 月29日）為其優先權案（該二臨時案之發明名稱均為「Diamond particle mololayer heat spread ers andassociated methods」）。
⑴按系爭台灣專利核准審定時之我國專利法第28條規定：「
申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權( 第1 項) 。申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，前項期間之計算以最早之優先權日為準（第二項）。主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。( 第4 項) 」。又按，「主張優先權時，『相同發明』的判斷應以後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之先前技術及已聲明排除之內容為判斷的基礎。後申請案申請專利範圍中所載之發明與優先權基礎案所揭露之發明之間若屬下列二種情事之一者，應判斷為『相同發明』：a.兩發明之記載形式及實質內容完全相同。b.兩發明之差異僅在於文字的記載形式，或差異僅在於部分相對應之技術特徵，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於優先權基礎案所揭露之發明形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而不會得知其他技術特徵者」（2013年版專利審查基準第2-5-2頁參見）。準此，系爭3 件專利既均主張美國'976 號 臨時案( 被證11) 及'917號臨時案（被證12）為其優先權案，且系爭美國'699號專利、系爭台灣專利分別經美國專利商標局及我國智慧局審查核准，形式上即可推定系爭3 件專利之申請專利範圍中所載之發明係源自美國'976號臨時案。
⑵就臨時申請案申請之時間而言：
⒈美國'976號臨時案之申請日為99（2010)年9月21日，美
國'917號臨時案之申請日為100（2011）年3月29日，均在系爭合作案到期日（102年10月28日）之前提出申請，且'976號臨時案係由原告支付專利申請費用，有原告提出美國TNW事務所99年8月1日編號38576之專利費用帳單可稽（原證15），自屬在系爭合作案有效期間內由被告依其所有之專屬技術，並由原告提供相關資源所共同研發之技術。
⒉被告雖辯稱，被告自99年5月1日卸任總經理職務，且兩
造於100年1月21日簽訂備忘錄㈢，原告同意被告前往訴外人錸鑽公司任職，'976號及'917號臨時案申請時間，分別係被告卸任總經理職務之後，及原告同意被告前往訴外人錸鑽公司任職之後，故與系爭合作案無關云云，惟查，依兩造於99年5 月1 日簽訂之備忘錄㈡第2 條、第3 條約定，被告自99年5 月1 日起不再擔任鑽石科技中心總經理一職，改任原告公司之技術顧問至雙方JV到期日為止，原告仍委託被告全權管理鑽石科技中心（DT
C ）及所有JV技術，被告擁有管理DTC 需要的所有職權，包括預算編列、人員的任用、核薪及考核權、DTC 內部組織調整等。兩造於100 年1 月21日簽訂之備忘錄㈢第2 條、第3 條約定，被告管理之鑽石科技中心自本備忘錄生效日，人力凍結遇缺不補，只保留先進鑽石碟研究單位，該單位每年預算不超過350 萬元，被告名下專利維護及相關費用上限每年為1000萬元，委外研究費每年上限為100 萬元，主要經費將用於先進礸石碟之研究，上述經費之支出採總量管制。被告對於該等費用之使用有決定權，被告仍將為原告公司聘任為顧問一職，月支領14萬元顧問費及年終獎金，任期至JV到期日止，由上開約定，足認兩造訂立備忘錄㈡、備忘錄㈢後，系爭合作案仍持續執行中，原告仍提供研究經費、人員、設備、相關專利申請及維護費用、顧問費、年終獎金等資源予被告，至雙方JV到期日為止。被告雖抗辯其領取之薪資、顧問費、年終獎金等，係關於技術商品化之經營管理，並不涉及商品化之外的新技術研發，自不屬於系爭美國專利'699號研發所投注之相關資源云云（見104年12月28日綜合辯論意旨狀第16頁）。惟查，系爭合作案係由被告提供其專屬之技術，與原告合作開發鑽石工具之產品及技術，原告提供之研究經費、人員、設備、相關專利申請及維護費用、顧問費、年終獎金等，係為了提供被告研發所需之資源，以達成系爭合作案將研發技術商品化之目的，當然與系爭合作案有關，由於技術之研發在時間上具有連續性，不得割裂就單一專利論斷原告有無提供研發及專利申請及維護費用，故被告所辯，不足採信。被告又辯稱，原告雖主張系爭美國'699號專利之技術特徵已揭示於原告96年4 月27日申請之我國申請號第00000000號（原證8 ，即PTAB引證1 之台灣對應案），系爭美國'699號專利係抄襲原告申請之專利，實則，我國申請號第00000000號專利，經智慧財產局審查後被核駁不予准許（見被證29核駁審定書），核駁之引證案即為被告所申請之2006年8 月1 日，公開第000000000A號專利（被證30）。由此可知，系爭美國'699號專利之原始構想並非來自原告所稱之我國申請號第00000000專利，而係來自被告自身之公開第000000000A號專利之構想及被告其他之知識經驗云云，惟查，被告主張之公開第000000000A號（申請日2005年12月29日，申請號000000000 ）「化學機械研磨修整器」專利，係有關
CMP 修整器及其製造方法。該發明的一方面提供一種
CMP 修整器，其在一樹脂層中具有提高的超級磨粒附著力。該CMP 拋光墊包括一樹脂層、被固定在該樹脂層中以便每一超級磨粒的一外露部分從該樹脂層突出的超級磨粒，及一設置在每一超級磨粒與該樹脂層之間的金屬鍍層，其中該外露的部分實質上在該金屬鍍層之外。同沒有該金屬鍍層的超級磨粒相比，該金屬鍍層用作增強該樹脂層中該超級磨粒附著力（摘自發明摘要）。該專利係系爭合作案有效期間內提出申請，且CMP 修整器本為系爭合作案所研發之主要產品，該專利亦係由原告提供專利申請、維護費及其他研發資源，有原告提出原告支付被證30專利費用及其他研發費用之收據、轉帳傳票、發票等憑證（原證40），故被告辯稱系爭美國'699號專利係源自被告所申請之2006年8 月1 日，公開第000000000A號專利（被證30），與系爭合作案無關，不足採信。
⑶美國'976號臨時申請案（被證11）之技術內容：
⒈美國'976號臨時案係關於一種降低熱引發缺陷之熱調節
半導體裝置，及其相關方法。此裝置可包含有一散熱器，係具有一單層鑽石顆粒在一薄金屬基體內，以及一熱耦合至該散熱器之半導體材料，在一態樣中，在該散熱器與該半導體材料間之熱膨脹係數差異係少於或等於約50%（摘譯自被證11摘要)。
⒉美國'976號臨時案在說明書第16頁第23行至17頁第5行
揭示：該鑽石顆粒可被安排成一預定圖案，或可進一步具有固定的間距或取向，設置單一鑽石層在該金屬層的各側可減少來自於硬銲溫度的熱收縮，否則會造成一側鑽石之分佈發生變形，在某些方面，該金屬層之各側的單一鑽石層可具有匹配的設置、圖案或相對於彼此的取向，在另一方面，該設置、圖案或取向可為不同或相互變化或為部分匹配，在又一方面，該金屬層的一側的該鑽石顆粒的圖案擺放可與金屬層的另一側的該鑽石顆粒的圖案擺放相對齊，使顆粒的位置彼此匹配，在其他方面，鑽石顆粒的圖案可彼此相互匹配或實質上相互匹配，但亦可和該金屬層另一側相偏移，使顆粒位置彼此間不匹配(見被告104年4月16日答辯狀第8至9頁中譯文)。
⒊美國'976號臨時案說明書共記載六個具體實施例，其中
第四實施例：除了該金屬銅層具有一硬焊合金層（例如，銅- 錫- 鈦或銀- 銅- 鈦）與各側耦合之外，其餘與例三相同。接著，藉著黏著物，將未經塗覆之鑽石顆粒排列於該硬焊合金層露出側上。此組合接著在真空火爐中被加熱到將焊物熔化，使一銅層的兩側皆被鑽石顆粒覆蓋。該被鑽石黏接的層被懸掛於一CuSO4 之電鍍溶液中，與陰極連接。陽極是銅電極。在電鍍過程中經電流流動之後，銅會電鍍在該銅層的表面及落在鑽石顆粒之間的空隙中。產生的結構是一具有兩鑽石單層設置於其中的銅散熱器。第五實施例：除了該銅層是被一薄鎳層替換、該硬焊層為鎳- 鉻- 硼（BN2 ，如WallColmonoy 製 造之Nichrobraze LM）、及該鑽石顆粒（如150um ）是被排列為一格子圖案（如500um 間隔）之外，其餘與例四相同。不採用填滿顆粒之間的空隙之方式，而是將一熱塑膠黏著物置於該雙重硬焊層及一平面基板（直徑108mm 、厚度6.5mm)之間，以壓合該雙重硬焊層於平面基板上。所產生的工具，例如為一具有平坦表面的CMP 拋光墊修整器。每側上的一層可調節因硬焊溫度（如10 20 ℃、10分鐘) 所生的熱收縮，其會在一側上造成鑽石分布不對稱之變形。第六實施例：將尺寸為1-4um 之無氧銅粉經冷壓合於一模具中，以形成一薄層。在一單層內，將篩孔尺寸為120/14 0且經鈦塗覆之鑽石顆粒散布在銅之上。其上置一第二冷壓薄銅層。這樣三明治結構接經壓力20Mpa 、950 ℃之熱壓合20分鐘。產生的三明治散熱器之兩側接著經拋光以形成10um的平坦度及1um 的光滑度。
⒋美國'976號臨時案之申請專利範圍共30項其中第1 ，25
項為獨立項，其餘為附屬項。其獨立項內容中譯如下（見原告104 年7 月6 日陳報狀所提原證26中譯文) ：
請求項1.一種用以減少在一散熱器與一半導體裝置之間因熱造成的缺陷的方法，包括：將一單層鑽石顆粒設置於一薄金屬散熱器內；及將該散熱器與一半導體材料熱耦合，其中該散熱器與該半導體材料之間的熱脹係數差異係小於或等於約50% 。
請求項25.一種熱調節半導體元件，具有減少因熱造成的缺陷，包括：一散熱器，包括一鑽石顆粒單層於一薄金屬母體中；及一半導體材料，熱耦合於該散熱器，其中該散熱器與該半導體材料之間的熱脹係數差異係小於或等於約50 %。
⑷系爭3件專利之技術是否源自美國'976號臨時案？
⒈系爭台灣專利與美國'976號臨時申請案（被證11）之技術特徵比對說明：
①被證11之實施例五（參照實施例四)揭示：在一薄鎳
層之每側上都具有鎳-鉻-硼硬焊層，並藉著黏著物，將未經塗覆之鑽石顆粒（如150um)排列為一格子圖案（如500um間隔)於該硬焊層露出側上。此組合接著在真空火爐中被加熱到將焊物熔化，使一薄鎳層的兩側皆被鑽石顆粒覆蓋。接著將一熱塑膠黏著物置於該雙重硬焊層及一平面基板（直徑108mm、厚度6.5mm)之間。所產生的工具，例如為一具有平坦表面的CMP拋光墊修整器。
②關於鑽石顆粒在金屬層兩側之分佈態樣，被證11如前
指摘之第16頁第23行至17頁第5行的內容中，亦揭示：設置單一鑽石層在該金屬層的各側可減少來自於硬銲溫度的熱收縮，在該金屬層的一側的該鑽石顆粒的圖案擺放可與金屬層的另一側的該鑽石顆粒的圖案擺放相對齊，使顆粒的位置彼此匹配。
③由被證11上述說明書指摘內容中之「CMP拋光墊修整
器」、「未經塗覆之鑽石顆粒」、「薄鎳層」、「未經塗覆之鑽石顆粒」、「鎳-鉻-硼硬焊層」、「在真空火爐中被加熱到將焊物熔化」及「平面基板」可分對應於系爭台灣專利請求項1及請求項5所記之「化學機械研磨墊修整器」、「第一單層鑽石顆粒」、「金屬支撐層」、「第二單層鑽石顆粒」、「燒結化合物」、「燒結」及「剛性支撐體」。
④故系爭台灣專利請求項1之「一種化學機械研磨墊修
整器（對應於被證11之CMP拋光墊修整器)，包括：一第一單層鑽石顆粒（對應於被證11之未經塗覆之鑽石顆粒)，係設置及耦合於一金屬支撐層（對應於被證11之薄鎳層)之一側；一第二單層鑽石顆粒（對應於被證11之未經塗覆之鑽石顆粒) ，係設置及耦合於該金屬支撐層之第一單層之相對側；其中，該第二單層鑽石顆粒係位在與該第一單層鑽石顆粒具有實質相同分佈之位置（如被證11第16頁第23行至17頁第5 行所記)；以及一剛性支撐體（對應於被證11之平面基板) ，其耦合於相對該第一單層之該第二單層鑽石顆粒。」、請求項5 之「一種化學機械研磨墊修整器（對應於被證11CMP 拋光墊修整器) 之製作方法，包括：設置一第一單層鑽石顆粒（對應於被證11未經塗覆之鑽石顆粒) 於一金屬支撐層（對應於被證11薄鎳層) ；設置一第二單層鑽石顆粒（對應於被證11未經塗覆之鑽石顆粒) 於該金屬支撐層之相對該第一單層之一側；其中，該第二單層鑽石顆粒係位在與該第一單層鑽石顆粒實質相同的分佈之位置（如被證11第16頁第23行至17頁第5 行所記) ；以及接合該第一單層鑽石顆粒及該第二單層鑽石顆粒於該金屬支撐層，使在該第一單層及該第二單層間之對稱作用力為實質相似的分佈，以防止該金屬支撐層實質上變形；其中，至少一該第一單層或該第二單層之接合更包括：設置一燒結化合物（對應於被證11鎳- 鉻- 硼硬焊層) 於該金屬支撐層上，並與至少一該第一單層或該第二單層接觸；以及燒結（對應於被證11在真空火爐中被加熱到將焊物熔化) 該燒結化合物，以接合至少一該第一單層或該第二單層於該金屬支撐層。」、請求項14之「一種減少化學機械研磨墊修整器（對應於被證11未經塗覆之鑽石顆粒) 在製造過程中變形之方法，包括：在接合複數個鑽石顆粒（對應於被證11未經塗覆之鑽石顆粒) 於一金屬支撐層（對應於被證11薄鎳層) 期間，在該金屬支撐層之相對側為實質上相等之變形作用力，其中，由於在相對側之為相等的作用力，使接合期間在支撐層的變形減少（如被證11第16頁第23行至17頁第5 行所記) 。」及請求項16之「一種化學機械研磨墊修整器（對應於被證11未經塗覆之鑽石顆粒) ，其係使用如申請專利範圍第14至15項所述之方法而製成。」等技術特徵已全部為被證11所揭露。⑤系爭台灣專利各附屬項之技術特徵亦為被證11所揭露：
請求項2,3,6 所進一步界定鑽石顆粒以焊料合金耦合於金屬支撐層之技術特徵，揭示如被證11實施例五之鎳- 鉻- 硼硬焊層。請求項4,10,15 所進一步界定金屬支撐層兩側鑽石顆粒具有實質相同分佈之位置，揭示如被證11金屬層兩側鑽石顆粒擺放相對齊，使顆粒的位置彼此匹配。請求項8 項所進一步界定更包括在接合過程中以一硬焊材料熔滲入該燒結化合物之技術特徵，揭示如被證11實施例四：在薄金屬銅層兩側設置硬焊合金層及在鑽石顆粒覆蓋銅粉末，然後在真空火爐中被加熱到將焊物熔化。請求項7,9 項所進一步界定在加熱及加壓下進行接合之技術特徵，揭示如被證11實施例六之在壓力20Mpa 、950 ℃之熱壓合。請求項11至13項所進一步界定利用聚合物將第二單層鑽石顆粒耦合於剛性支撐體之技術特徵，揭示如被證11實施例五之將熱塑膠黏著物置於該雙重硬焊層及一平面基板之間，以壓合該雙重硬焊層於平面基板上。
⒉系爭美國'699號專利之技術特徵已見於系爭台灣專利請求項：
①請求項13-16所依附的獨立項（請求項11)所記的技術
內容（Coupling the second monolayer ofsuperabrasive particles to a rigid support) ，中譯文：耦合該第二單層鑽石顆粒於一剛性支撐體）雖未記載於系爭台灣專利請求項5 ，但可見於請求項11。故系爭美國'699號專利請求項11已記載於系爭台灣專利請求項11中。
②請求項14所進一步界定的技術特徵（wherein the
bonding of at least one of the first monolayer
and the second monolayer further includes:disposing a sintering compound on the metalsupport layer in contact with at least one of
the first monolayer or the second monolayer;
and sintering the sintering compound to bond
the at least one of the first monolayer or thesecond monolayer to the metal support layer.），已見於系爭台灣專利請求項5 所記之「其中，至少一該第一單層或該第二單層之接合更包括：設置一燒結化合物於該金屬支撐層上，並與至少一該第一單層或該第二單層接觸；以及燒結該燒結化合物，以接合至少一該第一單層或該第二單層於該金屬支撐層。
」。故系爭美國'699號專利請求項14已記載於系爭台灣專利請求項5 中。
③系爭美國'699號專利請求項13所進一步界定的技術特
徵（wherein the bonding of at least one of thefirst monolayer or the second monolayer isunder heat and pressure.中譯文：至少一該第一單層或該第二單層之接合係在加熱及加壓下進行），相同於系爭台灣專利請求項7 。
④系爭美國'699號專利請求項15所進一步界定的技術特
，徵（further comprising infiltrating thesintering compound with a braze materialduring bonding. 中譯文：其更包括在接合過程中，以一硬焊材料熔滲入該燒結化合物），相同於系爭台灣專利請求項8 。
⑤系爭美國'699號專利請求項16所進一步界定的技術特
徵（wherein the heat and pressure bonds atleast one of the first monolayer or the secondmonolayer directly to the metal support layer.中譯文：其中，直接地加熱及加壓以結合至少一該第一單層或該第二單層至該金屬支撐層。），相同於系爭台灣專利請求項9 。
⑥又系爭台灣專利請求項5,7-9,及11所載之技術特徵已
見於美國'976號臨時案，業如前述。是以，系爭美國'699號專利請求項13-16 所載之發明亦已見於美國'97 6 號臨時案說明書第16,17 頁及實施例中。
⒊系爭大陸專利申請案之技術特徵已見於系爭台灣專利請求項：
①請求項1，除未包括系爭台灣專利請求項1所記的「以
及一剛性支撐體，其耦合於相對該第一單層之該第二單層鑽石顆粒。」技術特徵外，其餘與系爭台灣專利請求項1相同，故系爭大陸專利申請案請求項1已記載於系爭台灣專利請求項1中。
②請求項2,3,5,6附屬項所進一步界定的技術特徵第一
及第二單層超研磨顆粒材質為金剛石，揭示如美國'976號臨時案（被證11）實施例五之鑽石顆粒。
③請求項8附屬項所進一步界定的技術特徵，已記載於系爭台灣專利請求項1中。
④請求項4,7附屬項所進一步界定的技術特徵第一及第
二單層超研磨顆粒材質為立方氮化硼，雖未見於美國'976號臨時案（被證11），惟其為習知之與鑽石顆粒之相當之研磨顆粒。
⑤系爭台灣專利請求項5 所記之技術特徵，除「其中，
至少一該第一單層或該第二單層之接合更包括：設置一燒結化合物於該金屬支撐層上，並與至少一該第一單層或該第二單層接觸；以及燒結該燒結化合物，以接合至少一該第一單層或該第二單層於該金屬支撐層。」外，其餘技術特徵已見於系爭大陸專利申請案請求項12 ， 上開未見於請求項12之技術特徵，可見於系爭大陸專利申請案請求項15。故請求項12及15所記載的技術特徵記載已於系爭台灣專利請求項5 中。
⑥請求項9,10,11,13,14,16至23等附屬項所進一步界定
的技術特徵，相同於系爭台灣專利請求項2,3,4,6,7,8至15。
⑦系爭台灣專利各請求項所載之技術特徵已見於美國
'976號臨時案（被證11），業如前述。是以，系爭大陸專利申請案各請求項所載之發明亦已見於美國'976號臨時案第16,17頁及實施例中。
⒋綜上所述，系爭3件專利之申請專利範圍所載之發明已
見於臨時申請案第16,17頁及第5實施例中，故系爭3件專利各請求項之技術係源自美國'976臨時申請案，堪予認定。
㈣系爭3 件專利之技術係源自美國'976號臨時案，且美國'976
號臨時案明確列載於備忘錄㈢提前清算之專利（附件一：鑽石金屬散熱片JV專利技術，倒數第二欄，案號00000-00000.PROV之申請中專利），被告本人亦自承，備忘錄三所列附件一二三四的專利都屬於雙方認知的系爭合作案專利（見本院卷二第117-118 頁），且被告抗辯系爭專利已提前清算為不可採（詳後述），足認系爭專利確為兩造所認知系爭合作案所生之專利權範圍。
㈤再查，被告於本院103年度民暫字第11號定暫時狀態假處分
事件及本件均主張，原告使用系爭美國'699號專利之產品為「S-DG DISK」產品（見原證14本院103年度民暫字第11號被告所提答辯理由三狀、104年12月17日被告本人陳述，惟原告否認該產品有侵害系爭專利），而SDG產品自97年3月間開始支付權利金予被告，有原告提出97年度至101上半年之CMP產品銷售金額統計表、權利金付款收據為證（原證11、11-1，見本院卷一第185-192頁、卷二第175頁），被告並不爭執原告自97年開始就SDG產品支付權利金，僅辯稱權利金之支付應按專利權而非按產品，系爭美國'699號專利並非原始四項專利之一，故應支付權利金15年至112年為止云云，惟本院認為被告所辯係按專利權 而非按產品銷售額支付權利金，與JV增補條款第4 條第2 項約定顯有不符，不足採信（詳後述），由上開支付權利金之資料，亦足認系爭3 件專利確屬系爭合作案所生之專利權。
二、兩造間系爭合作案是否有專利法第7 條第3 項但書之適用？㈠原告雖主張：系爭合作案係由原告出資聘請被告擔任「鑽石
科技中心」總經理進行研發，依專利法第7 條第3 項：「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定…但出資人得實施其發明、新型或設計」之規定，原告依法對系爭專利享有實施權云云。被告則辯稱：由兩造合資契約之約定可知，雙方合作關係乃共同成立一合資事業，由被告提供技術非專屬授權，而原告提供資金等資源，合作生產銷售鑽石產品，故兩造間乃合資事業之股東關係，並非原告所稱由原告聘請被告為其研發鑽石工具相關技術之委任關係。
㈡經查，兩造簽訂英文版JV及中文版JV之後，嗣於97年10 月
15日簽訂JV增補條款，該JV增補條款前言謂：本JV增補條款為原中砂公司與宋健民博士於85年10月訂定及91年8 月修訂JV之延續，甲、乙方稟持善意，同意以下條款於生效日後，作為執行依據。另相對人於97年11月19日「DTC 專利預算及產品研發」簽呈，亦表示JV增補條款為其與聲請人協調多年之結果，其已依新約放棄多項原來合約的權益等語（原證43），足認JV增補條款之約定，在與原有英文版JV及中文版JV不同之範圍內，已變更原有JV合約之約定。又兩造嗣後分別於99年1 月7 日、99年5 月1 日、100 年1 月21日簽訂之備忘錄㈠、備忘錄㈡、備忘錄㈢，係因被告在系爭合作案有效期間，擬與外部第三者技術合作並採用兩造共同之JV成果，兩造對於系爭合作案產出之專利權，約定應如何提前移轉或清算所為之約定（見上開備忘錄之前言），故本院認為，兩造間關於系爭合作案之權利義務關係，主要依JV增補條款之約定定之，至於備忘錄㈠、㈡、㈢僅為部分JV專利權提前清算或處分，或重申JV增補條款之約定。
㈢經查，依JV增補條款第3 條約定：依JV所發展產品或技術之
智慧財產權所有權登記為乙方（即被告）名義，甲方（即原告）擁有「優先使用權」。若原告使用該智慧財產權於產品或技術發展時，「則原告擁有該等智慧財產權三分之二之權利利益及價值」。對於該智慧財產權所衍生之「非屬開發成本之義務及費用，兩造各自負擔比例為二比一」。雖被告對原告為非專屬授權，然原告所使用之智慧財產權，「被告對外授權時，不得傷害原告之利益」，其餘原告未使用之智慧財產權，被告對外授權時，應先返還原告代為支付之所有費用並加計利息。若雙方同意出讓或對外授權原告使用之智慧財產權時，「對方支付之對價扣除成本後，三分之二歸屬原告所有」，三分之一歸屬被告所有。系爭合作案終止後，所有因執行系爭合作案產生由被告名義持有之專利權（除原告同意進行量產製造產品使用之專利權外），被告應返還原告所支付之一切費用並加計合理利息，該專利權之權利利益及價值「始完全歸被告所有」，屬被告未返還價款之專利權，應於一周內無償過戶予原告，未來原告如使用該等專利權於產品，應依JV增補條款第4 條約定支付權利金，如原告未來出讓或對外授權，對方所支付之對價，原告扣除必要成本後，應支付乙方三分之一。第4 條則約定，原告使用被告專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之。權利金之計算方式分為二種：91年修訂JV（即中文版JVA ）第6 條所載之原始4項專利技術所生產之產品，須支付銷售額之7 ％，支付期限至102 年12月31日止。其餘原告使用於商業化量產之JV技術，自產品每月銷售額達新台幣100 萬元之月開始支付權利金，支付期限為15年，權利金之計算係按產品之毛利率，支付銷貨淨額之4 ％至8 ％不等權利金。
㈣由上開約定綜合觀之，兩造間之合作關係，並非單純之聘任
關係，亦非單純之非專屬授權關係，蓋兩造間如係單純之聘任關係，原告支付金錢聘請被告從事技術研發，原告之出資與被告研發之技術具有對價之關係，通常應由出資人即原告取得專利權，且被告之報酬應係固定，而非依產品之銷售額計算，被告亦無必須分擔非屬開發成本之義務及費用之理。如專利權為被告個人單獨所有，僅以非專屬授權之方式授權原告使用，衡情原告僅有支付權利金之義務，並無就系爭專利享有三分之二權利利益及價值，及要求被告對外授權不得傷害原告之利益，且應先返還代為支付之所有費用並加計合理利息，及JV終止後被告應返還原告為該等專利支出之費用及利息，專利權始能完全歸屬被告所有，否則應將專利權無償過戶予原告之理。故系爭合作案應係原告提供研發所需資源，被告提供其專屬技術，共同合作開發與鑽石工具相關技術並共同分享利潤之合資事業（該合作案並未另行成立新公司，而係在聲請人公司內部成立鑽石科技中心DTC 為執行單位），較接近被告主張合資事業之股東關係。從而，本院認為原告主張系爭專利為其聘任被告完成之專利，依專利法第
7 條第3 項規定，原告享有實施權，尚非可採。
三、系爭3件專利是否為備忘錄㈢提前清算之範圍？㈠被告雖辯稱系爭3 項專利均主張以美國'976號臨時案為其優
先權案，而美國'976號臨時案已列入兩造備忘錄㈢附件一提前清算之範圍，故原告不得就系爭美國'699號專利主張任何JV權利云云。惟為原告所否認，並主張兩造間備忘錄㈢提前清算之專利，僅有鑽石金屬散熱片及類鑽碳DLC 相關專利，系爭美國'699號專利屬於CMP 鑽石碟專利，不在兩造提前清算之範圍內等語。
㈡經查，本院依原告之聲請傳訊證人胡紹中（100 年1 月間擔
任原告公司研發部協理及鑽石科技中心協理）到庭，其證稱：「（為何原告公司在100 年1 月21日時，與被告訂立備忘錄三？當時你接獲的指示為何？）99年6 月開始，被告開始與錸德公司接觸，雙方在談論合作事宜，談的內容主要是鑽石散熱片與類鑽碳DLC 有關的內容，被告有與原告公司溝通，此二項技術是否能拿去與外面的人合作，所以開始討論到專利的金額清算，公司請我與被告開始將被告名下JV600 多個專利依據產品種類而分類，同時將申請專利所花費的金額與研發金額歸屬到每一類的專利，當時600 多個專利總共分了15、16類。（15、16類裡面，在備忘錄三，雙方合意要清算的專利是哪幾類？清算是什麼意思？）鑽石金屬散熱片（附件一）是完全的清算，即之後原告公司不會再生產相關產品，由被告帶到錸鑽公司。類鑽碳DLC 部分（附件二），也有做清算動作，但是是以交互授權的方式，由被告及原告都有權生產這類產品。專利的分類是我底下的專利工程師分類的，我們分完後會交給被告看。附件三的專利從名稱來看，有部分是屬於鑽石金屬散熱片，有部分可能是屬於類鑽碳
DLC ，由專利名稱沒有辦法準確判斷，要看請求項的內容。附件三的專利若是屬於鑽石金屬散熱片專利，也包含在1900萬元價金範圍內。附件三專利當時是全部登記在原告公司名下，是要移轉給被告。附件一的專利是登記在被告名下，附件二的專利有部分登記在原告公司名下，部分登記在被告名下。（提示備忘錄三，訂立備忘錄三時，對於鑽石碟產品的相關產品是如何約定？）當初除了附件四所寫到的ODD 產品外，其餘的鑽石碟產品完全沒有進行清算，在備忘錄三第八條，原告公司特別強調希望被告不得以專利權訴訟或惡意對他方授權來侵犯中國砂輪公司的利益。（訂立備忘錄三時，專利的分類基準是每項請求項都進去評估嗎？若專利請求項內有跨兩類產品如跨到鑽石碟產品，會列入上開附件一或附件一的清算，或附件二的交互授權範圍嗎？）我的理解是我底下工程師評估時，會以專利名稱及專利主要的請求項去做專利分類，若專利請求項內有跨兩類產品，有跨到鑽石碟產品，基本上不會列入我們的清算範圍內，但分類時，為了避免有分類不清楚的地方，所以在備忘錄三第八項才會特別提到被告必須要確保原告公司鑽石碟產品（DG）未來的營運。
（提示被證11，被證11是否是備忘錄三附件一的倒數第2 個專利？）應該是，因為案號一樣。（此專利為何會被列入附件一作為清算標的？）因為從專利名稱上，就是鑽石金屬的散熱片，所以歸類在鑽石金屬散熱片。（提示被證11第19頁，在實施例5 ，有提到CMP 鑽石研磨墊修整器，實施例這樣寫，是否也可以將此專利歸為鑽石碟專利？）當時如果我們有注意到此專利與鑽石碟有關的話，我們應該不會歸到附件一。（你們歸類的時候，是否會看實施例？）一般不會，照我的理解，我底下的專利工程師主要是看專利名稱及主要請求項作為歸類依據，通常是看請求項1 。（你說的這個歸類基準，被告是否同意？）我認為是同意的，因為我們之前在做專利的重要性評估或分類時，被告有請相關工程師依據專利名稱及請求項1 來做篩選。（請再次確認被證11是因為它的技術分類為散熱片技術，而與原告公司合意清算，是否如此？）應該是，主要是依據產品分類，鑽石金屬散熱片這樣的產品，我們才將其歸類在備忘錄三的附件一。（備忘錄三簽立時是100 年1 月，當時原告公司的鑽石碟產品除了ODD外，還有哪些鑽石碟產品？）我不是負責那個單位，我知道的就是DG這個技術的產品，其他的細節我沒有參與。DG就是硬焊、排列的技術所做的鑽石碟。（DG產品的範圍，是否比
ODD 大？二者有何差異？）當時我們所生產的鑽石碟主要的營收都與DG技術有關，ODD 是另一種技術，DG的製程技術大概在1000度C 左右，與ODD 不同的，ODD 是指使用有機化合物作為黏結劑，製程溫度大概在200 度C 以內」（見本院卷二第109-113 頁）。由證人胡紹中之證述內容可知，兩造訂立備忘錄㈢之背景，乃被告欲與訴外人錸鑽公司洽談合作事宜，被告表示要將系爭合作案中關於鑽石金屬散熱片及類鑽碳DLC 二類專利技術與錸鑽公司合作，原告公司乃將系爭合作案共達600 多項專利進行分類，並將上開二類專利技術提前進行清算，因專利數量眾多，分類方式主要係按專利名稱及主要請求項做分類，並未逐一比對專利所有請求項及實施例，惟鑽石碟產品之相關專利並未列入備忘錄㈢提前清算之範圍，且為了避免有分類不清楚的地方，故在備忘錄㈢第8條特別約定被告必須要確保原告公司鑽石碟產品（DG）未來的營運，足認美國'976號臨時案被列入備忘錄㈢附件一，係因原告公司人員依該臨時案之專利名稱及主請求項，將其歸類為「鑽石金屬散熱片」專利。另被告本人亦自承：「（對於證人證稱當時認知被告到錸鑽公司，是要做散熱片及DLC技術，並無要做鑽石碟，所以鑽石碟相關專利，並無列入兩造清算的範圍，有何意見？）同意。（備忘錄三當時清算的範圍並無包含鑽石碟的專利？）是」（見本院卷二第118 頁）。準此，兩造訂立備忘錄㈢時，僅就「鑽石金屬散熱片」、「類鑽碳DLC 」二類專利技術達成提前清算之協議，不包含鑽石碟之相關專利在內，備忘錄㈢附件一雖將美國'976號臨時申請案列入「鑽石金屬散熱片」專利提前清算，惟並無將鑽石碟之相關技術內容亦列入一併清算之意思。系爭專利雖以'976號及'917號臨時案為優先權基礎案，而享有優先權日之利益，惟系爭專利與優先權基礎案間仍各屬獨立之申請案，原告將美國'976號臨時案中有關CMP 鑽石碟之技術內容另行提出正式申請案並經核准，系爭'699號專利自不包含於備忘錄㈢提前清算之範圍。
四、系爭3件專利權利金支付期限至何時屆滿？㈠兩造均不爭執，依JV增補條款第4 條第2 項、第4 項之約定
，原告使用系爭合作案之技術，支付權利金之方式有二種，一為「91年修訂JV內第6 條所稱產品」，需付銷售額7 ％之權利金，至102 年12月31日止，一為在JV存續期間雙方所發展並導入之商業化量產產品，應就各產品毛利率情形，以銷貨淨額為計算基礎，支付4 ％至8 ％不等的權利金，自各產品每月銷貨額達新台幣100 萬元該月起算，支付權利金之期限為15年，但不得逾專利權有效期限，惟兩造間有爭執者，在於原告主張「JV增補條款」第4 條第2 、4 項所稱之「91年修訂JV內第6 條所稱產品」，不以「原始4 項專利」為限，而係包含系爭合作案之全部鑽石碟產品在內，至於其他在JV存續期間雙方所發展並導入之商業化量產產品，僅有ODD
1 項，係依毛利率範圍支付銷貨淨額4 ％至8 ％計算權利金）（見原告104 年12月25日綜合辯論意狀第20-23 頁）。被告則辯稱JV增補條款第4 條第2 項、第4 項明文約定僅有「91年修訂JV內第6 條所稱產品」權利金支付期限至102 年12月31日屆滿，系爭美國'699號專利既非91年修訂JV內第6 條所載原始四項專利，故權利金支付期限應自產品每月銷售額達100 萬元之月起算支付滿15年為止，因SDG 產品最早自97年初開始銷售，故原告至少應支付權利金至112 年為止云云（見被告104 年12月28日綜合辯論意旨狀第32-33 頁）。
㈡按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之
辭句，民法第98條定有明文。故解釋當事人之契約，應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失真意（最高法院19年上字第28號、39年台上字第1053號民事判例參照）。經查，本院參酌中文版JV第6 條「包括」之文義，並無限定之意思，及原告公司95年6 月27日經營會議記錄內容（原證30），及兩造訂立JV增補條款協商過程（原證23-3、23-4）等文件，認為兩造並無將JV增補條款約定之系爭合作案所生專利權，限定於原始四項專利產品之意思，已如前述。再查，被告主張原告涉及系爭美國'699號專利之產品為SDG 產品（見本院卷三第86頁），而依原告提出SDG 產品支付權利金之資料（原證11、原證11-1），原告均係按產品銷售淨額7 ％計算權利金，而非依毛利率範圍支付銷貨淨額4 ％至8 ％不等的權利金，有原告提出之97年至101 年度上半年權利金付款收據在卷可稽（見原證11、11-1），且上開支付權利金收據顯示，原告按產品銷售淨額7 ％計算權利金之產品，有「CDD CMP DISK」、「DG CMP DISK 」、「S-DG DISK 」、「SPD DISK」、「DG石材」等產品，依毛利率支付銷貨淨額4 ％至8 ％不等支付權利金之產品，則僅有「ODD CMP DISK」一項產品，核與原告之上開主張相符，且97年度至10 1年度上半年之權利金收據均經被告收受在案，被告從未表示異議，上開兩造歷年來支付及收受權利金之事實，足認係符合契約雙方之真意。查兩造約定之二種權利金計算方式，其中一律按產品銷售淨額
7 ％計算之方式，相較於依毛利率範圍支付銷貨淨額4 ％至
8 ％不等的權利金，係對被告較為有利（此亦為被告於原證
43 之97 年11月19日「DTC 專利預算及產品研發」簽呈所自承），被告自97年至101 年上半年度，已就系爭專利所涉SD
G 產品收取銷貨淨額7 ％之權利金，竟於本件訴訟中改口主張系爭專利並非原始四項專利之一，應自產品銷售額達新台幣100 萬元之該月起，支付權利金15年，顯係自相矛盾，殊不足採。此外，被告代理人於本院10 3年度民暫字第11號定暫時狀態之處分事件103 年10月27日調查程序時，亦自承：
「備忘錄三第八條，DG產品相關的範圍主要還是在91年JV修訂版第六條四個專利為主（不限此四項專利）的那些專利支撐的產品」（見原證13調查筆錄第6 頁）。又查，兩造訂立之備忘錄㈢第8 條約定「除甲方違反JV定，乙方（即被告）同意確保甲方（即原告）鑽石碟產品（DG）未來之營運，不得以專利權訴訟或惡意對他方授權侵犯甲方利益，並將於JV到期時將相關專利（詳91年JV修訂版第6 條）無償移轉給甲方..」，係為確保JV合約屆期後原告可繼續生產銷售鑽石碟產品，不受侵權訴訟之干擾，則兩造約定被告應移轉專利權之範圍，自應包含鑽石碟所有相關之專利權在內，而無可能僅限於91年修訂中文版JV第6 條所列舉之原始四項專利。又兩造間JV增補條款第4 條、備忘錄㈢第8 條既使用相同之用語，且備忘錄㈢第8 條僅係重申JV增補條款第4 條之約定，自應採取一致之解釋，而認JV增補條款第4 條第2 項、第4項、備忘錄㈢第8 條所稱之「91年修訂JV內第6 條所稱產品」均屬例示，並不以「原始四項專利」為限，此乃因兩造訂立相關合約時並無法律專業人士介入，在合約之用語上未臻精確所致，準此，本院綜合審酌兩造JV合約之目的、議約協商之過程、95年6 月27日經營會議兩造確認之內容、兩造事後履約之事實等，認為原告主張「JV增補條款」第4 條第2、4 項所稱之「91年修訂JV內第6 條所稱產品」，係包含系爭合作案之全部鑽石碟產品在內，至於其他在JV存續期間雙方所發展並導入之商業化量產產品，僅有ODD 1 項，堪予採信。
㈢被告雖又辯稱，JV增補條款第4 條4 項雖約定「91年8 月第
一次修訂JV內第6 條所稱產品」，惟就中文版JV第6 條條文觀之，均僅列明專利名稱及號碼，未有列明產品名稱、種類等，故可知該條本意應係指專利權而非產品云云（見被告10
4 年12月28日綜合辯論意旨狀第32-33 頁）。惟查，兩造系爭合作案之目的係將研發之技術予以商品化量產以獲利，且JV增補條款第4 條第2 項明文約定係依產品銷售額計算權利金，原告歷年來支付權利金之收據，亦依產品銷售額而非依專利權之個數計算，被告上開主張，顯悖於兩造間之約定及履行之事實，不足採信。
㈣綜上，JV增補條款第4 條第2 、4 項所稱之「91年修訂JV內
第6 條所稱產品」，不以原始四項專利為限，包含系爭合作案之全部鑽石碟產品在內，至於其他在JV存續期間雙方所發展並導入之商業化量產產品，僅有ODD 1 項，故系爭3 件專利所涉之產品，其支付權利金之期限至102 年12月31日屆滿，堪予認定。
五、原告請求被告將系爭美國'699號專利、系爭台灣專利之專利權，及系爭大陸申請案之專利申請權移轉登記予原告，有無理由？㈠按兩造間JV增補條款第4 條第5 項約定：「當甲方（即原告
）為個別產品所支付權利金期限終了時，如專利權仍為有效者，除甲方同意放棄外，乙方（即被告）應於一週內無償將所使用專利權過戶予甲方…」。備忘錄㈢第8 條約定：「乙方（即被告）同意確保甲方（即原告）鑽石碟產品（DG）未來的營運，不得以專利權訴訟或惡意對他方授權侵犯甲方利益，並將於JV到期將相關專利（詳91年JV修訂版第6 條）無償移轉給甲方」。系爭3 件專利支付權利金之期限至102 年12月31日已屆滿，原告自得依上開約定，請求被告移轉專利權，又上開約定雖載明應將「專利權」移轉予原告，惟被告於系爭合作案期間係隨著研發進度持續不斷申請新的專利權（依證人胡紹中所述，兩造訂立備忘錄㈢時，系爭合作案之專利已達600 多件〔含已核准及申請中之專利〕），故系爭合作案所生之專利權應不限於已核准之專利權，其他在合作案期間提出申請尚未核准之專利申請權，依契約之本旨，亦應認為包含在被告應移轉登記之範圍內。
㈡查系爭3 件專利提出申請時，所列之發明人為被告宋健民，
申請人為訴外人錸鑽公司，惟嗣後訴外人錸鑽公司已將系爭美國'699號專利、系爭台灣專利之專利權，系爭大陸申請案之專利申請權移轉予被告所有，準此，原告JV增補條款第4條第5 項、備忘錄㈢第8 條之約定，請求被告將系爭美國'699號專利、系爭台灣專利之專利權移轉予原告，自屬正當。
系爭大陸申請案雖未經核准，且因被告對於中國知識產權局之第一次審查意見未及時提出申復而被視為撤回申請，惟原告本案所獲勝訴判決，日後非無請求恢復權利之可能（見本判決甲、程序部分：五、），原告請求被告將系爭大陸申請案之專利申請權移轉登記予原告，亦應准許。
㈢被告雖辯稱，備忘錄㈢第8 條所指鑽石碟產品僅限於DG產品
，產品特徵為單層鑽石，使用之專利為91年JV修訂版第6 條所示原始四項專利之硬焊、排列專利。至於系爭專利所涉SD
G 產品係由雙層鑽石組成，與DG產品顯有不同云云。惟查，依證人胡紹中104 年6 月22日庭期證稱：「DG就是硬焊、排列的技術所做的鑽石碟。....當時我們所生產的鑽石碟主要的營收都與DG技術有關，ODD 是另一種技術，DG的製程技術大概在1000度C 左右，與ODD 不同的，ODD 是指使用有機化合物作為黏結劑，製程溫度大概在200 度C 以內。....SDG跟DG應該也有關，但該S 的定義指的可能是super ，就我的理解，即在DG裡頭屬於較好的」（見本院卷二第113-11 4頁），另被告本人亦於同日陳稱：「SDG 是兩片黏在一起，薄片貼厚片，DG只有一片，.... 699號專利就是涵蓋SDG 技術，DG（DiaGrid ）是鑽石排列的意思即鑽石陣。DG因為鑽石的高度沒有辦法等高，所以只能用在八吋晶圓，或比較粗糙的製程，為了更平，所以才有CDD 、SDG 、IDG 、ODD 、AD
D 等設計」（見本院卷二第118 頁），即自承SDG 產品係改良DG產品而來。經查，系爭3 件專利係有關化學機械研磨墊修整器（CMP DISK）及其製作方法之專利，並使用於SDGDISK產品，同樣具有「硬焊」及「排列」之技術特徵，此可由系爭台灣專利請求項第6 、8 、12所記關於「硬焊」的技術；請求項1 、4 、5 、10、15所記「實質相同的分佈之位置」等關於鑽石顆粒「排列」的技術；請求項7 、9 、12所記「燒結」等關於經高溫處理的技術。可知系爭3 件專利亦具有「硬焊」及「排列」之技術特徵，此外，系爭3 件專利為了避免高溫或高壓固化過程中金屬支撐層變形，更進一步將鑽石顆粒設置於金屬支撐層之兩側之實質相同位置，以使金屬支撐層之變形可被最小化，故系爭專利仍屬DG技術之改良，而與ODD 係使用有機化合物作為黏結劑，製程溫度大概在200 度C 以內之技術特徵，顯有不同。且兩造間關於系爭合作案之權利義務，主要依JV增補條款之約定，備忘錄㈠㈡㈢主要係處理部分專利提前清算之問題，已如前述，而JV增補條款第4 條有關權利金支付期限之約定，僅分為二類，即系爭合作案之全部鑽石碟產品，其權利金支付期限至102 年
12 月31 日止，至於ODD 產品則自每月銷售額達100 萬元之月起算滿15年為止，備忘錄㈢第8 條係為了確保原告鑽石碟產品未來順利營運，並重申JV增補條款第4 條第5 項有關JV到期後被告應移轉專利權之約定，並無採取與JV增補條款第
4 條不同解釋之餘地，因此，被告辯稱備忘錄㈢第8 條所指鑽石碟產品僅限於DG產品，即使用91年JV修訂版第6 條所示原始四項專利之產品，不足採信。
㈣被告又辯稱，原告違反JV合約，將部分系爭合作案所生之專
利登記於原告名下而未依約登記於被告名下（被證19）、原告拒絕提供歷年來合資事業產品權利金計算明細、銷售報表等相關資料（被證23），妨礙被告依約行使稽核之權利等重大違約事由，符合備忘錄㈢第8 條除外約定，被告自不負有將系爭專利移轉予原告之義務云云。惟查，依JV增補條款之約定，系爭合作案所生之專利權，原告有使用者，於權利金支付期限終了時，被告應一週內（即103 年1 月7 日前），無償過戶予原告（第4 條第5 項約定），原告未使用者，除被告返還原告為該等專利權支付之一切費用並加計合理利息，而歸屬於被告所有外，其餘專利權，被告應於一周內無償過戶予原告（嗣後原告使用或出讓時應支付報酬或對價予被告）（第3 條第5 項），而目前JV合約業已到期，被告本有移轉之義務，被告以此主張原告違約而拒絕移轉專利權，尚非可採。又系爭合作案期間長達17年，原告係每半年結算一次產品銷售額後支付權利金予被告，至101 年上半年為止，嗣因被告於101 年8 月14日帶領美商應用材料公司人員進入原告公司之製程場所，涉有洩漏原告製造鑽石碟（包含BODD）之製程營業秘密等糾紛，原告並對被告提出背信及洩密之刑事告訴，則原告拒絕被告接觸原告之產銷機密資訊及進入原告機密場所，難謂無正當理由，且被告就101 年度下半年、102 年度之權利金，業已提起民事訴訟請求原告給付（臺灣臺北地方法院102 年度重訴字第926 號、本院103 年度民專訴字第11號），業據原告陳明在卷（104 年12月17日開庭筆錄，見本院卷三第86頁），原告已於本院103 年度民專訴字第11號事件提出相關權利金計算資料，被告主張原告拒絕提供權利金計算資料及妨礙被告行使稽核權，有重大違約事由，亦非可採。又按，因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在此限，民法第264 條第1 項定有明文。
所謂同時履行之抗辯，乃係基於雙務契約而發生，倘雙方之債務，非本於同一之雙務契約而發生，縱令雙方債務在事實上有密切之關係，或雙方之債務雖因同一之雙務契約而發生，然其一方之給付，與他方之給付，並非立於互為對待給付之關係者，均不能發生同時履行之抗辯（最高法院59 年 台上字第850 號民事判例參照）。依JV增補條款第4 條第1 項約定，原告對使用被告專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之。故原告支付權利金與被告提供專屬技術，係立於對待給付之關係，至於JV增補條款第4 條第5 項約定，原告就個別產品支付權利金終了時，除原告同意放棄外，被告應於一周內（103 年1 月7 日）將所使用專利權過戶予原告，係有關JV合約屆滿後專利權歸屬之約定，與JV合約期間使用專利權及支付權利金之權利義務關係無涉，故原告給付權利金與被告移轉專利權之間並無對待給付之關係，被告以原告未支付101 年度下半年及102 年度之權利金為由，拒絕移轉系爭合作案所生專利權，尚非可採。
㈤本判決係命被告應依兩造間之JV合約履行，就被告應將系爭
美國'699號專利之專利權及系爭大陸申請案之專利申請權移轉登記予原告部分，原告應依美國或大陸地區之相關規定，聲請認可及執行，且被告若拒不履行，將發生損害賠償之責任，附此敘明。
六、原告請求確認就系爭3件專利享有實施權，有無理由？兩造間JV合約已於102 年10月28日到期，系爭3 件專利權利金支付期限亦至102 年12月31日為止，原告得繼續使用系爭合作案所生之專利，且不負給付權利金之義務，惟被告非但拒絕移轉系爭美國'699號專利、系爭台灣專利之專利權，及系爭大陸申請案之專利申請權，且主張原告之SDG 產品侵害被告所有之系爭美國'699號專利，致兩造間之法律關係陷於不安定狀態，原告請求確認其就系爭美國'699號專利、系爭台灣專利享有實施權，為有理由。至於系爭大陸申請案既未經核准，被告並未取得專利權，亦無排除他人實施之權利，原告請求確認其就系爭大陸申請案並無確認之利益。
七、綜上，原告依JV增補條款第4 條第5 項、備忘錄㈢第8 條約定，請求被告應將系爭美國'699號專利，及系爭台灣專利之專利權及系爭大陸專利申請案之專利申請權移轉登記予原告。並請求確認原告就系爭美國'699號專利、系爭台灣專利享有實施權部分，為有理由，請求確認其就系爭大陸申請案享有實施權部分，無確認之利益，應予駁回。
八、兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，經本院審酌後，認與判決之結果不生影響，爰不予一一論列，附此敘明。
九、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條但書。
中 華 民 國 105 年 1 月 22 日
智慧財產法院第三庭
法 官 彭洪英以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 1 月 22 日
書記官 郭宇修