智慧財產法院民事判決
103年度民專訴字第90號原 告 台灣絕世好波有限公司法定代理人 林慧晶訴訟代理人 劉秋絹律師
潘海濤律師楊明哲律師複代理人 林經洋律師
丁偉揚律師被 告 宏昇昌實業有限公司兼 上法定代理人 黃金菊被 告 方斻上三人共同訴訟代理人 陳英傑
宋皇佑律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國104 年11月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：
一、依智慧財產案件審理法第7 條規定，智慧財產法院組織法第
3 條第1 款、第4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本件既屬因專利法及商標法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事案件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
貳、實體部分：
一、原告方面：㈠聲明：
⒈被告等應連帶給付新臺幣（下同）165 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，以年息5%計算之利息。
⒉原告願供擔保，請求准予宣告假執行。
㈡陳述：
⒈原告取得第0000000 號、第0000000 號商標權（下稱系爭
商標，如附件5 所示，亦即本院卷一第8 頁原證1 、第9頁原證2 所示），均指定使用於「胸罩，睡衣褲，罩杯，胸罩襯墊，背心，毛衣，襯衫，Ｔ恤，內衣褲，泳裝，西裝，禮服，休閒服，大衣，外套，披肩，運動服，新娘服，女裝，婚紗」等指定商品上。
⑴系爭商標經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）認定為著
名商標，其審定書內容載「其信譽早已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名」、「系爭商標於胸罩等相關商品已為著名商標」。在原告之前，台灣並無此類商品風行販售，「Nu Bra」開啟一隱形胸罩於女性之穿著風潮，當更必須阻止，干預他人企圖以搭便車之商業手法或模式，使消費者生混淆誤認。
⑵被告黃金菊為被告宏昇昌實業有限公司（下稱宏昇昌公
司）負責人，被告方斻為該公司實際負責人，以經營服裝、服飾、成衣、各種皮衣、皮飾之加工製造、買賣等為其營業項目，被告方斻為宏昇昌公司之實際經營者，擔任網路商店之聯絡人，並提供匯款帳戶予消費者匯款而收取價金，被告2 人未經原告同意，基於侵害系爭商標之共同犯意，將系爭「NuBra 」使用於女用內衣物，並以「方妮FaNi」網路商店為名於ShopDiY （全球華人自由商貿網）、露天拍賣、facebook等網站上公然販售，前經原告委請律師於101 年12月6 日發函警告，被告仍持續於同年月7 日、13日繼續使用系爭商標，其侵害故意顯然。被告黃金菊為宏昇昌實業有限公司負責人，被告方斻為該公司實際負責人，被告等二人明知系爭商標為原告所有，其等未經原告同意，基於侵害系爭商標之共同犯意，使用系爭商標於隱形矽膠胸罩商品上，於網站上公然販售，應負連帶賠償責任。
⑶被告黃金菊為宏昇昌實業有限公司負責人，依公司法第
23條規定，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，原告得據此法令請求被告黃金菊與被告宏昇昌公司共同負本件損害賠償之連帶給付責任，或系爭侵權行為為被告黃金菊所為者，則原告依民法第28條規定，主張法人應與被告黃金菊行為人負連帶賠償之責。
⒉原告享有發明第I207830 號專利（專利名稱「黏貼式乳型
提升系統」，下稱系爭專利），專利權期間自2004年2 月11日起至2022年8 月15日止，原告為專屬被授權人，有智慧局登記公文可證。被告宏昇昌公司於網站上公開販售隱形胸罩（下稱系爭產品），經原告依系爭專利範圍各組成元件與系爭產品進行比對，發現系爭產品均落入系爭專利各項元件比對範圍內，是已構成文義侵害，被告間亦同負侵權行為之連帶賠償責任。
⒊爰依民法第184 條第1 、2 項、民法第28條、公司法第23
條第2 項、商標法第68條第3 款、第69條第3 項、專利法第96條第2 項、第97條第1 項第2 款及公平交易法第31條規定，請求被告等連帶賠償新臺幣165 萬元及利息。
⒋就被告所提出之答辯部分，說明如下：
⑴申請更正在符合專利法規定之情況下，不違反兩造爭點整理之效力：
①原告在兩造協議簡化爭點後，雖於104 年8 月26日就
系爭專利提出如附件8 所示之更正申請，請求將原請求項第6 項之附加技術特徵併入請求項第1 項，然「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」為專利法第67條第2 項所明文規定，果若原告申請更正後之專利範圍符合上開規定，即未超出原專利請求項第1 項範圍，則兩造就本件所協議簡化之爭點，自不因原告申請更正而受影響，被告雖爭執系爭專利申請更正，已逾兩造協議簡化爭點之範圍云云，尚難認有據。
②申請專利之發明經核准公告後即與公眾利益有關，而
經核准更正之申請專利範圍公告於專利公報後，將溯自申請日生效，且除顯不應被准許外，智慧財產法院依法亦得按更正後之專利範圍進行審查，則基於公共利益與交易安全之考量，本件自應以系爭專利更正後請求項第1 項之專利範圍，作為判斷專利有效性與專利侵權之基準。系爭專利更正係符合專利法之規定，謹請法院就更正後之專利範圍進行審理。
⑵被告辯稱原告不法申請系爭專利，顯然超出協議簡化爭點範圍，且無依據：
①「系爭專利名稱：『黏貼式乳形提升系統』，公告號
數第575407號，為美商布萊吉爾國際公司（下稱布萊吉爾公司）所取得，目前仍有效維持。」乙節，前經兩造協議簡化並列為不爭執事項，有法院104 年4 月28日言詞辯論筆錄可稽（詳參該日筆錄第3 頁）。今被告以系爭專利與美國母案專利發明人不一致，顯有偽造申請內容、詐欺取得專利之違法，不應受到法律鼓勵與保護云云，爭執系爭專利之合法申請，自已違反上開協議事項，屬未經主張之爭點，依民事訴訟法第270 條之1 第3 項之規定，被告自應受其拘束，不得再為主張。
②況姓名表示權既屬發明人所享有，系爭專利發明人是
否及如何行使其權利，要非被告所得置喙，被告越俎代庖而為主張，反見其延滯訴訟之意圖。
⑶自101 年5 月13日起至103 年5 月12日止，原告為系爭
專利「專屬被授權人」之事實，有原證19專利授權同意書可按，並有智慧局101 年7 月6 日（101 ）智專一（一）15142 字第10120675750 號函可證，原告既當事人適格，被告乃空言爭執：
①原告為系爭專利之專屬被授權人，並已向主管機關依
法登記，此專屬被授權之地位明確，得對抗任意第三人，被告於本案果無進一步就上開登記有所抗辯者，則原告之專屬被授權之地位當無可挑戰，原告本件依專利法規定，取得系爭專利對被告侵權主張之訴權，此訴訟權利源自專利法規內容，要與原告公司及專利權人間之約定並無干係，不在本件討論範圍內。況專利授權事項依專利法第62條第1 項規定，係採登記對抗原則，其意即，一旦為專屬授權登記事項內容在明，則被授權人之專屬地位即明，應援專利法之專屬授權規定主張其權利，縱權利人就專屬被授權人間再有何限制約定，均不影響專屬被授人之專屬權利之行使，至於專屬被授權人與原權利人間之商業模式如何，更與專屬授權無關。
②系爭專利商品為一女性用品，原告公司為台灣首創引
進，並於引進之初投入大量之人力、物力資源，使該商品廣受女性消費者之擁護、支持，乃引起市場投機人士之覬覦，原告為維系爭專利之權益，歷年來多不乏有先例之判決，有法院100 年度民專上更（一）字第12號判決可參，就系爭專利之侵權案據當事人適格並無疑慮。再原告與權利人間之專屬授權合約已清楚定義美商布萊吉爾公司係專屬授權發明第207830號「黏貼式乳形提升系統」，並已於智慧局為專屬授權之登記，凡此在在證明本件原告確實具有提起侵權訴訟之當事人適格無誤。
③權利耗盡原則與專利專屬授權實屬完全不同之概念，
前者目的係為保護善意第三人以及市場交易的安定性，後者則係用於規範被授權人權利之行使範圍，被告果係執權利耗盡原則進而指摘原告不具當事人適格，顯屬謬誤。
⑷回覆原證20即財團法人塑膠工業技術發展中心以FTIR（
傅立葉轉換紅外線光譜儀）與DSC （示差掃描熱分析儀）如何判定系爭產品材質一事提出說明如下：
①FTIR（傅立葉轉換紅外線光譜儀）可以進行材料的光
譜分析，以判斷其成份的分子結構特性，而高分子的特性決定於其特定結構，此決定性的結構稱為「官能基」。即不同的化合物其官能基不同，所以利用FTIR（傅立葉轉換紅外線光譜儀）得到的紅外線波長圖譜可以分析判讀出受測物是何種官能基及何種化合物。
②DSC （示差掃描熱分析儀）是用於量測樣品材料在特
定溫度條件下的能量變化情形的儀器。其主要原理係將樣品置於一個可透過程控式升溫、降溫或恆溫的加熱爐中，通入氮氣、氧氣等環境氣體，當樣品發生蒸發、融熔、結晶等相變化時，會伴隨能量的吸放熱變化，而藉由能量隨溫度或時間的變化情形，即可判定高分子材料的反應熱、熔點（Tm）、玻璃化溫度（Tg）、結晶溫度（Tc）、比熱、熱穩定性、氧化安定性、交聯反應熱、及動力學分析等。以熱塑型材料而言，其結構為直鏈狀且不生化學反應，又可細分為結晶（排列整齊）及非結晶（排列不整齊）；結晶型的可以測到溫度（Tg）和熔點（Tm），非結晶型的只能測出溫度（Tg）而無熔點（Tm ） 。以熱固型材料而言，其結構呈網狀且會產生化學反應，其下又可細分為沒交聯、部分交聯及完全交聯三種類型，且熱固型材料一定會有Tg且不會有Tm。
③因此，不同官能基的有機物在FTIR紅外線光譜儀照射
下會產生不同的吸收信號峰，因此可以藉由此波長圖譜鑑別出有機物的種類，故本件系爭產品利用FTIR可以測得該產品是塑膠材質無誤；再利用DSC 儀器及其他檢驗方式如檢驗人員專業判斷，即可檢驗出系爭商品是屬熱可塑性聚氨基甲酸酯材質(TPU) 。
④簡述TPU 材質特性說明如下：TPU 是THRMOPLSTIC
POLYURTHN熱塑性聚胺酯之簡稱，且「熱可塑性聚胺基甲酸酯」和「熱可塑性聚胺酯彈性體」指的都是
TPU ，兩者只是中文翻譯上之不同，原告於104 年4月27日提出之民事準備2 狀內將原證20之檢驗結果誤繕為「熱可塑性聚胺酯彈性體」，特此更正為「熱可塑性聚胺基甲酸酯」。TPU 在高分子結構主鍊上含有許多氨基甲酸酯基團（-NHCOO- ）的聚合物，其主要是由多元醇、擴練劑和二異氫酸酯反應製成。TPU 是一種環保材質，不含可塑劑，也是一種高分子彈性體，介於橡膠和塑膠之間，TPU 商品通常都是粒狀，可再加工性良好，其加工方法包含︰射出、擠出、壓延、吹塑、模壓等、紡絲加工…等等，其中以射出成型和壓出成型應用最多，約佔一般使用的70% 以上。並且TPU 還可用來製造彈性纖維、合成革樹酯、粘著劑。因此聚氨酯彈性體應用範圍十分廣泛，TPU 產品之綜合性能出眾，應用上幾乎遍及所有領域，是新一代工程塑料，屬經濟可循環再利用環保型塑膠彈性體之一。
⑤於化工領域中，材料遇熱會產生「熱固性」反應與「
熱塑性」反應，「熱固性」的分子結構是網狀的，一但旦成型便無法改變，反觀「熱塑性」的分子結構是鏈狀的，可多次融化再定型。詳細定義已於智財法院
100 年度民專上更（一）字第12號判決清楚揭示可參。
⑥本件被告宏昇昌公司之系爭產品之外層包覆薄膜，明
顯具有系爭專利熱塑性薄膜材料之特性，業經財團法人塑膠工業技術發展中心高分子材料檢測實驗室以FTIR（傅立葉轉換紅外線光譜一）、DSC （示差掃描熱分析儀）分析鑑別該薄膜材質為熱可塑性聚氨酯彈性體（TPU ）( 原證20鑑定報告書，是指委託試驗報告嗎？還是尚未附？），是「Fani-BR」隱形胸罩罩杯包覆矽膠的薄膜確屬「熱塑性」薄膜無疑，洵證系爭「Fani-BR」隱形胸罩產品業已落入系爭專利之專利申請範圍，構成侵權，原告請求損害賠償均屬合法適當。
⑸系爭商標並非產品名稱，被告不得以此主張不受系爭商標權效力所拘束。
⑹引證01 與02 之結合無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性：
①系爭專利請求項1 係揭露一種黏貼式乳形提升系統，
取代傳統胸罩，其以包含有一定量之矽膠被封裝於熱塑性薄膜材料間之乳形體的罩杯，內表面大部分面積設有一對壓力敏感之黏著層，證據01 係揭露一種乳形假體（義乳），用以術後重建之使用，其由矽橡膠構成的「乳房假體」（義乳）與請求項1 中「含有一定量之矽膠被封裝於熱塑性薄膜材料間之乳形體」（罩杯）完全不同。
②證據01 係揭露一種乳形假體，並透過黏著層結合於
皮膚上，使形成一乳形體，與請求項1 揭露一種取代傳統胸罩，將含有一定量之矽膠被封裝於熱塑性薄膜材料間之乳形體（罩杯），其內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部（乳房）上，兩者完全不同，證據01 係為乳形假體，並無揭露罩杯之結構，因此證據01 僅為元件名稱接近請求項1所 揭露之元件名稱，而實質結構與用途顯然與被告所謂請求項1 之特徵 、B 、C 有別。
③證據01 之黏著層僅設置於圈槽內，證據02 之黏著
層設在胸罩邊緣，皆與請求項1 之黏著層大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層不同。
④因此，被告以文中完全沒有揭露罩杯結構之「義乳」
的證據01 與證據02 ，對於本領域之技術人員而言並非顯而易見之結合，即使兩者結合，亦無法輕易完成請求項1 之所有技術特徵。
⑤又系爭專利請求項第2 至9 項乃附屬項，依附於第1
獨立項，解釋其技術內容時除應包含第1 項之全部技術內容外，並增加限定其技術特徵，本件引證01 與
02 之組合既不足證明系爭專利請求項第1 項不具進步性，其自亦無法證明系爭專利請求項第2 至9 項不具進步性。
⑥被告僅空言指摘系爭專利不具進步性云云，惟完全未
附理由及證據，故其所述顯無理由。再者，系爭專利於鈞院另案訴訟中，經侵權行為人提出多項引證後，仍經法院100 年度民專上更（一）字第12號及最高法院103 年度台上字第1424號判決認定具有進步性，故系爭專利不具進步性云云，已為侵權者藉以卸責之通用辯詞。
⑦證據01 、02 、03 、07 、09 之組合無法證明系爭專利不具進步性。
⑺新北地方法院檢察署103 年度偵續二字第3 號不起訴處
分業經台灣高等法院檢察署智慧財產分署將部分發回續查。
⑻「Nu Bra」係著名商標，顯著性已高於一般商標，無可做為一般商品名稱待之：
①「Nu Bra」為商品之說明乙節，已為侵權者藉以卸責
之通用辯詞，此亦有台灣台中地方法院98年簡字第38
7 號判決及其相關報導可稽。另著名商標被仿冒或利用之可能性較一般商標為高，原告每年投入廣告宣傳費用不計其數，營造系爭NuBra 商標表彰商品之價值感，而使系爭NuBra 商標成為著名商標，然卻因此屢遭不肖業者覬覦仿冒。侵權者往往利用「Nu Bra」或與「Nu Bra」近似之名稱在網路上行銷，使消費者混淆誤認以為該等銷售商品源自告訴人或與告訴人有關，進而選購。原告為此戮力維護其商標權及專利權，而於維權過程中，有因使用「NW BR 」商標被認定為侵害系爭NuBra 商標者，亦有如中央社之媒體針對NuBra 商標誤為商品名稱所作之報導。
②另陳報原告公司網站資料及momo購物、奇摩購物、Pa
yasy 等網路通路據點資料，從其上之記載：NuBra旗艦店、NuBra 經銷據點及NuBra 與其他品牌並列之形式可知，NuBra 確實為一品牌（商標）名稱，絕非一般商品名稱⑼依原證10之記載，被告於販售隱形胸罩商品網頁商品供
應、商品推薦及販售商品標題上多處記載: 「方妮FaNi..批發團購NU BR與NUBR 與隱形」、「方妮FaNi..批發團購NUBR 與NUBR 與隱形胸罩」等文字，設若NuBr
a 乙詞是隱形胸罩產品之說明或代稱，亦即「NuBra=隱形胸罩」，被告於供應、推薦或販售商品上將NUBR 與隱形胸罩並列，並同時使用NU BR與NUBR 文字，其文義即將是「方妮FaNi..批發團購隱形胸罩與隱形胸罩與隱形胸罩」，其文義不合邏輯可見一斑。足見被告於販售隱形胸罩商品網頁上使用NuBra 文字，自非係隱形胸罩該類產品之說明，而係攀附使用原告人著名之系爭商標。而中文始是我國消費者大眾普遍使用之語言，被告既已標示中文商品名稱為「隱形胸罩」，何必多此一舉再標示英文「NuBra 」？此即顯示被告係以品牌之意涵使用「NuBra 」文字，亦即，被告使用「NuBra 」文字即非單純用做商品形容之用途，其已帶有商標指示之功能。
⑽原告請求被告等連帶給付165 萬元之損害賠償，應屬合理適當：
①依各網站函覆資料顯示，被告宏昇昌實業有限公司及
方斻等於「露天拍賣」( 即露天市集國際資訊股份有限公司) 販售系爭侵權產品之金額，經加總計算後共445,133 元；於「momo摩天商城」( 即富邦媒體科技股份有限公司) 販售系爭侵權產品之金額，經加總計算後共40,957元( 僅計算商品編號0000000000000 至0000000000000 之商品) ；於「YHOO!奇摩超級商城」( 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司) 販售系爭侵權產品之金額，經加總計算後共252,712 元；至於被告於「YHOO!奇摩拍賣」銷售之金額，因系爭二項產品於商品頁面上促銷價格一欄旁標記有「已售出…件」之計數器( 原證22) ，以此網頁為憑據計算其銷售金額應為745,332 元(399元乘以1868件) 、985,946 元(338元乘以2917件) ，共計1,731,278 元。
上開調查證據後所得被告因侵權行為所得之利益金額加總業已高達2,470, 080元，是故原告僅於上開範圍內請求被告等連帶給付165 萬元之損害賠償，應屬合理。
二、被告方面：㈠聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
㈡陳述：
⒈原告欠缺本件當事人適格，其起訴並非合法：
⑴原告並非系爭專利之專利權人，而由原告所提所謂「LI
CNS GRMNT 」( 參原證19) 可見，授權人(theLicensor) 布萊吉爾國際公司之授權顯然有其標的物上之範圍限制。換言之，原告依此有標的物範圍限制之授權，原告自己亦無權在台販售「不屬於前揭標的物範圍之系爭專利的專利物件」。原告若要起訴主張被告侵害其權利，自須證明被告本件所廣告販售之產品乃屬原告前揭被授權標的物範圍之物件，即「the patentedarticles that are from the Licensor and/or thesources, which are approved with prior written notice/agreement by the Licensor 」。今原告既然並未證明被告本件廣告販售之產品乃源自布萊吉爾國際公司自己或其所事先書面同意之供應來源之系爭專利的專利物件，則被告既未廣告販售原告前揭被授權販賣、使用、進口之標的物，被告本件廣告販售行為即未涉入或侵害原告前揭被授權之範圍。可知原告欠缺本件當事人適格，其起訴並非合法。
⑵原告主張受侵害之系爭（於我國申請之）專利，與美國
母案專利的發明人竟不一致，顯有偽造申請內容、詐欺取得系爭專利之不法，不應受到法律鼓勵與保護：
①由原證12可知，系爭專利之發明人依序為○○○(Dav
id ○○○○)、000(000000 Chang)、○○○( ○○○○)，並有主張優先權之美國申請案號10/159,251; 惟經美國專利商標局官方網站查詢檢索得知（被證8 ），其官方記載上乃僅有一發明人○○○○○. ○○○○。【謹按：根據原告本案所提2012年5 月23日之專利授權同意書，對照其中英文版可知，布萊吉爾國際公司總裁「○○○」，其英文名即是○○○○○ . ○○○○ 】②同一內容之專利，其發明人竟然彼此明顯歧異如上，
自有虛偽填載之疑義，蓋依我國專利法第7 條第4 項，發明人享有姓名表示權。而系爭專利所列前揭三名發明人，與前揭美國專利之唯一發明人，不僅人數不同，姓名亦有差異。系爭專利之申請，既是將前揭美國專利作為其第一次依法於外國申請之專利而於我國主張優先權者，兩個專利內容自當相同，從而其發明人亦不應存在任何差異，始能符合優先權之要件。是系爭專利之申請，至少於發明人之記載上，乃顯有偽造文書以詐欺取得專利之不法嫌疑，自不應受到法律保護。
⒉關於侵害商標權部分，被告行為並非商標之使用，而是對
於被告所販售商品本身之說明，依法自不受他人商標權之效力所拘束；且系爭商標有無效事由：
⑴依商標法第36條第1 項第1 款（舊商標法第30條第1 項
第1 款規定亦同旨），最高行政法院98年度判字第1487號判決參照。本件被告行為業經臺灣新北地方法院檢察署檢察官103 年度偵續二字第3 號不起訴處分書認定被告行為僅是被告方斻將NuBra 等文字作為其所販售商品本身之說明，並非商標之使用。
⑵商標法第30條第1 項第12款規定，系爭商標乃美商布萊
吉爾公司於外國之商標，原告既自稱是該美商相關隱形胸罩產品之在臺總代理商，顯已因契約關係而知悉該美商已於國外享有系爭商標，卻仍逕以自己名義於我國申請註冊系爭商標。是除非原告提出伊確曾取得該美商當初同意在我國申請註冊系爭商標之證明，否則原告依法即不得註冊系爭商標，自不得享有系爭商標權之保護。
⑶「Nu」並非無意義之字，而係英文「New 」之通俗用法
。而「Bra 」即為胸罩是「NuBra 」一字，實即具有「新式胸罩( 隱形胸罩) 」之商品性質說明意涵，不具識別性，依商標法第29條第1 項第1 款不得註冊為商標：
①系爭「NuBra 」商標中，「Nu」因發音與英文「New
」雷同，已成「New 」之常見通俗用法，亦即為形容某事物性質為「新的」之意；而「Bra 」即為胸罩。
是兩相結合以觀，「NuBra 」實即有「新式胸罩( 隱形胸罩) 」之商品性質說明意涵，依法自不得註冊為商標。Bra 為胸罩之英文名稱，不具識別性，此為兩造所不爭。
②至於Nu，原告主張其為無意義之字樣，應具識別性云
云，顯然不符事實。Nu於當今英文之用法上，常用以作為New 之同義語，被證5 可加以證明與說明。於Nu所有104 種字義用法中，將Nu當作New 同義字使用之情形，乃第4 常見之語義用法，可見Nu不但不是無意義字樣，相反乃經常被人們作為New 之同義字使用。
③系爭「NuBra 」文字，其實就意指「新式胸罩」( 即
有別於傳統之有肩帶胸罩之「無肩帶、隱形胸罩」，特別適合於女性搭配低胸露或肩禮服時所穿戴)， 從而，系爭商標字樣不但顯係僅由描述所指定商品( 新型胸罩、隱形胸罩) 之品質、用途、原料或相關特性之說明所構成，且乃僅由商品之名稱( 新型胸罩、隱形胸罩) 所構成者，當然屬於毫無識別性之文字商標，依法自不得註冊而企圖藉以排他專用。
⑷被告行為乃將「NuBra 」作為隱形胸罩商品名稱之使用
，而非作為商標之使用，依商標法第36條第1 項第1 款、最高行政法院98年度判字第1487號判決參照自不受系爭商標權效力之拘束：
①正因「NuBra 」實即有「新式胸罩（隱形胸罩）」之
商品性質說明意涵，且已蔚為消費大眾稱呼隱形胸罩之習慣用語（被證1 即103 年度偵續二字第3 號不起訴處分書第5 頁），是被告行為乃將「NuBra 」作為隱形胸罩商品之名稱使用，既未特別放大或縮小該文字，亦未將該文字另作特殊圖形之設計，且相關網頁上乃明示有被告之商標「方妮FaNi」，自已足以表彰商品之來源為被告所營事業。足見，被告行為顯無將「NuBra 」作為商標使用、混淆商品來源之主觀意圖或客觀事實，自不受系爭商標權效力之拘束。
⑸參以原告就被告行為提起另案告訴，該另案於偵查中乃
歷經四位先後承辦之檢察官接續作成四次不起訴處分，是已將被告行為僅是被告方斻將NuBra 等文字作為其所販售商品本身之說明，並非商標之使用等事實及理由均予指出。
⑹原告於104 年8 月31日庭呈授權書，不僅無法證明美商
布萊吉爾公司曾經同意原告於我國申請註冊系爭商標；反而適足以證明美商布萊吉爾公司係以商標權人自居而於2005年7 月15日授權原告在我國處理系爭產品之相關訴訟事宜，藉以維護該美商之商標權等智慧財產權，並非同意原告在我國申請為系爭商標權人：
①原告一面聲稱美商布萊吉爾公司曾經同意告訴人於我
國申請註冊系爭商標，卻又提不出足以證明此一同意之書面文件；其所提出之雙方往來書面，不僅不是美商布萊吉爾公司同意原告在我國申請為商標權人之同意書，反而還是前者授權後者「為維護甲方( 即美商布萊吉爾公司) 在台灣地區之專利權、商標權、著作權暨其他相關智慧財產權」而處理NuBra 系列產品於我國之相關訴訟程序（原告前揭授權書內容參照）。
由此授權書明顯可見，於該授權日期（2005年7 月15日）當時，美商布萊吉爾公司顯然係以系爭商標之商標權人自居，才會授權原告在我國處理訴訟，藉以「維護美商布萊吉爾公司在台灣地區之專利權、商標權、著作權暨其他相關智慧財產權」。則美商布萊吉爾公司連僅是為前揭內容之授權都會以授權書之書面形式進行了，則依舉輕以明重之論理法則與經驗法則，倘該公司真要進一步同意讓原告自居為商標權人而在我國申請註冊系爭商標，怎可能會反而僅以口頭、甚至僅以默示之方式表示同意。
②原告在我國申請註冊系爭商標，乃於92年12月1 日取
得系爭商標之商標註冊。然原告庭呈之前揭「授權書」，所署日期則為2005年7 月15日。是倘如原告所陳，謂美商布萊吉爾公司曾同意原告於我國申請註冊系爭商標云云，則該美商公司與原告雙方既均已明知原告早已獲得該美商公司同意而於我國申請取得系爭商標權矣，雙方怎可能事後又由該美商公司對告訴人為前揭授權，藉以維護該美商公司之系爭商標權，處理在我國之相關訴訟？⑺美商布萊吉爾公司非同意原告在我國申請為系爭商標權
人，依商標法第30條第1 項第12款規定，原告未經同意擅自註冊系爭商標，其本件關於商標權之聲明請求，自無理由。
⒊系爭專利不具進步性，而不得取得發明專利權：
⑴經被告檢索確認，系爭專利之技術特徵，與既存專利前
案所公布之技術特徵分別相較，乃「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成」者，此部分之相關具體事實（如系爭專利申請專利範圍之技術特徵、前案專利之內容及其技術特徵、前案技術特徵與系爭專利技術特徵之比較分析等事實）及系爭專利因欠缺進步性要件而應受撤銷之理由與法條依據，均如被證3 檢索報告書、被證4 。
⑵系爭專利核准處分時所適用之專利法第20條第2 項、審
查基準第二章第四節第三項，被告於104 年01月09日所呈交之引證01 至引證10 皆為「申請前既有之技術或知識」，熟習該項技術者皆可透過引證01 至引證10不同組合完成系爭專利之申請專利範圍。是若原告認為僅有引證01 、02 涉及系爭專利進步性，原告應先提出引證03 至引證10 不符合「申請前既有之技術或知識」資格的理由，方得不考慮引證03 至引證10 做為進步性組合的情況。
⑶引證01 第1 欄第4-8 行提及「The present inventio
n relates to a breast prosthesis comprising ashell-like body of a two-component, cross-linked, soft elastic silicone rubber composition,which
is welded in between synthetic resin films,whichcover its inner and outer surfaces」。其中，「shell-like body 」相當於「乳形體」；「soft elasticsilicone rubber compositi on」相當於「矽膠」；「synthetic resinfilm 」相當於「熱塑性薄膜材料」。
故引證01 已實質揭露系爭專利申請專利範圍1 「含有一定量之矽膠被封裝於熱塑性薄膜材料間之乳形體」之技術特徵。
①又原告錯誤主張引證01 的用途為「義乳」，故並未
揭露系爭專利申請專利範圍中的「罩杯」。系爭專利申請專利範圍1 所請標的為發明專利下的「物之發明」，而非「方法發明」。「物之發明」在進行技術比對時，其進步性應建立在純結構特徵或元件之間結合關係上。
②然而，原告此項意見並非針對引證01 與系爭專利申
請專利範圍1 在結構上的差異進行答辯，反而錯誤主張引證01 與系爭專利申請專利範圍1 係採用不同應用手段來使用被告認為結構相同之物品。
③此外，引證01 第1 欄第13-18 行引用德國新型專利
D0000000 做為先前技藝。從該德國新型專利D0000
000 可無歧異得知「breast prosthesis 」的實施方式之一與系爭專利相同，兩者皆呈凹碗狀並貼覆在使用者乳房上以提升乳形。
④鑒此，引證01 已實質揭露「breast prosthesis 」
具有多種使用方法，其一則與系爭專利相同。原告所稱「因為證據1 、2 之組合已無法證明系爭專利不具進步性，其他證據組合均有證據1 或證據2 之結合，故以不去考慮其他證據組合。」云云，實係對爭專利核准處分時之專利法第20條第2 項的解釋以及對引證
0 1及引證02 的解釋皆有明顯錯誤，自不足採。⒋關於侵害專利權部分，原告並未證明其專屬被授權之範圍包括侵害專利權之損害賠償請求權：
⑴原告自承並非系爭專利之專利權人，而依其起訴狀所附
原證13即智慧局之公文觀之，專利權人布萊吉爾國際公司僅是將該專利權「全部請求項為販賣之要約、販賣、使用、進口專屬授權」原告在中華民國全境實施，並未提及該專利權受侵害之損害賠償請求權之授權事項，是原告得否就該專利主張被侵害之損害賠償請求權，仍有疑義，自應由原告提出其與專利權人布萊吉爾國際公司就系爭專利之授權契約供法院審認，方得以釐清。
⑵關於該授權書之內容及授權範圍，其實已於法院另案即
98年度民專訴字第73號民事判決（按該另案共有系爭專利1 與系爭專利2 等二項專利，本件系爭專利即是該另案中之系爭專利2 ）中載有：該案原告台灣絕世好波有限公司主張伊業經布萊吉爾國際公司「授權全權處理有關『NuBra 絕世好波』系列商品於臺灣地區之相關民刑事訴訟等程序，與專利法第59條之範圍不同，原告絕世好波公司有權進行本訴訟云云，並提出授權書為證」等語（請參被證2 附件一即前揭判決第18頁之六、( 二)），該判決爰認定「該授權書僅載明為維護原告布萊吉爾公司NuBra 絕世好波系列在臺灣地區專利權、商標權、著作權暨其他相關智慧財產權益，授權原告絕世好波公司全權處理有關NuBra 絕世好波系列商品於臺灣地區之相關民事、刑事訴訟及其他程序等語。惟觀諸原告之聲明及主張，原告係以系爭二專利之專利權人身分，主張被告侵害系爭二專利，而請求被告連帶負損害賠償責任，並行使侵害防止及防止侵害請求權，此類請求乃專利權人所專有，限於專利權人或其專屬被授權之人始得行使，姑不論NuBra 絕世好波系列是否即為系爭二專利之產品，綜觀其全文，不足以認定原告布萊吉爾公司業已專屬授權原告絕世好波公司實施系爭二專利，至該授權書所載之授權範圍無足賦予原告絕世好波公司享有以專利權人之身分而對被告行使實體權利之依據。故原告絕世好波公司之訴，於法無據，應予駁回。」（請參被證2 附件一即前揭判決第18頁之六、( 三) ）。本件原告根據系爭專利（即前揭另案之系爭專利2 ）主張行使侵害專利之損害賠償請求權（實體權利），其已逾越前揭授權範圍之權利瑕疵情事，自亦相同。
⑶原證7 之廣告刊登及商品販售，乃被告方斻個人行為，
非屬被告宏昇昌公司之業務行為，亦為該公司法定代理人即被告黃金菊所不知，是與被告宏昇昌公司及被告黃金菊均無涉，且此事實業經臺灣新北地方法院檢察署檢察官不起訴處分書所是認。
⑷原證14之專利侵害比對資料，原告在熟悉系爭專利答辯
歷程的情況下仍採納「最廣之解釋範圍」來詮釋系爭專利並進行專利侵害鑑定，恐有蓄意擴張權力範圍之虞，蓋參考前揭另案即法院98年度民專訴字第73號民事判決所載意旨足見，因系爭專利之內部證據( 即系爭專利於申請再審查時所提之再審查理由書，如被證2 之附件二) 就該專利之功效方面乃已陳述：「該乳形體包含一上部以及一下部，該上部之厚度大於該下部，使本案之設計可增高乳房上較平而非下垂部分之尺寸... 創建一種較為豐滿、更為勻稱之乳房型態。」等語，足見系爭專利之申請專利範圍乃將不符前揭描述特徵者均排除在外，自應視為貢獻予公眾而不得再就該排除部分主張屬於系爭專利之申請專利範圍。基於上訴理由，系爭專利之範圍在歷經多次答辯後已遠小於其字面意涵，原告早已知情，竟仍以更大之專利權範圍進行專利侵害鑑定，該份專利侵害比對資料顯與事實不符 。
⑸原告主張之系爭專利授權，其於智慧局的專利授權登記
，乃有不相續之中斷期間。亦即，從原證13可知，智慧局的專利授權登記所載授權期間為自103 年5 月13日至
108 年5 月12日止。從被證9(檢附於本狀) 可知，智慧局的專利授權登記所載授權期間為自99年5 月13日至10
1 年5 月12日止( 所以，從101 年5 月13日至103 年5月12日間長達兩年，乃非授權期間) 。
①從原證8 可知，被告曾於101 年11月22日與101 年12
月6 日委請亞信專利法律事務所的○○○律師寄發律師函給被告，並稱：「…亦已侵害本公司可得主張之中華民國專利證書第207830號『黏貼式乳形提升系統及其使用方法』發明專利權…等語」，惟前揭發函之時，顯然落在前揭「非授權期間」，原告卻以前揭律師函向被告訛稱原告當時已可主張系爭專利云云，亦顯有以詐欺手段，脅迫使他人放棄為市場競爭之不法事實，自難以其自己此等不法之事實，反過來主張被告侵害其並不存在之專利被授權地位。
②再者，本案縱退萬步而勉強假設被告被告行為果不無
涉及侵害原告所謂之系爭專利專屬授權，於前揭非登記授權期間之被告行為，亦非原告所得主張求償之事實，從而自應扣除於損害賠償範圍之外。
⒌關於系爭專利申請專利範圍解釋因禁反言而無效乙節，被
告指陳「參考…法院98年度民專訴字第73號民事判決所載意旨足見，因系爭專利之內部證據( 即系爭專利於申請再審查時所提之再審查理由書，如被證2 之附件二) 就該專利之功效方面乃已陳述：『該乳形體包含一上部以及一下部，該上部之厚度大於該下部，使本案之設計可增高乳房上較平而非下垂部分之尺寸... 創建一種較為豐滿、更為勻稱之乳房型態。』等語，足見系爭專利之申請專利範圍乃將不符前揭描述特徵者均排除在外，自應視為貢獻予公眾而不得再就該排除部分主張屬於系爭專利之申請專利範圍。」等語。
⑴是依禁反言原則，原告自應受其於前揭再審查理由書中
所為之前揭特徵描述之主張所拘束，從而其系爭專利範圍就不符前揭特徵描述之部分自應歸於無效。
⑵原告稱「被告依據法院98年度民專訴字第73號民事判決
主張本件有禁反言之適用，但此判決已被最高法院103年度台上字第1424號判決所廢棄，被告主張實不可採，應依系爭專利最後公告版本為主等語」，與事實完全不符。蓋最高法院103 年度台上字第1424號判決廢棄理由並未針對禁反言而表示，與法院98年度民專訴字第73號民事判決不同之見解，且其所持廢棄理由與法院98年度民專訴字第73號民事判決禁反言適用內容完全無關。
⑶至於原告前次準備程序所狀呈之申請更正請求項云云，
經核均與被告主張的禁反言適用無關，且原告並未說明其申請更正之內容究與本案爭點有何關聯，故請法院不予納入本案之斟酌，併此敘明。
三、兩造不爭執事項：（見本院卷一第303頁、卷二第2頁）㈠被告方斻因本件之事實違反商標法案件經新北地方法院檢察署檢察官104 年度偵續三字第1 號起訴。
㈡原證1至14之形式真正性。
㈢系爭專利名稱：「黏貼式乳形提升系統」，公告號數第5754
07 號 ，為美商布萊吉爾公司所取得，目前仍有效維持。㈣原告為商標註冊號數：00000000、0000000 號（原證1 、2
）之商標權人。被告黃金菊為被告宏昇昌實業有限公司之負責人，被告方斻為該公司實際負責人。被告方斻使用「NuBr
a 」文字於販售隱形矽膠胸罩商品之網頁上（即原證7 、9、10公證書所載網頁）。
㈤原證20試驗報告之鑑定結果。
四、本件經依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第
1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷一第303 至304 頁、卷二第149 頁）㈠原告對被告主張侵害系爭專利是否具有當事人適格？㈡更正前及更正後系爭專利有無應撤銷之原因？
⒈被證01 、02 之組合是否可證明更正前及更正後系爭專
利請求項第1 項不具進步性？㈢原告得否請求被告連帶負損害賠償責任？
⒈系爭產品是否落入更正前及更正後系爭專利請求項第1 項
？更正前及更正後系爭專利請求項第1 項之範圍是否應限縮於「原告於92年9 月24日向智慧財產局提出專利再審查申請書及專利再審查理由書第3 頁所描述之特徵」（被證
2 第5 頁第3 段、技術特徵於第6 頁所述，即本院卷第12
4 頁）？⒉被告是否具有侵害更正前及更正後系爭專利之侵權行為？⒊被告是否具有侵害原告原證1、原證2之商標之侵權行為？⒋原告可否依商標法第68條第3 款、第69條第3 項、（104
年2 月4 日修正前）公平交易法第31條、專利法第96條第
2 項、第97條第1 項第2 款請求被告賠償165 萬元？⒌原告可否依公司法第23條第2 項、民法第28條、第185 條
第1 項規定，請求被告宏昇昌公司、黃金菊、方斻連帶負損害賠償責任？
五、兩造之爭點及論斷：㈠按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原
則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院98年度台上字第997 號、
102 年度台上字第1986號民事判決參照）。查系爭專利係於91年8 月16日申請發明專利，經審定准予專利後，於93年2月11日公告，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之90年10月24日修正公布之專利法（簡稱90年專利法）為斷，合先敘明。
㈡原告公司對被告主張侵害系爭專利是否為本件當事人適格部分：
所謂「當事人適格」，係指具體訴訟可為當事人之資格，得受本案之判決而言。此種資格，稱為訴訟實施權或訴訟行為權。判斷當事人是否適格，應就該具體之訴訟，依當事人與特定訴訟標的之法律關係定之。一般而言，訴訟標的之主體通常為適格之當事人。雖非訴訟標的之主體，但就該訴訟標的之權利或法律關係有管理或處分權者，亦為適格之當事人。又在給付之訴，只須原告主張對被告有給付請求權者，其為原告之當事人適格即無欠缺（最高法院96年度台上字第1780號民事判決可資參照）。查布萊吉爾公司為系爭專利之專利權人，有中華民國專利證書可按（見本院卷一第24頁），為兩造所不爭執。布萊吉爾公司於94年7 月15日出具授權書表示，授權原告公司全權處理有關「Nu Bra絕世好波」系列商品於臺灣地區之相關民刑事訴訟及其他程序等語（見本院卷二第59頁），然依其文義非屬專屬授權；嗣於101 年5 月23日布萊吉爾公司再出具授權書，表示專屬授權原告公司「擁有提供為販賣之要件販賣、使用、進口上述專利商品之權利」，並說明就先前布萊吉爾公司以書面文件同意授權之協議亦包含在內（…the xclusive Licensee under thecondition that all the patented articles are from
the Licensor and/ or soureces, which are approvedwith prior written notice/agreement by the Licensor.（Bragel International Inc. ），有原告提出之專利授權同意書可按（見本院卷一第247-248 頁），是布萊吉爾公司就系爭專利對原告公司之專屬授權同意追溯至94年7 月15日，原告公司得對被告為本件專利權侵害訴訟上之請求，原告即應為適格之當事人。
㈢更正前及更正後系爭專利有無應撤銷之原因？被證01 、
02 之組合是否可證明更正前及更正後系爭專利請求項第1項不具進步性？⒈查原告於104 年8 月26日就系爭專利提出如附件8 所示之
更正申請，請求將原請求項第6 項之附加技術特徵併入請求項第1 項之情，有原告提出之更正頁可憑（本院卷二第70頁），並為被告所不爭執。按「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日」，智慧財產案件審理細則第32條定有明文。
經核原告於104 年8 月26日就系爭專利提出如附件8 所示之更正申請，非顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害，且經本院指定104 年11月23日言詞辯論期日由兩造同意就原告申請更正後做為本件之辯論爭點內容，本院自得就系爭專利申請更正前及申請更正後之專利權範圍一併審理。
⒉系爭專利之技術分析：
⑴系爭專利技術內容：
系爭專利主要關於一種黏貼式乳形提升系統，其包含有一對以連接件加以銜接之乳形體。該等乳形體之內表面上有一對壓力敏感之黏著層，藉此可黏合於使用者之乳房。該對壓力敏感之黏著層可為一種永久黏附乳形體之壓敏膠黏劑，其對乳形體之黏合力大於對使用者乳房之結合力。連接件經聯接乳形體內側並將使用者之雙乳拉近在一起而銜接相分離之乳形體。該連接件可以永久方式或可拆卸方式聯接乳形體。乳形系統及連接件有數種不同之結構形態，以達成本發明乳形系統之種種優點。該黏貼式乳形提升系統讓使用者得以免用傳統之乳罩，只稍將該對乳形體黏合於使用者之乳房／皮膚，而後以連接件銜接乳形體即可。該乳形系統可提升乳房之尺寸及形狀，並且可量身定製乳溝之形態以及乳房之撐起程度（參系爭專利摘要，本院卷一第52頁反面）。
⑵系爭專利之相關圖式：圖一係系爭專利發明一實施例之正
面視圖，其中該系統有一對乳形體經由一連接件而相銜接；圖二係圖一所示某一乳形體之側視圖（如附件1 所示）。
⑶系爭專利核准公告之申請專利範圍：
系爭專利於2005年4 月22日修正說明書及申請專利範圍，經智慧局准予修正並於2005年8 月11日公告於專利公報第32卷23期，修正後之申請專利範圍共9 項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭產品「Fani-BR」侵害系爭專利請求項1 （參104 年3 月16日筆錄，本院卷一第297-298 頁），其內容如下：
請求項1 ：一種黏貼式乳形提升系統，供取代傳統胸罩，其包含：一對乳形體，其中各乳形體包含：
一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間；一內表面，其內表面朝向使用者胸部，其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上；一外側，其朝向使用者腋下；及一內側，其朝向外側之相反方向，其中各乳形體單獨藉對壓力敏感之黏著層固定於使用者胸部；以及一連接件，適於連接該乳形體，其中該連接件之兩端各連接於各乳形體之內側。
⑷系爭專利104年8月26日更正之申請專利範圍：
原告於104 年10月19日言詞辯論期日主張已於104 年8 月26日向智慧局提出系爭專利更正申請（參104 年10月19日民事陳報暨準備四狀附件8 ，本院卷二第70頁），並提出亞信專利法律事務所出具之專利侵害鑑定報告書（本院卷二第71-72 頁）主張系爭產品侵害系爭專利更正後請求項
1 。系爭專利更正後請求項1 之內容如下：請求項1 ：一種黏貼式乳形提升系統，供取代傳統胸罩，其包含：一對乳形體，其中各乳形體包含：
一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間；一內表面，其內表面朝向使用者胸部，其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上；其中，該對壓力敏感之黏著層為一種可永久黏附乳形體之壓敏膠黏層，其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力；一外側，其朝向使用者腋下；及一內側，其朝向外側之相反方向，其中各乳形體單獨藉對壓力敏感之黏著層固定於使用者胸部；以及一連接件，適於連接該乳形體，其中該連接件之兩端各連接於各乳形體之內側。
⒊系爭產品之技術分析：
系爭產品為「Fani-BR」自黏式矽膠胸罩，具有一對乳形體，並藉可扣合之連接件相接；該乳形體內表面具有黏著劑層，並以透明塑膠離形紙覆蓋。參原告所提亞信專利法律事務所之專利侵害鑑定報告附件一（參原證14，本院卷第47-50 頁），「Fani-BR」之圖片如附件2 所示。附件
2 所示圖片與原告104 年4 月28日所提系爭產品實物相符。而依原告所提由財團法人塑膠工業技術發展中心驗測檢測實驗室之委託試驗報告（參原證20，本院卷一第308-31
0 頁），顯示Fani-BR之表面材質為熱可塑性聚胺基甲酸酯TPU （Thermoplastic polyurethane）（被告對此亦不爭執，參104 年7 月20日筆錄，本院卷二第2 頁）。另觀察系爭產品實物，Fani-BR罩杯體上部區較下部區為厚；乳形體上之膠黏層可經由施力黏附至皮膚，並可經由施力使乳形體與皮膚分離，顯示乳形體上之膠黏層為對壓力敏感之黏著層，且其對乳形體內表面之黏合力大於對使用者之結合力。
⒋專利有效性之證據：
⑴被證01
被證01 為1996年12月17日公告之US5,584,883 ，其公告日早於系爭專利優先權日（2002年5 月31日），足以作為系爭專利之先前技術。
被證01 揭示一種乳形假體，具有殼狀本體，包含軟質彈性矽膠組成物被包封於合成薄膜樹脂內。乳形假體後部之邊緣設有與皮膚相容之永久性黏著劑層，以使乳形假體固著於使用者皮膚（參摘要）。被證01 說明書第1 欄第51行揭示該黏著劑層包括相間隔之黏著劑區。說明書第2 欄第14至16行揭示外部黏著層受到釋離膜之保護，於使用前移除。說明書第2 欄第19至36行揭示帶有永久性黏著劑層之基底膜可藉熱溶膠與乳形假體之外殼黏合，於使用一段相當時間後，當永久性黏著劑層失去黏性時，其可與基底膜一起被撕掉，替換帶有新的永久性黏著劑之基底膜。說明書第4 欄第1 行揭示乳形假體被包封於聚胺基甲酸酯薄膜內。被證01 說明書第4 欄第20至24行揭示乳形假體被聚氨酯薄膜所覆蓋。圖示如附件3 所示。
⑵被證02
被證02 為2001年10月4 日公開之UZ000000000000 ，其公開日早於系爭專利優先權日（2002年5 月31日），足以作為系爭專利之先前技術。
被證02 揭示一種可提升及支撐乳房之無肩帶及無背帶之胸罩10（參[0009]段），其包括一對U 形罩杯12及橋型連接件16（參[0024]段）。被證02 揭示U 形罩杯12具有外表面及內表面，外側端及內側端，亦揭示胸罩12可由軟性織布或編織品，諸如棉及／或蕾絲構成，惟亦有其他等效替代材料存在（參說明書[0025]段）。又被證02 揭示於兩罩杯外側端24設有翼片(tabs)(28, 30)，翼片(28, 30)之置放提供使用者乳房之適度提升、支撐及美觀（參說明書[0028]段），以及翼片(28, 30)設有雙面膠帶60，供將胸罩10固定於使用者的胸部，該雙面膠帶60具有身體側黏著劑62及織物側黏著劑64，其中身體側黏著劑62較佳為低過敏性、壓力敏感型之丙烯酸酯黏著劑（參說明書[0029]段）。圖示如附件4 所示。
⒌被證01 、02 之組合足以證明申請更正前系爭專利請求項第1 項不具進步性。
⑴系爭專利更正前請求項1 所請係一種黏貼式乳形提升系統
，供取代傳統胸罩，其包含：一對乳形體，其中各乳形體包含：一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間；一內表面，其內表面朝向使用者胸部，其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上；一外側，其朝向使用者腋下；及一內側，其朝向外側之相反方向，其中各乳形體單獨藉對壓力敏感之黏著層固定於使用者胸部；以及一連接件，適於連接該乳形體，其中該連接件之兩端各連接於各乳形體之內側。被證01係一種乳形假體，具有殼狀本體，包含軟質彈性矽膠組成物被包封於合成薄膜樹脂內；被證02 係一種可提升及支撐乳房之無肩帶及無背帶之胸罩，彼等內容詳如上述。被證01 與被證02 與系爭專利領域相同或相近，是其組合足為判斷系爭專利更正前請求項1 是否具有進步性之基礎。
⑵經查，被證02 所揭示包括一對U 形罩杯及橋型連接件之
一種可提升及支撐乳房之無肩帶及無背帶之胸罩，相當於系爭專利更正前請求項1 之「一種黏貼式乳形提升系統，供取代傳統胸罩」之技術特徵。被證02 雖係於翼片設有雙面膠帶（其中該雙面膠帶具有身體側黏著劑及織物側黏著劑，身體側黏著劑較佳為低過敏性、壓力敏感型之丙烯酸酯黏著劑），供將胸罩固定於使用者的胸部，惟依被證
02 說明書[0008]段之內容，熟悉該項技術者可明顯知悉由2 個可分離式罩杯構成，且罩杯週邊內表面設有黏著劑，以供黏貼至使用者胸部之黏貼式胸罩，已屬被證02 及系爭專利申請前之習知技術，而被證02 之發明目的乃在於改善習知黏貼式胸罩乳形提升與支撐度不勻稱，以及有大面積黏著劑接觸乳房產生之不舒適感之問題，是足證系爭專利更正前請求項1 之乳形體所具備之「一內表面，其內表面朝向使用者胸部，其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層，以供固定乳形體於使用者胸部上；一外側，其朝向使用者腋下；及一內側，其朝向外側之相反方向，其中各乳形體單獨藉對壓力敏感之黏著層固定於使用者胸部」及「一連接件，適於連接該乳形體，其中該連接件之兩端各連接於各乳形體之內側」之技術特徵為屬習知技術之簡單應用，差異在於被證02 並未明示罩杯可為「一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間」之技術特徵。
⑶再查被證01 已揭示由軟質彈性矽膠組成物被包封於合成
薄膜樹脂內之殼狀黏貼式乳形假體，且該乳形假體後部之邊緣設有與皮膚相容之永久性黏著劑層，以使乳形假體固著於使用者皮膚，並可重覆黏貼之技術，亦足證系爭專利更正前請求項1 之乳形體「包含：一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間」屬系爭專利申請前之習知罩杯材質。是以，就熟習該項技術者而言，於參酌被證01 與02之內容，當有合理動機將被證01 與被證02 結合，而不論係以被證01 之由軟質彈性矽膠組成物被包封於合成薄膜樹脂內之「殼狀乳形假體」材質替換被證02 之「罩杯」材質或以被證01 之由軟質彈性矽膠組成物被包封於合成薄膜樹脂內之殼狀「黏貼式乳形假體」替換被證02 之「罩杯及翼片」，均屬此技術領域中簡單材質替換或先前技術之簡易應用。而就連接件使兩罩杯結合之技術而言，徵之系爭專利說明書第11頁第1 至9 行之記載，系爭專利之乳形體本即不限於「一定量之矽膠，被封裝於熱塑性薄膜材料間」之乳形體，而係可適用由各種材料、結構及尺寸製成之乳形體，足證依系爭專利申請前之技術水準，乳形體之材料、結構及尺寸對於以連接件結合兩罩杯的技術手段，就熟習該項技術者而言並無技術上之困難性，是以被證01 與被證02 之組合，足以證明系爭專利更正前請求項1 之一種黏貼式乳形提升系統為屬運用此技術領域之通常知識而為熟悉該項技術者所能輕易完成，且其功效亦可由被證01 與被證02 所明顯預期。
⑷原告主張被證01 與02 之結合無法證明系爭專利更正前
請求項1 不具進步性，無非認為被證01 係揭露一種乳形假體（義乳），用以術後重建之使用，與系爭專利更正前請求項1 之乳形體（罩杯）完全不同；以及被證01 之黏著層僅設置於圈槽內，被證02 之黏著層設在胸罩邊緣，皆與系爭專利更正前請求項1 之黏著層大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層不同云云（參原告104 年1 月27日民事爭點整理狀第3 頁理由五，本院卷一第252 頁）。惟查系爭專利說明書第7 頁第18至24行載有「此種外戴件之特點係其外觀及觸感皆自然，對有待增高之女性既有乳房，足以添姿而無損其風采。除可增高既有乳房外，該等外戴件尚被設計來替代為外科手術切除之女性乳房。為增高或替代人類乳房之目的而加以穿帶之外戴件，稱之為乳形體，其包括一系列乳形增高件、乳形插入件、以及乳形假體。一類頗受歡迎的乳形體乃係由矽膠材質經塑膠薄膜材料加以完全包容而成。此類乳形體之優點係戴上時其外觀酷似自然的人類乳房，而且使用者感覺自然，從而可增進使用者之自我形象以及自信心」；說明書第19頁第7 至8 行亦明載「本發明之系統10非常通用於乳房切除手術後之病人，因為其左右側乳形體12可方便地製成不同之尺寸。又由於乳形體12為單獨之單元，使用者可混用與配用不同之尺寸，經由連接件銜接來適應自身特殊之需要，而可依然盡享該提升系統之全部優點」，可知系爭專利更正前請求項1 之「乳形體」並非僅限於「罩杯」形式或不適於乳房重建使用，難認二者之應用不同。至原告主張系爭專利更正前請求項1 之「其中內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層」之技術特徵未見於被證01 及被證02 云云，經查由被證02 足以證明罩杯「內表面大部分面積包含一對壓力敏感之黏著層」為習知技術已如上述；次查系爭專利說明書之內容，實未就系爭專利更正前請求項1 中所述之「內表面大部分面積」有所定義，仍屬一般對壓力敏感之黏著層之習知可應用範疇，而不具特徵性；又被證
01 之雙面膠帶雖係沿乳形假體邊緣設置，惟其並未就雙面膠帶佔據乳形假體內表面之「面積」加以設限，難認被證01 之黏著結構與系爭專利更正前請求項1 有所不同。
是原告上開主張洵無足採。
⑸綜上，被證01 與被證02 之組合足以證明系爭專利更正前請求項1 不具進步性。
⒍被證01 、02 之組合足以證明申請更正後系爭專利請求項第1 項不具進步性。
系爭專利104 年8 月26日更正後之請求項1 係附加限定：
「其中，該對壓力敏感之黏著層為一種可永久黏附乳形體之壓敏膠黏層，其對於乳形體內表面之黏合力大於對使用者皮膚之結合力」，經查被證01 已揭示乳形假體後部之邊緣設有與皮膚相容之永久性黏著劑層，以使乳形假體固著於使用者皮膚（參摘要）。被證01 說明書第2 欄第19至36行揭示帶有永久性黏著劑層之基底膜可藉熱溶膠與乳形假體之外殼黏合，於使用一段相當時間後，當永久性黏著劑層失去黏性時，其可與基底膜一起被撕掉，替換帶有新的永久性黏著劑之基底膜；而被證02 之雙面膠帶，其織物側之黏著劑層亦為可永久黏附乳形體之壓敏膠黏層，是更正後請求項1 所附加之限制與被證01 、被證02 所述黏著劑層之特性並實無不同。準此，被證01 與被證0
2 之組合既足以證明系爭專利更正前請求項1 不具進步性，亦足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性。
㈣按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，
法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條第2項定有明文。本件更正前及更正後系爭專利請求項第1 項具有應撤銷事由，業如上述，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，原告於本件民事訴訟即不得對被告主張更正前及更正後系爭專利請求項第1 項之權利，則本件有關原告就系爭產品落入更正前及更正後系爭專利請求項第1 項得否請求被告連帶損害賠償及賠償金額計算的爭點部分，即無審究之必要，亦無須再為分析有關禁反言（即關於更正前及更正後系爭專利請求項第1 項之範圍是否應限縮於「原告於92年
9 月24日向智慧局提出專利再審查申請書及專利再審查理由書第3 頁所描述之特徵」之爭點部分）之適用。併此敘明。㈤被告是否具有侵害原告原證1、原證2之商標之侵權行為？
⒈原告主張被告等具有侵害原告原證1 、原證2 之商標之侵
權行為，主要係以被告黃金菊為被告宏昇昌公司負責人，被告方斻為該公司實際負責人，以經營服裝、服飾、成衣、各種皮衣、皮飾之加工製造、買賣等為其營業項目，被告方斻為宏昇昌公司之實際經營者，擔任網路商店之聯絡人，並提供匯款帳戶予消費者匯款而收取價金，被告2 人未經原告同意，基於侵害系爭商標之共同犯意，將系爭「NuBra 」使用於女用內衣物，並以「方妮FaNi」網路商店為名於ShopDiY （全球華人自由商貿網）、露天拍賣、facebook等網站上公然販售，前經原告委請律師於101 年12月6 日發函警告，被告仍持續於同年月7 日、13日繼續使用系爭商標等事實作為論據。
⒉按商標權人於註冊指定之商品或服務，取得商標權，除本
法第36條另有規定外，於同一商品或服務，得使用相同於其註冊之商標。商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器，持有、陳列、販賣、輸出或輸入此等商品，將商標用於與提供服務有關之物品，將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之足以使相關消費者認識其為商標。商標法第35條第1 項、第2 項第1 款、第
5 條分別定有明文。原則上，有權於同一商品，使用相同於其註冊商標之商標者，必需具備之要件有：（一）商標權人或經其授權者。（二）使用人需有行銷商品或服務之目的。所謂行銷，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。（三）需有標示商標之積極行為。( 四) 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。例外情形之一，係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第36條第1 項第1 款定有明文。其構成要件有三：（一）以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示商品或服務之說明。（二）表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明。（三）非作為商標使用者。所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法，係指以符合商業上通常交易習慣之誠實使用方法使用，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。本院自應審究，是否為系爭產品之商標使用？抑是符合商業交易習慣之誠實信用方法表示系爭產品之說明？⒊經查，被告宏昇昌公司、方斻以「方妮FaNi」為名，在露
天拍賣網站、全球華人自由商貿網、番女網、FCBOOK等網頁，以標題為「方妮FaNi…批發團購NU BR與NUBR 與隱形胸罩」、「方妮FaNi隱形胸罩【防汗透氣】內衣Nu
Bra 婚紗禮服可內搭NUBR 比基尼泳衣短褲洋裝背心裙」、「隱形胸罩Nubra 布面下厚上薄款」、「方妮NuBra 不黏包退婚紗店專用款【防水超厚矽膠】NU BR隱形胸罩可配比基尼泳衣」等詞，作為販售廣告之介紹文字等情，有原告所提出之公證書紙暨所附方妮FaNi網頁列印資料在卷可佐（本院卷一第14-22 頁）。觀諸上開網頁中，雖刊登有如「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」之記載，就使用方式觀之，被告等實係將NU BR、NUBR 、Nubra 等文字以連接詞「與」並列，或係置於「內衣」、「隱形胸罩」等名詞之後，或有列於作為動詞使用之「團購」、「可內搭」等詞之後，亦有將之列於自身品牌「方妮」之後，或列於「防水超厚矽膠」此闡述產品功能、材質之形容詞後，均足見被告等顯然係將「NuBra 」一詞，當作隱形胸罩該類產品之代稱。此外，經審視原告所提出之被告所不爭執其所販賣的系爭產品實物，包裝上係主要以「Fani-
BR 」作為商品標示，完全沒有「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」之記載。職是，上揭「NUBR 」、「NuBra」、「NU BR」之記載，係說明商品之名稱，其為商品之說明，作為消費者選購之參考，並非標示商標之行為，亦非使相關消費者認識其商標，其與使用商標之行為未合。足證被告等刊登有如「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」之記載，其作用在於說明胸罩之商品，而非作為商標使用。
⒋此外，上開網頁中所刊登之「NUBR 」、「NuBra 」、「
NU BR」之等字樣，均強調係「方妮FaNi」販賣之商品，甚至於FCBOOK網頁亦明載「方妮FaNi. 隱形胸罩專賣」，「方妮FaNi」為被告宏昇昌公司自己之品牌，其足以使相關消費者認識其為商標。再者，所刊登之「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」與「方妮FaNi」之品牌係獨立存在，兩者有別，足見「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」顯非作為被告所販售胸罩之商標使用，僅為商品之說明文字。又原告產品包裝上係主要以「Fani-BR」作為商品標示，完全沒有「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」之記載，業已前述，故相關消費者得判斷兩者商品來源之差異。況被告宏昇昌公司之「方妮FaNi」商標係標示在前揭網頁之頁首標題如「供應商品方妮FaNi」、「聯絡我們方妮FaNi」、「方妮FaNi」、「方妮FaNi批發」、「方妮FaNi隱形胸罩專賣Facebook」等，其具有辨識功能，可與他人之商品相區分，是相關消費者易知悉系爭產品之來源係被告公司品牌「方妮FaNi」之產品，並非原告所提供之商品，不致使相關消費者產生混淆誤認之虞。此外，被告系爭產品包裝主要以「Fani-BR」作為商品品牌標示，完全沒有「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」之記載，益徵被告等主觀上並無使用仿冒原告系爭商標之意圖甚明。⒌參諸臺灣新北地方法院檢察署103 年度偵續二字第3 號不
起訴處分書所查明之事實「使用網路之消費大眾，大多以『NuBra 』一詞作為隱形胸罩之代稱，並以『NuBra 』在網頁上刊有如【NuBra 之正確穿法、NuBra 要去哪裡買、NuBra 專賣店】等文字，此有卷附網路新聞、網路業者刊登資料附卷可參，足認『NuBra 』一詞業已成為消費大眾對『隱形胸罩』之英文代稱」（本院卷一第107 頁）。職是，益徵不論被告等於其商品上記載「-BR」之文字，或於上開網頁中所刊登之「NUBR 」、「NuBra 」、「NU
BR 」之等字樣，主觀上均屬商品名稱或性質之說明，未有表彰商品來源之目的，自與使用原告之系爭商標有間。⒍是否係商標之使用，應依其使用狀態、方式，若為文字商
標，則應以其使用之前後文文義整體綜合考量，以判斷其究竟係商標之使用抑或僅係一般商品品質之說明，尚難僅以文字中出現他人已登記之商標，即認為必然係商標之使用。本件依原告所提出之被告系爭商品實際使用方式，及網頁之記載方式，依其前後文字及整體排列綜合審酌，堪信目的僅在作為商品名稱或性質（隱形胸罩）之說明，而非作商標之使用。另外，參諸標示內容相關消費者較易知悉系爭產品之來源係被告公司品牌「方妮FaNi」之產品，並非原告所提供之商品，不致使相關消費者產生混淆誤認之虞。此外，被告商品包裝以「Fani-BR」作為商品標示，完全沒有「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」之記載，益徵被告主觀上並無仿冒原告系爭商標之意圖，客觀上亦無以之作為商標之行為。由是益徵不論被告於其商品上究係記載「-BR」文字，或於上開網頁中所刊登之「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」之等字樣，其主觀上均係以之作為商品名稱或性質之說明，並無作為表彰商品來源之目的，亦非作為商標之使用。故認本件被告就系爭商品於上開網頁中所刊登之「NUBR 」、「NuBra 」、「
NU BR」之等字樣之目的，既在做為產品名稱或品質之說明，而非商標之使用，即無侵害原告系爭商標權可言。被告主觀上並無將「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」等文字作為商標使用之意圖，客觀上相關消費者亦會認為網頁之「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」等文字非作為商標使用，此外，使用網路之消費大眾，大多以『NuBra』一詞作為隱形胸罩之代稱，其應屬符合商業交易習慣之誠實信用之方法使用「NUBR 」、「NuBra 」、「NU BR」等文字。足見被告辯稱將「NuBra 」作為隱形胸罩商品名稱之使用，而非作為商標之使用，應堪採信。
⒎綜上所論，被告之系爭網頁上使用「NUBR 」、「NuBra
」、「NU BR」，係為符合商業交易習慣之誠實信用方法表示系爭產品之說明，自非系爭商標之效力所及。縱使系爭商標具備商標之註冊要件，系爭商標權之行使，其於此合理使用範圍內應受限制，符合商標法第36 條第1 項第1款之合理使用，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，是被告均不成立侵害系爭商標之行為。
㈥本件既認被告之系爭網頁上使用「NUBR 」、「NuBra 」、
「NU BR」，不成立侵害系爭商標之行為，且符合商標法第36條第1 項第1 款之合理使用，而應認未具有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，有關原告得否依商標法及公平交易法暨民法、公司法等規定請求被告連帶損害賠償及賠償金額計算的爭點部分，即無審究之必要。併此敘明。
六、綜上所述，被證01 、02 之組合，可證明系爭專利請求項第1 項申請更正前及更正後均不具進步性，而有應撤銷之原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，原告於本件民事訴訟自不得對被告主張系爭專利請求項第1 項之權利。再者被告之系爭網頁上使用「NUBR 」、「NuBra 」、「
NU BR」，係為符合商業交易習慣之誠實信用方法表示系爭產品之說明，自非系爭商標之效力所及，且符合商標法第36條第1 項第1 款之合理使用，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，是被告均不成立侵害系爭商標權及違反公平交易法之行為。從而，原告主張系爭產品侵害系爭專利請求項第
1 項，以及侵害系爭商標權及違反公平交易法之行為，依上開規定，提起本件訴訟，訴請判命如聲明所示，即無理由，應予駁回。其假執行之聲請亦失所附麗，應予一併駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 104 年 12 月 28 日
智慧財產法院第三庭
法 官 范智達以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中 華 民 國 105 年 1 月 7 日
書記官 劉筱淇