智慧財產法院民事判決
104年度民商上易字第4號上 訴 人 寇惠連即山葉發動機企業社被上訴人 日商山葉發動機股份有限公司
（ヤマハ發動機株式会社)（Yamaha Motor Co., Ltd.）法定代理人 柳弘之被上訴人 台灣山葉機車工業股份有限公司法定代理人 謝建民共 同訴訟代理人 鍾文岳 律師複代理人 江心瑜 律師上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國
104 年8 月12日本院103 年度民商訴字第43號第一審判決提起上訴，本院於105年5月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本院就本件涉外民事事件有管轄權：
(一)本件為涉外民事事件：民事事件涉及外國人或外國地者，其為涉外民事事件，內國法院首應先確定有國際管轄權，始得受理。繼而依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律或準據法。因涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（參照最高法院98年度台上字第2259號民事判決）。查本件訴訟之被上訴人日商山葉發動機股份有限公司（下稱日商山葉公司）為日本公司，其為外國法人。職是，本件訴訟具有涉外因素，其為涉外事件。
(二)我國有國際裁判管轄權：
1.決定國際裁判管轄權之原則：涉外民事訴訟事件，管轄法院應以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為國際私法上之定性，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，繼而依涉外民事法律適用法定其準據法。而涉外民事法律適用法規定實體法律關係所應適用之準據法，其與因程序法所定法院管轄權之歸屬不同（參照最高法院92年度台再字第22號、83年度台上字第1179號民事判決）。因我國涉外民事法律適用法係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法。至法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法，均無明文規定。職是，就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範，作為管轄權之法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當及迅速之國際民事訴訟法基本原則，決定國際裁判管轄。
2.侵權行為所生之債：涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，然被上訴人主張上訴人於我國境內侵害其商標權，請求損害賠償及排除侵害，依被上訴人起訴主張之事實，本件應定性為商標權侵權事件，侵權行為之事實發生地發生於我國，故本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬有關侵權行為而生之債。而訴訟由被告住所地之法院管轄，適用以原就被之原則。準此，本件涉外民事事件之管轄權，自應類推適用我國民事訴訟法第1 條第1 項前段與第15條第1 項等規定，由我國法院管轄。
(三)本院有第一審及第二審管轄權：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因上訴人侵害被上訴人之商標財產權，係商標法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。
二、本件涉外事件之準據法為中華民國法律：
(一)適用侵權行為地法：按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。涉外民事法律適用法第25條定有明文。查被上訴人主張上訴人之行為侵害其商標權，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際商標權法制，均認屬與商標權相關之侵權法律關係，係對商標權受侵害與否之爭執，是本件應定性為侵害商標權之侵權事件。因被上訴人主張本件侵權行為發生在我國境內，且被上訴人所為損害賠償與排除侵害之請求，亦為我國商標法所認許。揆諸前揭規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。
(二)商標權應受保護地法：按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。智慧財產為標的之權利，其成立及效力應依權利主張者，認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。因被上訴人主張上訴人侵害其商標權，據此行使排除侵害商標請求權及請求損害賠償，自與涉及智慧財產為標的之權利而訴訟者有關，適用涉外民事法律適用法第42條第1項規定。
三、上訴人合法更正上訴聲明：按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。民事訴訟法第256 條、第463 條分別定有明文。上訴人於104 年9 月25日之民事上訴理由狀，其訴之聲明：廢棄原第一審判決第1 項：被告應給付原告各新臺幣（下同）15萬元，並自103 年10月6 日起至清償日止，按年息5%計算（見本院卷第23頁）。嗣於104 年10月5 日提出民事上訴理由㈡補正訴之聲明狀及105 年3 月15日之準備程序，其訴之聲明為：廢棄原第一審判決第3 項：被告應給付原告各15萬元，並自103 年10月6 日起至清償日止，按年息5%計算（見本院卷第26、66頁）。上訴人係因原第一審判決第3 項，誤寫成第1 項，核屬更正事實或法律上之陳述，非為訴之變更或追加，揆諸上揭法條，自應予准許。再者，上訴人雖亦於同訴狀增列「廢棄原第一審判決第4 項：第一審訴訟費用由被告負擔10分之9 」部分，然訴訟費用負擔屬法院依職權行使事項，且與訴訟標的追加無涉，自無追加上訴聲明之適用，併予敘明。
貳、實體方面：
一、被上訴人主張：
(一)被上訴人起訴聲明請求：1.上訴人不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記。2.上訴人不得將系爭商標使用於與被上訴人日商山葉公司相同或類似之服務、名片、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為。3.上訴人應給付被上訴人各35萬元，並自起訴狀繕本送達上訴人之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。4.前3 項聲明，被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。並主張如後：
1.被上訴人為系爭商標之商標權人：被上訴人日商山葉公司創立於44年7月1日，迄今已近60年，專門從事機車之研發、製造及銷售業務，為國內及國際之著名企業，並使用「山葉」、「YAMAHA」及「音叉圖」為其商標，分別取得中華民國註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號等「山葉」商標（下稱系爭山葉商標）、註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號等「YAMAHA」商標，暨註冊第00000000號、第00000000號等「音叉圖」商標（以下合稱系爭商標）商標權，指定使用於汽機車及其零組件。被上訴人台灣山葉機車工業股份有限公司（下稱台灣山葉公司）為被上訴人日商山葉公司在臺灣之關係企業，自75年間成立迄今，取得被上訴人日商山葉公司之授權，使用系爭商標在臺灣市場從事機車及其零組件之製造、販售及維修等營業活動。
2.上訴人侵害被上訴人之系爭商標權：上訴人未經被上訴人授權或同意，竟擅自將被上訴人日商山葉公司所享有之著名商標「山葉」文字及被上訴人台灣山葉公司為消費大眾所普遍認知「山葉」公司名稱，註冊登記為其「山葉發動機企業社」商號名稱（下稱系爭商號）一部，並從事相同之機車販售、維修等營業活動，企圖攀附被上訴人所有著名商標、企業表徵及良好商譽，以達到推銷上訴人營業之不當目的，致相關消費者混淆誤認。
3.上訴人未來有侵害系爭商標之虞：上訴人雖前於99年1 月1 日成為被上訴人台灣山葉公司之通路商，然嗣於101 年6 月1 日解約退出山葉通路體系，自斯時起，上訴人即無權再對外使用被上訴人之系爭商標及企業標識，從事機車及零組件販售、維修等營業活動。經被上訴人迭次要求及起訴，上訴人始於103 年9 月1 日主動拆除「YAMAHA及音叉圖」招牌，足徵上訴人隨時有將其使用於營業上，而有侵害系爭商標權之虞。
4.行使排除防止侵害請求權及損害賠償請求權：上訴人侵害被上訴人之系爭商標權，且未來有繼續侵害系爭商標之虞。準此，被上訴人對上訴人行使請求權如後：⑴依商標法第69條第1 項前段、第70條第2 款，104 年2 月4 日修正公布之公平交易法第20條第1 項第2 款及現行公平交易法第22條第1 項第2 款、第29條等規定，請求排除侵害對系爭「山葉」商標之侵害。⑵依商標法第69條第1 項後段規定，請求防止侵害系爭商標；暨商標法第69條第3 項、第71條第1 項第2 款，公平交易法第31條、修正前公平交易法第32條第1 項與第2 項規定，民事訴訟法第222 條第2 項等規定，請求上訴人應分別給付被上訴人各35萬元。
(二)被上訴人答辯聲明：上訴人之上訴駁回。並答辯如後：
1.上訴人因解除合作關係而無權使用系爭商標：上訴人前於99年1 月1 日，而與被上訴人台灣山葉公司之經銷商郭賜美有限公司（下稱○○○○○）簽訂展示合約書。○○○○○提供上訴人車輛擺放於店面，並代為行銷，嗣再與其結清款項。上訴人復向被上訴人台灣山葉公司申請加入其機車及零組件之通路商，並申請核發及懸掛標示有被上訴人企業標誌之直式招牌乙支。經核准後，雙方簽訂看板合約書，自99年1 月1 日起生效。雖契約所載有效期間屆至後，得因雙方口頭意思表示一致而繼續契約關係。然嗣因上訴人與○○○○○理念不合，渠等於101 年6 月1 日解除合約關係，退出山葉公司機車及零組件之通路系統。準此，上訴人於101 年6 月1 日後，無權使用被上訴人之註冊商標及企業標誌，從事機車及零配件販售、維修等營業活動。
2.上訴人提出之不實展示合約書與看板合約書：上訴人固於原審提出展示合約書即附件6 與看板合約書即附件5 ，合約日期分別自98年11月1 日起至103 年12月31日止、102 年1 月1 日起至103 年12月31日止，並據此主張其有權使用被上訴人註冊商標及企業標誌云云。然其無法交付上開合約書之正本供法院審核，且由原審於104 年3 月11日傳訊證人之證述可知，上開合約書應非真正。職是，關於上訴人是否有權使用被上訴人之註冊商標與企業標誌，應以有效期間記載自00年0 月0 日生效之展示合約書即被上證1 （同原證13）及看板合約書即被上證2 （同原證16）為論斷。
3.上訴人應自行拆除廣告招牌：被上訴人雖提供上訴人1 支直式招牌，然看板合約書第3條規定，上訴人應自行拆除直式廣告看板返還予被上訴人。且其餘招牌均係上訴人自行製作架設。詎上訴人除未拆除直式招牌外，亦未拆除其自行架設之2 支橫式廣告看板。職是，上訴人固主張廣告看板之物權歸屬被上訴人所有而無法拆除云云，然不足採。
二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴聲明：廢棄原第一審判決第3 項：被告應給付原告各15萬元，並自103年10月6 日起至清償日止，按年息5%計算。並主張如後：
(一)上訴人有權使用系爭商標：被上訴人雖主張上訴人未經商標權人同意或授權，擅自使用「YAMAHA」商標作為廣告招牌，致相關消費者混淆誤認之虞云云。然上訴人於99年1 月1 日起成為山葉公司股東，有合法使用系爭商標之權利，且經被上訴人日商山葉公司頒發FI優質服務技術店證書。況廣告招牌係由被上訴人發包製作，設置於上訴人之營業處所。且經證人○○○證實展示合約書部分，所有合約均由其辦理，再交由○○○○○簽章。因上訴人與○○○○○之合約書為5 年，上訴人有合法使用系爭商標與銷售產品之權利。
(二)上訴人經通知後即拆除廣告招牌與變更商業登記：被上訴人固主張上訴人之銷售合約僅有1 年云云。惟被上訴人並無提供相關文件，被上訴人為國際型大公司，何以無自行擬定之合約版本，而係由非商標權人簽署合約書。況○○○○○既有權代理被上訴人之系爭商標，上訴人自得依合約書內容，行使權利與義務。且依○○○之證述可知，合約到期並無續約文件。換言之，上訴人於合約到期前，並未接獲通知解除授權商標之使用，○○○○○應繼續提供YAMAHA機車與商品之銷售，不容被上訴人自行解釋。再者，嗣經被上訴人明確通知不得使用YAMAHA商標後，上訴人業已依其要求拆除廣告招牌及變更商業登記。準此，上訴人未侵害被上訴人之系爭商標權。
(三)被證5與被證6之合約書為真正：被上訴人雖持原證13認定展示合約書之有效期間，僅有1 年云云。然原證13之甲乙方位置錯位，故為作廢版本。觀諸被證6 與原證13，兩者之合約書甲方、合約有效期間、簽章位置及字體均不同，足徵原證13為錯誤版本。準此，被上訴人主張被證6 為偽造，其與事證不符。至○○○固稱合約書僅有1 年云云，惟原證16之看板合約書第9 條載明合約日期2年內有效，其說詞顯有違背合約內容。準此，應以事實證物為斷。再者，○○○自承原證16、被證5 為其所簽署，被上訴人復稱上訴人未經授權使用系爭商標，即有矛盾處。
(四)上訴人無權拆除廣告招牌：觀諸原證16之簽約日為99年1 月1 日，雖依被上訴人所稱看板合約書合約效力僅有1 年，到期日應至99年12月31日止。
然被上訴人遲至100 年間仍未通知上訴人須返還廣告看板，足證另有1 張以上之合約書。再者，廣告招牌縱為被上訴人所有，惟上訴人基於物權歸屬，則無法自行拆除之。故被上訴人遲至103 年間，始通知上訴人拆除廣告招牌，益徵上訴人無權拆除。
三、整理與協議簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷第69至71頁之105 年3 月15日準備程序筆錄）：
(一)兩造不爭執之事實：
1.被上訴人為註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號等「山葉」商標、註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號等「YAMAHA」商標及註冊第00000000號、第00000000號等「音叉圖」商標之商標權人（見原審卷第33至42頁）。
2.被上訴人台灣山葉公司為被上訴人日商山葉公司在臺灣之關係企業，自75年成立迄今，取得被上訴人日商山葉公司之授權，使用系爭商標在臺灣市場從事機車及其零組件之製造、販售及維修等營業活動（見原審卷第28至30、43至44頁）。
(二)兩造主要爭點：本件當事人爭執厥在：1.上訴人是否有侵害被上訴人系爭商標權之行為？事涉上訴人於101 年6 月1 日終止契約後，至
103 年9 月1 日前之期間，是否未經被上訴人同意使用系爭商標於汽機車與零件組件等服務？2.被上訴人請求上訴人應給付被上訴人損害賠償各15萬元，有無理由?
參、得心證之理由：
一、上訴人侵害被上訴人之系爭商標權：上訴人雖主張其於99年1 月1 日起成為山葉公司股東，有權使用系爭商標。被上訴人僅稱上訴人之銷售合約僅有1 年，並未見被上訴人提出相關文件，且原證13與原證16為錯誤之版本。上訴人亦未於合約到期前，收受解除授權商標使用之通知，○○○○○應繼續提供YAMAHA機車與商品之銷售。廣告招牌為被上訴人所有，上訴人基於物權歸屬而無法自行拆除云云。然被上訴人抗辯稱上訴人與○○○○○於101 年6月1 日解除合約關係，退出山葉公司機車與零組件之通路系統。嗣後上訴人無權使用被上訴人之註冊商標與企業標誌，從事機車及零配件販售、維修等營業活動。而被上訴人僅提供1 支直式招牌，其餘均係上訴人自行架設，上訴人應自行拆除等語。職是，本院應審究上訴人是否有侵害系爭商標之行為。事涉上訴人於101 年6 月1 日終止契約後至103 年9月1 日前之期間，是否未經被上訴人同意使用系爭商標於汽機車與零件組件（參照本院整理當事人爭執事項1 ）。
(一)上訴人前於101年6月1日退出專賣股東：
1.簽訂系爭展示合約1與系爭看板合約1：⑴被上訴人主張上訴人於99年1 月1 日與被上訴人台灣山葉公
司之經銷商○○○○○簽署展示合約書（下稱系爭展示合約
1 ），合約期間自99年1 月1 日起至99年12月31日止，期間共計1 年，依約由○○○○○提供山葉展示車輛供上訴人於店面擺放行銷，上訴人應支付10萬元作為保證金，並代為銷售山葉車輛予消費者，就所代銷之山葉車輛再與○○○○○結清款項。而上訴人與○○○○○簽訂系爭展示合約1 之同時，即申請加入成為被上訴人台灣山葉公司機車及零組件之通路商，並向被上訴人台灣山葉公司申請核發及懸掛標示有被上訴人台灣山葉公司企業識別標識之直式招牌，經被上訴人台灣山葉公司核准後，遂與上訴人簽訂自99年1 月1 日起生效之使用廣告看板合約書（下稱系爭看板合約1 ），有效期間為2 年，其至100 年12月31日為止等事實。有被上訴人提出其上有上訴人與○○○○○用印之系爭展示合約1 、「大慶葉車業（股）專賣股東加入申請書」、「YAMAHA- 直招申請書」、「5S活動點檢表」及其上有被上訴人台灣山葉公司與上訴人用印之系爭看板合約1 等件附卷可稽（見原審卷第168至172頁）。
⑵上訴人雖對於「大慶葉車業（股）專賣股東加入申請書」、
「YAMAHA- 直招申請書」、「5S活動點檢表」之形式上真正，均不爭執（見原審卷第185 頁），惟否認系爭展示合約1及系爭看板合約1 之形式上真正，並辯稱：依其提出之附件
5 （下稱系爭展示合約2 ），其上有上訴人與○○○○○用印之展示合約書影本，暨附件6 （下稱系爭看板合約2 ），其上有被上訴人台灣山葉公司與上訴人用印之合約書影本（見原審卷第96至97頁），上訴人與○○○○○之展示合約書應為5 年，其前於102 年1 月1 日亦與被上訴人台灣山葉公司再簽訂合約期間為2 年之合約書，故上訴人使用系爭商標係經被上訴人台灣山葉公司之同意與授權，並無侵害被上訴人之商標權云云。
⑶然查上訴人自承其於98年11月間完成被上訴人台灣山葉公司
規定之裝潢、招牌、文宣及設施後，正式對外營運等語（見原審卷第78頁）。足徵上訴人係於98年11月間與○○○○○、被上訴人台灣山葉公司簽訂合約。因上訴人僅爭執其上所載之解約日期外，其餘均不爭執其真正。自被上訴人台灣山葉公司北區業務處專賣股東解約報告書（下稱解約報告書）觀之（見原審卷第173 頁），其上亦記載上訴人加入專賣股東之日期為99年1 月。參照系爭展示合約1 、系爭展示合約
2 、系爭看板合約1 、系爭看板合約2 等內容可知，除合約期間與簽訂日期不同外，其餘內容均相同，僅系爭展示合約書1 開頭之立合約書人誤載甲方為○○○○○，而乙方誤載為上訴人，足證系爭展示合約1 及系爭看板合約1 ，應係真正。
2.系爭展示合約2與系爭看板合約2非真正：⑴上訴人雖主張系爭展示合約2 及系爭看板合約2 ，可證明其
未侵害系爭商標權云云。惟被上訴人否認系爭展示合約2及系爭看板合約2 之形式上真正，上訴人迄今均未能提出上開文書之正本以供本院核對，相較被上訴人於本院言詞辯論期日有提出系爭展示合約1 之正本，供本院調查比對，並賦予當事人表示意見之機會（見本院卷第85、125 至127 頁）。
職是，自難認系爭展示合約2 及系爭看板合約2為真實。⑵證人○○○結證稱：其為被上訴人台灣山葉公司之員工，系
爭展示合約2 及系爭看板合約2 之簽訂，並非其業務範圍等語（見原審院卷第186 頁）。證人○○○亦結證稱：其為被上訴人台灣山葉公司之員工，未看過系爭展示合約2 及系爭看板合約2 ，因其係於99年1 月間起至100 年12月間任職基隆區業務代表，該等文件所載之簽訂日期，均非在其任職期間等語（見原審卷第188 至189 頁）。職是，本院勾稽證人○○○與○○○之上開證詞內容可知，渠等均未簽訂系爭展示合約2及系爭看板合約2 。
3.簽訂系爭展示合約1與系爭看板合約1於101年6月1日終止：⑴證人○○○結證稱：系爭展示合約1 與系爭看板合約1 ，係
其代表被上訴人台灣山葉公司簽訂。而系爭展示合約2 及系爭看板合約2 ，其上關於立合約書人「郭賜美有限公司」、「山葉發動機企業社」筆跡，雖與系爭展示合約1 與系爭看板合約1 之記載相似，然並非其親自簽訂，因日期不對，當時上訴人已退出山葉體系。上訴人係於101 年6 月1 日退出山葉體系，解約報告書上之解約日期102 年6 月1 日係誤記，此觀解約報告書下方之所有簽核章之日期即明，上訴人嗣後未重新加入。卷附○○○○○票號0000000 號之支票存根，係因上訴人退出後，被上訴人台灣山葉公司無息退還上訴人當初所繳納之保證金。而被上訴人台灣山葉公司與經銷商僅會簽約1 次，合約期間通常為1 年，嗣後會看其表現再決定是否續約，倘同意續約，不會再簽訂書面合約等語（見原審卷第190 至193 頁）。準此，證人○○○證言無從證明系爭展示合約2 及系爭看板合約2 為真正，僅可佐證系爭展示合約1 與系爭看板合約1 確為真正。
⑵觀諸證人○○○之前揭證詞，並勾稽解約報告書載明上訴人
加入之日期為99年1 月、機車經歷山葉2 年、解約報告書上之簽核章為101 年5 月底及6 月之日期等情（見原審卷第17
3 頁）。足見解約報告書之解約日期102 年6 月1 日，應係
101 年6 月1 日之誤載。參諸被上訴人提出○○○○○票號0000000 號之支票存根記載，其上註記支票係支付上訴人退股金10萬元，日期為101 年6 月1 日（見原審卷第174 頁），益徵上訴人已於101 年6 月1 日退出專賣股東。準此，上訴人與○○○○○間之系爭展示合約1 及與被上訴人台灣山葉公司間之系爭看板合約1 ，均已於101 年6 月1 日終止，應堪認定。故上訴人辯稱其與○○○○○間簽訂之展示合約及與被上訴人台灣山葉公司簽訂之合約，並未終止云云。不足為憑。
(二)上訴人於合約終止後不得以山葉作為系爭商號特取部分：
1.系爭商號前經基隆市政府核准設立在案：上訴人自承其係於98年間由被上訴人台灣山葉公司業務經理即證人○○○介紹，而與○○○○○簽署展示合約書，成為台灣山葉公司販售體系成員等語（見原審卷第321 頁）。而系爭商號為上訴人前於98年6 月3 日申請登記，並經基隆市政府於同日以基府產商字第0980101755號函核准設立在案，有基隆市政府上開函文在卷可證（見原審卷第89至90頁）。
準此，足見上訴人申請系爭商號登記，原為加入成為被上訴人台灣山葉公司機車及零組件之通路商。縱使被上訴人於合約期間，對於上訴人以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分未異議，然此未表示在合約結束後，被上訴人仍同意上訴人繼續使用系爭商號之名稱。申言之，上訴人於合約期間，既為被上訴人台灣山葉公司機車及零組件之通路商，其以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，並不會影響系爭山葉商標作為行銷被上訴人產品之目的，對於系爭山葉商標之指示來源亦不致有所混淆誤認。是被上訴人在合約期間，雖對於上訴人以系爭山葉商標為系爭商號之特取部分未異議，至多僅能解釋為上訴人僅能在合約期間使用，合約結束後，上訴人即不能再使用之。故上訴人辯稱其「山葉發動機企業社」為商號之名稱，係經被上訴人台灣山葉公司之同意云云，即非可採。
2.上訴人有視為侵害商標權及違反公平交易法之行為：⑴按未得商標權人同意，明知為他人之註冊商標，而以該商標
中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權。99年8 月25日發布、同年9 月12日施行之商標法（下稱修正前商標法）第62條第2 款定有明文。嗣100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之商標法即現行商標法則將第62條第2 款移列為第70條第2 款，並修正為未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞視為侵害商標權。修正理由係本條為加強對著名商標之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。修正前第1款不適用於可能有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防。且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第43條規定，而於現行商標法第70條第1 款及第2 款增加「之虞」文字。再者，第2 款之適用增列致相關消費者混淆誤認之虞之情形，係指行為人之公司、商號、團體或網域名稱與著名註冊商標中之文字相同，且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務構成相同或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞之情形。準此，倘明知為他人之註冊商標，而以商標中之文字作為自己商號之名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即構成修正前商標法第62條第2款之視為侵害商標權之情事，而不以著名商標為限。而明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己商號之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，構成現行商標法第70條第2 款之視為侵害商標權之情形，且不以實際上是否已構成混淆誤認為限。
⑵按事業就其營業所提供之商品或服務，不得以相關事業或消
費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。而事業就其營業所提供之商品或服務，不得以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，而於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之。修正前公平交易法第20條第1 項第
2 款及現行公平交易法第22條第1 項第2 款、第2 項分別定有明文。上訴人以系爭山葉商標為系爭商號之特取部分，其發生於現行法修正公布104 年2 月4 日前，自有修正前公平交易法第20條第1 項第2 款規定之適用，保護範圍包含依法註冊商標。
⑶系爭山葉商標係分別於90年12月1 日（註冊號第00000000號
）、69年3 月16日（註冊號第00000000號）、56年1 月1 日（註冊號第00000000號）註冊，並均有指定使用於汽機車及
其零組件等商品，迄今均在商標權期間，且系爭山葉商標已為著名商標，而「山葉」亦為相關事業或消費者所普遍認知之公司名稱等情，有經濟部智慧財產局商標資料檢索服務附卷可憑（見原審卷第33至35頁），且為上訴人所不爭執（見原審卷第15 9頁），自堪信為真實（參照本院整理當事人不爭執事項1 ）。查上訴人與○○○○○間之系爭展示合約1及與被上訴人台灣山葉公司間之系爭看板合約1 均已於101年6 月1 日終止，是上訴人於101 年6 月1 日上開合約終止後，即不得再以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分。上訴人將系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，構成相關消費者混淆誤認，有被上訴人提出之客訴資料一覽表在卷可證（見原審卷第48至50頁）。
⑷綜上所述，系爭山葉商標為著名商標，且「山葉」亦為相關
事業或消費者所普遍認知之公司名稱或表徵，上訴人未經被上訴人同意即以之作為系爭商號之特取部分，且同樣從事機車暨零組件販售、維修等營業活動，確實已造成相關消費者誤認系爭商號為被上訴人所屬之YAMAHA公司體系或與被上訴人間有資本或技術合作等關係。職是，就被上訴人日商山葉公司而言，無論係依修正前商標法第62條第2 款或現行商標法第70條第2 款；或就被上訴台灣山葉公司依修正前公平交易法第20條第1 項第2 款，上訴人行為視為侵害商標權及違反公平交易法。至上訴人雖主張倘系爭展示合約1 與系爭看板合約1 業已終止，為何被上訴人經銷商之下游○○○○○尚可販售產品予上訴人。況系爭商號之特取部分為「山葉發動機」，而非「山葉」云云（見原審卷第262 頁）。然買賣關係與經銷關係本為不同之法律關係，不得僅因○○○○○仍有販售產品予上訴人，即遽認系爭展示合約1 與系爭看板合約1 尚未終止。
(三)上訴人無權使用系爭商標於同一商品或服務：
1.上訴人自101年6月1日起至103年9月1日使用系爭商標：按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權。修正前商標法第61條第2 項、第29條第2 項第1 款及現行商標法第68條第
1 款分別定有明文。查上訴人於101 年6 月1 日合約終止後仍以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，除已侵害系爭山葉商標權，並違反修正前公平法第20條第1 項第2 款規定外，上訴人亦自承其自103 年9 月1 日起即已停止使用系爭商標，而被上訴人就此部分之事實亦不爭執。職是，上訴人自101 年6 月1 日合約終止後至103 年9 月1 日止之期間，確有繼續使用系爭商標之事實，應堪認定。
2.上訴人侵害系爭商標之商標權：系爭展示合約1 與系爭看板合約1 前於101 年6 月1 日終止，是合約期間屆滿後，上訴人依系爭看板合約1 第3 條、第
7 條約定：乙方（即被上訴人台灣山葉公司）得隨時終止本合約，甲方（即上訴人）應負擔拆除費用並將廣告看板歸還於乙方。廣告看板於本合約期間屆滿，視為有本合約第3 條之情形並依其效果（見原審卷第172 頁）。故上訴人應返還被上訴人台灣山葉公司所交付之廣告看板，且未經被上訴人之同意或授權，不得再使用系爭商標。查上訴人於103 年9月1 日前，仍使用系爭商標於與系爭商標指定相同之汽機車及其零組件等服務，致相關消費者混淆誤認，依修正前商標法第29條第2 項第1 款、第61條第2 項及現行商標法第68條第1 款規定，上訴人侵害被上訴人日商山葉公司之商標權甚明。
二、上訴人應負侵害系爭商標之損害賠償責任：按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償。商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。修正前商標法第61條第1 項前段與現行商標法第69條第3 項分別定有明文。現行商標法第69條第3 項將修正前商標法第61條第1 項前段修正為商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，此僅係將商標侵權行為是否須具備主觀上之故意或過失之要件，符合侵權行為之成立，原則應適用過失或故意主義。而事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。修正前公平交易法第31條定有明文。上訴人雖主張其未侵害被上訴人之商標權，自無須負損害賠償責任云云。然被上訴人抗辯原審判決已論述上訴人侵權態樣及合約終止後兩造間商業往來關係，並詳加說明其取捨認定之基礎，命上訴人應賠償被上訴人各15萬元，洵為正當等語。職是，本院應審酌被上訴人請求上訴人應給付被上訴人各15萬元，有無理由（參照本院整理當事人爭執事項
2 ）。
(一)適用損害賠償之準據法：被上訴人主張上訴人侵害系爭商標權及違反公平交易法之期間，係自101 年6 月1 日合約終止後，而商標法於前揭侵權期間前之100 年6 月29日修正公布，並於前揭侵權期間之10
1 年7 月1 日施行。而公平交易法則於104 年2 月4 日修正公布，除其中第10條、第11條自公布30日後施行外，其餘條文自公布日施行，且均無溯及既往之規定。職是，本件就被上訴人得否請求上訴人負損害賠償責任，自應依被上訴人主張侵權期間之不同而分別適用該期間之法律。被上訴人雖未依侵權期間而分別適用不同之法律，然適用法律本為法院之責任，本院自不受被上訴人所述法律上主張之拘束，合先敘明。
(二)上訴人有過失之主觀要件：上訴人於101 年6 月1 日退出專賣股東後，其應知悉不得再使用系爭商標及企業標識，且經被上訴人委由萬國法律事務所於103 年7 月30日以(103) 萬鍾字第C4056 號函（下稱系爭律師函），通知上訴人停止侵害系爭商標及其他權益之不公平競爭行為（見原審卷第51至54頁）。詎上訴人遲至103年9 月1 日，始停止使用系爭商標於汽機車及其零組件等商品，是上訴人至少有過失侵害商標權及違反公平法之主觀要件。職是，被上訴人依修正前商標法第61條第1 項前段、現行商標法第69條第3 項及修正前公平法第31條等規定，請求上訴人負損害賠償責任，依法有據。
(三)上訴人應賠償被上訴人各15萬元：按商標權人請求損害賠償時，得依侵害商標權行為所得之利益，計算其損害。法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之3 倍。侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額。修正前商標法第63條第2 款前段、現行商標法第71條第2 款前段及修正前公平法第32條分別定有明文。商標法關於商標權人請求損害賠償之方式，固有規定商標權人得依修正前商標法第63條、現行商標法第71條各款規定計算其損害額，惟此係因商標侵害請求損害賠償時，權利人需要主張並證明損害之發生及金額，暨侵害商標行為與損害發生間之因果關係等困難，導致權利人損害無法妥當填補，故條文規定商標權人得就該條款所定之計算方式，擇一計算其損害。參諸修正前商標法第63條第
2 款、現行商標法第71條第2 款所規定「依侵害商標權行為所得之利益」，係以對於因故意或過失侵害商標權之損害賠償，侵害人因侵害之行為受有利益時，其利益額即推定為權利人所受之損害額。經查：
1.適用損害填補法則：⑴因侵權行為賠償損害之請求權，在填補被害人之實際損害，
而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，商標法第71條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則；商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權在於填補被害人實際損害之立法目的相符（參照最高法院97年度台上字第1552號民事判決）。故侵害商標權行為所得之利益，並非商標權人所受之實際損害，僅因舉證困難，故以此推定為商標權人所受之損害額。
⑵財政部每年均就營利事業各種同業，核定利潤標準，作為課
徵所得稅之依據，其核定之同業利潤標準，係依據各業抽樣調查並徵詢各該業同業公會之意見而為核定，可謂依統計及經驗所定之標準，本院於酌定損害額時自得參酌。被上訴人主張依系爭商號自101 年6 月起至103 年10月止各期營業稅申報資料，可知系爭商號於該期間所賺取之營業收入為2,367,842 元，參酌財政部所發布之「全新機車零售業」、「機車零件、機車百貨零售業」同業利潤標準，101 年至103 年間之淨利率均為10﹪，據此上訴人因侵害商標權及侵害公平法所保護權益所獲取之利益至少為236,784 元等語。查系爭商號自101 年6 月1 日起至103 年9 月1 日止之營業收入為2,269,081 元【計算式：197,522/2 （101 年6 月份申報之金額應包含5 、6 月份之營業收入）＋158,476 ＋96,591＋217,376 ＋214,247 ＋298,610 ＋154,161 ＋360,143 ＋144,271 ＋154,148 ＋190,976 ＋94,826＋79,924＋6,571 ＝2,269,081】。
⑶行業別為「全新機車零售」或「機車零件、機車百貨零售」
之行業，其於101 年至103 年之同業利潤標準之淨利率均為10% 等情，有財政部北區國稅局104 年4 月24日北區國稅七堵銷字第1042203189號函檢附之系爭商號自101 年6 月起至
103 年10月止各期營業稅資料、稅務行業標準分類暨同業利潤標準查詢系統資料在卷可稽（見原審卷第232 至247 、29
2 至295 頁），且為上訴人所不爭執。參諸上訴人之營業額或按同業利潤標準淨利率計算之結果，究非侵害人因侵害行為所得之實際利益，故難以此推定為被上訴人實際所受之損害。準此，被上訴人就其損害額之證明確實顯有重大困難，依民事訴訟法第222 條第2 項之規定，本院自得審酌一切情況，依所得心證定其數額。準此，本院審酌上訴人自101 年
6 月1 日起至103 年9 月1 日止之營業額為為2,269,081 元，全新機車零售或機車零件、機車百貨零售之行業，其於10
1 年至103 年之同業利潤標準之淨利率均為10﹪，而上訴人之侵權期間長達2 年餘。參諸同業利潤標準係財政部根據各該行業正常營運資料訂定，並不包括營業外損益，故以此推算上訴人因侵害行為可能所得之利益約為226,908 元。
⑷被上訴人固主張上訴人係故意侵害系爭商標權，並違反修正
前公平法第20條第1 項第2 款之規定，應依修正前公平法第32條第1 項規定，酌定損害額3 倍以下之賠償額云云。然上訴人自101 年6 月1 日終止合約後，仍以系爭商號繼續營業，被上訴人台灣山葉公司並未立即制止，而被上訴人台灣山葉公司之員工○○○於合約終止後，仍至系爭商號之營業處所拜訪，其於知悉上訴人之行為後亦未制止。參諸證人○○○證稱：通常退出之後，公司就不會再給上訴人任何獎勵，而且不代表上訴人之行為就是合法。當然有時候會考慮到業界之和諧度，所以基本上不會有特別禁止的強制行為等語可憑（見原審卷第195 頁）。再者，被上訴人台灣山葉公司之經銷商○○○○○於合約終止後，仍陸續銷售產品予上訴人販售等情（見原審卷第102 頁之統一發票），可知被上訴人台灣山葉公司之員工及經銷商仍與上訴人維持一定之商業往來，則此是否足使上訴人誤認其仍得以系爭商號繼續營業，並於銷售被上訴人之產品時，仍得繼續使用標有系爭商標之招牌，洵有疑義。職是，在上訴人收受系爭律師函通知其停止侵權行為前，難認上訴人有何侵權之故意。
⑸被上訴人雖主張其以系爭律師函通知上訴人停止侵害系爭商
標權及其他權益之不公平競爭行為，然上訴人於收受系爭律師函後，即於103 年9 月1 日停止使用系爭商標，並已辦理歇業，是上訴人縱然於收受系爭律師函後，存有故意，惟因此故意之情節尚屬輕微，爰不另酌定損害額以上之賠償。是上訴人就此部分之主張，要非有據。至上訴人雖抗辯稱被上訴人之代理人○○○處理事務，是否有依民法第535 條、第
590 條規定與處理自己事務為同一之注意。倘有重大過失，仍屬歸責於被上訴人，上訴人免負過失責任。是被上訴人並無故意或過失侵害系爭商標之商標權，自免負損害賠償之責云云。惟被上訴人係依商標法及公平交易法主張上訴人侵害商標權及違反修正前公平法第20條第1 項第2 款之規定，核與民法第535 條係規範受任人之依從指示及注意義務、民法第590 條係規範受寄人之注意義務無涉。況上訴人亦未舉證證明○○○有何過失之情事。準此，上訴人抗辯其應免負損害賠償責任云云，洵非可採。
三、本判決結論：綜上所述，上訴人侵害被上訴人之系爭商標權，被上訴人得本於侵害商標之法律關係，請求上訴人負損害賠償責任，經本院審酌上訴人應給付被上訴人各15萬元，於此金額本息內所為請求，為有理由。申言之，上訴人上訴請求廢棄原審判決第3 項即上訴人應給付被上訴人各15萬元及其利息，即無理由。上訴人上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判為無理由，應予駁回。
四、本件無庸審究部分之說明：上訴人雖請求傳喚郭賜美有限公司之負責人，以釐清簽訂合約書之過程及販售部分由何人提供等事實（見本院卷第92頁），然經本院審酌並無傳喚之必要。再者，本件為判決之基礎已臻明確，暨其餘兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第2 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 105 年 5 月 26 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀法 官 林洲富以上正本係照原本作成。
本件不得上訴。
中 華 民 國 105 年 5 月 26 日
書記官 蔡文揚