智慧財產法院民事判決
104年度民商上字第17號上 訴 人即被上訴人 德國商里莫華有限公司 RIMOWA GmbH法定代理人 Dieter Morszeck訴訟代理人 李世章 律師
徐念懷 律師彭國洋 律師被上訴人即上 訴 人 康鉅國際有限公司兼 法 定代 理 人 程裕智共 同訴訟代理人 郭俐瑩 律師
邱南英 律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，兩造均對於中華民國104 年8 月18日本院103 年度民商訴字第40號第一審判決提起上訴，本院於105 年5 月5 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於駁回德國商里莫華有限公司後開第二項至第四項之訴部分，暨該部分假執行之聲請與訴訟費用之裁判，均應廢棄。
康鉅國際有限公司及程裕智應連帶再給付德國商里莫華有限公司新臺幣壹佰玖拾陸萬捌仟元，並自民國一零三年十一月七日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
康鉅國際有限公司不得將相同或近似如附表1 所示商標之字樣或圖形，或將相同或近似如附表2 所示字樣及圖形，使用於各手錶商品及其包裝容器或有關之商業文書。
康鉅國際有限公司不得將標示相同或近似如附表1 所示商標之字樣及圖形，或標示相同或近似如附表2 所示字樣及圖形之手錶商品，予以持有、陳列、販賣、輸出、輸入、自行或委託授權他人以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。
德國商里莫華有限公司其餘上訴駁回。康鉅國際有限公司及程裕智上訴駁回。
第一審、第二審訴訟費用由康鉅國際有限公司及程裕智連帶負擔百分之十九，康鉅國際有限公司負擔百分之十一，餘由德國商里莫華有限公司負擔。
本判決命康鉅國際有限公司及程裕智給付部分，德國商里莫華有限公司以新臺幣陸拾伍萬陸仟元為康鉅國際有限公司及程裕智預供擔保後得假執行；康鉅國際有限公司及程裕智以新臺幣壹佰玖拾陸萬捌仟元為德國商里莫華有限公司預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本院就本件涉外民事事件有管轄權：
(一)本件為涉外民事事件：民事事件涉及外國人或外國地者，其為涉外民事事件，內國法院首應先確定有國際管轄權，始得受理。繼而依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律或準據法。因涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（參照最高法院98年度台上字第2259號民事判決）。查本件訴訟之上訴人即被上訴人德國商里莫華有限公司（下稱上訴人）為德國公司，其為外國法人。職是，本件訴訟具有涉外因素，其為涉外事件。
(二)我國有國際裁判管轄權：
1.決定國際裁判管轄權之原則：涉外民事訴訟事件，管轄法院應以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為國際私法上之定性，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，繼而依涉外民事法律適用法定其準據法。而涉外民事法律適用法規定實體法律關係所應適用之準據法，其與因程序法所定法院管轄權之歸屬不同（參照最高法院92年度台再字第22號、83年度台上字第1179號民事判決）。因我國涉外民事法律適用法係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法。至法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法，均無明文規定。職是，就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範，作為管轄權之法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當及迅速之國際民事訴訟法基本原則，決定國際裁判管轄。
2.侵權行為所生之債：涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，然上訴人主張被上訴人即上訴人康鉅國際有限公司（下稱被上訴人公司）於我國境內侵害其註冊第446263號及第442894號「RIMOWA」商標（下合稱系爭商標），請求損害賠償及排除侵害，依上訴人起訴主張之事實，本件應定性為商標權侵權事件，系爭商標侵權行為之事實發生地發生於我國，故本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬有關侵權行為而生之債。而訴訟由被告住所地或私法人主事務所之法院管轄，適用以原就被之原則。準此，本件涉外民事事件之管轄權，自應類推適用我國民事訴訟法第1 條第1 項前段、第2 條第2 項及第15條第1 項等規定，由我國法院管轄。
(三)本院有第一審及第二審管轄權：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上訴人侵害上訴人之商標財產權，係商標法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。
二、本件涉外事件之準據法為中華民國法律：
(一)適用侵權行為地法：按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。涉外民事法律適用法第25條定有明文。查上訴人主張被上訴人之行為侵害系爭商標權，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際商標權法制，均認屬與商標權相關之侵權法律關係，係對商標權受侵害與否之爭執，是本件應定性為侵害商標權之侵權事件。因上訴人主張本件侵權行為發生在我國境內，且上訴人所為損害賠償與排除侵害之請求，亦為我國商標法所認許。揆諸前揭規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。
(二)適用商標權應受保護地法：按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。智慧財產為標的之權利，其成立及效力應依權利主張者，認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。因上訴人主張被上訴人侵害系爭商標權，據此行使排除侵害商標請求權及請求損害賠償，自與涉及智慧財產為標的之權利而訴訟者有關，適用涉外民事法律適用法第42條第1項規定。
貳、實體方面：
一、上訴人之主張：
(一)上訴人起訴主張：1.被上訴人不得將相同或近似如附表1 商標之字樣或圖形，或將相同或近似如附表2 字樣及圖形，使用於各式手提箱、旅行箱袋、化妝箱、公事包、皮包、背包、皮箱、手提箱、旅行箱、旅行用衣物袋、手提旅行箱、手提袋、行李箱、登山袋、手提包、皮包背帶、帶輪購物袋、運動包、嬰兒用品置放袋、寵物用品袋、瑜珈運動用提背袋、帆布背袋、手錶、皮夾、票卡夾（下稱系爭商品）及其包裝容器或有關之商業文書。2.被上訴人不得將標示相同或近似如附表1 商標之字樣及圖形，或標示相同或近似如附表2字樣及圖形之系爭商品，予以持有、陳列、販賣、輸出、輸入、自行或委託授權他人以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。3.被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）2,500 萬元，暨自本件起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。4.上訴人願供擔保，請就第3 項聲明宣告准予假執行。並主張如後：
1.系爭商標為著名商標：系爭商標係德國著名行李箱品牌，前於1937年首次推出鋁製行李箱，以當時擔任負責人Richard Morszeck Warenzeiche
n 全名之前2 個字母(RI+MO+WA)組合成商標圖樣字樣。上訴人在臺灣有14個銷售據點，自2010年起投入鉅額廣告費用行銷系爭商標。衡諸系爭商標商品在各大媒體之公開活動、廣告曝光頻率資料及自2003年起迄今發展之營業情況等因素，可知系爭商標在臺灣已為著名商標。況系爭商標自1931年起在德國、美國等多國、WIPO等地區均獲准註冊，且於YAHOO及GOOGLE等搜尋引擎上檢索RIMOWA字樣，顯示均為系爭商標商品，益徵系爭商標為著名商標。
2.系爭商標保護範圍擴及被上訴人商標指定使用之商品：依最高行政法院102 年度判字第373 號、93年度判字第155號行政判決及商標法第70條第1 款規定意旨，可知系爭商標保護範圍不限其所指定使用之商品，應擴及被上訴人註冊第0000000號、第0000000 號、第0000000 號「Rowana」商標（下合稱被上訴人商標）指定使用商品及實際行銷之手錶、皮夾、票卡夾商品，包括各式手提箱、旅行箱袋、化妝箱、公事包、皮包、背包、皮箱、手提箱、旅行箱、旅行用衣物袋、手提旅行箱、手提袋、行李箱、登山袋、手提包、皮包背帶、帶輪購物袋、運動包、嬰兒用品置放袋、寵物用品袋、瑜珈運動用提背袋、帆布背袋、手錶、皮夾、票卡夾。
3.被上訴人侵害上訴人之系爭商標權：被上訴人實際使用及行銷之商標（下稱被控侵權商標），如附表2 所示，其與被上訴人商標並非一致，而與系爭商標構成近似，易被誤認為系爭商標，或誤認兩造間存有關係企業、授權關係、加盟或其他類似關係。被上訴人使用被控侵權商標，顯為惡意攀附，從中獲取利益，其係惡意搭便車之不公平競爭行為，已侵害上訴人之商標權，違反商標法第68條第3 款與第70條第1 款等規定。職是，上訴人爰依商標法第69條第1 項規定請求排除與防止侵害，並依同法第69條第3項、第71條第1 項第3 款及公司法第23條第2 項等規定，請求被上訴人連帶給付上訴人損害賠償2,500 萬元。
(二)原審為上訴人一部敗訴，上訴人上訴聲明請求：1.原判決不利於上訴人部分均廢棄。2.被上訴人公司不得將相同或近似如附表1 所示商標之字樣或圖形，或將相同或近似如附表2所示字樣及圖形，使用於「手錶」商品及其包裝容器或有關之商業文書。3.被上訴人公司不得將標示相同或近似如附表
1所示商標之字樣及圖形，或標示相同或近似如附表2 所示字樣及圖形「手錶」商品，予以持有、陳列、販賣、輸出、輸入、自行或委託授權他人以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。4.被上訴人應再連帶給付上訴人21,643,000元，並自103 年11月7 日起至清償日止，按年息5%計算之利息。5.上訴人願供擔保，請就第4 項聲明宣告准予假執行。對被上訴人之上訴部分答辯：駁回被上訴人之上訴。並主張與答辯如後：
1.系爭商標為著名商標：上訴人於2013年度廣告費用固僅約1,020 萬元，然商品行銷手法眾多，不以廣告方式為限。而將「單一RIMOWA公司在臺灣行銷行李箱商品之營業額」與「全臺灣所有批發零售業者之營業額」相較，兩者相當。參酌最高行政法院92年度判字第929 號行政判決意旨，證據資料不以國內資料為限。職是，系爭商標符合著名商標之要件。
2.被上訴人商標與被控侵權商標不具同一性：商標權人應忠實向相關消費者呈現其註冊商標，不得自行變換或加附記，否則應認其喪失同一性。被上訴人將被上訴人商標附加註記橫式橢圓外框而成為被控侵權商標，已與被上訴人商標不具同一性。至被上訴人抗辯稱於行李箱表面之橢圓銘版上標示商標，為同業慣例云云。然觀諸被上訴人「Rowana百老匯經典旅行箱」商品，被控侵權商標係標示於行李箱之長方形表面銘版內。而銘版非以橫式橢圓形狀為限，亦得為正方形、長方形等狀。且被上訴人除使用被控侵權商標於行李箱外，亦於網路、電視及包裝等處使用。準此，被控侵權商標與系爭商標構成相似，致相關消費者混淆誤認之虞，成立商標法第63條第1 項第1 款之廢止事由。
3.被控侵權商標有致相關消費者混淆誤認之虞：⑴兩商標成立近似：
系爭商標與被控侵權商標之起首文字為R 、結尾文字為A ，且均有R 、O 、W 、A 英文字母。被控侵權商標以橫式橢圓形外框包覆R 、O 、W 、A 等英文字母，藉此突顯與系爭商標相同之寓意。依商標整體觀察、異時異地隔離觀察、外觀及觀念等原則，兩者構成高度近似，相關消費者易誤認兩者來自同源，或存有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。
⑵兩商標指定使用於同一或高度類似之商品或服務：
系爭商標指定使用於各式手提箱、旅行箱袋、化裝箱、公事包、攝影器材箱袋商品。被控侵權商標實際使用於皮包、背包、皮箱、手提箱、旅行箱、旅行用衣物袋、手提旅行箱、手提袋、公事包、行李箱、登山袋、手提包、化妝箱、皮包背帶、帶輪購物袋、運動包、嬰兒用品置放袋、寵物用品袋、瑜珈運動用提背袋、帆布背袋商品。均係作為容置物件之旅行箱或關於個人隨身收納商品及商務旅遊配件商品，應屬同一或類似之商品。再者，被控侵權商標實際使用於手錶、皮夾、票卡夾部分，手錶、皮夾及票卡夾雖分屬第14類商品、第18類1802組群商品，然為舊商品服務分類表第43類之類似組群，故兩者亦屬類似商品。
⑶系爭商標先天識別性強：
系爭商標係由上訴人當時擔任負責人Richard Morszeck Warenzeichen 全名之前2 個字母(RI+MO+WA)組合成商標字樣，其先天識別性強。被上訴人雖稱被控侵權商標係源自龍魚英文AROWANA FISH而來云云。然何以捨棄該單字之字首A ，另加附橢圓形外框，被控侵權商標顯係為攀附系爭商標之商譽。
⑷系爭商標權人有多角化經營：
系爭商標雖於臺灣地區指定使用於手提箱、旅行箱袋、化裝箱、公事包、攝影器材箱袋商品，然上訴人將系爭商標及其百褶設計之特殊商品表徵，實際使用於皮夾、名片夾、iPhone皮製保護套、護照套、書寫本、備忘錄皮製封套、鑰匙圈、行李吊牌等，均為與行李箱商品直接或間接相關之關於個人隨身收納及商務旅遊配件商品。準此，系爭商標權人有多角化經營之情形。
⑸被控侵權商標有致相關消費者混淆誤認之虞：
被上訴人商標除屢遭消費者抨擊外，甚多數廠商因觀覽購物頻道行銷系爭侵權商品後，誤認為上訴人所有，要求依購物頻道廣告內容給予折扣。是專業經營業者已混淆被控侵權商標即為系爭商標，相關消費者應更難明辨兩者之不同。上訴人亦接獲相關消費者要求保固系爭侵權商品，是被控侵權商標確已致相關消費者產生混淆誤認。再者，由被上訴人提出之「ROWANA客戶對品牌認知調查」及「行李箱商標識別研究報告」可知，在調查設計有瑕疵下，仍有30% 受調查對象有混淆誤認之虞，20% 受調查對象無法辨別兩商標之不同。準此，被控侵權商標致相關消費者混淆誤認之虞。
⑹相關消費者較熟悉系爭商標：
系爭商標為全球性之著名商標；反觀，被控侵權商標僅有臺灣之少數相關消費者知悉，多數消費者則無印象。被上訴人雖稱被控侵權商標為美國品牌，然美國相關消費者未聽聞過被控侵權商標。
⑺被上訴人非為善意：
被上訴人商標與被控侵權商標並非一致，被上訴人未依其申請註冊商標予以使用，竟刻意除去蝴蝶結圖形及「諾瓦納」中文字樣。反而另加註橫式橢圓形外框，致被控侵權商標與系爭商標高度近似，顯係惡意攀附，且有弱化或稀釋系爭商標之識別性及獨特性之危險。
4.排除防止侵害請求權及損害賠償請求權：⑴被上訴人有侵權之故意：
上訴人前於2013年4 月19日發函請被上訴人停止使用被控侵權商標，詎被上訴人並未理會。上訴人復於2014年2 月14日對被上訴人商標申請商標異議與商標廢止。被上訴人接獲上開警告函與申請商標異議與廢止之通知後，仍繼續使用。甚者，上訴人接獲原審判決後，仍於被上訴人公司官網與各大購物網站發現，被上訴人將被控侵權商標使用於行李箱等情，並自行或委託他人以數位影音、電子媒體及網路方式推廣促銷。
⑵排除防止侵害及損害賠償額之計算：
被上訴人侵害上訴人之系爭商標權，上訴人自得依商標法第69條第1 項請求排除侵害與防止侵害。就損害賠償額部分，系爭侵權商品銷售總價為35,550元，依商標法第71條第1項第3 款之1,500 倍計算，損害賠償金額為53,325,000元（計算式：35,550元×1,500 倍）。準此，上訴人請求2,500 萬元，洵屬有據。
二、被上訴人之主張與答辯：被上訴人對於原審判決其不利部分提起上訴，並於本院審理時聲明請求：原審判決不利於被上訴人部分應判決廢棄，並賜判決駁回上訴人之起訴聲明。並對於上訴人之上訴部分答辯：㈠駁回上訴人之上訴。㈡被上訴人願供擔保，請求准予免為假執行。並主張與答辯如後：
(一)系爭商標非為著名商標：
1.系爭商標未達著名程度：觀諸上訴人於2013年度廣告費用僅約1,020 萬元，然據尼爾森公司統計2014年上半年所有媒體廣告金額約220 億元，足徵上訴人之廣告見光率與密度不足。換言之，相關消費者無法自廣告或宣傳品等方式認識系爭商標。依經濟部統計處公布「批發、零售及餐飲業統計調查」可知，批發業及零售業於104 年度之營業額逾10兆元，然上訴人之年營業額遠不及臺灣零售批發業年度總營業。且上訴人公司在臺灣104 年度僅販售1 至2 萬個行李箱，換算僅佔臺灣人口1%至2%，故系爭商標未達著名程度。
2.被上訴人前於2012年7 月25日已使用含Rowana之註冊商標：上訴人所提出之報章雜誌與網路內容，均係在2013年至2014年後之資料。且因非為市場調查及意見調查資料，故無法作為相關事業或消費者認識系爭商標為著名商標之證據。況被上訴人前於2012年7 月25日開始使用含有Rowana英文字之註冊商標於行李箱，早於上訴人在臺灣使用系爭商標之時間。原審竟認定系爭商標於101 年、102 年前，已屬著名商標，顯有時間之錯置，違反商標法認定著名之基準時。
3.調查報告足證系爭商標在臺灣非為著名商標：觀諸被上證2 「ROWANA客戶對品牌認知調查」可知，逾65.9% 受調查民眾不知RIMOWA品牌，佔整體22.3% 受調查民眾於購買ROWANA行李箱時，不會將之與RIMOWA品牌混淆。佔整體
24.3 %受調查民眾能區辨RIMOWA品牌與ROWANA品牌。依被上證3 「行李箱商標識別研究報告」可知，77.9% 受調查民眾不會混淆系爭商標與被控侵權商標圖樣。準此，足徵系爭商標在臺灣地區非為著名商標，不致相關消費者混淆誤認，並無攀附系爭商標商譽之虞。
(二)被控侵權商標不致相關消費者混淆誤認之虞：就讀音而言，被控侵權商標發音為「諾瓦納」，而系爭商標發音為「里莫瓦（華）」。就外觀部分，兩商標雖均有欠缺識別性之單純基本幾何橢圓圖框，且英文字母字首與字尾分別均為R 、A 。然字體顯然不同，被控侵權商標以經特別設計之字母R 為開頭，緊接owana 小寫英文字母之書寫字體。
反觀，系爭商標6 個字母大小均同，且僅為未經特殊設計之單純印刷字體，兩者外觀顯不相同。就觀念以觀，兩商標均為獨創性文字，雖均有使用橢圓圖框，然主要部分在於英文字樣。況在行李箱銘版上印刷商標為同業慣例，且於原審審理程序中被上訴人已未使用該標示方法。況被上訴人早期於電視購物頻道使用被控侵權商標時，亦有特別凸顯被上訴人商標。且雅虎拍賣網站亦強調「ROWANA」係美式風格，為自創品牌，其銷售過程亦未引用系爭商標進行比較，故無搭順風車之行為。再者，兩商標商品之風格、價格及材質均不同，應不致相關消費者混淆誤認之虞。
(三)排除侵害請求權為無理由：被上訴人於原審審理時，已將原使用之被控侵權商標變更為被上訴人其餘合法商標。且被上訴人於行李箱所使用之商標與系爭商標不構成相同或近似，並無致相關消費者產生混淆誤認之虞。準此，上訴人無請求被上訴人除去商標之權利。
(四)原審與上訴人計算損害賠償金額有誤：被上訴人遵循行李箱製造同業間長久之慣行，而於行李箱外側設置銘版，再於銘版標示合法註冊之商標，其於未變更同一性之原則下合法使用，無侵害系爭商標之故意，自無須負損害賠償責任。而商標法第71條第1 項第3 款關於懲罰性賠償額最高限額之規定，係以能證明侵權行為人係故意者為前提。因被上訴人合法使用其所有之商標，並無故意侵害系爭商標權，詎原審竟以上訴人曾以通知函通知被上訴人為由，認定被上訴人有故意侵權之行為，要無可採。再者，原審法院認定計算損害賠償之基礎亦有違誤，因其將被上訴人於合法註冊期間所使用之商標商品及其所附贈品，均列入損害範圍，容有未洽。
三、協議及簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款及第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。經本院整理當事人不爭執與爭執事項，將成為本院判決之基礎（見本院卷一第267 至269 頁之105 年1 月26日準備程序筆錄）。
(一)兩造不爭執之事實：當事人不爭執事項如後：1.上訴人為註冊第446263號、第442894號「RIMOWA及圖」商標之商標權人，如附圖1 所示。2.被上訴人公司為註冊第0000000 號「Rowana及圖」商標、第0000000 號「諾瓦納Rowana」商標、第0000000 號「Rowana」商標之商標權人，如附圖2 所示。
(二)兩造主要爭點：當事人主要爭執厥在：1.如附圖1 所示之系爭商標，是否為著名商標？2.被上訴人公司實際使用之被控侵權商標，如附表2 所示，是否有商標法第68條第3款規定之侵權情形？3.被上訴人公司實際使用之被控侵權商標，是否有商標法第70條第1 款規定之侵權情形？4.上訴人對被上訴人請求防止侵害及除去侵害，有無理由？5.上訴人請求被上訴人連帶給付2,500 萬元，有無理由？
參、本院得心證之理由：
一、系爭商標為著名商標：所謂著名商標，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。因著名商標具有較高之知名度，通常容易遭他人利用或仿冒，為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對於著名商標有特別保護。上訴人主張系爭商標為著名商標，並於多國均獲准註冊等語。被上訴人抗辯稱上訴人在臺灣數位廣告市場總銷量不多，上訴人年營業額與臺灣零售批發年度總營業額相差甚遠，故系爭商標在臺灣非為著名商標云云。職是，本院首應審究系爭商標是否為著名商標（參照本院整理當事人爭執事項1）。
(一)判斷著名商標之因素：著名商標或標章之認定，應就具體個案情況考量下列因素：
1.相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度，此可由市場調查證明。2.商標或標章使用期間、範圍及地域。3.商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，暨在商展或展覽會之展示。4.商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。5.商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別是行政或司法機關認定為著名之情形。6.商標或標章之價值。7.其他足以認定著名商標或標章之因素。就著名商標或標章之認定，不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，僅要在我國境內為相關消費者共知者即可，此為註冊主義之例外情事（參照司法院大法官會議解釋第104 號解釋；最高行政法院99年度判字第951 號行政判決）。準此，本院判斷系爭商標是否達著名程度，應斟酌上揭因素，以國內相關事業或相關消費者判斷之。
(二)認定系爭商標為著名商標之事實：
1.系爭商標為國內相關事業或消費者所普遍認知：系爭商標前於1898年在德國科隆建立行李箱品牌，而上訴人在臺灣設有旗艦店、百貨公司專櫃、直營店等共計14個銷售據點，並於2013年曾推出臺灣紀念版登機箱，系爭商標之行李箱等商品，獲得眾多知名人士之喜愛或廣為宣傳。諸如王菲、黃曉明、張曼玉、大S 、仔仔、孫芸芸、Ella、Hebe、李心潔、梁詠琪、隋棠、許瑋甯等人。自2010年間起至2013年間止，在臺灣投入逾千萬元廣告費用行銷系爭商標，而2013年第883 期今週刊曾報導為行李箱品牌第二位，在報章雜誌及網路有諸多系爭商標商品相關公開活動與報導，在臺灣總營業額快速成長，至2013年已達逾7 億元，以網路搜尋系爭商標文字結果，均顯示系爭商標商品等事實。有上訴人提出之維基百科網站資料、臺灣經銷地點資料、上訴人網頁資料、知名人士使用系爭商標商品之網頁資料、廣告資料與廣告費用金額統計、今週刊報導節本、2013年至2014年系爭商標商品在各大媒體公開活動與廣告曝光頻率資料、系爭商標自2003起至2013年之臺灣總銷售額資料、YAHOO 及GOOGLE等搜尋引擎之檢索資料等件附卷可稽（原審卷一第16至698 頁；原審卷二第1 至2 頁、第60至65頁）。職是，足認系爭商標於行李箱等商品經上訴人長期持續之廣泛行銷，而於被上訴人商標101 年、102 年間申請註冊前，已為國內相關事業或相關消費者普遍知悉而達著名程度，應屬著名商標。
2.廣告費用與營業額僅為認定著名商標之部分因素：被上訴人雖主張上訴人於2013年度廣告費用僅約1,020 萬元，上訴人之廣告見光率與密度不足，且上訴人之年營業額遠不及臺灣零售批發業年度總營業，是相關消費者不熟悉系爭商標云云。然本院審酌系爭商標在臺灣有多處銷售據點、有推出臺灣紀念版登機箱、系爭商標之行李箱為知名人士喜愛或宣傳、支出廣告費用數額、今週刊報導為行李箱品牌第二位、報章雜誌及網路有報導系爭商標商品、銷售金額等因素，其中系爭商標廣告費用與營業額雖非龐大，然綜合勾稽認定著名商標之各項因素，就系爭商標在臺灣使用與推廣之期間、範圍及地域，以足達我國相關事業或相關消費者所共知。準此，被上訴人雖主張系爭商標非著名商標云云，不足為憑。
二、被上訴人公司違反商標法第68條第3款規定：按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵權行為，商標法第68條第3 款定有明文。上訴人主張被上訴人將被上訴人商標附加註記橫式橢圓外框而成為被控侵權商標，已與被上訴人商標不具同一性，致相關消費者有混淆誤認之虞，被控侵權商標有應廢止事由，且被控侵權商標侵害系爭商標等語。被上訴人抗辯稱其遵循行李箱製造同業間長久之慣行，而於行李箱外側設置銘版，再於銘版標示合法註冊之商標，未違反變更同一性之原則，係合理使用被控侵權商標云云。準此，本院應審酌被上訴人公司是否有違反商標法第68條第3 款規定之行為（參照本院整理當事人爭執事項2 ）。
(一)商標法第68條第3 款規定之審查因素：成立商標法第68條第3 款之侵權要件如後：1.作為商標使用；2.註冊商標或標章近似；3.商品或服務同一或類似；4.致相關消費者混淆誤認之虞。所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（參照最高行政法院98年度判字第455 號判決）。準此，本院依據審究上揭侵權要件如後，判斷被上訴人公司行為是否違反商標法第68條第3 款規定。
1.被控侵權商標作為商標使用：⑴被上訴人公司使用被控侵權商標之事實：
所謂商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：①將商標用於商品或其包裝容器；②持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；③將商標用於與提供服務有關之物品；④將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；⑤前開各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，商標法第5條定有明文。查被上訴人公司於附表3 所示商品或包裝上、公司及網路廣告銷售網頁上、相關活動及電視購物頻道之看板上均有使用加框被上訴人商標（見原審卷二第67至99頁；原審卷三第64、75、76、82、94、103 、136 頁、第179 至
196 頁）。職是，可認被上訴人公司為向交易市場促銷及銷售商品，積極將被控侵權商標使用於商品、包裝及商品有關之文書廣告，並以電視購物、網路行銷方式為之，客觀上足以使相關消費者認識其為指示商品來源，作為商標使用甚明。
⑵被上訴人商標與被控侵權商標有同一性：
按凡以符合商標交易習慣之誠實信用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。而實際使用之商標雖與其註冊商標不同，然依社會一般通念並不失其同一性者。商標法第36條第1 項第1 款與第64條分別定有明文。職是，因商標權人固應依所註冊之商標而使用，惟因實際上使用商標時，常就大小、比例、字體或外型等加以變化，倘依社會一般通念仍可認識與註冊商標為同一者，仍應屬註冊商標之使用。被上訴人雖主張加框被上訴人商標在行李箱商品，其以金屬製橢圓銘牌，為顯示之廠商慣用方法云云。然被上訴人第0000000 號「Rowana」商標，如附圖2 所示，被上訴人公司將加框於該商標之被控侵權商標，如附表2 所示，其實際使用於商品、包裝及商品有關之文書廣告，並以電視購物、網路方式行銷，予人寓目印象深刻，成為吸引相關消費者關注之焦點，足使相關消費者認識外文「Rowana」為商品之商標，雖加有橫式橢圓形狀之外框，惟其實際使用之態樣，依一般社會通念，其與商標圖樣仍不失其同一性，認屬商標之使用。準此，被上訴人之被控侵權商標在行李箱商品，足認被上訴人商標與被控侵權商標具有同一性，並非商標法第36條第1 項第1 款規定之交易習慣之誠實信用方法，非作為商標使用者，而為廠商慣用方法，是本院除無法採為有利被上訴人之認定，上訴人主張被上訴人商標與被控侵權商標不具有同一性云云，亦不足為憑。
2.被控侵權商標與系爭商標成立高度近似：所謂商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩者商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞。上訴人主張系爭商標與被控侵權商標之起首文字為R、結尾文字為A ，且均有R 、O 、W 、A 英文字母。被控侵權商標以橫式橢圓形外框包覆R 、O 、W 、A 等英文字母，藉此突顯與系爭商標相同之寓意。依商標整體觀察、異時異地隔離觀察、外觀及觀念等原則，兩者構成高度近似等語。被上訴人抗辯稱橢圓形外框不具識別性，上訴人對於系爭商標之外框不具專用權，不得主張被控侵權商標與系爭商標構成近似云云。經查：
⑴被控侵權商標與系爭商標之外觀近似：
所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字型、設色等近似，有產生混淆誤認之虞。查系爭商標由英文大寫RIMOWA與橢圓形外框所構成，如附圖1 所示。被控侵權商標係由英文大小寫Rowana與橢圓形外框之組合，如附表2 所示，其英文Rowana部分之外觀設計與附圖2 所示1 至3 被上訴人商標之英文Rowana部分均相同。參諸被控侵權商標與系爭商標外觀，可知系爭商標與被控侵權商標相較，兩者外框內之英文均非習見有字義之外文字，外框均為橢圓形，且其單一線條均係配合框內6 個英文字母之線條表現。因框內英文字體間距甚小，首尾字母均為R 與A ，兩者整體圖樣呈現橢圓形外框，內含6 個密集排列與非習用之英文字母組合，較明顯之首尾均係字母R 、A ，兩者設計意匠與外觀相仿，異時異地隔離觀察，亦具有普通知識經驗之相關消費者立場，其於購買時施以普通之注意，可能會誤認被控侵權商標與系爭商標之商品為來自同一來源之系列商品，或雖不相同而有關聯之來源，被控侵權商標與系爭商標間構成高度近似性。
⑵被控侵權商標與系爭商標之讀音及觀念近似：
商標之讀音有無混淆誤認之虞，應以連貫唱呼為標準。商標所用之文字包括讀音在內，審究商標所用之文字是否近似，自應以其文字之形體與讀音有無混淆誤認之虞，以為判斷商標所用之文字，包括中文與外文之讀音在內。所謂觀念近似，係指商標圖樣之實質意義有產生混淆誤認之虞者。被上訴人雖主張被控侵權商標與系爭商標之外觀、觀念及讀音均不相同云云。然觀諸加框被上訴人商標圖樣外框內之文字密集排列，其與系爭商標之首尾字母相同且均有字母R 、O 、W、A ，整體構圖突顯橢圓形外框內含R 、A 為首尾共6 個非習用英文字之意匠，亦而與系爭商標構成近似。準此，就兩商標連貫唱呼或意匠所表示之實質意義，均足以使相關消費者發生混淆誤認之虞，是被控侵權商標與系爭商標之成立近似。
⑶總體觀察被控侵權商標與系爭商標成立近似：
所謂總體觀察者，係指比較兩商標是否近似時，應就商標之整體予以比對觀察，而非將構成商標之每一部分分開，而加以比較分析。被上訴人雖主張橢圓形外框不具識別性，上訴人對於系爭商標中之外框不具專用權，不得認為被上訴人商標加框即與系爭商標構成近似云云。然被控侵權商標與系爭商標之首尾字母相同，且均有字母R 、O 、W 、A ，整體構圖突顯橢圓形外框內均有6 個英文字，僅英文排列位置存有些微差異，本院就英文字母與橢圓形外框之整體，予以比對觀察，認外觀、讀音及觀念均有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，基於異時異地隔離整體觀察，其於購買商品施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞。職是，被上訴人雖主張橢圓形外框不具識別性云云，然違反商標近似判斷應採總體觀察原則，不得將橢圓形外框與外文字母部分拆離，而加以比較分析。
3.同一或類似商品與非類似商品：⑴滿足相關消費者收納者為同一或類似商品：
所謂類似商品者，係指二個不同之商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯處，倘標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品之相關消費者誤認其為來自相同，或雖不相同而有關聯之來源，可認該等商品間，成立類似關係之存在。商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。查加框被上訴人商標之文字，並非僅描述系爭商品之品質、用途、原料、產地或相關說明，其有表彰商品來源並與他人商品相區別之功能，具有相當識別性。被上訴人之被控侵權商標使用於系爭商品「各式手提箱、旅行箱袋、化妝箱、公事包、皮包、背包、皮箱、手提箱、旅行箱、旅行用衣物袋、手提旅行箱、手提袋、行李箱、登山袋、手提包、皮包背帶、帶輪購物袋、運動包、嬰兒用品置放袋、寵物用品袋、瑜珈運動用提背袋、帆布背袋、皮夾、票卡夾」部分（下稱各式手提箱等商品），相較與系爭商標指定使用於各式手提箱、旅行箱袋、化粧箱、公事包等商品，均可滿足相關消費者收納之需求，在功能、材料或產製方面具有相當之關聯性，倘標示近似商標，易使商品相關消費者誤認其為來自相同，或雖不相同而有關聯之來源，兩者商品存在相同或類似關係，應有商標法第68條第3 款規定之適用。
⑵手錶與系爭商品非類似商品：
被控侵權商標使用於手錶部分，因手錶商品係以顯示時間為主要功能，其與系爭商標指定使用商品有收納功能，兩者顯有差異，兩者商品之產製及行銷管道等因素，非必相關，類似程度不高，兩者使商品消費者誤認其為來自相同，或雖不相同而有關聯來源之可能性低，應無致相關消費者混淆誤認之虞，並無商標法第68條第3款規定之適用。
4.致相關消費者混淆誤認之虞：本院判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌如後事項：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品或服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺商標之申請人是否善意；⑻行銷方式與行銷場所。職是，本院應綜合上揭因素，認定是否已達有致相關公眾或消費者產生混淆誤認之虞。被控侵權商標與系爭商標成立高度近似與各式手提箱等商品為同一或類似商品，既如前述。本院茲審究其他因素如後：
⑴系爭商標先天識別性強：
識別性越強之商標，商品或服務之相關消費者所留印象越深，他人稍有攀附，即可能致相關消費者有混淆誤認之虞。因創造性或新奇性商標，係刻意設計之標章，其為自創品牌，而該商標之文字、圖案或用語均為過去所無，故其識別性最強，係最強勢商標。被上訴人雖抗辯稱被控侵權商標源自龍魚英文AROWANA FISH云云。然查系爭商標由上訴人當時擔任負責人Richard Morszeck Warenzeichen 全名之前2 個字母(RI+MO+WA)組合成商標字樣，其先天識別性強。參諸被控侵權商標與系爭商標有高度近似性，系爭商標亦為識別性最強之創造性商標，商品相關消費者印象較深，被控侵權商標稍有攀附，即易致相關消費者有混淆誤認之虞。
⑵系爭商標權人有多角化經營：
先權利人有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品或服務者，在考量與競爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品或服務分別比對，而應將該多角化經營情形納入考量。反之，先權利人長期以來僅經營特定商品或服務，無任何跨越其他行業之跡象者，則其保護範圍得較為限縮。查系爭商標雖於臺灣指定使用於手提箱、旅行箱袋、化裝箱、公事包、攝影器材箱袋商品，然上訴人將系爭商標及其百褶設計之特殊商品表徵，實際使用於皮夾、名片夾、iPhone皮製保護套、護照套、書寫本、備忘錄皮製封套、鑰匙圈、行李吊牌等商品，均為與行李箱商品直接或間接相關之關於個人隨身收納及商務旅遊配件商品（見原審卷三第10至26頁）。準此，系爭商標權人有多角化經營之情形，應將其經營商品列入比對範圍。
⑶被控侵權商標有致相關消費者混淆誤認之虞：
相關消費者對於商品或服務，誤認後案商標之商品或服務，係源自先權利人之情形，該實際混淆誤認之事實，應由先權利人提出相關事證證明之。查被控侵權商標除屢遭相關消費者抨擊外，甚多數廠商因觀覽購物頻道行銷系爭侵權商品後，誤認為上訴人所有，要求依購物頻道廣告內容給予折扣。上訴人甚至接獲相關消費者要求保固系爭侵權商品等情（見原審卷二第66至134 頁）。職是，專業經營業者已混淆被控侵權商標即為系爭商標，相關消費者應更難明辨兩者之不同，足徵被控侵權商標確已致相關消費者產生混淆誤認。
⑷相關消費者較熟悉系爭商標：
相關消費者對衝突之兩商標，均為相當熟悉者，就兩商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，並足以區辨為不同來源者，即應尊重該併存之事實。相關消費者對衝突之兩商標，倘僅熟悉其中之一者，應給予較為熟悉之商標較大之保護。查系爭商標為著名商標，並在多國取得商標註冊，自78年註冊公告迄今已近27年；反觀，被上訴人商標各於102 年
2 月、102 年11月及103 年1 月註冊公告，期間僅數年。準此，衡諸交易市場常情，相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度。系爭商標為著名商標，其使用期間亦遠逾被上訴人使用期間，足認相關消費者較熟悉系爭商標，自應給予較大之保護。
⑸被上訴人非為善意者：
商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，申請註冊商標或使用商標，其目的應在發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，其非屬善意。查被上訴人商標與被控侵權商標之主要部分均為「Rowana」，僅有蝴蝶結圖形、「諾瓦納」中文或橫式橢圓形外框等次要部分之差異。被上訴人未依其申請註冊商標予以使用，刻意除去蝴蝶結圖形與「諾瓦納」中文字樣，並另加註橫式橢圓形外框，致被控侵權商標與系爭商標高度近似，其有攀附系爭商標之意圖。
⑹行銷方式與行銷場所有重疊處：
就商品之行銷方式而言，商品之行銷管道相同或類似者，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性較高。查系爭商標與被控侵權商標指定商品，均得在實體商店、電子購物或郵購等管道購得，是兩商標指定使用之商品之行銷管道有相當重疊性，相關消費者有發生混淆誤認之虞之可能性。
(二)被上訴人提出之調查報告不足為憑：
1.市場調查報告之評估項目：參諸公平交易委員會「處理當事人所提供市場調查報告之評估要項」可知，具有可採信之市場調查應具備如後要件，其證明力依具體個案情況進行判斷：⑴市場調查公司之公信力：市場調查報告應附有市調公司之背景資料。⑵調查方式：應列明調查期間、調查方法、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數。⑶基本資料：有無檢附受調查者之基本資料，原卷是否有保留。⑷問卷內容之設計：是否針對預定達成之目標而設計。⑸內容與結論之關聯性：調查內容與調查所得之結果或結論，應具備演繹推論之合理性與關聯性。⑹結論與待證事實之因果關係：市調結論與所預定之目標間，在客觀上與受理案件之待證事實應有相當因果關係，始可認為該市調結論具有證據力。⑺誤差或信賴水準之說明：有關市調報告之統計量誤差及信賴區間，應由提出該市調報告之主體說明之。⑻洽詢學者專家意見：爭議當事人均提出市調報告而內容不一致，或因案件性質之需要者，得先洽詢相關領域之學者專家意見。職是，本件被上訴人提出艾普羅民意調查股份有限公司（下稱艾普羅公司），分別於104年5 月間與105 年2 月間製作之ROWANA客戶對品牌認知調查、行李箱商標識別研究報告為憑，欲證明系爭商標非著名商標，相關消費者並無混淆誤認之虞等事實（見本院卷二第18至42頁，下稱系爭市場調查報告）。本院自應審酌上揭因素，認定系爭市場調查報告是否可採。
2.調查報告無法證明系爭商標非著名商標與無混淆誤認之虞：被上訴人雖主張系爭商標非著名商標，相關消費者並無混淆誤認之虞云云，並提出系爭市場調查報告為憑。然本院認系爭市場調查報告之調查主體、調查方法及調查對象，未客觀呈現真正市場與相關消費者之消費與評價態樣，故無法採認系爭調查報告之內容，作為判斷系爭商標非著名商標與相關消費者無混淆誤認之虞基礎。茲詳論理由如後：
⑴市場調查公司之公信力不足：
市場調查報告應附有市調公司之背景資料，至少應包含從事市場調查業務之期間、營業量數、曾進行之調查報告等事項，藉以評斷其是否為可信賴之市調主體。因系爭市場調查報告未說明上揭因素，故從事調查之艾普羅公司，其公信力容有加強處。參諸系爭市場調查並未檢附基本調查資料者之原卷，致無法進行事後稽查，以核對有關市調報告之統計量誤差與信賴區間，是否具有真實性。
⑵調查方式不正確與設計不符目的性：
商標是否致相關消費者有混淆誤認之虞，應採異時異地隔離與通體觀察，以具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意為準。系爭市場調查報告雖有調查期間、調查方法、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法及樣本數等項目云云。然系爭市場調查報告以系爭商標與被控侵權商標同時同地比對方式，其問卷內容設計，無法達成調查相關消費者是否有混淆誤認之虞之目的。職是，足徵系爭市場調查報告未依據交易市場之實際交易情況，無法反應出相關消費者在市場面對系爭商標與被控侵權商標及其指定使用商品之情況。
⑶調查結論與待證事實不具關聯性及因果關係：
著名商標為相關事業或相關消費者所普遍認知之商標，故商標是否達著名程度，應以相關事業或相關消費者為調查對象。參諸系爭市場調查報告之調查對象與地區，限於曾在電視購物及網路通路購買ROWANA行李箱者，或臺北市與新北市捷運之通勤社會大眾，其範圍並非購買行李箱之一般相關消費者，是系爭市場調查報告之調查數據，偏重委託者目的與主觀認定導向，調查內容與調查結果，無法演繹推論系爭商標非著名商標之合理性與關聯性。況認定系爭商標是否未達著名程度，亦應考慮其使用期間、範圍、地域、廣告及宣傳等因素，系爭市場調查報告均未論述。準此，系爭市場調查報告結論與所預定之目標間，在客觀上與受理案件之待證事實，顯無相當因果關係，不具有證據力。
三、被上訴人公司違反商標法第70條第1款規定：按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。商標法第70條第1 款定有明文。本款侵權成立要件如後：㈠行為人明知為他人著名之註冊商標。㈡侵害客體為他人著名註冊商標。㈢致有減損著名商標之識別性或信譽之虞者。㈣未得商標權人同意而有使用行為。上訴人主張系爭商標為著名商標，被上訴人之被控侵權商標侵害系爭商標等語。被上訴人則抗辯稱系爭商標在臺灣非為著名商標云云（參照本院整理當事人爭執事項3 ）。職是，本院應審究被上訴人使用被控侵權商標於商品上，被上訴人公司有無違反商標法第70條第1 款。
(一)被上訴人明知為系爭商標為著名之註冊商標：所謂明知者，係指明白知悉之意，不包含過失而不知，應由商標權人舉證證明之。查被上訴人商標與被控侵權商標之主要部分均為「Rowana」，僅有蝴蝶結圖形、「諾瓦納」中文或橫式橢圓形外框等次要部分之差異。被上訴人未依其申請註冊商標予以使用，刻意除去蝴蝶結圖形與「諾瓦納」中文字樣，並另加註橫式橢圓形外框，致被控侵權商標與系爭商標高度近似，顯有攀附系爭商標之主觀意圖。準此，衡諸交易市場與同業競爭，當事人均為銷售行李箱商品之業者，系爭商標為著名商標，被控侵權商標有攀附系爭商標之情事，足徵被上訴人公司明知系爭商標為著名之註冊商標，藉由攀附或搭便車之方式，以增加商品營業額與市場佔有率。
(二)被控侵權商標減損系爭商標之識別性或信譽之虞：
1.減損系爭商標之識別性：所謂減損識別性者，係指著名商標持續遭第三人襲用之結果，造成相關消費者心目中，就該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭受淡化。查被控侵權商標使用於手錶部分，雖與系爭商標指定使用商品有收納功能，兩者顯有差異，然被控侵權商標襲用或攀附系爭商標，將致系爭商標章之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險，使相關消費者誤認系爭商標使用於手錶商品，有減弱系爭商標之識別性。
2.減損系爭商標之信譽：所謂減損信譽者，係指他人以違反社會倫理規範之方式襲用著名商標，或提供品質較差之商品或服務，影響商標權人或標章權人真品之社會評價。查系爭商品指定之行李箱，其價格自14,000元至數萬元，相較使用被控侵權商標之行李箱商品價格約3,000 元，兩者價差5 至10倍，故會影響系爭商標指定使用之商品，相關消費者之社會評價與優質商品象徵。
(三)被上訴人公司未經同意侵害系爭商標：被上訴人之被控侵權商標使用於手提箱、旅行箱、旅行用衣物袋、手提旅行箱、手提袋、行李箱、登山袋、手提包、皮包背帶、帶輪購物袋、運動包、嬰兒用品置放袋、寵物用品袋、瑜珈運動用提背袋、帆布背袋、皮夾、票卡夾、手錶等商品。而減損為事實問題，倘有減損情形，即符合減損規定，不以須達何程度或何比例，故減損要件採減損可能說。準此，被上訴人公司未經同意或授權，而被控侵權商標有減損系爭商標之識別性或信譽之事實，足認被上訴人公司行為視為侵害系爭商標，違反商標法第70條第1款規定。
(四)被控侵權商標有侵害手錶商品：綜上所述，被控侵權商標使用之系爭商品，其亦包括手錶商品，均適用商標法第70條第1 款規定，上訴人主張被控侵權商標有侵害手錶商品部分，洵屬正當。職是，原審與被上訴人認為手錶商品部分，不適用商標法第70條第1 款規定，容有誤會。
四、上訴人得對被上訴人公司行使禁止侵害請求權：按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標法第69條第1 項定有明文。上訴人主張被控侵權商標侵害系爭商標權，上訴人自得請求排除侵害與防止侵害等語。被上訴人則抗辯稱其為合理使用其所有之商標，且被上訴人於原審審理時，已將原使用之被控侵權商標變更為被上訴人其餘合法商標云云。職是，本院應審酌上訴人請被上訴人防止侵害及除去侵害，有無理由（參照本院整理當事人爭執事項4）。
(一)就現在既存危險狀況判斷之：商標權人就侵害商標者行使禁止侵害請求權，具有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對於商標權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。因排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不以商標侵權行為人有故意或過失為要件。申言之，被上訴人非法妨礙系爭商標權利之圓滿行使，上訴人並無忍受之義務。其侵害已現實發生，且繼續存在，上訴人固得主張排除之。侵害雖未發生，而就現在既存之危險狀況加以判斷，系爭商標之商標權有被侵害之可能，有事先加以防範之必要性。職是，本院應審酌現在既存之危險狀況，判斷上訴人對被上訴人行使排除侵害請求權，有無理由。
(二)被上訴人公司有侵害系爭商標之可能性：被上訴人公司使用近似於系爭商標之被控侵權商標於系爭商品，成立商標法第68條第3 款之直接侵害商標行為與第70條第1 款之間接侵害商標行為，侵害上訴人之系爭商標權，且經上訴人以函文通知要求停止使用被控侵權商標後（原審卷三第27頁），其侵害商標權之狀態仍繼續存在，被上訴人雖抗辯稱新商品已無使用橢圓形外框云云，然參諸被上訴人否認侵害系爭商標與有侵害系爭商標等因素，審酌現在既存之危險狀況，被上訴人公司之系爭商品自有侵害系爭商標之可能，自有防範之必要性。職是，上訴人對被上訴人公司行使禁止侵害請求權，洵屬正當。因使用被控侵權商標於系爭商品者為被上訴人公司，並非其法定代理人即被上訴人程裕智個人行為，上訴人對被上訴人公司行使排除侵害請求權，固於法有據，應予以准許，然就被上訴人程裕智部分，自應予駁回。
五、被上訴人應連帶損害賠償5,325,000元：按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。商標權人請求損害賠償時，得請求查獲侵害商標權商品零售單價1,500 倍以下之金額；但所查獲商品超過1,500件時，以其總價定賠償金額。前項金額顯不相當，法院得予酌減。商標法第69條第3 項、第71條第1 項第3 款及第2 項分別定有明文。系爭商標於被上訴人商標申請註冊前，經上訴人於行李箱等商品長期持續之廣泛行銷，已為國內相關消費者普遍知悉之著名商標，被上訴人公司使用被控侵權商標，應對此類行李箱等市場有所研究，參諸商標註冊之公示性及公告性，被上訴人明知系爭商標為著名商標，自應負故意之責任。上訴人主張系爭侵權商品銷售總價為35,550元，依商標法第71條第1 項第3 款之1,500 倍計算，損害賠償金額為53,325,000元。上訴人僅請求2, 500萬元，洵屬有據。被上訴人則抗辯稱其合法使用其所有之商標，並無故意或過失侵害系爭商標權。且原審法院計算損害賠償時，將被上訴人於合法註冊期間所使用之商標商品及其所附之贈品均列入損害範圍，容有未洽。職是，本院應審酌上訴人請求被上訴人連帶給付2,500 萬元是否有理由（參照本院整理當事人爭執事項5 ）。
(一)系爭商品零售單價如附表3所示：
1.以被上訴人公司網站網頁之系爭商品零售單價為準：因侵害他人商標之商品，通常不循正常商業機制銷售，其銷售之數量或被害人之損害難以計算或證明，為減輕被害人之舉證責任，商標法第71條第1 項第3 款規定以商品之零售單價倍數，作為損害賠償之計算基礎。所謂零售單價，係指侵害他人商標權之商品實際出售商品之單價，非指商標權人自己商品之零售價或批發價（參照最高法院90年度台上字第32
4 號、91年度台上字第1411號民事判決）。被上訴人主張上訴人前於102 年4 月19日發函通知被上訴人公司請其停止使用被控侵權商標，詎被上訴人公司竟繼續使用，被上訴人公司於103 年7 月11日在網頁，標示使用被控侵權商標之商品售價，如附表3 所示等語（見原審卷二第66、72至74、77至78頁）。被上訴人雖辯稱上訴人之附表3 所列商品，採用被上訴人公司網站之定價計算，其中含有贈品及商品組合，所為計算於法無據，應以其所列表格為計算云云。然附表3 所示系爭商品，商品個別單價均係出自被上訴人公司網站網頁資料（見原審卷三第179 至195 頁；原審卷二第72至74、77至78頁），被上訴人公司亦未否認附表3 所示之商品個別單價，為其所標示者。職是，將被上訴人公司網站網頁所標示之各商品零售單價，作為侵害系爭商標之系爭商品之零售單價，應屬允當。
2.被上訴人之表格不可採：被上訴人雖抗辯應以其所列表格，作為計算系爭商品價格之基準云云，並提出贈品及商品組合之網頁資料為憑（見原審卷三第133 至141 頁）。然參諸其內容係個別銷售期間、個別銷售平台之促銷價格，而作為搭售贈品之相關商品，依被上訴人公司網站網頁所示，亦得單獨販售價格。職是，被上訴人所列表格，將款式不同與價格不相當之商品，併列為相同項目（見原審卷三第276 頁反面至277 頁反面）。即非妥適，無法採為有利被上訴人之認定。
(二)侵害多樣商品之損害賠償計算：
1.各項侵害商品單價分別乘以倍數與加總數額：侵權行為人製造或銷售之類型商品，均成立侵害商標權時，因侵害商標權之商品項目不同時，應屬各別商品，商標權人得就各別商品分別起訴，並請求各項侵害商品之損害賠償（參照最高法院102 年度台上字第974 號民事判決）。職是，侵權行為人製造或銷售之多樣商品情形，商標權人基於請求基礎事實同一而合併請求損害賠償時，應以各項侵害商品單價之加總數額後，再乘以1,500 以下倍數，作為損害賠償之金額。不因商標權人分別就各項商品起訴求償或於同一訴中合併行使損害賠償請求權，其所能獲得之損害填補，即有殊異。
2.系爭商品單價加總數額計35,550元：參諸原證15之項目，依據其系爭商品之品名，可分為15種類型之商品，其編號、品名及列為同類型商品之說明，如附表
3 所示。該15種類型商品單價加總數額計35,550元（計算式：450 元＋290 元＋1,980 元＋1,280 元＋890 元＋890 元＋390 元＋690 元＋7,990 元＋3,980 元＋3,680 元＋5,180元＋1,880元＋2,990＋2,990元）。
(三)商標權人請求損害賠償與實際損害應相當：
1.本件應適用損害填補原則：因侵權行為賠償損害之請求權，在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，商標法第71條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則；商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權在於填補被害人實際損害之立法目的相符（參照最高法院97年度台上字第1552號民事判決）。職是，商標法第71條第1 項第3 款之商品倍數計算，主要作用固在於推估侵權行為人所獲得之利益，然推估結果可能逾侵權行為人所獲得之利益，致與損害賠償以填補被害人實際損害之原則相違背。換言之，侵害商標權之損害賠償責任未逸脫損害賠償理論之填補損害核心概念，本款僅為免除商標權人就實際損害額之舉證責任，始以法律明定其法定賠償額，以侵害商標權商品之零售價倍數計算，認定其實際損害額。為避免以倍數計算之方法，致所得之賠償金額顯不相當者，賦予法院依第71條第2 項酌減之權限，使商標權人所得賠償與其實際上損害情形相當，以杜商標權人有不當得利或懲罰加害人之疑。
2.系爭商品售價之150 倍作為損害賠償金額：被上訴人公司主要透過網路與電視購物臺行銷經營系爭商品，本院審酌其侵害行為態樣、侵害行為期間、系爭商標商品之數量與種類、系爭商品之販售金額、系爭商品在市場之流通情形、系爭商標與被控侵權商標之高度近似程度、系爭商標商品真品之性質與特色。準此，被上訴人對系爭商標所生損害賠償範圍與程度，應以系爭商品售價之150 倍作為損害賠償金額，應屬適當，上訴人雖主張逕以附表3 分類商品合計金額之1,500 倍計算損害，然難認為相當。是上訴人請求金額於5,325,000 元（計算式：35,550元×150 ）範圍內應予准許，逾此金額範圍，即非有據。
(四)被上訴人應負連帶賠償責任：按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。查被上訴人程裕智為被上訴人公司負責人，被上訴人公司使用系爭侵權商標侵害上訴人之系爭商標，此為被上訴人程裕智執行職務之範圍，被上訴人程裕智自應依公司法第23條第2 項規定，就5,325,000 元部分負連帶賠償責任。
六、本判決結論：
(一)上訴人上訴一部有理由一部無理由：綜上所述，被上訴人有侵害系爭商標權，就被控侵權商標使用於手錶商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，上訴人請求排除防止侵害，為有理由。故被上訴人公司不得將相同或近似如附表1 所示商標之字樣或圖形，或將相同或近似如附表
2 所示字樣及圖形，使用於各手錶商品及其包裝容器或有關之商業文書。被上訴人公司不得將標示相同或近似如附表1所示商標之字樣及圖形，或標示相同或近似如附表2 所示字樣及圖形之手錶商品，予以持有、陳列、販賣、輸出、輸入、自行或委託授權他人以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。再者，損害賠償金額部分，本院審酌被上訴人侵害期間、程度及範圍等情事，認被上訴人應連帶再給付上訴人1,968,000 元（計算式：5,325,000 元－3,357,000 元），並自103 年11月7 日起至清償日止，按年息5%計算之利息，應依聲請宣告假執行，為有理由，應予准許，逾此金額本息所為請求，為無理由。上訴人就損害賠償金額之勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保為准予與免假執行之宣告，經核尚無不合，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。上訴人上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。至其餘請求核無違誤，上訴意旨仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。故上訴人敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。
(二)被上訴人上訴無理由：被上訴人使用被控侵權商標已侵害上訴人之系爭商標權，上訴人基於商標權人之身分，對被上訴人行使侵害系爭商標之損害賠償請求權及排除防止侵害請求權，依法有據。原審為被上訴人敗訴之判決，即無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，上訴應予駁回。
(三)訴訟費用之計算：本件訴訟標的金額或價額計2,830 萬元，上訴人行使禁止侵害請求權，均有理由，其訴訟標的價額為330 萬元（計算式：165 萬元×2 ），而其雖請求損害賠償2,500 萬元，然本院認僅5,325,000 元部分，為有理由，就上訴人之勝敗程度，上訴人應負擔訴訟費用70/100（計算式：2,830 萬元－33
0 萬元－532 萬5 千元/2,830萬元）。被上訴人就5,325,00
0 元之損害賠償部分，應負連帶責任，應連帶負擔訴訟費用19/100（計算式：532 萬5 千元/2,830萬元），其餘訴訟費費11/100，則由被上訴人公司負擔。
七、本院無庸審究部分之說明：本件為判決之基礎已臻明確，暨兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，上訴人之上訴為一部有理由，一部無理由，被上訴人之上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，依民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條、第85條第2 項、第463 條、第390條第2 項及第392 條第2 項，判決如主文。
中 華 民 國 105 年 5 月 26 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀法 官 林洲富以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 5 月 26 日
書記官 蔡文揚附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。