智慧財產法院民事判決
104年度民商上字第13號上 訴 人 中陽鞋業有限公司兼法定代理人 張阿快上 訴 人 佑盛鞋業有限公司兼法定代理人 黃俊雄上四人共同訴訟代理人 郭峻誠律師被 上訴人 美商‧新巴倫斯運動鞋公司
（New Balance Athletic Shoe, Inc. ）法定代理人 Daniel McKinnon訴訟代理人 陳和貴律師
劉中城律師吳婷婷律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國104 年6 月16日本院103 年度民商訴字第50號第一審判決提起上訴，本院於105 年4 月21日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決要旨參照）。次按訴訟，由被告住所地之法院管轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第1條 第1 項前段、第15條第1 項定有明文。
二、本件被上訴人係外國法人，故本件具有涉外因素，而為涉外事件。又被上訴人主張上訴人在我國侵害被上訴人取得之第751720號及第0000000 號商標（以下合稱系爭商標，如附圖
1 、2 所示）之行為，得依商標權人之地位，請求排除侵害，依被上訴人起訴主張之事實，本件應定性為商標權侵權事件，類推民事訴訟法第15條第1 項規定，認被上訴人所主張之侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依商標法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7條定有明文。職是，本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。
三、準據法之選定：次按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，民國100 年5 月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。被上訴人依我國商標法取得商標權，主張上訴人在我國有侵害其商標權之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。
四、上訴人於第二審始提起系爭商標有廢止事由之抗辯是否合法？㈠又按「關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，
未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯」，智慧財產案件審理細則第33條第2 項定有明文。惟按「（第1項）當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：一、因第一審法院違背法令致未能提出者。二、事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。三、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。四、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。五、其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。六、如不許其提出顯失公平者。（第2 項）前項但書各款事由，當事人應釋明之」，民事訴訟法第447條第1、2項亦有明文。㈡查上訴人於本件上訴理由陳明被上訴人就系爭商標有自行變
換或加附記使用之情事，有商標法第63條第1 項第1 款所定之廢止註冊事由，依智慧財產案件審理法第16條規定，不得於本件民事訴訟中對上訴人主張權利等語，惟因上訴人於原第一審未為上開系爭商標應廢止之抗辯，被上訴人辯稱上訴人於第二審不得再行抗辯。查上訴人未於第一審提出廢止抗辯，為兩造所不爭執，依智慧財產案件審理細則第33條第2項規定固不得再行抗辯，然上訴人主張其有民事訴訟法第44
7 條第1 項第2 、4 、6 款之事由，本院自應加以審酌。上訴人主張其取得被上訴人變換使用的產品是在原審判決後，此事證是事後才發現，惟該等證據縱係發現於原審判決後，但存在於於第一審法院言詞辯論終結前，核與民事訴訟法第
447 條第1 項第2 款「事實發生於第一審法院言詞辯論終結後」之要件不符。又上訴人主張系爭商標是否有廢止事由，係法院應依職權調查者云云，惟依民事訴訟當事人進行主義，此乃兩造攻擊防禦事項，應屬上訴人舉證責任事項，亦不符合同法條第4 款之要件。惟因被上訴人就上訴人提廢止事由，已於準備程序及提出書狀為答辯，不致妨礙其答辯之權利，雖上訴人至本件言詞辯論終結時尚未向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出廢止申請，但系爭商標是否有廢止事由，涉及被上訴人是否得於本件對上訴人主張權利之先決問題，如不許上訴人提出，會有同法條項第6 款顯失公平之情形，本院因認上訴人得於第二審提起系爭商標有廢止事由之抗辯。
貳、實體事項：
一、被上訴人主張：㈠被上訴人係世界知名之運動用品製造商，西元1906年成立於
美國波士頓，迄今已有100 多年歷史，其所製造之運動鞋商品品質優良，深獲消費者喜愛而暢銷全球，為世界前十大運動品牌。被上訴人長期使用於運動鞋等商品上之「N 」商標圖樣，除於世界各國普遍獲准商標註冊外，在我國亦早於67年間已申請註冊取得第94617 號N 商標圖樣在運動鞋商品上，並陸續申請註冊取得第751720號及第0000000 號商標（即系爭商標），指定使用於鞋、襪、衣服等商品，目前均仍在商標權利期間內。被上訴人超過30年長期使用系爭商標圖樣於運動鞋等商品，在報章雜誌上為廣告宣傳，行銷國內外市場，在臺灣並有400 多間全省經銷據點，年營業額高達數億元，相關消費者已充分認知系爭商標標示於運動鞋商品所表彰者即為被上訴人之商譽及商品品質，於鞋類使用系爭商標已足使相關消費者得以認識其商品或服務來源，具有識別性，並屬相關事業及消費大眾所普遍認知之著名商標，此為智慧局於另案之商標異議審定書肯認在案。上訴人中陽鞋業有限公司（下稱中陽公司）與佑盛鞋業有限公司（下稱佑盛公司）未經被上訴人同意或授權，擅自生產、販賣使用近似於系爭商標之運動鞋商品（下稱系爭商品），致相關消費者產生混淆誤認之虞，侵害被上訴人商標權。上訴人使用於系爭商品之圖樣，係以非常小字體之NITIAU字樣內置於大字體之
N 圖樣中，故以大字體之N 圖樣特別突出顯著，與系爭商標相比較，二者主要給予消費者識別來源的部分均為N ，整體商標極為相近，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關連之來源，應屬構成近似，且二者均使用於運動鞋商品上，上訴人使用侵權商標圖樣有致相關消費者混淆誤認之虞。又依實際使用情形，運動鞋被人穿著時，對於潛在購買者看到此運動鞋，如有可能被混淆之虞者，此為「售後混淆」，美國法院實務認為構成商標侵害。換言之，購買者於交易時並未被混淆，但於購買後看到此商品之人可能會被混淆，有售後混淆之虞。系爭商品上之N 及NITIAU字樣，其主要給人之印象為大字體之N 圖樣，則經購買者將該運動鞋穿在腳上，對其他潛在消費者而言，亦有誤認為被上訴人之商品而造成混淆之虞，被上訴人公司依民法第185 條、商標法第68條第3 款規定共同侵害被上訴人商標權，應負連帶賠償責任。
㈡並於本院審理時補陳略以：
⒈被上訴人申請及註冊取得N 商標圖樣，均早於上訴人之註冊
第0000000 號商標（如附圖3 所示）之申請日即97年10月9日，經被上訴人長期使用「N 」商標圖樣於運動鞋商品及在報章、雜誌廣告宣傳，消費者已認知該「N 」商標圖樣為表彰被上訴人之商品或服務，而上訴人亦屬同業，難謂其不知被上訴人之「N 」商標運動鞋，故上訴人主張其申請商標圖樣註冊時之主觀乃延續原創、自有品牌之「NITIAU」原創設計構思等語，實無理由。更何況上訴人實際使用於系爭商品上之圖樣與其註冊商標不符，而與被上訴人系爭商標圖樣構成近似，可見上訴人應無善意使用其註冊商標。
⒉上訴人實際使用於運動鞋上之圖樣，係以小字體之NITIAU英
文字樣內置於大字體的N 圖樣中，故不論該N 圖樣與NITIAU英文字樣均深色配色或深淺配色，均不影響其整體引人注意及顯著部分均為大字體之N 圖樣，而與上訴人主張其商標圖樣乃著重之NITIAU字樣不同，上訴人顯已變換使用。⒊再者，在判斷商標是否相同或近似，並有無致生消費者混淆
誤認之虞之商標侵權認定，應以上訴人實際使用於系爭商品上之圖樣與被上訴人系爭商標圖樣加以比對，則上訴人以兩造註冊商標圖樣予以比對，或以兩造實際使用於運動鞋上之圖樣為比較，實屬錯誤。
⒋另上訴人對其所述財政部關務署臺中關於104 年8 月14日放
行所查獲上訴人中陽公司進口疑似侵害被上訴人系爭商標圖樣之運動鞋乙批之認知，亦屬錯誤。按財政部關務署臺中關於104 年7 月間查獲上訴人中陽公司進口之運動鞋乙批（報單號碼：DA／04／FX70／0011），因海關人員認為該運動鞋疑似仿冒使用被上訴人之系爭商標圖樣，故依法發函要求被上訴人派員至該關進行認定程序。同時，海關人員亦依法要求上訴人於期限內提出授權文件或其他無侵權情事，上訴人遂依海關要求提供其註冊商標資料給海關。因上訴人提出其認為無侵權之證明給海關，海關依商標法第72條第2 項規定函文要求被上訴人應於3 個工作日內，以書面釋明侵害之事實，並提供保證金向海關申請查扣。乃因上述3 日工作期限太短，致被上訴人未能於期限內提供保證金向海關申請查扣，海關人員始依法將該批貨物取樣後放行。因被上訴人未能於期限內向海關申請查扣並提供擔保金，海關才依法將貨物放行，並非上訴人所主張係海關請智慧局協助鑑定，及經該局判定無侵害被上訴人之商標權貨物才被放行，況智慧局亦無權就商標侵害為認定。
⒌上訴人主張被上訴人變換使用系爭商標圖樣，應構成廢止事
由等語，惟上訴人於原審未曾抗辯系爭商標有廢止事由，於第二審已不得提出。縱認上訴人得提廢止抗辯，但上訴人經註冊取得系爭商標權，並實際使用該商標圖樣於運動鞋商品上，此有被上訴人於原審已提出商品型錄上之運動鞋照片可稽，故上訴人以上證15號主張被上訴人變換使用商標，實有誤會。
⒍甚且，被上訴人是世界之知名運動品製造商，「N 」系列商
標業經被上訴人於世界各國註冊，且被上訴人超過30年長期使用「N 」商標圖樣於運動鞋等商品，行銷國內外市場，被上訴人在臺灣銷售使用系爭商標圖樣之運動鞋，自2004年起至2011年間每年淨銷售額約達新臺幣（下同）數億元，迄今一直在臺灣網路、雜誌、新聞報紙、電視等行銷系爭商標圖樣之運動鞋，並支出鉅額宣傳費用，並曾經智慧局以95年6月7 日中台異字第941427號商標異議審定書肯認為著名商標等情。是以原審認定於運動鞋類使用英文大寫N 字形圖樣已使相關消費者得以認識其商品或服務之來源係來自被上訴人，具有高度識別性，而上訴人於系爭商品上使用之圖樣與被上訴人系爭商標構成近似，自易使相關消費者產生混淆誤認之虞。上訴人之系爭商品為運動鞋，與被上訴人系爭商標指定使用於「男、女及孩童鞋靴、襪子及衣服」、「運動用鞋」等商品，均屬一般運動鞋商品，具有相同之消費族群，行銷通路亦相同（按家樂福賣場亦有銷售被上訴人系爭運動鞋商品），自屬同一或類似商品，亦為原審肯認在案。綜上，被上訴人之系爭商標具有高度識別性，上訴人於系爭商品使用之圖樣與系爭商標近似程度不低，所指定使用之商品又為同一或類似商品，相關消費者極有可能誤認二者商標商品為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞。原審認定上訴人未經被上訴人同意，於運動鞋之同一或類似商品，使用近似於系爭商標之圖樣，已侵害被上訴人係爭商標之商標權，並無違誤。
⒎而商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害
賠償，商標法第69條第3 項定有明文。上訴人雖獲准註冊取得NITIAU商標權，惟其於系爭商品上實際使用之圖樣，與其註冊商標不符，整體圖樣之呈現凸顯N 字形而與被上訴人系爭商標構成近似，可見上訴人並非善意使用其註冊商標。又系爭商標經被上訴人長期在臺灣市場廣泛行銷使用於運動鞋商品，已達著名商標之程度，予以消費者之印象深刻，具有高度識別性。上訴人係經營鞋類商品之批發及零售，其對被上訴人系爭商標圖樣難諉為不知。且商標註冊亦有其公示性及公告性，上訴人應注意、能注意卻未注意系爭商標之存在，亦有過失。又依上訴人所述其商品之製造、採購及銷售過程，係由其大陸工廠依手繪商標圖樣打樣完成後，交付運動鞋樣品給上訴人中陽公司檢視確認，並經上訴人中陽公司認可大陸工廠製造之樣品，上訴人佑盛公司再到中陽公司挑選打樣完成之運動鞋樣品，並將中意之樣品提供買家挑選並下單進行量產。上訴人認可大陸工廠之運動鞋樣品並予採用、選購及量產，縱無故意，亦有就系爭商品使用之圖樣侵害被上訴人系爭商標有未盡注意義務之過失。
⒏被上訴人於原審計算請求之損害賠償金額，係以上訴人佑盛
公司銷售給家樂福之係爭商品型號1528童運動鞋、2606女運動鞋及3870男運動鞋，經警在家樂福查扣上開運動鞋之零售單價分別為490 元、499 元及550 元，參以財政部關務署提供自101 年7 月2 日起至同年12月5 日止，上訴人中陽公司進口之型號1528部分，計有1488雙，型號2606部分，計有2388雙，及型號3870部分，計有3192雙。其中上開型號1528部分，雖未達1500雙，惟被上訴人主張上訴人係惡意侵權，且上訴人中陽公司自臺中關進口之運動鞋包含系爭商品，數量龐大，及曾在家樂福查扣2000多雙系爭商品等情，爰依每雙零售單價乘以1500倍計算。至於型號2606及型號3870部分，因上訴人進口販賣之數量各已超過1500雙，故依其總價計算損害賠償。就被上訴人上開計算標準，上訴人於原審表示同意，並無意見。而被上訴人於原審僅就依法得請求之損害賠償金額3,682,212 元中之360 萬元部分為請求，而原審經衡量上訴人於系爭商品上使用之圖樣與被上訴人系爭商標圖樣構成近似之程度不低，致消費者有混淆誤認兩造商品之虞，影響市場交易秩序，上訴人有過失，且曾查扣2000多雙系爭商品，及財政部關務署提供之進口報單資料所示上訴人進口鞋類及系爭商品情形等一切情狀，認定被上訴人之計算及請求適當，並無違誤。
二、上訴人抗辯則以：㈠上訴人中陽公司以耐跳（NITIAU）為設計理念，向智慧局申
請商標註冊，於98年7 月16日獲核准註冊為耐跳商標，指定使用於鞋類商品，並授權上訴人佑盛公司將耐跳商標使用於其銷售之運動鞋上。又中陽公司係將手繪之商標圖樣交大陸製鞋工廠於所挑選之運動鞋上進行打樣，惟工廠方面見該手繪商標圖樣後表示字體打不出來，會就能力所及範圍進行製作。後大陸工廠打樣完成後交付運動鞋樣品給中陽公司檢視，經確認運動鞋上之商標圖樣標示有N 字母、NITIAU字樣置於商標中央、側邊有二條斜線等商標重要構成元素，雖該樣品上商標之字體大小、線條編排等細節略有變動其所交付之手繪圖樣，但以商標整體觀之，仍以NITIAU字樣為重點，與耐跳商標相符，中陽公司遂認可大陸工廠所製作之樣品，此後佑盛公司再到中陽公司挑選打樣完成之運動鞋樣品，並將中意的樣品提供買家挑選，於買家決定運動鞋款式後，佑盛公司即直接向大陸工廠下單進行量產，製造完成後，工廠再將成品寄交上訴人等。
㈡上訴人中陽公司合法使用耐跳商標並授權佑盛公司使用，被
上訴人向臺灣士林地方法院檢察署（下稱士林地檢署）告訴佑盛公司法定代理人丁○○與其他訴外人等未經允許使用系爭商標，系爭商品係仿冒使用近似於系爭商標之運動鞋等情，業經以102 年度偵字第1923號為不起訴處分，續偵後再以
102 年度偵續字第266 號為不起訴處分，臺灣士林地方法院（下稱士林地院）亦以103 年度聲判字第17號裁定駁回被上訴人交付審判聲請而告確定，上訴人等善意使用經核准之耐跳商標，實無故意、過失可言，並應受商標法之保護。上訴人公司於系爭商品吊牌標示佑盛公司名稱，且於商品及鞋盒標示耐跳字樣，價錢與被上訴人商品有4 倍之隔，消費族群迥異，亦非相同或類似商品，被上訴人全臺各地設有超過40
0 個經銷據點，上訴人商品多於家樂福販賣，幾無其他經銷據點，行銷通路重疊情形甚微，且上訴人主觀上並無意造成任何與系爭商標混淆之意圖，因大陸工廠代為製作之運動鞋數量龐大，上訴人未實際參與製作而僅點收商品數量，上訴人並無侵害系爭商標權之主觀犯意。上訴人使用經行政及司法機關確認合法性之耐跳商標，其信賴利益應受保護，並無故意或過失。被上訴人所提系爭商標為著名商標之異議審定書距今已超過8 年，是否仍屬著名商標並非無疑，不能據以推論上訴人有侵權之故意或過失。
㈢耐跳商標重點在於N 形圖樣中內置之NITIAU字體，且N 字圖
樣係以雙線圖形構成，整體印象與系爭商標不同，耐跳商標主要識別部分為NITIAU字樣，實際使用時，系爭商品鞋盒上有耐跳字樣，更加強消費者對耐跳商標之NITIAU字樣為主要識別部分之印象，而以NITIAU字樣為識別商品來源之部分，與系爭商標予人認知之僅有英文字母N 並不相同，具有普通知識經驗之一般消費者，於購買時施以普通注意，即得分辨二商標在外觀上有明顯差距，並非只要以N 為基底設計而成之商標，其寓目之識別來源既當然為N ，智慧局亦核准許多以N 加以設計、衍生而成之商標，只要該商標得以與系爭商標區別而不致混淆誤認，均得核准為商標使用，且上訴人等使用之耐跳商標上NITIAU字體為耐跳之羅馬拼音，係取自上訴人對其販售之運動鞋耐穿、耐跳之期待，其讀音無論與被上訴人系爭商標之N 甚或其所指「new balance 」之讀音均相差甚遠，帶給消費者之觀念亦大相逕庭，自無使一般消費者誤認二商標為同一商標或上訴人等所販售之運動鞋與被上訴人所販售之運動鞋來源相同，或存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。前揭不起訴處分與交付審判駁回裁定亦認不致使消費者有混淆誤認之虞，被上訴人所稱售後混淆並非我國商標法之規範射程範圍所及，況耐跳商標無論於外觀、讀音、觀念均與系爭商標相差甚遠，縱自購買者處看到此商品之人亦不應誤認二商標之商品有何關係。警方僅提供深色扣案運動鞋致智慧局有所誤認，上訴人另有其他
N 形圖案與NITIAU字體係深淺相配對比顯著者，不致有混淆誤認之虞，且智慧局函釋末段意旨亦指出宜由司法機關依職權卓處。
㈣耐跳商標主要由標示雙線之N 形及其中主要識別部分之NITI
AU字體組成，佑盛公司所銷售之系爭商品上亦確實於N 圖樣上方使用NITIAU字樣，N 圖樣兩邊又以雙線圖形組成，不論是以正序或反序排列字樣，僅有為搭配球鞋花色而為顏色變換之不同，整體配置均與耐跳商標相同，雖NITIAU字樣依觀察角度不同會有正反序差別，且有字體大小、線條編排上之些微變化，消費者仍足資以NITIAU字樣判斷商品來源產製者，是以依一般社會通念仍不失其同一性，依商標法第64條規定及本院100 年度行商訴字第131 號判決、102 年度行商訴字第129 號判決意旨，並無致變換使用商標之問題。況前揭商標使用之些微變化除係為配合不同鞋款造型及配色外，亦係導因於大陸製鞋工廠無法完全呈現中陽公司手繪商標圖樣所致，中陽公司業務○○○亦已陳明當時是將耐跳商標手繪傳真給大陸工廠，其手繪本勢必與耐跳商標略有出入，因中陽公司認為仍為耐跳商標，始付行製造，並無變換使用侵害系爭商標之故意或過失，上訴人善意使用獲註冊之耐跳商標，依法更有使用之義務，其行為不構成商標侵權。倘判定被上訴人勝訴，勢必助長國外優勢品牌廠商衝撞我國商標申請制度之陋習，使合法取得商標註冊之我國廠商無所適從，傷害人民對我國智權、司法機關之信賴。
㈤並於本院審理時補陳略以：
⒈被上訴人運動鞋商品之主要消費族群為追求特殊材質、功能
及時尚潮流愛好者，此由被上訴人自承：「MINIMUS 系列運動鞋係指以最少量元素及材料，最接近赤足感受的裸足慢跑鞋，帶給跑者……裸足跑步體驗」、「蜂巢泡棉設計之運動鞋中底，強調穩定、避震功能」即明。反觀上訴人之運動鞋消費族群為「非追求特殊材質、功能及時尚潮流感」之一般民眾，與被上訴人之消費族群顯有不同。上訴人等僅以340元至390 元不等之價格將其製造之運動鞋販售予量販店，再由量販店以499 元之價格販售予一般消費者，並對照被上訴人販售之運動鞋，平均市價高達2,325 餘元，兩造販售之運動鞋價差高達4 倍以上等情，可知兩造運動鞋之價差甚鉅、消費族群明顯迥異。審酌上訴人與被上訴人兩造販售運動鞋商品之價差甚鉅、材質、功能及買受族群截然不同，兩造商品客觀上並不近似，無致相關消費者混淆誤認之虞。迺原審判決不察，逕以上訴人與被上訴人之運動鞋商品有部分重疊之消費者客群與銷售管道為其判斷依據，未參酌系爭商品之材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素為綜合判斷，原審判決似嫌率斷。
⒉系爭商標第751720號之主要識別特徵為「N 字型內有白色橫
式線條」、「│╲│」3線段均有面積不同之對比色塊，系爭商標第0000000 號商標之主要識別特徵為「中空N 字型」、「純色『N 』字樣」，此與上訴人註冊之第0000000 號NITIAU商標將NITIAU崁於英文字N 中軸迥然有異，消費者應可輕易從兩造商標外觀之上述主要識別特徵加以區辨，遑論兩造商標在讀音上，具有中、英文顯著差異，又字義上顯有不同，益徵消費者應足以區辨兩造商標各自表彰之商品來源，並不構成近似商標，迺原審判決不察，未就上開刑事不起訴處分與駁回交付審判裁定、駁回再議聲請處分等調查認定有利於上訴人之事實敘明理由，已有判決不備理由與判決違反論理法則之不當。被上訴人於另案自承系爭商標之特徵是「
N 字型內有白色橫式線條」、「中空N 字型」，卻於原審判決與本案中不當擴大系爭商標之權利範圍及於「整體構圖N字樣」，被上訴人之主張有違訴訟誠信原則，並不可採。
⒊上訴人主觀上並無侵權之故意及過失：
⑴上訴人佑盛公司、丁○○並無侵權之故意及過失：
「中陽公司確已合法授權被告佑盛鞋業有限公司、丁○○使用該商標，並提出中華民國商標註冊號數第0000000 號商標註冊證、中陽公司商標授權書、商標切結書等情」，業經士林地院103 年度聲判字第17號刑事裁定調查認定在案。而上訴人丁○○既非商標審查專業人員，亦未實際參與產品製作過程，扣案運動鞋數量又多達上千雙，實難期待上訴人丁○○就扣案運動鞋逐一進行實質商標審查，進而判定有無致相關消費者混淆誤認之虞情事，況且，上訴人丁○○善意信賴註冊第0000000 號商標註冊證、中陽公司商標授權書、商標切結書等，亦難遽認其主觀上有何侵害被上訴人系爭商標之故意及過失。本件上訴人僅稍微更動NITIAU商標之字體、線條或用色，但依一般社會通念仍不失其同一性，則可謂上訴人合理信賴智慧局所審查、核發之NITIAU商標「主觀上為善意信賴」，既為「善意信賴」，何來原審判決所謂「上訴人主觀上有侵害系爭商標之過失」？惟原審判決似認為上訴人縱使在維權使用上，客觀不失其同一性，惟同一性與否與主觀上侵權意思無涉？並判決上訴人敗訴，恐有論理矛盾之處⑵上訴人中陽公司、乙○○並無侵權之故意及過失：
上訴人中陽公司註冊之第0000000 號商標於98年獲智慧局核准註冊於鞋類商品，上訴人中陽公司於註冊商品範圍內使用該註冊商標，要無侵害他人商標權之故意或過失。再者，上訴人乙○○既非商標審查專業人員，扣案運動鞋數量又多達上千雙，實難期待上訴人乙○○就扣案運動鞋逐一進行實質商標審查，進而判定有無致相關消費者混淆誤認之虞情事，況且，上訴人乙○○係善意信賴註冊第0000000 號商標註冊證書，亦難遽認其主觀上有何侵害被上訴人系爭商標之故意及過失。而上訴人以系爭商標圖樣「申請註冊時」，主觀上係為延續原創、自有品牌之「NITIAU」商標，無攀附被上訴人商譽及掠取不正競爭利益之企圖。又上訴人自97年間取得註冊第0000000 號「NITIAU」商標及註冊第0000000 號商標以後，為強化企業及品牌之識別度，上訴人以「NITIAU」品牌、上訴人創意獨具之外文「N 」設計字樣及「具有複數平行線條特徵之英文字母大寫「Ｎ」字樣及斜置於英文字母大寫「Ｎ」中間之「NITIAU」字樣為主要識別特徵之NITIAU系列商標為宣傳重點，持續且廣泛地行銷、使用系爭、「NITIAU」商標，「NITIAU」商標信譽及知名度已為相關消費者所熟悉。上訴人將此等商標使用於「平價」兒童鞋、運動鞋商品上，且系爭上訴人實際販售之兒童鞋、運動鞋商品與被上訴人「N 」品牌系列商品係在同一家樂福大賣場展示銷售，並與被上訴人「N 」品牌系列商品併陳販售，上訴人於鞋子本體（正面）更明確標示有較大之外文「NITIAU」字樣，並另行標示上訴人創意獨具之外文「N 」設計字樣，佐以明確標示有較大之英文「NITIAU」字樣之鞋盒，在此購買情境即整體印象之下，足使消費者清楚識別商品來源為上訴人中陽公司，上訴人中陽公司絕無侵害被上訴人商標權之故意或過失。
⒋系爭商標於實際使用時有增加平行線條、蜂巢狀或MININUS
英文字樣於N 字框內變換使用之情事，如上證15所示，上訴人系爭商標於實際使用時，具有N 字框內有「複數平行線條」、「MINIMUS 英文字母註記」等主要識別特徵；而上訴人之NITIAU商標之N 字框內具有「複數平行線條」、「NITIAU英文字母註記」等主要識別特徵，顯見被上訴人實際使用之商標圖樣相同或近似於上訴人使用於同一或類似商品之NITIAU註冊商標，準此，依本院100 年度民商訴字第30號民事判決意旨、智慧財產案件審理法第16條與商標法第63條第1 項第1 款，本院似應先就被上訴人系爭商標之有效性為審查，且因被上訴人系爭商標顯有廢止事由，故被上訴人不得於本案中對上訴人主張權利。另經上訴人檢索發現於系爭商標註冊前，智慧局已核准多件整體構圖以英文字母大寫「N 」字樣為識別特徵且同樣用於鞋類商品之近似商標，如第000000
0 號商標、第956274號商標及第0000000 號商標。這些商標與系爭商標皆有效存在，從而，若本院審酌後認為被上訴人系爭商標之主要識別特徵為英文字母大寫「N 框」，且不論該N 框內是空心、實心或有其他文字或圖形皆落入被上訴人商標權利範圍者（僅假設語氣），則難謂被上訴人系爭商標與註冊在先之第0000000 號、第956274號或第0000000 號商標之整體構圖凸顯N 字樣識別特徵非近似商標，而無混淆誤認之虞。又被上訴人實際使用時於N 字框內增加蜂巢狀構圖變換使用情事，與註冊在先之第0000000 號商標之N 字框內之蜂巢狀結構，亦屬近似商標，而有造成消費者混淆誤認之虞。
⒌依商標法第71條第1 項第3 款所列之損害賠償計算方式，僅
為便利商標權人計算損害，但仍須符合填補損害之核心概念，若允許商標權人獲得超過其所受損害之賠償，反而使商標權人獲得不當得利，此絕非本條文之立法意旨，本件依被上訴人計算方式，其請求金額顯有過鉅且有不當得利之嫌。再者，原審漏未審酌上訴人主觀上係為延續原創、自有品牌之「NITIAU」商標，無攀附被上訴人商譽及掠取不正競爭利益之企圖，上訴人主觀上既「善意信賴」其原創之系爭「NITIAU」商標為合法有效，若本院審酌後認上訴人侵害系爭商標，鑒於上訴人實係確信行使自己獲註冊之系爭商標合法性而惡性甚微，上訴人銷售之系爭商品與被上訴人商品消費族群迥異並無替代效果，造成被上訴人侵害結果亦微乎其微等情，請依商標法第71條第2 項予以酌減賠償金。
三、原審判決：㈠上訴人中陽公司、佑盛公司不得使用相同或近似於上訴人第751720號及第0000000 號註冊商標圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品，並應銷毀侵害原告上開註冊商標圖樣之物品。㈡上訴人中陽公司、佑盛公司應連帶給付被上訴人360 萬元，及自103 年10月
3 日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈢上訴人乙○○、中陽鞋業有限公司應連帶給付被上訴人360 萬元，及自103 年10月3 日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈣上訴人丁○○、佑盛公司應連帶給付被上訴人360 萬元，及自103 年10月3 日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈤以上第2 至4 項任一被告已履行給付義務，其餘上訴人於已給付範圍內免給付義務。㈥訴訟費用由上訴人連帶負擔。㈦本判決第2 至4 項於被上訴人以120 萬元為上訴人供擔保後，得假執行。但上訴人如以360 萬元為被上訴人預供擔保，得免為假執行。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。㈢第一審、第二審訴訟費用由被上訴人負擔。㈣如受不利判決，上訴人願提供擔保請准宣告免予假執行。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴人之上訴駁回。㈡第一、二審訴訟費用由上訴人連帶負擔。
四、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議兩造簡化爭點如下：（本院卷㈠第200、201頁）㈠不爭執事項：
⒈被上訴人為88年2 月1 日取得註冊之第751720號及96年11月
16日取得註冊之第0000000 號商標（即系爭商標）之商標權人，分別指定使用於「男、女及孩童鞋靴、襪子及衣服」商品及「運動用鞋」商品，上訴人中陽公司為98年7 月16日取得註冊之第0000000 號NITIAU及圖商標（即耐跳商標）之商標權人，指定使用於「鞋，鞋子，男鞋，女鞋，童鞋，嬰兒鞋，運動鞋，休閒鞋，皮鞋，布鞋，涼鞋，拖鞋，雨鞋，木屐，滑雪鞋，鞋底，鞋墊，鞋面，鞋跟，鞋舌」商品。
⒉上訴人中陽公司授權上訴人佑盛公司生產、銷售使用近似於
系爭商標之運動鞋商品（即系爭商品），經被上訴人對上訴人佑盛公司法定代理人丁○○等人提起違反商標法之告訴，經士林地檢署以102 年度偵字第1923號為不起訴處分，被上訴人不服聲請再議後發回續行偵查，士林地檢署以102 年度偵續字第266 號為不起訴處分，被上訴人不服聲請再議，經臺灣高等法院檢察署智慧財產分署以103 年度上聲議字第98號駁回聲請後，被上訴人聲請交付審判，經士林地院以103年度聲判字第17號裁定駁回等情，兩造均不爭執，並有系爭商標及耐跳商標註冊資料、耐跳商標註冊證、商標公報刊登耐跳商標之節本、士林地檢署102 年度偵字第1923號及102年度偵續字第266 號不起訴處分書、士林地院103 年度聲判字第17號刑事裁定等影本在卷可稽。
⒊被上訴人委請台灣國際專利法律事務所於103 年8 月15日發
函予家樂福股份有限公司內湖分公司及其負責人、上訴人佑盛公司及其負責人，副本予上訴人中陽公司及其負責人，請其停止侵害系爭商標；上訴人佑盛公司委請聖島國際法律事務所於103 年8 月28日回覆其函。
㈡兩造之爭點：
⒈上訴人公司使用於系爭商品上之圖樣是否與系爭商標近似而
有致消費者混淆誤認之虞？⒉上訴人公司使用於系爭商品上之圖樣有無侵害系爭商標之故
意或過失？⒊被上訴人依商標法第69條第1 項、第2 項請求上訴人中陽公
司、佑盛公司不得使用相同或近似於被上訴人系爭商標圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品，並應銷毀侵害被上訴人上開註冊商標圖樣之物品，是否有理由？⒋被上訴人請求上訴人公司連帶賠償360 萬元，上訴人乙○○
、丁○○分別與上訴人中陽公司及佑盛公司負連帶賠償責任，是否有理由？
五、本院得心證之理由：㈠系爭商標並無廢止事由：
上訴人雖抗辯被上訴人自行變換或加附記使用系爭商標，構成廢止商標註冊之事由云云。惟查：
⒈按商標法第63條第1 項第1 款規定，商標權人於商標註冊後
有自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞之情形，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。準此，依上述規定申請廢止商標註冊者，其要件有二：⑴商標權人於商標註冊後，自行變換商標或加附記及⑵經變換或加附記之商標圖樣，相同或近似於他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標，並有使相關消費者混淆誤認之虞。所謂「自行變換商標或加附記使用」，係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩加以變更或加添其他文字圖樣，使得實際使用之商標與其註冊商標不同，且二者依社會一般通念已喪失其同一性者而言。若以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，依本法第30條第1 項第1 款規定，不受他人商標權之效力所拘束，不得據為廢止商標註冊之原因（最高行政法院60年判字第399 號判決意旨參照）。
⒉上訴人主張被上訴人系爭第0000000 號「N 」商標圖樣內部
應為空心構圖，卻於該註冊商標圖樣內添加MINIMUS 英文字樣，或蜂巢或線條圖樣，如上證15照片所示（本院卷一第12
5 至134 頁），構成自行變換商標圖樣或加附記云云。惟查，被上訴人於系爭商標「N 」圖樣內以小字體附加MINIMUS英文字樣，此乃表示產品系列名稱，即MINIMUS 系列運動鞋係指以最少量元素及材料，最接近赤足感受的裸足慢跑鞋，帶給跑者最簡約、輕量與正確的裸足跑步體驗；或附加蜂巢乃功能說明，即說明蜂巢設計中底，搶調穩定、避震之功能；至於線條設計係裝飾圖樣，均非表彰商品來源之商標使用行為，依法並不受他人商標權效力之拘束，而不得據為廢止商標註冊之原因。蓋被上訴人實質上並無變更註冊商標之主要識別特徵，依社會一般通念及消費者之認知，上開添加MINIMUS 英文字樣或蜂巢或線條圖樣之使用，與被上訴人系爭商標產生相同之印象，兩者商標仍具同一性，並無構成廢止商標註冊之事由。
⒊又查，被上訴人上述使用商標之結果，與上訴人註冊之第00
00000 商標，或其主張之第三人註冊第0000000 號商標（業於96年3 月16日經撤銷公告在案）、第956274號商標（按該商標權利期間已於100 年8 月15日屆滿）及第0000000 號商標（按該商標權利期間已於102 年5 月31日屆滿）（本院卷二第68至70頁上證24、25、26）相較，均無相同或近似或符合使相關消費者產生混淆誤認之虞等情形。因此，上訴人主張被上訴人上述使用構成廢止商標註冊事由，為不可採。
⒋承上，上訴人主張被上訴人有自行變換商標或加附記使用之
廢止商標註冊事由之情事，即無理由，已如上述，故上訴人聲請本院命被上訴人提出其產品型錄加以調查，實無必要，爰不予准許。
㈡上訴人中陽公司、佑盛公司使用於系爭商品上之商標與系爭商標近似而有致消費者混淆誤認之虞：
⒈按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品
或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3 款定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌：商標識別性之強弱；商標是否近似暨其近似之程度；商品是否類似暨其類似之程度；先權利人多角化經營之情形；實際混淆誤認之情事；相關消費者對各商標熟悉之程度；系爭商標之申請人是否善意；其他混淆誤認之因素等相關因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
⒉系爭商品上使用之商標圖樣係由英文大寫字體N 內置NITIAU
英文字及線條所組成，且該N 字形內置有墨色或與該N 字形顏色不同之NITIAU文字及線條，惟該文字及線條並非突出，且均置於N 字形範圍內，系爭商品商標之整體圖樣仍呈現N字形（原審卷一第134 至139 頁，原審卷二第35至38頁），系爭商標則是英文大寫N 字形，二者均有大寫字體N ，N 字形之外觀幾近相同，雖系爭商品上圖樣之N 字形內置有墨色或與N 字形顏色不同之NITIAU文字及線條，然該文字及線條表現並非突出，均置於N 字形圖樣範圍內，在系爭商品商標之整體圖樣呈現上N 字形圖樣屬消費者關注或事後留在其印象中較為顯著之主要部分，系爭商品圖樣與系爭商標圖樣相較，除上揭較不明顯之NITIAU外文及線條細微差異外，兩者外觀相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認系爭商品與系爭商標商品為來自同一來源之系列商品，或雖不相同但有關聯之來源，系爭商品使用之商標與系爭商標構成近似，且近似程度不低。
⒊上訴人雖辯稱系爭商品所使用之耐跳商標與系爭商標外觀、
觀念及讀音均不相同，系爭商品之N 字形圖樣與中間斜線之NITIAU字體係深淺色相配、對比明顯云云。然觀諸系爭商品上使用之圖樣在NITIAU文字及線條之深淺用色比例、字體與線條本身之粗細及大小均與耐跳商標不同，予人整體寓目印象並非相同，且系爭商品圖樣上之文字及線條表現並非突出，整體構圖已凸顯N 字形而與系爭商標構成近似，上訴人以耐跳商標與系爭商標所為比對，與系爭商品實際使用圖樣不符，而上訴人所提供其他N 字形商標（原審卷四第30頁、第34至38頁反面）之整體外觀圖樣設計與系爭商標不同，且實際使用情形各別，均難據為有利上訴人之認定。
⒋系爭商標雖為單一字母，惟被上訴人為世界知名之運動品製
造商，「N 」系列商標業經被上訴人於世界各國註冊，且被上訴人超過30年長期使用系爭商標圖樣於運動鞋等商品，在報章雜誌上為廣告宣傳，行銷國內外市場，被上訴人在臺灣銷售使用系爭商標圖樣之運動鞋商品，自2004年起至2011年間每年淨銷售額約達數億元，被上訴人在臺灣有400 多間全省經銷據點，並為宣傳廣告，自1995年迄今一直在臺灣網路、雜誌、新聞報紙、電視等行銷系爭商標圖樣之運動鞋，並支出鉅額宣傳費用，並曾經智慧局以95年6 月7 日中台異字第941427號商標異議審定書肯認為著名商標等情，有被上訴人提出之New Balance 品牌歷史、商品型錄、經公證之宣誓書及其部分中譯文、系爭商標商品宣傳廣告資料、被上訴人在臺灣經銷據點一覽表、被上訴人1995、1997、2009至2012年7 月間在網路、雜誌等行銷系爭商標圖樣運動鞋之相關資料、被上訴人2010年至2014年在臺灣行銷宣傳費用統計表、2012年7 月至2014年之行銷月報表及光碟資料、智慧局商標異議審定書影本等在卷可參（原審卷一第27至133 頁、第31
3 至317 頁，原審卷二第81至82頁、第130 至260 頁，原審卷三第1 至331 頁），是以於運動鞋類使用英文大寫N 字形圖樣已使相關消費者得以認識其商品或服務之來源係來自於被上訴人，具有高度識別性，系爭商品使用之圖樣與之構成近似，自易使相關消費者產生混淆誤認之虞。
⒌上訴人雖辯稱智慧局係於95年6 月7 日肯認系爭商標為著名
商標，至被上訴人起訴上訴人侵害系爭商標時已逾8 年，是否仍屬著名商標並非無疑，不能據以推論上訴人有侵權之故意或過失云云。然系爭商標於95年6 月7 日經智慧局肯認為著名商標後，持續至起訴時之103 年9 月29日（原審卷一第４頁）於實體通路及網路上行銷，並有大量廣告宣傳等情，有上開被上訴人提出之New Balance 品牌歷史、商品型錄、經公證之宣誓書及其部分中譯文、系爭商標商品宣傳廣告資料、被上訴人在臺灣經銷據點一覽表、被上訴人1995、1997、2009至2012年7 月間在網路、雜誌等行銷系爭商標圖樣運動鞋之相關資料、被上訴人2010年至2014年在臺灣行銷宣傳費用統計表、2012年7 月至2014年之行銷月報表及光碟資料、智慧局商標異議審定書影本為憑，堪認系爭商標至被上訴人起訴上訴人侵害系爭商標時仍為著名商標，故上訴人此部分之辯解，並非可採。
⒍又系爭商標指定使用於「男、女及孩童鞋靴、襪子及衣服」
、「運動用鞋」等商品，系爭商品為運動鞋，自屬同一或類似商品。上訴人雖以系爭商品與系爭商標商品價差逾4 倍，以消費族群、行銷管道及商品用途目的等因素抗辯商品類別不同云云。但查，運動鞋一般通念之主要功能在於保護足部、協助行走，系爭商標之運動鞋類商品種類多樣，並非均屬客製化商品，消費者購買系爭商標鞋款亦非必以收藏為目的，況上訴人亦不爭執兩者運動鞋商品均有於家樂福販售（原審卷四第32頁），兩者運動鞋商品並非全無共同之銷售管道，而上訴人所提本院行政判決、最高法院民事判決（原審卷二第90至104 頁，原審卷四第39至44頁）之個案情節與本件亦有不同，上訴人所辯並不可採。
⒎系爭商標為著名商標，已如上述，而系爭商品上使用之商標
圖樣並無證據資料證明其是否為著名商標。職是，足認相關消費者對系爭商標之熟悉程度高於系爭商品上使用之商標圖樣。
⒏被上訴人申請及註冊取得系爭商標之註冊日分別為86年3 月
1 日及96年11月16日，均早於上訴人之商標圖樣之申請日即97年10月9 日，且系爭商標「N 」圖樣經被上訴人長期使用於運動鞋商品及在報章、雜誌廣告宣傳，消費者已認知該「
N 」商標圖樣為表彰被上訴人之商品或服務，而上訴人與被上訴人係屬同業，且系爭註冊751720號商標於上訴人註冊商標之申請日已為著名商標，已如上所述，難謂上訴人不知被上訴人之系爭商標「N 」圖樣使用於運動鞋商品，又上訴人原係使用耐跳商標，其係以單純之英文「NITIAU」為商標字樣，其於知悉被上訴人系爭商標之情形下，將英文「NITIAU」嵌入與系爭商標之「N 」圖樣內另申請商標註冊，實有仿襲系爭商標之意圖，自難謂係延續原創、自有品牌之「NITIAU」原創設計構思，況且上訴人實際使用於系爭商品上之圖樣與其註冊商標不符，蓋上訴人實際使用於運動鞋上之圖樣，係以小字體之「NITIAU」英文字樣內置於大字體的N 圖樣中，故不論該N 圖樣與NITIAU英文字樣均深色配色或深淺配色，均不影響其整體引人注意及顯著部分均為大字體之N 圖樣，而與上訴人主張其商標圖樣乃著重之NITIAU字樣不同，卻與被上訴人系爭商標圖樣構成近似，足見上訴人應非善意註冊其商標，且亦無善意使用其註冊商標。承上，本院因認上訴人申請系爭商品上使用之商標圖樣之註冊並非善意。準此，上訴人聲請本院傳訊證人○○○，就其主張上訴人申請註冊第0000000 號商標時並無攀附被上訴人商譽及掠取不正競爭利益之企圖之待證事項作證，核無必要，爰不予准許。另上訴人於本件言詞辯論時庭提產品訂單影本5 張、實際使用第0000000 號商標之4 種款式運動鞋實品各1 只，主張其於聲請耐跳商標時就有於市場上使用，然上開證據與其聲請第0000000 號商標是否善意無涉，且上揭4 種款式運動鞋實品各1 只無法證明係何時製造，職是，上訴人此部分之主張為不可採。
⒐本院衡酌系爭商標具有高度識別性，系爭商品使用之圖樣與
系爭商標近似程度不低，所指定使用商品又為同一或類似，相關消費者對系爭商標較為熟悉，上訴人中陽公司申請系爭商品上使用之商標圖樣之註冊並非善意等因素綜合判斷，相關消費者極有可能誤認二者商標商品為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞。上訴人公司未經被上訴人同意，於運動鞋之同一或類似商品，使用近似於系爭商標之圖樣，已侵害系爭商標之商標權。
⒑上訴人以上訴人實際使用如上證4 之商品圖樣之鞋樣（本院
卷一第66至77頁），對照被上訴人販賣如上證15運動鞋樣，消費者於購買時會有混淆誤認為由，聲請本院就此送請智慧局鑑定及請求市場調查分析。惟查，商標侵權之認定商標是否相同或近似致有混淆誤認之判斷，應以上訴人實際使用於系爭商品上之圖樣與被上訴人系爭商標圖樣加以比對，始為正確，因本件被上訴人係主張上訴人系爭商品上使用之商標圖樣侵害系爭商標，則上訴人以其商品實物與被上訴人系爭第0000000 號「N 」商標圖樣內添加MINIMUS 英文字樣，或蜂巢或線條圖樣之商品為比較，顯有誤會，並與本件商標侵權認定無關。職是，上訴人就此請求送請智慧局鑑定，為無理由，不應准許。
⒒另上訴人聲請本院就兩造商標實際於運動鞋商品之使用態樣
，是否近似而造成相關消費者混淆誤認之虞，送請汎亞徵信有限公司、中華徵信所或財團法人臺灣經濟科技發展研究院智慧科學研究所進行市場調查及問卷分析，惟均與本件商標侵權之認定無關，上訴人上開調查證據之聲請，顯無必要，況且上訴人就市場調查迄至本件言詞辯論終結時亦未提出調查方法、調查對象及問卷設計等之具體事項，供被上訴人表示意見，本院對於是否進行市場調查亦無從審酌。職是，上訴人聲請市場調查及問卷分析，亦不應准許。
㈢被上訴人公司使用於系爭商品之圖樣有侵害系爭商標之故意：
⒈按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害
賠償，商標法第69條第3 項定有明文。上訴人雖提出前揭刑事不起訴處分書、刑事裁定辯稱係善意使用耐跳商標之行為，被告中陽公司業務○○○於前揭刑事案件偵查時證稱係將耐跳商標手繪傳真給大陸工廠，而與耐跳商標略有出入，無侵害系爭商標之故意或過失云云。然查，系爭商品實際使用之圖樣與耐跳商標不符，整體圖樣之呈現凸顯N 字形而與系爭商標構成近似，且上訴人中陽公司申請商標註冊並非善意，上訴人中陽公司、佑盛公司使用耐跳商標亦非善意，已如前所述，參以系爭商標於運動鞋商品具有高度識別性，商標註冊亦有其公示性及公告性，況且於上訴人公司申請其商標註冊時，被上訴人系爭商標已為著名商標，上訴人公司應注意、能注意卻未注意系爭商標之存在，難謂無過失，且依上訴人所述系爭商品之製造、採購及銷售過程，係由大陸工廠依手繪耐跳商標打樣完成後，交付運動鞋樣品給上訴人中陽公司檢視確認，並經上訴人中陽公司認可大陸工廠製作之樣品，上訴人佑盛公司再到中陽公司挑選打樣完成之運動鞋樣品，並將中意的樣品提供買家挑選並下單進行量產等情以觀（原審卷一第180 頁），上訴人中陽公司、佑盛公司就大陸工廠交付之運動鞋樣品有檢視確認及挑選之權，並非僅能照單全收而無置喙餘地，是上訴人中陽公司、佑盛公司認可大陸工廠之運動鞋樣品並予採用、選購及量產，自難就系爭商品使用之圖樣侵害系爭商標乙節推諉無注意義務及注意能力，上訴人中陽公司、佑盛公司縱無故意，亦有未盡注意義務之侵害商標權過失，前揭刑事不起訴處分書、刑事裁定所涉商標罰則構成要件與民事侵權責任之構成要件未盡相同，尚難據以解免上訴人中陽公司、佑盛公司之損害賠償責任。
⒉又被上訴人委請台灣國際專利法律事務所於103 年8 月15日
發函予家樂福股份有限公司內湖分公司及其負責人、上訴人佑盛公司及其負責人，副本予上訴人中陽公司及其負責人，請渠等停止侵害系爭商標（原審卷一第321 至323 頁）；上訴人佑盛公司委請聖島國際法律事務所於103 年8 月28日回覆其函稱：經中陽公司合法授權使用商標，對於被上訴人要求停止侵害系爭商標，礙難配合等語（原審卷一第324 至32
6 頁），且被上訴人上開律師函已告知本件經智慧局認定二商標構成近似，有致消費者混淆誤認之虞，上訴人公司亦已有所悉，加以上訴人公司申請其商標註冊並非善意，已如上述，惟上訴人中陽公司及佑盛公司仍未停止其侵害系爭商標之行為，足認上訴人中陽公司及佑盛公司明知有侵害系爭商標之可能，仍不停止其製造、銷售系爭商品之行為，本院因認自此上訴人中陽公司及佑盛公司主觀上有侵害系爭商標之故意。
⒊再者，系爭商品圖樣上雖有耐跳商標之NITIAU文字及線條表
現，縱使在關於維權使用之判斷上，或如上訴人所辯可認其客觀上不失其同一性，然在本件侵權使用之判斷上，上訴人公司於系爭商品實際使用之圖樣與耐跳商標不符，整體構圖已凸顯N 字樣而與系爭商標構成近似，上訴人公司縱有耐跳商標之註冊，亦無礙於上訴人公司主觀侵權意思之認定。
⒋上訴人辯稱財政部關務署臺中關於104 年7 月15日查獲上訴
人中陽公司進口有註冊第0000000 號商標圖樣之運動鞋乙批，智慧局已認定該批運動鞋並無侵害被上訴人之系爭商標圖樣，故該批貨物才被放行云云。惟查：
⑴財政部關務署臺中關於104 年7 月間查獲上訴人中陽公司
進口之運動鞋乙批（報單號碼：DA/04/FX70/0011 ），因海關人員認為該運動鞋疑似仿冒使用被上訴人之系爭商標圖樣，故依法發函要求被上訴人派員至該關進行認定程序。同時，海關人員亦依法要求上訴人於期限內提出授權文件或其他無侵權情事，上訴人遂依海關要求提供其第0000
000 號註冊商標資料予海關。因上訴人提出其認為無侵權之證明給海關，海關依商標法第72條第2 項規定函文要求被上訴人應於3 個工作日內，以書面釋明侵害之事實，並提供保證金向海關申請查扣。惟被上訴人因上述3日工作期限太短，致被上訴人未能於期限內提供保證金向海關申請查扣，海關人員始將該批貨物取樣後放行，為被上訴人所自承。
⑵又財政部關務署臺中關以104 年12月31日中普業一字第10
41021113號函覆本院，該函說明第二點明確表示：「…本關係依據經濟部智慧財產局104 年7 月31日智商字第10400052950 號函釋意旨，依商標法第75條第4 項規定通知商標權人新巴倫斯運動鞋公司（即被上訴人）申請查扣，惟該公司（即被上訴人）未於期限內向本關申請查扣，本關遂依商標法第75條第5 項及海關執行商標權益保護措施辦法第6 條第2 項規定，取具代表性貨樣後，將貨物放行。
另本案本關無對進口人（即上訴人）實際是否侵權進行判斷，併此敘明。」（外放於本院證物袋）可見，上述智慧局104 年7 月31日智商字第10400052950 號函釋意旨，係就臺中關是否應續行商標法第75條第4 項規定表示意見，並非針對個案即該次進口貨物認定無侵害被上訴人之商標權。則上訴人以上述智慧局之函釋說明第四點後段：「…惟兩造所執司法機關見解既有歧異，貴關（即臺中關）自得判斷無『顯有侵權之虞』，依第75條第4 項規定，應續行通知乙公司（即被上訴人）依第72條第1 項規定申請查扣…」等語辯稱智慧局已做成無侵權之認定，顯屬無據。
⑶上開臺中關案件雖經臺灣臺中地方法院檢察署檢察官為不
起訴處分，並經臺灣高等法院檢察署智慧財產權分署為駁回再議聲請處分而告確定，惟如前述，刑事訴訟所調查之證據及所認定之事實，於獨立之民事訴訟程序並無拘束力，且上開刑事處分均認定「上訴人中陽公司使用於該案運動鞋上之圖樣與被上訴人系爭商標圖樣相較，整體有N字型印象」，則是否應認與被上訴人系爭商標圖樣構成近似，較為妥適，惟該處分以上訴人使用於該案運動鞋上之圖樣並無N 字型內中空或橫式線條情形，而認定與被上訴人系爭商標圖樣有異，且未就上訴人中陽公司聲請該註冊商標是否善意等因素為判斷，足見上開刑事處分就構成二商標近似及混淆誤認之虞之判斷，並未審酌，其處分理由亦不能拘束本院。
⒌上訴人辯稱原審判決漏未斟酌上訴人於原審提出有關臺灣高
等法院檢察署智慧分署103 年度上聲議字第98號刑事駁回再議處分書、臺灣士林地方法院103 年度聲判字第17號刑事駁回交付審判裁定書等認定有利於上訴人之事實等情，原審判決有判決不備理由與適用法令不當之違法。惟查，刑事訴訟所調查之證據及所認定之事實，於獨立之民事訴訟程序並無拘束力。原審已斟酌上訴人提出上述刑事裁定等，並就上訴人使用於系爭商品上之圖樣是否與被上訴人系爭商標圖樣近似而有致消費者混淆誤認之虞之爭點，本於調查結果，並綜合全辯論意旨，認定上訴人使用於系爭商品上之圖樣與被上訴人系爭商標圖樣構成近似，且有使消費者致生混淆誤認之虞，則原審判決本得不受刑事訴訟所認定事實之拘束。職是，上訴人主張原審對其有利事實及證據未予調查斟酌，容有誤會。
⒍綜上，被上訴人公司使用系爭商品之圖樣有侵害系爭商標之故意。
㈣被上訴人依商標法第69條第1 項、第2 項對上訴人公司請求如原審訴之聲明第1 項所示為有理由：
按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。商標法第69條第1 項、第2 項前段定有明文。本件被上訴人於
103 年8 月15日寄發律師函要求上訴人中陽公司及佑盛公司停止生產銷售近似於系爭商標之運動鞋，上訴人佑盛公司委託律師函覆礙難配合（原審卷一第320 至326 頁），可認上訴人中陽公司及佑盛公司仍繼續銷售系爭商品，其侵害商標權之狀態已現實發生且繼續存在，是被上訴人依前揭規定，請求上訴人中陽公司及佑盛公司不得使用相同或近似於被上訴人系爭商標圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品，並應銷毀侵害被上訴人系爭商標圖樣之物品，為有理由，應予准許。
㈤被上訴人請求上訴人中陽公司及佑盛公司連帶賠償360 萬元
，上訴人乙○○、丁○○分別與上訴人中陽公司及佑盛公司負連帶賠償責任為有理由：
⒈按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零
售單價一千五百倍以下之金額計算其損害。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，商標法第71條第1 項第3 款、第
2 項定有明文。本件被上訴人就其損害賠償之請求係以上訴人佑盛公司銷售予家樂福之系爭商品型號1528童運動鞋、2606女運動鞋及3870男運動鞋，經警在家樂福進行搜索扣押時，查獲之零售單價分別為490 元、499 元及550 元，參以財政部關務署提供上訴人公司進口報關資料中自101 年7 月2日起至同年12月5 日止，型號1528童運動鞋為1488雙，型號2606女運動鞋及3870男運動鞋分別為2388雙、3192雙，三種鞋款有兩種超過1500雙，各以其總價計算，於此情形不超過1500雙之型號1528童運動鞋則以1488雙計算價值，原審逕以1500倍計算並非妥適，是以本件被上訴人得請求之損害賠償金額，就型號1528、2606及3870運動鞋計算分別為729,120元、1,191,612 元、1,755,600 元（490 ×1488＝729,120；499 ×2388＝1,191,612 ；550 ×3192＝1,755,600 ），合計3,676,332 元（計算式：729,120 ＋1,191,612 ＋1,755,600 ＝3,676,332 ），仍逾360 萬元，被上訴人僅就其中
360 萬元部分請求上訴人中陽公司及佑盛公司連帶賠償，上訴人乙○○、丁○○分別與上訴人中陽公司及佑盛公司負連帶賠償責任等情，有家樂福商品卡影本、上揭型號運動鞋進口報關資料在卷可稽（原審卷四第68至75頁），上訴人同意被上訴人所選取部分計算損害賠償，對計算標準沒有意見（原審卷四第78頁），惟請求酌減金額。爰審酌上訴人中陽公司及佑盛公司係於運動鞋之同一或類似商品上使用近似程度不低之N 字形圖樣，致消費者有混淆誤認兩造商品之虞，影響市場之交易秩序，上訴人中陽公司及佑盛公司於系爭商品使用近似系爭商標之圖樣係屬故意，被上訴人所提刑事告訴經士林地檢署為不起訴處分並確定在案，被上訴人又以律師函通知停止侵權行為未果，前揭刑事案件查得系爭商品2 千多雙（士林地檢署102 年度偵字第1923號偵查卷第106 頁）、上訴人佑盛公司提供101 年9 月至11月之銷售數量統計（原審卷四第55至57頁）及財政部關務署函附上訴人公司進口報關資料所示進口鞋類及系爭商品情形（外放資料），上訴人中陽公司、佑盛公司資本總額各為5,000,000 元（原審卷一第144 頁、第146 頁之公司登記資料）等一切情狀，認被上訴人之計算及請求適當，並無依商標法第71條第2 項規定酌減之必要。故被上訴人依民法第185 條規定請求上訴人中陽公司及佑盛公司連帶賠償360 萬元即屬有據。
⒉次按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人
受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2 項定有明文。查上訴人乙○○、丁○○分別為上訴人中陽公司、佑盛公司負責人，有前揭公司登記資料可參，上訴人中陽公司及佑盛公司使用近似系爭商標圖樣於系爭商品，不法侵害被上訴人之商標權，上訴人乙○○、丁○○自應依公司法第23條第2 項規定負連帶賠償責任，被上訴人請求上訴人乙○○、丁○○分別與上訴人中陽公司及佑盛公司負連帶賠償責任為有理由。又依民法第272 條規定，連帶債務以明示或法律有規定者為限，上訴人中陽公司、佑盛公司間應依民法第185 條負連帶賠償責任，上訴人乙○○與中陽公司、丁○○與佑盛公司，兩兩間分別應依公司法第23條第2項負連帶責任，但並無所有被告共同負連帶責任之明示或法律規定依據，是就被上訴人請求之360 萬元於上訴人中陽公司與佑盛公司間、上訴人乙○○與中陽公司間、上訴人丁○○與佑盛公司間分別負連帶賠償責任，以上並成立不真正連帶之法律關係，為有理由。
六、綜上所述，上訴人有侵害系爭商標之故意，被上訴人依商標法第68條第3 款、第69條第1 至3 項、第71條第1 項第3 款規定，民法第185 條、公司法第23條第2 項規定，請求上訴人中陽公司、佑盛公司不得使用相同或近似於上訴人系爭商標圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品，且應銷毀侵害系爭商標圖樣之物品，並請求上訴人連帶賠償360 萬元如原審判決主文第2 至4 項所示，及均自
103 年10月3 日起至清償日止，按週年利率5%計算之法定遲延利息，為有理由，應予准許。職是，原審判決為上訴人敗訴之判決，並依兩造聲請為准免假執行之宣告，其理由雖有不同，惟結論並無二致，仍應予維持。上訴論旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。另上訴人陳明願供擔保聲請宣告免為假執行，惟原審判決已就此酌定相當擔保金額准許之，附此敘明。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述暨所提之證據，經審酌均與本院前揭判斷不生影響，爰不一一詳予論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第2 項、第78條、第463 條、第39
2 條，判決如主文。中 華 民 國 105 年 5 月 12 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 熊誦梅法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 5 月 19 日
書記官 丘若瑤附註：
民事訴訟法第466條之1第1、2項對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。