智慧財產法院民事判決
104年度民商上字第7號上 訴 人 台灣糖業股份有限公司法定代理人 陳昭義訴訟代理人 陳岳瑜律師複代理人 張庭維律師
丁嘉玲律師上 訴 人 台糖建設股份有限公司被上訴人 台糖營造股份有限公司兼上二人法定代理人 林建成上三人共同訴訟代理人 陳忠儀律師
陳家祥律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，兩造對於中華民國104 年3 月31日本院103 年度民商訴字第31號第一審判決各自提起上訴，本院於104 年12月17日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴均駁回。
第二審訴訟費用由上訴人各自負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
一、台灣糖業股份有限公司（下稱台糖公司）上訴聲明第1 、2項有關排除、防止侵害及銷毀侵權物品之請求對象原記載「被上訴人等」（見本院卷第43頁），嗣於民國104 年11月4日更正為「台糖營造股份有限公司（下稱台糖營造公司）及林建成」，因台糖公司係對原審判決不利己之部分提起上訴，就台糖公司而言被上訴人為台糖營造公司及林建成，是核其更正係為使其聲明更為明確，非訴之變更追加，應予准許，合先敘明。
二、又「按當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：一、因第一審法院違背法令致未能提出者。二、事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。三、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。四、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。五、其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。六、如不許其提出顯失公平者。」民事訴訟法第447 條第1 項定有明文。查台糖公司於原審主張其所有註冊第1675號商標、第49593 號商標、第128342號商標、第148153號商標、第0000000 號商標、第0000000 號商標（以下分別稱系爭商標
1 至6 ，註冊號碼、商標圖樣、權利期間、商品或服務名稱等如附圖1 至6 所示，合稱時稱為系爭諸商標）受侵害，並於103 年11月24日民事準備（一）狀記載：「台糖營造公司：⑴違反商標法第70條第1 項第2 款『有致相關消費者混淆之虞』，而侵害爭商標2 、3 、5 ；⑵違反商標法第70條第
1 項第2 款『減損商標之識別性或信譽之虞』，台糖建設股份有限公司（下稱台糖建設公司）：⑴違反商標法第70條第
1 項第2 款『有致相關消費者混淆之虞』，而侵害系爭商標
4 、5 ；⑵違反商標法第70條第1 項第2 款『減損商標之識別性或信譽之虞』，而侵害系爭商標1 ；⑶違反公平交易法（下稱公平法）第20條第1 項第2 款，而侵害系爭商標4 」。嗣台糖公司於本院則主張台糖營造公司違反商標法侵害其所有系爭1 至6 商標之商標權，台糖建設公司則違反商標法及公平法侵害其所有系爭1 至6 商標之商標權，雖台糖營造公司、台糖建設公司、林建成主張台糖公司上開所為係於二審提出新攻擊防禦方法，應予駁回云云，然台糖公司於原審即主張「台糖」為其著名商標及表徵（見原審卷第7 頁），自已包含系爭商標1 至6 ，是其於本院所為之主張僅為就原審所提出之攻擊防禦方法為補充，揆諸上開說明，應予准許，合先敘明。
貳、實體事項：
一、台糖公司主張：㈠台糖公司於分別於42年12月10日、79年8 月3 日、88年8 月
25日、97年9 月10日以「台糖」、「TSC 」等文字或文字及圖案向經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局，下稱智慧局）申請商標註冊，並分別經核准註冊為第1675號商標、第49593 號商標、第128342號商標、第148153號商標、第0000000 號商標、第0000000 號商標（即系爭商標1 至6 ），且台糖公司所有之「台糖」二字已成為大眾周知之著名表徵與著名商標。
㈡台糖營造公司於87年8 月25日以「台糖」作為其公司名稱之
特取部分，並經核准設立登記（統一編號為00000000），且持續使用至今，自應適用現行商標法規定，而台糖營造公司於設立登記時既已明知「台糖」為著名商標，雖其設立登記時系爭商標3 至6 尚未註冊，然台糖營造公司侵害「台糖」著名商標之行為係屬繼續性行為，台糖營造公司對於台糖公司其後合法取得之商標權亦構成侵害，而系爭商標1 、2 之註冊時間早於台糖營造公司設立登記時間，台糖營造公司自無法主張善意先使用。台糖營造公司使用「台糖」二字作為其公司名稱，將造成具普通知識經驗之相關事業或消費者，於交易時「可能」誤認、誤信渠等公司所提供之商品及服務之來源均來自台糖公司，或誤認與台糖公司間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之關係，而構成「有混淆誤認之虞」之態樣，台糖營造公司亦曾使用「台糖營造股份有限公司（總公司）」之文字，於「1111人力銀行」之網頁上刊載徵才廣告，也有立法委員將所有公司名稱之特取部分為「台糖」之營利事業單位，均誤認係屬台糖公司之關係企業，因此台糖營造公司違反現行商標法第70條第2 款前段規定甚明。又現行商標法第70條第2 款後段「減損商標識別性或信譽之虞」並不以同一或類似之商品或服務為必要，況台糖公司歷年來均有實際從事營造業，因此台糖營造公司之行為，顯有將「台糖」之著名商標由原先僅強烈指示「台糖公司」之商品及服務「來源」，轉變成指示2 種以上之商品或服務來源，將使相關事業或消費者對「台糖」商標產生非單一聯想或非獨特性的印象，堪認已有減損台糖公司著名商標之識別性或信譽之虞，且若不制止，亦會使相關事業或消費者誤以為可任意使用「台糖」之商標，而導致該著名註冊商標識別性之減弱，是以，台糖營造公司確屬違反現行商標法第70條第2 款後段規定甚明。縱認本件應適用台糖營造公司設立登記時之82年12月22日修正公布之商標法（下稱82年商標法），然82年商標法第65條既禁止使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，並經營同一商品或類似商品之業務，則台糖營造公司以系爭商標之「台糖」字樣作為公司名稱之特取部分，縱無惡意，仍屬構成侵害台糖公司之商標權，被害人台糖公司仍可依82年商標法第61條規定訴請排除、防止或損害賠償，初不因台糖營造公司自始是否具有「欺騙他人之意圖」、「明知」或「使用之惡意」而有所異。台糖公司並未默許台糖營造公司使用「台糖」作為公司名稱，有關「台糖月眉廠」、「台糖台中區處」簽訂之工程合約，並未有台糖公司之印文，且該二者屬政府採購法之「機關」具備獨立對外招標採購之能力，依權責劃分，台糖公司無從知悉該二工程，自無從知悉台糖營造公司存在。又商標排除侵害請求權與已登記不動產相同並無消滅時效之適用，縱有適用，自應回歸民法第125 條規定以15年長期時效為準，是台糖公司行使權利自無違反誠信原則及時效可言。台糖營造公司違反現行商標法第70條第2 款及82年商標法第65條規定，爰依現行商標法第69條第1 、2 項排除、防止侵害及銷毀侵權物品。
㈢台糖建設公司於94年6 月29日以「台糖」作為其公司名稱之
特取部分，並經核准設立登記（統一編號為00000000），且持續至今，應適用現行商標法規定，雖其設立登記時系爭商標5 、6 尚未註冊，然台糖建設公司侵害「台糖」著名商標之行為係屬繼續性行為，台糖建設公司對於台糖公司其後合法取得之商標權亦構成侵害。台糖建設公司使用「台糖」二字作為其公司名稱，亦曾使用「建設公司：台糖建設」等文字，分別於「TMOK好來屋」及「嘉義房地王」之網頁上，刊載建案名稱為「台糖儷花園」之廣告，實際上亦曾發生有立法委員將所有公司名稱之特取部分為「台糖」之營利事業單位，均誤認係屬台糖公司之關係企業，因此台糖建設公司之行為有致相關消費者混淆誤認之虞，且亦有減損「台糖」著名商標之識別性及信譽之虞，台糖建設公司自違反現行商標法第70條第2 款及92年5 月28日修正之商標法（下稱92年商標法）第62條規定。此外，「台糖」字樣為相關事業或消費者所普遍認知之表徵，且台糖建設公司設立登記前，系爭商標2 、3 、4 已註冊登記分別使用於營建、建築物之租售、不動產買賣等業務，然台糖建設公司自94年6 月29日起即開始以「台糖」為相關事業或消費者所普遍認知之表徵作為其公司名稱之特取部分，並於行銷之房屋建案標示「『台糖』儷花園」，已足使具普通知識經驗之相關事業或消費者，於交易時誤認、誤信該營業、服務之來源係來自台糖公司，或與台糖公司存在關係企業、授權關係、加盟關係、贊助關係或其他類似之經濟上或法律上關係，而構成與台糖公司之營業混淆之情事，實具有不公平競爭之目的與結果，已違反修正前公平法第24條第1 項第2 款及第24條規定。爰依現行商標法第69條1 項、修正前公平法第30條規定請求排除防止侵害，依現行商標法第69條第2 項請求銷毀侵權物品，依修正前公平法第34條、民法第184 條、第195 條規定請求負擔費用登報回復名譽。
㈣林建成為台糖營造公司及台糖建設公司之法定代理人，就前
開台糖營造公司及台糖建設公司之行為，係由林建成所籌畫、決定及參與執行，自應依公司法第 23 條、民法第 28 條及共同侵權規定，就台糖營造公司及台糖建設公司上開違反商標法或公平法之行為負連帶責任。
二、台糖營造公司、台糖建設公司、林建成則以下列等語置辯：㈠台糖營造公司部分：
⒈台糖營造公司無違反82年商標法第65條：
⑴台糖營造公司於87年8 月25日已設立，早於系爭商標3
、4 、5 、6 之註冊日，台糖營造公司自無侵害該等商標之情形。
⑵台糖公司於43年10月1 日雖申請系爭商標1 之註冊在案
，然該商標係使用於砂糖、方糖，與台糖營造公司從事營造事業並非同一或同類商品、服務，故台糖營造公司雖以「台糖」作為公司名稱之特取部分，亦無違反82年商標法第65條規定至明。
⑶關於系爭商標2 部分，雖早於台糖營造公司申請登記日
，惟此商標於90年1 月15日專用期限已到期，即自到期日起該商標權利已不存在，自不得以此對台糖營造公司主張權利。
⒉退步言，縱認本件得適用現行商標法第70條第2 款規定，台糖營造公司亦無侵害台糖公司商標權：
⑴台糖營造公司於86年5 月7 日設立時，台糖公司既尚未
取得系爭商標3 、4 、5 、6 之權利，則台糖營造公司將「台糖」作為公司名稱之特取部分，除係以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名外，更屬於早於台糖公司商標註冊申請日前之善意使用，不受台糖公司商標權效力所拘束。況系爭商標6 經智慧局廢止台糖公司使用於各式建築物之營建等項目，系爭商標2 則於90年1 月15日專用期限屆滿而消滅，台糖公司對此自不得主張權利。
⑵台糖公司雖主張系爭諸商標均為著名商標云云，惟台糖
公司迄未提出任何證據以實其說，自不足採。實則，台糖公司雖使用「台糖」商標多年，惟該商標之使用範圍均在糖類製品、食品、或其他類似之產業，系爭商標1更僅使用於「砂糖」、「方糖」，一般社會大眾之認知亦僅侷限於此類之產業，並無擴及與食品無關之營建業或其他產業，故對於營建產業而言，「台糖」商標並非著名商標至明。
⑶另台糖公司迄今亦未舉證有何「致相關消費者混淆之虞
」或「減損商標之識別性或信譽之虞」之情事，台糖營造公司設立以來，已承攬諸多大小工程，其中不乏政府機關工程與民間企業、其他私人工程，均無發生有他人誤認之情況，而台糖公司迄今亦未有接獲第三人向其主張台糖營造公司承攬之工程有何爭議或糾紛，足證並無消費者曾誤認台糖營造公司為台糖公司之關係企業，而有致相關消費者混淆誤認之虞，或有減損台糖公司系爭諸商標之識別或信譽之虞之情形。
⒊台糖公司曾於89年間及98年間與台糖營造公司簽訂工程合
約，已可認為台糖公司有默許台糖營造公司以「台糖」作為公司名稱之特許部分。台糖公司雖稱當初與台糖營造公司簽約係各廠區獨立簽約，其為總公司並不知情云云，惟縱認台糖公司之各廠區或有獨立簽約之權限，但法律效果仍屬於同一之台糖公司法人格，況按常理判斷，各廠區至少於簽約之事前或事後理應將相關契約內容送總公司核准或備查，故台糖公司辯稱毫無所悉云云，誠難採信。台糖公司於默許多年後，無端主張台糖營造公司侵害其商標權，則台糖公司之權利行使顯然違反誠信原則。
⒋台糖公司之請求權已罹消滅時效：
⑴縱台糖營造公司構成侵權行為，亦早為台糖公司所知之
，台糖公司卻於今日始起訴請求，顯已罹於2 年之法定時效。
⑵商標權之登記僅為對抗要件，登記亦無如土地法第43條
規定之絕對效力，故本件與司法院釋字第107 號之案件事實明顯不同，實難比附援引至明。
㈡台糖建設公司部分：
⒈台糖建設公司無違反設立時之92年商標法第62條第1 款或現行商標法第71條第2 款之規定：
⑴台糖建設公司設立時台糖公司既尚未取得系爭商標5 、
6 之權利，則台糖建設公司乃善意使用而不受系爭商標
5 、6 之拘束。況系爭商標5 使用於不動產相關項目業經智慧局於104 年5 月29日廢止，系爭商標6 使用於各式建築物之營建等項目亦經智慧局廢止，系爭商標2 則已於90年1 月15日專用期限屆滿，自不得對台糖建設公司主張權利。
⑵系爭商標3 、4 雖使用於不動產相關服務，然台糖公司
並未舉證證明有實際從事不動產相關事業，自無「致相關消費者混淆誤認之虞」或「減損該商標之識別性或信譽之虞」。
⑶台糖公司並未提出證據證明系爭諸商標為著名商標，且
台糖公司之「台糖」商標使用範圍均在糖類製品、食品或其他類似產業，對於營建業而言「台糖」並非著名商標，又台糖公司迄今亦未舉證有何「致相關消費者混淆之虞」或「減損商標之識別性或信譽之虞」之情事，難認台糖公司之請求有理由。
⒉台糖建設公司無違反公平法之情形：
台糖建設公司成立時，台糖公司並無實際從事不動產租售事業，台糖建設公司將「台糖」作為公司名稱，無發生營業上混淆之虞，且台糖建設公司係以自身公司名稱進行普遍使用，自無違反公平法第20條第1 項第2 款及第24條。
⒊縱認台糖建設公司已構成侵權行為，然台糖公司所受損害仍屬有限，故其請求登載新聞紙並無理由。
三、原審為台糖公司一部勝訴、一部敗訴之判決，即判命台糖建設公司不得使用相同或近似「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「台糖」字樣之名稱；並不得使用（含授權他人使用）相同或近似台糖公司「台糖」之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於「台糖」字樣之行為，並應除去及銷毀含有相同或近似於「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品。台糖建設公司、林建成應連帶負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，刊載於聯合報（高11.5公分×寬5 公分篇幅）及自由時報（高4.5 公分×寬9.2公分篇幅）全國版第一版報頭壹日。另駁回台糖公司其餘之訴。兩造對於原審判決敗訴部分不服，各自提起上訴，台糖公司之上訴及答辯聲明：⑴原判決不利於台糖公司部分廢棄。⑵上開廢棄部分，台糖營造公司及林建成不得使用相同或近似「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「台糖」字樣之名稱。⑶第一項廢棄部分，台糖營造公司、林建成不得使用（含不得授權他人使用）含有相同或近似「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於「台糖」字樣之行為，並應除去及銷毀含有相同或近似於「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品。⑷台糖建設公司、林建成之上訴駁回。台糖建設公司、林建成之上訴及答辯聲明為：⑴原判決不利於台糖建設公司、林建成部分廢棄。⑵前開廢棄部分，台糖公司在原審之訴駁回。⑶台糖公司之上訴駁回。台糖營造公司之答辯聲明為：上訴駁回。至原審駁回台糖公司請求命台糖建設公司、林建成登報超過原審判決主文第2 項部分，因台糖公司並未聲明不服已告確定，自不在本院審理範圍（見本院卷第227頁），附此敘明。
四、兩造不爭執之事項（見本院卷第228至230頁） ：㈠台糖公司於42年12月10日以「台糖」、「TSC 」等文字及圖
案向經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為智慧局）申請商標註冊，並指定使用於「砂糖、方糖」之服務類別，嗣於43年10月1 日經核准註冊為第1675號商標，專用期限至113年9 月30日（即系爭商標1 ，如附圖1 所示，見原審卷第10
2 頁）。㈡台糖公司於79年8 月3 日以「台糖」二字及圖案向智慧局申
請商標註冊，並指定使用於「營建及租售業務」之服務類別，嗣於80年1 月16日經核准註冊為第49593 號商標（即系爭商標2 ，如附圖2 所示，見原審卷第132 頁）。
㈢台糖公司於88年8 月25日以「台糖」二字向智慧局申請商標
註冊，並指定使用於「各種建築物之營建、代建，園景造景工程施工」之服務類別，嗣於89年9 月1 日經核准註冊為第128342號商標（即系爭商標3 ，如附圖3 所示，見原審卷第
133 頁）。㈣台糖公司於88年8 月25日以「台糖」二字向智慧局申請商標
註冊，並指定使用於「各種建築物之租售，不動產買賣、租賃之仲介」之服務類別，嗣於90年9 月1 日經核准註冊為第148153號商標（即系爭商標4 ，如附圖4 所示，見原審卷第
134 頁）。㈤台糖公司於97年9 月10日以「台糖」、「TSC 」等文字及圖
案向智慧局申請商標註冊，並指定使用於第36類之服務類別，嗣於98年5 月16日經核准註冊為第0000000 號商標（即系爭商標5 ，如附圖5 所示，見原審卷第135 至136 頁）。
㈥台糖公司於97年9 月10日以「台糖」、「TSC 」等文字及圖
案向智慧局申請商標註冊，並指定使用於第37類之服務類別，嗣於98年5 月16日經核准註冊為第0000000 號商標（即系爭商標6 ，如附圖6 所示，見原審卷第13頁）。
㈦台糖營造公司於87年8 月25日以「台糖」作為其公司名稱之
特取部分，並經核准設立登記（統一編號為00000000），登記之所營事業為綜合營造業（見原審卷第156 頁）。
㈧台糖建設公司於94年6 月29日以「台糖」作為其公司名稱之
特取部分，並經核准設立登記（統一編號為00000000），登記之所營事業為住宅及大樓開發租售業、工業廠房開發租售業、特定專業區開發業、投資興建公共建設業、新市鎮○○○區○○○○區段徵收及市地重劃代辦業、都市更新業等相關業務（見原審卷第157 頁）。
五、本院與兩造整理並協議簡化之爭點如下（見本院卷第299 至
302 頁）：㈠台糖營造公司、林建成部分：
⒈台糖營造公司、林建成是否有侵害台糖公司商標權之行為
？⑴本件應適用何時期之商標法規定？⑵台糖營造公司於87年8 月25日以「台糖」作為其公司名
稱之特取部分設立登記並使用至今，是否侵害系爭商標
1 至6 ，而違反82年商標法第65條、第61條規定？①台糖營造公司是否為惡意？②兩者是否經營同一或同類商品之業務？③該規定適用期間台糖營造公司是否曾經利害關係人請
求停止使用而不停止使用？⑶台糖營造公司於87年8 月25日以「台糖」作為其公司名
稱之特取部分設立登記並使用至今，是否侵害系爭商標
1 至6 ，而違反現行商標法第70條第2 款規定?①台糖公司所有之系爭商標1 至6 於台糖營造公司設立
登記時，是否為著名商標？②台糖營造公司是否構成善意合理使用？③本件是否有致相關消費者混淆誤認之虞或減損系爭商
標之識別性或信譽之虞？⒉台糖公司是否有默許台糖營造使用「台糖」作為公司名稱
而不得再向台糖營造公司主張權利？台糖公司行使權利是否有違民法第148 條誠信原則？⒊台糖公司依現行商標法第69條第1 項、第2 項規定，對台
糖營造公司請求排除侵害、銷毀侵權物品，並依公司法第23條第2 項、民法第28條規定請求林建成應與台糖營造公司負連帶責任，是否有據？台糖公司對台糖營造公司、林建成之排除侵害請求權及銷毀請求權是否已罹於時效？㈡台糖建設公司、林建成部分：
⒈侵害商標權部分：
⑴本件應適用何時期之商標法規定？⑵台糖建設公司於94年6 月29日以「台糖」作為其公司名
稱之特取部分設立登記並使用至今，是否侵害系爭商標
1 至6 ，而違反92年商標法第62條、現行商標法第70條第2 款規定？①台糖公司所有之系爭商標1 至6 於台糖建設公司設立
登記時，是否為著名商標？②台糖建設公司是否構成善意合理使用？③本件是否有致相關消費者混淆誤認之虞或減損系爭商
標之識別性或信譽之虞？⑶台糖公司依現行商標法第69條第1 項、第2 項規定，對
台糖建設公司請求排除侵害、銷毀侵權物品，並依公司法第23條第2 項、民法第28條規定請求林建成應與台糖建設公司負連帶責任，是否有據？⑷台糖公司依民法第184 條、第195 條、公司法第23條第
2 項、民法第28條規定，請求台糖建設公司、林建成應連帶負擔費用將本件判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，刊載於聯合報（高11.5公分×寬5 公分篇幅）及自由時報（高4.5 公分×寬9.2 公分篇幅）全國版第一版報頭壹日，是否有據？⒉違反公平法部分：
⑴台糖建設公司之行為是否違反修正前公平法第20條第1
項第2 款、第24條規定？①台糖公司之「台糖」字樣是否為相關事業或消費者所
普遍認知之表徵？②本件是否為相同或類似之使用，致與他人營業或服務
之設施或活動產生混淆？⑵台糖公司對台糖建設公司依修正前公平法第30條（現行
公平法第29條）規定請求排除侵害、銷毀侵權物品，並依公司法第23條第2 項、民法第28條規定請求林建成應與台糖建設公司負連帶責任，是否有據？⑶台糖公司依修正前公平法第34條（現行公平法第33條）
、公司法第23條第2 項、民法第28條規定，請求台糖建設公司、林建成連帶負擔費用將本件判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，刊載於聯合報（高11.5公分×寬5 公分篇幅）及自由時報（高4. 5公分×寬9.2 公分篇幅）全國版第一版報頭壹日，是否有據？
六、得心證之理由：㈠台糖營造公司、林建成侵害商標權部分：
⒈台糖營造公司於87年8 月25日以「台糖」作為其公司名稱
之特取部分，並經核准設立登記，且持續使用至今，而台糖營造公司設立登記時，系爭商標1 、2 已取得註冊登記等情，且有經濟部商業司公司登記資料查詢及商標註冊證附卷可參（見原審卷第102 、132 、156 頁），且為兩造所不爭執。
⒉按商標法關於商標與公司名稱衝突之規範迭經修正，台糖
營造公司設立登記時，當時有效之82年商標法第61條第1項規定：「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」有關商標侵害之刑事責任於同法第65條明定：「惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用。」嗣92年商標法增訂第62條：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」其後100 年6 月29日修正公布之商標法（即現行商標法）第70條第2 款則規定：「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。」由上可知，以他人註冊商標作為公司名稱是否構成商標權侵害及其侵權要件為何，自台糖營造公司設立登記至今，迭有修正，由侵權行為之概念觀之，以他人商標作為公司名稱特取部分之視為侵害商標權態樣，與使用相同或近似他人商標於相同或類似商品之商標侵權態樣不同，後者之情形，侵權人每一次的商標使用行為，均為加害行為而構成對商標權的侵害，惟前者之情形，亦即公司名稱侵害他人商標權之情形，則於公司設立登記時，其侵害行為於當時即已完成，該一次性之加害行為雖因公司名稱持續存在致他人損害不斷發生，然此為損害狀態之繼續，並非侵害行為之繼續；再就法秩序安定性及當事人利益平衡之觀點觀之，公司設立登記後必會持續使用，若其設立登記時並未違反商標法規定，卻因事後法律變動而構成侵害商標權，不僅與法律不溯及既往之原則相違背，亦對法之安定性產生衝擊，並影響當事人權益。準此，台糖營造公司以「台糖」作為公司特取名稱之行為是否侵害台糖公司商標權，自應以台糖營造公司設立登記時之商標法為斷。
⒊再按商標法規定商標專用權人對於侵害其商標專用權者，
得請求排除侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。又因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台上字第2319號判決可供參照）。因此，依前所述，台糖營造公司以「台糖」作為公司特取名稱是否侵害台糖公司商標權，自應以台糖營造公司設立登記時之商標法為斷，然若依設立登記時之商標法構成商標侵害，因本件台糖公司請求排除、防止侵害，台糖公司之請求是否有據，須再以現行商標法判斷該侵害現在是否尚存在或現在有遭侵害之危險；反之，若台糖營造公司依設立登記時之商標法並不構成商標權之侵害，縱法律修正後符合商標侵權要件，基於法律不溯及既往原則，自不得依現行法規定請求排除防止侵害。台糖公司雖舉相關法院判決主張就本件台糖營造公司侵害商標權部分應適用現行商標法規定論斷，然其所提之見解並非判例，本院自不受其法律見解之拘束，是台糖公司上開所述並無理由，自不足採。
⒋台糖營造公司係於87年8 月25日設立登記，應適用82年商
標法，而82年商標法對於以他人註冊商標作為公司特取名稱是否構成民事侵害，並未有明文規定，惟同法第65條明定惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。足見使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，依82年商標法構成刑事責任而屬不法，則自亦構成民事侵權責任（參照最高法院103 年度台上字第1352號判決有關著作權法第64條規定之法律見解）。再者，本條乃有關惡意使用（包括嗣後惡意）之刑事處罰規定，如行為人並無使用之惡意而不構成該條刑責，惟其行為業已構成民事商標專用權之侵害，被害人仍可依82年商標法第61 條規定訴請排除、防止或損害賠償，初不因其自始是否具有「欺騙他人之意圖」、「明知」或「使用之惡意」而有所異致。蓋商標專用權侵害行為之禁止或防止請求權為物上請求權之一種，與侵權行為之損害賠償請求權不同，並不以行為需具備過失或故意為限（最高法院85年度台上字第
365 號判決參照）。查台糖營造公司設立登記時，系爭商標3 至6 尚未取得註冊，台糖營造公司自無侵害系爭商標
3 至6 可言，台糖公司主張台糖營造公司以「台糖」作為公司特取名稱之行為係繼續性行為故仍侵害系爭商標3至6云云，與本院前開有關本件台糖營造公司設立登記之行為係一次性加害行為之判斷原則有違，自屬無據。再者，系爭商標1 註冊日為43年10月1 日，系爭商標2 註冊日為80年1 月16日，均在台糖營造公司設立登記之前，台糖營造公司無主張善意先使用之餘地。觀之系爭商標1 由外文「
TSC 」與中文「台糖」所構成，兩文字外圍有三環狀線條包圍且左右並列，系爭商標2 則為由三環狀線所包圍之「台糖」文字搭配三角型圖樣所構成，而台糖營造公司之全名為「台糖營造股份有限公司」，其中「股份有限公司」部分係公司組織型態之標示，而「營造」部分則係說明營業種類，故台糖營造公司係以「台糖」二字作為公司之特取部分，而與系爭商標1 、2 之商標文字相同。再就是否經營同一商品或類似商品之業務而言，台糖營造公司所營事業為綜合營造業（見原審卷第156 頁），而系爭商標1指定使用於「砂糖、方糖」，系爭商標2 指定使用於「營建及租售業務」，其中，系爭商標1 指定使用之商品為食品，與台糖營造公司所營事業為營造業，差距甚遠，難認兩者係經營同一或類似商品業務，依82年商標法第65條規定，台糖營造公司自無侵害系爭商標1 可言；至系爭商標
2 指定使用於營建及租售業務，與台糖營造公司所營業務相同，準此，依82年商標法第65條規定，台糖營造公司自對台糖公司系爭商標2 構成侵害。
⒌再者，台糖公司於本件起訴請求台糖營造公司排除、防止
侵害，自須台糖營造公司之侵害行為現實仍存在或依現況觀之系爭商標2 有遭侵害之危險，始足當之。然查，依前所述，台糖營造公司以「台糖」作為公司特取名稱之行為依82年商標法規定雖侵害系爭商標2 ，惟系爭商標2 之專用期限已於90年1 月15日屆滿，系爭商標2 現既已不存在，則就現實危害觀之，台糖營造公司對系爭商標2 自無現實侵害或侵害之虞可言，是台糖公司對台糖營造公司請求排除、防止侵害或銷毀侵權物品，並依公司法第23條、民法第28條規定請求林建成負連帶賠償責任，即屬無據。
㈡台糖建設公司、林建成部分：
⒈違反商標法部分：
⑴台糖建設公司於94年6 月29日設立，而本件台糖公司請
求台糖建設公司排除、防止侵害及銷毀侵權物品，揆諸前開說明，自應以台糖建設公司設立時之商標法（即92年商標法）論斷台糖建設公司是否侵害台糖公司商標權，並依現行商標法規定判斷該侵害行為現實是否存在或有侵害之危險。
⑵按「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害
商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」92年商標法第62條定有明文，經查：
①台糖建設公司94年6 月29日設立登記，而是否侵害商
標權應以台糖建設公司設立時為論斷，已如前述，系爭商標5 、6 於台糖建設公司設立時既尚未取得註冊，台糖建設公司自無侵害系爭商標5 、6 可言，台糖公司主張台糖建設公司以「台糖」作為公司特取名稱之行為係繼續性行為，故仍侵害系爭商標5 、6 云云，與本院前開有關本件台糖建設公司設立登記之行為係一次性加害行為之判斷原則有違，自屬無據。②次按商標法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已
廣為相關事業或消費者所普遍認知者。著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名商標之因素：a.商標識別性之強弱。b.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。c.商標使用期間、範圍及地域。d.商標宣傳之期間、範圍及地域。e.商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。f.商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。g.商標之價值。h.其他足以認定著名商標之因素。查系爭商標1 至4 之註冊時間均在台糖建設公司設立登記之前，而台糖公司於35年5 月1 日成立，自42年起即以「台糖」文字陸續註冊多件商標，其中系爭商標1 所指定使用之砂糖、方糖或類似商品，行銷事業遍及全台等情，有台糖公司所提便利商店一覽表附卷可參（見原審卷第144 頁），堪認台糖公司使用系爭商標1 於糖類製品、食品或其他類似產品已達一般社會大眾所普遍認知之程度，而為著名商標。至系爭商標2 至4 雖指定使用於營建及租售業務、各種建築物之營建、代建、圓景造景工程施工、各種建築物之租售、不動產買賣、租賃之仲介等等，台糖公司並提出相關資料證明其確實有從事營造業（見本院卷第221 至224 頁、250 至259 頁），然觀之上開資料，可知台糖公司於台中市○○區○○段○○○號及高雄市○○區○○段○○○○號有自建之建案（見本院卷第223 背頁），台糖公司於84年12 29 日、87年2 月20日以起造人名義取得台南市政府工務局使用執照，此雖可證明台糖公司有實際從事營建業之事實，然該等資料數量不多，尚難認為系爭商標2 至4 因台糖公司廣泛使用而於營建業取得著名商標之地位，至台糖公司86年11月3 日工程合約係台糖公司委託第三人興建房屋（見本院卷第252 至
258 頁）、台糖公司合作興建房屋契約書及94至104年度與合建廠商合作興建與房屋一覽表（見本院卷第
259 至26 7背頁），均係台糖公司提供土地委託他人建造房屋，台糖公司之身分為地主，自難以此認定台糖公司有從事營建業。準此，台糖建設公司設立登記時，系爭商標1 使用於砂糖、方糖或相關產品部分，已因台糖公司長期、廣泛之使用而廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，至系爭商標2至3 使用於營建業部分，並無證據證明已達相關消費者普遍認知之程度，而非著名商標。
③按使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之
商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能，即足該當於修正前商標法第23條第1 項第12款後段所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞。至於系爭商標所指定使用之商品，縱與據以異議商標所著名之商品或服務，毫無關聯，並不影響上開法條之適用（最高行政法院101 年度判字第47號、第48號參照）。由此可知，所謂減損著名商標識別性之虞，即商標之淡化，並不以侵權人與著名商標所指定使用之商品相同或類似為必要，正因其等所指定使用之商品毫無關聯，才會使得原本單一指向著名商標使用於特定之商品或服務，因侵權人之使用行為而逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。又上開有關著名商標淡化之判斷原則於「以他人著名之註冊商標中之文字作為自己公司名稱」之侵權態樣亦有適用。查系爭商標1 使用於砂糖、方糖或相關產品，已因台糖公司長期、廣泛使用而為著名商標等情，業如前述，則台糖建設公司以系爭商標1 中之文字「台糖」作為公司特取名稱，依其公司登記資料查詢所示，台糖建設公司所營事業為住宅及大樓開發租售業、工業廠房開發租售業、特定專業區開發業、投資興建公共建設業、新市鎮○○區○○○○區段徵收及市地重劃代辦業、都市更新業等業務（見原審卷第157 頁），將使高度著名之系爭商標1 原可使消費者對其產品或服務來源產生單一或獨特之聯想，因台糖建設公司以系爭商標1 之文字作為公司名稱之特取部分，而削弱系爭商標1 於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想甚明，自有減損系爭商標1 之識別性，而構成
92 年 商標法第62條第1 款之視為侵害商標權。⑶台糖公司於本件起訴請求台糖建設公司排除、防止侵害
，自須台糖建設公司之侵害行為現實仍存在或依現況觀之系爭商標1 有遭侵害之危險，始足當之。經查，現行商標法第70條第2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致……減損該商標之識別性或信譽之虞者。」而系爭商標
1 為著名商標，且台糖建設公司以「台糖」作為公司特取名稱有減損系爭商標1 之識別性等情，已如前述，且系爭商標1 之專用期間至今亦有效，是就現行法觀之，台糖建設公司對系爭商標1 之侵害現實仍存在，故台糖公司請求命台糖建設公司排除防止侵害商標權並銷毀侵權物品，自屬有據。至台糖公司雖依民法第28條、公司法第23條第2 項請求林建成應與台糖建設公司負連帶責任，然民法第28條規定：「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責」，此為法人與自然人負連帶賠償責任之規定，非自然人林建成與公司負連帶賠償責任之依據，至公司法第23條第2 項規定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，雖為公司負責人應與公司負連帶賠償責任之依據，然排除、防止侵害請求權及銷毀請求權乃作為及不作為請求權，無連帶給付可言，台糖公司依公司法第23條第2 項請求林建成應與台糖建設公司連帶排除、防止侵害或銷毀侵權物品，自屬無據，又台糖公司並未舉證證明林建成有何侵害台糖公司商標權之行為，是其對林建成之此部分請求並無理由，應予駁回。
⑷按名譽被侵害者，得請求回復名譽之適當處分，民法第
195 條第1 項定有明文。而本條之名譽包括商譽，是故得由法院就商標權侵害事件，為回復商標權人名譽之適當處分。又本條規定屬權利人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院仍應參酌被害人之請求及其身分、地位、被害程度等各種情事而為裁量；且所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院釋字第656 號解釋參照）。本件系爭商標1 為著名商標，而台糖建設公司以「台糖」作為其公司特取名稱，將減損系爭商標1 之識別性，自對台糖公司造成商譽之損害，是台糖公司依民法第195 條第1 項規定請求台糖建設公司將本件判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，刊載於聯合報（高11.5公分×寬5 公分篇幅）及自由時報（高4. 5公分×寬9.2 公分篇幅）全國版第一版報頭壹日，核屬回復名譽之適當處分，應予准許。又林建成為台糖建設公司之法定代理人，而將判決書登報為回復名譽之方法，其因此所生之費用得以連帶方式給付，是台糖公司依公司法第23條第2 項規定請求林建成應與台糖建設公司連帶負擔費用將判決書登報，為有理由，應予准許。
⒉違反公平法部分：
按原告以單一之聲明，主張二以上訴訟標的，而請求法院擇一訴訟標的為其勝訴之判決者，乃所謂選擇訴之合併，原告依其中之一訴訟標的可獲全部受勝訴判決時，法院固得僅依該項訴訟標的而為判決，對於其他訴訟標的無庸審酌；惟如各訴訟標的對於原告判決之結果不同，法院自應擇對原告最為有利之訴訟標的而為裁判（參照最高法院99年度臺上字第1888號判決）。本件台糖公司本於單一之聲明，分別依商標法、民法及公平法規定，請求法院判決，核屬請求權競合之選擇訴之合併，就其請求台糖建設公司排除、防止侵害及銷毀侵權物品，及請求台糖建設公司、林建成連帶負擔費用登報部分，因台糖公司對其等以商標法、民法規定請求為有理由，其起訴之目的已達，自無庸再事審究公平法部分之主張是否有理由，至其就台糖建設公司違反公平法部分請求命林建成排除、防止侵害及銷毀侵權物品部分，係主張林建成為台糖建設公司之法定代理人，就台糖建設公司違反公平法之行為應依民法第28條及公司法第23條第2 項與台糖建設公司負連帶責任，然排除、防止侵害請求權及銷毀請求權乃作為及不作為請求權，無連帶給付可言，已如前述，是無論台糖建設公司是否有違反公平法規定，台糖公司依公司法第23條第2 項或民法第28條規定請求命林建成排除、防止侵害及銷毀侵權物品，自屬無據，台糖公司復未舉證證明林建成有何違反公平法情事，是其此部分之主張為無理由，應予駁回。
七、綜上所述，台糖公司依商標法及民法相關規定，請求台糖建設公司不得使用相同或近似「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「台糖」字樣之名稱；並不得使用（含授權他人使用）相同或近似台糖公司「台糖」之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於「台糖」字樣之行為，並應除去及銷毀含有相同或近似於「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品。且台糖建設公司、林建成應連帶負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，刊載於聯合報（高
11.5公分×寬5 公分篇幅）及自由時報（高4.5 公分×寬9.
2 公分篇幅）全國版第一版報頭壹日，為有理由，應予准許，其逾此範圍之請求，則無理由，不應准許。原審就上開不應准許部分，駁回台糖公司之請求，及就上開應予准許部分，為台糖公司勝訴之判決，其理由與本院雖有不同，但結論並無二致，仍應予維持。兩造就其敗訴部分，各自指摘原判決不利於己部分為不當，求予廢棄改判，為無理由，均應予以駁回。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊或防禦方法，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不予逐一論列，附此敘明。
九、據上論結，本件兩造之上訴，均為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 105 年 1 月 14 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 林秀圓法 官 蔡如琪以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 1 月 25 日
書記官 邱于婷附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。