智慧財產法院民事判決
104年度民商訴字第13號原 告 順成西點麵包有限公司法定代理人 吳順成訴訟代理人 桂齊恒律師複 代理 人 林美宏律師被 告 方月雲即順晟喜餅店訴訟代理人 方月芬上列當事人間排除侵害商標權行為事件，本院於民國105 年1 月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。查本件係屬商標權所保護智慧財產權益所生第一審民事事件，依前揭條文規定，本院有管轄權，合先敘明。
二、本件原告起訴時之第2 項聲明為「被告不得使用相同或近似原告所有註冊第00000000號商標（如附圖一所示，下稱系爭商標）於麵包等類似商品之上」，於民國104 年12月9 日具狀就前揭聲明所稱之「麵包等類似商品」特定為「蛋糕、麵包、月餅、餅乾、鳳梨酥、蛋黃酥」（卷二第1 頁），原告所為本於同一請求基礎，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，被告亦表示同意（卷二第46頁），予以准許。
貳、實體方面
一、原告主張略以：㈠系爭商標係原告於84年7 月20日提出申請獲准註冊，使用於
蛋糕、麵包、月餅、餅乾、鳳梨酥、蛋黃酥等商品。原告成立於54年間，迄今已有50年歷史，不論在店內展售或於網路行銷上，均投入極大心力與成本，戮力開拓系爭商標商品，系爭商標有大量且廣泛之使用，報章雜誌皆有許多相關報導，原告經營者曾獲相關媒體專訪，亦曾獲頒相關社會公益活動感謝狀及相關同業公會證書，系爭商標已為相關消費者所熟知，而成為著名商標，且經濟部智慧財產局於另案即中台異字第G00000000 號案件中亦肯定系爭商標之著名程度。被告於屏東縣○○鄉○○村○○路○○號經營「順晟喜餅店」，因使用與系爭商標近似之店名，致發生於000 年底之強冠公司全統香豬油事件中，原告因被告名列在強冠公司下游銷售廠商名單內，遭受莫名之災，包括大批顧客攜帶購買商品至各門市退貨、取消訂單、門市整體業績下滑、消費者信心崩潰等無法回復之商譽損失，原告曾於103 年11月6 日函請被告停止侵權行為，被告置之不理，為捍衛系爭商標所表彰之商譽，提起本件訴訟。
㈡被告經營順晟喜餅店於商品、店名、招牌及名片上使用店名
特取部分「順晟」，與系爭商標「順成」之讀音相同，外觀主要識別部分差異僅在「成」及「晟」字，有高度近似性。且順晟喜餅店製造販售之商品與系爭商標指定使用之商品類別相同，又系爭商標具有相當之識別性，被告店名特取部分攀附系爭商標有礙公平競爭，系爭商標為著名商標較為相關消費者熟悉，應給予較大之保護。且系爭商標與被告店名特取部分有實際混淆誤認之情事，被告店名特取部分實際造成衛生福利部食品藥物管理署以及相關消費者產生混淆誤認之情形，而此混淆誤認情事是否由行為人本身所引起者，應非所問，否則即不當增加法律所無之要件。又由於系爭商標已臻著名，被告顯是在明知系爭商標狀況下，於其商品上使用近似之商標，於店名及對外招牌使用高度近似之文字，有致相關消費者產生混淆誤認，實際上已減損系爭商標識別性及信譽。被告違反商標法第68條第3 款、第70條第1 款、第2款規定，原告自得依同法第69條第1 項規定，請求除去及防止被告之侵害如聲明第1 、2 項所示，且不以被告主觀上具有故意或過失為要件，被告不得以規模小或不知法律為由而脫免法律規範。
㈢原告成立於54年間，第一次以「順成西點麵包有限公司」向
主管機關辦理公司登記的日期為57年7 月4 日，早在63年8月13日便以與系爭商標相同之圖樣向主管機關申請獲准第74
087 號商標註冊在案，指定使用於蜜餞、糖果、餅干乾點、麵包、蛋糕、西點等商品上，原告創立及商標最早註冊時間均早於被告父親創立順成製餅舖及被告101 年2 月22日將順晟喜餅店向屏東縣政府申請設立登記之時間，系爭商標為相關消費者所熟知，兩造皆從事糕餅相關商品之製造與銷售，被告設立登記時應已明知系爭商標存在，被告有攀附系爭商標商譽之意圖，並非善意，且本件原告係以被告所設立之順晟喜餅店為侵權對象，被告及其父親之製餅舖兩者並非同一個法律主體，被告繼承之說並不正確，被告不得主張商標法第36條第1 項第3 款之善意先使用。
㈣並聲明：⒈被告不得以「順晟」字樣表彰營業主體之名稱，
並應移除其對外名片或招牌上之「順晟」字樣。⒉被告不得使用相同或近似原告所有系爭商標於蛋糕、麵包、月餅、餅乾、鳳梨酥、蛋黃酥之上。
二、被告答辯略以：㈠系爭商標圖樣與被告營業特取部分相較，原告之「順成」外
框設有圓形花蕊，並於花蕊外設計有花瓣，被告店名之「晟」字係由「日、成」所構成，二者外觀存有明顯差異，一般消費者施以普通注意即可輕易識別。被告之「順晟喜餅」營業主體係繼承訴外人即被告父親○○○所創設之「順成製餅舖」而來，○○○於70年左右在屏東縣○○鄉租屋設立「順成餅舖」店面，於72年以負責人身分加入屏東縣糕餅商業同業公會，74年間擴大營業，向當時之電信局申請營業用電話之名稱為「順成製餅舖」，○○○於96年遷移營業地址並改名為「順晟餅舖」，於100 年12月過世後，由被告繼承父業經營迄今，被告於101 年2 月20日向屏東縣政府以「順晟喜餅店」申請營業登記，將屏東縣糕餅商業同業公會的會員名稱更改為「順晟喜餅店方月雲」，被告自父親○○○經營時起以「ㄕㄨㄣˋㄔㄥˊ」讀音作為營業主體的特取部分用於製餅業至今已有近40年之久。而「順成」2 字作為製餅業的營業名稱特取部分為被告父親首先創用，遠早於原告系爭商標申請日，被告繼承使用「ㄕㄨㄣˋㄔㄥˊ」讀音作為營業主體特取部分，本即具有善意先使用權，有商標法第36條第
1 項第3 款規定之適用。㈡本件係商標權益之爭議，原告主張其營業主體「順成西點麵
包有限公司」成立於57年間，然此與本件爭執之系爭商標專用權無關，營業之登記不具有排除他人以「順成」使用於糕餅商品上之權利。原告所提供之使用證據皆在94年至104 年間，均晚於被告父親於70年左右設立之「順成餅舖」，被告使用順晟喜餅、順晟喜餅店與系爭商標不生攀附疑慮。又原告以失去法律效力之第74087 號商標註冊日，主張「順成及圖」商標的註冊日早於被告父親70年左右「順成餅舖」的設立日，然該商標早於84年間註冊期滿因未辦理延展而喪失專用權，原告就已放棄之商標主張專用權並不可採。
㈢被告所使用順晟兩字，如讀作「ㄕㄨㄣˋㄔㄥˊ」則為被告
繼承父業並於原營業範圍內繼續使用之狀態，而有商標法第36條第1 項第3 款之適用，被告具有善意先使用之權益；如讀作「ㄕㄨㄣˋㄕㄥˋ」，則與原告系爭商標圖樣無論外觀或讀音皆存在有明顯差異，一般具有普遍知識之消費者施以普通之注意即可輕易識別，不生侵害系爭商標權之疑慮。
㈣並聲明：駁回原告之訴。
三、原告主張其為系爭商標之商標權人，被告於屏東縣○○鄉○○村○○路○○號經營「順晟喜餅店」，其商品、店名、招牌及名片上皆有使用「順晟」2 字等情，被告不爭執，並有原告提出之經濟部智慧財產局商標檢索資料、系爭商標彩色圖樣、被告商品照片，以及被告提出之店名、招牌照片等在卷可參（卷一第11頁、第321 頁、第319 至320 頁，卷一第
356 頁及其反面），堪信為真。原告主張系爭商標為著名商標，被告店名特取部分「順晟」與系爭商標主要識別部分「順成」高度近似，被告將「順晟」使用於商品、店名、招牌及名片上，有致相關消費者混淆誤認及減損系爭商標識別性及商譽之情形，侵害原告系爭商標權，請求被告除去及防止侵害等情，被告否認並為前揭答辯，則本件爭點在於：㈠系爭商標是否為著名商標？㈡被告所為是否違反商標法第68條第3 款、第70條第1 款、第2 款規定？㈢被告所為有無商標法第36條第1 項第3 款善意先使用規定之適用？㈣原告對被告請求除去及防止侵害如聲明1 、2 項所示是否有理由？（卷一第353 頁）經查：
㈠被告所為並未違反商標法第68條第3 款及第70條第1 款規定：
⒈按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品
或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權；未得商標權人同意，有明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第68條第3 款、第70條第1 款分別定有明文。又商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：①將商標用於商品或其包裝容器。②持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。③將商標用於與提供服務有關之物品。④將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5 條亦有明文。又商標應具識別性，依商標法第18條第2 項規定，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人商品或服務相區別者而言，而商標使用之所稱「足以使相關消費者認識其為商標」，客觀上即應足以使相關消費者認識其為商標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的。
⒉本件被告於101 年2 月20日以商業名稱「順晟喜餅店」向屏
東縣政府申請營業登記，同年月22日核准乙節，有屏東縣政府函文及商業登記基本資料在卷可稽（卷一第79、80頁），「順晟喜餅店」係被告經營糕餅店之店名，被告並非以其店名「順晟」或「順晟喜餅」申請商標註冊使用，而原告所舉被告就「順晟」之使用情形包括原告提出之喜餅盒及被告提出之店名招牌照片（卷二第47頁，參見附圖二照片），觀諸被告商品即喜餅盒照片（卷一第319 至320 頁，參見附圖二編號1 照片），餅盒正中央係醒目的卡通造型新郎、新娘及紅色愛心背景圖樣，下方有較大粗體黑色金邊「天賜良緣」
4 字，再下方靠近喜餅盒邊緣則有字體較小並依序漸小之金色「順晟」、「囍餅」併排，且與再下方之順晟喜餅店地址、電話、行動電話併列於同一區塊，客觀上被告於喜餅盒上就「順晟」之標示方式予相關消費者之寓目印象乃營業主體的名稱，尚無足使相關消費者將餅盒上之「順晟」作為辨識商品之商標。又被告店內名牌「順晟」、橫式招牌「順晟囍餅」、直式招牌「順晟（囍）餅店」（卷一第356 頁及其反面，參見附圖二編號2 至4 照片）均係用以表示被告營業主體的名稱，亦不足使相關消費者認識「順晟」為商標。原告前揭所舉被告使用「順晟」之情形，均難認係「順晟」商標之使用。
⒊基上，依原告主張被告於其商品、店名、招牌及名片上使用
「順晟」之情形，均非屬商標法第5 條所定之「商標之使用」，即無違反商標法第68條第3 款、第70條第1 款規定之行為。
㈡被告所為並未違反商標法第70條第2 款規定：
⒈按明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作
為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第2 款定有明文。又所稱著名商標中的「文字」，係指與著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字「相同」者而言，參酌第70條第1 款使用「相同或近似」商標之用語，本款既為視為侵害之擬制規定，解釋上自不宜任意擴大著名商標中的「文字」及於所謂「近似」之判斷範圍。但依社會一般通念，其予人識別的主要印象實質上相同者，或作為特取部分的一部分使用時，仍屬使用著名商標中之文字。⒉原告主張被告違反本條款規定，係以被告於101 年2 月20日
將「順晟喜餅店」向屏東縣政府申請設立登記時，系爭商標已獲得商標註冊，且為著名商標而為相關消費者所熟知，兩造皆從事糕餅相關商品之製造銷售，被告申請設立登記時應已明知系爭商標存在，卻以近似系爭商標之「順晟」作為商號名稱，有攀附系爭商標商譽意圖云云（卷一第170 頁），並提出原告公司近歷年行銷及廣告匯整、經營者獲相關媒體專訪之報導、獲獎紀錄表及相關獎狀、獲2012年臺北百大好禮名店評比競賽獎狀及相關報導資料、參加國內展覽會及展示會之相關資料、經濟部智慧財產局中台異字第G00000000號商標異議審定書等影本為證（卷一第176 至318 頁，卷二第12至16頁），然觀諸系爭商標之文字部分「順成」與被告商號之「順晟」部分，有「成」與「晟」字之差異，並不相同，且「順成」之「成」字有完成、成就之意，「順晟」之「晟」字有明亮、熾盛的意思，原告亦不否認「晟」字有「ㄔㄥˊ」或「ㄕㄥˋ」兩種讀法（卷二第5 頁），二者予人識別的主要印象亦無實質上相同之情形，自難認被告使用「順晟」係屬使用系爭商標中之文字。參以被告辯稱其使用「順晟」作為店名係源自其父親之「順成餅舖」、「順成製餅舖」，並提出屏東縣糕餅商業同業公會證書及部分會員名冊、電信局東港營業所申請營業用電話申請書影本為證，觀諸屏東縣糕餅商業同業公會會員證書上記載「原店號為順成餅店負責人○○○（即被告父親）並於民國101 年2 月20日屏府城工字第1010029928號核准申請變更為順晟囍餅店負責人方月雲」等語；屏東縣糕餅商業同業公會會員名冊中記載○○○於72年3 月8 日入會；73年8 月15日電信局東港營業所申請營業用電話申請書上載明用戶名稱為「○○○、順成製餅舖」（卷一第76至78頁），被告前揭所辯並非無據，應屬可採，自難認被告係明知系爭商標存在而使用系爭商標之「順成」為自己商號，或有攀附系爭商標商譽之意圖。至於原告所指強冠公司全統香豬油事件，係因衛生福利部食品藥物管理署公布強冠公司全統香豬油下游銷售廠商與數量明細中，將被告店名簡化誤載為「順成」所致，有原告提出之強冠公司全統香豬油下游銷售廠商與數量明細、全統香豬油事件中被告店名造成消費者混淆誤認之相關新聞報導等在卷可參（卷一第15至19頁、第102 至104 頁），自難據為相關消費者係對系爭商標之「順成」與被告店名之「順晟」實際產生混淆誤認，而為不利被告之認定。
⒊基上，被告使用「順晟喜餅店」為店名係源自其父親之製餅
舖，被告店名之「順晟」與系爭商標之「順成」並不相同，亦無予人識別的主要印象實質上相同之情形，被告並無明知系爭商標存在而使用系爭商標為自己商號之行為，自無違反商標法第70條第2 款規定。
㈢按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之
虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項定有明文。被告並無違反商標法第68條第3 款、第70條第1 、2 款規定之行為，已如上述，自未構成系爭商標權之侵害，原告主張被告所為侵害系爭商標權，請求被告除去及防止侵害如聲明1、2項所示，自非有理，應予駁回。
四、綜上所述，被告經營「順晟喜餅店」於其商品、店名、招牌及名片上使用「順晟」2 字，並無違反商標法第68條第3款、第70條第1 、2 款規定，未侵害原告系爭商標權。從而，原告依商標法第69條第1 項規定，請求被告不得以「順晟」字樣表彰營業主體之名稱，並應移除其對外名片或招牌上之「順晟」字樣；不得使用相同或近似原告所有系爭商標於蛋糕、麵包、月餅、餅乾、鳳梨酥、蛋黃酥之上，均無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述、攻擊防禦方法及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。
中 華 民 國 105 年 1 月 29 日
法 官 陳端宜以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 1 月 29 日
書記官 吳祉瑩