智慧財產法院民事判決104年度民商訴字第4號原告美國商富蘭克林坦伯頓承銷公司(FRANKLIN/TEMPLETONDISTRIBUTORS,INC.)法定代理人StevenJ.Gray訴訟代理人謝文倩律師陳紹倫律師複代理人賴怡文律師被告富蘭德林證券股份有限公司法定代理人劉芳榮被告富蘭德林投資有限公司法定代理人劉芳榮共同訴訟代理人蘇芳儀律師陳和貴律師複代理人楊益昇律師上列當事人間排除侵害商標權行為等事件,本院於104年10月19日言詞辯論終結,判決如下:
主文被告富蘭德林證券股份有限公司、富蘭德林投資有限公司應將公司名稱特取部分變更登記為非「富蘭德林」及非相同或近似於中華民國註冊第00000000號「富蘭克林」註冊商標(下稱「富蘭克林」商標)之名稱;並均不得於同一或類似於「富蘭克林」商標所指定之服1信股務及其服務有關之商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物,使用(包含持有、陳列、販賣、輸出、輸入)或授權他人使用(包含持有、陳列、販賣、輸出、輸入)「富蘭德林」或相同或近似於「富蘭克林」商標之文字;並均應銷毀自己使用或授權他人使用含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告富蘭德林證券股份有限公司、富蘭德林投資有限公司連帶負擔五分之四,餘由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面:
一、本件乃涉外民事事件,且我國法院有國際裁判管轄權:按民事事件涉及外國人或外國地者,為涉外民事事件,內國法院應先確定有國際管轄權,始得受理,次依內國法之規定或概念,就爭執之法律關係予以定性後,決定應適用之法律(即準據法),而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權,應類推適用民事訴訟法之規定(最高法院98年度台上字第2259號判決要旨參照)。次按訴訟,由被告住所地之法院管轄;因侵權行為涉訟者,得由行為地之法院管轄,民事訴訟法第1條第1項前段、第15條第1項定有明文。
告主張被告等在我國侵害原告註冊第131837號「富蘭克林」商標(下稱系爭商標,如附圖1所示)之行為,得依商標權人之地位,請求排除侵害,依原告起訴主張之事實,本件應定性為商標權侵權事件,類推民事訴訟法第15條第1項規定,認原告主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者,依商標法所生之第一、二審民事訴訟事件,智慧財產法院有管轄權,智慧2財產案件組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條定有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權,並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。
二、準據法之選定:按以智慧財產為標的之權利,依該權利應受保護地之法律,100年5月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。原告依我國商標法取得商標權,主張被告等在我國有侵害其商標權之行為,故本件準據法自應依中華民國法律。
三、原告有當事人能力:按未經認許之外國法人或團體,就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟,商標法第99條定有明文。經查,本件原告為外國公司,未經我國經濟部認許,此為原告所自陳(本院卷131頁背面),其訴請依商標法第69條第1、2項及第70條、民法第195條第1項後段等規定,就被告等侵害系爭商標權之行為,請求排除侵害及回復名譽,依前揭規定,原告自得提起本件民事訴訟而有當事人能力,使得實體權利與救濟程序配合,符合有權利即有救濟之法理。
四、起訴聲明之變動:按訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但請求之基礎事實同一、擴張或縮減應受判決事項之聲明、不甚礙被告等之防禦及訴訟之終結者,不在此限,民事訴訟法第255條第1項第2、3、7款分別定有明文。原告起訴聲明第1項原為「被告等不得使用或授權他人使用『富蘭德林』,或相同或近似於『富5頁至背面),嗣原告以104年5月29日訴之變更追加暨準備三狀請求減縮該項聲明僅限「於同一或類似於註冊第131837號『富蘭克林』商標之商17頁),經被告等同意(本院33頁之言詞辯論筆錄);又原起訴聲明第5項為「被告應連帶負擔費用,將本件一審判決書之案號、當事人、案由及
主文之全文,以新細明體十六號大小之字體刊登於蘋果日報、5頁背面),嗣原告以104年10月19日訴之變更追加二狀請求變更該項聲明為「被告應連帶負擔費用,將本件一審判決書之案號、當事人、案由及主文之全文,以新細明體十六號大小之字體『、以半版規格(全十26公分乘以36公分之版面)』刊登於蘋果日報、中國時報『、工商時報、經濟日報』以及聯合報全國版壹日224第214頁之言詞辯論筆錄),前揭變更請求分別核屬縮減、擴張應受判決事項之聲明,符合民事訴訟法第255條第1項第3款之規定。另原告就起訴聲明第5項部分,請求追加民法第195條第1項後段為請求權基礎,並捨棄依公平交易法之相關請求(本院17頁、第18頁),復以104年7月30日言詞辯論意旨狀就起訴聲明第1項部分,請求追加商標法第68條第3款為侵147頁背面、第153頁),惟被告等均3頁之言詞辯論筆錄、第200頁至第201頁),經核原告前、後請求權基礎均係基於其商標權遭侵害之同一事實,其所提出訴訟資料亦得相互援用,應認其基礎事實同一,無甚礙於被告等之防禦,符合民事訴訟法第255條第1項第
2、7款之規定。是原告上開訴之變更及追加,依民事訴訟法第255條第1項第2、3、7款規定,均應予准許。
貳、實體部分:德林」,或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標,於同一或類似於註冊第000000000被告等之公司名稱特取部分應辦理商業名稱變更登記為非「富告等不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入含有「富蘭德林」,或相同或近似於「富蘭克林」之字樣之商品或服務,或使用於任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件銷毀。被告應連帶負擔費用,將本件一審判決書之案號、當事人、案由及主文之全文,以新細明體十六號大小之字體、以半版規格(全十26公分乘以36公分之版面)刊登於蘋果日報、中國時報、工商時報、經濟日報以及聯合報全國版壹日。
179811號、第189050號「富蘭德林」商標(下稱「富蘭德林」商標,如附圖2-1、2-2所示)經經濟部智慧財產局(下稱智財局)公告註冊,及原告未於評定或異議救濟期間提出任何救濟申請之事實,皆無礙於原告提出本件之請求:結果,即便申請實務上存在實體審查之核駁決定,亦不代表未經核駁之註冊商標即無侵害商標權之情事。
援引商標法第69條第1項之規定,於排除侵害請求權15年時效期間屆至前,請求禁止被告等使用或授權他人於同一或類似於系爭商標所指定之商品/服務使用「富蘭德林」商標。
原告於變更第一項聲明後,已未再請求限制「富蘭德林」商標之效力,而係請求「富蘭德林」商標不得使用於同一或類似於系爭商標之商品/服務。另原告自始主張被告等係惡意,依商標法第58條第2項之規定,原告現仍可以據商標法第557條第1項規定提出評定,不受第58條第1項規定5年期間之限制。
因被告等早期皆以「富蘭德林上海」對外表彰,且係從事大陸及稅務法令諮詢,原告遂誤認被告等為中國公司,故原告未於評定或異議救濟期間提出任何救濟申請。嗣被告等改為使用「富蘭德林事業群」,仍標榜係從事大陸及稅務法令諮詢,原告經判斷被告等之市場乃於中國,基於不欲濫用商標權及浪費行政資源之考量,方未對被告等主張任何權利。豈料,被告富蘭德林投資有限公司(下稱富蘭德林投資公司)、被告富蘭德林證券股份有限公司(下稱富蘭德林證券公司)竟分別於102年7月18日、同年12月11日設立,並開始從事證券投資諮詢業務(原證4、5)。原告心生警覺多方調查,始知被告等早已逾越其商標授權範圍,以「富蘭德林」為商標及公司名稱特取部分,從事非「富蘭德林」商標指定使用商品/服務範疇之證券投資顧問業務。
102年間設立登記時已為著名商標,被告等明知卻仍使用近似於系爭商標之字樣作為公司名稱或使用商標,核屬商標法第70條第1款、第2款規定侵害商標權之行為:
分別於102年7月18日及同年12月11日設立時,即為著名商標:
89年11月1日註冊、同年12月1日公告,指定使用於附圖1第36類證券投資顧問服務類,原告並授權訴外人富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(下稱被授權人富蘭克林證券投顧公司,參原證1「異動事項」欄位)使用系爭商標。
6101、102年間原告或被授權人富蘭克林證券投顧公司在蘋果日報等報紙行銷系爭商標所表彰之基金服務之廣告,及以被授權人富蘭克林證券投顧公司名義所撰擬關於投資理財相關資訊以提升系爭商標知名度之專文(原證6)。
101、102年間原告或被授權人富蘭克林證券投顧公司在週刊、雜誌上之廣告宣傳專文、廣告以及相關報導(原證7)。
102年間被授權人富蘭克林證券投顧公司租用台北捷運車廂、燈箱廣告(原證12)。
95年7月18日至102年4月3日被授權人富蘭克林證券投顧公司使用「富蘭克林」為名稱之經核准基金顧問業務高達53支(原證13)。
富蘭克林證券投顧公司於國內募集與銷售以「富蘭克林」為名稱之境外基金,為國內境外基金市場佔有率前三名之公司(原證14)。
101、102年間被授權人富蘭克林證券投顧公司與廠商簽訂廣告行銷契約,利用電視、影廳、廣播及戶外(包含台灣大車隊車內影音播放及捷運月台電視廣告播放)等媒介,大量使用系爭商標之廣告(原證20),其次數與廣136頁之表格所示。
A.與我是大衛/貝立德簽訂廣告行銷契約部分:係由我是大衛廣告股份有限公司(下稱大衛公司)製作電視廣告(即紅包篇、上菜篇、捷運篇、五子登科篇等,其內容如原證9光碟所示),再由貝立德股份有限公司(下稱貝立德公司)分別於各大電視台、影廳、廣播及計程車內、捷運站等播送廣告,此有尼爾森行銷研究7顧問股份有限公司提供之廣告播映日報表(原證49)、貝立德提供之觀影人次概估(原證50)、台灣大車隊股份有限公司(下稱大車隊公司)提供之樂樂小黃上刊照(原證51),得以佐證原告廣告播映之時段及內容。
B.與中國點子傳播事業股份有限公司(下稱中國點子公司)簽訂廣告行銷契約部分:
係由中國點子公司將原告廣告於各廣播電台播送(即international篇、世界美食篇、捷運篇等,其內容如原證9光碟所示),此有中國點子公司提供之結案報告表(原證52),足證原告廣告播放之時段及頻道。
C.與飛凡傳播股份有限公司(下稱飛凡公司)簽訂廣告專案託播契約書部分:
係由飛凡公司於非凡新聞台頻道播放原告廣告及專題報導(內容如原證9光碟所示),此有各次富蘭克林投資心法專題播出之時間明細(原證53),得以佐證原告專題報導播放之時段及頻道。
102、103年間被授權人富蘭克林證券投顧公司在高鐵站及捷運站等之戶外廣告(原證21):
A.被授權人富蘭克林證券投顧公司與大衛/貝立德簽訂戶外廣告契約,其內容包含於102年9月5日至103年12月31日高雄左營高鐵站之包柱廣告、102年8月29日至103年4月30日台中烏日高鐵站之燈箱廣告、102年12月1日至同年12月31日台北捷運大安轉運站之手扶梯壁貼等。按高鐵及捷運每日之運載人數皆相當龐大,將廣告刊載於該等處所,其廣告之加乘效果不言可喻,利用該等處所通勤之群眾,顯將對系爭商標具有相當之認知。
8B.另原證21中契約編號第000000-0與第000000-0皆對應相同之廣告照片圖檔編號130905HSR-高雄,此乃因該兩份契約標的相同(高鐵高雄左營站包柱廣告)、契約期間相互銜接(自102年9月5日至103年5月16日,及自103年5月17日至103年12月31日)之緣故。
101、102年間被授權人富蘭克林證券投顧公司官方網站瀏覽數統計表及網頁擷圖(原證58):
依該統計表所示,101年被授權人富蘭克林證券投顧公司官方網站(http://www.franklin.com.tw/)之瀏覽次數達4,376,337人(平均單日瀏覽次數約11,990次),102年更達7,184,525人(平均單日瀏覽次數約19,683次),足見系爭商標廣為相關消費者所認知,確實為著名商標。
9、原證10(原證20)、原證31光碟中影音資料含有系爭商標之擷圖,請參見原證56。
86至91年間之使用證據及相關說明如下:
80至89年間原告及被授權人富蘭克林證券投顧公司與35家銀行簽訂基金銷售合約書(原證39):
A.於94年8月間境外基金總代理制實施之前,國內投資人僅能透過銀行「特定金錢信託」之方式投資境外基金,或將資金匯至海外直接向境外基金管理機構申購。當時,境外基金皆係由國內證券投資顧問公司引進國內市場,由國內證券投資顧問公司提供顧問服務,並與國內之代銷機構(例如銀行)建立合作關係,將境外基金銷售給國人。
B.在境外基金總代理制實施前,於80年至89年間,原告及被授權人富蘭克林證券投顧公司與代銷機構即35家9銀行分別簽訂基金銷售合約書(原證39,各契約之整理表請參見原證54),其中原告及被授權人富蘭克林證券投顧公司,與華南商業銀行等35家銀行分別簽訂於我國銷售原告31支美國註冊境外基金之契約;被授權人富蘭克林證券投顧公司與盧森堡境外基金機構與台中區中小企業銀行等28家銀行分別簽訂於我國銷售15支盧森堡註冊境外基金之契約。由上揭證據資料足以證明當時之消費者於該35家銀行皆得以購買原告之基金產品,且以80年間境外基金之引進尚起步之時空背景而言,原告能夠與我國35家代銷機構合作,已為市場上主導性之存在。
79、80年間被授權人富蘭克林證券投顧公司為行銷系爭商標所表彰基金服務,而於財經報紙、月刊刊載關於富蘭克林基金之廣告(原證40)。
79至87年間系爭商標所表彰之基金服務在經濟日報等被刊登之報導(原證41)。
88、89年間被授權人富蘭克林證券投顧公司在聯合報等刊登之廣告及撰擬之專文(原證42)。
87至91年間系爭商標所表彰之基金服務在中國時報等刊登之報導(原證43,雖非報導原本,然係原告付費加入會員自中時新聞資料庫http://tol.chinatimes.com/CT_NS/ctsearch.aspx檢索而得)。
85至91年間被授權人富蘭克林證券投顧公司使用系爭商標所發行之海外證券投資訊刊(原證44),由其內容可知,系爭商標所表彰之證券投資顧問服務,於中視等媒體播出相關理財、財經資訊中出現。
88至91年間被授權人富蘭克林證券投顧公司為行銷系10爭商標所表彰之基金服務,與廣播、網路媒體簽訂之廣告託播契約書(原證45),各廣播、網路媒體簽訂之契約條款摘要說明、時段、次數等,詳參原證55。
86至90年間台視「三分鐘理財」單元使用系爭商標之相關證據:
A.被授權人富蘭克林證券投顧公司將「勝券在握」節目中之「三分鐘理財」單元之精華內容編撰集結成書,由台視文化公司出版為「三分鐘理財」一書(其節本參見原證8),此有購買書籍之發票影本可稽(原證46-2),並可知該書籍之發行量至少為14,500本。
B.被授權人富蘭克林證券投顧公司於86至90年間所發行載有台視「三分鐘理財」單元播出時間的訊刊(原證46-1)及影音資料光碟(原證31),可知86至90年間週一至週六晨間8點,被授權人富蘭克林證券投顧公司於台灣電視公司播出「勝券在握」節目中之「三分鐘理財」單元,使用系爭商標提供共同基金資訊。
C.當時民眾日常生活中僅有無線電視三台頻道(即台視、中視、華視)可供觀賞。被授權人富蘭克林證券投顧公司於該年代便於台視播出長達4年之久之帶狀理財節目,益徵系爭商標核屬著名商標無疑。
87至89年間原告及被授權人富蘭克林證券投顧公司印製相關印刷品之發票影本(原證47),該些印刷品之數量於87年達3,189,372份、合計10,098,109元,88年達6,037,035份、合計9,849,357元,89年達6,963,540份、合計16,577,179元,個別印刷品種類之數量及金額詳參本院139頁背面之表格所示。顯見原告及被授權人富蘭克林證券投顧公司於87至89年間已投入大量之金額用以11行銷系爭商標所表彰之商品、服務。
87至89年間原告及被授權人富蘭克林證券投顧公司所支出之廣告費用單據(原證48):
該些廣告分別刊載在中國時報等報刊雜誌,並委託飛凡公司等廠商製作廣告。於87年投入之廣告費用達28,226,310元、88年達21,987,546元、89年達23,256,915元,足以體現原告及被授權人富蘭克林證券投顧公司於87年至89年間支出龐大金額用以行銷系爭商標所表彰商品、服務等情事。
90至100年間之廣告資料,如原證64所示,另原告補充提出101年至今使用系爭商標之證據,據以佐證原告自79年起迄今20多年以來,持續耕耘相關業務並以系爭商標表彰服務之事實,新近更獲得2015基金公司品牌形象大調查首獎(原證65)。
被告等稱系爭商標於90年間並非著名商標,無非係基於系爭商標之識別性較弱,且不可能於註冊短短一年間便具有著名性云云。然而:
由現有的詞彙或事物所構成,但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關之「任意性標識」,其不但具有先天識別性,識別性強度亦僅次於「獨創性標識」。再者,由原告所提各項證據可知,原告使用系爭商標之態樣,應足以使相關消費者藉以區別表彰之服務來源,非如被告等所言字樣大小、版面配置等未經特別設計,經過原告多年來使用系爭商標,業已強化商標識別性。商標雖於89年12月1日方經註冊公告,然實際上由原告12提出眾多89年前之使用證據以觀,系爭商標於申請註冊前便已為著名商標。
認定該商標為著名。本件系爭商標除於註冊前藉由國內大量之使用而為相關消費者所廣泛知悉外,原告公司所屬之富蘭克林坦伯頓基金集團(由控股公司FranklinResources,
Inc.與其數家子公司合稱為富蘭克林坦伯頓基金集團),係全球性知名之基金公司,其於全球建立之知名度早已遍及我國,而為眾多相關消費者所熟知。富蘭克林坦伯頓基金集團作為一跨國經營之國際性企業,其系爭商標於我國申請註冊前,便為著名商標:
A.FranklinResources,Inc.於87年間係第一家被納入S&P500標準普爾500成分股(原證22)。
B.為88年3月號之美國財星雜誌(Fortune)所推選美國最受尊崇的證券業名單第8名(原證23)。
C.為美國商業周刊公佈之全球前一千大企業,於88年名列全球第429名、市值達109.7億美元(原證24),89年第672名、市值73.1億美元(原證25),92年第419名、市值95.5億美元(原證26)。
D.為美國財富雜誌(Fortune)公佈之全球前500大企業,於101年名列全球第353名(原證27)、102年第362名(原證28)。
E.於100至102年間之資產管理規模、投資帳戶、服務/銷售國家、員工人數等集團基本資料(原證29),並142頁背面之表格所示。
投顧」並列或署名「富蘭克林證券投顧」應屬商標使用:13投顧」、「富蘭克林投資心法」等文字,係為表彰系爭商標係使用於「基金」金融商品或「證券投顧」服務,此係系爭商標所指定使用之商品及服務特性之當然。蓋原告所提供者非具有實體之商品(如飲料、手機等),而係無形之「基金」金融商品及「證券投顧」服務,倘若原告未將系爭商標與「基金」或「投顧」等文字相連結,相關消費者又怎能得知原告究係提供何種服務。
爭商標,乃無形服務產業中表彰商標之常態(原證32至原證35)。
告等稱系爭商標與「基金」、「投顧」並列或係署名「富蘭克林證券投顧」並非商標使用云云,惟被證5至被證12中多係以「富蘭德林事業體」或「富蘭德林事業群」對外表彰,被告等卻以之作為其商標使用之證據,其主張顯然前後矛盾,無足可採。
8「三分鐘理財」書籍因署名「富蘭克林證券投顧編著」而係表彰公司名稱非商標使用云云,然如前述,倘若原告不將「證券投顧」於加以指明,消費者又如何能得知系爭商標係用於提供無形之證券投資顧問相關服務;又縱認係表彰公司名稱,然觀立法者既業於92年5月28日增訂商標法第62條「明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱…」視為侵害商標權之規定,自可反面推知立法者意指表彰公司名稱亦屬商標之使用,從而,原告署名「富蘭克林證券投顧編著」實係商標使用。
14FRANKLINTEMPLETONIVESTMENTS暨人像圖樣」而非系爭商標字樣「富蘭克林」云云,惟查:
原告除系爭商標外,尚有註冊第0000000號「FRANKLINTEMPLETONIVESTMENTS暨人像圖樣」商標及第120676號「坦伯頓」商標(如附圖3-1、3-2所示),故原告提呈之使用證據,方包含系爭商標、「坦伯頓」、「FRANKLINTEMPLETONIVESTMENTS暨人像圖樣」等商標併同之實際使用態樣,絕無被告等所主張非系爭商標使用證據之情事。
面、影像之情況,其比例並不高,實際上廣播媒體、相關消費者互相傳述時,一定是以「富蘭克林」為指稱,而不是以「富蘭克林」老人頭或「富蘭克林」人像指稱。
頓,不能視為係系爭商標之使用,另一方面又以其使用「富蘭德林」商標時幾乎都附加了拱橋,可證明其有權利將「富蘭德林」商標使用於第36類服務云云。惟如依被告等所言,凡是附加的情況即不應被視為使用,則「富蘭德林」商標應毫無權利單獨使用於第36類所表彰的任一項服務,但被告所提出的被證6、7、10-1卻大部分都是第36類之服務。
100年行商訴字第170號判決「花太郎」案,主張原告並非使用系爭商標云云,然被告等忽略了該案判決係認定「花太郎」係廣告人物,且「花太郎」僅在廣告中佔小部分,無法令消費者認識其為商標。反觀原告之商標使用態樣,皆係將本件系爭商標予以放大強調,佔各廣告文宣品之極大部分,縱有與「富蘭克林及圖」商標及「坦伯頓」15商標並列使用(原證63),亦乃將各商標清楚標示配置,顯與被告等所舉「花太郎」乙案有別,而得使相關消費者認識「富蘭克林」係作為標示服務來源之商標使用。
稱特取部分,導致相關消費者致生混淆誤認之虞或減損系爭商標之識別性或信譽之虞:
商標確為近似:
商標皆為未經設計之純文字商標,於比對商標是否近似之時,自應以二者於外觀、觀念或讀音上互相比對:
系爭商標,皆為四字之純文字組合,其中四分之三之文字組成「富蘭…林」完全相同,僅第三字挖空替換而相異,文字組成乃高度近似,以一般人之閱讀習慣常有忽略中間而特別注意首尾之狀況,「富蘭德林」與「富蘭克林」顯較首字相同而尾字不同之二商標更將輕易導致混淆誤認。是以,相關消費者於購買之時施以普通注意寓目以觀,極有可能就「富蘭德林」商標與系爭商標致生混淆誤認之情事。
系爭商標於讀音上亦僅有第三字不同,若非特意強調第三字之讀音,或於唱呼之時特別注意,實難輕易區辨「富蘭德林」與「富蘭克林」之異同。
系爭商標之文字組成,於中文不具固有意思而具有獨特性、識別性,被告等「富蘭德林」商標或公司名稱於中文同樣不具固有意思,對使用中文之我國人民而言,此二者予人之整體來自同一或接近翻譯文字之印象或聯想極為相近。實則,系爭商標係出於原告公司「Franklin」之音譯,而被告等雖稱「富蘭德林」係「Friendly16」之音譯云云,惟實際上該主張反係被告等係出於攀附「富蘭克林」而使用「富蘭德林」之最佳明證。蓋被告等不但從未將「Friendly」申請註冊,亦無實際使用「Friendly」之證據。況且,「富蘭德林」若真係由「Friendly」而來,被告等為何不選擇「友善」或「親切」等詞彙以符合其「Friendly」或拱橋造型圖樣之意境,反而選擇「富蘭德林」如此無法「象徵與客戶間建立友善的橋梁與溝通管道」之文字作為商標,果「富蘭德林」真為「Friendly」音譯,被告等大可使用「福蘭德立」等更貼近「Friendly」之譯文。被告等棄「友善」、「親切」或「福蘭德立」等文字不用,反使用易令相關消費者聯想至「富蘭克林」之「富蘭德林」,其攀附「富蘭克林」商譽之心態,昭然若揭。
Friendly」搭配使用云云,不符實情:
設計之純文字商標,其商標專用範圍並未包含被告等所指稱之拱橋造型圖樣或「Friendly」;且被告等並以「富蘭德林」作為其公司名稱之特取部分,其公司名稱亦未包含被告等所指稱之拱橋造型圖樣或「Friendly」。被告等於「富蘭德林」商標申請註冊或公司申請設立登記之時,其使用「富蘭德林」之態樣皆未與拱橋造型圖樣搭配。
商標與拱橋造型圖樣搭配使用,退步言之,縱被告等「富蘭德林」商標之實際使用態樣皆與拱橋造型圖樣或「Friendly」搭配使用,其使用亦已與「富蘭德林」商標失其同一性,依商標法第64條及第63條第1項第2款之規定,因三年未使用「富蘭德17林」商標而應予以廢止其註冊。
「富蘭德林」與「拱橋」只有在報紙報導的情況下未並列使用等語,可知被告等亦知二者並列情況只限於其出版的書籍及刊物,考量報紙與被告等刊物之發行量有相當大的差距,故仍應以報紙上所表彰之情況為準,亦即「富蘭德林」商標極少或沒有與「拱橋」並列使用。
36類「財務、金融、投資之評估、分析、諮詢顧問服務」,亦無法合理化被告等將「富蘭德林」商標使用於其未註冊之第36類服務範疇之行為,且被告等將「拱橋」圖樣註冊於第36類服務之行為,更是彰顯被告等剽竊系爭商標之惡意:
104年8月17日庭期方稱其有將「拱橋」圖樣申請商標註冊,姑不論被告等逾時提出答辯之情,即便「拱橋」圖樣確實取得商標註冊,其與「富蘭德林」商標仍係分開註冊之兩個獨立商標,而並非係以「拱橋」圖樣加上「富蘭德林」文字申請為一個註冊商標。故於判斷「拱橋」商標或「富蘭德林」商標是否侵權之時,應就兩者之個別使用態樣分別予以判斷,合先敘明。
冊第182671號之商標指定使用於第36類之「不動產之租售、買賣、租賃之仲介;資本投資;古董、珠寶、玉石等之估價服務;慈善基金籌募;財務、金融、投資之評估、分析、諮詢顧問服務;信用調查。」等服務(原證62,如附圖4-1所示)。然而,註冊第182671號之「拱橋」商標縱有權於第36類之服務範疇內使用,並不當然使「拱橋」圖樣加上「富蘭德林」圖樣得以在第36類之服務範疇內合法使用,否則不啻是承認被告等得以用「拱橋」18商標偷渡「富蘭德林」商標至「富蘭德林」商標未獲註冊之其他類別之脫法行為。
36類「財務、金融、投資之評估、分析、諮詢顧問服務」服務之事實,益徵被告等至少早在申請「拱橋」商標註冊之91年7月22日便起意經營第36類之業務,但因原告之系爭「富蘭克林」商標已取得第36類之註冊,被告等無法以近似之「富蘭德林」註冊第36類,遂以「拱橋」圖樣註冊於第36類「財務、金融、投資之評估、分析、諮詢顧問服務」服務,再以「富蘭德林」註冊於第35類之「企業管理顧問」,作為被告等實際上欲攀附系爭「富蘭克林」商標,而將「富蘭德林」使用於第36類財務管理、投資顧問等服務之保護傘,其顯係惡意剽竊「富蘭克林」商標。
關消費者致生混淆誤認之虞或減損系爭商標之識別性或信譽之虞:
等辯稱其使用「富蘭德林」作為商標及公司名稱特取部分係基於商標權人○○○之授權云云,實屬無稽。蓋「富蘭德林」註冊使用之範圍,自始不包含與原告系爭商標同一或類似之服務,商標權人○○○根本無權將「富蘭德林」授權被告等使用於非「富蘭德林」權利範圍內之服務類別。
用之第35類「企業管理顧問」範疇,並已涉足系爭商標所指定使用之第36類金融相關服務,足見被告等所營之業務主要係第36類金融相關服務,被告等蓄意以極近似系爭商標之「富蘭德林」作為商標,顯係惡意攀附原告系爭商標:
1917並自承其註冊第179811號「富蘭德林」商標指定使用之第35類「企業管理顧問」服務與原告系爭商標指定使用之第36類「財務與投資經理服務,財務與投資管理服務,財務與投資顧問服務,財務與投資分析服務,財務與投資諮詢服務,財務與投資之資訊服務」係屬智財局劃分之類似群組;卻主張「富蘭德林」商標第35類「企業管理顧問」與系爭商標之第36類「證券投資顧問服務」不屬於同一或類似的服務。被告等主張前後矛盾,顯見其論述不足採信。
似或非類似之服務,皆構成侵害原告之系爭商標權。蓋若被告等將「富蘭德林」使用在與系爭商標非屬於同一或類似的服務,則將導致系爭商標之識別性或信譽之減損;而若被告等將「富蘭德林」使用在與系爭商標屬於同一或類似的服務,則除導致系爭商標之識別性或信譽之減損外,更將造成相關消費者致生混淆誤認之虞。
103年7月3日回應原告存證信函之函文中檢附其所稱「富蘭德林」商標之使用證據,其中包含被告等公司所屬集團自93年至103年於經濟日報刊載之文章(被告等將部分文章列為被證7),由該等文章與原告於91年至89年於工商時報、經濟日報等刊物報載專欄文章資料(自原證41、原證42所擷取)相比對,便可發現雙方之文章極其類似,皆是關於投資市場分析、全球經濟趨勢現狀概述等內容(原證57),已能佐證被告等提供之服務實際上已涵蓋證券投資顧問、財富管理等業務。
消費者)。相關消費者於閱讀經濟日報之時,看到原證5207之相關文章,實難想像不會將系爭商標與「富蘭德林」商標混淆誤認,或對「富蘭克林」與「富蘭德林」間之關係加以聯想。
57及被告等於本件自行提出之報章雜誌清單(原告另整理為原證61,請見綠色螢光筆標註部分),可知被告等實際上經營之業務與原告相當相似,皆係財務管理、投資顧問等領域,隸屬於第36類之範疇。準此,足見被告等主要係以第36類之業務為其所營業務,而欲以極其近似系爭商標之「富蘭德林」作為商標,用以攀附原告系爭商標之商譽,否則被告等大可使用非與系爭商標類似之名稱申請第36類之商標註冊,正係因被告等無法以近似於系爭商標之「富蘭德林」取得第36類之商標註冊,被告等方透過取得第35類「企業管理顧問」註冊之方式作為掩護,成立數家公司,利用被告富蘭德林證券公司依法令得兼營證券財務顧問相關業務(詳原證38「證券商」與「證券投資顧問業」相關法規比對表)、被告富蘭德林投資公司以「ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務」涵蓋證券財務顧問相關業務(詳原證4、原證37),或以訴外人台北富蘭德林諮詢有限公司(下稱台北富蘭德林諮詢公司)之包含「I102010投資顧問業」所營事業經營投資顧問業務的方式(詳原證37),擴大「富蘭德林」商標之使用範圍,以強化消費者對被告等公司所經營之業務係第36類財務管理、投資顧問等業務的印象。
第146頁圖示所示,茲將被授權人富蘭克林證券投顧公司、被告等及台北富蘭德林諮詢公司之所營事業比對如下(21原證37):
A.被授權人富蘭克林證券投顧公司係屬H304011證券投資顧問業:為獲取報酬,經營或提供有價證券價值分析、投資判斷建議,或基於該投資判斷,為委任人執行有價證券投資之業務。
B.台北富蘭德林諮詢公司包含I102010投資顧問業「從事國內、外投資之引介及諮商、顧問之行業」,應歸入H304011證券投資顧問業,及I103060管理顧問業「從事提供企業管理、諮詢及有關問題研討之行業,包括企業經營管理顧問業」、F401010國際貿易業「從事一般商品進出口貿易業務」。
C.被告富蘭德林投資公司係屬H0000000般投資業:對農、林、漁、牧、工、礦、商、服務事業公司、證券公司、銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、興建住宅、商業大樓公司、遊憩事業及觀光飯店對各種事業之投資。
D.被告富蘭德林證券公司係屬H301011證券商:依證券交易法規定,經營證券業務,分為證券承銷商、證券自營商、證券經紀商。
業務與原告之投資顧問業務有別且法源依據不同云云,然而:
A.由證券投資信託及顧問法第1條可知,由證券投資信託及顧問法實係證券交易法之子法,證券投資信託及顧問法未規定之事項,應回歸證券交易法之適用,被告等所稱法源不同云云,無足所採。
B.復由上開所營事業之對照表可知,原告與被告等公司所經營者皆係與金融相關之投資、顧問業務,即便係從事22金融業務之人,若非長期浸淫於金融法規領域,無法輕易區辨該等事業之異同,又怎能期待相關消費者能與以清楚區辨。
C.況且,細究金融法令之相關規範,可知被告等之「證券商」與原告之「證券投資顧問業」業務事實上多有重疊,二者皆可從事證券投資顧問業務、財富管理業務、擔任境外基金總代理人及銷售機構、均可兼營信託業務、辦理全權委託業務、經營外國有價證券投資顧問業務(原證38)。可見,不論係一般相關消費者或極少數嫻熟金融法規之相關消費者,皆將因「證券商」與「證券投資顧問業」業務之高度重疊性而無法將二者予以明確劃分。更遑論於現實生活中,相關消費者便會接觸到名為證券商但卻從事證券投資顧問、財富管理等業務之公司(如原證38中凱基證券經營境外基金業務、兆豐證券經營基金及財管信託業務、永豐金證券經營投資顧問及財富管理業務等)。換言之,不論被告等事實上是否取得兼營證券投資顧問、財富管理等業務之許可,亦不論相關消費者施以多高之注意程度,相關消費者依其生活經驗,皆會聯想到被告等提供之服務涉及證券投資顧問、財富管理等業務,進而產生混淆誤認。
41、42可知,原告並非僅表彰「富蘭克林」投顧,尚有「富蘭克林」基金黃淑郡、「富蘭克林」投顧襄理羅尤美,而被告等則署名○○○、「富蘭德林」事業群總經理,是以兩造在報導的表彰模式很相近,且在「富蘭克林」、「富蘭德林」如此相像之下,很難讓消費者瞭解兩造商標服務的差別。
承上可知被告等跨足財務管理、投資顧問等業務,蓋既由23原證57之文章對照及原證61之被告等於本件自行提出之報章雜誌清單中可看出被告等早已逾越其商標授權範圍而使用於與原告商標相類似之範疇,則原證57之內容自非「假設」,而係描述實情。
名」、「業務種類」或堂、記、行、企業、實業、展業、興業或工業、商事等表明營業組織通用或事業性質之文字(參照公司名稱及業務預查審核準則第7條規定)。被告等使用之公司名稱中的「業務種類」乃為「投資業」及「證券業」,恰與原告系爭著名商標指定使用之商品及服務為相同群組,提供相同或類似之服務,被告等二公司之名稱「富蘭德林證券股份有限公司」及「富蘭德林投資有限公司」便係被告等提供與原告「富蘭克林」同一或相類似服務之最佳明證。
品,其承購門檻亦相當低,不會令相關消費者施以較高之注意;惟縱令相關消費者施以較高之注意程度,以「富蘭德林」及系爭商標之相似程度,相關消費者仍極可能誤認二者具有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,進而致生混淆誤認之虞,或令系爭商標之識別性有所減損:
金商品之時施以較高之注意無非係基於認為基金商品係專業性商品云云,卻忽略系爭商標之廣大消費市場中,具有金融專業知識之消費者所佔比例極低,相當大宗之消費者皆係聽信親朋好友之建議便為基金之承購,而並無特別施以較高注意之情事。且基金投資之承購門檻甚為低廉,按月可能僅須繳交1,000元,原告實難想像相關消費者將因1,000元之金額特別注意分辨系爭商標。
24即便消費者確實施以極高之注意,而能分辨「富蘭克林」與「富蘭德林」商標並非完全相同,然在此二商標有四分之三的文字完全一樣的情況下,相關消費者仍然有相當可能認為二商標具有加盟關係、授權關係,或是隸屬於同一集團,從而產生混淆誤認之虞。此由原告所提出原證59之72份說明書特意將「富蘭克林」與「富蘭德林」相提並論之情況下,該72名大多為金融從業人員之人士仍有混淆誤認致生之情事,原告實難想像不具金融背景之相關消費者不會產生混淆誤認之虞。
英保達股份有限公司、英新達股份有限公司、英冠達股份有限公司(原證16、17參照),各該公司僅有中間一字不同,「英業達」之中文組成,同為本無中文意義之文字組成,此種僅挖空中間一字,極易使一般消費者認為具有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。復觀系爭商標長達四字與被告等使用之商標及公司名稱卻有「富蘭…林」三字相同,已足使消費者產生系爭商標與「富蘭德林」可能如同「英業達」與「英華達」一般,具有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之聯想。
富蘭克林證券投顧公司此單一商品或服務來源之特徵及吸引力,卻因被告等繼續為「富蘭德林」之行銷,將有使消費者印象日漸模糊之可能。經原告以知名搜尋引擎「GOOGLE」、「奇摩網頁」進行搜尋「富蘭德林」,可發現序列首位之網頁連結為「富蘭德林證券股份有限公司」(原證18),經點選後該公司網站首頁之標語為「立足中國,金融服務」(原證19),而原告系爭商標所表彰為證25券投資顧問業,類別為金融服務業(金融消費者保護法第3條、金融監督管理委員會組織法第2條第3項第2款規定參照),被告等使用「富蘭德林」商標及公司名稱亦以「金融服務」為主要營業,但被告等使用「富蘭德林」商標及公司名稱之情形,極有可能使消費者直接聯想原告系爭商標表彰服務之內容係以大陸市場為基礎,或認為被告等公司是由原告設立專以提供大陸相關服務之關係企業,進而減損原告系爭商標之識別性。實則,原告乃註冊於美國紐約之公司並以美國為主要營運基地,被告等使用「富蘭德林」商標及公司名稱之情事,有使消費者混淆誤認原告係定位於立足中國,已減損系爭商標識別性或信譽。
61被告等提出之報章雜誌清單之內容,可看出被告等早期都是以「上海富蘭德林」對外標榜,原告方以為被告等是以中國大陸為據點從事兩岸台商間服務業務之公司實體,未發現被告等之居心。實際上,被告等迄今仍有對外表彰「上海富蘭德林」之情事,被告等以「上海富蘭德林」為名於報章雜誌上刊載第36類財務管理、投資顧問等領域之文章,顯將令相關消費者認為「富蘭德林」係美國「富蘭克林」集團專為經營中國市場而於上海設立之實體,從而將致生混淆誤認之虞,並減損「富蘭克林」商標之商譽及識別性。
6辯稱其使用「富蘭德林」已達15年之久,且為台商及兩岸企業界普遍認知云云,惟:
179811號或第189050號「富蘭德林」商標,而係主張被告等不得逾越上揭二商標所指定使用商品/服務範圍,而將「富蘭德林」商標使用於與原告系爭商標所指定使用之商品/服務相同或類26似之商品/服務。因原告發現被告等於我國將「富蘭德林」商標使用至與系爭商標相類之服務領域,方提起本件訴訟,被告將「富蘭德林」使用於與系爭商標所指定使用者之相同或類似之商品/服務,則屬侵害原告「富蘭克林」商標之侵權使用。
知云云,然被告等所陳,不啻係將本件之相關消費者侷限於被告等客戶,然本件之相關消費者實係廣大之金融業客戶群眾,是應以金融業客戶群眾之角度判斷被告等之「富蘭德林」是否近似於原告之「富蘭克林」商標,絕非係以被告等既存客戶之角度為權衡。
A.被證2係訴外人富蘭德林諮詢(上海)有限公司於中國工商銀行上海分行之開戶資料,與本件無涉。
B.被證5係被告等於遠見雜誌基於被告等自述之報導,與被告等自身之陳述無異,被告等不會自述其「富蘭德林」係發想於系爭商標,被證3自無法作為「富蘭德林」係取自「Friendly」概念而來之佐證。
C.被證6至被證9係被告等於報章雜誌專欄之報導整理表暨例示影本,惟兩岸財稅法令及制度相關之報導與本件無涉,且原告否認該書籍總整理表之真正,請鈞院命被告等提出該等報章雜誌專欄之詳細內容。
D.被證10係書籍總整理表暨書籍封面影本例示,惟於中國發行之書籍、兩岸財稅法令及制度相關之書籍、出版文書之總字數、以被告等個人名義發行而未使用「富蘭德林」名稱者,均與本件無涉,且原告否認該書籍總整理表之真正,請鈞院命被告等提出於台灣發行之書籍包27含編目資料、內容、發行量等之相關資料。
E.被證11係小草專刊封面例示,其無法佐證小草專刊之內容及是否使用「富蘭德林」。
F.被證12係講座目錄表及宣傳刊物影本例示,惟於中國舉辦之講座、兩岸財稅法令及制度說明會均與本件無涉,且原告否認該講座目錄表之真正。
G.附件4係鈞院判決,惟該判決已經鈞院102年度民商上字第10號判決廢棄。
H.被證10-1係書籍總整理表仍無法看出該等書籍之發行量為何,且其內容並未包含「富蘭德林」商標或被告等公司名稱,應不得援引作為本件證據。
I.被證11-1係被告等統計小草月刊、小草文摘季刊、昴月刊發行數量表格,原告否認其真正,被告等應提出印刷廠單據等資料核實其說。縱該發行數量表格所載為真,惟單年度印製5千份至8千份與「大量發行」仍有相當差距,對照原告原證47單年度印製6百萬份至7百萬份之情事,即可見一斑;又被證11-1目錄頁清楚載明「本刊物僅贈閱內部客戶,不對外發行」,顯見其並非係針對相關消費者,自不得以之作為相關消費者已普遍認知之證據;再者,該些月刊約於103年起方署名由被告等富蘭德林證券公司所編輯,103年以前皆與被告等公司無關。
J.被證15係中國大陸資本市場相關之研討會與本件無涉。
14共39份說明書主張「富蘭德林」與系爭商標無混淆誤認之虞云云,然而:
因具名出具說明書之人士皆未依民事訴訟法第28305條第6項本文及前揭二判決意旨具結,自非屬合法之人證不符合證人書面陳述之要式,不得作為判決依據,鈞院不應採納為判決基礎。
蘭德林」與系爭商標無混淆誤認之虞:
A.前開說明書及被告等之論述,係誤解商標法之相關概念。蓋本件應判斷者,應係系爭商標之相關消費者是否會將「富蘭德林」誤認為系爭商標,或認為「富蘭德林」與系爭商標屬於同一集團或具有任何關聯企業或加盟關係;而並非被告等「富蘭德林」之往來客戶是否會將「富蘭德林」誤認為系爭商標,或認為「富蘭德林」與系爭商標屬於同一集團或具有任何關聯企業或加盟關係。
該等說明書之往來客戶既已與被告等保持長期合作關係,即便初時可能就系爭商標與被告等「富蘭德林」產生疑慮,然經長期往來,告等之客戶自然會了解系爭商標與「富蘭德林」實際上並非相關聯,因此被告等往來人士所出具之說明書無法作準。況且,本件系爭商標之相關消費者應係具普通智識水準之一般消費大眾,而出具該等說明書之人士卻侷限於銀行高階主管或台商公司具有專業能力之高階經理人,顯然與本件相關消費者之範疇有所區別。
B.又查,該等說明書開宗明義便係「本人認識○○○先生,並知悉其所創辦之『富蘭德林』事業群…」,再輔以相信音樂股份有限公司具名者高達8人之情況,足見該等說明書係表達「每一位具名人均認識『富蘭德林』事業群創辦者之○○○先生」,此等情狀已與常理相悖。
依此,該等說明書自無法作為評估系爭商標之相關消費29者是否會致生混淆誤認之虞或減損系爭商標識別性或信譽之虞之依據。
C.縱使該等說明書之實質內容並無疑慮,亦僅能佐證該39人不會混淆誤認「富蘭德林」與系爭商標,卻不能證明混淆誤認之虞是否存在,該等說明書乃被告等自己所提供予具名人士簽署,被告等是否剔除所有不利於己之結果,中立性令人存疑,其證據力顯有疑問。
D.再者,所稱「混淆誤認之虞」係指混淆誤認的危險性,其成立以存在混淆誤認的可能性為已足,本即不以所有消費者均有混淆誤認之情事為要件。因此,特定人士不具有混淆誤認之情事,並無法當然論證「混淆誤認之虞」不存在。被告等所提之該等說明書,此種不具有混淆誤認情事之特定人士,至多僅能證明屬於被告等客戶的該39人是不會將「富蘭德林」與系爭商標混淆誤認之特定小眾,然而該39人以外之相關消費者,是否會混淆誤認,並無法由此39人說明書而論斷。
E.況且,該等說明書係具名人士對於「富蘭德林」事業群業務內容之主觀認知,僅能代表具名人士認知中「富蘭德林」事業群過去迄今之業務內容,然除具名人士認知之業務以外,「富蘭德林」事業群仍可能有其他業務;除「富蘭德林」事業群現從事之業務以外,「富蘭德林」事業群未來亦可能拓展其他業務(包括原告說明證券商與投資顧問公司重疊之業務)。實則,具名人士對於「富蘭德林」事業群業務內容之認知與本件並不相干,蓋本件所要判斷者應係相關消費者就被告等公司所實際經營或可能兼營之業務,於被告等使用「富蘭德林」為商標及公司名稱特取部分之情況下,是否會產生與系爭30商標混淆誤認的狀況。具名人士對於「富蘭德林」事業群業務內容之認知,絕非判斷被告等業務範疇之基準,與本件無關。
59共72份說明書足以佐證「富蘭德林」商標與系爭商標間存在混淆誤認之虞情事:
A.本件系爭商標之相關消費者,係具有普通智識之一般消費群眾,而原證59說明書之具名者(說明書之原本,213頁以下之附件2),皆係金融機構(包含銀行、證券商、人壽保險公司等)或各大企業之中高階主管,較本件相關消費者而言,與金融產業較有接觸,而於此範疇具備更高程度之智識。若是此種具有更高程度智識之消費者,均會將「富蘭德林」與系爭商標產生混淆誤認,則普通智識之一般消費群眾自然更無法清楚區辨此二者,是以,原證59足以證明「富蘭德林」與「富蘭克林」間的確存在混淆誤認之虞情事。
B.況且,本件請求權基礎之構成要件乃「致生混淆誤認之虞」,而非「致生混淆誤認之事實」,前者僅要求有混淆誤認之危險即足,而無需混淆誤認之實際情事存在。
原告今既已舉證72人確實有混淆誤認之事實,則自然已滿足了「致生混淆誤認之虞」之要件。準此,衡諸舉重以明輕之法理,「富蘭德林」與系爭商標間的確存在混淆誤認之虞,無庸置疑。
16之美國紐約南區聯邦地區法院FranklinResources,Inc.v.FranklinCreditManagementCorporation一案判決說明「富蘭克林」與「富蘭德林」無混淆誤認之虞云云,惟:
31法律體系、法規內容與實務上累積之見解,皆不盡相同,本件自不宜將該美國判決逕予比附援引。
16之描述內容,無法確認該美國判決中兩造商標之實際圖樣為何,故無從判斷該美國判決是否適宜作為本件判決之參考。縱然僅以被證16所節錄之內容來看,該美國判決中兩造皆將「Franklin」作為商標之一部分,原告將「Franklin」另搭配BenjaminFranklin之圖像,被告等則將「Franklin」搭配古羅馬或希臘建築的樑柱圖形。反觀本件,原告商標是為「富蘭克林」,且「富蘭克林」為商標之全部;被告等商標是為「富蘭德林」,且「富蘭德林」為商標之全部,被告等所使用之公司名稱特取部分亦為「富蘭德林」。足見本件與該美國判決二者間不但有「富蘭克林」與「Franklin」之差別,亦與本件「富蘭克林」與「富蘭德林」分別為各該商標之全部部分有所區別,是以,該美國判決與本件之客觀情況甚為迥異,鈞院於判斷本件是否存在混淆誤認之虞時,實不應將該美國判決列入考量。
一併使用云云,然被告等之「富蘭德林」商標係單純之文字商標,其專用範圍並未包含拱橋造型圖樣,且被告等以「富蘭德林」作為其公司名稱之特取部分,其公司名稱亦未包含拱橋造型圖樣,被告等「富蘭德林」之實際使用態樣亦未皆與拱橋造形圖樣搭配使用。基此,被告等稱其商標搭配拱橋造形圖樣一併使用云云,殆無可採。
是否具混淆誤認之虞之相關論述,皆係基於主張原告之業務為基金理財服務、客戶為個人理財戶,而被告等之業務為兩32岸證交法令及財稅規劃與上市服務、客戶為台商公司、銀行等法人客戶云云,然而:
被告等之法人客戶,且原告提供之服務並不限於基金理財服務,尚包含財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務等服務。
部分之服務(姑不論「富蘭德林」使用於兩岸或財稅服務是否屬於「富蘭德林」商標授權範圍),倘若被告等維持將「富蘭德林」使用於兩岸、財稅或其他任何服務,而與原告系爭「富蘭克林」商標所提供之服務得以區別(例如被告等所提美國判決中,貸款服務與基金服務係屬得以區別),原告不會提起本件訴訟,正係因被告等逾越「富蘭德林」商標授權範圍,除提供兩岸或財稅服務外,更提供與原告系爭商標同一或相類似之服務,原系爭商標之相關消費者,方有致生混淆誤認之虞的可能。從而,被告等所提出之被證10-1、被證11-1、被證15等關於被告等兩岸或財稅服務之資料,與本件無涉。
系爭商標為著名商標,仍選擇以「富蘭德林」作為商標使用,並以「富蘭德林」作為公司名稱之特取部分:
基金公司,由原告先前提出之使用證據可知,原告早在「富蘭克林」商標申請註冊以前(原告提出之證據自79年開始)便大量廣泛地將「富蘭克林」作為商標使用,而成為著名商標,被告等自詡為金融服務之提供者(原證19),自難諉稱不知系爭商標商標之存在。
33成,包含被告等公司之代表人在內,皆係一般消費大眾,而屬於原告系爭商標之相關消費者,原告各廣告、宣傳之大眾亦包含被告等公司代表人及其中各個自然人在內,依此,原告實難想像被告等不知相關消費者認知系爭商標為著名商標,準此,應堪認被告等係於註冊「富蘭德林」商標及為公司註冊前,便知悉「富蘭克林」為著名商標。
其侵權態樣為商標法第70條第1款「明知為他人著名之註冊商標,而使用相同或近似之商標,有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。」,請求權基礎則為商標法第69條第1項「商標權人對於侵害其商標權者,得請求除去之;有侵害之虞者,得請求防止之。」,本項聲明之相關證據請參見附表3。
系爭商標實際使用指定之商品/服務範圍及其相關證據如原證66所示,原告僅就主要部分說明如下:
被授權人富蘭克林證券投顧公司無須主管機關核可,自始便得經營保險規劃業務,此由金管會104年9月17日金管證投字第1040027267號函文再次闡明,保險規劃業務係屬證券投資顧問事業不須經主管機關核准便得經營之業務乙節便可知悉。是故,被授權人富蘭克林證券投顧公司得合法以「富蘭克林」為商標經營保險規劃業務(原證66-1)。
被授權人富蘭克林證券投顧公司無須主管機關核可,自始得以經營稅務規劃服務,此由金管會104年7月8日金管證投字第1040023439號函文再次闡明,客戶稅務規劃服務係屬證券投資顧問事業不須經主管機關核准便得經營之34業務足以稽證。準此,被授權人富蘭克林證券投顧公司得合法以「富蘭克林」為商標經營客戶稅務規劃服務(原證66-2)。
換言之,被授權人富蘭克林證券投顧公司既可合法將系爭商標透過036類「財務與投資顧問服務」之使用,遍及所有稅務領域之規劃服務,被告以「富蘭德林」為名提供兩岸台商相關之稅務諮詢,顯將導致相關消費者混淆誤認,而侵害原告之著名商標權。
標法70條第1項第1款並無僅得適用在非類似服務的限制,不論被告等將「富蘭德林」使用於類似或非類似於系爭商標指定之服務,原告皆得援引商標法70條第1項第1款為訴之聲明第一項之請求:
按商標法70條第1項第1款並未規範僅得適用在非類似服務,被告等雖引商標法逐條釋義作為稽證,然該商標法逐條釋義僅是行政機關之解讀,未必符合立法者真意,且該見解添加法未明文之限制,顯不可採。另被告等引據之最高行政法院99年判字第519號判決案由乃為更正土地登記(附件3),與本件無涉。
司法院102年度「智慧財產法律座談會」「行政訴訟類類相關議題」提案及研討結果第7號,亦清楚表明,於判斷類似於商標法第70條第1項第1款之商標法第30條第1項第11款時,若將其前後段適用區分標準,係增加法律所無之限制;且若商標減損(淡化)之保護僅能適用於非類似之商標或服務,則著名商標所享有之保護反而低於一般商標之保護,顯然有悖於商標法給予著名商標較大保護之原則,應非立法者原意(原證60)。
35被告等辯稱原告乃追加訴訟標的云云,因本件第一項聲明之訴訟標的應係商標法第69條第1項,商標法第70條第1項第1款則屬侵權態樣,係攻擊防禦方法,因此原告實際上並非追加訴訟標的,而係因應被告等之答辯提出攻擊防禦方法,自無民事訴訟法訴之變更追加相關規定之適用。再者,原告並無遲延提出攻擊防禦方法之情事,原告於104年7月30日民事言詞辯論意旨狀對於商標法第70條第1項第1款係基於對被告等104年7月22日民事答辯終結前方提出相關答辯。惟不論遲延與否,被告等之防禦權皆未因此受損,因被告等104年8月12日民事綜合言詞辯論意旨續狀,其主張內容及所引證據與其等之歷次答辯幾近相同,並未提出任何新論述,顯然無損及其防禦權之情事。
退萬步言,鈞院如認商標法第70條第1項第1款限於非類似服務之情況,則被告等使用「富蘭德林」作為商標及公司名稱特取部分之行為,仍屬商標法第68條第3款規範之侵權態樣,原告自亦得引據商標法第69條規定,為第一項訴之聲明之請求。而原告需援引商標法第68條第3款方能主張類似服務之商標侵權時,為貫徹商標法給予著名商標較大保護之原則,鈞院在適用商標法第68條第3款之時,實不宜以「有致相關消費者混淆誤認之虞者」為判斷標準,而應以「有致減損該商標之識別性或信譽之虞」為標準。衡諸舉輕以明重之法理,既然於非類似服務之商標侵權情況下門檻較低(即商標法第70條第1項第1款「有致減損該商標之識別性或信譽之虞」),在侵害較嚴重的類似服務商標侵權情況下,又怎可能適用「有致36相關消費者混淆誤認之虞者」之較高門檻。
訴之聲明第二項部分:
本項聲明之侵權態樣為商標法第70條第2款「明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」,其請求權基礎同為商標法第69條第1項規定,本項聲明之相關證據請參見附表3。又被告等辦理變更登記之機關分別為:
登記,並經「中華民國證券商業同業公會及金融監督管理委員會證券期貨局」為更名許可。
變更登記。
訴之聲明第三項之侵權態樣為商標法第70條第1項,其請求權基礎同為商標法第69條第1項規定,本項聲明之相關證據請參見附表3。
訴之聲明第二項與第三項之範圍應具有一致性:
本件訴之聲明第二項係請求被告公司更名,被告公司更名後,按理應不會再將「富蘭德林」使用於商品/服務或各項媒介物。然以被告之素行,原告甚為擔憂即便被告完成公司更名,仍將持續使用「富蘭德林」或近似於「富蘭克林」之字樣於其商品/服務或各項媒介物。按被告公司負責人於90年成立台北富蘭德林諮詢有限公司後,已分別於102年設立富蘭德林證券公司及富蘭德林投資公司作為其非法使用「富蘭德林」之管道,難保被告等不會於本件訴訟終結後,另行37設立富蘭德林管理顧問公司有限公司、富蘭德林企業管理有限公司或其他任何個體,用以合理化其非法使用「富蘭德林」之行為。為排除侵害之狀態並防止侵害之發生,爰聲明如第三項。準此,訴之聲明第二項與第三項之範圍並未重疊亦並未衝突,應具有一致性無疑。
其侵權態樣為商標法第70條第1款,請求權基礎則為商標法第69條第1項及第2項規定,本項聲明之相關證據請參見附表3。
綜上所述,系爭商標在被告等於102年間設立登記時已為著名商標,此為被告等所明知,被告等竟刻意使用近似於原告系爭「富蘭克林」商標之「富蘭德林」作為公司名稱及使用「富蘭德林」商標,且與系爭商標為相同之證券或投資服務產業,已足使一般及相關消費者均有混淆誤認被告等與原告著名商標為同一來源或有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之聯想,或減損原告商標之識別性或信譽之虞。
被告等侵權之態樣,構成商標法第70條第1款、第2款之視為侵害商標權行為,原告自得依商標法第69條第1項,請求排除被告等對商標權之侵害,如訴之聲明第一項至第四項之請求。又原告商標乃屬著名商標,被告等侵害商標權之行為已使原告商標之識別性與信譽有重大受損之虞,故依民法第195條第1項後段規定,請求鈞院判命以被告等之費用,如訴之聲明第五項之請求。
歷來實務上就指定多項商品/服務之商標,若商品/服務間相類似,僅須舉證其中一項商品或類似商品之使用證據,即認為有使用。本件原告既已舉證系爭商標使用於投資顧問服38務、共同基金服務等指定之服務,其餘與投資顧問服務、共同基金服務等相類似之指定服務,自應認其為有使用。
證券經紀服務;銀行服務;抵押貸款服務;信用卡服務;汽車貸款籌資及貸款服務;投資信託服務;不動產經紀服務;消費者貸款服務;人壽保險;年金保險之發行與管理;其他所授權承保之人壽保險及年金保險之再保險;對各種事業生產投資;消費者信用調查服務;證券之分銷服務」,而應終止系爭商標之效力云云,惟原告已提出將系爭商標使用於上開服務的證據資料,且系爭商標所表彰之商品服務範圍即以註冊時所指定使用之商品及服務為準,包括證券(基金)。
二、被告等答辯聲明:原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。並辯稱:
102年被告等設立登記時,屬著名商標:
5條規定,商標之使用須以「使相關消費者認識其為商標」方屬之,原告主張系爭「富蘭克林」商標為著名商標,必須使用「富蘭克林」並使消費者足以認識其為商標方可能成立。
00000000000號公布、000年0月0日生效之「註冊商標使用之注意事項」第5.1節明訂:「公司名稱是表示營業主體的代稱,與商標表彰商品或服務來源,並藉以區別他我商品或服務的性質不同」。原告所提出之廣告文宣證據中「富蘭克林」一詞之使用方式,多用以將公司全銜「富蘭克林證券投顧」、「富蘭克林坦伯頓基金集團」標示在其基金商品的廣告文書上,均係表示營業主體之代稱,而非商標之使用,這些屬於文字性敘述,搭配廣告性的術語,且39常作為公司名稱的使用。
經相關消費者所普遍認知:
6之蘋果日報、聯合報、聯合晚報、中國時報、自由時報等10家報社,原證7於商業週刊、今周刊等媒體,及原證56之呈現方式,大多以「FRANKLINTEMPLETONINVESTMENTS暨人像圖樣」(如附圖3-1所示)之商標圖樣表徵基金商品來源,「富蘭克林」無論在原告平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小均無特別設計,也不具特別顯著性,「富蘭克林」出現在原告所提出之廣告文物上均與其他字語連用,無法得知該詞有獨立之識別性,廣告文物之「富蘭克林證券投顧」或「富蘭克林證券投顧提供」,係用以表示公司名稱而非商標使用。另據原證54之銷售基金列表,可知原告之基金商品分為富蘭克林、富蘭克林坦伯頓二大系列,足見「富蘭克林」乃原告用以區分其自家不同基金系列之名稱,並非商標之使用。因此,於原告所舉之廣告,有時出現「富蘭克林XXX基金」,有時出現「富蘭克林坦伯頓XXXX基金」,僅令消費者認知「富蘭克林」屬原告所發行之基金系列之一,而非商標名稱。
8僅提及「三分鐘理財」乙書,書面資料顯示為「富蘭克林證券投顧」編著,無從證明「富蘭克林」已屬著名商標,且其自承被授權人富蘭克林證券投顧公司於台灣電視公司之「勝券在握」理財單元係在提供共同基金資訊,雖另以原證31提出該節目影音內容,惟觀影音內容,仍未見「富蘭克林」之商標使用之情形。
9及原證10之廣告亦以富蘭克林坦伯頓等基金商品為40主打,原證9之光碟1之非凡電視台「富蘭克林投資心法」之介紹,其中就「富蘭克林」之字樣並無特別之設計或放大字體,僅屬一般敘述性名詞,消費者無從認知「富蘭克林」係作商標使用,且在提到「富蘭克林投資心法」時,均搭配比例呈現相當大的富蘭克林人像,足見單純「富蘭克林」四字尚難令消費者認知為商標。原證9之光碟2所含之電視廣告,廣告畫面之上方全部以「FRANKLINTEMPLETONINVESTMENTS暨人像圖樣」(如附圖3-1所示)為商標,偶有附加「富蘭克林坦伯頓」之全名,亦非使用「富蘭克林」為商標,至於兩光碟所附之錄音檔,僅提及「富蘭克林證券投顧」,並提供基金之資訊,消費者僅足認知「富蘭克林」為基金、投顧公司之名稱,無從認知為商標。至於原證10之廣告播放明細表係原告自行製作,被告等否認其實質真正,且該表列項目無從確認廣告中是否使用「富蘭克林」商標。
11及原證12關於車站及捷運車廂之廣告,使用「FRANKLINTEMPLETONINVESTMENTS暨人像圖樣」(如附圖3-1所示)之商標圖樣,消費者無從認知該「富蘭克林」係作商標使用。
20中關於101、102年間簽訂之「我是大衛/貝立德」廣告行銷契約影本,惟限制被告等閱覽,依原告民事準備一狀第3頁,已製表將原證20之契約價金內容揭露,而既然通常不對外公開之價金資訊已揭露,契約內容還能包含哪些營業秘密?原告卻仍限制被告等閱覽,廣告行銷內容究竟包含哪些商標之宣傳活動?實有礙被告等之防禦權。又原證20中關於101、102年間與「中國點子」簽訂之廣告行銷契約影本,惟限制被告等閱覽,廣告行銷內容究竟包含哪些商標之宣傳活動?無從確認,有礙被告等之防禦權。而原證2410所委託播放之廣告內容,經原告於原證9提供,如上所述,廣告畫面之上方全部以「FRANKLINTEMPLETONINVESTMENTS暨人像圖樣」(如附圖3-1所示)為商標,偶有附加「富蘭克林坦伯頓」之全名,其中「富蘭克林」四字無論在排列位置、呈現方式、字體類型、大小均無特別設計之處,自非使用「富蘭克林」為商標,本件原告既係以「富蘭克林」商標主張排除被告等使用「富蘭德林」商標或公司名稱,即應提出大量使用「富蘭克林」商標之廣告證據,其提出之「富蘭克林坦伯頓」及「FRANKLINTEMPLETONINVESTMENTS暨人像圖樣」之使用證據,均無足證明「富蘭克林」之著名性。至於光碟所附之錄音檔,僅提及「富蘭克林證券投顧」,並提供基金之資訊,消費者僅足認知「富蘭克林」為基金或投顧公司之名稱,無從認知為商標。
20中關於101、102年間與「飛凡傳播」簽訂之廣告行銷契約影本,惟限制被告等閱覽,廣告行銷內容究竟係哪些商標之宣傳活動?無從確認,有礙被告等之防禦權。又原證9含有「飛凡傳播」於非凡電視台播放之「富蘭克林投資心法」片段,其中就「富蘭克林」之字樣用以作為投資心法之作者的表示,並無特別之設計或放大字體,僅屬一般敘述性名詞,消費者無從認知「富蘭克林」係作商標使用,且在提到「富蘭克林投資心法」時,均搭配比例呈現相當大的富蘭克林人像,足見「富蘭克林」四字尚難令消費者認知其為商標。至於原證53係原告自行製作之「富蘭克林投資心法」播出時間明細表,被告等否認該實質真正。
21之契約限制被告等閱覽,被告等無從了解原告廣告行銷內容究竟包含哪些商標之宣傳內容?而原告所附之廣告物照片係其自行編撰,並無契約內容或其他證據足以佐證合42約內容即為其所對應之廣告,被告等否認原證21明細表之實質真正。第查,原證21所委託刊登之廣告,引人注意之表徵為「FRANKLINTEMPLETONINVESTMENTS暨人像圖樣」(如附圖3-1所示),並無從認知「富蘭克林」四字作為商品或服務來源之表徵,至多僅以公司名稱標示「富蘭克林證券投顧」,無從證明原告所主張之「富蘭克林」為著名商標乙節。
50所稱貝立德之製表資料無從確認製作名義人為誰,被告等否認該表之真正。
51之台灣大車隊刊登廣告照片所示,廣告託播使用之商標為「富蘭克林坦伯頓」暨人像,無足作為本件系爭商標之著名性證據。又依該證據末頁所示,托播期間為2013年8月13日至同年9月12日,僅一個月期間,曝光量不足作為著名性證據。
54之基金銷售合約書,係原告與台灣代理機構簽訂之基金銷售契約,原告來台推廣及銷售基金商品之歷程與原告所主張系爭商標之著名性係屬二事,代銷機構販賣「富蘭克林系列之基金」或「富蘭克林坦伯頓系列之基金」時,縱然代銷機構刊登販賣上開基金之資訊,但並未將「富蘭克林」作為商標使用,而係僅敘述其所販售之基金商品名稱,且該資訊非原告所刊登,無足證明「富蘭克林」商標用以表彰原告所提供之商品或服務之來源。
45之廣告契約經原告限制被告等閱覽,原告雖提出原證55,揭露部份契約條款內容,然而依據原告揭露之內容被告等仍無從了解原告廣告行銷內容究竟包含哪些商標之宣傳內容?且依原告所揭露之部份契約條款,既然通常不對外公開之價金資訊已揭露,契約內容還能包含哪些營業秘密?43實屬可疑。其中,奇摩、DoubleClickAsia等媒體廣告刊登時間僅壹週,不足為商標長期宣傳之證據。又其中包含富蘭克林投資顧問股份有限公司所委託播放之理財節目,固然為其公司推廣業務之目的,惟所討論之內容為理財資訊,作為其證明系爭商標之著名性的證據實屬牽強。
56所提出之原證9、原證31光碟中影音資料截圖,均非使用系爭商標:
101年戲院紅包篇」、「101年電視紅包篇」、「102年台灣大車隊上刊照片」、「102年台灣大捷運篇」、「102戲院紅包篇」、「102年戲院捷運篇」、「102年電視五子登科篇」、「102年電視紅包篇」、「102年電視捷運篇」,全部之商標呈現形式為:「富蘭克林坦伯頓」,難以令消費者認識「富蘭克林」商標具有任何表彰意義。101年、102年非凡新聞播放之理財節目,係以偌大的富蘭克林人像搭配「富蘭克林投資心法」標語,提供理財之相關資訊及建議,無法令人認知「富蘭克林」文字所具有之表徵意義。
XXX副理」或「富蘭克林證券投顧提供」,係用以表示公司名稱而非商標使用。
58,擬證明其高網頁瀏覽量,惟查該瀏覽量僅為原告之富蘭克林基金理財網瀏覽量,與系爭商標之著名性不具直接關聯,且該網頁左上角所使用者為如附圖3-1所示之圖樣,網頁使用者無從認知「富蘭克林」係作為商標使用。
64-1之廣告文宣,其第1至4項發行量不明、光碟資料也不完整,年度及期數均不連續;又其中90至94年之廣44告文宣僅有數則,數量不大,且以90年廣告資料為例,「富蘭克林」係用以描述不同基金的名稱,泛亞銀行、三信商業銀行之廣告事業主體均非原告,其餘文宣大部分顯示富蘭克林證券投顧公司;多數廣告文宣品是介紹原告發行之基金內容,屬於基金內容及投資標的之描述,而非商標使用。64-2平面媒體之廣告內容,多包含使用富蘭克林坦伯頓為基金系列名稱,相關消費者無法認知其中的「富蘭克林」係作為商標使用;關於富蘭克林基金講座廣告搭配人像之廣告,原告並未註冊「富蘭克林」商標於舉辦講座之服務,商標使用於此類別亦未達著名程度;多個廣告係呈現富蘭克林證券公司,或將富蘭克林用以表示公司主體,係公司名稱之表示而非商標使用;有些廣告使用廣告術語,例如「富蘭克林就在你身邊」搭配顯著富蘭克林人像是隱喻美國理財專家,非商標使用。
64-3之廣播資料,其錄音檔只有96年(西元2007年)開始,並非原告所稱之92至100年間;90至91年「中國點子」之廣播,則提到富蘭克林投顧,係作為公司名稱使用;原證64-4之各大報紙,其「富蘭克林」係以公司名稱使用,例如表示專文係來自富蘭克林證券投顧提供或資料來源為富蘭克林證券投顧,且「富蘭克林」與其他新聞夾雜在一起,並無明顯特殊之設計,消費者無從認知屬商標表徵。
綜上,原告自知「富蘭克林」本係美國常見姓氏Franklin之中文音譯,並非原告所獨創之創意性商標,該商標於本質上識別性較弱,因此,於廣告或新聞刊物之商標使用均以「FRANKLINTEMPLETONINVESTMENTS暨人像圖樣」(如附圖3-1所示)之商標圖樣作為商品或服務之表徵,消費者無從認知「富蘭克林」有任何單獨表徵服務來源之意義,與45「台北富邦」、「錠嵂」等案例不可比附援引,原告實未提出任何證據說明相關事業或消費者知悉「富蘭克林」為商標,亦未提出資料以佐證該商標之市場價值;復以系爭商標未曾有任何成功執行其權利或經行政、司法機關認定為著名商標之紀錄。依上述審查基準,商標著名與否既需參酌多項因素依個案綜合判定之,僅依原告所提「FRANKLINTEMPLETONINVESTMENTS暨人像圖樣」(如附圖3-1所示)之商標圖樣廣告證據,實不足以遽認原告所擁有之「富蘭克林」商標於102年間已具著名性。
87年)前即為著名商標,無非係依據原證22至原證29、原證39至48之資料為證,惟查:
22至29均係關於原告關係企業FranklinResources,Inc.於國外獲選為優良企業之文獻,雖足以顯示外國FranklinResources,Inc.營業主體之傑出表現,惟本件原告為「美國富蘭克林坦伯頓承銷公司Franklin/TempletonDistributors,Inc.」,並非前揭外國公司,且原告係以「富蘭克林」商標為本件請求之依據並主張系爭商標在申請註冊時即已著名,卻未舉出系爭商標於台灣之知名度的相關證據,或甚至其外文「Franklin」使用區域及知名度是否及於台灣,至於原證22至29外國文獻資料均無法證明原告所稱系爭商標在申請時(即87年)於台灣即屬消費者所普遍認知之著名商標。
原證39之基金銷售合約書(80至89年間),原告限制被告等閱覽,被告等無從知悉其授權內容是否包含商標使用,有礙被告等之防禦權,況且基金銷售合約書,依其性質屬原告委託銀行銷售商品之合約,僅能證明原告在臺灣有代為銷售之機構,無從證明「富蘭克林」商標於該期間作為原告商46品或服務之表徵,更遑論令消費者產生普遍之認識。79至80年之廣告如原證40,惟相關廣告僅數十則,「富蘭克林」字體設計與其他商品之說明均同,並無特別放大或予以顯著標示,消費者無從認知「富蘭克林」屬商標使用,甚至有些廣告出現「第一商銀全省推出富蘭克林黃金基金」,依文義僅認知「富蘭克林黃金基金」為第一商銀所銷售之基金類型及名稱,與「富蘭克林」作為商品或服務之表徵意義不同。
41、42、43提出79年至89年關於基金商品之報導,依照原告所列報導標題,有二分之一以上之報導並非以「富蘭克林」表彰基金商品為主要內容,包含「日本陷入盤整、氣勢虛弱」、「東南亞續盤整、新加坡創新高」、「美國基金面仍不錯」、「退休金規劃越早越有利」等新聞均與系爭商標之著名性無關,又其中縱然有些報導有署名「富蘭克林投資顧問公司」或署名「富蘭克林投資顧問公司」之高階經理人,該署名僅為公司名稱之使用,並表示該文章為原告之被授權人在臺灣的理財顧問所提供之理財訊息,尚不能認該報導有足以令人認識「富蘭克林」商標之意義。
44之海外證券投資訊刊列表,包含第一銀行等各家銀行配合銷售基金,以及相關媒體播放理財資訊之節目表,均僅說明其在台銷售基金之代銷機構,及其於媒體提供基金相關理財訊息,與系爭商標之使用無涉。原證46所稱之「三分鐘理財」節目,並無使用「富蘭克林」商標之證據。
45相關廣告契約限制被告等閱覽,被告等無從了解該廣告託播之內容與系爭商標使用之方式、播出時段、頻率、廣告長度,就「富蘭克林」是否作商標使用,抑或僅以「富蘭克林」作為商品之描述或公司之名稱,有礙被47告等之防禦權。
47、48及49之廣告費用單據,惟自廣告費用單據無從了解廣告內容,該等證據對「富蘭克林」是否作為商標且經廣泛認知之證明力堪疑。
至於原告所提廣告資料中包含103、104年者(如原證64-1、65-1至65-4),因被告二公司係在102年設立,此部分的證據資料應予排除,不能作為系爭商標著名程度的證據。且原證65-1係獲得104年基金公司第一之資料,與消費者就原告之在台子公司的認知程度與其商標之普遍認知程度不可混為一談;原證65-2之廣告文宣中很多項目廣告主體非原告;原證65-3之平面媒體資料中,尼爾森報表與光碟資料並不一致,且光碟圖片大部分均是富蘭克林搭配顯著人像或以富蘭克林坦伯頓表示基金的系列名稱,富蘭克林之文字本身並非消費者所認知之著名商標;原證65-4列表中包含103年(西元2014年)以後之大量廣播節目,均不得作為系爭商標之著名資料。
68條第3款、第69條、第70條第1項第1款規定,聲明被告等不得使用「富蘭德林」商標於同一或類似於系爭商標之商品/服務,且被告等應將使用有「富蘭德林」字樣之行銷物件銷毀云云,於法無據:
該商標為合法有效之商標,故被告等將「富蘭德林」作為商標使用,係具有合法權源:
91年間以「富蘭德林」申請註冊,分別於92年5月16日及同年12月1日經智財局公告註冊為第179811號、第189050號商標(即「富蘭德林」商標,被證1,如附圖2-1、2-2所示),目前均在有效專用期間內。
○○○就上開二商標當擁有合法之商標權利,並將之授權予48由其擔任代表人之被告等使用,是被告等使用「富蘭德林」商標,係具有合法權源。
之權利,且我國商標法、各國立法例及相關國際公約均重視著名商標之保護,然非謂對著名商標之權利毫無限制,而得凌駕於他人之合法商標權利之上。故不論原告所擁有之系爭商標是否為著名商標,皆不得對他人享有之合法商標權利進行剝奪。被告等既為「富蘭德林」商標之合法被授權人,依法自得於被授權範圍內使用之,原告主張被告等不得使用或授權他人使用「富蘭德林」,或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標,且應將使用有「富蘭德林」字樣之行銷物件銷毀,顯係欲以自己所有之系爭商標剝奪被告等被授權使用「富蘭德林」商標之合法權利,核其主張顯已不當擴張系爭商標之權利,自屬於法未合。
於92年智財局准○○○註冊「富蘭德林」商標非著名商標,且系爭商標與「富蘭德林」商標不存有混淆誤認之虞或減損識別性或信譽之虞;況原告對「富蘭德林」商標未於法定期限內提出任何異議,迄今已逾提起異議或評定之救濟期間,倘允其得否定「富蘭德林」商標之效力,無異使商標異議或評定期間之規定形同具文:
終結時之法律不同者,主管機關應依從新從優之原則適用法律,反之如主管機關處理程序終結前,法律並未變更者,主管機關僅能依當時現有法律之規定決定之」此有最高行政法院88年判字第3703號判決意旨,可資參照。○○○係於92年5月16日取得註冊第179811號「富蘭德林」商標,依當時有效即86年5月7日修正公布、87年11月1日施行49之商標法第37條第7款規定:「商標圖樣有左列情形之一者,不得申請註冊:七、相同或近似於他人著名之商標或標章,有致公眾混淆誤認之虞者。…」。又○○○於92年12月1日取得註冊第189050號「富蘭德林」商標時,當時有效即92年5月28日公布施行之商標法第23條第12款亦規定:「商標圖樣有左列情形之一者,不得申請註冊:相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞。
」。又歷次商標權法關於著名商標之權利保護,不論係排除相同或近似而致生混淆之他人商標註冊或侵害,均係以他人之商標申請註冊時,權利人之商標是否為著名商標為認定基準,顯然系爭商標於「富蘭德林」商標申請時並非智財局認定之著名商標,且依上開法律規定,未有減損任何著名商標之信譽或識別性之虞,方能獲智財局准予註冊,故而原告今依商標法第70條第1項第1款規定主張被告等不得使用彼時合法註冊之商標,於法不合。
92年5月28日修正公告之商標法第51條立法理由:「經參考保護智慧財產權巴黎公約第6條之1第2項,對於相同或近似於著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞者,僅規定商標權人得於5年內提起評定,並非如現行條文於10年間皆可提起;而對現行第37條第12款,於10年間均可評定,對於註冊後已使用多年,其因持續使用所建立之商譽,並無適當之保護,考量商標權人及申請人雙方權益之均衡,應規定較短之除斥期間予以限制,較為適當…。」顯見對於註冊後已使用多年之商標,即便於申請時有相同或近似於他人著名商標之情形,立法政策上仍認應予適當保護,在法律不保護權利睡著之人的法理下,就商標權人之信賴利益和著名商標保護間進行調和,縱註冊之商標有近似於著名商50標之情形,鑒於商標權人已註冊多年並投入相當之心力及時間,長期耕耘,已建立相當之信譽,則應允許相同或近似於著名商標之其他近似之註冊商標併行存在。準此,被告等之代表人○○○就「富蘭德林」品牌既已經營多年,為台商客群所熟知,並出版文書(總字數達753萬字),舉辦600場以上財稅諮詢講座,見報曝光及專欄達上千次以上,業已投入相當之時間及心力(被證6至被證12),於相關商業服務已建立高度之信譽,其就所註冊之「富蘭德林」商標效力之信賴利益應受保護,無由原告於今日再以其為著名商標,而否認被告等就「富蘭德林」商標權之效力。
179811號「富蘭德林」商標指定使用於第35類服務(如附圖2-1所示),其中「企業管理顧問」服務與原告系爭商標註冊使用於第36類之「財務與投資經理服務,財務與投資管理服務,財務與投資顧問服務,財務與投資分析服務,財務與投資諮詢服務,財務與投資之資訊服務」屬智財局所劃分類似之群組(被證17),且原告就「富蘭德林」商標已逾得得提起異議或評定之期限,故「富蘭德林」商標效力已告確定。惟今,原告請求被告等不得使用「富蘭德林」商標於相同或類似於其系爭商標所註冊之第36類服務,恐已妨礙被告等就「富蘭德林」商標使用於其合法註冊之「企業管理顧問」服務之效力,原告以民事救濟手段而欲排除被告等已經合法註冊而不得再予異議之商標權效力,洵屬無據。
於證券承銷及兩岸企業諮詢顧問服務:
1項聲明之請求權基礎為商標法第70條第1項第1款,惟依102年12月版「商標法逐條釋義」之內容,該51款應指與著名註冊商標指定使用的商品或服務非屬同一或類似者(附件2第255頁)而言,此有最高行政法院99年度判字第519號判決認所謂「減損著名商標識別性之虞」係適用於排除他人使用侵權商標於非同類之商品或服務,可資參照。惟對照原告第1項聲明與其所主張之商標法第70條第1項第1款請求權基礎,依上述「商標法逐條釋義」內容,係在於排除他人使用侵權商標於不同之商品或服務之情節,已相矛盾。且原告並未說明其所稱被告等「富蘭德林」商標使用於與原告系爭商標「同一或類似」商品或服務,將如何產生減損系爭商標之識別性及信譽之虞。況且,系爭商標並非獨創性商標,又是美國著名歷史人物、發明家之姓名,一般人對該名稱之認知並未存有與原告來源相關之單一聯想,且系爭商標早經普遍使用於寢具、整形醫療、眼鏡、服飾及文教業等其他商品、服務類別,此有其他以「富蘭克林」申請註冊商標資料(被證13)可資為證。今「富蘭德林」商標與系爭商標既非完全相同,復以「富蘭克林」已為他行業普遍使用,而使其在社會大眾心中難以留下單一聯想或獨特性的印象,自難謂被告等使用「富蘭德林」商標及公司名稱之行為,有造成原告系爭商標強烈指示單一來源的特徵及吸引力減弱,而有減損系爭商標識別性之虞。
,均係以獨有之字體搭配精心設計表見突出之拱橋造型的圖樣(被證6、被證10、被證10-1、被證11、被證11-1、被證12、被證15之文宣),而拱橋造型圖樣象徵業務觸角的延伸與客戶間良善之溝通橋梁,並符合「富蘭德林」商標取自「Friendly」概念之意涵,消費者已足以識別被告等所提供之商品及服務之來源係有別於原告,而被告等之代表人○52○○早期經營台商企業財稅諮詢業務,後期擴及企業在台上市之證券承銷業務,係為因應被告等之企業客戶族群之需求而設,被告等所服務之對象主要為台商企業,其中有四分之一的上市企業以及三千家以上中小企業是富蘭德林的客戶;此與原告之基金商品所針對之個人理財客戶有別,且原告使用於基金商品之商標均為「FRANKLINTEMPLETONIVESTMENTS暨人像圖樣」(如附圖3-1所示),相關消費族群均已普遍認知被告等之「富蘭德林」商標及拱橋造型之圖樣,故對原告之系爭商標並無減損識別性之虞。
35類企業管理顧問服務等、第36類財務、金融、投資之評估、分析等服務(被證24,如附圖4-1、4-2所示),故被告等於對外宣傳文物時,均以「富蘭德林」及「拱橋」商標一併呈現,以表徵被告等之營業主體,顯與原告之營業表徵所有區別。
商品或服務領域有廢止之原因而不得主張權利:
按智慧財產案件審理法第16條規定「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形,法院認有撤銷、廢止之原因時,智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」,及商標法第63條規定「商標註冊後有下列情形之一,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者,不在此限。…」。
經查,原告在臺灣所提供之商品/服務僅有財務投資顧問53服務以及基金商品暨顧問服務,自系爭商標註冊以來,於市面上未見其將「富蘭克林」商標使用於註冊指定使用於股票過戶代理服務;證券經紀服務;銀行服務;抵押貸款服務;信用卡服務;汽車貸款籌資及貸款服務;投資信託服;不動產經理服務;消費者貸款服務;人壽保險;年金保險之發行與管理;其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險;對各種事業生產投資;消費者信用調查服務;證券之分銷服務。其未使用商標於上開類別之服務或商品已達三年以上,依前開規定,其商標效力於上開類別應予廢止,因此,就「證券之分銷服務」及其他相關其從未使用商標之商品或服務,原告並無主張商標權利之依據。從而原告得以主張排除侵害之依據僅為其有持續使用系爭商標之「基金」、「財務投資顧問服務」類別,而被告等並無使用「富蘭德林」商標於原告基金之相關類別的服務或商品,又被告等之「富蘭德林」註冊商標指定使用於第35類之「企業管理顧問」(有別於原告被授權人在台取得特許執照之「證券投資顧問服務」),因此,被告等使用「富蘭德林」商標或公司名稱為台商及台資銀行提供企業商業諮詢服務係具有合法之權源,縱然原告之系爭商標效力及於「財務投資顧問服務」,原告也重申其未反對被告等以「富蘭德林」商標從事兩岸或財稅部分之服務,因此,原告更無由主張排除被告等使用「富蘭德林」商標於第35類之「企業管理顧問」(特別是針對台商企業)相關服務,故而原告請求被告等不得使用或授權他人使用「富蘭德林」,或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標,於同一或類似於系爭商標之商品/服務,其中「同一或類似於系爭商標之商品/服務」所指為何,尚難特定且徒54生上述爭議。
66誇大浮濫不足取:
A.原證66-1之函文是金管會表示證券投資顧問業得經營保險規劃業務,其得經營與原告是否實際經營仍屬有別,實際上查無原告以系爭商標使用於保險業務之實例。
B.原證66-2同樣的為金管會表示證券投資顧問業得經營稅務規劃業務,惟原告從未實際將富蘭克林商標使用於該等服務,其商標註冊之使用範圍也不包括財稅規劃業務,反而是被告等使用「富蘭德林」商標於兩岸之台商之財稅規劃業務十幾年以上,不可能造成消費者對原告與被告所提供之服務來源混淆誤認。
C.原證66-3所附之證物均以「基金投資專業顧問」為名,故這部分其實際使用之商品服務係共同基金投資服務、共同基金分銷服務,而非財務與投資服務。
D.原證66-4所附證物為原告與群益證券及永豐金證券合作之廣告案,廣告中也提到大眾如有基金申購之需求,係以群益證券及永豐金證券(證券經紀商)為對象,原告上開廣告仍在於表示富蘭克林公司提供各系列基金,惟稱將系爭商標使用於「證券經紀服務」,不符實情。
E.原證66-5所附證物為各類保險文宣,但該等文宣提到以「富蘭克林坦伯頓」各系列基金為投資標的,是描述該保險商品的投資標的,與富蘭克林商標之使用差之遠矣,故稱將系爭商標使用於保險類不符合實情。
F.原證66-6所附證物為境外基金交易對帳單,此仍屬上述基金服務,而非原告所稱之股票過戶代理服務。
G.原證66-7所附證物為華南銀行之廣告,其中提到該銀行卡友申購「富蘭克林」基金之好處,不得以此即稱其55商標使用於銀行業務。否則依其理論,豈非新光三越百貨公司與台新銀行推出的聯名卡,也能主張新光三越有經營銀行業務。又依據銀行法第3條規定,銀行經營之業務如左:一、收受支票存款。二、收受其他各種存款。三、受託經理信託資金。四、發行金融債券。五、辦理放款。六、辦理票據貼現。…等業務,上開業務類型均非原告所從事之業務,原告稱將系爭商標使用於銀行服務不符實情。
標法第68條第3款之規定:
意,不致於對系爭商標與之「富蘭德林」商標發生混淆誤認之虞:
經查,本件原告之消費族群或潛在消費族群為個人理財戶,而被告等之客戶族群主要為台商企業、各家銀行,對企業提供兩岸之財稅規劃專業服務,原告所著重基金理財之個人消費者,而被告等著重協助法人客戶之上市,兩造所提供之商品或服務均係具有極高專業性之金融商品,投資大眾於購買或接洽金融商品或服務時,判斷兩者商標之營業表徵來源,當會施以較高之注意,而該注意程度當高於相關消費者進行一般日常用品之採購所施予之注意,故相關消費者不至於認為兩者係同一來源,且被告等自早期至今「富蘭德林」商標均搭配拱橋之圖形,而原告使用「富蘭克林」時,並未突顯其商標意義,而係以人像作為其表徵更能令消費者辨識其營業來源,故相關消費者能輕易區別兩者之不同。
,應尊重此一併存之事實:
565.6.1之規定:相關消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者,亦即二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識,且無以區辨為不同來源者,則應儘量尊重此一併存之事實。被告等使用「富蘭德林」為營業表徵至今已超過15年,與原告之系爭「富蘭克林」商標兩者已併存許久。
80年代下半期成立「富蘭德林」事業群(按:不盡然係公司法中之關係企業),已累積相當知名度,並於90年在我國申請註冊台北富蘭德林諮詢公司,以「富蘭德林」搭配拱橋造型圖樣表見其服務及商品,並舉辦600場以上兩岸財稅法令及制度說明會,實際上從未發生混淆誤認之案例。而「富蘭德林」事業群主要提供台商於大陸之資本市場相關之財經法令、稅務顧問及輔導上市諮詢服務已長達15年以上,實已為台商及兩岸企業界所普遍認知。自89年起,經商業周刊等商業刊物就「富蘭德林」事業群之相關業務及創業歷程進行廣泛報導,至少已近百篇(被證6);並以「富蘭德林」事業群之名義,於經濟日報連續14年設有專欄,每週就中國大陸財稅議題發表專文,已累計500篇專欄(被證7),於101年至103年在中國時報等每隔周三著有專論,至少有60篇以上(被證8);於聯合報等見報超過500次(被證9、被證18);透過廣播節目宣傳商品或服務達10次以上;被告等代表人○○○復以「富蘭德林」事業群與聯經出版社合作,出版各類與兩岸財稅議題相關之商業、財稅、會計書籍,總計超過753萬字(被證10、10-1);又以「富蘭德林」事業群名義,自96年迄今每月或每季出版「小草專刊」,該刊物提供予兩岸逾1萬名台商、台57商協會、銀行及政府官員作為於大陸財稅會計及法令之參考指南,累計已出版70本(被證11、11-1);並以「富蘭德林」事業群名義與台灣各大銀行、櫃買中心、大陸各地台商協會、台灣媒體等合作或獨自舉辦各種關於大陸台商資本市場之相關法令、財稅、會計之培訓、講座、大型論壇等超過600場次(被證12)。
之書籍、舉辦之講座及出版之期刊,均使用「富蘭德林」商標搭配拱橋之圖形,且早期之文宣就已如此使用(參照被證10、10-1、11、11-1、12),而非原告所爭執之早期並未搭配拱橋之圖形使用。上開證據均可證被告等獲授權使用之「富蘭德林」之名稱,於長年使用、經營下已為兩岸資本市場及兩岸企業界所普遍認知。縱然原告之系爭商標為其相關消費者所認知,二商標在市場併存之事實亦為相關消費者所認識,且被告等使用「富蘭德林」商標輔以拱橋圖形,與原告使用「FRANKLINTEMPLETONIVESTMENTS暨人像圖樣」商標搭配「富蘭克林」說明性文字呈現之表徵,有顯著區別(參被證22、23),相關消費者自足以區辨其為不同來源而無混淆誤認之虞,兩者商標效力自應予併存而不應互相有所妨礙。
「富蘭德林」有搭配拱橋圖樣使用之比例僅佔6.4%云云,係由於原告所統計者包括報紙專欄的部分,因版面的限制,該報紙專欄無法以圖樣顯示,惟此部分既已明顯記載文章提供者為富蘭德林董事長○○○或富蘭德林的事業群,亦無與系爭商標產生混淆之可能。
,故相關消費者不會聯想原告跨足其他業別而有混淆誤認之58虞:
經查,系爭商標自註冊以來,於台灣僅使用於「基金」商品及相關投資顧問服務,相關消費者縱然對系爭商標有所認知,亦係以其使用於「基金商品」及相關顧問服務之表徵意義為限,且原告十幾年來並無多角化經營之情形,即相關消費者對於原告以「富蘭克林」為名之形象,係以專營基金業務。惟被告等使用「富蘭德林」商標之服務類別係證券承銷業,依法應取得特許執照方得執行,該業務不論於籌備之初、後續營運之專業性要求,均須花費相當之時間,並培養專業之幹部始得提供服務,非一蹴可及,然原告從未以系爭商標使用於證券相關業務(即證券承銷商、證券經紀商、證券自營商),也未有任何跡象顯示原告準備跨足此類業務,相關消費者不致於因被告等使用「富蘭德林」商標而引發被告等為原告於台灣從事證券業務之關係企業之聯想,故實無構成相關消費者混淆誤認之虞。
91年將「拱橋圖形」註冊於36類,表示當時就已起意經營36類,但當時卻未註冊「富蘭德林」商標於36類,而將其註冊於35類,而今卻將該商標使用於36類,是意圖剽竊原告商標之舉云云。惟查,被告等代表人○○○當時係因「拱橋圖形」較具有特色及圖案較能給予消費者強烈印象而註冊比「富蘭德林」商標更多之類別,「拱橋圖形」甚至也註冊在16類(圖紙文具類),為「富蘭德林」商標所未註冊之類別,故原告憑空臆測被告等具有不法攀附「富蘭克林」商譽之意圖,核無足取。
69條第1、2項及第70條第1項第2款規定,主張被告等之公司名稱特取部分應辦理商業名稱變更登記為非「富蘭德林」,及非相同或近似於「富蘭克林」之公司名稱,59顯無理由:
70條第1項第2款之餘地:
70條第1項第2款所謂「明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」,係指使用著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字「相同」者而言。又參酌第1款使用「相同或近似」商標之用語,本款既為視為侵害之擬制規定,解釋上自不宜任意擴大著名商標中的「文字」及於所謂「近似」之判斷範圍,此有102年12月版「商標法逐條釋義」內容(附件2)可資參照。
Franklin」音譯而來,與「Friendly」所音譯而來之「富蘭德林」概念不同,「Franklin」經一般通常之譯名為「富蘭克林」,該英文名稱之中譯須以「整體觀察」方有識別性,且以其整體之音譯為引起消費者注意之特點,並藉以與他人商品或服務相區別。既「富蘭克林」與「富蘭德林」之文字並非完全相同,且「富蘭克林」與其人名之歷史意義無從切割而論,縱認「富蘭克林」確屬著名商標(假設語,被告等否認之),被告等亦未使用該商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別之相同文字,自未該當商標法第70條第1項第2款「以該著名商標中之文字作為自己公司名稱」此一構成要件,被告等以「富蘭德林」作為公司名稱特取部分,實無上開條款適用之餘地。
70條第1項第2款之適用,被告等亦未有「明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱」之情形,未符合該條款視為侵害商標權之構60成要件:
70條第1項第2款定有明文。申言之,須當事人主觀上明知他人著名之註冊商標存在,而仍決意以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱時,始該當商標法第70條第1項第2款視為侵害商標權之構成要件。復依智財局發布之102年12月版「商標法逐條釋義」(附件2)內容對商標法第70條之說明,可知本條所稱之「明知」係指明白知悉之意,且應由主張者負舉證責任。
明知系爭「富蘭克林」商標為著名商標:
提出當時以「富蘭德林」為名之初始書面證據,並說明該中文詞彙係以「FRIENDLY」翻譯而來,爾後「富蘭德林」事業群之業務逐漸開展,以「富蘭德林」名稱累積相當之商譽,足證○○○設立被告等時,並無明知系爭商標屬著名商標而攀附其商譽之意圖,原告對於被告等主觀上「明知」之惡意,並未舉證以實。
經查,○○○於89年2月申請設立富蘭德林諮詢(上海)有限公司時(下稱上海富德蘭林諮詢公司),公司英文名稱為「FriendlyConsulting(shanghai)Co.,LTD.」,服務企業於中國之財務及稅務法令諮詢,係當時是唯一經上海市政府批准,擁有「外商投資項目代理資格」及「代理記帳資格」的台灣獨資顧問公司,反觀當時系爭商標在台灣尚未註冊公告(系爭商標於89年12月1日方經註冊公告),亦未具知名度。其中,公司名稱特取部分之「富蘭德林」係源自外文發音「Friendly」,於95年被告等代表人61○○○接受遠見雜誌之採訪時,已說明富蘭德林係取自Friendly之概念而來象徵與客戶間建立友善的橋樑與溝通管道,並藉此公司名稱督促自己及員工,其所提供之服務,必須達到令客戶滿意之程度。於89年間上海富蘭德林諮詢公司設立時,原告之系爭商標根本尚未經註冊公告,因此被告等取用「富蘭德林」時,根本無從認知可能對系爭商標造成損害,且被告等彼時之公司登記證上也註明公司英文名稱為「FriendlyConsulting(shanghai)Co.,LTD.」,惟舊版的公司登記證已經大陸主管機關回收並製給新證,新版公司登記證上雖未顯示公司之英文名稱,然被告等於89年2月申請該公司登記時,依大陸官方要求一併開立之外匯帳戶,該「開立外匯存款帳戶申請書」中帳戶英文名稱為「FriendlyConsulting(shanghai)Co.,LTD.」(被證2)可資為證。
嗣○○○於90年持續沿用「富蘭德林」,成立台北富蘭德林諮詢公司(被證3),於92年間申請取得「富蘭德林」二商標,並於93年以「FRIENDLYCONSULTINGANDTRADINGLTD.」公司名稱向國貿局登記進出口廠商資料(被證4)。迄今「富蘭德林」事業群在兩岸間從事企業財稅諮詢方面的服務及證券承銷業務,而此等專業領域,均非原告之業務所及,兩者間更無混淆之虞。
基上,「富蘭德林」既係○○○長久以來用以代表其所經營事業之名稱及表徵並使用為商標,且該詞並非惡意抄襲系爭商標,而係另有典故,故○○○於102年成立被告等二公司時,主觀上自認知係以其長久使用之「富蘭德林」為公司名稱,並藉以代表被告等公司亦為○○○所成立之事業群成員。故被告等實無明知「富蘭克林」為著名之註62冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱之情事。原告既未提出任何證據以證上開情事之存在,自不得依商標法第70條第1項第2款規定主張被告等應辦理商業名稱變更登記為非「富蘭德林」。
相關消費者混淆誤認之虞:
Franklin之中文音譯,代表之名人為「班傑明‧富蘭克林」,被譽為美國革命之父,對於科學之研究亦有相當之成就,其中「避雷針」為其著名之發明,「富蘭克林」實非獨創之創意性詞彙,一般大眾於看到「富蘭克林」時,很可能聯想到歷史人物,而非原告之商品,故系爭商標之識別性較弱,即便他人商標與系爭商標稍有相似,仍不易引起相關消費者之誤認。
而被告等客戶族群主要為台商企業、各家銀行,原告著重者為從事基金理財之個人消費者,而被告等著重者為協助法人客戶之上市,且兩造所提供之商品或服務分別為證券承銷、兩岸企業商業諮詢服務,以及基金商品及相關顧問服務,均屬具有相當專業性之金融商品,投資大眾於購買或接洽金融商品或服務時,判斷兩者商標之營業表徵來源,當會施以較高之注意,故相關消費者不至於認為兩者係同一來源。且如前所述,被告等之商標均搭配拱橋之圖形,而原告使用「富蘭克林」時,其以人像作為其表徵更能令消費者辨識其營業來源,故相關消費者能輕易區別兩者之不同。
業務確實只有在分析台商於大陸投資應注意的理財項目,且被告等董事長○○○自90年即開始經營兩岸台商的企管業63務,於發表文章時皆有署名,而非像原告僅以「富蘭克林」投顧的公司名稱來顯示文章來源,且「富蘭德林」商標在92年經准許註冊於第35類,得使用於企業管理顧問、工商管理的協助,自90年迄今於此部分已建立相當信譽,足以與「富蘭克林」商標有所區別。
被告富蘭克林證券公司所營「證券承銷業務」與使用系爭商標之「證券投資信託事業」係屬不同種類之特許行業,二者商品及服務類別顯有區別:
44條第1項規定:「證券商須經主管機關之許可及發給許可證照,方得營業;非證券商不得經營證券業務。」而主管機關金融管理監督管理委員會(下稱金管會)更依同法第44條第4項授權,分別訂定「證券商設置標準」及「證券商管理規則」,其中規定擬設置證券商者,發起人應檢具書件向金管會申請許可(參證券商設置標準第9條),且應自金管會許可之日起6個月內完成公司設立登記,並檢具相關書件向金管會申請核發許可證照(參證券商設置標準第10條)。基上,「證券商」實為一特許行業,且需經金管會層層把關審核,方得設立營業。又證券商可細分為證券承銷商、證券自營商及證券經紀商,而各證券商得經營之業務項目,須由金管會按證券商種類依法分別核定之,並於許可證照載明;未經核定並載明於許可證照者,不得經營,證券交易法第16條、第45條第1項及證券商設置標準第2、3條分別定有明文。是以,證券商所得經營之業務種類及範圍係法令所明訂,且須取得主管機關許可,始得於主管機關許可之業務範圍內經營業務。
64規劃服務及辦理證券承銷之依我國法合法設立的專業證券商,在經濟部商業司唯一登記之營業項目為「H301011證券商」,乃目前國內唯一一家以「承銷」為專業的證券商,而所謂承銷,係指依約定包銷或代銷發行人發行有價證券之行為(證券交易法第10條)。
富蘭克林證券投顧公司,並未受我國主管機關核准許可經營任何證券商業務,其所營者係「證券投資顧問事業」,其法源依據為證券投資信託及顧問法第4條,係指直接或間接自委任人或第三人取得報酬,對有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易有關事項,提供分析意見或推介建議,經主管機關許可,得經營之下之業務種類:證券投資顧問業務、全權委託投資業務、其他經主管機關核准之有關業務。其中,「全權委託投資業務」係指對客戶委任交付或信託移轉之委託投資資產,就有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易為價值分析、投資判斷,並基於該投資判斷,為客戶執行投資或交易之業務(同法第5條第11款)。
MutualFund)是由專業的證券投資信託公司以發行公司股份或者發行受益憑證的方式,募集多數人的資金交由專家去投資運用。是共同承擔風險、共同分享投資利潤的投資方式,最大的特色在於投資風險的分散,一般基金的組合,通常包含多種不同的股票或債券等,以降低市場風險和波動性。依原告所提供之新聞資料,原告及被授權人富蘭克林證券投顧公司係專以基金及提供基金理財投資之顧問服務(申請經營「證券投資顧問事業」)為業。
65係公司以籌措資金為目的,發給投資人固定金額或面值之憑證作為參與公司投資之證明。故被告富蘭德林證券公司對於台商企業所提供之財稅顧問服務,進而協助台商企業上市櫃之股票承銷業務,均與原告及其被授權人富蘭克林證券投顧公司所專營之共同基金業務不同。承上所述,二者所涉法源依據並不相同,業務定義、範圍亦不相類,兩造既各取得其所營事業之特許執照,互相均不得跨足於對方之行業,且承辦業務亦受主管機關監控而僅得經營許可範圍內之業務,故二者實際提供之商品及服務實無重疊之可能而顯有區別。
50條規定:「一、證券商之公司名稱,應標明證券之字樣。二、非證券商不得使用類似證券商之名稱。」是以,縱使為同一公司名稱,其有無標記「證券」亦足已構成公司名稱之獨特性,被告等富蘭德林證券公司既已於公司名稱中明確標記「證券」二字,自不致與原告使用系爭商標之基金商品構成混淆。
H0000000般投資業,不須取得特許執照,與原告之被授權人富蘭克林證券投顧公司取得特許執照,所營之證券投資顧問業務亦有別。
38之法令列表,稱被告等得兼營信託業務、辦理全權委託業務云云,惟查:
A.依「證券投資信託暨顧問法」第66條第3項(原證38第1項)規定,證券商兼營證券投資信託事業或證券投資顧問事業者,須先經主管機關許可。又依據「證券投資信託事業證券投資顧問事業證券商兼營信託業務管理66辦法」第2條及第3條第2項規定(原證38第4項),證券商得兼營信託業務之特定項目,惟須先向主管機關申請許可。綜上規定,被告富蘭德林證券公司雖屬證券商中的證券承銷商,惟未經主管機關許可,自不得兼營證券投資信託業務或證券投資顧問業務。至於原證38所列第3項及第5至6項,均係關於「證券經紀商」得從事全權委託業務及境外基金代銷業務等,被告富蘭德林證券公司係「證券承銷商」,而非「證券經紀商」,故自無從事該等業務之可能。
B.原告舉出兆豐證券等證券公司,表示該證券也有經營基金及財管之信託業務,並稱被告富蘭德林證券股份有限公司雖無正式申請,實質上與其他證券商相同云云。惟查,原告對於被告等經營業務之型態係出於其主觀之臆測,並無客觀之事實作為證據,而原告並未證明被告等使用「富蘭德林」公司名稱於證券承銷業務將與系爭商標之表徵產生混淆誤認之虞,且被告等僅經營「證券承銷業務」為業界眾所皆知,並經相關媒體報導,自無原告所稱混淆誤認之情事。
系爭商標在臺灣是否已具備著名表徵之程度已非無疑,縱然相關消費者對系爭商標有所認識,亦僅限於基金商品,則被告等之公司名稱縱使係有關證券之類別,仍與基金商品係屬不同領域,故兩者間不生混淆誤認之虞。
被告等協助台商在大陸之投資業務,與原告所專營之基金市場有別:
基金服務或商品從未有混淆之虞,也從未見聞「富蘭德林67」事業群有使他人誤認其事業與原告基金有關聯之攀附行為,此有被告等之往來客戶群所出具說明書(被證14)為證。該些出具說明書之人士多為銀行之高階主管,或台商公司之高階經理人,此等高階經理人族群乃被告等主要之服務對象或潛在之可能提供服務的對象,具有專業能力,對於金融行業其具有相當之智識程度,就「富蘭德林」事業群所提供之服務從未聯想與原告之基金集團相關。
2013年與台灣大學財務金融學系共同辦理「2014中國大陸資本市場研討會」(被證15),足見被告等於大陸市場之財稅顧問專業經國內知名學術單位所肯定,被告等所屬事業群累積之聲譽已15年之久,而實不應片面以102年被告等設立之時間,而否定被告等代表人○○○於15年來就「富蘭德林」事業體就兩岸資本市場專業服務之提供所累積之信譽。反觀,原告於各大捷運及公共場所設置之看板,以「國民基金」為號召,欲吸引者為個人理財戶之小額投資,兩者所提供之服務及銷售之管道各不相同,亦不互相影響,亦無存在任何競爭關係。
顧問服務經營有成,更不時見諸於報載雜誌,2013年被告富蘭德林證券公司從事股票承銷業務時,曾接受相關新聞採訪,具體說明被告等之事業計畫及目標,並明確聲明係作承銷業務,預計於2014年協助3至5家中國台商回台上市櫃(被證19)。被告等所經營之業務類別專注於台商企業於兩岸財稅顧問諮詢及上市櫃輔導,對象為台商企業法人客戶,於相關業界具相當之知名度,而原告提供之基金商品係以一般消費者為對象,兩者之客群並無混淆68誤認之可能。
查詢「富蘭德林」名稱,出現之連結列表為「富蘭德林證券股份有限公司」、「富蘭德林─培訓報名」、「中國涉外財稅會計實務」、「富蘭德林逆勢搶進押寶『只做承銷』」、「中國外資公司設立法律實務」、「顧問公司PE造富路徑○○○潛伏四年獲利過億」、「富蘭德林事業群總經理○○○在大上海地區承攬三千家台商客戶的法律、會計業務」等(被證20);另以原告之「富蘭克林」名稱搜尋,出現之連結列表則為「富蘭克林基金理財網」、「富蘭克林華美投信理財網」、「本傑明‧富蘭克林之人物介紹」等內容(被證21)。依據知名奇摩網站之搜尋引擎所示,兩者均具知名度,且所經營之領域各別。
18於GOOGLE檢索富蘭德林之相關資訊,出現許多被告等二公司及董事長○○○與其早期設立之台北富蘭德林諮詢公司等相關連結及新聞,亦得證實被告等之代表人○○○使用「富蘭德林」為其所創辦之事業表彰已經網路媒體大量曝光,具有相當知名度。
原告透過在台之富蘭克林華美投信公司及各大指定銀行銷售期基金商品;被告等則是於台灣以設立單一據點,以台北一零一大樓辦公室為總部,向其台商企業顧客提供服務。兩造就其商品及服務之廣告宣傳方式不同,前者於公共場所設置廣告看板及文宣以吸引一般個人理財族群;後者則是針對台商之高階主管舉辦講座、出版兩岸投資相關書籍,被告等之業務推廣活動所希望吸引之族群為需要兩岸投資服務之台商企業。
69群,特別是被告等之企業客戶,係具金融專業或擔任公司法務之從業人員,於選擇原告或被告等之產品前,必將審慎評估,而不可能基於誤認被告等為原告「富蘭克林」之關係企業而與其接洽證券業務,況無論係被告等「富蘭德林」商標使用方式或文宣內容,均從未曾暗示或隱喻其與原告「富蘭克林」集團間存有任何關聯企業或加盟關係。被告等使用「富蘭德林」為營業表徵至今已超過15年,與原告之系爭商標兩者已併存許久:
6、8、9、10、10-1、11、11-1、12、18等證據資料,均可證明被告等獲授權使用之「富蘭德林」之名稱於長年使用,已為兩岸資本市場及兩岸企業界所普遍認知,實際上從未發生與系爭商標混淆誤認之案例,兩者商標效力自應予併存而不應互相有所妨礙。系爭商標及「富蘭德林」商標在市場併存之事實既已為相關消費者所認識,兩者間行銷管道、場所及提供服務之方式均不相同,且並無證據證明兩者併存而致相關消費者有混淆誤認之情況,相關消費者自足以區辨其為不同來源,亦無將被告等公司名稱與系爭商標所表彰之來源混淆誤認之可能。
57所示,稱二者文章極為類似云云。惟查,被告等代表人所著之文章均為與台商投資大陸有關之人民幣匯率分析、企業大陸理財分析等文章,其著重關於台商企業於兩岸之投資面向及財稅法令分析,與原告之文章主要細分析美股走勢及全球股匯市變化之個人理財,有顯著之差異,以被告等代表人之文章而言,係適用台商族群,對於個人理財消費者無適用之70處,與原告之被授權人富蘭克林證券投顧公司之經理人係針對個人理財消費者,取向各異,兩造間所發表之文章不同。
14共39份說明書無足作為系爭商標與「富蘭德林」無混淆誤認之虞,無非以出具人身分為銀行高階主管或台商公司之經理,非一般消費者云云。惟查:
A.被證14之出具人雖為銀行高階主管或台商公司之經理,惟係曾經或可能與被告等從事交易之消費者或潛在消費者,甚至也可能基於個人理財需求購買原告之基金商品,同時成為與原告從事交易之消費者或潛在消費者,自屬相關消費者無疑。而被證14之說明書僅是取樣,且擴及國內各大主要銀行,因金融從業人員為兩造商品或服務之相關業者,即屬「相關消費者」,其認知程度足以證明兩造之商品或服務得以明確區分。
B.等專以台商企業為客群自屬有別,則不具有台商背景之一般社會大眾並無接觸到被告等業務之機會,因此依據實際市場狀況而言,兩者所提供之服務不在同一階層,被告等所提供之服務非一般消費大眾所需要之服務,因此不可能藉攀附系爭商標之商譽而增加對一般消費大眾提供服務之機會,自無造成混淆誤認之虞。
59「說明書」欲證明金融從業人員對於「富蘭克林」及「富蘭德林」間存在混淆誤認情事。惟查:
A.該說明書第二項載:「本人認為,如有任何人將『富蘭德林』作為商標或將公司命名為富蘭德林證券股份有限公司、富蘭德林投資有限公司,並使用於/從事財務與投資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問71服務、財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務、共同基金投資服務、證券投資顧問業務、財富管理業務、擔任境外基金總代理人或銷售機構、信託業務、全權委託業務、或經營外國有價證券投資顧問業務等服務/業務時,則本人可能將『富蘭德林』與『富蘭克林』相互混淆…」。惟被告等所從事者為台商企業管理、工商管理協助顧問服務,係「富蘭德林」商標合法註冊指定使用之服務,並已逾任何得對該商標異議或評定之救濟期間,被告等就「富蘭德林」商標有完全合法之權利,故縱然被告等所提供之「企業管理顧問服務」可能與上述說明書內容中「財務與投資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務」相關,原告仍不能排除被告等商標權之合法權利行使,且上述說明書之出具人並無提及對於被告等所從事台商企業提供之諮詢顧問服務,與原告之基金投資顧問服務會存在混淆誤認之情形。至於說明書所提到的「共同基金投資服務、證券投資顧問業務、財富管理業務、擔任境外基金總代理人或銷售機構、信託業務、全權委託業務、或經營外國有價證券投資顧問業務等服務/業務」,都是被告等所未經營之業務,並無混淆誤認之疑慮,也無由成立排除侵害之請求。
B.該說明書第三項又提及,若有任何人以「富蘭德林」作為商標或將公司命名為富蘭德林證券股份有限公司、富蘭德林投資有限公司,不論使用於/從事何種業務/服務,均可能引起該個人之混淆,認為與「富蘭克林」屬同一集團云云。惟查,於說明書中,假設之混淆誤認情72節過於廣泛已偏離現實,且未提供金融從業人員關於兩造使用於廣告或媒體之商業表徵圖樣作比較,導致出具人單純以其想像以「富蘭德林」為名之「富蘭德林證券股份有限公司、富蘭德林投資有限公司」與「富蘭克林」事業體間之關係,自然有諸多與實際情形無關之聯想,不應作為證明本案中被告等所從事之業務行為或商標使用行為是否與原告之服務或業務產生混淆誤認之虞。
綜上所述,被告等對外從未表示與原告間具有任何關係企業或加盟關係,且「富蘭德林」名稱搭配拱橋造型的圖樣,其表見方式與系爭商標之字體及使用態樣迥異,與被告等接洽之業務者具高度專業,會施以較高之注意,被告等所經營之「證券承銷業務」與原告之被授權人富蘭克林證券投顧公司從事之「證券投資顧問事業」,屬不同種類特許行業,原告之商品僅及於基金商品,亦無多角化經營之情形,被告等以「富蘭德林」為營業表徵實已為相關消費者所普遍認知,相關消費者或事業實無對二者造成混淆誤認之可能。
美國紐約南區地方法院關於本件原告之關係企業FranklinResourcesv.FranklinCreditManagementCorporation一案之判決中(被證16),亦以相當於上述「混淆誤認之虞審查基準」所列因素為判斷標準。該案中,被告等FranklinCreditManagementCorporation以處理問題貸款為主要業務,並使用「Franklin」商標,經法院認定不構成商標侵害,以下援引該案之見解供鈞院審酌:
A.該案法院認為「Franklin」屬暗示性商標,用意在於勾起人們憶起創國元老BenjaminFranklin與其孜孜不倦倡導勤儉持家與應做好健全財務規劃理念之典範形象,故其73僅屬中等強度之商標,任何人均可能因為出自對BenjaminFranklin之尊敬而使用該名號,商標強度容易因為經第三人註冊並普遍使用而弱化。
B.惟本件原告主張之「富蘭克林」商標於台灣早經普遍使用於寢具、整形醫療、眼鏡、服飾及文教業等其他商品服務類別,此有他人以「富蘭克林」申請註冊商標資料(被證13)為證,該商標屬識別性不強之商標,何況被告等所使用之「富蘭德林」商標與原告使用「Franklin」商標,用以隱喻健全的財務規劃理念之意義更有顯著不同。
該案法院認為,兩造各自使用「Franklin」為其商標的一部份,而在該有限的範圍內兩造商標是相同的。用「有限的範圍」來說明是因為兩造各自使用「Franklin」這個名稱所創造的整體印象還是有很大的不同。…被告等所用信紙不包含令人想起創國元老BenjaminFranklin的圖像,惟該信紙包含使人想起古羅馬或希臘建築的樑柱圖形,與班傑明‧富蘭克林(BenjaminFranklin)圖像所產生的意象相當不同。…故兩造商標所產生的整體印象是較無近似之處。
該案法院認為,「商標指定商品的近似度」的探究涉及兩造指定產品是否相互競爭及其競爭程度,該項議題引起對於「商品本身性質及相關市場結構」的檢視與市場結構相關的考量包括「商品銷售對象的等級、商品廣告宣傳的方式、以及商品銷售的管道」。「購買者的智識程度」一直被認為係與「近似因素」(proximityfactor)類似,原因74是「認定兩造指定商品間混淆誤認之虞係一部份由相關購買者的智識程度所決定」。…原告在非常有限的範圍內進行其他投資活動,從創始之初到目前為止,其主要營業項目係共同基金之行銷及管理。而被告等從創始之初截至目前為止,其營業項目一直是以低價向原始出借人(通常是銀行或破產銀行之接管者)購得不良債權,並向借款人催款。兩造指定商品、服務或營業活動之近似度為零(不論如何描述之)。…與原告或被告等接觸的個人皆有某種智識程度,這是一個合理的推論。即便是投資金額甚少且係基於經紀自營商的推薦而對共同基金做投資的個人,皆是擁有可隨意支配的收入並且係出於對其財務保障有所顧慮所致而決定有所行動。
該案法院認為,「擴大營業項目」(Bridgingthegap)(按:如同本國法判斷多角化經營之概念)一詞通常反映出商標先使用人有無興趣「保有擴張及進入相關領域的途徑」…這項因素檢視商標先使用人將進入商標後使用人營業範圍的可能性,或是一般消費者認知原告會擴大營業項目至被告等市場的可能性。…本案中並無證據顯示原告意欲進入以低價購得不良債權的行業。
該案法院認為,並無證據顯示任何人曾因為被告等的營業方式而對原告有所偏見。缺乏此項證據更證實並無混淆情事發生之推論,且原告的擔憂係不實際的。…本庭認為於本案所進行的市場調查同樣落入Lasker法官曾於另案中(彙編索引:BeneficialCorp.529F.Supp)所批評的狀況。受訪者於電話中被詢問:「你認為BeneficialCapitalCorp.和75BeneficialFinanceSystemCompanies之間有無業務上的關係?」即使這個問題所得到的贊同回答的比例會在其他情況下產生統計上的顯著意義,然而Lasker法官並不全然相信這樣的結果。其說明如下:這項市調所確立的不外乎是名稱近似,那是於任何情境下僅會產生少數爭議的一項因素,並且部份普羅大眾會做下述合理的假設,也就是若無任何其他訊息的情況之下,兩家使用近似名稱的公司就可能是有業務上的關係。然而,這樣的論點並未提出於實際市場狀況下的民眾反應。因此,本庭總結本案並無有意義的證據加以證實已實際構成混淆誤認的情形。
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該案法院認為,根據Axon(即被告等公司負責人)陳述,他是以所擁有的建物(透過合夥方式)所在地,紐約市翠貝卡區(Tribeca)上的街名為其新公司命名:地址為富蘭克林街185號(FranklinStreet)Tr.380-81。很顯然地,身為該區的老居民,Axon以該區街名為其數家公司命名:「我們大概使用翠貝卡區(Tribeca)的每一條街名,Be
ach、Walker、Harrison、Franklin、Greenwich、Hudson。我們也使用翠貝卡(Tribeca)」。前述否認的陳述自然對原告的企業尊嚴造成傷害,然本庭視Axon為可靠的證人並接受他於這項論點上的說辭。由於被告等公司創立所要從事的營業項目與原告的主要營業項目缺乏相似處,更顯Axon上述證詞之可信度。
以該案之商標與本件不同,又美國之法律體系與我國不同云云。惟查:
A.該案所採納之各個檢驗標準與智財局所發布之混淆誤認76審查基準因素相符,且所涉兩造均為金融業,案情之基礎事實與本件極為類似,自得作為本件參考之依據。
B.再者,該案原告所主張之「Franklin」商標,其中譯文即為本件原告所主張之「富蘭克林」商標,並非如原告所稱僅將「Franklin」作為商標之一部分。該案法院對於兩造商標之使用態樣予以評價,認為該案原告將「Franklin」與富蘭克林人像搭配使用,與該案被告等將「Franklin」搭配古羅馬或希臘建築的樑柱圖形之使用態樣迥異;。則本件被告等於被證6、10、10-1、11、11-1、12、15及文宣均呈現「富蘭德林」搭配拱橋圖案,與原告目前提出之商標使用證據「富蘭克林坦伯頓」搭配「FRANKLINTEMPLETONIVESTMENTS暨人像圖樣」圖案,兩者之營業表徵有明顯之區別。
減損系爭商標識別性或信譽之可能情事:
原告所舉之宣傳廣告均以「FRANKLINTEMPLETONINVESTMENTS暨人像圖樣」為商標,並未舉證系爭商標是否為消費者所普遍認知,業如前述;又於主張商標淡化時,商標近似程度要求更高,被告等公司所使用之名稱為「富蘭德林」,與原告系爭商標給予消費者之整體英文人名音譯印象有別,亦非高度近似,難認有減損系爭商標識別性之虞。
因系爭「富蘭克林」商標並非獨創性商標,該字樣早經普遍使用於寢具、整形醫療、眼鏡、服飾及文教業等其他商品服務類別,此有他人以「富蘭克林」申請註冊商標資料(被證13),可資為證。既然他人已經廣泛註冊並使用完全相同系77爭商標於其他與原告不同之服務類別,則相關消費者對於系爭商標並未作單一來源之聯想,而可能聯想到「富蘭克林」美語、「富蘭克林」眼鏡等,舉重以明輕,則不可能因為被告等使用文字不同的「富蘭德林」商標而發生減弱或分散系爭商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力,而導致最後該曾經強烈指示單一來源的商標將會變成指示二種或二種以上來源的商標之效果,故被告等之商標或公司名稱均未減損原告系爭商標之識別性。
司網頁連結,點入並有「立足中國,金融服務」之標語,且兩造均以金融業為主要營業,可能造成消費者直接聯想原告系爭商標表彰服務之內容係以大陸市場為基礎,而減損系爭商標識別性云云。惟參酌著名商標保護審查基準對減損識別性之定義,被告等既以「富蘭德林」為名,且專攻兩岸企業財稅諮詢業務,並從事經特許之證券承銷業務,與原告所經營之全球化基金商品及其被授權人富蘭克林證券投顧公司從事經特許之投資顧問業務迥異,則消費者不致於將被告等以「富蘭德林」為名於兩岸地區所經營的業務,與原告向來以全球為銷售區域之「富蘭克林」基金商品間產生聯想,即無淡化系爭商標之疑慮,且原告之主張適足以說明被告等二公司係專注於兩岸企業財稅及金融服務,兩者服務之客群不同,更無混淆誤認之情。
61之相關文章亦足證明被告等從未以基金之投資為投稿內容,至於兩造使用其各自之商標於相關服務是否會令消費者產生兩者有關聯或者減損識別性之效果,應以兩造之業務內容之區別、行銷之對象、行銷之管道及商標表現之方式綜合考量,而非一味將金融商品之範圍無限擴張,並將兩78者混為一談。
運基地,被告等使用「富蘭德林」商標及公司名稱之情事,有使消費者混淆誤認原告係定位於中國,已減損原告商標信譽云云。惟所謂信譽減損,係指消費者對特定商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想,而事業服務市場及營運基地係以美國抑或大陸為基礎,實與商標所代表之品質及信譽無涉,原告主張被告等使用「富蘭德林」商標及公司名稱已構成其商標信譽之減損,並無證據,事實上美國「富蘭克林」集團在全球業務均以基金為主要,消費者難以聯想兩岸投資之服務與該集團有任何相關性。
195條第1項後段為請求權基礎,惟並未舉證其名譽受有何等之侵害,而應以登報之方式予以回復,並無理由。
9頁至第11132頁背面至第133頁)80年8月22日經經濟部核准設立登記;獲原告授權使用第131837號系爭商標,期間自89年11月1日至106年2月28日。
89年12月1日經智財局註冊公告為註冊商標,並指定使用於第36類如附圖1所載之服務。
90年9月11經經濟部核准設立登記。
179811號「富蘭德林」商標於92年5月16日經智財局註冊公告為註冊商標,並指定使用於第35類如附圖2-1所載之商品或服務。
189050號「富蘭德林」商標於92年12月1日經智財局79註冊公告為註冊商標,並指定使用於第41類如附圖2-2所載之商品或服務。
102年7月18日經經濟部核准設立登記。
102年12月11日經經濟部核准設立登記。
3頁之言詞辯論筆錄)關申請異議或評定程序,是否得依商標法第69條第1項之規定,禁止被告等使用或授權他人使用「富蘭德林」商標?被告等此二商標是否有廢止之原因?標是否有廢止之原因?費者混淆誤認之虞,或減損系爭商標之識別性或信譽之虞?品或服務?
五、本院判斷:本件適用現行商標法之規定:
現行商標法前於100年6月29日修正公布,並於101年7月1日施行,而原告主張被告富蘭德林投資公司、被告富蘭德林證券公司侵害商標權分別於102年7月18日、同年12月11日,是本件有關侵害系爭商標權之權利義務本體之發生及其內容,均應適用行為時或事實發生時所施行之現行商標法規範,合先敘明。
80按識別性為商標指示商品或服務來源,並與他人的商品或服務相區別的特性。商標識別性有先天與後天之分,前者指商標本身所固有,無須經由使用取得識別能力;後天識別性則指標識原不具有識別性但經由在市場上之使用,其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識,即具有商標識別性。系爭商標「富蘭克林」係英文姓氏「Franklin」之中文音譯,屬既有之詞彙,且未經特殊之設計,本不具先天識別性。惟查於系爭商標89年11月1日註冊日前,透過下列方式使用,使消費者將其視為或指示一定商品或服務來源之標識,而認其具有後天識別性:
79、80年間,系爭商標被授權人富蘭克林證券投顧公司為表彰其基金投資及財務顧問服務,於財經新聞紙、月刊登載關於系爭商標表彰基金等金融商品投資之廣告,有相關新聞紙及刊物在卷可稽(本院卷(三)第223頁背面、第224頁、第225頁、第228頁背面、第229頁至第231頁、第232頁背面)。
79年至87年間於經濟日報、民生報、聯合晚報、中國時報、工商時報等有關於系爭商標表彰基金等金融商品投資之報導(本院卷(三)第244頁、第245頁、第248頁至第252頁)。
http://tol.chinatimes.com/CT_NS/ctsearch.aspx提供中國時報、工商時報有關系爭商標表彰基金等金融商品或財務與投資顧問、分析服務相關報導(本院卷(三)第260頁至第283頁)。
85年3月15日至89年6月30日系爭商標被授權人富蘭克林證券投顧公司發行之「富蘭克林海外證券投資訊刊」提81供有關系爭商標表彰基金等金融商品投資、財務與投資顧問分析服務之相關報導(本院卷(三)第300頁至第309頁背面、第315頁至第322頁)。
字型無特別設計,不具特別顯著性,且上開廣告除系爭商標外,尚有附圖3-1之人像商標,系爭商標對照人像圖僅係人物名稱,無法得知其獨立之識別性云云。經查,系爭商標未經特殊之設計,誠如前述,原告忠於系爭商標之圖樣而使用,並無不合;又按商標法第5條規定,商標之使用,指為行銷之目的而有下列情形之一,…四、將商標用於與商品或服務有關之商業或廣告。前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同。經查,系爭商標指定使用之服務如附圖1所示,其中包括證券、共同基金之分銷服務、財務與投資顧問服務、財務與投資顧問服務…等,原告於前揭新聞紙或刊物行銷關於基金等投顧服務,均以系爭商標「富蘭克林」表彰之,例如:「富蘭克林」坦伯頓免稅美國公司債券基金(本院卷(三)第302頁背面)、「富蘭克林」坦伯頓世界基金(本院卷(三)第310頁背面)等;另「富蘭克林」黃金基金(本院卷(三)第225頁、第232頁背面)、「富蘭克林」共同基金(本院卷(三)第230頁、第231頁、第232頁背面),雖與附圖3-1之人像商標或有併列,但仍能辨別係有關「富蘭克林」系列基金商品之投資,足以表彰其提供基金等金融商品投顧服務之來源。
再者,原告透過前揭新聞紙、刊物提供投顧分析服務,或以「富蘭克林」為刊物之表頭(本院卷(三)第300頁、第304頁、第308頁、第315頁至第322頁)或以「富蘭克林投顧」發表投資分析之報導,均足使相關消費者認知其所提供82之投資分析服務之來源,縱與附圖3-1之人像商標併列,並無消除系爭商標表彰服務來源之功能。
或服務之識別標識,而認具後天識別性,是智財局於89年11月1日准予註冊商標,有智財局商標資料檢索在卷可查(本院卷(一)第16頁)。
按「本法所稱著名,指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」現行商標法施行細則第31條定有明文。關於著名商標之認定時點,依現行商標法第30條第2項均以申請時為準,亦即商標是否著名,應以系爭商標申請時點作為判斷基準;至著名之區域,係指於中華民國境內廣為相關事業或消費者所普遍認知(司法院釋字第104號解釋參照)。是以,依前揭規定意旨,所謂「著名商標」係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知而言,惟縱使係著名商標,其著名程度仍有高低之別,如商標所表彰之識別性與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知,則該商標具有較高著名之程度;反之,如商標所表彰之識別性與信譽,在特定相關商品市場上,廣為「相關消費者」所熟知,但未證明為「一般消費者」所普遍認知,則該商標著名之程度較低,或者,應認為該商標在特定消費者(相關消費者)市場為著名商標,惟在一般消費者市場則未必達普遍認知之程度。至所稱之相關事業或消費者,係以商標所指定使用之商品或服務之交易範圍為準,包括下列3種情形,但不以此為限:1.商標所使用商品或服務之實際或可能消費者;2.涉及商標所使用商品或服務經銷管道之人;3.經營商標所使用商品或服務之相關業者,凡商標為上述其中之一相關事業或消費83者所普遍認知者,即應認定為著名之商標。申言之,不論商標著名程度高低為何,倘商標所表彰之識別性與信譽已廣為「相關消費者」(即特定類別消費者)所普遍認知,便足以認定該商標在該特定類別或相關消費者市場為著名商標(參照101年4月20日經濟部經授智字第10120030550號令修正發布,000年0月0日生效之商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準2.1節說明意旨)。
原告於90年至100年於新聞紙刊物行銷系爭商標表彰之債券、基金等商品投資服務或提供財務與投資顧問、分析服務相關報導,有「富蘭克林海外證券投資訊刊」(本院卷(三)第310頁至第313頁背面、第323頁至第324頁、本院卷(六)第18頁)、富蘭克林投資季刊(本院卷
(六)第18頁背面至19頁)、富蘭克林債券基金投資Q&A手冊(本院卷(六)第19頁背面)、富蘭克林之友2007年全股債市投資展望說明會資料(本院卷(六)第20頁至第21頁)、工商時報、中時晚報、民生報、經濟日報、中國時報、聯合晚報、自由時報、星報、台灣時報等相關「富蘭克林」基金、債券、投資顧問、分析服務之廣告(本院卷(六)第22頁至第44頁)及報導(本院卷(六)第76頁至第158頁背面)在卷可按,部分報導並揭示「富蘭克林證券投顧提供」,以表彰所提供之投資分析服務係來自原告。另前開新聞紙之報導標題例如:「向富蘭克林學理財」、「富蘭克林將辦股債市投資趨勢說明會」、「富蘭克林投顧8月投資建議」、「富蘭克林富達最風光」、「傑出基金金鑽獎富蘭克林三冠王」、「投顧業富蘭克林蟬連第一」、「富蘭克林投顧健康品牌第一名」
84、「富蘭克林看好歐美大型股」、「富蘭克林四檔基金配息」、「富蘭克林投顧獲基金總代理」、「富蘭克林四檔基金除息」、「富蘭克林四檔基金配息」、「富蘭克林:3T市場可加碼承接」、「彰銀富蘭克林合辦投資講座」、「合庫富蘭克林幫客戶穩健理財」、「基金品牌印象評比富蘭克林第一」、「富蘭克林證券投顧談今年投資轉機」、「晨星基金獎最大贏家富蘭克林亨德森並列」…,可知即使系爭商標與附圖3-1或3-2之商標併列使用,然相關報導均認知「富蘭克林」係基金等金融商品投資服務及相關投顧服務之來源,顯見系爭商標已發揮表彰服務之來源之功能,被告等辯稱系爭商標係公司名稱使用,非商標使用,並不可採。
原告提出101年、102年之原證9、31、56「101年戲院紅包篇」、「101年電視紅包篇」、「102年台灣大車隊上刊照片」、「102年台灣大捷運篇」、「102戲院紅包篇」、「102年戲院捷運篇」、「102年電視五子登科篇」、「102年電視紅包篇」、「102年電視捷運篇」等有關系爭商標之行銷廣告,有上開影片翻拍照片在卷可稽(本院卷(四)第202頁至第212頁、第217頁至第230頁),並經本院勘驗在卷(本院卷(五)第182頁、第189頁至第190頁背面),上開廣告均有「富蘭克林坦伯頓」,雖系爭商標與附圖3-2「坦伯頓」併列使用,但已明白揭示系爭商標,作為表彰服務之來源。
101年、102年非凡新聞播放之理財節目,以附圖3-1搭配「富蘭克林投資心法」標語,提供理財之相關資訊及建議,有上開節目翻拍照片可稽(本院卷(四)第231頁至第267頁),並經本院勘驗屬實(本院卷(五)第182頁
85、第186頁至第188頁背面),而畫面標示「富蘭克林投資心法」,無異是要觀眾知悉節目提供投資資訊服務者,係來自系爭商標所表彰之原告,否則節目搭配之標語以別名稱呼投資方法亦可,何須用系爭商標「富蘭克林」稱之,顯然系爭商標在節目中係為表彰服務之來源。被告等稱「富蘭克林投資心法」非商標之使用云云,尚不可取。
101年被授權人富蘭克林證券投顧公司官方網站(http://w
ww.franklin.com.tw/)之瀏覽次數達4,376,337人(平均單日瀏覽次數約11,990次),102年更達7,184,525人(平均單日瀏覽次數約19,683次),有101、102年間被授權人富蘭克林證券投顧公司官方網站瀏覽數統計表及網頁擷圖在卷可查(本院卷(五)第42頁正、背面),而系爭商標附隨著原告之服務,俱如前述,是堪以佐證系爭商標所表彰之原告之服務廣為相關消費者所知悉。
3-1或3-2併列使用之情形,惟皆能彰顯上開商標表彰服務來源之功能。況原告關於債券、基金等金融商品投資服務或提供財務或投資之顧問或分析之服務,均非可陳列販賣之實體物,是原告透過新聞紙、刊物、數位影音、電子媒體等,將系爭商標連結其提供基金等金融商品投資之服務,堪認係以系爭商標表彰服務之來源,而認為係系爭商標之使用。另以「富蘭克林投顧」名義提供投資理財相關服務,因原告提供之服務無形無體,其以「富蘭克林投顧」之名義行銷,與以系爭商標行銷,二者所表彰服務來源具有目的同一性,被授權人富蘭克林證券投顧公司以「富蘭克林投顧」之名提供服務之資訊,兼有使用商標之相輔相成之相乘效果,是原告提供服務時以「富蘭克林投顧」為名,仍得認係商標之使用。
8679年至102年長時間廣泛地使用於基金等金融商品之投資服務及其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務,並透過各類媒體宣傳,已廣為相關消費者所知悉,並取得註冊,本院勾稽上開事證,認系爭商標於被告等設立時(即102年7月18日、同年12月11日),在基金等金融商品之投資服務及其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務已為我國相關事業或消費者普遍認知,堪認於該等服務係著名商標。
商標係著名商標,而以系爭商標中之文字作為自己公司名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損系爭商標之識別性之虞:
按未得商標權人同意,明知為他人著名之註冊商標,而使用相同或近似之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者,視為侵害商標權,商標法第70條第2名之註冊商標。所謂明知者,係指明白知悉之意,不包含過失認之虞或有減損著名商標之謂減損識別性者,係指著名商標持續遭第三人襲用之結果,造成相關消費者心目中,就該著名商標其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭受淡化。故他人襲用著名標章,使著名標章之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。所謂減損信譽者,係指他人以違反社會倫理規範之方式襲用著名商標,或提供品質較差之商品或服務,影響商標權人之社會評價。
商標係著名商標:
87被告等之代表人○○○先生自89年起,於經濟日報兩岸論壇專欄撰寫大陸投資實務專文;復於101年至103年在中國時報等新聞紙著有專論;另亦以個人或富蘭德林事業群名義出版各類與兩岸財稅議題相關之商業、財稅、會計書籍,有被告等提出之前開專文、專論、書籍之彙整表在卷可稽(本院卷(二)第290頁至第332頁、第339頁、第340頁),顯見被告等之代表人○○○先生係財經界之翹楚,其藉以發表專論或專文之新聞媒體亦係前揭所述系爭商標表彰其提供服務之媒體之一,是以○○○先生豐沛之資歷及視野,對系爭商標係著名商標應知之甚稔,堪認被告等明知系爭商標係著名商標。
102年7月18日、同年12月11日設立登記,有經濟部商業司─公司資料查詢在卷可按(本院卷(一)第31頁、第32頁),被告等之公司名稱有三個字即「富」、「蘭」、「林」係系爭商標「富蘭克林」中之文字。
70條第2款所謂「明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱」,係指使用著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字「相同」者而言,參酌第1款使用「相同或近似」商標之用語,本款既為視為侵害之擬制規定,解釋上自不宜任意擴大著名商標中的「文字」及於所謂「近似」之判斷範圍云云。然查,「富蘭德林」或「富蘭克林」均非中文之既有詞彙,依一般經驗其等予人是英文譯名之印象,而英文譯名均88以接近英文發音之中文為主,然同一英文單字因中、英文發音有別,致音譯時所使用之中文未必完全一致,惟仍使人有同一性之概念。觀諸「富蘭德林」或「富蘭克林」二者間,雖有「德」與「克」之差異,但「德」與「克」均有「ㄜ」之尾音,加以其他「富」、「蘭」、「林」三字均相同,故「富蘭德林」或「富蘭克林」會使人認為只是音譯之別,其二者予人識別之主要概念實質上相同。是被告等以系爭商標中之文字「富」、「蘭」、「林」作為公司名稱,僅將其中之「克」字以「德」字替換,其與使用相同之「富蘭克林」之效果無異,是依商標法第70條第2款所規範擬制侵害商標權之意旨,仍屬使用著名商標中之文字,被告等上開所辯,尚非可採。
1所載,被告富蘭德林投資公司其登記之所營事業係一般投資業、除許可業務以外,得經營法令非禁止或限制之業務,有經濟部商業司─公司資料查詢附卷可查(本院卷(一)第31頁),可知其所營事業範圍極廣,亦與系爭商標指定使用之「各種事業生產投資」相同;另與系爭商標指定使用之「財務與投資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務」等,均屬投資理財領域之類似服務。又被告富蘭德林投資公司得以基金、股票、證券等金融商品作為投資標的,與原告系爭商標所指定使用之共同基金投資服務、股票過戶代理服務、證券經紀服務、投資信託服務、不動產經理服務證券(包括共同基金)之分銷服務等提供基金、股票、證券等金融商品89之投資服務,從投資標的觀之,二者所提供之服務具類似性。
被告富蘭德林證券公司其登記之所營事業資料係證券商,有經濟部商業司─公司資料查詢附卷可查(本院卷(一)第32頁)。按證券商須經主管機關之許可及發給許可證照,方得營業;非證券商不得經營證券業務。又證券商可細分為證券承銷商、證券自營商及證券經紀商,而各證券商得經營之業務項目,須由金融監督管理委員會按證券商種類依法分別核定之,並於許可證照載明;未經核定並載明於許可證照者,不得經營,證券交易法第16條、第44條第1項、第45條第1項、證券商設置標準第2、3條分別定有明文。被告富蘭德林證券公司自認以「承銷」為專業的證券商,依證券交易法第10條規定,承銷係指依約定包銷或代銷發行人發行有價證券之行為(本院卷(五)第164頁背面、第165頁、第173頁),是被告富蘭德林證券公司係以包銷或代銷發行人發行之有價證券為其事業。再觀系爭商標指定使用之「財務與投資經理服務、財務與投資管理服務、財務與投資顧問服務、財務與投資分析服務、財務與投資諮詢服務、財務與投資之資訊服務、共同基金投資服務、股票過戶代理服務、投資信託服務、證券經紀服務證券(包括共同基金)之分銷服務」等,係包含提供有價證券相關金融商品之財務與投資之管理、顧問、分析、信託、資訊等服務。承上,被告富蘭德林證券公司係包銷或代銷發行人發行之有價證券為事業之證券商,系爭商標則指定使用於包含提供有價證券相關金融商品投資管理、顧問、分析、信託、資訊等之服務,依一般社會通念及市場交易情形,二者關於有價證券相關金融商品90之理財投資於業務上相關聯,應認二者服務類似。
特許,而原告或系爭商標之被授權人富蘭克林證券投顧公司未經政府核准經營證券商業務,而是受領報酬對有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易事項提供分析意見或推介建議;且被告富蘭德林證券公司協助台商發行股票,與原告及富蘭克林證券投顧公司專提供基金理財之投資顧問,二者之法源依據、業務定義不同,各自取得所營事業特許,二者服務類別顯有區別云云。惟查,從各樣事業之投資理財或以基金、股票、證券等金融商品作為投資標的以觀,被告富蘭德林投資公司之業務與系爭商標指定之理財投資顧問服務相關聯。另被告富蘭德林證券公司係包銷或代銷發行人發行之有價證券為事業之證券商,系爭商標則指定使用於包含提供有價證券相關金融商品投資管理、顧問、分析、信託、資訊等之服務,二者關於有價證券相關金融商品之理財投資於業務上相關聯,俱如前述,是在滿足消費者需求以及服務提供者或其服務內容,被告等之業務均與系爭商標指定之服務具有共同或關聯之處,且被告富蘭德林證券公司與原告系爭商標之被授權人富蘭克林證券投顧公司二者公司名稱特取部分復極近似,如果被告富蘭德林證券公司以與系爭商標主要印象實質上相同之「富蘭德林」作為公司名稱,並從事共同或關聯之業務,依一般社會通念及市場交易情形,易使相關消費者誤認為來自相同或雖不相同但有關聯之來源,應認被告富蘭德林證券公司與系爭商標指定之前開服務類似。至於兩造從事之業務其法源依據是否相同、是否取得特許等,係屬高度專業知識,衡情皆非相關消費者依社91會通念或交易習慣判斷系爭商標表彰服務與被告富蘭德林證券公司之關聯性之標準,被告富蘭德林證券公司前開所辯,尚不足取。
70條第2款以著名商標作為營業主體之名稱有「致相關消費者混淆誤認之虞」視為侵害商標權之情形,係指行為人之公司、商號、團體或網域名稱與著名商標之文字相同,且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用的商品或服務構成同一或類似,有致相關消費者混淆誤認之虞而言,所稱混淆誤認之虞,並不以致相關消費者產生混淆誤認之「結果」為要件,僅須有致相關消費者混淆誤認之「可能」即足。經查,原告於新聞紙提供投資理財分析服務,討論議題內容包括:美國資金投入對市場之影響、長期低利率對經濟之影響、利率與投資債券基金、台灣股市與國際市場之連動、美股、債市長期趨勢、投資海外基金之問題、大陸潛藏之金融危機、如何購買海外債券、定期定額投資與分散風險、選擇強勢貨幣與保障投資報酬率(本院卷(五)第11頁至第27頁);而被告等之代表人○○○先生以「富蘭德林事業群總經理」之名義發表討論之議題內容包括:獨資公司與稅率成本、人民幣與資金匯出之操作、台幣美元人民幣操作、人民幣升值與匯率、外債管理規定之因應、大陸台商海外投資分析、台商對外投資外匯分析、外匯與資金調度、台商資金規劃與資金調度、外債最新規定解析(本院卷(五)第28頁至第41頁背面),二者均係有關財務與投資管理、財務與投資分析、財務與投資資訊之服務;加以被告等使用與系爭商標概念實質上相同之「富蘭德林」作為公司名稱,並從事上開共同或關聯之92業務,依一般社會通念及市場交易情形,即有使相關消費者認為被告等與系爭商標所表彰之服務係相同或雖不相同但有關聯之來源之可能。被告等雖辯稱使用「富蘭德林」為營業表徵超過15年,與系爭商標已併存許久云云,惟被告等係於102年始設立登記,誠如前述,縱其代表人○○○先生於00年已註冊附圖2-1、2-2之商標,惟附圖2-1、2-2之商標所指定使用之服務與被告等登記之前開所營事業無關,如以被告等之代表人○○○先生註冊附圖2-1、2-2之商標即認被告等得使用「富蘭德林」為公司名稱,無異排除商標法第70條第2款對著名商標保護之規定,有礙公平競爭。被告等提出其客戶39人之說明書辯稱「富蘭德林」商標與系爭商標不會混淆誤認云云。惟查,原告亦提出72份說明書證明「富蘭德林」商標與系爭商標會生混淆誤認之結果,有上開72份說明書附卷可參(本院卷(五)第43頁至第79頁),是被告等使用「富蘭德林」商標仍有致生混淆誤認之虞,而商標法第70條第2款之要件,只有混淆誤認之虞即足,不須致生混淆誤認之結果為必要,是被告等前開所辯,尚不足採。
70條第2款以著名商標作為營業主體之名稱有「致減損著名商標之之識別性或信譽之虞」視為侵害商標權之情形,並不以實際發生損害之結果為必要,而係有「減損之虞」即足適用,以加強著名商標之保護,並維護市場公平競爭,此觀100年商標法第70條立法理由即明。被告等從事與系爭商標指定使用之服務係相同或關聯之業務,有致相關消費者有混淆誤認之虞,且被告等以「富蘭德林」作為公司名稱與系爭商標具有實質上同一性,俱93如前述,實有致系爭商標與其所表彰之服務來源間之關聯性遭受淡化,應認有減損系爭商標識別性之虞。至於被告等從事之投資業、證券商事業,原告未舉證證明有減損系爭商標之信譽之虞,且依一般社會通念被告等從事之業務與系爭商標指定之業務既相類似,如前所述,是誠難認被告等以「富蘭德林」作為公司名稱有減損系爭商標信譽之虞,併此敘明。
眾心中難以留下單一聯想或獨特性,被告等使用系爭商標或作為公司名稱,難謂減損系爭商標之識別性云云。惟查系爭商標在特定相關基金等金融商品之投資服務及其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務市場廣為「相關消費者」所熟知之著名商標,已見前述,縱其他行業有使用系爭商標,不致減損系爭商標在上開服務事業之識別性,而被告等從事之業務與系爭商標指定之前開服務既相類似,如同前述,被告等使用「富蘭德林」商標及公司名稱,即有減損對系爭商標單一來源印象稀釋之可能,被告等前揭所辯,並無可取。
富蘭德林」作為公司名稱,乃致興訟,爰不贅論。
係著名之註冊商標,而以系爭商標中之文字作為自己公司名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損系爭商標之識別性之虞,即構成商標法第70條第2款之視為侵害商標權。
之商標,有致減損系爭商標之識別性之虞:
按未得商標權人同意,明知為他人著名之註冊商標,而使用相94同或近似之商標,有致減損該商標之識別性或信譽之虞者,視為侵害商標權,商標法第70條第1款定有明文。本款侵權成,係指明白知悉之意,不包含過失而不知,應由商標權人舉證別性或信譽之虞者。
被告等明知系爭商標係著名之註冊商標,俱如前述,茲不復贅。
積極行為,而所標示者足以使相關消費者認識其為商標,即符合商標之使用要件。經查,被告富蘭德林投資公司所營事業為一般投資業,被告富蘭德林證券公司所營事業為證券商,已如前述,被告等之代表人○○○先生以「富蘭德林事業群」總經理之名提供有關財務與投資管理、分析、資訊等相關服務,俱如前述(本院卷(二)第290頁至第332頁、第339頁、第340),此外,其著述相關書籍亦併列「富蘭德林」商標及吊橋,有書籍頁面影本附卷可憑(本院卷(四)第77頁、第88頁、第95頁、第98頁),因提供之服務無實體,使用「富蘭德林」即係作為表彰所提供財務及投資相關資訊服務之來源,是被告等使用「富蘭德林」即係商標使用之態樣。被告等雖同時併列吊橋圖樣,惟二者併用更清楚明白服務提供者,更能達到表彰服務之來源之功能。
,二者均是英文音譯,且均未經特殊設計,其中有三個字95即「富」、「蘭」、「林」均相同,僅「德」字與「克」字之差異,整體外觀高度近似。復由讀音觀之,「富蘭德林」商標與系爭商標「富蘭克林」,其中「富蘭」、「林」讀音相同,而不同之「德」與「克」均有「ㄜ」之尾音,二者讀音高度近似。再由觀念以觀,二者予人均是英文譯名之印象,音譯結果予人實質上相同之概念,只是音譯之別,故二者觀念上亦高度近似。綜上,由外觀、讀音、觀念以衡,「富蘭德林」商標與系爭商標高度近似。雖被告等辯稱系爭商標是「Franklin」之音譯,而「富蘭德林」商標於95年○○○先生接受遠見雜誌採訪時,已說明係由「Friendly」音譯而來,象徵與客戶間建立友善的橋樑,二者概念不同云云。至於「富蘭德林」商標蘊釀形成之因素如何,消費者無法感官得悉,是以「富蘭德林」商標如何產出,並非據以判斷商標是否近似之標準。
FranklinResources,Inc.與其數家子公司合稱為富蘭克林坦伯頓基金集團)之FranklinResources,Inc.於87年間係第一家被納入S&P500標準普爾500成分股(按標準普爾500指數,英文簡寫為S&P500Index,係記錄美國500家於主要交易所上市之公司股票指數,由標準普爾公司創建並維護)之基金公司,並為88年3月號美國財星雜誌(Fortune)推選美國最受尊崇的證券業名單第8名,美國商業周刊公佈之全球前一千大企業,於88年名列全球第429名、市值
109.7億美元,89年第672名、市值73.1億美元),92年第419名、市值95.5億美元,分別有「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」─公開說明書中文譯本、88年3月號「美國財星雜誌」封面及內容節錄、88年至92年美國96商業周刊「TheBusinessWeekGlobal1000」排名表節錄在卷可參(本院卷(二)第122頁至第128頁),被告等之法定代理人○○○先生係財經界之鴻儒,誠如前述,對原告所屬富蘭克林坦伯頓集團之事業當無不知,而原告之系爭商標自79年間起即持續在新聞媒體提供投資理財之服務,亦如前述,○○○先生亦應知悉,是於89年11月1日系爭商標註冊登記前○○○先生即對系爭商標知之甚明,仍分別於92年4月6日、同年11月1日註冊附圖2-1、2-2「富蘭德林」商標,有智財局商標資料檢索服務附卷可考(本院卷(二)第272頁、第273頁),難認其申請註冊「富蘭德林」商標係基於善意。雖被告等辯稱○○○先生於00年0月即經大陸上海市政府批准設立富蘭德林諮詢公司,提供企業於中國之財務及稅務諮詢服務,較系爭商標註冊更早使用「富蘭德林」商標,故已使用「富蘭德林」商標15年云云。惟查,系爭商標早於79年間起即持續在國內新聞媒體提供投資理財相關服務,已如前述,縱富蘭德林諮詢公司於89年2月在上海市設立登記,然亦難諉稱富蘭德林諮詢公司設立時○○○先生不知富蘭克林坦伯頓集團及系爭商標已在國內行銷使用近10年,是縱「富蘭德林」商標註冊迄今已15年,亦難認其起初於92年申請「富蘭德林」商標係基於善意。
102年7月18日、同年12月11日設立登記時已是著名商標,被告等不僅使用與系爭商標實質相同之「富蘭德林」商標作為公司名稱,並進而使用「富蘭德林」作為表彰服務之來源,從事前揭與系爭商標指定使用之服務相類似之業務,誠如前述。被告等辯稱經代表人○○○先生授權使用「富蘭德林」商標云云,惟被告97富蘭德林證券公司登記之所營事業為證券商,其業務與附圖2-1、2-2之「富蘭德林」商標所指定之服務完全無關;被告富蘭德林投資公司登記之所營事業為一般投資業、除許可業務以外,得經營法令非禁止或限制之業務,其業務與附圖2-1、2-2「富蘭德林」商標所指定之服務無直接關聯,而○○○先生申請「富蘭德林」商標難認係基於善意,誠如前述,是被告等自不得使用與系爭商標高度近似之「富蘭德林」商標。
「富蘭德林」商標與系爭商標高度近似;且被告富蘭德林投資公司與系爭商標提供財務顧問服務之投資理財內容相似、投資標的金融商品部分相通、投資服務之對象亦有重疊;被告富蘭德林證券公司與系爭商標二者關於有價證券相關金融商品之理財投資於業務上之性質、內容相同或極為相似,提供服務族群、場所亦多重疊。是承上各情,如被告等標示「富蘭德林」商標,依一般社會通念及市場交易情形,易使服務接受者誤認被告等與原告為來自相同或雖不相同但有關聯來源,二者服務存在高度類似關係。是被告等從事與系爭商標指定使用之服務高度類似之業務,如前所述,實有致系爭商標與其所表彰之服務來源間之關聯性遭受淡化,應認有減損系爭商標識別性之虞。至於被告等使用近似系爭商標之「富蘭德林」商標從事投資業、證券商事業,原告未舉證證明有減損系爭商標之信譽之虞,且依一般社會通念被告等從事之業務與系爭商標指定之業務既相類似,如前所述,是誠難認被告等使用「富蘭德林」商標有減損系爭商標信譽之虞,併此敘明。
98得再限制被告等使用「富蘭德林」商標云云。惟查,商標之註冊違反第30條第1項第11款之情形係屬惡意者,不受前項期間(自註冊公告滿5年)之限制,商標法第58條第2項定有明文。原告主張「富蘭德林」商標註冊係惡意,其據以申請評定即無5年救濟期間之限制,仍得聲請評定其註冊,是原告既仍得申請評定,難謂原告不得就系爭商標主張權利。
商標未曾使用於所指定之「股票過戶代理服務;證券經紀服務;銀行服務;抵押貸款服務;信用卡服務;汽車貸款籌資及貸款服務;投資信託服務;不動產經紀服務;消費者貸款服務;人壽保險;年金保險之發行與管理;其他所授權承保之人壽保險及年金保險之再保險;對各種事業生產投資;消費者信用調查服務;證券之分銷服務」,應終止系爭商標之效力云云。按商標註冊後有下列情形之一,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者,不在此限,商標法第63條第1項第2款固定有明文,惟原告將系爭商標使用於附圖1所載被告等上開所爭執之服務以外之服務,為被告等所不爭執,則就被告等所不爭執之指定之服務,原告既有使用系爭商標之事實,就該部分被告等即不得主張該部分有廢止之原因,被告等所辯,自非可取。
70條第1款僅適用於非類似之服務,原告不得主張商標法第70條第1款,為訴之聲明第1項之請求云云。惟查,商標法第30條第1項第11款並未規定服務是否具類似關係,若將其作為前後段適用之區分標準,係增加法律所無之限制。因此只要使用相同或近似於他人著名99商標,導致著名商標使用於特定服務來源之聯想弱化或分散,而有減損著名商標之識別性之可能時,即有商標法第70條第1款之適用;且若商標減損之保護僅能適用於非類似之商標或服務,則對著名商標所享有之保護反而低於一般商標之保護,顯然有悖於商標法給予著名商標較大保護之原則,應非立法者原意,是原告主張被告等使用近似於著名系爭商標之「富蘭德林」商標於相同或類似系爭商標指定之服務,構成商標法第70條第1款之視為侵害商標權態樣,即無不合。
告同意,而使用近似之「富蘭德林」商標,有致減損系爭商標之識別性之虞,即構成商標法第70條第1款之視為侵害商標權。
原告對被告等之請求權:
原告對被告等有禁止侵害請求權:
按商標權人對於侵害其商標權者,得請求排除其侵害;有侵害之虞者,得請求防止之。事業違反本法之規定,致侵害他人權益者,被害人得請求除去之;有侵害之虞者,並得請求防止之,商標法第69條第1項定有明文。商標法之禁止侵害請求權,具有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能,對於商標權人或被害人之保護較為周密,可減免其損害之發生或擴大。因排除侵害及防止侵害請求權,僅要有侵害或侵害之虞等事實發生,即可主張之,故不考慮其主觀可歸責之要素,不以商標侵權行為人或事業有故意或過失為要件。系爭商標為著名商標與表徵,被告等以「富蘭德林」作為公司名稱特取部分,並將「富蘭德林」商標使用於提供之服務等事實,成立商標法第70條第1款、第2款之侵害商100標權,誠如前述,揆諸同法第69條第1項規定,原告請求被告等將公司名稱變更登記為非「富蘭德林」及非相同或近似於「富蘭克林」;及被告等不得使用或授權他人使用「富蘭德林」,或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標,於同一或類似於註冊第00000000號「富蘭克林」商標所指定之商品/服務,為有理由,應予准許。雖被告等辯稱系爭商標未曾使用於所指定之「股票過戶代理服務;證券經紀服務;銀行服務;抵押貸款服務;信用卡服務;汽車貸款籌資及貸款服務;投資信託服務;不動產經紀服務;消費者貸款服務;人壽保險;年金保險之發行與管理;其他所授權承保之人壽保險及年金保險之再保險;對各種事業生產投資;消費者信用調查服務;證券之分銷服務」,於該部分不得排除被告等之使用云云。惟商標法既賦予商標權人對於侵害其商標權者,得請求排除其侵害;有侵害之虞者,得請求防止之,除非系爭商標因不使用而經廢止確定,原告為防止系爭商標識別性減損之虞,自得於系爭商標指定使用之服務範圍均排除被告等之使用,併為敘明。又原告第三項前段聲明被告等不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入含有「富蘭德林」或相同或近似於「富蘭克林」之字樣之商品或服務,惟被告等持有、陳列、販賣、輸出或輸入而使用「富蘭德林」或相同或近似於「富蘭克林」之商標,僅係使用之不同行為態樣,均為訴之聲明第一項不得使用或授權他人使用所涵括,不須贅為第三項前段之聲明,復此敘明。
有銷毀請求權:
按商標權人依前項之禁止侵害規定為請求時,得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後,得為其他必要之處置。商標法第61019條第2項定有明文。商標權人之銷毀請求權為有效排除及防止商標侵害之手段,商標權人行使銷毀請求權,並不以行為人或持有人有故意或過失為限,其類似民法第767條第1項之所有權妨害除去請求權。將侵害物品及製造侵害物品之原料、器具銷毀之,使其不流入市場,得將侵權之損害或危險降至最低限度。經查,原告對被告等有商標法第69條第1項之禁止侵害請求權,依商標法第69條第2項之規定,原告請求被告等銷毀含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物品,為有理由,應予准許。
原告不得請求被告等登報回復信譽:
按不法侵害他人之名譽者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者,並得請求回復名譽之適當處分,民法第195條第1項定有明文。職是,商標之信譽受損時,商標權人於民事訴訟事件,得依據民法第195條第1項規定,請求侵害人負擔費用,將判決書內容登載新聞紙,作為回復名譽之適當方法。惟查本件原告未舉證證明被告等使用「富蘭德林」作為公司名稱或使用「富蘭德林」商標造成其信譽損害,既不能證明信譽受損,則原告請求登報回復名譽受損,即非有據,應予駁回。
六、綜上所述,原告依商標法第69條第1項、第2項請求被告等不得使用或授權他人使用「富蘭德林」,或相同或近似於「富蘭克林」字樣之商標,於同一或類似於註冊第00000000號「富蘭克林」商標之商品/服務。被告等之公司名稱特取部分應辦理商業名稱變更登記為非「富蘭德林」,及非相同或近似於輸出或輸入含有「富蘭德林」,或相同或近似於「富蘭克林」102之字樣之商品或服務,或使用於任何商業文書、廣告、數位影授權他人使用含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件銷毀,為有理由,應予准許。逾此範圍以外之請求,為無理由,應予駁回。
七、本件事證已臻明確,兩造其餘攻防,核與判決結果不生影響,爰不一一論述,併此敘明。
八、據上論結,本件原告之訴為一部有理由、一部無理由,依民事訴訟法第79條、第85條第2項,判決如主文。
中華民國104年11月23日智慧財產法院第三庭法官杜惠錦以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴,須於判決送達後20日之不變期間內,向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國104年11月24日書記官林佳蘋103附圖1:
附圖1(系爭商標)註冊第00000000號申請日:87年11月5日註冊日:89年11月1日註冊公告日:89年12月1日指定使用商品或服務:
第36類:財務與投資經理服務,財務與投資管理服務,財務與投資顧問服務,財務與投資分析服務,財務與投資諮詢服務,財務與投資之資訊服務;共同基金投資服務;股票過戶代理服務;證券經紀服務;銀行服務;抵押貸款服務;信用卡服務;汽車貸款籌資及貸款服務;投資信託服務;不動產經理服務;消費者貸款服務;人壽保險;年金保險之發行與管理;其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險;對各種事業生產投資。消費者信用調查服務、證券(包括共同基金)之分銷服務。(本院卷第16頁)附圖2-1、2-2:
附圖2-1(「富蘭德林」商標)註冊第00000000號申請日:91年4月9日註冊日:92年4月6日註冊公告日:92年5月6日指定使用商品或服務:
104第35類:廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送,代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供,打字排版製務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供,打字排版製版及文件之複印影印複製,工商管理協助、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、人事管理諮詢,櫥窗設計及擺設之設計,職業介紹,拍賣,市場調查、企業調查,公關,廣告宣傳器材及場所出租,辦公機器和設備租賃,為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務,產品包裝,貨運卡車路線電腦定位,網路購物,文教用品零售,建立電腦資訊系統資料庫,安排報紙訂閱。
(本院卷第272頁)圖2-2(「富蘭德林」商標)註冊第00000000號申請日:91年4月9日註冊日:92年11月1日註冊公告日:92年12月1日指定使用商品或服務:
第41類:各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱,書籍、雜誌之出租,舉辦各種講座、教育資訊,代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息,畫廊之經營,音樂社、錄影節目播映業,休閒育樂活動規劃,舉辦教育競賽,影片、唱片、錄音帶、錄影帶、碟影片、伴唱帶等製作及發行,電台及電視育樂節目之策劃、製作,音樂會之籌辦演奏,歌劇、話劇之演出,演藝經紀人,代售各種活動、展覽、比賽入場券,表演場所出租,錄音帶、錄影帶、影片之租賃,動物訓練服務。
(本院卷第273頁)105附圖3-1、3-2:
附圖3-1(原告之其他商標)註冊第00000000號申請日:95年12月12日註冊日:96年12月1日註冊公告日:96年12月1日指定使用商品或服務:
第36類:財務、金融、投資之評估、分析、諮詢顧問服務,財務及投資管理服務,財務及投資顧問服務,財務及投資分析服務,財務及投資諮詢服務,財務及投資之資訊服務,基金投資、共同基金、股票過戶代理服務,證券業務,證券經紀服務,銀行服務,抵押貸款服務,信用卡服務,汽車貸款融資及貸款服務,投資信託服務,不動產經營管理,消費者貸款,貸款(融資),人壽保險,年金保險,其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險。
附圖3-2(原告之其他商標)註冊第00000000號申請日:87年11月4日註冊日:89年2月1日註冊公告日:89年3月1日指定使用商品或服務:
第36類:財務與投資經理服務,財務與投資管理服務,財務與投資顧問服務,財務與投資分析服務,財務與投資諮詢服務,財務與投資之資訊服務;共同基金投資服務;股票過戶代理服務;證券106經紀服務;銀行服務;抵押貸款服務;信用卡服務;汽車貸款籌資及貸款服務;投資信託服務;不動產經理服務;消費者貸款服務;人壽保險;年金保險之發行與管理;其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險;對各種事業生產投資。消費者信用調查服務、證券(包括共同基金)之分銷服務。
附圖4-1、4-2:
附圖4-1(被告等之其他商標)註冊第00000000號申請日:91年7月22日註冊日:92年6月16日註冊公告日:92年7月16日指定使用商品或服務:
第36類:不動產之租售、買賣、租賃之仲介;資本投資;古董、珠寶、玉石等之估價服務;慈善基金籌募;財務、金融、投資之評估、分析、諮詢顧問服務;信用調查。
(352頁)附圖4-2(被告等之其他商標)107註冊第00000000號申請日:91年7月22日註冊日:92年5月16日註冊公告日:92年6月16日指定使用商品或服務:
第35類:廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送,代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供,打字排版製版及文件之複印影印複製,工商管理協助、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、人事管理諮詢,櫥窗設計及擺設之設計,職業介紹,拍賣,市場調查、企業調查,公關,廣告宣傳器材及場所出租,辦公機器和設備租賃,為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務,產品包裝,貨運卡車路線電腦定位,網路購物,文教用品零售,建立電腦資訊系統資料庫,安排和報紙訂閱。
(353頁)108