1智慧財產法院民事判決2104年度民專訴字第54號3原告HeraeusPreciousMetalsNorthAmericaConshohockenLL4即反訴被告C（美商賀利氏貴金屬北美康舍霍肯有限責任公司）567法定代理人RobertKerprich8輔佐人張偉銘9訴訟代理人陳佳菁律師10吳俐瑩律師11許文亭12張哲倫律師13複代理人李協書14被告碩禾電子材料股份有限公司15即反訴原告16法定代理人陳繼明17訴訟代理人吳明珠18被告陳繼明19共同20訴訟代理人徐瑞毅律師21施志寬22林哲誠律師23複代理人范清銘律師24上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於106年625月6日言詞辯論終結，判決如下：
26主文27原告之訴及假執行之聲請均駁回。
11本訴訴訟費用由原告負擔。
2反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。
3反訴訴訟費用由反訴原告負擔。
4事實及理由5甲、程序方面6壹、本訴部分7一、原告為依美國法律設立之外國法人，本件乃涉外民事事件，8我國法院有國際裁判管轄權，且準據法應依我國法律，以及9原告法定代理人於本院審理期間變更，並已聲明承受訴訟等10情，業經本院於民國105年8月5日中間判決敘明（本院卷11第270頁背面至第271頁），茲不復贅。
12二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告13同意、請求之基礎事實同一、或不甚礙被告之防禦及訴訟之14終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1款、第215款、第7款定有明文。經查，原起訴聲明第2項為「被告等16不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販17賣、使用或進口系爭產品及其他侵害系爭專利權之產品。」
18、第3項為「前項聲明之侵權產品，應予回收並銷毀。」（19本院卷第5頁），嗣原告於104年12月24日具狀變更上20開聲明為第2項「被告等不得製造、為販賣之要約、販賣、21使用或進口用於形成太陽能電池電極之系爭產品。」、第322項「被告等不得使用系爭專利之技術。」及第4項「第二項23聲明之太陽能電池用正面銀漿產品，應予回收並銷毀。」（24本院卷第171頁至背面），並經被告等同意（本院卷第25141頁），經核原告所為訴之變更，其請求之基礎事實同一，26且無甚礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭說明，應予准27許。
21貳、反訴部分2按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及3就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬4他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得5提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項分別定有明文。
6所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃7指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反8訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係9兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作10為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，11或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標12的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因13，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係（最高法院9114年度台上字第262號判決意旨參照）。經查，本件原告以被告15碩禾電子材料股份有限公司（下稱碩禾公司）銷售型號590、16590A、600、610、620之太陽能電池用正面銀漿產品（下稱系17爭產品）侵害其所有中華民國第I432539號「用於形成太陽能18電池電極之導電糊」發明專利（下稱系爭專利），起訴請求被19告等排除侵害及損害賠償；被告碩禾公司即反訴原告則於10420年7月20日以原告即反訴被告寄發、散布兩造間專利侵權爭21議之訊息予被告碩禾公司之交易相對人，致其受有商譽及營業22損失，有違反公平交易法之情事提起反訴。經核反訴與本訴間23之標的及攻擊防禦方法相牽連，其提起反訴合於前揭規定，應24予准許。
25參、被告等抗辯系爭專利有應撤銷之事由，經本院前於105年826月5日作成中間判決如下：系爭專利請求項1（即原告主27張更正之請求項1，下同）符合民國102年6月11日修正公31布之專利法（下稱102年專利法）第26條第2項之規定。
2系爭專利說明書符合102年專利法第26條第1項之規定。3被證36不足以證明系爭專利請求項1及其附屬項不具新穎性4。被證37不足以證明系爭專利請求項1及其附屬項擬制喪5失新穎性。被證36不足以證明系爭專利請求項1及其附屬6項不具進步性。被證36與被證41至被證50中任一者及「7通常知識」之組合不足以證明系爭專利請求項1及其附屬項8不具進步性。被證44與被證41至被證43、被證45至被證950中任一者及「通常知識」之組合不足以證明系爭專利請求10項1及其附屬項不具進步性。爰就原告主張專利侵權之本訴11部分、被告碩禾公司即反訴原告主張違反公平交易法之反訴12部分續為審理，並為本件終局判決。
13乙、實體部分14壹、本訴部分15一、原告聲明求為判決：被告等應連帶給付原告新台幣（下同16）1,000萬元整暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年17息5%計算之利息。被告等不得製造、為販賣之要約、販賣
18、使用或進口用於形成太陽能電池電極之被告型號為：590、19590A、600、610、620太陽能電池用正面銀漿產品。被告等20不得使用中華民國第I432539號發明專利「用於形成太陽能電21池電極之導電糊」之技術。第二項聲明之太陽能電池用正22面銀漿產品，應予回收並銷毀。訴訟費用由被告等連帶負23擔。就第一項、第二項及第三項之聲明，原告願以現金或24同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。並主張略25以：
26由被告碩禾公司103年年報（原證74）、官方網站（原證10
27、72）所載內容可見，被告碩禾公司及其所屬集團跨足太陽能41產業之上游（導電漿材料、矽晶圓）、中游（太陽能電池）及2下游（太陽能電廠），除製造、銷售系爭產品外，確有研發、3製造太陽能電池之行為及設備，於鈞院執行證據保全當日被告4碩禾公司正以燒結爐燒製系爭產品用以形成太陽能電池電極，5經鈞院詢問被告碩禾公司之品管處副處長○○○：「關於剛才6勘驗現場燒結爐溫度是關於哪些型號產品的溫度？」，其以證7人身份稱：「是正銀600、590、620型號產品的型號，那是從8第1至6區的機台」（原證196保全證據筆錄第3頁）。被9告碩禾公司係直接實施系爭專利之技術手段（詳後述），已構10成直接侵害系爭專利，卻辯稱其未製造太陽能電池云云，甚至11竄改官方網頁以湮滅侵權證據，該等臨訟辯詞皆不足採信。12被告碩禾公司再販售系爭產品予太陽能電池製造商而與太陽能13電池廠商共同侵害系爭專利之幫助行為，屬民法第185條之共14同侵權行為：
15被告碩禾公司在103年年報中揭露其正面銀漿之用途係用於16形成太陽能電池之正面銀電極（原證4第60頁），而依原17告提出之公開資料顯示，系爭產品確販售至國內太陽能電池18廠，且市佔率達9成以上（原證63至68），例如昱晶能源19科技股份有限公司（下稱昱晶公司）、元晶太陽能科技股份20有限公司、太陽光電能源科技股份有限公司之主要產品均為21太陽能電池，被告碩禾公司為其主要原料「膠料」、「導電22膠」之主要供應商（原證285至287），則在系爭產品販售23予下游太陽能電池廠商且必然100%用於形成太陽能電池之24正面銀電極，別無他用（此為典型民事訴訟法第278條所定25無庸舉證之事實）之情形下，系爭產品既已被證明落入系爭26專利請求項1之專利權範圍（詳後述），故本件太陽能電池27廠商為直接實施系爭專利請求項1之直接侵權人，被告碩禾51公司則係提供系爭產品幫助太陽能電池廠商侵害系爭專利之2共同侵權人。
3依被告碩禾公司103年年報所載，其導電漿產品為目前市場4主流之結晶矽太陽能電池之關鍵材料，系爭產品之用途即係5作為太陽能電池正面銀電極（原證69第45頁、第50頁、6第59頁），倘太陽能電池廠商無系爭產品，即無法形成太7陽能電池之正面電極，而實施系爭專利請求項1之全部技術8特徵，亦即系爭產品除形成太陽能電池正面電極外，別無其9他用途。故被告碩禾公司製造、銷售系爭產品幫助太陽能電10池廠商實施侵害系爭專利之行為，對於本件侵權結果之發生11有相當因果關係。
12被告碩禾公司為太陽能導電漿產品領域之專業廠商，對於系13爭專利之存在及其太陽能電池製造廠客戶利用系爭產品實施14系爭專利產製太陽能電池電極之行為，應無不知之理，其製15造、販賣系爭產品幫助太陽能電池製造廠實施系爭專利技術16之幫助侵權行為，顯出於故意而共同侵害原告之系爭專利。17原告已證明被告碩禾公司或其客戶於燒製太陽能電池電極所使18用之溫度落入系爭專利請求項1「500至900℃」之範圍：
19系爭專利請求項1中「500至900℃」之燒製溫度不應視為20限制條件，即便屬限制條件亦係指太陽能電池於燒製時之「21晶圓溫度」而非「燒結爐設定溫度」，本發明所屬技術領域22中具有通常知識者均知製備太陽能電池電極之「燒製」步驟23是指燒製太陽能電池晶圓上之「導電糊」以形成太陽能電池24「電極」，其屬於一種化學作用，燒製行為係發生在「晶圓25」及晶圓上之「導電糊」，重點在於使導電糊有效燒穿晶圓26上之抗反射膜，但又不能過度燒穿以致傷害下面的擴散層，27甚至是矽基板，從而達成歐姆接觸，而「燒製溫度」即係可61以達成上述作用的溫度。技藝人士閱讀系爭專利請求項1之2文字後，自然會認定該溫度係指在「燒製導電糊之過程中導3電糊達到之溫度」，由於在燒製過程中導電糊已網印於太陽4能電池晶圓上，導電糊與太陽能電池晶圓「接觸」並產生「5燒穿」之化學作用，故導電糊所達到之溫度實質等同於太陽6能電池之晶圓溫度。
7系爭專利請求項1根本未記載燒結爐，根據「禁止讀入原則8」，毫無解釋為「燒結爐設定溫度」之空間；本發明所屬技9術領域中具有通常知識者均知太陽能電池電極之品質取決於10晶圓實際達到之溫度，因為在燒製導電糊之過程中燒結爐之11設定溫度與晶圓之實際溫度之間常有落差，且兩者之間無普12遍適用之關係，此亦為導電糊供應廠商會於產品規格書中普13遍提供燒製溫度曲線（以晶圓溫度繪製）並以「setpoint（14orsettemperature）」與「firingtemperature」區分「燒結爐15設定溫度」及「晶圓溫度」之原因（原證103至106）。因16此，在技術文件中除非特別表明燒製溫度係指燒結爐之設定17溫度，否則通常知識者將會認為該燒製溫度係指晶圓之溫度18，此有被證16、被證161、被證173、原證102至106、原19證120至122、原證126、原證140及原證250至266等技20術文獻可證。
21縱將系爭專利請求項1之「500至900℃」解釋為限制條件22，亦應指「晶圓溫度」，鈞院於104年7月23日保全證據23拍攝被告碩禾公司燒結爐當時所設定之最高燒製溫度雖為「24920℃」，然根據上開提及晶圓溫度之文獻或專利內容（包25含被告總經理黃文瑞投影片及被告產品規格書），因被告碩26禾公司燒製導電漿之時間「不到20秒」，其真正的最高燒27製溫度實低於900℃，故被告碩禾公司不但係在系爭專利請71求項1之範圍進行燒製，更教示其客戶以此條件實施系爭專2利。縱按照被告碩禾公司之解釋，認定系爭專利請求項1之3燒製溫度係指燒結爐之設定溫度，由於被告碩禾公司係利用4與系爭專利實質相同的方式、執行實質相同之技術特徵而達5到實質相同之技術效果，按照均等論之判斷原則，被告碩禾6公司運用最高920℃之燒結爐設定溫度與系爭專利無實質差7異，二者為均等，被告碩禾公司之行為亦侵害系爭專利。
8如前述，被告碩禾公司已於其公司網站上自承有「太陽能電9池生產線」（原證10、72），無異自認其有直接侵害系爭10專利之行為，被告碩禾公司雖以「研究或實驗」置辯，卻多11次自承「被告公司針對系爭產品會進行品保測試」、「為品12保目的而為燒製行為」、「為測試導電漿品質而採購與Cell13廠相同量產設備」、「燒製導電漿並非僅為品保測試」（原14證109保全證據筆錄第4頁、被告答辯(1)狀第7頁、答辯15(6)狀第5頁、被證28第6點說明及答辯(12)狀），足以證16明被告碩禾公司每日大量、例行之「品保測試」行為，已嚴17重逾越專利法第59條第1項第2款以促進「發明之改良或18創新」之立法意旨，而應認已違反比例原則，不論依我國專19利法之立法目的、經濟部智慧財產局（下稱智財局）所頒訂20之專利法逐條釋義或美國之判例法，被告碩禾公司之行為屬21實施系爭專利之直接侵權行為，而無從適用專利法第59條22第1項第2款之試驗免責。
23系爭專利申請專利範圍之解釋不應限於無鉛（或鉛含量為241000ppm以下或更小），不論系爭產品之鉛含量為何，均落入25系爭專利請求項1之範圍：
26僅在對於申請專利範圍中之記載有疑義而須釐清時，始有進27一步審酌發明說明、圖式為解釋之必要，否則應僅以請求項81記載之內容為依據，而系爭專利請求項1已載明「…其中該2導電糊係包括：一種包含銀作為主成分之導電粉、玻璃料、3及有機媒液的太陽能電池電極形成用之導電糊…」，所屬技4術領域中具有通常知識者對於上揭文字之理解，可得知其所5界定之「導電糊」成分，據此，系爭專利請求項1之文字本6身就「導電糊」之界定十分明確，不但與系爭專利說明書第77頁第19至21行之定義相符，亦與所屬領域中具有通常知8識者之認知相符，實無解釋之必要。
9系爭專利請求項1既未提及「鉛」，更完全未載有「鉛含量10」等文字，逕行以系爭專利說明書第11頁第10至11行之11記載，將導電糊解釋為「無鉛」甚或是「鉛含量為1000ppm12以下」，不啻是違反禁止讀入原則。若將系爭專利請求項113為上述解釋，則原告之專利權範圍將被大幅限縮，任何意圖14剽竊系爭專利成果之人只要於其導電糊產品中添加極少量之15氧化鉛，即可規避侵權之責任，甚至因氧化鉛含量略高於161000ppm之導電糊於業界與「無鉛」無異，侵權之人更可17於業界中宣稱其產品為無鉛產品而吸引重視環保之客戶，如18此結果根本係鼓勵「剽竊」他人專利成果。
19系爭專利說明書第11頁第10至11行雖載明：「本發明之20導電糊本質上不含鉛成分，且特定言之，導電糊之鉛含量為211000ppm或更小」，惟上開內容係位於系爭專利說明書之22實施方式中，其首段揭示「以下解釋依照本發明之導電糊及23太陽能電池裝置的一個具體實例，但是本發明之範圍不受其24限制」（系爭專利說明書第7頁第17至18行），顯見第2511頁第10至11行所載僅為本發明之一個具體實例，請求26項之範圍不受其限制，該段文字係在敘述系爭專利導電糊不27含鉛之實例，且「導電糊之鉛含量為1000ppm或更小」係91在特定說明或進一步限定「本質上不含鉛成分」之真正意涵2，而與系爭專利之導電糊含鉛之態樣完全無關。倘僅憑上開3內容而可認專利權人最初已放棄含鉛之範圍，則由系爭專利4說明書第7頁第17至18行及請求項未限定無鉛之事實，豈5非更可證明專利權人最初並未有任何放棄含鉛範圍之意圖。
6另由日本優先權母案之專利說明書第0012段載明「本發明7之目的在於提供一種太陽能電池電極形成用導電性糊，即使8不含鉛仍可形成獲致良好太陽能電池特性的電極。」益證其9原意顯然未限制本發明僅為無鉛或自願放棄含鉛之範圍。
10在太陽能電池之導電糊中，使用含有氧化鉛之玻璃料本是習11知，而系爭專利之重點在於使用含碲之玻璃料，以達成易於12控制燒穿、良好歐姆接觸及燒製溫度依附性低等功效，並非13藉由控制鉛含量達成上述功效，故請求項1之導電糊（或玻14璃料）是否含鉛及鉛含量根本非系爭專利之發明重點，亦非15必要技術特徵。依本件中間判決之意旨，系爭專利請求項116之導電糊應解釋為「可含鉛」及「不含鉛」，且「含鉛」及17「不含鉛」之範圍皆為說明書所支持，對所屬技術領域中具18通常知識者而言，「無鉛」之標準等同於「鉛含量為100019ppm以下」，有歐盟RoHS指令所規範之「無鉛（Lead-Free20）」標準，其中鉛的管制限值為1000ppm（原證242、24321）可稽，故並無解釋為應限於「可含鉛，但鉛含量為221000ppm以下」之可能。
23因系爭產品均屬用以製造太陽能電池電極之含有特定碲玻璃24料之導電糊，為達到容易燒穿控制、形成歐姆接觸之目的，25不論其鉛含量為何，均落入系爭專利請求項1之範圍。至被26告等辯稱依據台灣檢驗公司之ICP鑑定結果，系爭產品之「27鉛含量」皆超過1000ppm云云，惟系爭產品導電糊含有「101有機媒液」，在鑑定前已將樣品烘烤以移除有機媒液，故被2告所列之鉛含量並非真正之數據，此部分之計算顯然有誤。
3依據台灣檢驗公司之EDX報告，已足以證明所有系爭產品所4含之玻璃料均落入系爭專利請求項1所載「含有具有30至905莫耳%氧化碲作為網路形成成分之碲玻璃料」之範圍：
6台灣檢驗公司以EDX方法檢測鈞院於證據保全當日查扣被7告碩禾公司型號OOO、OOO、OOO、OOO、OOO、610、8620之正銀漿料，各樣品取10顆不同玻璃粒子分析其組成9份含量（元素wt%），取平均後換算成穩定氧化物莫耳%，10依EDX報告第56頁表4之數據顯示，所測試樣品中玻璃料11之氧化碲含量介於OOO莫耳%至OOO莫耳%，全數落入12系爭專利更正後請求項1「含有具有30至90莫耳%氧化碲13作為網路形成成分之碲玻璃料」之範圍。由上述數據亦可知14，不論產品型號或副型號為何，被告正銀漿料中玻璃料之氧15化碲含量均十分相似，足證系爭產品之所有型號，甚至其它16原告未列舉之型號，均係使用「含有具有30至90莫耳%氧17化碲作為網路形成成分之碲玻璃料」。
18被告等宣稱原告就系爭產品所為之EDX分析結果與台灣檢19驗公司之EDX報告未盡一致，因此EDX分析方法不可採云20云。實則系爭產品本有諸多副型號（此自保全證據期日所扣21得之系爭產品包括OOO、OOO、OOO、OOO、OOO等副型22號即可知悉），被告等自承會為客戶需要調整配方客製化導23電漿（原證74第1頁），然就本件專利侵害鑑定而言，重24點在於系爭產品是否使用具有30至90莫耳%氧化碲之玻璃25料，至於各副型號間之差異為何實非所問。原告已盡合理努26力取得被告碩禾公司之系爭產品以證明系爭產品所用玻璃料27含有系爭專利所界定之30至90莫耳%氧化碲，復加上台灣111檢驗公司之EDX及ICP報告亦呈現相同結果，被告碩禾公2司侵害系爭專利之事實已堪明確。
3被告等稱被證9第53頁顯示EDX分析之相對誤差，可能具4有5%至50%不等之差異云云。然而被證9第53頁所揭示5者為中國國家標準對於EDS定量容許誤差的要求，根據該6頁所記載含量越高，其相對誤差越小，元素含量高於20wt%7者，其誤差甚至遠小於5%；於第55頁更記載「新型EDS8對中等原子序數的主元素、無重疊峰的定量相對誤差約為92%或更小」，而本件待測樣品中之碲元素顯然為中等原子10序數的主元素，依前揭記載，台灣檢驗公司之EDX報告中11關於碲元素數據之相對誤差應「約為2%或更小」；況台灣12檢驗公司係以EDX方法分別對同一種樣品進行「十次」測13試，如有任何的誤差，其將十次測試數值平均後所得之數據14更能減少該誤差範圍。據此，被告等稱本件氧化碲含量具有155%至50%之誤差實不足採。
16被告等根據被證10稱EDX係作為初步分析之用，至多僅能17得到受測樣品化學組成之初步資料；又台灣檢驗公司之18EDX鑑定報告以及EAG公司網頁皆記載EDX為「半定量19分析」，故顯示EDX無法定量分析云云。然而被證10表二20清楚記載EDX之偵測極限可達0.1%，於第99頁左欄更說21明在EDX分析後，若要對含量少的元素進行準確度較高的22定量分析，可再進行另一種WDS（WavelengthDispersive23Spectrometer；波長分散光譜儀）分析，由此可見，EDX確24實可作為定量分析，僅不過是對於含量少之元素之準確度可25能略有不足。而所謂「半定量分析」其意義如同被證10之26「初步分析」，係指對於含量少之元素之準確度較為不足，27並非表示EDX方法完全無法用於定量分析。本件之鑑定目121的係測量樣品中玻璃料之氧化碲含量是否為30莫耳%以上2，顯然EDX之準確度已足夠。
3被告等稱EDX方法無法測出原子序較低之元素，如OOO、4OOO、OOO，根本無法確認受測樣品中所有之元素，故亦5無從得知其中氧化碲的莫耳比云云。然判斷系爭產品是否侵6害系爭專利請求項1，旨在得知導電漿中的玻璃料組成，而7非導電漿中來自各種不同成分的所有元素組成，況台灣檢驗8公司之EDX報告測得OOO、OOO、OOO等低原子序元素9，而OOOOOOO，原證267亦顯示可測OOO，故EDX報告10中未測得OOO及OOO之原因為玻璃料中不存在上開元素11；即使將ICP報告所測得之所有OOO及OOO皆當作來自12玻璃料的成分，換算EDX報告之數據後玻璃料中氧化碲含13量仍然大於30莫耳%。
14台灣檢驗公司之EDX及ICP分析結果不一致係源於添加劑，15此二報告顯示所有系爭產品玻璃料中之氧化碲含量均超過系爭16專利請求項1所界定之30莫耳%，而落入系爭專利請求項117之範圍：
18台灣檢驗公司以ICP方法檢測系爭產品，其不同於EDX方19法可直接檢測玻璃料，而係檢測導電漿移除有機載體後之其20餘固體成分，因被告等已自承系爭產品含有眾多添加劑（見21被告105年9月21日民事聲請秘密保持命令補充理由狀第222至3頁），但使用ICP方法無法區分所測得元素係來自玻23璃料或添加劑，承前述，既EDX方法可用於定性，並可測24得硼之原子數以上之元素，故ICP報告中測得未被EDX方25法測得且原子數等於或大於硼以上之元素成分，即O、O、26O、O及O，顯然來自被告自承其所選用之添加劑。至於27ICP報告中原子數小於O之元素「O」，可能是來自玻璃料131，也可能來自添加劑，縱當作來自玻璃料的成分，代入2EDX報告中計算而得之氧化碲數據，亦確實大於30莫耳%3。再由ICP報告之二氧化矽數據高於EDX報告，亦可合理4推知系爭產品中被告自承其所選用之添加劑含有非常高量的5含矽化合物（即非金屬/非金屬氧化物）。綜上，原告係基6於EDX、ICP報告顯示系爭產品含有金屬/金屬氧化物添加7劑、被告等關於系爭產品含有添加劑之主張、EDX及ICP8分析方法之操作差異性等事實，而主張EDX與ICP分析結9果不一致係源於添加劑，若被告等抗辯原告主張不實，應提10出證據證明，而非空言辯稱系爭產品不含金屬/金屬氧化物11添加劑云云。
12在未考量有添加劑之狀況，ICP報告第26頁表5就已經顯13示受測樣品之氧化碲含量均高於OOO30莫耳%，若將ICP14報告如前述屬於添加劑之成分扣除，則所有樣品所換算之「15氧化碲」莫耳%必然全數超過30莫耳%，落入系爭專利更正16後請求項1所界定「30至90莫耳%」之範圍。
17被告等稱其添加劑係指有助於印刷步驟之添加劑，不會是任18何如金屬氧化物之無機物，且在乾燥過程中揮發殆盡云云。19惟被告等既援引系爭專利說明書中第11頁第4段揭示「其20可如所需將常作為添加劑之塑性劑、黏度調整劑、界面活性21劑、氧化劑、金屬氧化物、有機金屬化合物等之一種或以上22以不損及本發明效果之程度加入本發明之導電糊…」，用以23說明何謂「合適添加劑」（被告民事聲請秘密保持命令補充24理由狀第2頁），而該段落亦記載導電糊之添加劑可為金屬25氧化物等，顯然其原意絕非僅指被告碩禾公司之眾多添加劑26係屬一種「不會是任何如金屬氧化物之無機物，且在乾燥過27程中揮發殆盡」之添加劑。
141被告等引用被證201查核指引第5頁之記載內容，宣稱本件2ICP鑑定報告有5%至10%之誤差云云，係臆測之詞。蓋被3證201所記載之「±10%」係指該執行檢量線查核時所容許4的誤差範圍，非指一般機構以ICP方法測試樣品時必然存在5之誤差範圍；況台灣檢驗公司在本件中以ICP方法分別對「6同一」樣品進行「三次」測試，如有任何的誤差，其將三次7測試數值平均後所得之數據更能減少該誤差範圍。
8系爭專利請求項1之「氧化碲」應指「二氧化碲」，任何鑑9定方法所測得系爭產品玻璃料中之碲應一律以二氧化碲計算之10，本件閎康公司之XPS報告毋庸採納：
11本件中間判決業已認定系爭專利請求項1之「氧化碲」應為12「二氧化碲」，實無再區分不同種碲氧化物之必要，在此前13提下，任何鑑定方法所測得系爭產品玻璃料中之碲應一律以14二氧化碲計算之，至於氧化碲在玻璃中所真正存在之網路結15構則非所問。被告等辯稱製造導電漿時玻璃會經過高溫加熱16的過程，所以二氧化碲這種特殊氧化態的含量會有所改變，17因此以XPS測量二氧化碲的含量是有必要的，以ICP或18EDX進行試驗只能得到Te這個元素的含量，無法得到二氧19化碲的含量究竟多少云云。惟玻璃料原料中之碲元素在製成20導電糊後不會消滅，且被告等自承系爭專利請求項1之「氧21化碲」係指「二氧化碲」，顯然其係將「玻璃料」區分為玻22璃料原料（即用於製備導電糊之玻璃料）及導電糊中所含之23玻璃料（即已摻混在導電糊中的玻璃料），而認定導電糊中24所含之玻璃料中碲的其他氧化態化合物皆是由玻璃料原料中25之二氧化碲改變而來。因此，藉由EDX方法測試系爭產品26並將碲元素換算為二氧化碲，即足以得知玻璃料原料中所含27之二氧化碲含量，判定系爭產品是否落入系爭專利請求項1151。
2閎康公司以XPS方法所鑑定之玻璃料係導電糊中所含之玻3璃料，並非玻璃料原料，即使測得任何關於非屬二氧化碲之4碲氧化物之數據，僅能代表導電糊中所含之玻璃料之測試結5果，況如前述，非屬二氧化碲之碲氧化物亦是由玻璃料原料6中之二氧化碲改變而來；且被告已自承「XPS方法係用於鑑7定玻璃粉」、「依現有技術無法從導電漿完全分離銀元素，8銀的XPS訊號會嚴重干擾試驗結果，導致無法分析玻璃料9的訊號」（見被告答辯(4)狀第3、4頁），既被告認為銀的10XPS訊號會嚴重干擾試驗結果故無法直接以XPS測試導電11漿，該缺失並無法藉由搭配ICP方法解決，更何況ICP方12法與EDX方法相同，均無法測得元素的氧化態，被告辯稱13必須搭配XPS及ICP方有可能達成鑑定目的云云，顯不可14採。故本件閎康公司以XPS方法測試「導電漿」所獲結果15並不可採。
16縱參酌閎康公司之XPS報告，經正確地解讀後並非指系爭17產品之玻璃料含有被告等所稱之「非『二氧化碲』之碲的其18他氧化態化合物」，而是指系爭產品之玻璃料中含有兩種碲19「鍵結狀態」，分別為TeO4三角雙錐及TeO3三角錐結構單20元，其氧化態皆為+4，故系爭產品之玻璃料僅含有「與『二21氧化碲』相同氧化態之碲氧化物」。
22二、被告等答辯聲明：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔23。如受不利判決，被告等願供擔保免除假執行。並辯稱略24以：
25系爭專利為「用途專利」，並非物之發明，被告碩禾公司之導26電漿「產品」不可能侵害系爭用途專利，且被告碩禾公司並未27製造由系爭專利之方法直接製成之「太陽能電池電極」，不可161能侵害系爭專利：
2系爭專利申請人昭榮化學工業股份有限公司（下稱昭榮公司3）於102年7月15日向智財局所提出之申復理由書中，已4自承「修正本案申請專利範圍第1至7項之標的為導電糊之5用途項」（被證1），故系爭專利請求項之標的並非「導電6糊」本身，而在於「應用導電糊之步驟」，亦即「使用『導7電糊』之方法」，其中該方法係將導電糊藉由「以500至8900℃燒製而形成太陽能電池電極」。惟製造或銷售導電糊9產品並非專利法第58條第3項所定實施系爭專利之方法，10且依據系爭專利之方法「直接製成之物」為「太陽能電池電11極」，亦非被告碩禾公司所製造或銷售之未經燒製的「導電12糊」，是被告碩禾公司之導電漿「產品」不可能侵害系爭用13途專利。
14被告碩禾公司製造導電漿後，係直接將未經燒製之導電漿販15售給太陽能電池廠商，再由該等廠商將導電漿燒製於太陽能16電池，被告碩禾公司並未從事「太陽能電池」之製造，此為17太陽能產界公知之事實。於103年度之公司年報已清楚載明18，被告碩禾公司之產品僅有導電漿產品，而不包含太陽能電19池產品（被證26）；復於103年度發行國內可轉換公司債20之公開說明書亦清楚載明，被告碩禾公司及其子公司之產品21僅有導電漿及太陽光電能發電系統（由被告碩禾公司之子公22司所經營，僅販售電力，而未涉及太陽能電池之製造），並23不包含太陽能電池產品（被證27）；被告碩禾公司網站「24產品綜覽」項之「太陽能電池解決方案」，係指由被告碩禾25公司提供良好材料，以便客戶可據此製作出最高效及競爭力26之太陽能電池（HighestEfficiency&CompetitiveSolarCell）27，而非指製造太陽能電池本身，在公司年報中關於太陽能電171池設備之記載，亦已說明僅係製造太陽能電池之材料或實驗2測試用之設備（被證28）。至於原證10被告碩禾公司網頁3雖記載公司有小型太陽能電池生產線，然此係指供測試導電4漿品質用之測試線，被告碩禾公司已在網站上更正。
5被告碩禾公司並未製造生產太陽能電池，亦經鈞院至被告碩6禾公司現場證據保全所確認。原告既主張被告碩禾公司構成7間接侵權，顯見原告明知被告碩禾公司確實並未製造生產太8陽能電池，故根本不可能直接侵害系爭用途專利。另被告碩9禾公司黃文瑞總經理於104年10月13日光電展前之記者會10已公開表示「碩禾是導電漿廠，不做太陽能電池，現在做太11陽能發電廠，這能夠獲得穩定的收益，電池、模組等材料就12向台灣的同業購買。」（被證86），倘被告碩禾公司如原13告所稱有製造太陽能電池，理應致力推廣該業務，焉有可能14反其道而行，益證被告碩禾公司並未製造太陽能電池。
15現行專利法根本不承認間接侵權，至於民法第185條第2項16造意或幫助之共同侵權行為部分，原告亦未證明太陽能電池廠17有何直接侵權行為存在以及被告碩禾公司有何故意造意或幫助18侵權之行為，姑不論系爭產品成分並未落入系爭專利所界定之19範圍（詳後述），太陽能電池廠商既不知悉被告碩禾公司「導20電漿之成分」為何，顯然不可能具有侵害系爭專利之故意或過21失，根本不可能構成直接侵權行為，被告碩禾公司自無從與太22陽能電池廠商成立造意或幫助之共同侵權行為，實則，以何溫23度燒製導電漿形成電池電極，屬於各家太陽能電池廠之機密，24導電漿成分則為被告碩禾公司商業機密，被告碩禾公司不可能25與下游太陽能電池廠商構成共同侵權行為，原告主張被告碩禾26公司有造意或幫助之共同侵權行為，顯然毫無根據。
27被告碩禾公司燒製導電漿之行為係以「測試實驗」為目的，非181系爭專利權效力所及，且被告使用之燒結爐「最高設定溫度為2920℃」，並未落入系爭專利範圍：
3被告碩禾公司燒製導電漿非僅為品保測試，同時亦研究實驗4導電漿之性質及功效，實際上導電漿廠商必然須透過燒製導5電漿之過程，以了解導電漿功效，此有原告輔佐人○○○於6鈞院104年12月7日庭訊稱：「原告公司與被告公司都是7一樣，在實驗室中都要做大量的燒結，因為這是為了導電糊8產品的研發」等語可稽，故被告以研究實驗為目的燒製導電9漿，但未製造銷售太陽能電池（即依據系爭專利方法所直接10製造之物），不致於影響系爭專利權人之經濟利益，應符合11專利法第59條第2項研究實驗免責之規定。
12本件中間判決已認定系爭專利請求項1中「藉由以500至13900℃燒製而形成太陽能電池電極」之燒製溫度屬於「限定14條件」且係指「最高溫度」，而由系爭專利之內部證據（包15含：系爭專利說明書第5頁最末段所揭示之先前技術即被證16173之WO2006/132766號專利、系爭專利申請人昭榮公司於17被證158申復理由書第11頁提及之被證159我國公開第00000000000號專利申請案、系爭專利請求項1使用之文字、19系爭專利說明書表4實施例之敘述）以及外部證據（包含：20原證102、103、262及被證56至67、75至80、89至90、21153、160至161、176至196之其他關於燒製導電漿形成太22陽能電池電極的專利或文章）所示，均足證系爭專利所謂「23燒製溫度」係指「燒結爐之最高設定溫度」，而非原告主張24之晶圓實際溫度。104年7月23日鈞院會同原告訴訟代理25人至被告碩禾公司廠房執行保全證據程序時，被告碩禾公司26為品保實驗目的所使用燒結爐之設定溫度為「920℃」，此27亦當場由原告訴訟代理人確認，故並未落入系爭專利請求項1911所界定「500至900℃」之文義範圍。
2系爭專利申請人昭榮公司於103年1月15日向智財局所提3出之申復理由書，在第5頁至第8頁的敘述中將系爭專利請4求項之範圍限縮為「500至900℃」（被證74），明確放棄5「500至900℃以外」之燒製溫度範圍，以區隔智財局提出6之引證文獻，故依「禁反言原則」，系爭專利關於「500至7900℃以外」之燒製溫度範圍已不得再行主張；又系爭專利8說明書在第5頁最末段「發明說明」中，援用日本專利公告9第0000-000000A號（WO2006/132766號專利之日文翻譯）10作為先前技術，而該先前技術之說明書中已具體明確提到「11最高之爐設定溫度為約650℃至約1000℃」、「燒製溫度12為650至1000℃」、「在三區域之溫度設定為780℃、81013℃、以及930℃至970℃」等（被證173），換言之，系爭14專利說明書已揭露較多的「以900℃至約1000℃之燒製溫15度燒製太陽能電池」之技術手段，且在申請階段即以「50016至900℃」之範圍加以限制而未主張「900至1000℃」之範17圍，從而依「貢獻原則」，在系爭專利說明書中已被明確具18體揭露之「以900℃至約1000℃之燒製溫度燒製太陽能電19池」之技術手段應被視為貢獻給公眾。準此，被告碩禾公司20為品保實驗目的所使用「最高設定溫度920℃」因適用「申21請歷史禁反言」及/或「貢獻原則」等阻卻均等侵權之原則22，並未落入系爭專利請求項1所界定「500至900℃」之均23等範圍。
24姑不論被告燒製導電漿之行為係以「測試實驗」為目的，而25非系爭專利權效力所及，如前述，由於系爭專利請求項為「26用途專利」而非「物之專利」，且系爭產品之鉛含量超過271000ppm、TeO2含量遠小於30莫耳%（詳後述），被告碩201禾公司為品保實驗目的所使用之燒結爐「最高設定溫度9202℃」亦超過系爭專利所界定之最高溫度「500℃至900℃」3，基於「全要件原則」皆未落入系爭專利請求項之範圍。
4系爭專利請求項1至7之含鉛量應解釋為不高於1000ppm，5依據台灣檢驗公司鑑定結果，系爭產品之「鉛含量」皆超過61000ppm，並未落入系爭專利範圍：
7系爭專利申請人昭榮公司於日本優先權母案中，將專利範圍8修正為「氧化鉛含量為1000ppm以下」，在歐洲對應案中9更修正限縮為「無鉛」（被證125），由系爭專利說明書中10明確揭示「本發明之一個目的為提供一種用於形成太陽能電11池電極之導電糊，其無鉛但可形成提供良好之太陽能電池特12性的電極」、「本發明可得到一種可用於形成太陽能電池電13極之導電糊，其具良好之太陽能電池特性但未如過去含有任14何鉛玻璃」、「本發明之導電糊本質上不含鉛成分，且特定15言之，導電糊之鉛含量為1000ppm或更小」，顯然系爭專16利係排除使用含鉛之玻璃料，被告等因而主張系爭專利申請17專利範圍中含鉛部分不為說明書所支持，即系爭專利應無效18；被告等先前雖未主張系爭專利申請專利範圍應解釋為「含19鉛量小於1000ppm」，然此不影響鈞院依職權認定系爭專20利申請專利範圍應限縮解釋為氧化鉛含量在1000ppm以下21，此完全符合被告主張系爭專利應不含鉛之本旨。
22若鈞院認定系爭專利可含鉛，則因鉛含量未於系爭專利各請23求項之文義中界定，屬於請求項之記載有未臻清楚之處，自24應先審酌系爭專利說明書是否有關於鉛含量之相關說明。於25系爭專利說明書第11頁明確記載：「本發明之導電糊本質26上不含鉛成分，且特定言之，導電糊之鉛含量為1000ppm27或更小。」除此之外，說明書並未有任何類如「氧化鉛可如211所需以不損及本發明效果之程度加入本發明之導電糊」、「2氧化鉛之含量並未特別限制」等一般通常知識之記載，亦未3有任何含鉛量為1000ppm以上之導電糊樣品（而非比較性4樣品）的具體例示，通常知識者綜觀系爭專利說明書、申請5專利範圍及圖式三者整體之技術內容，於欠缺鉛含量得為61000ppm以上之教示或建議下，自無可能得出鉛含量係任意7範圍或可超過1000ppm以上之結論。
8本件中間判決中有關鉛的部分，僅討論系爭專利之有效性，9而非作申請專利範圍解釋，亦未就鉛含量部分作出任何申請10專利範圍解釋。無論如何解釋系爭專利說明書中含鉛或不含11鉛的用語，如前述，系爭專利說明書已明確限定鉛含量為121000ppm以下，如假設系爭專利可包含鉛，當然應解釋其鉛13含量不高於1000ppm，此與中間判決理由無任何矛盾，且完14全符合系爭專利說明書之揭示。而依台灣檢驗公司ICP報告15之表1數據顯示，所測樣品之鉛含量皆超過1000ppm，顯然16並未落入系爭專利之範圍。
17原告稱ICP報告已移除有機媒液，被告所列非真正鉛含量云18云，然原告輔佐人○○○已自承在此產業技術領域中一般之19用量為，銀粉80至90重量%、玻璃料1至5重量%、有機20媒液5至19重量%，如以銀含量最低可能值80%（即有機21媒液含量之最大可能值）進行計算，台灣檢驗公司ICP報告22所測試7個導電漿樣品之鉛含量全部皆超過1000ppm，顯然23即使考慮有機媒液之因素，其鉛含量仍超過1000ppm，並未24落入系爭專利範圍鉛含量之範圍。
25依據台灣檢驗公司ICP報告及閎康公司XPS報告，未能證明26系爭產品「氧化碲（二氧化碲）含量」超過30莫耳%，並未27落入系爭專利範圍：
221依據行政院環保署所頒布之「環境檢驗檢量線製備及查核指2引」規定，感應耦合電漿原子發射光譜法（即ICP-AES）之3相對誤差值宜在10%以內（被證201），本件台灣檢驗公司4以ICP方法進行檢測之數據，有四份樣本推估的二氧化碲含5量極些微超過30莫耳%，但其百分比均在5%以內，甚至其6中有兩個樣本檢測結果超過30莫耳%之百分比不到1%，差7距極其微小，如計入5%到10%的誤差值，不能證明系爭產8品之二氧化碲含量落入系爭專利範圍。
9本件中間判決將系爭專利請求項中「氧化碲」解釋為「二氧10化碲」，係就申請專利範圍文義作解釋，亦即所屬技術領域11中具有通常知識者在閱讀系爭專利請求項時，會將請求項中12「氧化碲」解釋為「二氧化碲」，此與待鑑定物即系爭產品13中所含之「碲氧化物」有無一氧化碲、二氧化碲、三氧化碲14等不同氧化態完全無涉，二氧化碲雖是自然界最穩定的碲氧15化物，然並不表示玻璃料中不會有其他氧化態之碲氧化物如16三氧化碲存在；由於ICP方法僅能測出元素的種類和含量，17並無法測出元素的氧化態，因此所測得之「元素碲」含量可18能包含一氧化碲、二氧化碲、三氧化碲等不同碲氧化態之化19合物，故台灣檢驗公司以ICP方法測得之「二氧化碲含量」20只能稱為「推估」的二氧化碲含量，須再以XPS方法進行21鑑定，判斷樣品中「二氧化碲與其他氧化碲的氧化態的比值22」，始能得知樣品中「真正」二氧化碲含量，其顯然皆未超23過30莫耳%，而未落入系爭專利範圍。
24原告稱XPS鑑定結果係指樣品鍵結狀態而非氧化態云云，25惟XPS確實可用於量測材料的元素組成與材料中特定元素26原子的鍵結狀態，可對材料中具有不同氧化態之氧化物進行27定性及定量分析，有多篇專利文獻、網頁資料及專家意見書231可證（原證271及272、被證208至213、216）。本件閎康2公司之XPS報告，係於同一導電漿樣品上取三個區域進行3窄範圍能譜細部掃描（narrowscan）後，將所得XPS原始4圖譜分別依Te3d3/2與Te4d5/2軌域之束縛能（Binding5Energy，BE）進行配湊（fitting），因而得出經複數取樣、6不同軌域計算後各種「碲元素的氧化態（即氧化碲的鍵結分7析）」之比例平均值，其完全依照鈞院之鑑定函附件「三、8XPS分析」中四個步驟所進行，該鑑定報告具有證據能力與9高度證明度，當無疑問。
10被告等雖曾指出應以ICP方法鑑定導電漿，其理由在於依目11前現有技術無法從導電漿中完全分離出銀元素，使得「銀」12的XPS訊號會嚴重干擾試驗結果，據美國國家標準技術研13究所（NationalInstituteofStandardsandTechnology，NIST14）網頁之XPS資料庫及業界習知之工具書XPS手冊（15HandbookofX-rayPhotoelectronSpectroscopy）皆已明確指16出Ag3p3/2軌域與Te3d5/2軌域之束縛能皆為約573eV，17兩者於XPS原始圖譜中會重疊而無法解析（被證214、21518），故閎康公司在本件XPS報告中，特別指出須改以Te4d19軌域為主、Te3d3/2軌域為輔之束縛能，始能判斷碲元素的20氧化態，並以面積計算其氧化態之比例（XPS報告第8頁21），已完全排除被告等關於銀的訊號干擾判讀之顧慮，從而22XPS方法當然得用以測試系爭產品。又上開XPS資料庫及23XPS手冊更顯示TeO2及TeO3個別氧化物之Te3d3/2、Te243d5/2、Te3p3/2、Te4d5/2等軌域之束縛能，其位置亦與閎25康公司XPS報告所示相符（XPS報告第8頁），準此，由26於閎康公司XPS報告結果具有TeO2及TeO3個別氧化物之訊27號，當然可知系爭產品中分別存在TeO2及TeO3。
241原告稱閎康公司XPS報告中的兩個不同峰應指Te在受測樣2品之玻璃料中有兩種「鍵結狀態」，而非氧化態，該兩種鍵3結比例之數據應指TeO4三角雙錐及TeO3三角錐結構單元之4比例云云，惟XPS可對材料中具有不同氧化態之氧化物進5行定性及定量分析，已如前述，而不論系爭產品中玻璃料之6二氧化碲、三氧化碲形成何種結構單元，系爭產品仍然含有7二氧化碲與三氧化碲等不同氧化態的「碲氧化物」，縱原告8委請李光華教授出具之原證288聲明書僅表示「TeO3相對9於TeO2係熱力學不穩定，我並未查得有期刊文獻探討在玻+610璃樣品中Te之存在」云云，但並未否定玻璃樣品中可能有+611Te之存在，原告提出與碲之結構單元有關之文獻，無非是12企圖以完全無關之「結構單元」混淆本件以XPS鑑定「不13同氧化態之氧化物」之結果，以遂其誤導目的，實不可採。14EDX方法無法為樣品成分提供可信之定性與定量分析，本件15以EDX進行鑑定之數據不足作為判斷系爭產品有無落入系爭16專利範圍之依據：
17依據業界知識，EDX方法只用來定性而非定量，此有EDX18儀器製造商OxfordInstrument曾於2005年製作簡報顯示「19EDX分析之相對誤差，依所分析得到之元素重量百分比，20可能具有5%至50%不等之差異」（被證9第53頁）、財21團法人工業材料研究所結構分析實驗室○○○前主任亦著文22指出「EDX一般係作為初步分析之用，至多僅能得到受測23樣品化學組成之初步資料」（被證10）可為佐證，且台灣24檢驗公司在本件所出具之EDX測試報告中，亦指明僅係「25以SEM-EDX進行元素的半定量分析（wt%）」（EDX測試26報告第55頁），原告所提EAG公司網頁亦明確指出以27EDX進行測量至少有「非平坦、拋光和均勻的樣品半定量251」、「對原子量較低的元素有較差的靈敏度」之限制條件（2被證205），故以EDX方法對樣品進行定性或定量分析，3其所得結論根本不能用以認定產品元素之正確含量，或作為4侵權認定之依據。
5本件台灣檢驗公司以EDX進行鑑定之結果與原告自稱就同6一被告碩禾公司產品（被告碩禾公司否認之）作成之EDX7試驗結果（原證108）根本不符，此足證EDX無法為樣品8成分提供可信之定性與定量分析。例如，原告自行鑑定之型9號590導電漿產品，竟含有台灣檢驗公司鑑定結果所無之「10OOO」，而台灣檢驗公司所鑑定者卻含有原告鑑定結果所無11之「OOO」與「OOO」；原告自行鑑定之型號600導電漿12產品，竟含有台灣檢驗公司鑑定結果所無之「OOO」；原告13自行鑑定之型號620導電漿產品，竟含有台灣檢驗公司鑑定14結果所無之「OOO」，而台灣檢驗公司所鑑定者卻含有原告15鑑定結果所無之「OOO」、「OOO」、「OOO」、「OOO16」。
17所屬技術領域中具有通常知識者皆知EDX方法對輕元素的18偵測能力較差，無法測出原子序較低之元素，例如台灣檢驗19公司EDX報告未發現用ICP方法所測得之OOO、OOO、20OOO、OOO、OOO及OOO任一元素氧化物，顯然係因為該21等元素原子序較低（OOO、OOO、OOO），可見藉由EDX22方法根本無法確認受測樣品中所有之元素，當然亦無從得知23其氧化碲的莫耳比，故無庸參考台灣檢驗公司之EDX報告24。至原告辯稱EDX無法測量之成分或與ICP有不一致之結25果係來自所謂「添加劑」云云，惟系爭產品根本不含任何金26屬/金屬氧化物之添加劑或含有任何會影響ICP檢測正確性27之物質，由原告自行作成之「EDX分析報告」完全未提及261「金屬/金屬氧化物之添加劑」、或描述如何在乾燥粉末中2分辨「金屬/金屬氧化物之添加劑」，且原告亦從未就此部3分為主張，僅因ICP檢測結果對其不利，始為上開抗辯，卻4未能提出任何證據以實其說，此更突顯EDX測量結果完全5不可信。
6被告等雖曾指出系爭產品包含所謂「添加劑」，惟該「添加7劑」僅係使導電漿可穩定塗覆於晶圓表面而有助於印刷步驟8之添加劑，不會是導電粉、玻璃料或任何如金屬氧化物之無9機物，且在乾燥過程中即會揮發殆盡。換言之，由於台灣檢10驗公司分別以ICP、EDX進行本件鑑定前皆有高溫烘烤之11乾燥步驟，故即便被告碩禾公司系爭型號590、600、610
12、620等產品確有所謂「添加劑」存在，亦必定會揮發而不13存在，從而以ICP、EDX進行本件鑑定之結果不可能被所14謂「添加劑」影響。原告將EDX測量結果的不可靠全部歸15責於所謂「添加劑」，根本毫無依據而不可採。
16依據台灣檢驗公司EDX報告所測得之氧化碲含量，乘以閎17康公司以XPS方法測得之二氧化碲所佔比值，7個導電漿18樣品中所含氧化碲（二氧化碲）之含量亦皆未超過30莫耳19%，而未落入系爭專利範圍。
20另原告主張即便將ICP所測得之OOO、OOO等莫耳比例納21入EDX所得莫耳比例數據中計算，系爭產品之氧化碲含量22仍大於30莫耳%云云，惟台灣檢驗公司以ICP、EDX進行23本件鑑定，不僅鑑定方法不同，所得之產品成分種類與含量24亦不相同，從而以二者分別測得之莫耳比例根本無法相容，25故不可能將其合併計算。原告之主張顯有謬誤。
26三、兩造不爭執事項（本院卷第3頁至第5頁）：已於中間判27決敘明，茲不復贅。
271四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第5頁）：
2原告何時取得系爭專利之權利？其權利之比例？3被告碩禾公司何時起知悉系爭專利存在？（被告碩禾公司是否4有故意、過失？）5原告對被告碩禾公司之請求權基礎究係專利法第96條、第976條、民法第184條第1項前段、同法第185條、第179條及7第177條第2項之何條文？對被告○○○依公司法第23條請8求負連帶損害賠償責任，是否亦得依同法請求被告○○○負禁9止侵害責任？對被告碩禾公司依民法第179條及第177條第210項主張權利時，得否依公司法第23條請求被告○○○負連帶11賠償責任？12原告訴之聲明第2、3項（變更訴之聲明為第2至4項）有無13理由？14五、得心證之理由：
15系爭專利技術分析：
16引用本件105年8月5日中間判決第124頁至第131頁之技術17內容、主要圖式記載。
18系爭產品技術分析：
19原告主張被告碩禾公司所製造、販賣之「590、590A、600
20、610、620太陽能電池用正面銀漿」（下稱系爭產品590、21590A、600、610、620）侵害系爭專利請求項1至7之文義22範圍，並提出侵權分析比較表（參原告104年6月10日民23事起訴狀第4頁至第7頁及同年9月7日民事準備(三)狀第241頁至第4頁）；又於104年度民聲字第16號聲請保全證25據事件（下稱本件保全證據事件），主張對系爭產品590、26600及620之樣品進行能量分散X射線光譜（Energy-27dispersiveX-rayspectroscopy，下稱EDX）分析，結果顯示281樣品之玻璃料中分別包含氧化碲OOO莫耳%、OOO莫耳%2及OOO莫耳%，已落入系爭專利請求項1界定之「其中該3玻璃料含有具有30至90莫耳%氧化碲作為網路形成成分之4碲玻璃料」技術特徵的文義範圍（聲證16）；另於104年95月10日民事準備(四)狀提出EDX分析報告II，針對系爭產6品610之樣品進行分析，結果顯示該樣品之玻璃料中包含氧7化碲OOO莫耳%，亦落入系爭專利請求項1界定之「其中8該玻璃料含有具有30至90莫耳%氧化碲作為網路形成成分9之碲玻璃料」技術特徵的文義範圍。
10被告碩禾公司對原告前揭二份EDX分析報告所取得系爭產11品之採證有疑，認不得以之作為系爭產品是否侵害系爭專利12之依據，嗣兩造合意以本院證據保全所保全7個型號之系爭13產品（包含OOO、OOO、OOO、OOO、OOO、610及620）14，函請台灣檢驗科技股份有限公司（下稱台灣檢驗公司）分15別進行EDX及感應耦合電漿法（Inductivelycoupledplasma16，下稱ICP）之分析，並請閎康科技股份有限公司（下稱閎17康公司）為X射線光電子能譜（X-rayphotoelectronspectros18copy，下稱XPS）之分析（參105年9月29日言詞辯論筆19錄）。
20本院於105年10月17日函請台灣檢驗公司對上開7個型號21系爭產品鑑定，其內容包含：確認導電糊產品中所含玻璃料22之各組成分含量，分析方法包含EDX分析及ICP分析。23EDX分析步驟包含：對待測樣品進行乾基（drybase）分24析，如有需要以有機溶劑或清水清洗待測樣品或為前處理，25測試前亦務必進行乾燥步驟；以SEM區別待測樣品中之26玻璃粒子及銀粒子；以EDX分析10個不同之玻璃粒子之27組成分含量（莫耳%）；將10個不同之玻璃粒子之組成291分含量平均後，換算為穩定氧化物之含量（莫耳%）。ICP2分析步驟包含：對待測樣品進行乾基分析，如有需要以有3機溶劑或清水清洗待測樣品或為前處理，測試前亦務必進行4乾燥步驟；以酸或適當溶劑溶解乾燥之待測樣品至完全溶5解後以進行分析；至少取3次待測樣品，各分析其組成分6含量（莫耳%）；將3次待測樣品所得之玻璃組成分含量7平均後，換算為穩定氧化物之含量（莫耳%）。
8本院另於105年10月25日函請閎康公司對上開7個型號系9爭產品進行鑑定，其內容包含：確認導電糊產品中所含碲元10素的氧化態（即氧化碲的鍵結分析），使用XPS分析方法11。XPS分析步驟包含：對待測樣品進行乾基分析，如有需12要以有機溶劑或清水清洗待測樣品或為前處理，測試前亦務13必進行乾燥步驟；至少取3次待測樣品，各就其所含碲元14素進行「窄範圍能譜細部掃描（narrowscan）」；對氧化15碲的鍵結狀態（含化學位移）進行定性與定量分析；將316次待測樣品所得之各種氧化碲的鍵結狀態比例取平均值。
17系爭產品之分析結果：
18本院於104年7月23日本件保全證據事件實施證據保全19時，拍攝被告碩禾公司之燒結爐各區照片（存放於本件保20全證據事件卷），當時工作人員表示正燒製600型號導電21糊，螢幕上綠色部分為設定燒結溫度，綠色上方為實際溫22度，且被告碩禾公司之生產處副處長○○○證稱各型號產23品統一以這個溫度進行燒製等語（本件保全證據事件10424年7月23日筆錄）。
25系爭產品之EDX分析結果：
26台灣檢驗公司對上開各型號系爭產品中之假設玻璃粒子（27即於顯微鏡下明顯與銀粒子不同之粒子），經10次測試301後平均所得之EDX分析結果表即重量%（詳卷存EDX鑑2定報告第55頁）；再刪除上表中碳、氧及銀之數據，將3檢測出之個別元素轉換為最穩定氧化物含量，以EDX鑑4定報告第55頁至第56頁所載之換算方式，換算為個別元5素氧化物占玻璃料中之莫耳%（詳卷存EDX鑑定報告第656頁），其中氧化碲及氧化鉛占玻璃料中之莫耳%如下表7所示：
00000000系爭產品之ICP分析結果：
13台灣檢驗公司對上開各型號系爭產品，經3次測試後平均14所得之ICP分析結果表即元素之重量%（詳卷存ICP鑑定15報告第24頁）；再刪除上表中銀之數據，將檢測出之個16別元素轉換為最穩定氧化物含量，以ICP鑑定報告第2417頁至第26頁所載之換算方式，換算為個別元素氧化物占18玻璃料中之莫耳%（詳卷存ICP鑑定報告第26頁），所19得氧化碲及氧化鉛占玻璃料中之莫耳%如下表所示：
000000000000系爭產品之XPS分析結果：
26閎康公司對每一型號之系爭產品，以碲元素的窄範圍能譜27細部掃描之Te4d與Te3d3/2軌域氧化態鍵結比例平均值311即Atomic%（XPS鑑定報告第34頁），如下表所示：
2345按我國司法院釋字第527號解釋理由書，固將禁反言釋6示為一般法律原則，但我國專利法並無明文規定禁反言之7原則，於我國專利侵權鑑定實務，則將專利侵權鑑定要點8第三章第二節第六點『禁反言』列入，成為是專利侵害訴9訟中解釋申請專利範圍之原則。該原則係為防止專利權人10將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄11之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟12當中，再行重為主張已放棄部分，即專利權人對專利要求13的解釋應當前後一致，因禁反言原則本質上在禁止行為人14主張前後反覆，以建立法秩序之安定，並保護相對人或第15三人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。因之，禁反16言原則之禁止反覆觀念，與行使權利、履行義務，應依誠17實信用原則相通（最高行政法院98年度判字第1420號判18決參照）。準此，法院解釋申請專利範圍時，應有禁反言19原則之適用，申言之：
20解釋申請專利範圍得參酌內部證據與外部證據，前者係指請21求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案；後者指內部22證據以外之其他證據，並以內部證據之適用為優先。專利制23度旨在鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進24產業發展。發明經由申請、審查程序，授予申請人專有排他25之專利權，以鼓勵、保護其發明。另一方面，在授予專利權26時，亦確認該發明專利之保護範圍，使公眾能經由說明書之27揭露得知該發明的內容，進而利用該發明開創新的發明，促321進產業之發展。因而，專利申請人於專利申請階段至專利權2維護過程之專利說明書或文件所載之內容或事項，若已明白3表示放棄某些權利，法院於解釋申請專利範圍時應予以排除4，避免將申請歷史中已明確放棄的權利範圍，於申請專利範5圍解釋時重新回復。惟判斷專利申請人或專利權人是否放棄6某些專利權範圍，必須有明確且無誤解之虞的否認聲明，以7免過窄解釋申請專利範圍以致於剝奪專利申請人或專利權人8揭露發明之回報，使專利權之合理範圍與其對於先前技術之9技術貢獻度相當。
10專利權範圍應就說明書及申請歷史，以請求項用語的通常意11思解釋，故於申請專利範圍解釋的階段適用禁反言的標準是12嚴格的，當說明書或申請歷史清楚地記載發明不包括某特徵13，則該特徵即被視為在請求項範圍之外，即便請求項用語包14括該特徵。說明書或申請歷史中若無明確且無誤解之虞的否15認聲明，應賦予請求項用語的完整範圍，不宜將說明書之較16佳實施例或實施方式的限制特徵，用以限縮專利權範圍，除17非由內部證據可以明顯看出專利申請人或專利權人確實有意18作此限縮。可以明確認為專利申請人或專利權人放棄某些專19利權範圍之通常情形，例如：說明書出現特定語句，如「20本發明包含…」、「本發明為…」、「本發明之所有實施方21式為…」、「本發明的主要目的為…」等；說明書記載特22定步驟或元件為必要條件；說明書或申請歷史一再指稱一23實施例或實施方式具有問題，並說明這些問題令其難以實施24；說明書記載較佳實施例之一特徵就本發明而言是非常重25要的特徵，且對該特徵的其他替代方案語多貶抑；於申請26歷史進行修正說明書或請求項，以求與先前技術產生區隔。27被告碩禾公司以燒結爐燒製系爭產品用以形成太陽能電池電極331，是否侵害系爭專利請求項1至7？2關於系爭專利請求項1界定之燒製溫度部分：
3系爭專利申請人昭榮公司於103年1月15日向智財局提4出申復理由書並修正系爭專利請求項1、2、8及9，將系5爭專利請求項1之燒製溫度範圍限縮為「500至900℃」6（本院卷第213頁至第224頁背面），由該申復理由書7第5頁至第6頁記載：「…鈞審引用之引證1實施例118揭示將含有釩-磷玻璃之銀電極糊於500至800℃燒製而形9成太陽能電池電極，但即使在此實施例11中使用之玻璃10No.62、67、71、73、75皆為不含有碲的釩-磷玻璃…引證111中所揭示之內容，係無法聯想到本案修正後之請求項1
12、8所限定的將『含有25至90莫耳%氧化碲的碲玻璃之13導電性糊』以500至900℃燒製而形成太陽能電池電極之14用途」（本院卷第216頁背面、第217頁）；同申復理15由書第7頁至第8頁記載：「…引證2之銀-玻璃糊為晶16片接合用銀-玻璃糊，關於太陽能電池電極並沒有任何記17載，因此無法預測將以370至440℃燒製而發揮優異接合18性之引證2之銀-玻璃糊，塗布於引證2中沒有揭示的抗19反射膜，並於500至900℃的高溫燒製時會形成何種電極20構造…本案修正後之請求項1、8明確限定含有特定的碲21玻璃料之本案發明的導電性糊適用於在500至900℃的特22定燒製溫度之用途，使以370至440℃燒製的引證2之接23合用銀-玻璃糊的用途之差異更為明確」（本院卷第21724頁背面、第218頁）；同申復理由書第9頁至第10頁記25載：「…引證2揭示以370至440℃燒製之導電性組成物26的特性，因此有鑒於此，將引證2之導電性組成物代替以27500至850℃（引證3）或600至800℃（引證4）的高溫341燒製之引證3、引證4的導電糊使用時，無法預測形成何2種電極層」（本院卷第218頁背面、第219頁），承上3所述，可知系爭專利請求項1之修正，係以燒製溫度及氧4化碲之莫耳％限縮請求項之範圍。
5承上，系爭專利申請人於103年1月15日向智財局所提6出之申復及修正，明確將系爭專利請求項1之燒製溫度範7圍限縮至「500至900℃」，已明確放棄「500至900℃以8外」之燒製溫度範圍，以區隔先前技術之引證1至4，依9上開申請專利範圍解釋禁反言之法理，由其申請歷史可知10，前言中「500至900℃」之用語係專利申請人用以區別11先前技術者，故對於請求項之範圍應具有限定作用，並非12如原告所稱「500至900℃」之燒製溫度不應視為限制條13件（參原告106年4月21日民事言詞辯論意旨(二)狀第714頁至第9頁）。況原告提出諸多公開專利或文獻，主張系15爭專利請求項1界定之燒製溫度係指晶圓表面溫度，可見16原告亦認同燒製溫度對於形成太陽能電池電極之重要性，17是以請求項之前言中的燒製溫度用語，係屬會影響形成太18陽能電池電極之方法的重要條件，則該用語當然對於請求19項界定之範圍具有限定作用。
20依本院中間判決對系爭專利請求項1中「藉由以500至21900℃燒製而形成太陽能電池電極」之解釋，係指「燒製22形成太陽能電池電極之最高溫度介於500至900℃間」，23詳見中間判決第143頁至第145頁論述，本院雖未明確解24釋該溫度係指「晶圓溫度」或「燒結爐設定溫度」，惟由25系爭專利說明書或其他內部證據均未對燒製溫度係指「晶26圓溫度」或「燒結爐設定溫度」加以明確之定義，而兩造27所執之外部證據亦各支持其論據，故該燒製溫度從其通常351意思解釋，廣義應包含「晶圓溫度」及「燒結爐設定溫度2」。
3本院於104年7月23日進行保全證據時，被告碩禾公司4燒結爐設定之最高溫度為920℃，對應之實際最高溫度為5OOO℃，有被告碩禾公司燒結爐燒製溫度照片附本件保全6證據卷可稽，依本院中間判決對系爭專利請求項1「藉由7以500至900℃燒製而形成太陽能電池電極」解釋為「燒8製形成太陽能電池電極之最高溫度介於500至900℃間」9，誠如前述，則被告碩禾公司燒結爐燒製溫度已超出系爭10專利請求項1界定「500至900℃」之燒製溫度範圍，故11被告碩禾公司以燒結爐燒製系爭產品用以形成太陽能電池12電極之最高溫度係920℃，並未文義侵害系爭專利請求項131之專利權範圍。
14原告主張燒結爐設定之最高溫度為920℃，則「晶圓溫度15」必然落於「500至900℃」云云（參原告106年4月2116日民事言詞辯論意旨(二)狀第15頁至第16頁）。惟查，17依原告輔佐人○○○陳稱：「燒製溫度是指晶圓的實際溫18度，而不是設定燒結爐的溫度。…是否可從燒結爐的設定19溫度推算出晶圓的實際溫度，要考量燒結爐的使用時間、20其型號、料帶的速度、投料晶圓彼此間的距離、循環氣流21通風風量的大小等因素。如果只有掌握燒結爐溫度，不可22推算出晶圓溫度，除非實際使用DATAPAQ去測試。」23（本院卷第29頁、第30頁），可見僅依燒結爐設定之24最高溫度，並無法推算出「晶圓溫度」；縱原告提出原證25291、102、103、105、106主張設定溫度為920℃則其晶26圓實際溫度必然落於「500至900℃」間云云，惟影響晶27圓實際溫度，要考量之因素眾多，晶圓實際溫度必須以儀361器實地測量，很難單由燒結爐設定溫度去推估，業據原告2輔佐人○○○述明，則在未經實際測定晶圓溫度之情形下3，單以本院執行證據保全當日所拍攝顯示燒結爐設定之最4高溫度為OOO℃、對應之實際溫度為OOO℃之照片，實5難據以判斷晶圓之實際溫度，是原告之主張並不可採。
6原告復主張被告碩禾公司使用920℃之最高溫度與系爭專7利請求項1界定之「500至900℃」為實質均等云云。惟8依申請歷史禁反言得以阻卻均等侵權之法理，專利申請人9或專利權人於專利申請或維護專利過程中所為之修正、更10正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論11而重為主張其已放棄之專利權，已見前述，系爭專利申請12人於103年1月15日向智財局提出申復時，已明確將系13爭專利請求項1之燒製溫度範圍限縮至「500至900℃」14，其既已放棄「500至900℃」以外之燒製溫度範圍，即15不得再主張被告碩禾公司使用920℃構成均等侵害，原告16上開主張並無理由。
17綜上所述，被告碩禾公司以燒結爐設定之最高溫度為92018℃燒製系爭產品用以形成太陽能電池電極之行為，並未文19義或均等侵害系爭專利請求項1之專利權範圍，而系爭專20利請求項2至7均為請求項1之附屬項，並進一步界定其21技術特徵，其專利權範圍必落於系爭專利請求項1之範圍22內，故被告上開之行為自亦未文義或均等侵害系爭專利請23求項2至7。
24關於系爭專利請求項1界定之導電糊是否含鉛部分：
25系爭專利說明書第6頁至第7頁【發明內容】記載：「本26發明之一個目的為提供一種用於形成太陽能電池電極之導27電糊，其『無鉛』但可形成提供良好之太陽能電池特性的371電極。…本發明可得到一種可用於形成太陽能電池電極之2導電糊，其具良好之太陽能電池特性但未如過去含有任何3鉛玻璃。使用本發明之導電糊製備太陽能電池，則可得到4一種性能與特徵完全相當於或優於習知太陽能電池之太陽5能電池」（本院卷第22頁背面、第23頁）；復於第611頁【實施方式】記載：「本發明之導電糊本質上『不7含鉛成分』，且特定言之，導電糊之鉛含量為1000ppm8或更小」（本院卷第25頁）。依前開申請專利範圍解9釋禁反言之法理，上開記載已明確且無誤解之虞的聲明界10定系爭專利請求項1導電糊本質上不含鉛成分或鉛含量為111000ppm或更小（非屬刻意添加鉛成分者），即應排除12鉛含量為1000ppm以上之導電糊。
13依前述台灣檢驗公司對系爭產品之EDX鑑定報告第56頁14及ICP鑑定報告第26頁顯示，OOOOOOOOOO15OOOOOOO；縱使將鉛含量換算為占導電漿之重量%亦均16大於OOOppm（參被告106年6月3日民事補充辯論意17旨(二)狀第10頁至第11頁），故系爭產品係屬於系爭專18利請求項1所明確界定排除之鉛含量為1000ppm以上之19導電糊，被告碩禾公司以燒結爐燒製系爭產品用以形成太20陽能電池電極之行為，不致侵害系爭專利請求項1之專利21權範圍。又系爭專利請求項2至7均為請求項1之附屬項22，並進一步界定其技術特徵，其專利權範圍必落於系爭專23利請求項1之範圍內，故亦未侵害系爭專利請求項2至724。
25原告主張本院中間判決已對「氧化鉛含量」進行認定，不26論系爭產品含鉛量為何，均落入系爭專利請求項1之範圍27云云（參原告106年6月6日簡報第109頁至第112頁）381。惟查，本院中間判決關於申請專利範圍之解釋，並未對2系爭專利導電糊之含鉛量為解釋，而中間判決第149頁至3第153頁係在說明玻璃料是否含鉛之部分，記載「無論是4將『含鉛』或『不含鉛』之玻璃料應用於形成太陽能電池5之前電極，均屬於先前技術之一部分，而非屬系爭專利為6解決問題所不可或缺的技術特徵，並無須記載於請求項中7，故系爭專利請求項1未記載『不含鉛』並不致使其無法8為說明書所支持」（本院卷第344頁背面），僅論述即9使系爭專利請求項1未記載「不含鉛」，仍未違反專利法10第26條第2項之規定，並未涉申請專利範圍之解釋。由11於導電糊之玻璃料中是否含鉛確非屬系爭專利請求項1解12決問題之必要技術特徵，但專利申請人於申請時撰寫之說13明書中，已有意識排除本質上含鉛之玻璃料的使用，此亦14可由系爭專利說明書記載之實施例獲得支持，如系爭專利15說明書第15頁至第22頁（本院卷第27頁至第30頁背16面）記載之130個樣品中，其玻璃料均不含鉛，而唯一含17鉛者係列為比較性樣品，顯係有意地與含鉛之玻璃料進行18比對，是原告前開主張並不可採。
19關於系爭專利請求項1界定之玻璃料所含碲之莫耳%：
20本件中間判決第145頁、第146頁已解釋系爭專利請求項211之「氧化碲」應為「二氧化碲」，即不含其他之碲氧化22物如「三氧化碲」，並無原告所謂「名義組成」之別，合23先敘明。經查，台灣檢驗公司之EDX及ICP鑑定報告中24，7個型號之系爭產品其最終換算為二氧化碲（TeO2）占25玻璃料中之莫耳%分別約為OO莫耳%、OO莫耳%（詳前26述表列），但此二份鑑定報告，均係假設檢測出之碲元素27以最穩定態之氧化物即二氧化碲（TeO2）進行換算所得之391結果；然而閎康公司之XPS鑑定報告，係顯示7個型號2之系爭產品中所含碲元素的氧化態（即氧化碲的鍵結狀態3），其中二氧化碲（TeO2）分別為OOOAtomic%、OOO4Atomic%、OOOAtomic%、OOOAtomic%、OOOAtomic%
5、OOOAtomic%、OOOAtomic%（XPS鑑定報告第34頁6），則由此鑑定報告二氧化碲之Atomic（原子）比例，7依EDX鑑定報告中7個型號之系爭產品其二氧化碲占玻8璃料之OO莫耳％，據此計算二氧化碲約為OOOOOO莫9耳%（計算式：由系爭產品二氧化碲之Atomic比例最低10之OOOAtomic%及最高之OOOAtomic%計算，OOO莫耳11%×OOO%≒OO莫耳%、OO莫耳%×OOO%≒OO莫耳%）12；依XPS鑑定報告二氧化碲之Atomic（原子）比例計算13ICP鑑定報告中7個型號之系爭產品其二氧化碲占玻璃料14之OO莫耳%，據此計算二氧化碲約為OOO莫耳%（計算15式：由系爭產品二氧化碲之Atomic比例最低之OOO16Atomic%及最高之OOOAtomic%計算，OO莫耳%×OOO%17≒OO莫耳%、OO莫耳%×OO%≒OO莫耳%）。
18承上，7個型號之系爭產品其二氧化碲占玻璃料之莫耳%19，均未落於系爭專利請求項1所界定「玻璃料含有具有2030至90莫耳%氧化碲」之範圍，故被告碩禾公司以燒結21爐燒製系爭產品用以形成太陽能電池電極之行為，未侵害22系爭專利請求項1之專利權範圍。又系爭專利請求項2至237均為請求項1之附屬項，並進一步界定其技術特徵，其24專利權範圍必落於系爭專利請求項1之範圍內，故被告之25行為亦未侵害系爭專利請求項2至7之專利權範圍。
26原告主張ICP分析方法無法區分所測得成分之來源，故27ICP鑑定報告須經過重新換算云云（參原告106年4月21401日民事言詞辯論意旨(一)狀第3頁至第7頁），而被告碩2禾公司主張EDX分析方式根本無從準確測知導電漿產品3中之氧化碲含量比例，故無庸參考EDX鑑定報告云云（4參被告106年4月21日民事辯論意旨狀第20頁至第215頁）。惟查：
6本件無論是以ICP或EDX分析方法，均無法精確分析7出氧化碲占導電糊之玻璃料中的莫耳%，主要原因是8ICP及EDX分析方法均只能分析元素態之含量，即只9能測得碲元素之含量，尚須經由一些假設來換算推估碲10氧化態之含量。而通常知識者普遍係認為ICP分析方法11對於元素定量的精準度高於EDX分析方法，且EDX分12析方法對於原子序較低元素的分析能力不佳，故EDX13分析方法通常被認為係半定量方法。
14本件ICP分析方法之缺點在於無法區分所測得之元素的15來源，因其分析方法係將待測樣品全部溶解，故無法區16分測得之各元素是來自玻璃料或其他添加劑；相對地，17EDX分析方法可於電子顯微鏡下先區分不同粒子（銀18粒子或其他粒子如玻璃粒子），理論上可以只選擇玻璃19粒子進行分析，而得到相對準確之碲於玻璃料中之含量20。然而，事實上依EDX鑑定報告所載之原始數據（見21EDX鑑定報告第55頁表一），即使已刻意挑選非銀粒22子且假設其為玻璃粒子進行分析，仍可測得相當高之銀23元素含量（OOO至OOO重量%），可知仍無法避免導24電糊中高含量之銀粒子所造成的分析誤差。
25承上，ICP及EDX分析方法各有其優缺點，而本件台26灣檢驗公司於實施鑑定時，已依其專業知識進行檢測、27判讀、分析及換算，故二份鑑定報告均有相當之參考價411值而不能偏廢。況以鑑定報告之結論為基礎再假設更多2情況進行換算並無實益，因鑑定報告本身之結論已為假3設後之結果，若再為雙重假設，須有更多輔助證據始能4判斷其得出之結果的可信度，而非單憑粗糙之理論即可5獲知結論。綜上，兩造僅泛稱ICP或EDX鑑定報告不6可採，卻未提出鑑定機關所為分析有何科學上或本質上7之錯誤，均無理由。
8原告另主張XPS鑑定報告中碲元素的窄範圍能譜細部掃9描所得圖譜顯示兩個不同之峰，應指Te在受測樣品之玻10璃料中有兩種化學狀態，而這二種化學狀態應為TeO4三11角雙錐及TeO3三角錐之結構單元，而二種結構單元中Te12之氧化態皆為+4，並非指Te在玻璃料中必然有二種不同13的氧化態云云（參原告106年5月15日民事言詞辯論意14旨(三)狀第5頁至第20頁）。惟科學研究是否已確認碲15玻璃之結構僅為TeO4三角雙錐及TeO3三角錐之結構單元16，並非本件爭議所得審酌，本件所應審究者係閎康公司所17為之XPS鑑定報告是否有錯誤解讀科學數據之情形。經18查：
19閎康公司之XPS鑑定報告第8頁記載：「氧化碲的鍵20結狀態比例計算方法：藉由束縛能（bindingenergy）判21斷碲的氧化態。由於Te3d5/2會受到銀的訊號干擾，因22此以Te4d的窄範圍能譜細部掃描（narrowscan）為主23，Te3d3/2的為輔，判斷碲元素的氧化態，並以面積計24算其氧化態的比例，下表為碲元素氧化態於Te4d與Te253d3/2軌域的束縛能位置」，因而閎康公司已於鑑定報26告明確說明係因為銀訊號干擾之由，故未選擇Te3d5/227軌域。
421XPS鑑定報告第11頁以下記載碲元素的窄範圍能譜細2部掃描之原始圖譜，其中有關Te4d軌域部分均呈現明3顯分開之2個束縛能峰，而Te3d3/2軌域部分，均僅呈4現1個束縛能峰，故閎康公司以呈現明顯2個不同束縛5能峰之Te4d軌域為主，再輔以Te3d3/2軌域將束縛能6峰切分為2個部分之鍵結狀態，並無違科學判斷之常理7，被告碩禾公司於106年6月6日庭呈之專家意見書（8本院卷第351頁至第353頁）亦同此理。
9被證214美國國家標準技術研究所（National10InstituteofStandardsandTechnology，NIST）11網站之XPS資料庫網站（本院卷第341頁至第346頁12）明確記錄二氧化碲（TeO2）及三氧化碲（TeO3）之134d5/2軌域的束縛能為43.4eV及44.6eV，且由於Te144d軌域與Te4d5/2軌域之束縛能相當接近，故本件15XPS鑑定報告第8頁記載之二氧化碲（TeO2）及三氧化16碲（TeO3）之Te4d軌域的束縛能為43.1至43.4eV17及44.5至44.8eV乃有依據；且繼以Te4d軌域所得18結果去分析Te3d3/2軌域的束縛能位置，亦屬合理，19非如原告所稱毫無科學根據。
20原告106年5月23日民事陳報狀之聲明書，稱XPS鑑21定報告中圖譜之二個峰僅能說明顯示Te在受測樣品中22有二種化學環境，並非指Te在玻璃料中必然有二種不23同的氧化態云云。惟查，其意亦為在科學上無法排除24Te4d軌域的二個峰一定不是二種不同的氧化態，且於25前開美國國家標準技術研究所記錄中已可得到與測試結26果相近之束縛能數值，故閎康公司以其專業知識判斷27XPS鑑定報告第8頁記載之束縛能，並無違科學常理。
431至於原告所提原證280及282等之內容，均僅呈現Te23d5/2軌域僅有1個束縛能峰，而推測其係屬於TeO4三3角雙錐及TeO3三角錐之結構單元的2個束縛能峰所形4成，惟該等資料均未有如本件XPS鑑定報告以Te4d軌5域進行分析呈現之2個明顯不同束縛能峰之相關內容，6實難據以論斷閎康公司之判斷有誤。綜上，原告主張本7件XPS鑑定報告不可採云云，實無理由。
8綜上所述，被告碩禾公司以燒結爐燒製系爭產品用以形成太9陽能電池電極之行為，並未文義或均等侵害系爭專利請求項101至7之專利權。
11碩禾公司製造、販賣系爭產品之行為，是否侵害系爭專利請求12項1至7？13系爭專利申請人昭榮公司於102年7月15日向智財局提出14之申復理由書中，已自承「修正本案申請專利範圍第1至715項之標的為導電糊之用途項」（本院卷第13頁至第20頁16背面），專利申請人於申請歷史既已將請求項1至7之標的17由「物之請求項」限縮為「用途請求項」，其最終取得專利18權即非屬「物之發明」，已屬明確且無誤解之虞的聲明否認19「物之發明」，依上開申請專利範圍解釋禁反言之法理，專20利權人自無行使專利法第58條第1、2項所定「物之發明」21之排除侵害請求權；況被告碩禾公司製造之系爭產品並不符22合系爭專利請求項1至7所界定之導電糊本質上不含鉛成分23或鉛含量為1000ppm或更小，亦不符合其中玻璃料含有3024至90莫耳%氧化碲作為網路形成成分之碲玻璃料的構成要25件，是被告碩禾公司製造、販賣系爭產品之行為，並未侵害26系爭專利請求項1至7。
27原告主張被告碩禾公司販賣系爭產品予太陽能電池製造商之441幫助行為，共同侵害系爭專利請求項1至7，惟依上開說明2，被告碩禾公司製造、販賣系爭產品之行為，既未侵害系爭3專利請求項1至7，自難認被告碩禾公司販賣系爭產品予太4陽能電池製造商係幫助侵權行為。
5按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益6，民法第179條前段定有明文。所謂「無法律上之原因」，於7「非給付型不當得利」中之「權益侵害之不當得利」類型，係8指因侵害行為取得應歸屬他人權益內容之利益，致他人受損害9，欠缺正當性而言（最高法院100年度台上字第899號、10110年度台上字第1722號判決意旨參照）。本件被告碩禾公司既11無因實施系爭專利請求項1至7之侵害行為，致原告受有損害12，自不成立不當得利，原告依民法第179條前段規定，請求被13告碩禾公司返還其所受之利益，自有未合，應予駁回。
14原告雖主張被告碩禾公司明知系爭專利之存在，利用系爭專利15產銷系爭侵權產品，且未經原告授權繼續製造、販賣侵權產品16，構成明知為他人之事務，而為自己之利益管理之不法無因管17理云云。惟查，被告碩禾公司生產之導電漿產品含鉛，其玻璃18料所含氧化碲之莫耳%亦與系爭專利不同，並未實施系爭專利19請求項1至7之用途，如前所述，故無法證明被告碩禾公司有20為不法無因管理系爭專利之行為，則原告依民法第177條第221項之規定，請求被告碩禾公司返還因不法無因管理所獲得之利22益，即非適法，應予駁回。
23六、綜上所述，被告碩禾公司以燒結爐燒製系爭產品用以形成太24陽能電池電極、製造或販賣系爭產品之行為，均未侵害系爭25專利請求項1至7之專利權範圍，原告請求依專利法第96條
26、民法第184條第1項前段、第185條、第177條第2項、第27179條、公司法第23條第2項規定，請求被告等應連帶給451付原告1,000萬元整暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，2按年息5%計算之利息。被告等不得製造、為販賣之要約、3販賣、使用或進口用於形成太陽能電池電極之被告型號為590
4、590A、600、610、620之系爭產品。被告等不得使用系爭5專利之技術。第二項聲明之系爭產品應予回收並銷毀，即6無理由，不應准許。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦7失所附麗，應併予駁回。
8貳、反訴部分9一、反訴原告即被告之反訴聲明：反訴被告不得以不正當方法10影響反訴原告銷售590、590A、600、620型號之正面銀漿產11品。反訴被告應給付反訴原告100萬元暨反訴起訴狀繕本12送達翌日起迄清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴13訟費用由反訴被告負擔。就第二項之聲明，反訴原告願供14擔保請准宣告假執行。並主張：
15兩造皆為太陽能電池導電漿之製造廠商，具有競爭關係，但反16訴原告在臺灣市場之占有率領先於反訴被告，反訴被告於10417年6月10日向鈞院提起專利侵權訴訟，並將前述訊息製作新18聞稿於當日發送予國內外媒體（反證2至5），同時在其公司19網站轉載該媒體報導（反證6），又將所製作之新聞稿以電子20郵件寄送給反訴原告在臺灣之客戶，惟其訊息中皆未詳述系爭21專利權之具體範圍及反訴原告如何侵害系爭專利之具體情事，22更完全未提供任何第三機構專利侵害鑑定報告或足以使閱讀該23訊息之人能知悉並合理判斷系爭專利是否受有侵害之虞，顯係24利用反訴原告之客戶無從合理判斷反訴被告專利侵害指控之真25實性，及為避免遭反訴被告斷貨或涉訟風險之心理，而藉此方26式與反訴原告進行不公平競爭。故當日向反訴原告採購導電漿27產品之客戶新日光能源科技股份有限公司、昱晶公司及茂迪股461份有限公司（下稱茂迪公司）皆以電話詢問此事，並要求反訴2原告澄清或擔保系爭產品並未侵權，顯見反訴被告所散布之訊3息足使反訴原告之客戶心生疑慮而拒絕與反訴原告交易，例如4茂迪公司即因此於同年10月1日發函表示「為免除本公司及5本公司客戶之疑慮，特以本函告知，請貴公司就上述爭議產品6之指控提出書面說明」（反證20），足證反訴被告之行為顯7然嚴重影響導電漿交易市場之競爭秩序，已違反公平交易法第820條第1項第1款及第3款之規定。
9承前述，反訴被告所散布之訊息未詳述系爭專利權之具體範圍10及具體侵權情事，亦未提供任何合理證據，反訴原告雖於反訴11被告提起訴訟之同日，收到反訴被告之專利警告函（反證1412），然其行為顯未遵循「公平交易委員會對於事業發侵害著作13權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」（下稱警告函處14理原則）所定程序之事實，且系爭專利為用途專利，而非物之15發明，反訴被告刻意隱匿反訴原告之導電漿產品不可能侵害系16爭用途專利之重要訊息，企圖使交易相對人誤認反訴原告之導17電漿產品侵害系爭專利，如前述，已足使反訴原告之客戶心生18疑慮而拒絕與反訴原告交易之虞，並足以損害反訴原告之營業19信譽，其行為係濫用專利權，業已違反警告函處理原則及公平20交易法第24條、第25條之規定。
21反訴被告明知以EDX方式根本無從準確測知導電漿產品中之22氧化碲含量比例，卻惡意以EDX分析報告為證據，對反訴原23告提起專利侵權訴訟及聲請保全證據，顯係濫用專利權行為，24已違反公平交易法第25條之規定：
25反訴被告於104年6月24日聲請保全證據程序中提出「26EDX分析報告」（反證16），聲稱依據該報告反訴原告27590A、600及620型號之導電漿產品落入系爭專利請求項1471「其中該玻璃料含有具有25至90莫耳%氧化碲作為網路形2成成分之碲玻璃料」之要件，惟市場上並無反訴原告之產品3可供銷售，反訴原告客戶均與反訴原告簽有保密同意書，不4得將漿料提供第三人做逆向實驗分析（被證165），反訴被5告僅含混稱反證16所檢測者係自市場間接取得，則可能為6假產品或非法取得者；由鈞院囑託台灣檢驗公司以EDX及7ICP方法檢測反訴原告之導電漿樣品的結果，所有受測樣品8皆不含OOO，但反證16的檢測結果不僅皆含有OOO，且9含量高達OOO莫耳%與OOO莫耳%（反證16第8頁表4
10、第12頁表8），顯非可忽略之微量或實驗誤差，亦可知11反證16所檢測者根本並非反訴原告之導電漿產品或其檢測12過程有重大瑕疵。
13依據業界知識，EDX方法至多只用來定性而非定量，就此14EDX儀器製造商OxfordInstrument曾於2005年製作簡報表15示「EDX分析之相對誤差，依所分析得到之元素重量百分16比，可能具有5%至50%不等之差異」（反證17第53頁）17，財團法人工業材料研究所結構分析實驗室○○○前主任亦18著文指出「EDX一般係作為初步分析之用，至多僅能得到19受測樣品化學組成之初步資料」（反證18），台灣檢驗公20司在其為本件訴訟所出具之EDX測試報告中，亦指明僅係21「以SEM-EDX進行元素的半定量分析（wt%）」（台灣檢22驗公司EDX報告第55頁）而非定量，由反證16就同一種23玻璃之不同玻璃粒子的測量結果差異過大（反證16第5頁24表1、第9頁表5、第13頁表9），即足以證明其數據不25具參考價值；又反訴原告導電漿玻璃料包含OOO之輕元素26（即原子序較低之元素），所屬技術領域中具有通常知識者27皆知EDX方法對輕元素的偵測能力較差，無法測出原子序481較低之元素（反證17、反證18第98頁表2），鈞院囑託2台灣檢驗公司以ICP方法檢測結果顯示，受測樣品皆含有3OOO、OOO、OOO、OOO、OOO及OOO，但以EDX方法4卻無法檢出上開元素氧化物，顯然係因為該等元素原子序較5低（OOO、OOO、OOO），益證藉由EDX根本無法確認受6測樣品中所有之元素。
7綜上，業界習知EDX方法根本無法作為定量之用，反訴被8告不可能不知，卻惡意僅以EDX方法檢測導電漿產品之玻9璃料中的氧化碲含量比，且系爭專利所指「氧化碲含量」應10係「相對於全部玻璃料之含量」，反訴被告竟刻意僅以「單11顆玻璃粒子」（而非全部玻璃料）進行檢測，並揀選其中氧12化碲含量較高者做成檢測報告，故意製造反訴原告產品氧化13碲含量偏高之檢測結果，欲誤導法院反訴原告之導電漿樣品14侵害系爭專利權，並進而取得保全證據之裁定，換取製造反15訴原告產品涉及侵權之不利競爭資訊及刺探反訴原告工廠、16產品及原料之機會，以遂其打擊反訴原告商譽並掠奪市場地17位之目的，應構成專利權濫用之違反公平交易法行為。
18反訴被告有違反公平交易法第20條第1項第1款、第3款、19第24條及第25條之情事，俱如前述，並持續以其他不正當方20法影響反訴原告銷售系爭產品，由反訴被告近期對我國媒體表21示「隨著公司提出專利權訴訟後，一年間的全球市占率大幅提22升5至10個百分點」等語（反證26），足見反訴被告提起本23件專利侵權訴訟之目的，即在掠奪太陽能導電漿料之市場地位24，反訴原告自有請求防止侵害之必要；又反訴被告散布反訴原25告侵害系爭專利之不實訊息，藉使交易相對人與其交易，反訴26原告因需不斷與客戶解釋、澄清而增加交易成本及締約困難，27造成反訴原告受有商譽及營業損失，爰依公平交易法第29條
491、第30條及民事訴訟法第222條第2項等規定，請求如反訴2聲明所示。
3二、反訴被告即原告之反訴答辯聲明：反訴駁回。反訴訴訟4費用由反訴原告負擔。如受不利判決，反訴被告願供擔保5，請准宣告免為假執行。並辯稱：
6反訴原告除向鈞院以反訴被告寄發、散布二者間專利侵權爭議7事為由提起反訴，亦以相同事由於104年12月9日具名向公8平交易委員會（下稱公平會）檢舉反訴被告違反公平交易法，9經公平會調查相關事證後，業於105年10月27日認定反訴被10告不違反公平交易法（被反證13）。
11反訴被告從未於本訴之起訴當日製作新聞稿發送予國內外媒體12並刊登於其公司網站上，更未將該則新聞稿寄送予反訴原告之13交易相對人，經檢視反證2至5新聞報導內容，並未使用任14何詆毀、貶抑反訴原告商譽之非正面評價文字，反訴原告引用15該等報導聲稱反訴被告企圖為不當限制競爭、打擊其商譽云云16，根本無所憑據；又反訴被告否認於104年9月29日發佈關17於反訴原告之610型號導電漿產品侵害系爭專利之新聞稿，更18未散布任何不實訊息予反訴原告之客戶茂迪公司，縱反訴原告19提出反證20之茂迪公司信函作為證據，仍未能證明係反訴被20告製作並將該等指稱反訴原告之產品侵害系爭專利之新聞稿對21反訴原告之客戶茂迪公司為散布。
22如前述，反訴被告否認有為前揭散布行為，縱使反訴被告於提23起本件專利侵權訴訟後，對外陳述或甚至於其網頁上刊載關於24反訴被告對反訴原告起訴「事實」之新聞稿，仍不構成杯葛反25訴原告或促使他事業對該反訴原告斷絕交易之行為，反訴原告26所謂「嚇阻客戶對反訴原告購買產品」、「打擊反訴原告商譽27並掠奪市場地位」、「反訴原告為此需不斷與所有客戶解釋、501澄清，造成莫大困擾，並增加交易之成本及締約困難」云云，2均無所憑據，僅屬反訴原告之臆測與空言，反訴被告並無從事3任何違反公平交易法第20條第1款、第3款之行為；又反訴4原告所宣稱之新聞稿實無特定之「受信者」，亦不該當警告函5處理原則第2點所稱「發警告函行為」，況該等新聞稿已敘6明系爭專利之專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實，7即使有受信者，受信者自足以知悉系爭專利可能受有侵害之事8實，應認已踐行警告函處理原則第4點之程序，而未違反警告9函處理原則之規定；且因該等新聞稿僅包括訴訟起訴之「事實10」，其客觀上均屬真實，並無以損害競爭者為目的，陳述足以11損害競爭者之營業信譽之不實情事，亦無足以影響交易秩序之12欺罔或顯失公平之行為，自不構成公平交易法第24條、第2513條之違反。
14反訴被告於提起本件專利侵權訴訟前，業已針對反訴原告之系15爭產品鑑定與侵權分析並獲得侵權之結果，乃據此結果對反訴16原告寄發專利侵權警告信函（反證14）並提起本案之專利侵17權訴訟，以維權利，反訴被告於起訴狀中更清楚列明以反訴原18告之系爭產品與系爭專利比對所獲得之侵權分析結果，反訴被19告之行為俱屬依循專利法所賦予之行使專利權行為，應認屬公20平交易法第45條之正當權利行使行為，自無違反警告函處理21原則、公平交易法第20條第1款、第3款、第24條及第2522條之可能性。反訴原告雖指稱依現有科技無從以EDX分析方23法反向推知系爭產品所含玻璃料成分中之氧化碲莫耳百分比云24云。惟EDX分析方法得否就系爭產品正確分析涉及本訴之侵25權判斷，反訴被告業已於本訴中反駁反訴原告之論述，反訴原26告據此指稱反訴被告濫用專利權並無所憑。
27三、兩造不爭執事項（本院卷第14頁）：
511反訴被告庭提測試日期於104年6月8日完成以EDX方法對2反訴被告所主張之反訴原告碩禾公司590A、600、620產品之3侵權鑑定分析（原證108）。
4反訴被告104年9月10日準備狀提出之附件（本院卷第5308頁以下），測試日期於104年9月4日完成以EDX方法6對反訴被告所主張之反訴原告碩禾公司610產品之侵權鑑定分7析。
8反訴被告於104年6月9日，寄發專利侵權通知信函（下稱9通知信函）予反訴原告碩禾公司；反訴原告於同年6月10日10收受通知信函。
11反訴被告於104年6月10日對反訴原告提起本訴。
12四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第14至15頁）：
13EDX鑑定方法是否能得知導電漿中玻璃料氧化碲含量比例？14反訴被告是否明知反訴原告碩禾公司之導電漿產品不可能侵害15系爭用途專利？16反訴被告對反訴原告提起專利侵權訴訟及聲請保全證據，是否17違反公平交易法第20條第1款、第3款、第24條、第25條18之規定？19反訴被告是否曾以新聞稿或電子郵件對反訴原告之交易相對人20散布不實訊息？倘反訴被告確有散布行為，是否違反公平交易21法第20條第1款、第3款、第24條、第25條之規定？22若反訴被告違反上揭公平交易法之規定，則反訴原告依同法第2329條、第30條請求排除侵害及損害賠償有無理由？若有理由24，其請求反訴被告賠償100萬元是否有理？25五、得心證之理由：
26按事業不得以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業27斷絕供給、購買或其他交易之行為，或以低價利誘或其他不正521當方法，阻礙競爭者參與或從事競爭之行為，公平交易法第220條第1款、第3款分別定有明文。次按事業不得為競爭之3目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事，或為4其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，同法第245條、第25條亦分別設有規定。所謂事業不得為競爭之目的，6而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事者，乃指事業7為競爭之目的，積極以媒介物傳播或宣傳之方式，陳述或散布8足以損害他人營業信譽之不實情事而言，是此類行為必須有傳9播或宣傳之行為為其客觀外在事實，倘無此類事實，係因報章10媒體以新聞事件方式報導，非由該競爭事業積極主導，自不能11因此認為有上開規定之適用。又所稱顯失公平，係指以顯然有12失公平之方法從事競爭或營業交易者，其類型包含以損害競爭13對手為目的之阻礙競爭行為，例如對其自身或他事業之交易相14對人或潛在交易相對人不當散發侵害智慧財產權之警告函，或15以新聞稿或網站等使公眾得知之方式，散布競爭對手侵權之訊16息，使交易相對人產生疑慮。
17再按，公平交易法第45條規定：「依照著作權法、商標法或18專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」，其要件19有二，一是依照著作權法、商標法或專利法「行使權利行為」20，二是該項行使權利行為係屬「正當」。準此，智慧財產權人21對於有侵害其智慧財產權之虞者，得依智慧財產權相關法律正22當行使其權利，而無公平交易法之適用，惟如係濫用其權利或23違反誠信原則，並對競爭秩序造成影響者，仍應受公平交易法24之規範（最高行政法院98年度判字第1479號判決參照）。為25調和智慧財產權人之保障與公平交易秩序之維護二者間所生之26衝突，行政院公平交易委員會乃依職權發布警告函處理原則，27，該處理原則第三、四點規定，事業對他人散發侵害各類智慧531財產權警告函時，倘已取得法院一審判決或公正客觀鑑定機構2鑑定報告，並事先通知可能侵害該事業權利之製造商等人，請3求其排除侵害，形式上即視為權利之正當行使，認定其不違公4平交易法之規定；其未附法院判決或前開侵害鑑定報告之警告5函者，若已據實敘明各類智慧財產權明確內容、範圍及受侵害6之具體事實，且無公平交易法各項禁止規定之違反情事，亦屬7權利之正當行使（司法院釋字第548號解釋理由書參照）。準8此，前揭警告函處理原則第三、四點係互相獨立之規定，只要9符合其中之一，即屬行使權利之正當行為，毋須兩者均要符合10。
11反訴原告主要爭執者乃在於反訴被告是否提供「不實」之鑑定12報告，向本院提起專利侵權訴訟及聲請保全證據，並於起訴後13，利用發布新聞稿及寄送電子郵件方式，廣為向相關業界宣傳14反訴原告之系爭產品侵害反訴被告系爭專利之不實訊息，使反15訴原告之交易對象心生疑慮，致反訴原告之營業信譽受有損害16，而有違反公平交易法第20條第1款、第3款、第24條、17第25條之情事，經查：
18反訴被告所提供由其內部自行作成之104年6月8日EDX19分析報告，無法證明反訴被告明知其內容不實：
20反訴被告為系爭專利之共同專利權人，專利權期間自10321年4月1日至119年10月26日止，有專利證書在卷可按22（本院卷第93頁），而反證16係104年6月8日由反23訴被告內部所作之EDX分析報告（本院卷第239頁、24第240頁背面），反訴被告據該報告之分析數據認反訴原25告之590A、600、620型號之系爭產品涉嫌侵害系爭專利26權，雖非經公正客觀第三人或鑑定機構作成鑑定報告，然27該報告所採用之EDX分析方法係半定量方法，已見前述541，並非毫無所本，況無論ICP、EDX、XPS分析方法各有2其優缺點，均無趨於完善者，業經本院論述如前，故反訴3被告於104年6月10日提起專利侵權訴訟及同年6月174日聲請保全證據前並非未為任何合理可能之查證。至反訴5原告主張該報告有受測樣品來源不明、試驗數據矛盾、刻6意揀選對反訴被告有利之採樣方式等瑕疵而不值得參考云7云。惟查，無證據證明反訴被告有虛偽假造受測樣品，而8其採用之EDX分析方法亦有所本，尚難認反訴被告係明9知該報告不實，仍基於惡意提起客觀上毫無根據之訴訟，10以遂行其為不公平競爭之目的。
11反訴原告主張系爭專利為用途專利，反訴被告明知導電漿12產品不可能侵害系爭用途專利云云。惟查，系爭專利請求13項1至7雖屬於用途請求項，惟反訴被告主張反訴原告碩14禾公司於其網站上自承有「太陽能電池生產線」（本院卷15第54頁、本院卷第176頁背面），並將系爭產品銷16售予其太陽能電池製造廠客戶，是反訴被告主張反訴原告17使用系爭產品形成太陽能電池電極，即與系爭用途專利之18侵害有關。本院執行證據保全時，反訴原告確有以燒結爐19燒製系爭產品用以形成太陽能電池電極之實施系爭專利之20行為，惟因其燒結爐設定之最高溫度為920℃等因素，而21未侵害系爭專利請求項1至7，誠如前述，故尚不得以系22爭專利為用途專利，即逕謂反訴被告明知系爭產品不可能23侵害系爭用途專利而惡意指摘反訴原告侵權，以遂行其為24不公平競爭之目的25承上，反訴被告既以經智財局核准有效之系爭專利，並已26作成反訴原告前開系爭產品之鑑定報告（即反證16之27EDX分析報告），因認反訴原告產品涉嫌侵權，而對反551訴原告提起系爭專利侵權訴訟及聲請保全證據，應認其在2形式上已踐行權利行使之合理注意義務，核屬正當行使其3專利權人之權利，依公平交易法第45條之規定，自無公4平交易法之適用。反訴原告主張反訴被告提供不實鑑定報5告提起司法程序，係濫用專利權而違反公平交易法云云，6即屬無據。
7反訴被告是否曾以發布新聞稿或寄送電子郵件等方式，向反8訴原告之交易相對人散布反訴原告系爭產品侵害反訴被告系9爭專利：
10依反訴原告所提104年6月10日經濟日報、EnergyTrend
11、PVTECH報導所載意旨「…賀利氏於新聞稿中聲明，碩12禾所銷售的590、600、620三款正面銀漿漿料產品侵害13了該公司的漿料專利（專利號：TWI432539），而這三款14漿料出貨的對象為台灣的太陽能電池廠…」等語（本院卷15第111頁至第113頁），上開媒體均於新聞報導中述明16係「賀利氏於新聞稿中聲明」，可知其等之新聞來源係源17自反訴被告；另茂迪公司104年10月1日函文亦載有「18本公司獲悉『賀利氏於2015.09.29所發新聞稿』，指貴公19司所生產之正面銀漿漿料涉嫌侵犯賀利氏之專利之產品，20共計590、591A、600、610及620等產品」等語（本院21卷第299頁）；再者，反訴被告亦於自己公司網頁公告22略謂「06/10/2015Heraeusfilespatentinfringmentlawsuit23againstGigaSolarMaterials」等語（本院卷第114頁正
24、背面），堪認反訴被告確有發布前開新聞稿。25反訴被告固為上開新聞稿之散布主體，惟本件反訴被告所26以向本院提起專利侵權訴訟及聲請保全證據，係於其取得27內部所作EDX分析報告，認為反訴原告系爭產品有侵害561系爭專利之情事後，始寄發警告函予反訴原告，同時向本2院提出本件專利侵權訴訟，此亦為反訴原告所不爭執（本3院卷第14頁），而反訴被告對反訴原告向本院提起專4利侵權訴訟及聲請保全證據，乃係依法行使其權利，業已5認定如前。是以，縱反訴被告將其已對反訴原告提起專利6侵權訴訟之事實發布新聞稿，並經媒體廣為報導，乃係將7對反訴原告提出訴訟情事，提供公眾知曉，且觀諸前開經8濟日報、EnergyTrend、PVTECH之新聞報導內容，均明9確表達反訴被告系爭專利之號數及範圍、反訴原告系爭產10品之名稱、型號及提起訴訟之訊息（本院卷第111頁至11第114頁背面），亦符合上開警告函處理原則第四點所定12之程序而屬正當行使權利之行為。況由反訴原告之客戶茂13迪公司函文略謂：「…為免除本公司及本公司客戶之疑慮14，特以本函告知，請貴公司就上述爭議產品之指控提出書15面說明，以展現貴公司對自家產品於專利上的信心。」等16語（本院卷第299頁），並無法認定有何致使反訴原告17客戶斷絕與反訴原告交易或轉向反訴被告交易之可能意向18，亦難以認定有限制競爭、或陳述散布不實情事而為競爭
19、或其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之情事。20反訴原告復主張反訴被告在新聞稿中，刻意隱匿「系爭專21利為用途專利，而非物之發明，故反訴原告之導電漿產品22不可能侵害系爭用途專利」之重要訊息，企圖使交易相對23人誤認反訴原告之系爭產品侵害系爭專利云云。惟如前述24，不得以系爭專利為用途專利即逕謂反訴原告之系爭產品25不可能侵害系爭用途專利，業如前述，則反訴原告主張反26訴被告有公平交易法第20條第1款、第3款、第24條、27第25條之行為，亦無足採。
571綜上所述，反訴原告主張反訴被告違反警告函處理原則及公平2交易法第20條第1款、第3款、第24條、第25條之規定，3均無理由。從而，反訴原告依公平交易法第29條及第30條規4定，請求反訴被告不得以不正當方法影響反訴原告銷售系爭產5品，並應給付100萬元暨其法定遲延利息，均無理由，應予駁6回。反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應7併予駁回。
8叁、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之9證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列10，附此敘明。
11據上論結，本件原告之訴及反訴原告之反訴，均無理由，依智慧12財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
13中華民國106年7月7日14智慧財產法院第三庭15法官杜惠錦16以上正本係照原本作成。
17如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提18出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
19中華民國106年7月10日20書記官林佳蘋58