智慧財產法院民事裁定
104年度民暫抗字第3號抗 告 人 宋健民代 理 人 張澤平律師
林曉晴律師周君達律師相 對 人 中國砂輪企業股份有限公司法定代理人 林陳滿麗代 理 人 黃麗蓉律師
馮達發律師李彥群律師上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，抗告人對於中華民國
104 年1 月30日本院103 年度民暫字第11號裁定提起抗告，本院裁定如下：
主 文原裁定關於准許相對人供新臺幣參佰參拾伍萬元或同額之第一商業銀行總行營業部無記名可轉讓定期存單或銀行保證書為抗告人擔保後，抗告人於兩造間如附表所示專利權移轉登記之訴訟判決確定前，應容許相對人實施大陸地區申請公布號第CZ000000000號專利權部分及訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，相對人在原法院之聲請駁回。
抗告人其餘抗告駁回。
聲請及抗告訴訟費用由相對人負擔三分之一，餘由抗告人負擔。
理 由
壹、程序方面：
一、本院就本件聲請有管轄權：按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。又國際私法上關於國際管轄權之決定，係依各國司法實務之發展及準用或類推適用內國民事訴訟法上關於定管轄權之原則而定。而我國涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。次按訴訟，由被告住所地之法院管轄；因契約涉訟者，如經當事人定有債務履行地，得由該履行地之法院管轄；假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之，民事訴訟法第1條第1項前段、第12條及智慧財產案件審理法第22條第1項分別定有明文。經查，本件相對人主張定暫時狀態之專利有3件即美國專利第8,777,699號（下稱美國699 號專利）及該美國專利之臺灣對應案（即民國103年9月11日公告之第I451942號發明專利，下稱臺灣942號專利）及大陸地區對應案（申請公布號CZ000000000 ，下稱大陸180 號專利，並與美國699 號專利、臺灣942 號專利合稱系爭專利），故本事件具有涉外因素。又抗告人之住所在新北市，且相對人主要係依兩造間之JV合約主張本件有定暫時狀態之必要，而關於JV合約之債務履行係在我國為之，且相對人已在我國對抗告人提起本案訴訟（案號：本院103 年度民專訴字第96號）。是以，揆諸前揭規定及說明，我國法院就本件定暫時狀態之聲請即有國際管轄權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件，為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理細則第2 條第1 項第6 款亦分別定有明文。
本件相對人係依兩造間之JV合約主張伊就系爭專利有實施權、所有權及移轉登記請求權，並主張在本案訴訟確定前有定暫時狀態之必要，依前揭規定，本院自得就本件定暫時狀態處分之聲請事件為審理。
二、本件之準據法應為中華民國法律：本件具有涉外因素，已如前述。又本件乃定暫時狀態處分之程序，並未涉及實體爭執之審理，則有關定暫時狀態處分程序之判斷，按程序依法庭地法之原則，即應以法庭地即我國法律定之，合先敘明（最高法院101年度台抗字第769號、第951號、第1075號裁定意旨參照）。
貳、實體方面：
一、相對人聲請意旨略以：
（一）相對人是我國上市公司，也是世界鑽石工具之領導廠商。因抗告人自稱其具有研發製造鑽石工具之能力，兩造乃於85年10月28日簽訂英文版「Joint Venture Agreement 」（下稱英文版JVA ），委任抗告人為相對人研發製造鑽石工具之相關技術（下稱系爭合作案），相對人並與抗告人簽訂工作契約、聘任合約書，委任抗告人於相對人公司工作。就系爭合作案，雙方於91年8 月21日另簽署中文版「Joint Venture Agreement 」（下稱中文版JVA ），相對人亦自93年起，於公司內部成立鑽石科技中心（DTC ），委任抗告人擔任總經理，負責執行系爭合作案，並於97年10月15日再簽署「JV增補條款」，合意變更「英文版JVA」及「中文版JVA 」關於專利權歸屬及其他約定內容。嗣於98年間，因抗告人私自在外與相對人之競爭對手合作，並以系爭合作案專利作價入股，相對人知悉後，為求補救，乃要求抗告人於99及100 年間陸續簽署「備忘錄」【下稱備忘錄（一）】、「備忘錄（二）」、「備忘錄（三）」，以降低對相對人之損害並提前清算部分系爭合作案專利，且自99年5 月1 日起，將抗告人轉調為技術顧問，但仍負責執行系爭合作案、管理鑽石科技中心，至系爭合作案則於102 年10月28日屆期終止。
（二）依據兩造間合約，系爭合作案所產出之專利，係由相對人出資及維護，並以抗告人名義登記專利，相對人依JV增補條款第3條第1項約定、專利法第7條第1項但書之規定則享有「專利實施權」，且依JV增補條款第3條第2項、第5項、第4條第5項、備忘錄（一）第5條、備忘錄（三）第8條後段之約定，相對人亦享有「專利所有權（權利金支付期限內有2/3權利，支付期滿後取得100 %權利）」、「專利移轉請求權」等權利，相對人並得基於所有權人之地位實施系爭專利。兩造於102年10月28日合約屆期終止時，應依約清算專利結束合作關係，抗告人並應於CMP鑽石碟產品之權利金支付期限即102年12月31日屆至後一週內，將所有實施於CMP鑽石碟產品之專利過戶登記予相對人（JV增補條款第4條第4項、第5項參照）。惟抗告人竟違約拒不將相對人已實施之專利過戶予相對人，且於103年8月5日委請美國律師寄發警告函予相對人，聲稱相對人之CMP鑽石碟產品侵害其美國699號專利，惟美國699號專利與其臺灣對應案即臺灣942號專利及大陸地區對應案即大陸180號專利均屬系爭合作案產出之專利權，抗告人不僅不得主張相對人侵害專利權，更應容許相對人實施系爭專利。再者，美國699號專利之所有技術特徵，均已揭示於相對人於96年4月27日申請之我國申請號第00000000號專利（下稱證據1），及第三人於97年11月6日申請之美國公開第US2008/0000000A1號專利（下稱證據2 ），故系爭專利不具新穎性而有應予撤銷之事由。準此，系爭專利既具有無效事由，且相對人本有「專利實施權」、「專利所有權（權利金支付期限內有2/3 權利，支付期滿後取得100%權利）」、「專利移轉請求權」等權利，故相對人於本案訴訟中有高度勝訴可能性。
（三）系爭專利所涉CMP鑽石碟產品，為相對人主力產品之一，於99年至101年之3年間，相對人該產品之銷售額每年均達約新臺幣（下同）7億元以上。相對人及相對人鑽石碟產品之主要客戶為半導體產業之上市公司，諸如台灣積體電路製造股份有限公司（下稱台積電公司），若抗告人以相對人侵害專利權為由，向法院起訴或聲請假處分禁止相對人以製造、販賣、使用等方式實施系爭專利，將造成相對人及相對人客戶之重大損害。又抗告人已委請律師寄發專利侵權警告函，且亦已在美國對相對人及台積電公司在美國之子公司WaferTech公司提起侵權訴訟，是相對人確有發生重大之損害與急迫危險之可能。何況，抗告人容許相對人實施系爭專利或履行其不作為義務，至多僅受有相當於系爭專利權利金之損害，相較於相對人將受有產品銷售額之損害，可見抗告人之損害金額乃遠小於相對人如無本件定暫時狀態處分所將受之重大損害，是相對人因本件定暫時狀態處分之利益顯然遠高於抗告人因此可能遭受之損害。
（四）又如前所述，相對人及相對人鑽石碟產品之主要客戶為半導體產業之上市公司，為支撐我國經濟命脈之重量級公司。如相對人因無本件定暫時狀態處分，致必須停止相對人CMP鑽石碟產品之產銷，將連帶使我國半導體產業重量級公司產線亦無CMP鑽石碟產品可用，此不僅損及相對人及相對人客戶無數股東及投資人之權益，更可能重創我國經濟，對公眾利益顯有非常嚴重之不利影響。反之，如抗告人容許相對人實施系爭專利或履行其不作為義務，至多僅其個人受影響，縱有權利金之損害亦非無法彌補，故本件依利益衡量原則，自有定暫時狀態處分之必要。
（五）綜上，考量相對人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於兩造是否將造成無法彌補之損害，並權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響等因素，本件自有定暫時狀態處分之必要。為此，爰依民事訴訟法第538條第1 項規定，聲明願供擔保為本件定暫時狀態處分之聲請。
二、原裁定命相對人以1,005 萬元或同額之第一商業銀行總行營業部無記名可轉讓定期存單或銀行保證書為抗告人供擔保後，抗告人於兩造間系爭專利權移轉登記之訴訟判決確定前，應容許相對人實施系爭專利權。
三、抗告意旨略以：
（一）相對人就爭執之法律關係是否存在、是否為本案訴訟能確定者、有無定暫時狀態之必要性，均未為高度釋明：
相對人於原審所提之事證皆無法對於抗告人具有請求之權利即本案請求權為高度釋明，況其所稱兩造爭執之法律關係，亦非屬本案訴訟所能確定者，且本件聲請亦欠缺保全之必要性，故原審裁定顯有違誤。
（二）相對人將來勝訴可能性甚低：
１、相對人提出之事證不足以釋明系爭專利權為系爭合作案所產出：
⑴兩造JV合約期間，本質上係由抗告人提供技術，相對人提
供資金以合作發展JV事業。抗告人向來即為技術的提供者，以非專屬授權的方式授權相關專利技術供相對人於JV事業使用（中文版JVA附註、JV增補條款第3條)。系爭合作案所指鑽石工具之範圍，係視該鑽石工具是否符合JV增補條款第2條所定義之JV產品，即該鑽石應用工具是否係由抗告人之專屬技術及相對人提供之資源共同研究發展而成，且係由相對人依JV增補條款第5條第1項約定，由相對人公司編列專利費用支付專利事務所服務費及規費。準此，雙方並未有約定凡於系爭合作案期間所申請，以抗告人為發明人或申請人之CMP鑽石碟相關專利，均屬於雙方合資契約所指之產品或技術，而係以相對人同意開發且由其支付專利事務所服務費及規費之專利權，始屬於JV合約範圍所及。又系爭專利不論就該專利之研究開發過程、相關申請之專利事務所服務費或規費之支付等，自始至終均與相對人公司無涉，相對人未有同意開發或為任何參與研發過程之行為，亦未曾提供任何資源共同研究發展，故系爭專利並不屬於JV增補條款第2條所稱之「JV產品或技術」。
再者，美國699 號專利實係抗告人經相對人同意前往錸鑽科技股份有限公司（下稱錸鑽公司）任職後【備忘錄（三）第11條】，在JV事業之外自行申請取得之專利權，此觀諸美國699 號專利及臺灣對應案、大陸地區對應案之發明人為抗告人，申請人為錸鑽公司，申請時間為100 年9 月21日，美國699 號專利係103 年7 月15日核准取得專利權，臺灣對應案係103 年9 月11日核准取得專利權，大陸地區對應案尚未經核准，上開時間均係在相對人同意抗告人前往錸鑽公司任職後等情即明，故系爭專利與相對人所主張之系爭合作案內容無涉。
⑵系爭美國699號專利共有2項獨立項，分別為請求項1及請
求項11，從技術面觀之，其重點為在該金屬支撐層的兩側，各設置實質上相同分佈的該第一層超級研磨顆粒和該第二層超級研磨顆粒，藉此使該第一層超級研磨顆粒和該第二層超級研磨顆粒施加於該金屬支撐層的熱應力可被抵銷而達最小，避免該金屬支撐層發生翹曲。是故，美國699號專利重點非原始4 項專利所採用焊料硬焊或加熱加壓燒結之製程技術，自不應視為其屬於原始4 項專利之衍生技術。再者，兩造在100 年1 月21日簽署備忘錄（三），已先就散熱片技術、DLC 相關專利技術之JV權利提前清算，而依備忘錄（三）第1 條約定，雙方約定提前清算之專利包括Dia-Metal heat spreader （鑽石金屬散熱片）JV專利技術，抗告人將支付1,900 萬元，以購買相對人之JV權利，雙方結清後，該項專利技術完全歸抗告人所有。又美國699 號專利與美國專利臨時申請案第No.61/384,976 號（下稱美國976 號專利）及第No.61/468,917 號（下稱美國917 號專利）均相同，且美國699 號專利之獨立項均已描述在美國976 號及917 號專利中。而相對人於本件之本案訴訟（本院103 年度民專訴字第96號）已自認美國976號專利為兩造所簽署之備忘錄（三）附件一倒數第2 件專利（NO.00000-00000.PR OV），亦即美國976 號專利即為兩造提前清算之散熱片專利之一。另美國917 號及699 號專利之實質技術內容及獨立項內容，多源自於美國976 號專利之散熱片技術，而美國976 號專利既經兩造清算，且美國699 號專利既係兩造經清算散熱片技術後所生之散熱片專利，則相對人自不得就美國699 號專利主張任何JV權利。
２、退步言之，縱認系爭專利屬系爭合作案所生之專利，相對人就系爭專利亦無享有專利實施權、專利所有權及專利移轉請求權等權利：
⑴關於專利所有權部分：
依兩造間英文版JVA附註，及增補條款第3條約定可知，雙方合作關係乃由抗告人提供技術，相對人提供資金等資源，共同合作生產鑽石產品，雙方約明合作關係下所衍生智慧財產權為抗告人所有，且登記抗告人為專利權人，再由抗告人非專屬授權予相對人使用，兩造並無以共有方式共有系爭專利權之意，故相對人並無享有系爭專利之所有權。至於增補條款第3 條第2 項約定：「若甲方（即相對人）使用上述智慧財產權於產品或技術發展時，……則甲方擁有該等智慧財產權三分之二之權利利益及價值」，係指所授予專利使用之收益分配，而非指所有權之共有。又JV增補條款第4 條第1 項約定：「甲方（即相對人）對使用乙方（即抗告人）專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之」，則相對人若係專利權人，其使用自身所有之專利何須再支付抗告人權利金，益證相對人所言，不足採信。再者，縱相對人依JV增補條款第4 條第5 項及備忘錄（三）第8 條後段約定有請求移轉專利之權利，惟系爭專利迄今既尚未移轉，相對人即無從主張其就系爭專利享有所有權。
⑵關於專利移轉請求權部分：
中文版JVA 第6 條所指之專利係指「中華民國發明第一一五九五八號『具規則性排列之磨料顆粒的研磨工具及其製造方法』及第一二五二四九號『以滲透法硬焊之鑽石研磨工具』及宋先生在美國取得的二項專利，專利號碼分別為6,039,641 『BRAZED DIAMOND TOOLS BY INFILTRATION』US 6,286,498 B1 『METAL BOND DIAMOND TOOLS THATCONTAIN UNIFORM OR PATTEREND DISTRIBUTION OFDIAMOND GRITS AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF 』」（下稱原始4 項專利），而系爭專利非屬原始4 項專利，其權利金支付期限即非至102 年12月31日止，且美國69
9 號專利於103 年7 月15日方獲核准，相對人尚未支付任何權利金，倘認系爭專利屬於雙方合作關係而生之範疇（抗告人否認之），則依上開約定，相對人須於支付權利金15年後，方有專利移轉請求權，是抗告人主張其就系爭專利現有移轉請求權云云，委無可採。
⑶關於專利實施權部分：
兩造合作案係由抗告人提供技術授權，相對人提供其他資源，而雙方就合資產品之獲益比例分配之合資事業，故雙方乃合資事業之股東關係，與出資聘請他人從事研究開發者，有所不同，是相對人依專利法第7 條第3 項但書「出資人得實施其發明、新型或設計」之規定，主張其就系爭專利享有專利實施權，洵屬無據。又抗告人對相對人之非專屬授權，係以支付權利金為對價，而系爭專利於103 年方獲核准，抗告人並未授權予相對人，且相對人亦尚未支付任何權利金，是相對人並未獲得任何實施權。再者，依兩造合資契約相關約定，相對人須於支付權利金15年後，方有專利移轉請求權，故相對人現無任何請求移轉登記之權利，且縱有移轉請求權亦不等同於取得所有權，則相對人聲稱其就系爭專利於支付期滿後取得100%權利，自得本於專利所有人之地位實施之，顯無理由。
３、相對人雖提出證據1 及證據2 ，主張美國699 號專利所有技術特徵，均已揭示於證據1 及證據2 ，故系爭專利有無效之事由而應予以撤銷等語。惟上開前案之技術特徵與美國699 號專利均非相同：
⑴證據1 並非揭示一種CMP Pad Dresser ，與美國699 號專利之技術特徵並不相同：
美國699 號專利之各請求項的前言（Preamble）描述了化學機械平坦化拋光墊修整器（Chemical MechanicalPolishing Pad Dresser ，下稱「CMP Pad Dresser 」），雖然美國699 號專利的說明書內容敘及該發明可應用於超研磨工具，但由美國699 號專利的說明書可得知，其所描述的此種工具僅有CMP Pad Dresser ，故可視為美國69
9 號專利各請求項前言所描述的CMP Pad Dresser 具有限制的作用，亦即美國699 號專利請求項之限制條件之一為「CMP Pad Dresser 」。反觀，證據1 揭示一種研磨（
Grinding ）或拋光（Polishing ）工具，詳細來說，研磨和拋光係涉及將材料自工件移除的一種過程，且在研磨或拋光的過程中，研磨顆粒和工件表面之間的機械作用將會導致研磨顆粒被移除或產生缺角；然而，美國699 號專利所揭示的CMP Pad Dresser ，其並不涉及將材料自工件移除，具體而言，其並不用於將IC晶圓（即工件）的材料移除。另一方面，CMP Pad Dresser 並非研磨CMP Pad ，而是用於清潔和去除CMP Pad 上的碎削以及累積在CMP
Pad 上的化學研磨液，CMP Pad 本身才是用於研磨或拋光IC晶圓，藉由移除該化學研磨液且開啟CMP Pad 上的孔洞，使得CMP Pad 能繼續用於拋光IC晶圓。因此，證據1 並非揭示一種CMP Pad Dresser 。又證據1 揭示了在基材的兩側設置顆粒將可有效避免非預期的拉扯力（warping ），但完全沒有指出此和顆粒的排列是否有任何關連。且前述內容和美國699 號專利所強調之「實質上具有相同分布」技術特徵並不相同。
⑵證據2 亦與美國699 號專利之技術特徵不同：
證據2 的圖2 和圖6 揭示了基材的兩側分別設置有鑽石顆粒，但證據2 並沒有提到兩側的鑽石顆粒「實質上具有相同分布」之技術特徵。想當然爾，證據2 亦未提及在基材的兩側放置鑽石顆粒，可以使得兩側的拉扯力相互抵銷，避免基材受熱應力的影響而發生翹曲。
⑶在美國專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and
Appeal Board，簡稱PTAB）的決定中，係認為美國699 號專利請求項11的耦合步驟並不一定要在請求項11的結合步驟或請求項12的硬焊步驟後執行，從而認定請求項11相較於證據1 及證據2 屬於顯而易見，並認為耦合步驟和結合步驟/ 硬焊步驟可依據任意之順序進行。然而，美國699號專利請求項11係描述將該第一層超級研磨顆粒與該第二層超級研磨顆粒結合至該金屬支撐層使該第一層與該第二層之間實質相似分佈所致之對稱力得阻止該金屬支撐層發生翹曲。如果在將該超級研磨顆粒結合至該金屬支撐層之前，先耦合硬質支撐體元件，將使得美國699 號專利之一主要效果消失，即得阻止該金屬支撐層發生翹曲的對稱力。若是在結合之前，先將硬質支撐體元件耦合至該金屬支撐層的一側，則在該金屬支撐層兩側的力將不相等。因此，對於本領域具有通常知識者來說，必然會理解美國699號專利請求項11各步驟的順序必須要依其所記載進行。⑷至相對人在美國就美國699 號專利提出舉發案所引用之證
據即美國6,416,878 B2號專利（下稱證據3 ），係有關一種CMP Pad dresser 及其製造方法，進一步而言，證據3描述使用燒結和硬焊製程將鑽石顆粒結合至金屬基材的單一側，並進行電鍍，以增加超級磨料顆粒的結合強度，並填補在燒結製程中所留下的間隙。惟證據3 揭示了在金屬基材上設置單一層的超級磨料，其並未揭示第二層超級磨料的特徵。依照證據1 及證據2 之描述，如此的結構設計會造成金屬基材發生翹曲。且基於上述的理由，證據3 亦未描述第一層超級研磨顆粒與第二層超級研磨顆粒之間具有實質相似分佈以降低拉扯力而阻止該金屬支撐層發生翹曲的特徵。
⑸綜上，無論係證據1 或證據2 或證據3 ，均與美國699 號
專利之技術特徵不同，故相對人主張系爭專利不具新穎性，並非可採。
（三）相對人之財產權欠缺保全必要性：
１、相對人於103 年8 月18日在公開資訊觀測站，就抗告人在美國起訴相對人之產品侵害美國699 號專利一事，於說明
5.記載：「本公司102 年對美國之鑽石碟銷售額為新台幣9,677 仟元，佔本公司營收之比例為0.24 %，被指稱侵害『美國699 號專利』之鑽石碟產品亦另有替代品，雖最終判決結果目前尚難估計，然本案對本公司之財務及業務並無重大影響」等語，由此可知，抗告人縱使在美國對相對人提起侵害美國699 號專利權之訴訟，對相對人並無發生重大損害之可能。反之，抗告人受有容忍相對人使用系爭專利權之義務。易言之，相對人實無生重大損害之可能，且權衡雙方損害後（相對人：縱不使用系爭專利，仍有其他替代品可為生產、銷售；抗告人：相對人未支付任何費用，抗告人須容忍其任意使用系爭專利），亦屬無保全必要。
２、系爭專利中，關於臺灣942 號專利與大陸180 號專利，抗告人從未主張將就該等專利對相對人主張任何權利，且大陸180 號專利尚在申請狀態，亦即相對人就此等專利實未提出任何事證釋明其有受損害之急迫危險，故並無定暫時狀態處分之必要，原審並未審酌該等情形，其裁定顯有錯誤。
（四）擔保金額：
１、因相對人僅憑自行製作之CMP 專利清單，即宣稱CMP 專利共有76件，非但未提供任何能即時調查之證據，釋明該等76件專利確屬CMP 專利；況該清單混充各國專利，且無法得知該等專利是否已經核准，甚而連失效或轉讓之專利皆包含在內，益證該清單之正確性實有可疑。再者，兩造權利金之收取係以各產品為對象，而非以每件專利為計算基礎，此觀諸中文版JVA 第5 條及JV增補條款第4 條第2 項約定即明。是以，本案權利金之計算既非以專利為單位，則原審以權利金總額除以總專利數作為擔保金額之計算基準，應屬無據。
２、參酌相對人公司於另案所提出之102 年上下半年簡易權利金計算資料可知，S-DG DISK 產品於102 年度營業額為413,480,909 元（187,583,056 ＋225,897,853 ＝413,480,
909 ），倘依雙方先前簽定之合資契約內容，則相對人就系爭專利1 年應給付抗告人之權利金為28,943,664元（413,480,909 ×7%）。而以本案訴訟承辦期限4 年4 個月計算，抗告人就系爭專利於本案訴訟期間可得之收益約為125,422,542 元。準此，縱認相對人之聲請為有理由，則抗告人於本案訴訟期間容忍相對人實施及使用系爭專利所受之損害約為125,422,542 元。是故，相對人應提出125,422,542 元之擔保金，始足以保障抗告人之權利。
（五）抗告聲明：原裁定廢棄，相對人在原審之聲請駁回。
四、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限；聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之，民事訴訟法第538條第1項、第2項；智慧財產案件審理法第22條第2項前段定有明文。又所稱爭執之法律關係，即被保全之權利，凡當事人間得主張一定之實體法上權利，且得以本案訴訟確定者，均屬之。而所謂釋明，係使法院就某事實之存否，得到大致如此之薄弱心證為已足，與證明係當事人提出之證據方法，足使法院產生堅強心證，可以確信其主張為真實者，尚有不同（最高法院103 年度台抗字第543 號裁定參照) 。次按法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響，智慧財產案件審理細則第37條第3 項定有明文。再者，民事訴訟法第538 條第1 項規定，就債權人聲請所為定暫時狀態之處分，乃衡平救濟手段之保全方法，多具本案化之特性，動輒有預為實現本案請求內容性質之處分，本應以較高度之保全必要性為其准許要件。尤於專利權被侵害或有爭執之情形，每涉及專利技術之研發及市場之競爭，為兼顧債權人於其專利權受侵害時，迅速獲得救濟及債務人被迫退出市場所受之衝擊，與市場公平競爭之利害得失，法院於酌定類此事件暫時狀態之處分時，除應依同法第538之4 、第533 條準用第526 條第1 項規定，審認債權人有無就「請求之原因（本案請求及其原因事實）」，提出即時能調查之證據以釋明外，尚須就同法第538 條第1 項所定「為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要」之「假處分之原因」，考量其是否發生急迫而無法彌補之重大損害，並權衡該處分對雙方可能造成之影響及利益之平衡，包括債權人專利權被侵害之損害，與債務人所受之營業損害暨波及第三人所生之影響，孰重孰輕？債權人因該處分獲得之利益或防免之損害，是否逾債務人所受之不利益或損害？以及其對公共利益之維護等項，債權人已否提出有利之釋明，再斟酌社會經濟等其他主、客觀因素，綜合以斷之，始不失該條項所揭櫫保全必要性之真諦（最高法院97年度台抗字第419 號裁定可資參照）。
五、本件相對人主張兩造於85年10月28日簽訂英文版JVA ，相對人並委任抗告人為相對人研發製造鑽石工具之相關技術，嗣於91年8 月21日另簽署中文版JVA ，並於97年10月15日再簽署「JV增補條款」。又相對人自93年起，於公司內部成立鑽石科技中心（DTC ），並委任抗告人擔任總經理。其後，兩造又於99年1 月7 日簽訂備忘錄（一）、99年5 月1 日簽訂備忘錄（二）、100 年1 月21日簽訂備忘錄（三）之事實，為抗告人所不爭執，並有聲請人提出上開合約在卷可稽（參原審卷一第99至106 頁），自堪信真實。又相對人另主張系爭專利屬於系爭合作案之專利權，依前揭合約及專利法第7條第1 項但書規定，相對人就系爭專利享有「專利實施權」、「專利所有權（權利金支付期限內有2/3 權利，支付期滿後取得100%權利）」、「專利移轉請求權」等權利，且系爭專利不具新穎性，有得撤銷之事由，故抗告人應容許相對人實施系爭專利權等情，則為抗告人所否認，並以前揭情詞置辯。是以，兩造間對於相對人有無實施系爭專利權之法律關係，自屬存有爭執。
六、玆就本件定暫時狀態之處分，是否具有必要性之相關因素，審酌如下：
（一）相對人將來勝訴可能性：
１、關於系爭專利權是否屬於系爭合作案產出之專利權部分：⑴兩造間訂立之英文版JVA、中文版JVA之前言，係約定兩造
合作生產鑽石工具（diamond tools）或鑽石產品，由相對人提供技術以外必要之資源，抗告人提供技術，所為之合作事業。另JV增補條款第2條關於「JV產品或技術之定義」，係指依JV約定，經相對人同意開發，由抗告人依其所有之專屬技術，配合相對人提供所需資源共同研究發展的產品或技術屬之，並未限定系爭合作案欲開發技術之範圍。又中文版JVA第6條約定，系爭合作案使用抗告人所有之原始4 項專利權，即中華民國發明第115958號專利（下稱臺灣958 號專利）、第125249號專利（下稱臺灣249 號專利）、美國US0000000 號專利（下稱美國641 號專利）、US0000000B1 號專利（下稱美國498 號專利）。另第4條約定，抗告人會在Joint Venture 的執行中為其技術準備特定專利之申請，如果所申請之專利獲准，抗告人將擁有獲准專利之專利權。然而，相對人可以使用該專利而免付使用之權利金（免付權利金部分之約定，已為其後訂立之JV增補條款所變更）。由上開約定可知，兩造簽訂中文版JVA 時，抗告人擁有之專利權為原始4 項專利，惟系爭合作案所發展之技術，並不以該4 項專利為限，凡由相對人提供資源，抗告人提供技術，於JV合約有效期間內所共同開發鑽石工具相關技術均屬之。另由備忘錄第1 條所載，兩造提前清算之專利，主要為「鑽石金屬散熱片」及「鍍膜(DLC) 」兩類與CMP 無關之專利（見備忘錄附件一至三所列之專利），並包含申請中之專利等情，亦可知系爭合作案之專利，並不限於已取得之專利權，尚包含申請中尚未核准之專利權，合先敘明。
⑵系爭專利之申請日均為100 年9 月21日，而系爭合作案之
合約終止日為102 年10月28日，故系爭專利確屬系爭合作案之合約存續期間所研究開發之技術。又系爭專利係關於一種超研磨工具及其製造及使用方法，其主要技術手段係使第一及第二單層鑽石顆粒於金屬支撐層之二側具有實質相同分佈之位置，可應用作為化學機械研磨墊之修整器。再參以抗告人自承系爭專利所涉產品為「S-DG DISK 」（參原審卷二第210 頁），而相對人曾就「S-DG DISK 」產品所涉之專利給付權利金等情（參原審卷二第196 、210頁），堪信系爭專利之申請標的及應用符合JVA 所約定合作生產之鑽石工具或鑽石產品，亦符合英文版JVA 第3 條所約定之超研磨粒子產品。是以，系爭專利形式上觀之，確屬系爭合作案產出之專利，故相對人就此部分已盡相當之釋明。
⑶抗告人雖辯稱：系爭專利係100 年9 月21日申請，而當時
相對人已同意抗告人前往錸鑽公司任職，且系爭專利不論就該專利之研究開發過程、相關申請之專利事務所服務費或規費之支付等，自始至終均與相對人公司無涉，相對人未有同意開發或為任何參與研發過程之行為，亦未曾提供任何資源共同研究發展，故系爭專利並不屬於JV增補條款第2 條所稱之「JV產品或技術」等語。然查，系爭專利均主張相同之優先權基礎案即美國976 號專利，該優先權基礎案之申請日為2010年9 月21日（參原審卷一第58、82頁、卷二第161 頁），故系爭專利之申請日實際上應係99年
9 月21日，並非抗告人所稱100 年9 月21日。又錸鑽公司係100 年2 月18日設立，相對人係100 年2 月14日到職（見原審卷一第128 頁之公司基本資料查詢），故系爭專利申請時，錸鑽公司尚未成立。況相對人為執行系爭合作案，在該公司內部成立鑽石科技中心（下稱DTC ），聘任抗告人擔任DTC 總經理，並提供研究經費、人員、設備等，及編列預算支付相關專利費用（見原審卷一第109 頁之聘任合約書、JV增補條款第5 條第1 項），抗告人雖於99年
4 月30日離職（見原審卷一第111 頁反面），惟翌日（同年5 月1 日）即轉任相對人公司顧問，享有管理DTC 之職權，並支領相對人公司之顧問費及年終獎金至系爭合作案到期日102 年10月28日為止【見備忘錄（二）第3 條、備忘錄（三）3 條】，相對人並依約支付權利金予抗告人，是系爭專利形式上既係JV合約有效期間所研發之技術，故有極大可能係屬相對人公司支付研發費用產出之成果。況由於技術之研發在時間上具有連續性，不得割裂就單一專利論斷相對人有無提供研發及專利申請維護費用，故抗告人辯稱系爭專利申請及取得時間在抗告人前往錸鑽公司任職之後，相對人未同意開發並支付研發及專利申請維護費用云云，不足採信。此外，如前所述，系爭合作案所發展之技術，並不以該4 項專利為限，凡由相對人提供資源，抗告人提供技術，於JV合約有效期間內所共同開發鑽石工具相關技術均屬之，且相對人已就系爭專利屬系爭合作案產出之專利一節為相當之釋明，故無論系爭專利是否屬原始4 項專利所衍生應用之技術，均不影響本件之認定，附此敘明。
⑷抗告人另辯稱：系爭專利屬兩造100年1月21日簽署備忘錄
（三）第1 條所約定應予提前清算之專利，相對人自不得就系爭專利主張任何JV權利等語。惟查，兩造簽署之備忘錄（三）第1 條記載，兩造提前清算之專利，主要為鑽石金屬散熱片（Dia-Metal heat spreader ）及類鑽碳（
DLC ）相關專利，並未包含鑽石碟相關專利，且備忘錄（三）第8 條更明載抗告人應確保相對人之鑽石碟產品未來的營運，不得以專利權訴訟或惡意對他方授權而侵犯相對人利益，故不應解讀鑽石碟相關專利屬兩造提前清算之專利。又系爭專利之申請標的包含化學機械研磨墊修整器，即屬鑽石碟相關之專利技術，顯非屬鑽石金屬散熱片或類鑽碳相關專利技術，故當然不屬於備忘錄（三）所提前清算之專利。抗告人固又以系爭專利之實質技術內容，與主張為優先權之美國976 號專利及美國917 號專利之臨時申請案相同，故系爭專利確屬散熱片技術專利，並已依備忘錄（三）之約定提前清算為由，主張相對人就系爭專利不得主張任何JV權利等語。然查，100 年1 月間在相對人公司擔任研發部協理兼鑽石科技中心協理之胡○○在本案訴訟即本院103 年度民專訴字第96號專利權移轉登記事件中證稱：抗告人於99年6 月開始與錸鑽公司接觸，雙方在談論合作事宜，談的內容主要是鑽石散熱片與類鑽碳DLC 有關的內容，抗告人有與相對人溝通，此2 項技術可否與第三人合作，故開始討論專利的清算。而關於兩造簽署之備忘錄（三），其中關於鑽石金屬散熱片的專利（附件一）是完全的清算，即之後相對人不會再生產相關產品，由抗告人帶到錸鑽公司。類鑽碳DLC 部分（附件二）也有做清算動作，但是以交互授權方式，兩造都有權生產這類產品。附件三的專利從名稱來看，有部分是屬於鑽石金屬散熱片，有部分可能是屬於類鑽碳DLC ，但由專利名稱是沒有辦法準確判斷，要看請求項的內容，若是屬於鑽石金屬散熱片專利，即包含在清算範圍內。但若是屬於鑽石碟相關產品的專利，除附件四之ODD 產品外，其餘均未進行清算。且倘專利之請求項內有跨兩類產品如跨到鑽石碟產品，即不會進行清算，故在備忘錄（三）才特定約定抗告人應確保相對人鑽石碟產品未來之營運。美國976 號專利因其專利名稱即為鑽石金屬散熱片，故有將之歸類為附件一之鑽石金屬散熱片，當初如有注意到其實施例5 有提到CMP鑽石研磨墊修整器，應該不會歸類為附件一等語（參本院
103 年度民專訴字第96號卷二104 年6 月22日言詞辯論筆錄）。而抗告人在上開本案訴訟就證人胡○○所證述當時相對人係認知抗告人到錸鑽公司係要做散熱片及類鑽碳技術，並非要做鑽石碟產品，故鑽石碟相關專利，並無列入兩造清算之範圍等語，並無意見，且亦自承備忘錄（三）清算的範圍並無包含鑽石碟之專利等語（參前開言詞辯論筆錄）。而系爭專利核屬一種化學機械研磨墊修整器，而非鑽石金屬散熱片之相關技術，故自非屬備忘錄（三）清算之範圍。至美國976 號及917 號專利發明名稱雖均為散熱片，但依其等說明書之記載內容，並未限制其等揭示之技術手段僅能使用於散熱片，其等並已明確記載可將技術手段應用於CMP 研磨墊之修整器【參美國976 號及917 號專利之說明書（即抗證9 、10）第16頁均記載可將技術應用於CMP pad dresser 的產品上，以及該等專利之實施例
5 均記載CMP pad conditioner 為其實施之產品】，故系爭專利主張美國976 號及917 號專利為優先權基礎案而享有優先權日之利益並無不當。再者，系爭專利雖主張美國
976 號及917 號專利為優先權基礎案，而享有優先權日之利益，但系爭專利與優先權基礎案間仍各屬獨立之申請案，並非主張優先權後系爭專利與優先權基礎案即為同一案。因此，備忘錄（三）之附件所列提前清算之專利既為系爭專利主張之優先權基礎案，而非系爭專利，故自難認系爭專利為備忘錄（三）清算之範圍，是抗告人主張相對人就系爭專利已不得主張JV權利云云，即非可採。
⑸綜上，本件相對人就系爭專利係相對人提供資源所開發，
並為系爭合作案所產出之專利權之事實，已為相當之釋明。
２、相對人主張其享有「專利實施權」部分：⑴相對人主張其享有系爭專利之實施權一節，業據提出兩造
間相關合約，即英文版JVA、中文版JVA、JV增補條款、備忘錄（一）、備忘錄（二）、備忘錄（三）等資料為證。經查，兩造簽訂英文版JVA 及中文版JVA 之後，嗣於97年10月15日簽訂JV增補條款，該JV增補條款前言謂：本JV增補條款為原相對人與抗告人於85年10月訂定及91年8 月修訂JV合約之延續，雙方稟持善意，同意以下條款於生效日後，作為執行依據等語（參原審卷一第101 頁）。另抗告人於97年11月19日之「DTC 專利預算及產品研發」簽呈，亦表示JV增補條款為其與相對人協調多年之結果，其已依新約放棄多項原來合約的權益等語（參原審卷二第103 頁），足認JV增補條款之約定，在與原有英文版JVA 及中文版JVA 不同之範圍內，已變更原有JV合約之約定。又兩造嗣後於99年、100 年間簽訂之備忘錄（一）、備忘錄（二）、備忘錄（三），係因抗告人擬與外部第三者技術合作，採用兩造共同之JV成果，兩造對於系爭合作案產出之專利權，應如何移轉或清算所為之約定（見上開備忘錄之前言），故關於系爭合作案，兩造間之權利義務關係，主要依JV增補條款之約定及嗣後簽署之備忘錄（一）、（二）、（三）定之，合先敘明。
⑵依JV增補條款第3 條約定，依JV所發展產品或技術之智慧
財產權所有權登記為抗告人名義，相對人擁有「優先使用權」。若相對人使用該智慧財產權於產品或技術發展時，相對人擁有該等智慧財產權三分之二之權利利益及價值。對於該智慧財產權所衍生之「非屬開發成本之義務及費用，兩造各自負擔比例為二比一」。雖抗告人對相對人為非專屬授權，然抗告人所使用之智慧財產權，「相對人對外授權時，不得傷害相對人之利益」，其餘相對人未使用之智慧財產權，抗告人對外授權時，應先返還相對人代為支付之所有費用並加計利息。若雙方同意出讓或對外授權相對人使用之智慧財產權時，「對方支付之對價扣除成本後，三分之二歸屬相對人所有」，三分之一歸屬抗告人所有。系爭合作案終止後，所有因執行系爭合作案產生由抗告人名義持有之專利權（除相對人進行量產使用者外），抗告人應返還相對人所支付之一切費用並加計合理利息，該專利權之權利利益及價值「始完全歸抗告人所有」，若抗告人未返還價款，應於一週內無償過戶予相對人，未來相對人如使用該專利權，應依JV增補條款第4 條約定支付權利金，如相對人出讓或授權他人，他人支付之對價，相對人於扣除必要成本後，應支付三分之一予抗告人。第4 條則約定，相對人使用抗告人專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之。權利金之計算方式分為二種：91年修訂JV（即中文版JVA ）第6 條所載之原始4 項專利技術所生產之產品，須支付銷售額之7%，支付期限至102 年12月31日止。其餘相對人使用於商業化量產之JV技術，自產品每月銷售額達100 萬元之月開始支付權利金，支付期限為15年，權利金之計算係按產品之毛利率，支付銷貨淨額之4%至8%不等權利金。
⑶由上開約定綜合觀之，兩造間之合作關係，並非單純之聘
任關係，亦非單純之非專屬授權關係，蓋兩造間如係單純之聘任關係，相對人支付金錢聘請抗告人從事技術研發，相對人之出資與抗告人研發之技術具有對價之關係，通常應由出資人即相對人取得專利權，且抗告人之報酬應屬固定，而非依產品之銷售額計算，抗告人亦無必須分擔非屬開發成本之義務及費用之理。如係單純之非專屬授權關係，抗告人既為專利權人，以非專屬授權之方式授權相對人使用系爭專利，衡情相對人僅有支付權利金之義務，並無就系爭合作案之專利享有三分之二權利利益及價值，及要求抗告人對外授權不得傷害相對人之利益，且應先返還相對人代為支付之費用並加計利息，及JV終止後抗告人應返還相對人為該等專利支出之費用及利息，專利權始能完全歸屬抗告人所有，否則應將專利權無償過戶予相對人之理。故系爭合作案，應係相對人提供研發所需資源，抗告人提供其專屬技術，共同合作開發與鑽石工具相關技術並共同分享利潤之合資事業（該合作案並未另行成立公司，而係在相對人公司內部成立鑽石科技中心為執行單位）。從而，相對人主張系爭專利為其聘任抗告人完成之專利，依專利法第7 條第3 項規定，相對人享有實施權，及抗告人主張系爭專利為其所有，相對人僅為非專屬被授權人云云，均非可採。
⑷系爭合作案所產出之智慧財產權，雖登記為抗告人之名義
，惟因抗告人在權利行使上，不能自由為使用（對外授權不得傷害相對人之利益）、收益（相對人擁有智慧財產權三分之二之權利利益及價值，對外授權之對價三分之二歸相對人所有等）、處分（出讓須經兩造同意，且讓與對價之三分之二歸相對人所有，相對人未使用於產品之專利權，JV期滿後抗告人應將相對人支付之一切費用返還，專利權之權益利益及價值始完全歸屬抗告人，若未返還費用，應於一週內無償過戶予相對人，相對人有使用於產品之專利權，相對人支付權利金期限終了時，抗告人應將專利權移轉登記予相對人），相對人及抗告人係按三分之二及三分之一之比例，分享專利權所帶來之收益及分擔非屬開發成本之費用，是依兩造間JV合約之約定，並無使相對人享有完整的專利權之意思。再參以前開JV增補條款第3 條第
1 項、第3 項已約定，系爭專利雖登記為抗告人名義，但相對人有優先使用權，且抗告人應對相對人為非專屬授權。又依JV增補條款第3 條第5 項約定，所有因執行系爭合作案產生由抗告人名義持有之專利權，抗告人應返還相對人所支付之一切費用並加計合理利息，該專利權之權利利益及價值始完全歸抗告人所有，若抗告人未返還價款，應於一週內無償過戶予相對人，未來相對人如使用該專利權，應依JV增補條款第4 條約定支付權利金。本件抗告人既未提出其已依上開約定返還相對人所支付之一切費用並加計合理利息之資料釋明系爭專利之權利利益及價值完全歸抗告人所有，則抗告人尚未能享有完整之專利權，故相對人無論係依JV增補條款第3 條第3 項約定之「非專屬授權」，或依第3 條第5 項約定，有請求抗告人將系爭專利無償過戶予相對人之權利（相對人只需依JV增補條款第4 條約定支付權利金），相對人顯然均有實施權存在。是以，就現階段而言，相對人顯然已經釋明其就系爭專利有實施權存在。至抗告人雖辯稱：系爭專利方獲核准，抗告人並未授權予相對人，且相對人亦尚未支付任何權利金，是相對人並無任何實施權等語。然查，抗告人依JV增補條款第
3 條第1 項、第3 項之約定，本應非專屬授權予相對人，不待抗告人另為授權之約定。至相對人是否已經給付權利金，迺抗告人是否可依契約約定請求相對人給付之問題，尚無影響相對人實施系爭專利之權限。
３、綜上，相對人已釋明系爭專利屬於系爭合作案產出之專利權，且相對人就系爭專利享有實施權，故相對人於本案請求確認其就系爭專利享有實施權之訴訟勝訴可能性高。又依前揭說明，本院已認定相對人於本案請求確認其就系爭專利享有實施權之訴訟勝訴可能性高。則相對人於本件另主張其就系爭專利享有所有權及移轉登記請求權暨系爭專利有無效之原因而應予撤銷等情，即毋庸再予審究，附此敘明。
（二）雙方損害及利益之權衡：
１、相對人主張其生產之CMP 鑽石碟產品為該公司主力產品之一，於99年至101 年3 年間之銷售額每年均達約7 億元以上，102 年銷售額更達8 億元以上，業據其提出權利金收據為釋明（參原審卷一第216 至221 頁、卷二第60至61頁），而抗告人指控侵權之S-DG DISK 產品占所有CMP 鑽石碟產品銷售額大約一半（見原審卷二第60至61頁之權利金收據第1 頁，102 年上半年S-DG DISK 產品除以全部鑽石碟之銷售淨額為44% ，第2 頁以同樣方式計算，為47.1%）。本院審酌系爭專利所涉之產品銷售額甚鉅，且聲請人之主要客戶為半導體產業之上市公司，如台積電公司等，若抗告人以相對人侵害專利權為由，向法院起訴或聲請禁止相對人以製造、販賣、使用等方式實施系爭專利，將造成相對人及相對人客戶之重大損害，且抗告人已委請律師就美國699 號專利寄發專利侵權警告函予相對人，並已在美國對相對人提起侵權訴訟（參原審卷二第214 頁、本院卷第269 頁），是相對人就美國699 號專利確有發生重大之損害與急迫之危險的高度可能性。反之，如命抗告人容忍相對人實施美國699 號專利，抗告人至多受有相當於系爭專利權利金之損害，本院權衡雙方損害之程度後，認為就美國699 號專利准許相對人定暫時狀態處分之聲請，保護之利益遠高於抗告人因此可能遭受之損害。又抗告人對臺灣942 號專利雖尚未主張任何權利，但抗告人無論是在本案訴訟或本件定暫時狀態處分之聲請事件，均一再主張臺灣942 號專利非系爭合作案產出之專利權等語，且臺灣
942 號專利與美國699 號專利之內容實質相同，而抗告人既已在美國對相對人提起侵權訴訟，則抗告人自有可能就臺灣942 號專利在臺灣對相對人提起侵權訴訟，如此亦將造成相對人及相對人客戶之重大損害。至於大陸180 號專利則尚在申請狀態，抗告人尚未獲准專利權，故抗告人根本無從對相對人或其客戶主張任何專利權，是就大陸180號專利難謂相對人有何重大之損害或急迫之危險存在。
２、抗告人雖稱：依相對人於103 年8 月18日在公開資訊觀測站之記載，可知抗告人縱使在美國對相對人提起侵害美國
699 號專利權之訴訟，對相對人並無發生重大損害之可能等語，並提出相對人公司103 年8 月18日公開資訊觀測站資料為釋明（參原審卷二第214 頁）。惟查，上開公開資訊觀測站資料說明5.雖記載：「本公司102 年對美國之鑽石碟銷售額為新台幣9,677 仟元，佔本公司營收之比例為
0.24 %，被指稱侵害『美國699 號專利』之鑽石碟產品亦另有替代品，雖最終判決結果目前尚難估計，然本案對本公司之財務及業務並無重大影響」等語，然該部分既已載明係銷售至美國之銷售額，而非CMP 鑽石碟產品全部之銷售額，故抗告人以上開事由主張相對人並無發生重大損害之可能云云，要非可取。
（三）據上，本院審酌本件關於美國699 號專利及臺灣942 號專利部分，相對人將來勝訴可能性高，且准許相對人定暫時狀態處分之聲請，保護之利益遠高於抗告人因此可能遭受之損害等情，認相對人聲請抗告人於兩造間系爭專利權移轉登記之訴訟判決確定前，應容許相對人實施美國699 號及臺灣942 號專利權，有其必要，應予准許。至大陸180號專利既尚未獲准，抗告人不可能對相對人主張專利權，故相對人亦無生重大之損害或急迫之危險之可能，是相對人就此部分之聲請，即無必要，應予駁回。
六、擔保金之酌定：
（一）命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3項定有明文。又按，法院為附條件之假處分裁定，命於債權人供擔保後得為假處分，此項擔保係備賠償債務人所應受之損害，法院定此項擔保額時，應斟酌債務人因假處分所可能受到之損害多寡，依職權裁量之（最高法院48年台抗字第18號、48年台抗字第142 號判例意旨參照）。本件聲請人提出之證據資料，雖已釋明兩造間爭執之法律關係及定暫時狀態之處分之必要性，惟聲請人主張之法律關係是否確實存在，仍待本案訴訟審理方能確定，本院依智慧財產案件審理法第22條第3 項之規定，仍應命聲請人供擔保後，始准為定暫時狀態之處分。
（二）本件審酌兩造約定之權利金計算方式係以產品計算，而抗告人指控系爭專利所涉產品為S-DG DISK 產品，而S-DGDISK產品亦為相對人支付權利金產品項目其中之一，惟因各產品使用之技術內容及涉及專利權之數量均有不明，無從區分每項產品應分擔之權利金比例，故以相對人101 、
102 年度支付抗告人權利金平均為58,725,710元，及相對人主張CMP 專利共76件為計算基礎，得出每件專利每年可得權利金數額為772,707 元，並以本案訴訟辦案期限以4年4 個月計算，系爭專利權於本案訴訟期間可得之收益約為6,696,794 元【772,707 ×2 ×（4 ＋4/12）＝6,696,
794 】等情，而酌定擔保金為670 萬元。抗告人雖辯稱：相對人於另案提出之102 年上下半年簡易權利金計算資料（抗證11）可知，S-DG DISK 產品於102 年度營業額為413,480,909 元（187,583,056 ＋225,897,853 ＝413,480,
909 ），倘依相對人公司雙方先前簽定之合資契約內容，則相對人公司1 年應給付權利金28,943,664元（413,480,
909 ×7%）予抗告人，以本案訴訟承辦期限以4 年4 個月，則系爭專利於本案訴訟期間可得之收益約為125,422,54
2 元等語。惟查，縱相對人就S-DG DISK 產品於102 年度營業額為413,480,909 元，惟S-DG DISK 產品所使用之專利不可能僅有系爭專利，故抗告人以該產品之營業額全部計算系爭專利應給付之權利金，尚非有據。
七、綜上所述，關於美國699 號專利及臺灣942 號專利部分，相對人已就本件定暫時狀態處分聲請爭執之法律關係，及相對人有何防止發生重大損害或避免急迫危險，或有其他相類之情事，而有定暫時狀態之必要，已為相當之釋明，其釋明雖有不足，惟相對人已陳明願供擔保以補釋明之欠缺，爰酌定相對人以670 萬元為相對人供擔保後，抗告人於兩造間系爭專利權移轉登記之訴訟判決確定前，應容許相對人實施美國
699 號專利及臺灣942 號專利。至於大陸180 號專利部分，抗告人並未釋明有何防止發生重大損害或避免急迫危險，或有其他相類之情事，而有定暫時狀態之必要，故相對人就此部分之聲請，即無理由，應予駁回。原裁定就超過上開應准許部分，為准許定暫時狀態之處分，尚有未洽。抗告意旨就此部分指摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由。至於上開應准許部分，原裁定准許相對人之聲請，核無違誤。抗告意旨就此部分指摘原裁定不當，求為廢棄，為無理由，應予駁回。
八、據上論結，本件抗告為一部有理由、一部無理由，爰裁定如
主文。中 華 民 國 104 年 6 月 30 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 曾啟謀
法 官 熊誦梅法 官 林秀圓以上正本係照原本作成。
對於本裁定，除以適用法規顯有錯誤為理由，不得再抗告。
如提起再抗告，應於本裁定送達後10日內，委任律師為代理人，向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000 元。
中 華 民 國 104 年 6 月 30 日
書記官 張君豪