智慧財產法院民事裁定
104年度民暫字第12號聲 請 人 榮光機械股份有限公司法定代理人 劉貴榮代 理 人 蔡得謙律師
莊婷聿律師相 對 人 HAWEMA Werkzeugschleifmaschinen GmbH法定代理人 Hubert Haller代 理 人 陳芳俞律師
蕭彣卉律師上列當事人間專利權授權契約事件，聲請人聲請定暫時狀態之處分，本院裁定如下：
主 文聲請駁回。
聲請程序費用由聲請人負擔。
理 由
壹、程序方面
一、本件為涉外民事事件：民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院首應先確定有國際管轄權，始得受理。繼而依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律或準據法。因涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（參照最高法院98年度台上字第2259號民事判決）。查本件訴訟之相對人德商AWEM
A Werkzeugschleifmas chinen GmbH為德國公司，其為外國法人。職是，本件訴訟具有涉外因素，其為涉外事件。
二、本院就本件涉外民事事件有管轄權：相對人係依德國法律所設立之外國法人，具涉外因素，故本件係屬涉外民事事件。又涉外民事法律適用法雖無關於國際管轄權之規定，惟依據該法第1 條規定「涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定；其他法律無規定者，依法理」，兩造既對本件中華民國法院管轄權有所爭執，應依法庭地法即類推適用中華民國民事訴訟法之相關規定決定中華民國法院對本件有無管轄權。再本件之本案訴訟係因聲請人是否基於與相對人訂立之「Cooperation and LicenseAgreement for HAWEMA Tool Grinding Machines 」取得之專利權專屬授權爭議，與專利無關，屬單純之契約爭議。且積極確認之訴與消極確認之訴於訴訟程序事項之合法性認定應無不同。依據我國民事訴訟法第3 條之規定，相對人於我國現無住所，聲請人本案訴訟請求之標的即係確認聲請人專利權專屬授權存在，而聲請人基於前開契約自相對人授權之技術在臺灣生產製造產品（生產線位於臺中市○○區○○路○ 段○○巷○ 號），為兩造於本案訴訟所不爭執，聲請人訴請確認專利權專屬授權存在之事由即發生於中華民國境內，本案訴訟請求標的之所在地即在中華民國境內，故中華民國法院應有管轄權。另關於本案訴訟涉外事件準據法，依涉外民事法律適用法第20條第1 、2 項規定「法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律」。按兩造並無約定適用準據法，按系爭契約第3.1 條約定聲請人為相對人於授權市場範圍內唯一的授權夥伴、第1.1 條約定為履行契約授權市場係指亞洲地區、第6.2 條約定相對人有權於聲請人作業時間進行審查，此外聲請人之生產線位於臺中市潭子區，業如前述，況且相對人更於本案訴訟答辯狀中自承「被告自設立以來之業務市場皆在德國，嗣於91年開始與臺灣之遠山機械工業股份有限公司合作，即被告將其所有之磨刀機專利權授權遠山公司使用，由遠山公司以被告之專利技術生產專業之『五軸CNC磨刀機』，進而銷售至亞洲市場，被告並依此收取銷售之權利金…於結束與遠山公司之合作後，被告經由同業介紹而認識同為磨具業之原告…並於100 年7 月29日簽署「Cooperat
ion and License Agreem ent for HAWEMA Tool GrindingMachines」，授權原告生產、製造並銷售三種「五軸CNC 磨刀機」（見本院103 年度民專訴字第105 號卷宗第160 頁），是認相對人確實有意在中華民國境內依約授權聲請人實施專利技術銷售亞洲市場，然本件與德國法律相關者僅係相對人為位於德國之公司，兩造所訂契約之締結與所授權之專利技術實施卻均在中華民國，則我國法律應屬關係最切之法律，揆諸前揭規定，本件之本案訴訟涉外事件之準據法，應依中華民國法律。又智慧財產案件審理法第22條第1 項規定，定暫時狀態處分之聲請，起訴後，向已繫屬之法院為之。本件本案訴訟業經繫屬本院（案號為103 年度民專訴字第105號），且本案訴訟中國法院應有管轄權，已如前述，是本院就本件定暫時狀態處分之聲請，自有管轄權，並應依中華民國法律。
三、末按未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第40條第3 項規定，自有當事人能力。至其在台灣是否設有事務所或營業所則非所問（最高法院50年台上字第1898號判例意旨參照）。相對人德商AWEMA Werkze
ug schleifmaschinen GmbH係依據德國法所設立之外國公司，設有代表人Hubert Haller ，其營業所設址於德國Trossi
nge 邦，是相對人雖未經我國認許，惟仍不失為非法人團體，自有當事人能力，合先敘明。
貳、實體部分：
一、本件聲請意旨略以：聲請人成立於民國57年，致力於多功能、高精密機種磨床之研發與製造，現為CNC 全系列自動化各式磨床之翹楚，產品行銷全世界40餘國家。
㈠於100 年7 月間聲請人與相對人協商，由相對人技術授權與
聲請人，即授權聲請人於亞洲地區（除俄羅斯及土耳其外）享有製造、使用或銷售相對人之授權產品（包括任何修改、進階或類似產品，以及使用或落入相對人專利之產品）之專屬權利，兩造並同意簽署英文版授權契約「Cooperation
and License Agreement for HAWEMA TooI GrindingMachines」（中文：HAWEMA工具磨床合作及授權契約，下稱系爭契約），由相對人於100 年7 月29日簽署正本二份後全數寄給聲請人，再由聲請人於100 年8 月1 日簽署正本兩份，自留一份後將另一份正本郵寄給相對人。
㈡依系爭契約第9.4 條約定，相對人應於100 年10月1 日前將
系爭契約附件四所定之全部授權文件送達給聲請人，至今仍未依約提供授權文件，致使聲請人需自行摸索拆解「授權產品」之零組件、電路、軟體等部件，以圖釐清授權產品之規格、材料及製造、組裝授權產品之方法等技術內容。聲請人遂分別於102 年12月31日、103 年1 月21日、同年月25日去函要求被告補正，相對人仍未補正。相對人乃故意不完成其給付授權文件之義務，聲請人遂於103 年1 月30日依據系爭契約第18.5條約定去函終止系爭契約。
㈢聲請人已終止系爭契約，應依系爭契約第18.6條之約定，取
得系爭契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權，換言之，相對人即不得再將第4.1 條所示之權利，為處分、設定負擔、授權或為任何變更之行為，以免侵害聲請人之被授權地位。
㈣詎料，相對人竟違反該授權之約定，不僅在授權市場銷售「
授權產品」，更刻意與他人合作，授權他人行使其技術，製造及販售「授權產品」，侵害聲請人專屬被授權人之地位，如授權韓國廠商OTRA Co.,Ltd製造、銷售與「授權產品」相同之產品、自行參加中國國際機床展覽會推廣「授權產品」、授權大陸無錫信來科技有限公司銷售「授權產品」並宣稱其為中國區獨家代理商云云、授權台灣遠山公司製造及銷售「授權產品」等，更進一步禁止其他供應商（如瑞士協力廠商NUM 公司等）與聲請人合作、提供零件予聲請人，導致聲請人因供應商停止供貨，需放棄原已投入大量資金研究開發製造且即將完工之產品，更需再蒐羅其他提供同等品質零件、軟體之合適供應商，且需再耗費更大成本變更原產品之材料、規格與細節以符合新供應商所提供之商品。此外，相對人授權之標的中，數件專利均因未繳納維護費而致喪失專利權。按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。
㈤爰依智慧財產案件審理法第22條、民事訴訟法第538 條第1
項規定，聲請定暫時狀態之處分。並聲明：聲請人願以現金或銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告相對人於鈞院103年度民專訴字第105 號確認專屬授權等事件判決確定前，應容許聲請人行使如附表所示之權利，且相對人不得再將如附表所示之權利為處分、設定負擔、授權或為任何變更之行為。
二、相對人則以：㈠聲請人所主張之系爭契約附件6 專利權（中國專利00000000
.6號、日本專利0000-000000 號、韓國專利0000000 號，下稱系爭專利）分別在中國、日本與韓國，皆未登記於我國，依涉外民事法律適用法第42條第1 項規定本件應適用各該專利權登記國之法，再者，系爭專利權期間已經屆滿，權利當然消滅，聲請人勝訴可能性低，其已欠缺權利保護之必要。㈡聲請人未釋明其有受防止重大損害或避免急迫危險或相類似
之存在，且聲請人在契約終止後，仍繼續與博世力士樂公司合作使用該公司之電控系統與MTS 軟體於市場銷售磨刀機並參展，違反系爭契約第7.4 、12.5條，顯見，相對人是否有對聲請人專屬授權並無對聲請人現今營業產生重大損害或避免急迫危險或相類似之存在（參酌被證13至19），因此本件若駁回定暫時狀態之處分，對聲請人無甚損害，但若准予禁止相對人使用系爭專利對相對人則有不利，本件聲請之准許對於相對人之影響，大於本件聲請人之駁回對聲請人所造成之損害，故本件無定暫時狀態處分之必要。
㈢另依智慧財產案件審理細則第37條第1 、3 項，釋明不足應予駁回不得供擔保。並聲明駁回聲請人之聲請。
三、按有爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。該處分以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。法院為該裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。民事訴訟法第538 條第1 項、第2 項、第4 項本文及智慧財產案件審理法第22條第2 項分別定有明文。準此，當事人向法院聲請定暫時狀態處分時，法院必須先審查有無具備定暫時狀態處分之要件，其要件有二：㈠爭執之法律關係，其事涉保全之對象是否適格。㈡保全之必要性者，係指為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要者。因專利侵害事件中，法院准予暫時狀態處分之聲請，其會對相對人造成重大損害，故法院應要求聲請人提出充分釋明，不得以擔保補釋明之不足。
㈠聲請定暫時狀態處分之目的，在於形成某法律關係或地位，
至本案判決確定前，予以維持與實現之狀況，其與為保全將來執行之一般假處分有所不同。聲請人主張與相對人訂有系爭契約，並已終止系爭契約，而認於本訴訟確定前有定暫時狀態之必要，相對人抗辯其未釋明定暫時狀態之必要，兩造對系爭契約及契約內系爭專利之授權皆有爭執，且聲請人亦提出系爭契約及附件、通知函等證據附卷可稽（本院卷第8至32頁）。經核本院認為聲請人已釋明保全對象之適格性。
㈡按聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之
處分者，應釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要。其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度及對公眾利益之影響。智慧財產案件審理細則第37條第1 項、第3 項定有有明文。準此，保全之必要性要件有：1.聲請人將來勝訴可能性；2.聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害；3.權衡當事人損害之程度；4.對公眾利益之影響。經查：
1.聲請人將來勝訴可能性：聲請人主張其於103 年1 月30日依據系爭契約第18.5條約定已對相對人終止系爭契約，應依系爭契約第18.6條之約定，取得系爭契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權為主要理由，而聲請相對人於本院103 年度民專訴字第105 號確認專利專屬授權事件判決確定前，應容許聲請人行使如附表所示之權利，且相對人不得再將如附表所示之權利為處分、設定負擔、授權或為任何變更之行為云云。按系爭契約第18.6第(i) 項明定若聲請人依第18.5條約定以相對人未能治癒之違約或瑕疵，或依第18.3條所約定其中之一事由為由，終止系爭契約，聲請人有權取得下列救濟：(1) 於第18.5條之情況，聲請人依前開第4.1 條所獲得之權利及授權地位，均立即成為永久、不得撤銷且免權利金，惟以相對人故意未盡其系爭契約所定義務為限，就非故意且可治癒之情況，於相對人回歸系爭契約履行後，聲請人仍應給付授權金（見本院103 年度民專訴字第105 號確認專利專屬授權事件卷宗第10頁聲請人民事起訴狀系爭契約第18.6條中譯文）。故依系爭契約第18.6第(i)項約定內容，以相對人故意未盡其系爭契約所定義務為限，聲請人方可行使如附表所示之免付權利金之授權。惟查，相對人於102 年7 月4 日、7 月8 日、8 月21日三次通知聲請人之違約事項後，業於102 年12月9 日依系爭契約第18.4條對聲請人終止系爭契約之情，有相對人提出寄予聲請人之通知信函及聲請人提出相對人寄予聲請人之終止契約函（見本院103 年度民專訴字第105 號卷宗第182-185 頁、第119 頁）可憑，並為聲請人所不爭執（見本院103 年度民專訴字第
105 號卷宗第313 頁）。再查，相對人寄予聲請人之終止契約函中提及終止系爭契約之理由3 為聲請人未付清系爭契約之首期付款，另依系爭授權契約第16.1約定聲請人需支付25萬歐元首期付款作為取得系爭專利權授權、產品、銷售與授權文件之對價（見本院103 年度民專訴字第105 號卷宗第56頁反面），相對人又稱聲請人方面僅支付3 萬5 千歐元之首期付款。聲請人則主張稱其分別給付相對人15萬歐元、3 萬
5 千歐元作為授權費頭期款，針對授權費頭期款差額6 萬5千歐元之給付名義，經過相對人員工○○○、聲請人員工○○○議定將授權費頭期款差額6 萬5 千歐元納入H200 1 設備名義付款，相對人遂將H2001 設備之發票金額從13萬5 千歐元調整為20萬歐元，聲請人並已分次將3 萬9 千歐元、5萬歐元、5 萬歐元、5 萬歐元、1 萬1 千歐元匯給相對人，就H2001 設備所溢付的6 萬5 千歐元作為授權費頭期款差額之給付等情（見本院103 年度民專訴字第105 號卷宗第193-194 頁）。按請求履行債務之訴，原告就其所主張債權發生原因之事實，固有舉證之責任，若被告自認此項事實而主張該債權已因清償而消滅，則清償之事實，應由被告負舉證之責任。查除3 萬5 千歐元外，相對人均否認聲請人之其餘匯款與授權費頭期付款相關（見本院103 年度民專訴字第
105 號卷宗第251 、276 頁），且固然聲請人所稱其已全數償付首期付款則提出付款水單及相對人開立之發票為證（見本院103 年度民專訴字第105 號卷宗第211-220 頁），然而並未能舉證證明此等付款均為清償系爭契約應付給相對人首期款之欠款。另聲請人所稱經過相對人員工○○○、聲請人員工○○○議定將授權費頭期款差額6 萬5 千歐元納入H200
1 設備名義付款，相對人遂將H2001 設備之發票金額從13萬
5 千歐元調整為20萬歐元云云，亦無證據資料可資參酌。綜上，應認相對人以聲請人積欠系爭契約首期付款為由而終止系爭契約，尚非完全無據。最後，聲請人於相對人對其終止系爭契約後，才又主張相對人違約而對相對人終止系爭契約，既然可認相對人以聲請人積欠系爭契約首期付款為由而終止系爭契約尚非完全無據，即相對人顯非「故意未盡其系爭契約所定義務」，聲請人便尚難取得系爭契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權。職是，本件聲請人未能釋明其本案之請求具有將來勝訴之可能性。
2.聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害：所謂不可回復之損害，係指即使在終局訴訟判決，法院無法以金錢賠償彌補勝訴方完全的損失。訴訟權強調權利保障之功能，若因訴訟程序進行之時間，權利反而無法獲得確保，權利之實現便失去意義，故法院於訴訟審理過程，應就難以彌補或不能回復之重大損害予以暫時權利之保護，才能有效確保權利之實現，縱然聲請人受有損失，在一般社會通念上，並非不能以金錢賠償或回復，即難謂有急迫危險或重大損害情事，而有必要聲請為定暫時狀態處分。經查，本件本案訴訟主要爭點在於相對人是否故意未盡其系爭契約所定義務而使聲請人依約取得系爭契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權，而聲請人縱然未取得此系爭專利之無償專屬授權，聲請人所受之損害即為製造銷售產品設備及已製造產品所花費之金錢，均非無法以金錢賠償或回復。此外，相對人於102 年7 月4 日、7 月8 日、8 月21日三次通知聲請人之違約事項後，業於102 年12月9 日依系爭契約第18.4條對聲請人終止系爭契約，業已前述，聲請人則遲至102 年12月31日去函通知相對人明列補正項目限期要求相對人補正，並於103 年1 月21日、1 月25日第二、三次去函通知相對人限期補正，並主張相對人經聲請人三次通知後仍故意不完成其給付授權文件之義務，聲請人遂於103 年1月30日通知相對人終止系爭契約（見本院103 年度民專訴字第105 號卷宗第10頁反面），顯然聲請人係不服相對人違約及終止契約之通知，才於相對人終止系爭契約後一個月內對相對人主張違約終止系爭契約，即應可認聲請人真正之爭執係關於相對人方面通知聲請人終止契約是否有理由，而非在於相對人有故意違約事由而得取得無償、永久可使用之授權。至於兩造間系爭契約之違約與否爭議，聲請人亦可透過違約損害賠償（給付不能、給付遲延、不完全給付等）得到救濟，更非無法以金錢賠償或回復。是本件因未定暫時狀態至本案判決勝訴止對於聲請人而言不會造成無法彌補之損害。
3.權衡當事人損害之程度：所謂防止發生重大損害者，係指如使聲請人繼續忍受至本案判決時為止，其所受之痛苦或不利益顯屬過苛。此損害包含直接或間接之財產上損害，即名譽、信用及其他精神等非財產損害。因重大與急迫與否，均屬不確定法律概念，有賴利益衡量予以判定，而有無必要性之事實評價，應委諸法院自由裁量，法院於審理時，則視個案情節而定，衡量聲請人因定暫時狀態處分所應獲得確保之利益或可能避免損害、危險發生等不利益，並與相對人因該處分所將蒙受之不利益或可能遭致之損害，就兩者所受之損害進行分析與比較之，此稱為利益權衡原則。詳言之：
⑴重大與否者，應視聲請人因定暫時狀態處分所應獲得之利益
或防免之損害，是否逾相對人因該處分所蒙受之不利益或損害而定。倘前者逾於後者之情形，始為重大損害及有保全之必要性。本件聲請人向本院聲請制止相對人繼續侵害系爭專利，命相對人停止使用專利製造、銷售侵害專利物品之定暫時狀態處分。故本院審理時，應比較當事人間所受之利益與損害，以認定是否符合必要性要件。聲請人不得僅就所謂重大損害或急迫危險為空泛描述，應具體提出市場之供需關係分析，釋明必要性之要件。
⑵本件聲請人僅泛稱「相對人於收取高額授權金後卻未依約履
行，反而違反系爭契約將專屬授權予聲請人之權利再授權予聲請人之競爭對手，更干預、阻撓聲請人之業務發展情形…更已嚴重影響聲請人之商機及市場，侵犯聲請人專屬被授權人地位，造成聲請人偌大之損失，倘再不制止相對人違反系爭契約約定，干預阻撓聲請人之諸行為，將造成聲請人難以計算更難以彌補之損失」，未釋明其因定暫時狀態處分所應獲得確保之利益或可能避免損害、危險發生等不利益，暨相對人因該處分所將蒙受之不利益或可能遭致之損害。職是，本院無法就當事人所受之損害進行分析與比較，以認定聲請人因定暫時狀態處分所應獲得之利益或防免之損害逾相對人因該處分所蒙受之不利益或損害。
4.對公眾利益之影響：按法院認定防止重大損害之必要性要件，原則上依聲請人部分認定有無發生重大損害，於例外情況，始涵蓋公眾利益之損害在內。此因定暫時狀態之處分係為調整、均衡債權人與債務人間利害，以維持法律秩序所採取之救濟措施，其有兼顧公益之性質，尤其醫藥安全或環境保護等問題。本件聲請人未釋明倘未讓聲請人行使如附表所示權利，恐將對公共利益造成損害，而相對人僅係磨刀機業者，該磨刀機技術及商品非民生必需品，縱使本院未讓聲請人繼續使用系爭專利，亦難謂造成公共利益之損害。
㈢綜上所述，聲請人並未提出具體證據針對其就爭執之法律關
係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，而有必要之事實加以釋明，又依其所提出證據所能釋明之程序尚未使本院獲得大致可信其如此之薄弱心證，依法即不能以擔保補足，核其定暫時狀態處分之聲請，於法顯有未合，不應准許，應予駁回。
四、綜上所論，聲請人雖有釋明當事人就相對人有無侵害系爭專利之原因事實有所爭執，故本件為有爭執之法律關係。然聲請人就其將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害、當事人損害之程度等保全必要性，均未能釋明之。職是，聲請人聲請本件定暫時狀態處分之裁定，於法無據，自應駁回。
五、結論：依智慧財產案件審理法第22條第2 項、民事訴訟法第
95 條 、第78條，裁定如主文。中 華 民 國 104 年 10 月 19 日
智慧財產法院第三庭
法 官 范智達以上正本係照原本作成。
如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。
中 華 民 國 104 年 10 月 28 日
書記官 劉筱淇