智慧財產法院民事判決
105年度民公上易字第2號上 訴 人 武洲工業有限公司法定代理人 吳武魁訴訟代理人 陳偉仁律師
張育瑋律師被上訴人 劉宗旻訴訟代理人 王俊凱律師複代理人 林玲珠律師上列當事人間公平交易法損害賠償事件，上訴人對於中華民國10
5 年3 月9 日臺灣彰化地方法院104 年度訴字第785 號第一審判決提起上訴，經臺灣高等法院臺中分院裁定移送前來，本院於10
6 年2 月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序部分：按第二審訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第
446 條第1 項、第255 條第1 項第3 款定有明文。上訴人上訴聲明第2 項原為：「上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新台幣（下同）2,063,408 元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。」（見臺灣高等法院臺中分院105 年度上字第194 號卷第3 頁）嗣於民國105 年10月5 日準備程序，減縮上訴聲明第2 項之金額為1,328,106 元（見本院卷第22頁），再於106 年2 月6日將上開減縮後上訴聲明第2 項之金額，再減縮為1,187,76
6 元（見本院卷第147 頁），依首揭規定，應予准許。
貳、實體部分：
一、上訴人主張：被上訴人自104 年5 月25日起，未提示新型技術報告即寄發警告函予上訴人所銷售之不鏽鋼雙層防蟑網（下稱系爭商品）合作之網路通路商，包括生活市集、PCHOME購物中心、大○○○○○路000000000000000000 號店鋪、奇摩拍賣、網路家庭等各網站拍賣平台，稱上訴人所販售之系爭商品侵害其第M497680 號「防毛髮阻塞之落水頭濾網蓋」新型專利（下稱系爭專利）之專利權云云，要求將系爭商品下架，其中生活市集與大買家二平台將上訴人列入黑名單，並將系爭商品下架，其餘平台初步具有下架動作，惟經上訴人派出專員溝通並出示律師函後，始重行上架販售，前開行為造成上訴人極大之營業損失，被上訴人寄發上開警告函時既然尚未取得新型技術報告而違反專利法第116 條之規定，自應依民法第184 條第1 項前段規定負損害賠償責任。又兩造為競爭對手，上訴人之交易相對人收受被上訴人之警告通知，為避免涉入糾紛，可能與上訴人拒絕交易，且因網路資訊流通發達，造成潛在消費者對上訴人之不良印象，使上訴人失去交易機會，因此被上訴人濫發警告通知之行為，亦構成公平交易法第24條、第25條之顯失公平行為，而應依民法第184 條第2 項規定對上訴人負損害賠償責任。
二、被上訴人則以下列等語資為抗辯：被上訴人至各網站拍賣平台留言，雖屬專利權之行使行為，然被上訴人在此前已取得系爭專利之專利侵害鑑定報告，主觀上確信上訴人侵害系爭專利，縱被上訴人於上開行為時並未取得新型技術報告，且系爭專利於105 年6 月7 日經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）以不具進步性為由撤銷，然專利是否不具進步性本屬較為專業之判斷，本件既無證據證明系爭專利依業界通常知識顯然明知有撤銷事由存在，實難苛責被上訴人對其依法取得之專利權有此高度之注意義務，被上訴人既已先徵詢專業意見而確認自己行使專利權並無不當，亦早已於104 年1 月16日先向智慧局申請新型技術報告，應認被上訴人已舉證證明其已盡相當之注意義務而無侵權之故意、過失，被上訴人自不構成民法第184 條第1 項前段之侵權行為。另被上訴人既已事前徵詢專業意見取得侵害鑑定報告，並在事前先通知上訴人請求排除侵害無結果後，始至各網站拍賣平台客服中心網頁留言，且留言內容並敘明系爭專利權之內容及具體侵害之事實，自屬公平交易法第45條所稱之正當行使專利權之行為。況系爭商品並未取得專利，上訴人竟標示專利商品仿冒必究而欺騙與其合作之網路通路商及消費者造成不公平競爭，且被上訴人之留言內容亦無不實，自非係以損害上訴人為目的，而陳述或散布足以損害上訴人營業信譽之不實情事或屬其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，並無違反公平交易法第24條、第25條規定情事，自不構成民法第184 條第2 項之侵權行為。又上訴人既認系爭商品為系爭專利之先前技術而不侵害系爭專利權，則上訴人可向其通路商證明該等主張，並請通路商毋須將系爭商品下架，但上訴人並未為之，縱因此影響營收亦屬與有過失。此外，許多平台仍繼續銷售系爭商品，上訴人絕無可能因系爭商品短暫下架而受有損失，且上訴人以銷售金額之70% 計算營業利潤損失亦不合理，上訴人之請求並無理由。
三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人就其敗訴部分一部不服提起上訴，上訴聲明為：1.原判決廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人1,187,766 元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回（至原審駁回上訴人超過1,187,
766 元部分，因上訴人未聲明不服而告確定，自不在本院審理範圍，附此敘明）。
四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷第24頁）：
㈠被上訴人為新型第M497680 號「防毛髮阻塞之落水頭濾網蓋
」專利（即系爭專利）之專利權人，專利期間自104 年3 月21日起至113 年10月29日止（見原審卷第94頁）。
㈡被上訴人於104 年1 月16日向智慧局申請系爭專利之新型技
術報告，惟在智慧局尚未核發新型技術報告時，即自104 年
5 月25日起，在未提示新型專利技術報告下，向上訴人所銷售之系爭商品合作之網路通路商生活市集、PCHOME購物中心、大買家販賣網路店、MOMO購物網等各網站拍賣平台，稱系爭商品侵害其專利權，要求將系爭商品下架（見原審卷第95頁、第33至58頁）。
㈢上訴人向智慧局舉發系爭專利，經智慧局於105 年6 月7 日
以系爭專利請求項1 至12違反核准時專利法第22條第2 項規定，為請求項1 至12舉發成立應予撤銷之審定，經被上訴人提起行政訴訟中（見本院卷第11-2頁至第11-9頁）。
五、本件爭點如下：㈠被上訴人於警告時未提示新型專利報告，是否構成民法第18
4 條第1 項前段侵權行為，而應負損害賠償責任？㈡被上訴人於警告時未提示新型專利報告，是否違反公平交易
法第24、25條，構成民法第184 條第2 項侵權行為，而應負損害賠償責任？㈢如被上訴人應負損害賠償責任，上訴人是否與有過失？本件
損害賠償數額該如何計算？
六、本院之判斷：㈠被上訴人並未構成民法第184 條第1 項前段之侵權行為：
⒈上訴人主張被上訴人應依民法第184 條第1 項前段規定對
其負損害賠償責任，無非係以被上訴人未提示新型技術報告即向上訴人之通路商表示系爭產品侵害系爭專利，致上訴人受有營業損失等語，惟為被上訴人所否認，辯稱其並無侵權之故意、過失等語。按「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」民法第184 條第1 項前段定有明文；再按「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」、「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」專利法第116 條、第117 條固有規定，然上開條文係92年2月6 日專利法修法時所新增（下稱92年專利法），92年專利法第104 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」、第105 條規定：
「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」其中第104 條立法理由為：
「由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。此為新型專利技術報告制度設計之核心。爰參照日本實用新案法第二十九條之二規定，明定新型專利權人行使其權利時，應提示新型專利技術報告進行警告。」第105 條立法理由為：「二、按新型專利權之取得，並未經過實體審查，在未經實質要件審查即已賦予權利之情形下，為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，應要求權利人在相當審慎之情形下行使權利，即新型專利權人行使權利，應負有高度之注意義務。新型專利權人行使權利後，若該新型專利遭到撤銷，如新型專利權人未盡相當之注意，實可推定其權利行使存有過失，原則上自應對他人因此所受損害，負賠償責任，爰規定於第一項。三、新型專利是否符合專利要件，固可依修正條文第一百零二條申請新型技術報告，惟因申請新型專利技術報告可能耗費時日，其間若有緊急狀況而需迅速行使其權利，抑制損害之擴大時，若仍要求新型專利權人必須取得技術報告後，始能行使其權利，顯然不符實際需要，而對權利人之權益造成不當傷害。從而，若新型專利權人已盡相當之注意義務，例如：在審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之確信後，始行使權利，似不宜逕行課以責任。爰參照日本實用新案法第二十九條之二規定，推定新型專利權人為無過失，爰明定於第二項。」由此可知，新型技術報告並非提起專利訴訟之前提要件，嗣100年12月21日雖將92年專利法上開規定修正為上開現行專利法第116 條、第117 條，其中第117 條第1 項立法理由並謂：「新型專利自九十二年修正改採形式審查後，固加速專利權之賦予，然因未經過實體審查，無法認定其權利之有效性，故現行條文第一百零四條規定權利人行使權利時，應提示新型專利技術報告作為權利有效性之客觀判斷資料以進行警告，藉以敦促權利人審慎適切地行使其新型專利權。為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利後，若該新型專利權遭到撤銷，除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者外，應對他人所受損害負賠償責任。」然專利權人行使專利權致侵害他人權利，仍屬民法第184 條第1 項侵權行為之一環，而民法第184 條第1 項前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院100 年台上字第328號判決要旨參照），是行使專利權致侵害他人權利者，仍須符合上開歸責性、違法性、因果關係之侵權行為要件，始成立侵權行為，再佐以專利法上開規定之修法歷程，新型技術報告並非提起訴訟或行使專利權之前提要件，且新型技術報告之取得有時曠日廢時，在急迫之情形下若一律要求須提出新型技術報告始得免除不當行使專利權致侵害他人權利之責任，顯然不當限制權利人之權利行使，因此，專利權人行使專利權是否侵害他人權利，仍應視其行使權利之具體方式而定，除非專利權人已取得對其不利之新型技術報告卻隱藏之、或依業界通常知識顯然明知其專利權具有撤銷事由存在、或在行使新型專利權前未徵詢專業意見即恣意行使新型專利權等情形，而可認其有不當行使專利權侵害他人權利之故意過失外，若專利權人已盡相當之注意義務確信其專利權之行使為正當，實難僅因其未出具新型技術報告即率爾認定專利權人有侵權之故意或過失，此由現行專利法第117 條後段立法理由謂：「按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥，爰予修正。」可知即使專利權人已出具新型技術報告，行使專利權仍須盡相當之注意義務，顯見是否具備新型技術報告並非用以認定專利權人行使專利權是否有侵權之故意過失的唯一認定標準，因此，現行專利法第117 條本文規定「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。」雖可解為若專利權人所行使之專利權事後遭撤銷，可推定其專利權之行使具有過失，然該條但書規定「但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」已明文規定專利權人得舉證推翻前開推定，且該規定應解為係專利權人舉證證明自己無故意過失之例示規定而已，若專利權人雖非基於新型技術報告，但有客觀事證證明其已盡其他之必要注意義務時，仍不應課予其侵權行為責任，始為公允，如此亦始能與一般侵權行為之原則相符。
⒉經查，被上訴人於104 年5 月25日起發函或於上訴人之網
路通路商網站留言表示系爭商品侵害系爭專利，惟並未提示新型技術報告等情，為被上訴人所不否認，然被上訴人於103 年10月30日向智慧局申請系爭專利，經智慧局核准後於104 年3 月21日公告，被上訴人並在系爭專利公告前之104 年1 月16日已向智慧局申請系爭專利之新型技術報告，智慧局遲至105 年8 月5 日始核發等情，有新型專利技術報告附卷可參（見本院卷第83頁至第85頁），而被上訴人於104 年5 月間，發現系爭商品疑似侵害系爭專利，而委請証大管理顧問有限公司（下稱証大公司）進行專利侵權比對分析，經該公司依智慧局之專利侵害鑑定要點為分析，鑑定結果認系爭商品與系爭專利之專利權範圍相同，有証大公司104 年5 月8 日出具之新型專利權侵害鑑定報告在卷足憑（見原審卷第126 頁），由此足證被上訴人係徵詢專業意見並取得鑑定報告後，始對上訴人通路商為專利侵權通知，縱系爭專利事後因上訴人提出舉發而經智慧局以系爭專利不具進步性為由，於105 年6 月7 日以（
105 ）智專三（三）05121 字第10520712620 號審定書為「請求項1 至12舉發成立，應予撤銷」之審定（見本院卷第11 -2 頁至第11 -9 頁），然專利是否為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成而不具進步性，本屬較為專業之判斷，縱法院與智慧局間亦常有不同之認定結果，本件既無證據證明依業界通常知識顯然明知系爭專利有撤銷事由存在，則實難苛責專利權人對於其依法取得之專利權有如此高程度之注意義務。本件被上訴人早已向智慧局申請新型技術報告，惟在智慧局尚未有審查結果時即發現系爭專利遭侵害，被上訴人為迅速行使其權利以避免損害擴大，其雖未及取得新型技術報告，然業已先徵詢專業意見確認侵害事實，始對被上訴人通路商為專利侵權通知，應認被上訴人已舉證證明其已盡相當之注意，主觀上並無侵權之故意、過失甚明，揆諸前開說明，被上訴人自不構成民法第184 條第1 項前段之侵權行為。
㈡被上訴人並未構成民法第184 條第2 項之侵權行為：
⒈上訴人主張被上訴人應依民法第184 條第2 項規定對其負
損害賠償責任，無非係以被上訴人之行為亦構成公平交易法第24條、第25條之顯失公平行為，而應依民法第184 條第2 項規定對上訴人負損害賠償責任云云，惟為被上訴人所否認，辯稱其行為符合公平交易法第45條正當行使專利權之行為等語。
⒉按「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人
營業信譽之不實情事。」、「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」公平交易法第24條、第25條定有明文。又按「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」公平交易法第45條亦有規定文。又此條所定排除公平交易法適用規定之要件有二，一是依照著作權法、商標法或專利法「行使權利行為」，二是該項行使權利行為係屬「正當」。換言之，並非行使著作權法、商標法或專利法權利之行為，即得排除公平交易法之適用，如果權利人在行使上開權利時，濫用其權利或違反誠信原則，對競爭秩序造成影響，而非屬正當者，仍不能免除公平交易法之適用（最高行政法院98年度判字第1479號判決參照）。而公平交易委員會對於是否屬於上開公平交易法第45條「行使權利之正當行為」，訂有警告函處理原則，以供相關事業遵循，該警告函處理原則係公平交易委員會本於公平交易法主管機關之立場就該法第45條所為解釋性之行政規則，用以處理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函之行為，有無濫用權利，致生該法所禁止之不公平競爭行為，自與法律保留原則無違( 司法院釋字第548 號解釋參照) ，是本院判斷被上訴人行為是否屬於「依照專利法行使權利之正當行為」，自得參酌上開警告函處理原則加以認定。又被上訴人係於104 年5 月間寄發專利侵權通知，自應依公平交易委員會104 年2 月16日公法字第10415601194 號令發布之警告函處理原則（下稱104 年警告函處理原則）為其依據。按「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：㈠經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。㈡經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。㈢將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」、「事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無公平交易法第二十條、第二十一條、第二十四條、第二十五條規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：㈠發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。㈡於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」104 年警告函處理原則第
3 點、第4 點定有明文。⒊本件被上訴人發現系爭商品侵害系爭專利時，除已先將可
能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定取得鑑定報告外，其並先於104 年5 月21日至上訴人YAHOO 拍賣網站留言：「您販售的商品，與我申請的專利M497680 的第18圖相符，您標示專利商品仿冒必究，請問您的專利字號？」（見本院卷第91頁、第134 頁、第135 頁），因上訴人並無回應，被上訴人始於同年月28日起向上訴人通路商為專利侵權通知，再觀之被上訴人之侵權通知內容，除已明確記載系爭專利之專利號碼、侵權產品名稱、系爭商品與系爭專利說明書何圖示相同外，並表明已委請專業鑑定機構確認系爭商品構成侵權（見原審卷第33頁至第58頁），依前開104 年警告函處理原則第3 點、第4 點規定，自屬公平交易法第45條正當行使專利權之行為，而無該法之適用，是上訴人主張被上訴人之行為構成公平交易法第24條、第25條之顯失公平行為，而應依民法第184 條第2 項規定對上訴人負損害賠償責任云云，自無足採。
七、綜上所述，被上訴人行使系爭專利權時雖未提示新型技術報告，然被上訴人已盡相當之注意，且屬行使專利權之正當行為，而無侵權之故意、過失或違反公平法第24條、第25條規定可言，因此，上訴人依民法第184 條第1 項前段、第2 項規定，請求被上訴人給付1,187,766 元及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息，並無理由，不應准許。原審所為上訴人敗訴之判決，理由與本院雖有不同，但結論並無二致，應予維持。上訴意旨指摘原審判決不當，求為廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及援用之證據，均經本院審酌後，認對判決結果不生影響，爰無庸逐一論述，附此敘明。
九、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第2 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 106 年 3 月 9 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 熊誦梅法 官 蔡如琪以上正本係照原本作成。
本件不得上訴。
中 華 民 國 106 年 3 月 17 日
書記官 邱于婷