智慧財產法院民事判決
105年度民商上字第14號上 訴 人 哿鑫國際股份有限公司法定代理人 黃慧華訴訟代理人 李宗懋被上訴人 紅創意有限公司法定代理人 吳慧生上列當事人間確認商標權不存在事件，上訴人對於中華民國105年8 月12日本院105 年度民商訴字第14號第一審判決提起上訴，本院於106 年1 月5 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序部分上訴人上訴聲明原為：「1.原判決廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴均駁回。3.上開廢棄部分，第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。」（見本院卷第15頁）嗣於民國105 年11月5 日更正為：「1.原判決廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人於2014年3 月1 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請PHILIP B商標註冊證，經核准而取得第00000000號『商標註冊號數』，對上訴人自2016年1 月7 日後向『PHILIP B』官網訂購之『PHILIP B』真品平行輸入貨品，不得向上訴人主張商標權並不得以商標權人禁止上訴人於各大通路販售。」（見本院卷第37背頁）核屬更正其事實上或法律上陳述，依民事訴訟法第463 條準用第267 條規定，應予准許，核先敘明。
貳、實體部分
一、上訴人主張：上訴人自西元2016年1 月7 日起向「PHILIP B」官網訂購該品牌商品（下稱系爭產品），為真品平行輸入之水貨，「PHILIP B」官網既同意在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時，向上訴人取得報酬，即已產生權利耗盡，上訴人取得系爭產品受商標法第36條第2 項規定之保障。而我國商標法第36條第2 項明文承認「真品平行輸入」之正當性，並採國際耗盡原則，即自國外輸入經商標權人或被授權人同意使用商標之商品時，不構成商標之侵害，縱事後將智慧財產權讓與他人，對已由第一次市場行為進入國外市場的商品而言，對價平衡的狀態並未改變，若認上訴人不能主張商標權耗盡而不得販售系爭產品，實有違憲法第15條保障人民財產權之規定，亦違反法安定性原則及信賴保護原則。因被上訴人持續向不知情訴外人台灣臉書有限公司、美商科高國際有限公司台灣分公司、台灣樂天市場股份有限公司、Yahoo奇摩拍賣、PChome商店街、PChome24h 購物、露天拍賣等行使其註冊第00000000號商標權（下稱系爭商標，如附圖所示），已妨害上訴人合法販售平行輸入真品之權利，上訴人就系爭商標是否有使用權即有法律上地位不安之狀態，而此不安之狀態，得以確認判決除去之，爰提起本件確認之訴。
二、被上訴人則以下列等語資為抗辯：被上訴人為系爭商標之我國合法註冊商標權人，依商標法第35條之規定，於經註冊指定之商品或服務，在國內本有商標使用排他權。又我國商標法係採註冊主義及屬地主義，本件國內外商標權人既非屬同一人，縱國外商標權人欲將商品輸入我國，亦須經我國商標權人即被上訴人之同意，而上訴人所進口販售之系爭產品既非向被上訴人所購得，自不符合商標法第36條第2 項真品平行輸入、權利耗盡之法律要件。系爭商標係被上訴人經美國商標權人同意而於我國所註冊，且美國「PHILIP B」官網所列臺灣地區銷售點即為被上訴人營業地點，上訴人雖於2016年1 月7 日及同年3 月15日向美國原廠訂購系爭產品，惟美國原廠亦回覆稱該訂單在本質上被認為是「零售」，並未同意為商標授權，系爭商標在我國既以被上訴人為商標權人，則上訴人之主張即屬無據。
三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，上訴聲明為：1.原判決廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人於2014年3月1 日向智慧局申請PHILIP B商標註冊證，經核准而取得第00000000號「商標註冊號數」（即系爭商標），對上訴人自2016年1 月7 日後向「PHILIP B」官網訂購之「PHILIP B」真品平行輸入貨品，不得向上訴人主張商標權並不得以商標權人禁止上訴人於各大通路販售。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。
四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷第137 至138 頁）：
㈠被上訴人為我國註冊第00000000號「PHILIP B」商標（即系
爭商標）、註冊第00000000號「倒立花述設計圖」之商標權人（見原審卷第6 頁、第29-1頁）。
㈡系爭「PHILIP B」商標圖樣、「倒立花述設計圖」圖樣，於
美國係由訴外人PHILIP SCOTT,INC.(CALIFORNIA CORPORATION),DBA PHILIP B,INC( 下統稱PHILIP B公司) 註冊取得商標權（見原審卷第30至31頁）。
㈢上訴人分別於105 年1 月7 日及同年3 月15日向美國PHILIP
B 公司之官方網站訂購系爭產品輸入我國（見原審卷第156至157 頁、第161 頁），並於「姬菈點藏」公司網頁、PChome網站或Facebook平台上使用系爭商標作為廣告宣傳，販賣使用有系爭商標及「倒立花述設計圖」商標之系爭產品（見原審卷第69至83頁、第105 頁、第170 至171 頁），系爭產品並非由被上訴人所販賣流通。
㈣被上訴人通知PChome網站、Facebook平台、露天拍賣、雅虎
奇摩拍賣、GOOGLE網站，表示上訴人侵害被上訴人系爭商標權。
五、本件爭點如下：㈠系爭產品是否有商標法第36條第2 項前段「商標權耗盡」規
定之適用？㈡上訴人依商標法第36條第2 項前段規定，請求如其聲明所述
，是否有據？
六、本院之判斷：㈠按確認之訴非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提
起。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判例意旨參照）。查，上訴人主張其向美國原廠購買系爭產品，依商標法第36條第2 項權利耗盡之規定其自得販售，惟被上訴人主張本件並無商標法第36條第2 項規定之適用，其並向PChome等網站主張上訴人侵害其系爭商標權等情，為兩造所不爭執，因此，是上訴人依法能否販賣系爭產品之法律上地位即有不安狀態存在，且該不安狀態得以上訴人所提之本件確認判決予以除去，上訴人自有提起本件確認之訴之確認利益，合先敘明。
㈡再按商標法第36條第2 項前段規定：「附有註冊商標之商品
，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。」此即為商標權之「耗盡原則」（the principle of exhaustion ）或「第一次銷售理論」（First Sales Doctrine）。該條係於82年修法時所新增，其立法理由謂：「附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通後，商標專用權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該商品之第三人，不得再為主張商標專用權。」嗣於100 年修法時文字略作修正，將「市場」修正為「國內外市場」，其立法理由謂：「本項為商標權國際耗盡理論之揭示。原條文中之『市場』，包括未明示之『國外市場』，為明定本法係採國際耗盡原則，爰增列『國內外』等文字。」由此可知，我國商標法係採國際耗盡原則，其意指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品，在國內或國外為第一次銷售或流通時，即已取得報酬，則附有商標之商品由製造商販賣予零售商至相關消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用，故商標權已在該商品第一次販賣時耗盡，當此商品於市場上再度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權。此原則之目的在於，商標權人對於其商標雖享有獨占實施之權利，惟不應給與商標權人就同一權利重複獲利。易言之，商標權人既將附有商標商品於市場上流通並取得合理報酬或對價，其商標權已獲得滿足，自不得對商標權人已為第一次銷售之商品再重複行使商標權，禁止他人在市場上再次銷售該產品。
㈢查，系爭商標圖樣及我國註冊第00000000號「倒立花束設計
圖」商標圖樣，於美國之商標權人均為PHILIP B公司，且所登記之第一次使用、銷售日期分別為1991年間及2008年間等情，有美國專利商標局之商標註冊證影本附卷可按（見原審卷第30頁、第31頁），而上開商標圖樣於我國則以被上訴人為商標權人，於我國取得註冊之公告日分別為103 年3 月1日、102 年11月16日等情，亦有我國商標註冊證附卷可參（見原審卷第6 頁、第29-1頁），又被上訴人為美國PHILIP B公司之台灣零售商，有美國「PHILIP B」官方網站資料可參（見原審卷第132 頁），PHILIP B公司並曾發函表示上訴人於網站販售系爭產品係侵害其臺灣零售商（即被上訴人）之系爭商標（「Taiwan reseller offering Philip B Ⓡprod
uct 」，見原審卷第143 頁）。由此可知，系爭商標圖樣及「倒立花束設計圖」商標圖樣係由美國PHILIP B公司於國外先使用並在美國取得商標註冊後，復同意臺灣零售商即被上訴人於我國申請該等商標註冊，準此，系爭商標及「倒立花束設計圖」商標在美國及我國之商標權人分別歸屬不同之權利人。再者，上訴人主張系爭產品係向美國「PHILIP B」官網訂購等情，業據提出訂單及發票為證（見原審卷第156 頁、第157 頁），被上訴人並稱：其向美國PHILIP B原廠確認，上訴人確實有向美國原廠購買系爭商品，並支付9 ％之加州稅，惟不知上訴人如何運送進入臺灣等語（見原審卷第16
1 頁），是系爭產品確實係上訴人在美國向美國原廠PHILIP
B 公司所購買，應堪認定。㈣承前所述，系爭產品係上訴人向美國PHILIP B公司所購買，
而非向被上訴人所購買，因此，依前開所述之商標權利耗盡原則，美國PHILIP B公司既已在市場上將附有系爭商標之商品第一次銷售，則其商標權已耗盡，美國PHILIP B公司固不得本於商標權人地位向上訴人主張權利，然系爭商標於我國係由被上訴人取得商標權，而非由美國PHILIP B公司取得商標權，且系爭產品並非由被上訴人在市場為第一次流通，對本件被上訴人而言，其對系爭產品既無「第一次銷售行為」，而從未對系爭產品取得任何報酬，則自無所謂「商標權耗盡」可言，被上訴人自非商標法第36條第2 項所稱之「商標權人」，而無該項有關權利耗盡原則之適用，其自得對上訴人主張系爭商標權。
㈤上訴人雖引學者沈宗倫教授所著「由對價平衡觀點論智慧財
產權耗盡原則之適用」一文，主張本件系爭產品有商標法第36條第2 項之適用云云，姑不論學者之見解並無拘束本院之效力，且細譯沈宗倫教授上開文章，其謂：「... 但有問題的是，當國內市場的智慧財產權人已自完成於國外第一次市場行為（此時假設國內的智慧財產權人就同一商品在國外亦有相同的智慧財產權），或已同意他人於國外行第一次市場行為（此時假設國內智慧財產權人於授權契約中指示被授權人於國外以己之名義就同一商品取得相同的智慧財產權），而後國內或國外的智慧財產權人將智慧財產權讓與給第三人，此時國內的智慧財產權人得否以先前所為『第一次市場行為之同意』僅針對國外智慧財產權讓與人，而不及於受讓人，故平行輸入因權利未被耗盡而應被排除？... 縱然事後將智慧財產權讓與他人，就已由第一次市場行為進入國內外商品而言，對價平衡之狀態並未改變，國內智慧財產權受讓人應承繼讓與人先前同意的法律效果... 」，由上開文章強調「此時假設國內的智慧財產權人就同一商品在國外亦有相同的智慧財產權」、「此時假設國內智慧財產權人於授權契約中指示被授權人於國外以己之名義就同一商品取得相同的智慧財產權」，即可得知，該文章所探討者，乃國內外商標權人原屬同一人，經商標權人為第一次銷售行為後將商標權讓與他人，該受讓人是否應受權利耗盡原則拘束之問題，與本件乃國內外商標權人自始為不同人，國外商標權人第一次流通之商品是否對國內商標權人有權利耗盡之適用，實有極大之不同。準此，本件既非沈宗倫教授上開文章中所述之「附有商標商品第一次銷售後將商標權讓與他人」之情形，則上訴人執此為有利於己之論據，自不足採。
㈥上訴人又謂：本件情節若認無商標權耗盡之適用，與憲法第
15條有違，亦違反法安定性及信賴保護原則云云。然，由對價平衡之觀點而論，上訴人於2016年1 月7 日起向美國「PHILIP B」官網購入系爭產品於我國境內銷售時，系爭商標之國內外商標權人已屬不同人，而被上訴人並非美國PHILIP B公司之商標被授權人、亦非美國PHILIP B公司之商標受讓人，而係自始即為我國之商標權人，因此，對我國商標權人即被上訴人而言，其就系爭商標既享有商標權，且未自該產品取得任何對價，則國外商標權人第一次銷售行為產生之權利耗盡效力實無拘束被上訴人之理。更何況，商標採屬地主義，相同商標圖樣於國內外本得有不同商標權人，且商標法第30條第1 項第11款、第12款但書既明文規定得國外商標權人同意時得註冊與國外相同之商標，益證相同商標圖樣於國內外由不同商標權人取得註冊時，應各自受該國商標法之保護，則依商標屬地主義原則，當國內商標權人取得商標註冊後，縱使國外相同商標商品欲進入國內市場，亦須得到國內商標權人同意，始得為之，遑論國外商標權人於國外第一次銷售所生之商標權耗盡效力會有拘束國內商標權人可言。因此，商標法第36條第2 項商標權耗盡原則，其適用對象本為附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形，而本件上訴人購入系爭產品進而於我國銷售時，系爭商標之國內外商標權人即已屬不同人，上訴人對此知之甚詳，上訴人所購入之系爭產品，對美國PHILIP B公司固可主張權利耗盡，然不得對被上訴人主張。易言之，系爭產品對於被上訴人而言自始即無商標權耗盡可言，上訴人於進口系爭產品時既明知系爭商標於我國之商標權人為被上訴人而非美國PHILIP B公司，則系爭產品自不得對被上訴人主張權利耗盡，而不得在國內販售。準此，自無上訴人所稱違反憲法第15條保障人民財產權之規定、違反法安定性及信賴保護原則可言，上訴人上開所辯，亦不足取。
㈦被上訴人自96年起即在我國投入金錢與資源行銷使用系爭商
標商品，並於各大百貨公司設置專櫃，亦提供消費者附加服務，業經本院104 年度民暫字第10號裁定認定屬實（見原審卷第12頁背面），並據被上訴人提出104 年週年慶活動照片影本附卷可參（見原審卷第67頁、第68頁），而按商標之主要功能在於表彰商品及服務之來源而具行銷用途，上訴人未經被上訴人同意使用系爭商標販售其非自被上訴人處販入之系爭商標商品，實已侵奪被上訴人為行銷系爭商標商品所投資之行銷成本、所建立市場知名度及市場占有率，上訴人所為難認符合我國商標法第1 條所揭櫫之「保障商標權及消費者利益」暨「維護市場公平競爭」等立法目的，是上訴人未經被上訴人同意自國外輸入至國內販售使用系爭商標產品，並使用系爭商標行銷，難謂適法，被上訴人自得對上訴人主張商標權。
七、綜上所述，上訴人就系爭產品不得對被上訴人主張權利耗盡，被上訴人既為系爭商標之商標權人，自得行使其商標權，是上訴人請求確認被上訴人於2014年3 月1 日向智慧局申請核准取得系爭商標，對上訴人自2016年1 月7 日後向「PHIL
IP B」官網訂購之「PHILIP B」真品平行輸入之系爭商品，不得向上訴人主張商標權並不得以商標權人禁止上訴人於各大通路販售，並無理由。原審為上訴人敗訴之判決，並無違誤，上訴意旨指摘原審判決不當，求為廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及援用之證據，均經本院審酌後，認對判決結果不生影響，爰無庸逐一論述，附此敘明。
九、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第2 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 106 年 1 月 24 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 熊誦梅法 官 蔡如琪以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 106 年 2 月 3 日
書記官 邱于婷附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。