智慧財產法院民事判決
105年度民商上字第4號上 訴 人 易印客設計印刷有限公司兼 上法定代理人 文麗貞共 同訴訟代理人 陳志隆律師被 上訴人 美商伊油墨公司（EINK Corporation）法定代理人 Lai Wo Nip住同上訴訟代理人 李世章律師
徐念懷律師彭國洋律師複代理人 林東乾律師
劉晏慈律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國105 年1 月30日本院103 年度民商字第61號第一審判決提起上訴，本院於105 年9 月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、本件被上訴人美商伊油墨公司係外國法人，具有涉外因素。涉外民事法律適用法第1 條規定：「涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理」。又民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。故本件有無國際管轄權之認定，應類推適用民事訴訟法之規定。
二、按訴訟，由被告住所地之法院管轄。被告住所地之法院不能行使職權者，由其居所地之法院管轄。訴之原因事實發生於被告居所地者，亦得由其居所地之法院管轄；對於私法人或其他得為訴訟當事人之團體之訴訟，由其主事務所或主營業所所在地之法院管轄；因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第1條第1項、第2條第2項、第15條第1項分別定有明文。本件被上訴人主張上訴人於臺灣境內侵害其商標權，並違反公平交易法，且上訴人之主事務所在臺灣境內，揆諸前開說明及規定，臺灣法院就本件涉外事件有國際管轄權。又依商標法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第
7 條復有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法定本件涉外事件之準據法。
三、以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律；又市場競爭秩序因不公平競爭或限制競爭之行為而受妨害者，其因此所生之債，依該市場之所在地法，涉外民事法律適用法第42條第1項、第27條本文分別定有明文。準此，本件涉外事件之準據法，自應適用臺灣法律。
貳、實體方面：
一、被上訴人主張：
(一)被上訴人為我國註冊第890781、893776商標（下稱系爭商標
一、二，且合稱系爭商標，商標圖樣如原審判決之附表所示）之商標權人，且系爭商標於全球多達23個以上之主要國家或地區業已申請為註冊商標，期間逾10年以上。又被上訴人自86年成立以來，即為世界電子紙顯示技術之領導及創新者，並有能力產銷前所未有之長時間運作、且耗能低之電子紙顯示器，而為世界上甚具影響力之品牌及製造商等大型企業所採用，所生產之「EINK」電子紙，目前在全球市場占有率高達九成以上，並於103 年6 月間，榮獲103 年傑出光學產品獎，顯見被上訴人掌握電子紙商品之關鍵技術，於電子紙相關產業中居於領導地位，為舉世聞名之公司。況被上訴人銷售至臺灣之商品多標示有系爭商標，故國內相關廠商於接觸系爭商標時，自會聯想到該商品係來自於被上訴人。再參諸訴外人元太科技工業股份有限公司（下稱元太公司）於98年12月23日以約新台幣（下同）70億元與被上訴人簽約取得百分之百股權及電子紙顯示器材料之關鍵技術與專利所有權，顯見系爭商標之價值不低，具有高度之商業經濟價值，故系爭商標確屬著名商標。
(二)訴外人思源彩色印刷有限公司（下稱思源公司）未經被上訴人之同意，擅自於98年8月31日以與系爭商標完全相同之文字作為上訴人易印客設計印刷有限公司（下稱上訴人易印客公司）網域名稱http://www.eink.com.tw（下稱系爭網域名稱）之特取部分申請註冊（嗣於原審審理中，思源公司乃將系爭網域名稱移轉登記予上訴人易印客公司所有），且上訴人易印客公司自103 年9 月22日起即於系爭網域之內容中，於標示與上訴人易印客公司有關之電話、住址、電子郵件、公司名稱等其他敘述，均使用「EINK」作為對上訴人易印客公司之代名詞，故上訴人易印客公司顯有以EINK作為該公司營業主體表徵之意。又觀諸系爭網域名稱，可知上訴人易印客公司亦有使用「EINK」於服務標示及用於網頁以廣告宣傳，且所行銷者為與系爭商標所表彰之電子紙等相關之資訊載體商品或服務。再被上訴人所有之系爭商標於廣大消費者及相關業者心目中所建立者為取代傳統紙類或印刷之「無紙化」環保印象，而以傳統紙類、印刷相關服務為業之上訴人易印客公司無視系爭商標為著名商標之事實，以EINK字樣作為自己公司之網域名稱；對外直接以EINK之名義自居，使用EINK於服務標示及用於網頁以廣告宣傳；且上訴人易印客公司所行銷者為與系爭商標所表彰之電子紙等相關之資訊載體商品或服務。故上訴人易印客公司上開行為必然使相關消費者誤認上訴人易印客公司與被上訴人二者出於同源或存在加盟等合作關係，而認被上訴人違反「無紙化」之環保初衷，回頭進入傳統紙類、印刷等商品領域之經營，進而減損淡化系爭商標長久以來所建立之識別性及信譽。故上訴人易印客公司顯已經違反92年5 月28日修正公布之商標法（下稱92年商標法）第62條第1 、2 款及現行商標法第70條第1 、2 款暨104 年2 月4 日修正公布之公平交易法（下稱修正前公平交易法）第24條及現行公平交易法第25條之規定，而構成視為侵害被上訴人商標權及違反公平競爭之行為。
(三)系爭商標無現行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由及第29條第1 項不得註冊之事由：
1.系爭商標具有高度識別性：系爭商標所表彰之意義，在於被上訴人所提供之電子紙顯示器等相關商品符合節能與環保之概念，亦即電子紙顯示器商品之各類優點得以替代傳統之紙張，有效減少樹木及水資源之耗費，以追求更高之環境效益。一般消費者於系爭商標所表彰之電子紙顯示器商品，即可立即辨識其係來自於被上訴人或其關係企業，得與其他競爭同業所提供之電子紙顯示器商品加以區別。系爭商標之識別性為其商標本身所固有，無須經由使用取得之識別能力，自具有「先天識別性」。又系爭商標係以隱喻方式暗示被上訴人或其關係企業所提供之電子紙顯示器商品，具有無紙化電磁紀錄之資訊載體之特性，消費者無法僅藉由「E 」及「INK 」兩組英文單字表面上組合之意義，推演出被上訴人所欲表達無紙化電子紙商品之特性。消費者須運用一定程度之想像、思考、感受或推理，方能意會系爭商標與電子紙顯示器商品間之關聯性。另系爭商標之外文「E INK 」商標亦非競爭同業必須或自然會選擇用以說明其他商品特徵之標識。故被上訴人所有之系爭商標縱不屬於獨創性標識或任意性標識，然其仍屬暗示性標識而具「先天識別性」。且系爭商標經被上訴人長期使用在其所生產之電子紙顯示器商品，在全球市場佔有率高達90% 以上，使系爭商標成為著名商標，並在全球消費者心目中建立起電子紙顯示器商品獨占供應者之形象，具有「後天識別性」之商標功能。況被上訴人不僅以外文「E INK 」於我國註冊商標獲准，亦在世界各國申請商標註冊獲准，顯見其具有識別性。
2.系爭商標給予全球消費者之印象，均指向為被上訴人公司名稱、其所採用「粒子在特定成分之懸浮液內運作」之技術、或其所產銷之電子紙顯示器等商品：
被上訴人以所獨有「粒子在特定成分之懸浮液內運作」技術，產銷E Ink Carta 、E Ink Spectra 、E Ink Mobius、E
Ink Aurora、E Ink 璀璨彩色電子紙顯示器、E Ink Pearl黑白電子紙顯示器、E Ink 視福〈SURF〉電子紙顯示器等商品。被上訴人所產銷之上開電子紙顯示器商品，雖佔全球電子紙顯示器商品市場90% 以上，然仍有其他電子紙廠商，採用其自有不同名稱之「粒子在懸浮液內運作」技術，以生產不同名稱之電子紙顯示器商品。故各家廠商對於其自家所擁有之「粒子在懸浮液內運作」技術及產銷之電子紙顯示器商品，均有其不同之名稱，且大多數係以其公司名稱或註冊商標與之作連結，藉以強化消費者之印象。系爭商標既為被上訴人註冊申請之商標，亦為被上訴人公司名稱之部分，提及「E INK 」時，自均會使消費者直接聯想到被上訴人公司、其所採用之「粒子在特定成分之懸浮液內運作」技術及其所產銷之電子紙顯示器等商品，即「E INK 」係被上訴人獨有之「電子墨水」技術名稱及電子紙顯示器商品名稱，與其他電子紙廠商所採用之技術及商品名稱完全不同。
3.系爭商標並非作為「粒子在懸浮液內運作」技術、「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液」商品、電子紙顯示器商品之通用名稱：
通用名稱係指商品或服務之本身，其不具有辨識商品或服務來源之功能。被上訴人就系爭商標在全球所廣泛行銷之標的為「電子紙〈e-paper 〉」或其相關商品〈「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液」商品及電子紙顯示器商品〉，當同業及相關消費者提及外文「E INK 」時，均會指向被上訴人所獨有名稱為「電子墨水」之技術，藉以與其他技術相區隔。再觀諸來自於不同平台之相關訊息可知，消費者於接觸標示系爭商標之商品時，即可立即辨識其係來自於被上訴人或其關係企業，而得與其他競爭同業所提供之「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液」商品及電子紙顯示器商品加以區別，能夠作為商品來源之判斷依據，不致有產生混淆誤認之情事。亦即系爭商標既具備高度識別性而為著名商標，即不可能又判定其屬通用名稱，自不構成商標法第63條第1 項第4 款之商標廢止事由及第29條第1 項不得註冊之事由。
(四)上訴人無商標法第70條第1 、2 款即修正前商標法第62條第
1 、2 款視為侵害系爭商標一之情事：
1.系爭商標為著名商標：被上訴人公司自86年成立以來，即為世界電子紙顯示技術之領導及創新者。被上訴人有能力產銷長時間運作且耗能低之電子紙顯示器，為世界知名品牌及製造商等大型企業所採用。被上訴人所產銷之電子紙相關商品，目前在全球市場占有率高達90% 以上。且被上訴人以系爭商標之外文「E INK 」於全球其他主要之20餘國申請註冊。又被上訴人產銷之電子紙相關商品與數位電子產業關係密切，而復以科技產業為經濟之主軸，關於被上訴人公司及其產品之相關消息，於相關事業及消費者間應有相當之知名度與認識。故當相關事業及消費者於接觸標示系爭商標之電子紙相關商品時，可輕易辨識其係來自於被上訴人所生產之商品。被上訴人既於電子紙相關產業中居領先地位，而為世界知名之公司，並以系爭商標於多國註冊；行銷至台灣之商品亦多標示有系爭商標，且被上訴人所產銷之電子紙相關商品於台灣各類電子商務或傳媒平台上均有大量曝光之機會，相關事業及消費者自熟悉認知系爭商標，且系爭商標有高度之經濟價值，系爭商標自屬著名商標。
2.上訴人易印客公司使用相同或高度近似於系爭商標之字樣，使用www.eink.com.tw 為系爭網域之名稱，以及將EINK作為表彰其公司營業主體名稱之行為，視為侵害被上訴人就系爭商標所享有之商標權：
上訴人易印客公司擅自使用相同或高度近似於系爭商標，且作為系爭網域名稱之主要部分；對外則以EINK作為公司名稱，或至少有以EINK作為表彰其公司營業主體名稱之意；上訴人之行為必使相關消費者誤認兩造間係出於同源或存在加盟等合作關係，而以為被上訴人違反「無紙化」之環保初衷，回頭進入傳統紙類、印刷等商品領域之經營，進而減損淡化系爭商標長久以來所建立之識別性及信譽。且上訴人易印客公司所提供之印刷等服務項目中，多數為紡製品、紙製品、隨身碟等商品之服務，均與被上訴人所提供之電子紙相關商品，同樣具備「資訊載體」之性質，兩者所指定使用之商品或服務難謂無密切關聯。既上訴人易印客公司不得以兩者非屬同一或類似商品或服務為由，藉此使用相同或近似被上訴人所有之系爭商標，則上訴人易印客公司將「EINK」使用於與被上訴人所有系爭商標所指定使用密切相關之商品或服務之行為，自屬侵害系爭商標之行為，故上訴人易印客公司之行為，自屬商標法第70條第1 款及第2 款規定「視為」侵害他人商標權之類型。
3.被上訴人得請求上訴人易印客公司不得使用相同或近似於系爭商標之字樣、不得使用系爭網域，以及不得將「E INK 」商標作為表彰公司及營業主體之名稱：
上訴人易印客公司使用相同或高度近似於系爭商標之行為，將嚴重減損淡化系爭商標長久以來所建立之識別性及信譽，確屬商標法第70條第1 款規定視為侵害商標權之態樣。訴外人思源公司與上訴人易印客公司兩者所登記之住址相同，其未經被上訴人同意，擅自以相同或高度相似於系爭商標作為系爭網域之主要部分，上訴人易印客公司不但實際操控系爭網域，更在本件訴訟繫屬後受讓系爭網域，繼續使用相同或高度近似於系爭商標之外文「E INK 」。又被上訴人早於87年1 月8 日即以「www.eink.com」網域名稱申請註冊，屬全球性之網域位階；思源公司則遲至98年8 月31日始取得系爭網域名稱之註冊登記，屬國家級之網域位階，系爭商標既屬著名商標，且被上訴人亦擁有「www.eink.com」之全球性網域位階之網域名稱，則上訴人易印客公司除將「E INK 」字樣作為表彰自己營業主體之名稱，更仍在後使用較低位階之系爭網域名稱，必會使相關消費者混淆，誤認兩者所表彰之商品或服務為同一，進一步淡化系爭商標之識別性，亦屬商標法第70條第2 款規定視為侵害商標權之態樣。被上訴人自得依商標法第69條第1 項規定，請求上訴人易印客公司不得使用相同或近似於系爭商標之字樣、不得使用系爭網域名稱，以及不得將系爭商標作為表彰公司及營業主體之名稱，以排除上訴人易印客公司對系爭商標之侵害。
(五)上訴人有商標法第68條第1 、2 、3 款即修正前商標法第29條第1 、2 、3 款侵害商標權之情事：
1.系爭商標之外文「E INK」與上訴人易印客公司所使用之外文「E INK」字樣近似：
將系爭商標與上訴人易印客公司所使用之「EINK」相較可知，二者為相同或極為相似之商標。上訴人易印客公司實際上確有使用「EINK」字樣，進一步將其使用於系爭網域，並於系爭網域內以「EINK」為公司之代稱，其與被上訴人所有之系爭商標相較，均同樣為「E 」、「I 」、「N 」、「K 」
4 個英文字母所組成，排列順序完全相同，且兩者之觀念及讀音完全相同，確屬相同或高度近似之商標。
2.系爭商標所指定使用之商品與上訴人易印客公司所行銷之商品或服務類似：
系爭商標所指定之商品類別包含第9 類，即使用於含有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺顯示器〈可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他可添加懸浮液之材料及物品〉；或類似於第9 類，即與電子紙等相關之資訊載體商品或服務上。另依系爭網域之網頁「首頁INDEX」及「產品價格PRINT PRICE 」之「詢價單」項下所示，其係將「E
INK 」字樣作為提供印刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼紙便條紙、印刷信封信紙、印刷複寫聯單、製作資料夾／L夾、輸出海報大圖、製作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀請卡、印刷名片貴賓卡、印刷公文封／夾、光碟壓片、印刷DM／傳單、製作旗幟帆布、印刷日曆月曆等服務之標識。另依上訴人易印客公司另一網頁www.einkgift.com之首頁內容，其則係將「EINK」字樣作為其行銷便利貼、便條紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品服務之標識。故上訴人易印客公司所提供之上開印刷等服務項目中，多數為紡製品、紙製品、隨身碟等商品之服務，均與被上訴人所提供之電子紙同具備「資訊載體」之性質，兩者所指定使用之商品或服務難謂無密切關聯。
3.上訴人易印客公司使用相同或高度近似於系爭商標之外文「
E INK」字樣，侵害系爭商標之商標權：系爭商標既為世界著名商標，識別性極高，給予消費者之印象極深，任何人均不得將相同或近似於系爭商標之外文「E
INK 」使用於與電子紙等相關之資訊載體商品或服務上，以免致相關消費者產生混淆誤認之虞。足認上訴人易印客公司未經被上訴人同意，使用與系爭商標完全相同或至少為高度近似字樣之行為，必使消費者產生混淆，誤認上訴人易印客公司所提供之商品或服務，即為被上訴人產銷之來源，確屬商標法第68條第1 款、第2 款、第3 款規定「侵害商標權」之行為，則被上訴人自得依商標法第69條第1 項規定，請求上訴人易印客公司不得使用相同或近似於系爭商標之「E IN
K 」字樣，以排除上訴人對系爭商標之侵害。
(六)上訴人易印客公司有修正前公平交易法第24條即現行公平交易法第25條之行為：
被上訴人所產銷之電子紙，目前於全球市場占有率高達90%以上，故「E INK 」於市場上具相當之知名度，相關事業或消費者均普遍認知「E INK 」為被上訴人之公司名稱或其產銷之電子紙相關商品。上訴人易印客公司將與被上訴人公司名稱完全相同之「EINK」字樣用於工商日誌、萬用手冊、記事本、筆記本、經理夾、名片夾、便利貼、便條紙、桌曆、月曆、農民曆等之印製；將「EINK」字樣置於上訴人易印客公司之網頁上，並以「EINK 」作為其公司英文名稱；申請使用主要部分為「EINK」之系爭網域名稱。上訴人易印客公司上開行為，必將致相關事業或消費者聯想其與被上訴人具有一定之關聯，難謂無「攀附商譽」及「高度抄襲」之情事。雖上訴人易印客公司所印製之上開商品與系爭商標所指定使用之商品非同一類別，然其與被上訴人生產聞名世界之電子紙商品，均屬類紙類之「資訊載體」，彼此間在事業疆域上仍有一定之重疊性。上訴人易印客公司上開高度抄襲使用「E INK 」字樣之行為，致使相關事業或消費者將兩造間所提供之商品或服務產生混淆誤認，以為兩造間存在同一來源之合作或經銷等關係，上訴人易印客公司藉此攀附被上訴人所有系爭商標之高度商譽，推展自己商品或服務之行為，確屬公平交易法第25條規定之不公平競爭行為。被上訴人依公平交易法第29條之規定，請求上訴人易印客公司不得使用相同或近似於系爭商標之「E INK 」字樣，不得使用系爭網域名稱，以及不得將系爭商標作為表彰公司及營業主體之名稱，以排除上訴人對系爭商標「高度抄襲」及「攀附商譽」之侵害。
(七)上訴人易印客公司有故意或過失：被上訴人為電子紙相關事業之著名廠商，上訴人易印客公司所營則為印製紙類或類紙類之商品或服務事業，雖非同一類別之事業，然電子紙與類紙類均屬資訊載體之範疇，彼此間具有一定之重疊性，上訴人易印客公司之注意義務自應高於一般之相關消費者。上訴人易印客公司所提供之商品及服務是否有侵害系爭商標，理應作最低限度之商標查證，以避免可能之侵害。況系爭商標之註冊既屬公開資訊，任何人均可查詢，上訴人易印客公司豈能稱其不知。且被上訴人之母公司元太公司早於103 年7 月1 日即對上訴人易印客公司及文麗貞發函，要求上訴人易印客公司及文麗貞停止使用「E IN
K 」字樣、系爭網域名稱及其他含有「E INK 」字樣之網域名稱、公司名稱。上訴人易印客公司於103 年8 月1 日對上開律師函有所回應。於上訴人易印客公司回應之函件內指出被上訴人之母公司元太公司已於100 年告知上訴人易印客公司系爭商標之存在，並拒絕停止使用系爭商標之請求。顯見上訴人易印客公司至遲於100 年即已知悉系爭商標之存在，卻仍持續使用「E INK 」字樣、系爭網域名稱、其他含有「
E INK 」字樣之網域名稱、以及將「E INK 」字樣作為自己營業主體之表彰。被上訴人易印客公司迄今仍侵害系爭商標之行為，實難謂無侵害系爭商標之故意或過失。
(八)上訴人等應連帶負損害賠償責任：
1.上訴人易印客公司使用相同或高度近似於系爭商標之行為，違反現行商標法第68條第1 、2 、3 款及第70條第1 款規定；上訴人易印客公司以被上訴人所有系爭商標作為表彰營業主體之名稱，並使用系爭網域名稱，違反現行商標法第70條第2 款規定。上訴人易印客公司以上所為，形式上雖為兩個行為，惟在法律上及經濟上之評價並無不同，均屬侵害商標權行為。上訴人文麗貞係上訴人易印客公司之負責人，按公司法第23條第2 項規定，其自應與上訴人易印客公司之不法侵害系爭商標之行為負連帶賠償責任。
2.本件損害賠償數額之計算：上訴人易印客公司使用系爭網域名稱之期間係自104 年5 、
6 月起迄今；並使用「E INK 」作為表彰自己營業主體名稱之期間係自103 年9 月22日起迄今，被上訴人請求以200 萬元之酌定損害賠償數額，並無不當。起訴聲明請求：1.上訴人易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於印刷書籍刊物、印刷紙箱紙盒、印刷貼紙便條紙、印刷信封信紙、印刷複寫聯單、製作資料夾／L 夾、輸出海報大圖、製作展示架、製作手提袋、印刷卡片邀請卡、印刷名片貴賓卡、印刷公文封／夾、光碟壓片、印刷DM／傳單、製作旗幟帆布、印刷日曆月曆等服務，以及便利貼、便條紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品；或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷。2.上訴人易印客公司不得使用系爭商標之字樣作為其營業主體之表徵，亦不得使用「http://www.eink.com.tw」作為其網域名稱。3.上訴人應連帶給付被上訴人200 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日（即103 年11月12日）起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。4.就第3 項聲明，被上訴人願供擔保請准宣告假執行。
二、上訴人則以：
(一)系爭商標有應予撤銷之原因：參照相關證據資料可知，在專門技術領域中，被上訴人所稱之「電子墨水」或「E INK 」技術，在1975年時，顯已為該技術之通用名稱或標章，且最早發明該技術者，亦顯非被上訴人公司；其中系爭商標二之商標圖樣「E INK 」中之「
INK 」字樣為其註冊類別第1 類商品服務項目之通用名稱，而被上訴人提出其於他國申請註冊之商標註冊證，幾乎均無註冊指定使用於第1 類之商品服務上。又外文「e 」於電子商務盛行，企業均推行電子化、e 化之趨勢中，其與普通名詞結合後，於一般消費者之認知中，即為某種商品或服務數位電子化後之通用名稱，故系爭商標二係由「E 」結合第1類商品服務項目之通用名稱「INK 」所組成；且所謂之「電子墨水」亦須依附著「電子墨水顯示裝置」而存在，兩者具有密切之相關聯性，得使消費者對該等商品或服務內容直接產生聯想，客觀上自為商品或服務本身之通用說明或與商品、服務本身之通用說明有密切關聯性。而系爭商標之申請註冊日期均為87年8 月1 日，均晚於64年，當時「E INK 」字樣明顯為「相同或近似於同一商品習慣上通用標章」、「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明」，系專指該等技術、服務或裝置之通稱或標章。故依86年商標法第37條第8 款、第10款、第25條第2 項第1 款之規定，其具有不得取得商標註冊之事由，系爭商標當應予撤銷。
(二)系爭商標有應予廢止之原因：縱認系爭商標於申請時已符合商標申請之要件。然由各該字典字義之解釋可知，「E INK 」本身係指電子墨水之意，並非獨創性之文字，而電子墨水於系爭商標申請前本係指電子紙中帶有顏色之小球體，使電子顯示裝置可以顯現類似墨水效果之裝置，亦乃被上訴人所稱電子紙其中一種技術裝置名稱。故系爭商標均具有廢止之原因：
1.系爭商標二之部分：觀諸早期至最近之相關論文及網路報導之內容，其提及「E
INK 」商標時，多係指系爭商標所指涉之商品或服務主要技術，即電泳技術之俗稱如電子墨水「E-INK 」、電子紙技術，或該技術之主要材料，而非能讓人直接聯想到其搭載該技術之電子紙、電子墨水之商標；而國內之專利申請案自2003年起，在專門技術領域中，有廣泛稱「電子墨水」係一種概念上類似墨水般之電子化墨水或可產生電子化墨水之裝置之通稱者；有稱「電子墨水」係包括膽固醇液晶式及微膠囊式、微杯式之電子紙顯像技術或其他產生類似效果之「電子墨水顯像」技術之通稱者，甚至有非使用被上訴人之電子墨水之裝置，亦被媒體稱之為使用「E INK 」者。故系爭商標二為「電子墨水」之意，其在現今之使用上，已成為「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液，可改變顏色或光學特性以供使用於視覺顯示器」之通用名稱，當可明確，故具有應予廢止之事由。
2.系爭商標一之部分：國家教育研究院圖書館學與資訊科學大辭典之名詞解釋：「
E INK」係指「電子墨水油墨裝置」；E ink在劍橋英語詞典中之解釋及翻譯為：「一種在電子閱讀器中可顯示字體的裝置」；相關電子墨水技術之我國專利說明書有將「電子墨水」名稱認為是電子紙(e-paper)之通稱者；中國大陸之專利說明書有將「電子墨水」與「電子紙」互稱而認為乃相通之物品者；亦有消費者稱電子書為電子墨水E INK者，又所謂之「E INK」電子墨水，亦須依附著「電子墨水顯示裝置」而存在，二者具有密切之關聯性，得使消費者對該等商品或服務內容直接產生聯想，客觀上自為商品或服務本身之說明或與商品、服務本身之說明有密切關聯性。顯見系爭商標一「EINK」，亦已成為其指定商品或服務之通用名稱，當符合現行商標法第63條第1項第4款之規定，而有廢止事由。
(三)系爭商標於系爭網域註冊時均非著名商標：
1.參照系爭商標使用事證之內容，多形容「E INK」「電子墨水」為一種「技術」，另如科技產業資訊室之報導閱覽人數不多，且部分資料引自被上訴人所自稱，大部分之資料均無法顯示閱覽人數或雜誌之銷售量、抑或被上訴人自己之網頁資訊。縱被上訴人提出學術論文之查詢結果，此等學術論文並非讓廣泛大眾得以知悉，亦非就該商品為宣傳之用，且由相關學術論文或專利說明書亦可知，系爭商標於98年8 月31日前大多予人之印象係指描述類似墨水效果之顯示技術或裝置之通稱。而有部分媒體提及「E INK 」字樣，均係指公司名稱，而非商標之使用。故縱被上訴人自稱其擁有市場90 %之佔有率，然其所指僅有電子書之市場，而電子書之市場無法與平板電腦之市場相較，且並未受到廣大消費者之歡迎，此由消費者之評論亦可見一斑；況由被上訴人所提供之資料中，並無任何文字稱「E INK 」為著名商標，且無任何法院或行政機關認定「E INK 」為著名商標，而公司資本額高或以70億元台幣購入E INK 公司之報導，亦僅係描述事實，而無法與著名商標產生連結。
2.另2009年時電子書閱讀器仍屬發展中之小眾市場，投入之廠商亦非多數，縱使用系爭商標一之廠商為大型企業，然系爭商標一所表彰商品銷售對象亦僅為知名之單一或數間廠商，且電子書之銷售商品中，亦無特別或明顯標示「E INK 」之字樣，亦未以「E INK 」之字樣為大量廣告行銷販售，致大眾難以知悉「E INK 」之商標字樣，故系爭商標一是否已達相關廠商或相關消費者所熟知之著名商標程度，自屬有疑。而亞馬遜〈Amazon〉所推出之電子書閱讀器產品〈Kindle〉固於2007年上市，然僅限美國地區販售，其商譽並未到達我國，直至2009年10月始推出國際版電子書閱讀器；另就邦諾〈Barnes & Noble〉推出之電子書閱讀器產品〈NOOK〉亦係於2009年推出，且上開電子書閱讀器均未將我國納入推廣銷售之市場，顯見被上訴人僅以知名廠商為通路之名，縱被上訴人曾提供相關廠商之訂購單據，然亦僅有兩家國內廠商且為數不多之行銷單據，實難認定系爭商標一於98年8 月31日時，已為我國相關事業或消費者普遍認知，顯見系爭商標一並非著名商標。又被上訴人提出其於他國申請註冊之商標註冊證，幾均無註冊指定使用於第1 類之商品服務上，顯見被上訴人僅持他國非該類商標註冊證，即稱系爭商標二於1998年即開始行銷於全球市場而為國內外相關事業或消費者所熟悉認知，顯非可採。
(四)縱認被上訴人所提出之事證足以證明「E INK」為著名商標，惟其屬非高度著名之商標，且亦為識別性、顯著性較低之商標，應限縮其保護範圍：
由被上訴人提出之相關事證觀之，自1997年至2009年間僅有兩家國內廠商之行銷單據，而討論之專業論文，亦非一般大眾可及，難認商標所表彰之識別性與信譽已達廣為「一般消費者」所普遍認知之程度，縱認其於特定相關商品市場上，廣為「相關消費者」所熟知，但被上訴人並未證明系爭商標已為「一般消費者」所普遍認知，當非屬於高度著名商標，應以傳統認定是否構成混淆誤認之理論即可獲得妥善保護，應無適用商標淡化規範之餘地。再倘允許被上訴人僅憑其於特定小眾市場之低度著名商標，即可獨占壟斷某一文字、圖形或記號，任意跨越至本無混淆誤認之虞且營業利益衝突亦不明顯之市場而主張商標權利，恐將對自由競爭影響甚鉅，故縱認系爭商標為著名商標，亦屬非高度著名之商標，因其商標字樣本身就已經缺乏先天之識別性，應限縮其保護範圍。
(五)上訴人使用系爭網域名稱，乃屬92年商標法第30條第1項第2款之善意合理使用，且使用「eink」作為營業主體之表徵，均未減損系爭商標之識別性或信譽，亦未致商品或服務相關消費者混淆誤認：
上訴人使用系爭「www.eink.com.tw 」網域名稱，及使用外文「eink」作為營業主體之表徵，並未致商品或服務相關消費者混淆誤認。上訴人以「E INK 」字樣使用於系爭網域於傳統印刷產業之商品或服務，並非商標之使用，且並非以有害身心或毀損名譽之方式使用，並不致使人對系爭商標之信譽產生負面之聯想，而有減損系爭商標信譽之情形。且被上訴人所為乃電子業，電子產品固可重複利用，傳統紙張亦可於大自然中回收循環再造，然電子產品之製程及嗣後所造成之環境污染及負擔，實為破壞環境之主因，自不得僅以無紙化為由，認上訴人有減損其信譽之情形。又「E 加上普通名詞或特定名詞」於一般消費者與社會之通念，係指將某種商品或服務予以「數位電子化」之意涵，且「e 」於電子商務盛行，企業均為電子化、e 化變革中，其與普通名詞結合後，於一般網際網路閱覽者之認知中，即為某種商品或服務數位電子化後之通用名稱。上訴人因有提供線上下訂單之印刷服務，故取用電子化通稱之開頭字詞「E 」結合印刷業商業上普通標示習慣之字詞「ink 」，作為系爭網域名稱及放於網頁中使用，用以說明上訴人商品或服務之「e 化」性質、特性等用途。且觀諸電子通路之相關網域名稱，多為「E 加上普通名詞或特定名詞」之標識，顯見「E 」結合印刷業商業上普通標示「e 化」性質、特性等用途之字詞，自屬商業上誠實標示習慣，而「任意字詞加上ink 」多為傳統印刷、數位印刷、印刷紙、印刷油墨等相關產業所使用，因其取自「ink 」之讀音中帶有中文字「印」之諧音，用以說明該產業「印刷」、「列印」等商品或服務之性質、特性等用途。故上訴人之使用實為商業上誠實標示習慣，乃屬92年商標法第30條第1 項第2 款之善意合理使用，非有違反92年商標法第62條所定減損系爭商標之識別性或信譽，亦未致商品或服務相關消費者混淆誤認之情形。另被上訴人至今未提出具體證明被上訴人業務上信譽有何減損，亦未提出其他證據資料說明就上訴人前開使用行為，是否足致減損被上訴人系爭商標之識別性或信譽之結果。
(六)上訴人並無故意或過失，更無92年商標法第62條所定「明知」之情形：
系爭商標並非著名之商標，縱認為系爭商標為著名商標，就商標之外觀、商標公報均無法判斷系爭商標是否為著名商標；且在上訴人使用系爭網域名稱及使用、作為營業主體之表徵時，並無任何法院、行政機關之明確認定系爭商標為著名商標。而系爭商標是否著名於103 年間被上訴人寄發律師函予上訴人，要求上訴人公司及文麗貞停止使用「E INK 」字樣、系爭網域名稱及其他含有「E INK 」字樣之網域名稱及公司名稱時，尚未有定論，自不得因被上訴人稱其為著名商標並發函通知上訴人，即認上訴人明知系爭商標為著名商標，並任由被上訴人限制非競爭同業或相近性質之產業使用特定文字、圖形或符號。又上訴人公司為傳統印刷業者，所提供之產品及服務為製作工商日誌，萬用手冊，記事本，筆記本，經理夾，名片夾，便利貼，便條紙，桌曆，月曆，農民曆等客製化傳統或數位電子印刷之內容，與被上訴人公司所為之電子產業實無任何關連性，亦無法知悉系爭商標之商品，上訴人自無故意或過失，亦不可能有92年商標法第62條所定「明知」之情形。
(七)被上訴人未能證明上訴人有何攀附系爭商標之知名度，或積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而故意引消費者誤認從事交易之行為；或因上訴人之行為，足以影響被上訴人於市場上之競爭地位，應無公平交易法第24條規定之適用：
上訴人及被上訴人之客戶群、通路完全不同，上訴人之客戶欲接觸或查詢上訴人，若透過網路搜尋之關鍵字，乃如「記事本」、「筆記本」、「紀念品」等，而非以「E INK 」為其關鍵字；反觀被上訴人之客戶，或想要了解被上訴人之消費者，其以「E INK 」或「www.eink.com.tw 」搜尋時，其亦可明確辨識兩者乃不同之產業，並無任何欺罔、隱匿之情事，被上訴人之消費者亦不會因此而接觸上訴人，故上訴人誠無攀附或榨取被上訴人之商譽或有任何不公平競爭之情事。況縱有他人在網域名稱中鍵入「www.eink.com.tw 」所出現者並非被上訴人之網頁名稱，然被上訴人目前亦以其他網域名稱作為其中文之網域名稱，亦無任何混淆誤認之情事，亦不應因此而認為上訴人有任何欺罔或顯失公平之情事。被上訴人既未能證明上訴人有何攀附系爭商標之知名度，或積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而故意引消費者誤認從事交易之行為；或因上訴人之行為，足以影響被上訴人於市場上之競爭地位，應無修正前公平交易法第24條規定之適用。
況上訴人經營印刷事業，完全不同產業、不同通路、明顯不同之客戶群，自無攀附被上訴人商譽之必要。
三、原審認上訴人易印客公司不僅以系爭商標相同之文字作為系爭網域名稱之特取部分，復於系爭網域及另一網域以「eink」或「eink易印客」作為其營業主體之表徵，自會減損著名之系爭商標之識別性，則上訴人易印客公司之行為自已造成被上訴人之損害，而為如原判決主文欄第1 、2 、3 項所示之一部勝訴判決，並就該勝訴部分宣告假執行。上訴人不服，就其敗訴部分提起上訴，並聲明：1.原判決不利於上訴人之部分均廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。3.如受不利益判決，上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。被上訴人則對其敗訴部分（僅損害賠償金額部分）並未不服，答辯聲明：上訴駁回。
四、得心證之理由：
(一)被上訴人主張其為系爭商標之商標權人，訴外人思源公司於98年8 月31日註冊系爭網域名稱，上訴人易印客公司自103年9 月22日起於系爭網域使用「eink」圖樣之商標於工商日誌、萬用手冊、記事本、經理夾、名片夾、便利貼、便條紙、桌曆、月曆、農民曆等之印製，且為客戶專案設計所需內容及規劃個人化的小批量生產模式。又系爭網域之網頁「首頁INDEX 」及「產品價格PRINT PRICE 」之「詢價單」項下，記載上訴人易印客公司提供書籍刊物、紙箱紙盒、貼紙便條紙、信封信紙、複寫聯單、資料夾／L 夾、輸出海報大圖、展示架、手提袋、卡片邀請卡、名片貴賓卡、公文封／夾、光碟壓片、DM／傳單、旗幟帆布、日曆月曆等服務；而上訴人易印客公司於另一網頁www.einkgift.com之首頁內容，則將「eink」字樣作為其行銷便利貼、便條紙、工商日誌、記事本、桌曆月曆、不織布袋、隨身碟等商品之標識。再者，系爭網域之首頁下方載明上訴人易印客總公司及分公司電話住址等資料橫欄內，左方標註有「eink」字樣，提供消費者聯繫之email 亦以「eink」為主要部分，於該橫欄之右方亦有「2010 EINK Network Technology Printing Co. 」之記載，復於系爭網域關於「公司簡介ABOUT 」網頁中，標明「關於EINK易印客」，且系爭網域名稱雖為訴外人思源公司所申請註冊，惟思源公司僅為登記名義人，實際使用者為上訴人易印客公司，且訴外人思源公司亦已於104 年5 、6 月間將系爭網域移轉予上訴人易印客公司等情，為兩造所不爭執，並有系爭商標一、二之註冊證及資料檢索結果、系爭網域與另一網域之網頁公證資料，及原審之言詞辯論筆錄附卷可稽（見原審卷一第66至67、144 至155 、223 頁；原審卷二第2 、207 頁），應堪信為真實。惟被上訴人主張上訴人易印客公司以系爭商標完全相同之文字「eink」作為其公司系爭網域名稱之特取部分，並於系爭網域以「eink」作為其表彰營業主體之名稱，復於系爭網域及另一網域使用相同或近似於系爭商標之商標圖樣行銷其所提供之商品或服務，違反92年商標法第62條第1 、2 款、現行商標法第70條第1 、
2 款、第68條第1 、2 、3 款及修正前公平交易法第24條、現行公平交易法第25條之規定，而依92年商標法第61條第1項、現行商標法第69條第1 項、第3 項及修正前公平交易法第30條、現行公平交易法第29條之規定請求排除侵害及損害賠償；又上訴人文麗貞係上訴人易印客公司之負責人，依公司法第23條第2 項之規定，自應與上訴人易印客公司負連帶賠償責任等語，則為上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。
(二)查被上訴人提出經公證人公證之上訴人易印客公司網頁（見原證13、14，即原審卷一第144 至151 頁）及被控侵權商品統一發票（見原證35，即原審卷二第108 頁）之時間均在現行商標法101 年7 月1 日修正施行後，且被上訴人主張上訴人違反修正前公平交易法第24條對其他欺罔或顯失公平行為之規定，雖已於104 年2 月4 日修正將條次變更為第25條，然被上訴人主張上訴人侵害商標權及違反公平交易法之行為迄本件105 年9 月29日言詞辯論終結前，仍在繼續中，故本件有關侵權行為之認定，應適用現行商標法、公平交易法之規定，合先敘明。按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第1 項定有明文。次按異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第50條定有明文。又上開規定於商標之評定，準用之，亦為現行商標法第62條所明定。經查，系爭商標一、二分別於89年5 月1 日、同年6 月16日即已註冊公告，有系爭商標之註冊證及系爭商標一、二之資料檢索結果在卷為憑（見原審卷一第66至67頁），故系爭商標之註冊有無違法事由，自應適用系爭商標註冊公告時即86年商標法為斷。另按商標註冊後，有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定，現行商標法第66條亦定有明文。經查，上訴人係於104 年3 月3 日以民事答辯（二）狀辯稱系爭商標有廢止之原因，此有上訴人所提之民事答辯（二）狀在卷可參（見原審卷一第241 頁）。則系爭商標有無應廢止之事由，應適用現行商標法之規定。故本件爭點為：系爭商標是否有86年商標法第37條第10款之撤銷事由及現行商標法第63條第
1 項第4 款之廢止事由？被上訴人依現行商標法及公平交易法之相關規定請求上訴人易印客公司不得使用系爭網域名稱，並不得將系爭商標作為營業主體之名稱，有無理由？被上訴人請求上訴人易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於其所提供之商品或服務，有無理由？被上訴人請求上訴人應負連帶賠償責任及其損害賠償金額有無理由。
(三)系爭商標是否有86年商標法第37條第10款之撤銷事由：按民事訴訟當事人就智慧財產權之有效性爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，倘依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，民事法院不得賦予當事人在民事訴訟事件中，較行政訴訟就智慧財產之有效性更大之抗辯範圍。申言之，同一事實及證據業經行政爭訟程序認定商標異議或評定不成立確定，或已逾申請異議或評定之法定期限等情形，商標法已規定不得再行申請異議或評定者，當事人不得於侵害商標權有關財產權爭議之民事訴訟事件，復以該異議或評定事由，爭執商標之有效性。次按86年商標法關於商標有應撤銷之事由，僅有評定及申請延展註冊時，行政機關得加以審查，並依法得提起行政訴訟。86年商標法第37條第10款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：……10、凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限……。」，且倘商標之註冊違反第37條第10款之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，商標審查員亦得提請評定其註冊為無效，同法第52條第1 、2 項定有明文。又同法第25條第1 、2 項第1 款、第52條第3 項則分別規定：
「申請商標專用期間延展註冊者……。其有左列情形之一者，不予核准：一、有第37條第1 項第1 款至第8 款情形之一者。」、「註冊已滿10年之商標，違反第25條第2 項第1 款規定者，利害關係人或商標審查員得申請或提請評定其註冊為無效。」。經查，系爭商標係於89年5 月1 日、同年6 月16日註冊公告（見原審卷一第66至67頁），距上訴人於原審
103 年審理時提出前開系爭商標註冊有應撤銷之抗辯事由（見原審卷一第175 至176 頁），非但已逾86年商標法所定之評定期間，亦顯逾系爭商標註冊公告日起之10年除斥期間。
揆諸前揭規定，上訴人自無法據此事由申請評定，則上訴人在本件民事訴訟事件已不得以該評定事由，爭執系爭商標之有效性。故上訴人辯稱系爭商標有86年商標法第37條第10款規定之撤銷事由，被上訴人於本件民事訴訟中不得對上訴人主張系爭商標權云云，並不足採。
(四)系爭商標是否有現行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由部分：
1.按商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1 項第4 款定有明文。意指商標註冊後，倘因商標權人不當使用或怠於維護其商標之識別性，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之考量，避免阻礙市場競爭者參與競爭，故明文商標專責機關應廢止其註冊。申請廢止商標者，對上開事實應負舉證責任。因商標之廢止，係對已授予之商標專用權事後予以剝奪，故要求較強之證據證明力；必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法，係做為商品之通用名稱使用，而非做為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊（最高行政法院104 年度判字第488 號判決參照）。
經查，外文「E INK 」之字面意義為電子墨水，雖上訴人辯稱由「E INK 」本身之字義、相關廣告媒體評論報導、部落客之描述、相關學術論文文獻紀載、及工研院、資策會等官方資料，甚或被上訴人自身對「E INK 」之解釋，均可認系爭商標於註冊後，已成為系爭商標一所指定使用之「含有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺顯示器（可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他及添加懸浮液之材料及物品）」及系爭商標二所指定使用之「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液，可改變顏色或光學特性以供使用於視覺顯示器」之商品、裝置、技術之通用名稱、普通名稱，而有商標法第63條第1 項第4 款規定應予廢止之事由云云。
2.惟查，電子紙商品於不同產製者間，會採用不同之命名方式作為其區隔，如SiPix公司、Bridgestone公司、Liquavista公司、Fujitsu 公司等電子紙廠商，採用其自有不同名稱之「粒子在懸浮液內運作」技術，以生產不同名稱之電子紙顯示器商品。另通用名稱係指商品或服務之本身，其不具有辨識商品或服務來源之功能。因所謂之電子紙商品尚有其他產製者之「Microcup（微杯式電泳）」、「QR-LPD panels（電子粉流體式）」、「electrowetting」、「膽固醇液晶式（Liquid Crystal）」等不同技術，此有原證2 即CTIMES之2009年8 月20日「電子書產業鏈完整台灣迎向全書電子化」網路新聞、原證17-8即財團法人資訊工業策進會之2009 年
5 月21日之「電子紙只要廠商發展概況」、原證18-3即「電子紙」簡介、原證18-4即新電子科技雜誌2007年11月之「多彩化顯示介質突破電子紙市場萌芽」、原證20-22 即2006年10月14日之「電子紙顯示器產品介紹」及原證20-23 即2008年1月之「電子紙產業」等文章影本附卷可稽（見原審卷一第28頁，原審卷二第53至56、130 至132 頁），故標示有系爭商標所行銷之標的為「電子紙」或其相關商品即「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液」商品及電子紙顯示器商品，當同業及相關消費者提及系爭商標之外文「
E INK 」時，因電子紙類商品尚有前述之不同廠商間之相異技術及商品，並各有其獨特之名稱，故相關消費者自能認知系爭商標之外文「E INK 」係在表彰商品來源為被上訴人且系爭商標經被上訴人之長期使用，已為著名商標，亦為不爭執之事實（關於系爭商標已為著名商標之論述參後），故系爭商標仍具有識別及表彰商品來源之特徵，參照前開說明，系爭商標自不符合現行商標法第63條第1 項第4 款之廢止事由。
(五)被上訴人請求上訴人易印客公司不得使用系爭網域名稱，並不得將系爭商標作為營業主體之名稱，有無理由？
1.按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，現行商標法第70條第2 款定有明文。經查，系爭商標係於89年間註冊公告，並分別指定使用於「含有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺顯示器（可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他及添加懸浮液之材料及物品）」、「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液，可改變顏色或光學特性以供使用於視覺顯示器」等商品，且於系爭網域名稱註冊時已在全球數十個國家註冊等情，有系爭商標之商標註冊證、商標資料檢索結果及系爭商標在各國之註冊證附卷可憑（見原審卷一第66至115 、223 頁）。且系爭網域名稱註冊時，98年僅1 款由亞馬遜推出之Kindle即銷售330 萬台之多；漢王（Hanvon）於100 年公開發表世界首款以彩色顯示之E INK 電子書產品「E920」；102 年全球電子書銷售粗估達2850萬台；新力索尼（SONY）於103 年5 月間發表13.3吋數位紙張終端機（Digital Paper ），亦係採用被上訴人Mobius軟性電子紙技術及塑膠基板材質；被上訴人另於2014年6 月間，榮獲2014年傑出光學產品獎，顯見被上訴人掌握電子紙相關商品之關鍵技術。而由科技產業資訊室及IEK產業情報網所刊登之文章、新聞、雜誌或網路論壇關於電子書、電子紙或元太公司併購原告公司事件之討論；我國碩士針對電子書、電子紙，甚至被上訴人公司所撰寫之論文封面或節本（見原審卷二第17至180 頁）均可知，相關事業及消費者於接觸標示有系爭商標之商品時，即可立即辨識其係來自被上訴人所生產之商品。另依國內相關廠商歷次向被上訴人訂購電子紙等商品之訂購單（見原審卷二第136 至149 頁），亦可知被上訴人銷售至國內之商品名稱中，多標示有系爭商標。且元太公司於98年6 月1 日宣布以約70億元併購被上訴人公司時，各家媒體均以大篇幅及專訪之報導可知，被上訴人公司及系爭商標有高度之經濟價值，此亦有被上訴人所提之記者會新聞稿及各家商業雜誌、報紙及網路新聞資料附卷可稽（見原審卷二第150 至180 頁）。綜合上開證據資料可知，系爭商標於系爭網域名稱註冊時迄今確已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。
2.次按以著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指因自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱使用人著名商標中之文字，致使相關消費者誤認二者之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認二者之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌所使用之文字是否相同或近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。另按上開現行商標法第70條第2 款後段係防止著名商標與其特定商品或服務間之聯繫關係降低，而有弱化著名商標之識別性之虞或侵害著名商標之信譽之虞，故該款後段係規範「雖不致使相關公眾產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標之識別性或信譽之虞」之情形，亦即相關公眾雖不致誤認其係來自相同或相關聯之來源，但倘允許併存，可能減弱著名商標與其特定商品或服務間之聯繫關係之識別性或侵害其信譽之虞時，仍應視為侵害著名商標之商標權。經查，系爭商標於89年間即已取得註冊在案，且系爭商標為單純之外文文字「E INK 」，上訴人易印客公司以與該文字相同之「eink」作為系爭網域名稱之主要部分，並於系爭網域內以「eink」表徵其營業主體，且提供消費者聯繫之email 亦以「EINK」為其主要部分，並於網域內記載「2010 EINK Network Technology Printing Co. 」等文字；二圖樣之發音、外觀、觀念均屬近似。而系爭商標一、二分別指定使用於「含有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺顯示器（可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他及添加懸浮液之材料及物品）」、「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液，可改變顏色或光學特性以供使用於視覺顯示器」等商品，相較於上訴人易印客公司所提供之商品或服務則為工商日誌、萬用手冊、記事本、經理夾、名片夾、便利貼、便條紙、桌曆、月曆、農民曆等之印製，且為客戶專案設計所需內容及規劃個人化的小批量生產模式，前者雖屬電子產業，後者則為傳統印刷產業，惟二者均屬提供消費者利用不同載體，而將文字顯示於上之商品或服務，前開二商品或服務之產製或提供者，常會處於一種商品或服務進化之關係，亦即將傳統使用之物質電子化，或利用電子化之技術改良現有商品之界限，如底片與數位相機技術之關係，則二者所提供之服務或商品類別亦有類似之處。若以與系爭商標完全相同之文字作為系爭網域名稱之特取部分，且於系爭網域之網頁上使用「eink」或「eink易印客」等字樣作為營業主體之表徵，非無使人與系爭商標產生聯想，而使相關消費者有混淆誤認之虞。此外，亦會使著名之系爭商標原可使消費者對商品或服務來源產生單一或獨特之聯想，因上訴人易印客公司以系爭商標之文字作為系爭網域名稱之特取部分及營業主體之表徵，削弱系爭商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，亦難謂無致減損已為著名商標之系爭商標之識別性。
3.又系爭網域名稱係訴外人思源公司於98年8 月31日申請註冊登記，上訴人易印客公司則係於99年2 月23日設立登記（見原審卷一第181 頁、第161 至162 頁），而系爭商標於系爭網域名稱註冊迄今均為著名商標，已如前述，且於現今網路時代，以系爭商標之著名程度，上訴人易印客公司僅需於各網站鍵入「E INK 」作為關鍵字搜尋，應即可得知「E INK」為他人所有之商標，且被上訴人之母公司即訴外人元太公司於103 年7 月1 日寄發律師函予上訴人等，告知上訴人等應停止使用「E INK 」字樣，系爭網域名稱及其他含有「E
INK 」字樣之網域名稱、公司名稱，此有訴外人元太公司於
103 年7 月1 日所寄予上訴人等之存證信函附卷可稽（見本院卷一第217 至218 頁），故上訴人易印客公司應已知悉系爭商標之存在，仍繼續使用，並於104 年5 、6 月間自訴外人思源公司受讓系爭網域登記為自己所有，且繼續使用特取部分與系爭商標文字完全相同或僅有大小寫不同之系爭網域，足認其主觀上明知為他人著名之註冊商標，仍以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱。綜上所述，上訴人易印客公司之行為應構成視為侵害被上訴人之商標權。故被上訴人依現行商標法第69條第1 項之規定，請求上訴人易印客公司不得使用系爭商標之字樣作為其營業主體之表徵，亦不得使用「http://www.eink.com.tw 」作為其網域名稱部分，自屬有理。
(六)被上訴人請求上訴人易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於其所提供之商品或服務，有無理由？
1.按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者；商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之；現行商標法第68條、第69條第1 項定有明文。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。經查，依被上訴人所提出系爭網域及另一網域之公證資料（見原審卷一第144 至155 頁），可知上訴人易印客公司係使用經過設計之eink字樣行銷其商品或服務，與系爭商標「E INK 」相較，均係由「e 」、「i 」、「n 」、「k 」四個英文字母組成，其間固有四個英文字母是否相連及四個英文字母是否經過設計之差異，惟外觀上，兩商標均係使用相同之英文字母，觀念、讀音亦完全相同，故以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地購買時施以普通之注意及交易唱呼之際，不易區辨，應屬構成高度近似之商標。次查，系爭商標一、二分別指定使用於「含有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺顯示器（可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他及添加懸浮液之材料及物品）」、「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液，可改變顏色或光學特性以供使用於視覺顯示器」等商品，而上訴人易印客公司所提供之商品或服務則為工商日誌、萬用手冊、記事本、經理夾、名片夾、便利貼、便條紙、桌曆、月曆、農民曆等之印製，且為客戶專案設計所需內容及規劃個人化的小批量生產模式，前者雖屬電子產業，後者則為傳統印刷產業，惟二者均屬提供消費者利用不同載體，而將文字顯示於上之商品或服務，前開二商品或服務之產製或提供者，常會處於一種商品或服務進化之關係，亦即將傳統使用之物質電子化，或利用電子化之技術改良現有商品之界限，如底片與數位相機技術之關係，則二者所提供之服務或商品類別亦有類似之處。以二商標近似之程度觀之，自有可能使相關消費者誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事，上訴人易印客公司上開行為自已違反現行商標法第68條第1 至3 款之規定。綜上所述，被上訴人依現行商標法第69條第1 項規定請求上訴人易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於其所提供之商品或服務，自屬有理。
(七)被上訴人主張上訴人違反現行公平交易法第25條規定部分：按除本法另有規定外，事業不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，現行公平交易法第25條定有明文。
又上開條文係對限制競爭或不公平競爭行為之概括規定，其中所稱「顯失公平」，係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易，而「榨取他人努力成果」亦屬顯失公平之行為類型，包含攀附他人商譽、高度抄襲或利用他人努力推展自己商品或服務之行為。而自市場上效能競爭之觀點而言，事業從事競爭或商業交易行為，以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反效能競爭本旨之手段，妨礙公平競爭或使交易相對人不能為正確之交易決定之情形，均屬該條規範範圍。經查，系爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標，於市場上擁有一定之經濟利益之表徵。上訴人易印客公司於系爭網域及另一網域使用與系爭商標相同之「e ink 」字樣行銷其所提供之商品及服務，係利用系爭商標於電子紙相關領域已臻著名之知名度，且為被上訴人公司之特取名稱，而現今一般消費之習慣，除利用實體店面進行消費外，網路消費亦佔整體消費型態不低之比例。而消費者於網路進行消費時，多會利用鍵入關鍵字之方式搜尋官方網站，則倘一般消費者鍵入「eink」四字搜尋時，搜尋結果可能會出現系爭網域及另一網域之頁面，上訴人易印客公司自屬利用已臻著名之系爭商標之便，使其網站資訊易藉由搜尋引擎尋得，進而點選閱覽上訴人易印客公司之網站，並增加消費者與上訴人易印客公司交易之機會，且二者所提供之商品類別有其關聯性，上訴人易印客公司之行為，係利用被上訴人公司以系爭商標表彰其所生產商品所建立之知名度，以達到提升其市場效能競爭之目的，自屬榨取他人之努力成果，足以影響價格、品質、服務等效能競爭本質為中心之交易秩序，並對其他遵守公平競爭本質之競爭者而言，構成顯失公平，而具商業競爭倫理之非難性，已違反現行公平交易法第25條之規定。故被上訴人依現行公平交易法第29條之規定請求上訴人易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於其所提供之商品或服務，亦有理由。
(八)被上訴人主張上訴人易印客公司與上訴人文麗貞應負連帶賠償上訴人損害賠償，有無理由？
1.按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，現行商標法第69條第3 項定有明文。次按公司法第23條第2 項規定，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令，致他人受有損害者，對他人應與公司負連帶賠償責任。經查，上訴人文麗貞迄被上訴人主張本件侵權行為繼續至言詞辯論終結前，仍為上訴人易印客公司之負責人（見原審卷一第161 、162 頁），依前開說明，上訴人文麗貞自應就上訴人易印客公司前揭侵害商標權之行為負連帶賠償責任，尚難以其僅為上訴人易印客公司登記之名義負責人，並未參與公司業務之執行，而認其無須就上訴人易印客公司之行為負連帶賠償之責。故上訴人文麗貞應依公司法第23條第2 項之規定與上訴人易印客公司就被上訴人所受損害負連帶賠償之責。
2.又按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：……二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。……三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。……現行商標法第71條第1 項第2、3 款定有明文。又當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222 條第2 項亦定有明文。經查，原審係以被上訴人就其所受之損害顯不能證明或證明顯有重大困難，並依民事訴訟法第222 條第2 項規定酌定以20萬元作為被上訴人之損害賠償額，被上訴人對此原審判命上訴人應給付之損害賠償金額部分並未提起上訴，本院亦認此金額應無超出被上訴人損害之情形，故認以原審認定之金額填補被上訴人之損害，非不可採，併此敘明。
五、從而，被上訴人依商標法第69條第1 項、第3 項、現行公平交易法第29條、公司法第23條第2 項之規定請求如原審判決
主文第1 至3 項所示，為有理由，應予准許。原審為如原審判決主文第1 至3 項之諭知，理由雖有不同，但結論並無二致，上訴意旨指摘原審判決不當，求為廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及援用之證據，均經本院審酌後，認對判決結果不生影響，爰無庸逐一論述，附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第2項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 105 年 10 月 27 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 彭洪英法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 11 月 1 日
書記官 謝金宏附註：
民事訴訟法第466 條之 1（第1 項、第2 項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。