智慧財產法院民事判決105年度民商訴字第52號原告馬祖酒廠實業股份有限公司法定代理人陳秀華訴訟代理人徐則鈺律師被告黃克文即林義和工坊訴訟代理人黃玲被告福星利華酒業股份有限公司法定代理人卓昱樺共同訴訟代理人陳昱成律師朱敏賢律師上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於民國107年3月12日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，1民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款定有明文。查原告起訴聲明第1項原為「被告林義和工坊即○○○、福星利華酒業股份有限公司『不得使用相同』於原告註冊之第00000000號『馬祖老酒及圖』商標，於相同或類似原告註冊之第000000000頁），嗣原告於民國106年3月3日具狀將上開聲明變更為「…不得使用相同或近似137頁），經核原告之聲明係屬基於同一基礎事實而擴張應受判決事項之聲明，依上開規定，應予准許。
貳、實體部分酒業股份有限公司不得使用相同或近似於原告註冊之第00000000號「馬祖老酒及圖」商標，於相同或類似原告註冊之第00000000後事實審判決書之案號、當事人欄、案由欄及主文，以以五號字體刊載於自由時報、中國時報、聯合報或蘋果日報任000000000號「馬祖老酒及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）之商標權人，商標專用期間自93年12月1日起至113年11月30日止（原證1），原告生產之馬祖老酒為○○○前總統最喜愛飲用之酒品，更為104年11月間舉行「馬習會」之指定用酒，當時新聞媒體即以「馬祖老酒」報導原告之商品（原證2），詎被告○○○即林義和工坊（下稱林義和工坊）意圖攀附系爭商標而藉機牟利，竟委託被告福星利華酒業股份有限公司（下稱福星利華公司）製造外包裝與系爭商標完全相同之「馬祖老酒」，並刻意標註「馬習會專用酒」（下稱系爭商品，如附圖2所示），企圖誤導消費者誤認該商品為原告所製造生產，嚴重侵害原告系爭商標權，並造成2商譽之損害，業經原告寄發律師函要求被告等停止侵害原告商標權之行為（原證3），被告林義和工坊之Facebook網頁上卻仍繼續販賣系爭商品（原證4），爰依商標法第69條第1項及民法第195條第1項之規定，請求如訴之聲明所示。
酒」，而申請廢止系爭商標，惟查系爭商標係由「馬祖老酒」中文置於酒罈中所組成，因原告之商品為酒類，無法直接於商品上標示商標，遂於商品容器上以立體酒罈方式呈現系爭商標，此與其他中式酒業之使用方式並無不同，應符合一般商業交易習慣，已足以證明商標之真實使用；原告銷售之罈裝馬祖老酒，酒罈正面除「陳年老酒」文字外，尚有「馬祖酒廠」文字（原證10），而在酒品之前冠以「陳年」二字，僅代表酒品之窖藏年份較久，此為眾所週知之事實，故由原告商品之酒罈容器，佐以原告為馬祖地區知名且唯一酒廠之事實，依社會一般通念及消費者之認知，足使消費者產生與系爭商標相同之印象，即與系爭商標具同一性。嗣原告於105年1月間選用20年以上窖藏在八八坑道之老酒酒基作為勾兌的「酒母」，下料釀造新的馬祖老酒，並檢附新產品包裝照片申請菸酒稅產品登記，業經財政部北區國稅局准予登記（原證9），新產品已於106年上市，足證原告有持續使用系爭商標，另新包裝正面之「馬祖老酒」（原證12），無疑當屬商標使用，非如被告所稱僅係產品名稱，況原告已註冊取得「馬祖老酒」商標（原證7），縱系爭商標遭廢止，被告仍不得使用相同或近似字樣。品上標示系爭商標字樣，使消費者知悉商品為「自馬祖地區所釀造之老酒」云云，然系爭商品係由被告福星公司在臺灣地區生產，而非生產於馬祖，且系爭商品從未被指定為「馬習會專3用酒」，被告在系爭商品上所為標註，明顯係企圖誤導消費者誤認該商品為原告所製造生產，尚無商標法第36條第1項第1款規定之適用。另原告為連江縣政府完全持股之公司，其營收由連江縣政府完全擁有，自亦等同由全體馬祖鄉親共享，被告竟稱「馬祖老酒」為馬祖居民之公共財，不應屬任何人獨享，意圖將其侵害原告商標權之行為合理化，顯無理由。
。並辯稱略以：
1），且「老酒」為馬祖著名地方特色產業（被證6至9），與系爭商標圖樣中「馬祖」之地理名詞，均僅係說明性文字，用以表示系爭商標之商品與馬祖地區有所關聯，要與「新竹米粉」、「彰化肉圓」、「臺南米糕」等情相同，誠屬馬祖居民之公共財，而不宜保留予原告專用，故應不具識別性，至系爭商標圖樣中之陶瓷罐圖形亦僅係商品本身之形狀，縱經長期使用亦無法取得後天識別性；又經被告委託京華商信事業有限公司（下稱京華公司）之訪查結果，均未見原告使用系爭商標於商品上（被證1之附件1），原告網站所列商品亦未有任何一款以系爭商標為名者（被證17），被告已於105年10月28日向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請廢止系爭商標（被證1），原告陳稱其有持續使用系爭商標於酒類商品，並檢附國稅局函文、媒體報導資料及發票影本等為佐，然國稅局之函文要與原告是否有將系爭商標之商品實際用以行銷市場之事實無涉，至媒體報導與發票影本則均係記載「陳年老酒」，與系爭商標不具同一性，業經智財局作成系爭商標應予廢止之處分（被證22），故本件原告之請求自無理由。
4而成之圖樣，與系爭商品所使用之外觀並不相同，亦非近似，被告在系爭商品包裝上固標記「馬祖老酒」字樣，此乃符合一般商業誠實標示習慣，使消費者知悉該商品為「自馬祖地區所釀造之老酒」，包裝上尚有註明「林義和工坊」商標（被證1
0、13），消費者要無混淆誤認其來源為原告之可能，且「馬祖老酒」字樣僅係商品本身之說明，已如前述，被告非將之作為商標使用，有商標法第36條第1項第1款之適用，不受系爭商標權之效力所拘束，況被告於102年或更早即有使用「馬祖老酒」字樣（被證14），亦無攀附原告之可能或影響公平競爭秩序。
三、本件不爭執事項（本院卷第134頁）：00000000號「馬祖老酒及圖」商標（即系爭商標）之商標權人，商標專用期間為93年12月1日起至113年11月30日止。
外包裝上標註「馬習會紀念酒」（即系爭商品），於市面上販售。
2及被證15（即原證6所附影片點入後之截圖）原告有使用「陳年老酒」等字於商品。
105年10月28日以系爭商標違反商標法第63條第1項第2款規定，向智財局申請廢止系爭商標。
四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第135頁）：29條不得註冊之事由？以使相關消費者混淆誤認之虞？63條第1項第2款之廢止事由？5第36條第1項第1款規定，不受系爭商標權效力所及？68條第1款及第69條規定，請求排除被告等侵害系爭商標權之行為，有無理由？195條第1項規定，請求將本件判決書登報，有無理由？
五、得心證之理由63條第1項第2款之廢止事由？足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。
」、「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」、「有第1項第2款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前三個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。」、「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊。」商標法第5條、第63條第1項第2款、第3項、第64條分別定有明文。又商標法第57條第3項明定「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣」，為同法第67條第3項所準用。可見商標被依商標法第63條第1項第2款規定申請廢止者，如商標權人能證明該商標於被申請6廢止前3年內，曾經以符合一般商業交易習慣之方式，為同法第5條所定之4款使用情形之一者，即無首揭商標廢止註冊規定之適用（最高行政法院104年度判字第786號、106年度判字第163號判決參照）。
被告林義和工坊於105年10月28日以系爭商標有迄未使用或繼續停止使用已滿3年之事實申請廢止系爭商標，業經本院依職權調閱系爭商標廢止申請卷核閱無訛140頁至第164頁），依該卷附訴外人京華公司派員前往原告之台北營業處及其他28個店家查訪，均未有販售系爭商145頁至第164頁）；又依原告所提104年11月16日聯合新聞網所登載「本月七日（按係104年11月7日）○○○總統與大陸國家主席○○○舉行『馬習會』，連帶捧紅兩人晚宴所飲用的馬祖老酒…馬祖酒廠已經廿多年沒有再釀新酒，如今也決定重啟生產線。…酒廠從廿五年前最後一次釀製老酒，至今沒有再釀新酒過。…由於窖藏酒必須經過煎酒、過濾等程序，才能夠罐裝上市，最新一批馬祖老酒，至少要到十二月初才能上市…10頁、第11頁），可知原告生產線已20餘年停產馬祖老酒；復查，依菸酒稅法第9條規定「菸酒產製廠商除應依菸酒管理法有關規定，取得許可執照外，並應於『開始產製前』，向工廠所在地主管稽徵機關辦理菸酒稅廠商登記及產品登記。」，核與原告於商標廢止答辯書稱酒類為管制商品，須申請核可後才能製造相符234頁），並有財政部北區國稅局105年1月19日北區國稅馬祖營字第1051454016號函核准原告南竿廠申請「馬祖老酒」登記之資料在卷可按（本院卷235頁至第236頁背面），承上可知，原告於105年1月197日始經財政部北區國稅局准予登記產製名稱為「馬祖老酒」之產品，於此之前既未製造「馬祖老酒」，遑論使用系爭商標行銷該商品，是原告提出105年1月4日「陳年老酒」之統一發票，尚難認係販售使用系爭商標商品之證明。再者，原告於107年2月5日庭呈220頁網頁頁面相同之「馬祖老酒」，惟其裝瓶日期為「2017年3月1日」，4頁），亦係在被告林義和工坊申請廢止系爭商標之後上市；原告雖復提出原證12之「馬祖老酒」實品照片，惟亦稱「新生產之馬祖老酒於105年下料釀造，並選用20年以上窖藏在八八坑道老酒酒基約4萬公升，作為勾兌的『酒母』，同時在酒廠師傅經驗與儀器等設備協助下，…，並於106年上市，…」，顯見原證12「馬祖老酒」商品，係在被告林義和工坊申請廢止系爭商標之後上市行銷。此外，原告所提104年11月16日聯合新聞網所登載之酒類商品照片，其上係標載「陳年老酒」，並無使用系爭商標圖樣，且該報導內容雖提及「馬祖老酒」，惟「老酒」為馬祖特色產業，有智財局著名地方特色產業產107頁至第113頁、第124頁至第125頁），顯見上開報導係將「馬祖老酒」作為普通名詞使用，並非系爭商標之使用。
綜上，原告無法證明其於被告林義和工坊申請廢止日（105年10月28日）前3年內有使用系爭商標之事實，智財局前開系爭商標廢止申請案亦同此認定，有智財局商標檢索服務廢止處分書查詢結果明細70頁正、背面），被告等稱系爭商標有商標法第63條第1項第2款之廢止事由，為有理由。
8被告等在系爭商品上使用系爭商標字樣，得否主張商標法第36條第1項第1款規定，不受系爭商標權效力所及？按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。
」，商標法第36條第1項第1款設有規定。參照智財局商標法逐條釋義解釋，本條款使用態樣，可分為描述性合理使用及指示性合理使用，前者指第三人以他人商標來描述自己商品或服務的名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式的使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源的功能，而係純粹作為第三人商品或服務本身的說明。後者則指第三人以他人的商標指示該他人的商品或服務，此種方式之使用係利用他人商標指示他人的商品或服務來源的功能，來表示自己所提供商品或服務的內容或用途等。
被告於102年即行銷馬祖老酒，有102年1月11日馬祖日報「馬祖新玩法／林義和工坊馬祖老酒DIY禦寒」之報導124頁）。又查，被告林義和工坊（即被告○○○）有註冊「林義和工坊LINYIHEFACTORY」商標（下稱「林義和工坊」商標），有智財局商標檢索服務附卷可稽（114頁），被告等在系爭商品包裝上固標記「馬祖老酒」字樣，惟其上亦標示「林義和工坊」商標16頁、第17頁、第113頁，如附圖2所示），而「老酒」為馬祖地區特產，業如前述，被告於系爭商品標示「馬祖老酒」之方式與一般酒類商品標示之方式亦無不同，應係說明性文字之使用，表示系爭商品與馬祖地區有所關聯，相關消費者會9將之視為商品或服務之說明，而非識別來源之標識。況馬祖老酒係馬祖地區特產，如因系爭商標含有「馬祖老酒」等字即禁止同業使用，恐將影響市場公平競爭，與商標法第1條為維護市場公平競爭之立法目的之一相違背。
堪認被告等於系爭商品使用「馬祖老酒」等字樣，該當於商標法第36條第1項第1款之合理使用。
系爭商標是否違反商標法第29條規定有應撤銷註冊之原因：按商標之註冊違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後3個月內，向商標專責機關提出異議。商標之註冊違反第29條第1項第1款、第3款、第30條第1項第9款至第15款或第65條第3項規定之情形，自註冊公告日後滿5年者，不得申請或提請評定，商標法第48條第1項、第58條第1項分別定有明文。經查，本件被告等雖主張系爭商標有商標法第29條不得註冊之原因，惟系爭商標係於93年12月1日公告，有9頁），已逾前開所規定得提出異議或申請或提請評定之期間，是本院無從審酌系爭商標是否有違反商標法第29條應撤銷之原因，併予敘明。
六、綜上所述，被告等於系爭商品使用「馬祖老酒」等字樣，該當於商標法第36條第1項第1款之合理使用，且系爭商標有商標法第63條第1項第2款之廢止事由，而有應撤銷之原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2項「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」規定，原告依商標法第69條第1項規定請求排除及防止侵害，並依民法第195條第1項請求回復名譽之適當處分，即無理由，不應准許。
10七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國107年4月24日智慧財產法院第三庭法官杜惠錦以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國107年4月25日書記官林佳蘋11附圖：
附圖1（系爭商標圖樣）註冊第00000000號申請日：92年12月22日專用期限：93年12月1日至113年11月30日指定使用之商品或服務：
第33類：藥味酒、人蔘酒、葡萄酒、米酒、烈酒、各種酒（麥酒及啤酒除外）、枸杞酒、杜仲酒、料理米酒、高梁酒。
（本院卷第9頁）（商標圖樣中之「老酒」不在專用之列）附圖2（系爭商品照片）（本院卷第17頁之原證5）（本院卷第123頁之被證13）12