智慧財產法院民事判決
105年度民專上字第17號上 訴 人 宋健民訴訟代理人 張澤平律師
林曉晴律師陳景筠律師被上訴人 中國砂輪企業股份有限公司法定代理人 林陳滿麗訴訟代理人 黃麗蓉律師
馮達發律師李彥群律師上列當事人間專利權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國105年1 月22日本院103 年度民專訴字第96號第一審判決提起上訴，本院於106 年1 月19日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人應將美國專利第8,777,699 號之專利權、臺灣專利第TWI451942 號之專利權，及中國大陸專利申請公布號第CZ000000000 號之專利申請權移轉登記予被上訴人之部分，及訴訟費用（除確定部分外）之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。
其餘上訴駁回。
第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由上訴人負擔二分之一，餘由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按凡民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄及法律之適用（最高法院98年度台上字第1805號民事判決意旨參照）。另涉外民事法律適用法第1 條規定，涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理。而涉外民事法律適用法中並無關於國際管轄權之規定，故依該法第1 條之規定，應適用民事訴訟法之規定，定涉外民事事件之管轄法院（最高法院100 年度台上字第310號判決意旨參照）。且按訴訟，由被告住所地之法院管轄；因契約涉訟者，如經當事人定有債務履行地，得由該履行地之法院管轄。臺灣民事訴訟法第2 條第1 項本文、第12 條分別定有明文。查兩造所爭執法律關係之標的物包括US8,777,699 美國專利（下稱美國專利）及CZ000000000 中國大陸專利申請案（下稱大陸專利申請案），具有涉外因素，為涉外民事事件。惟按臺灣地區人民與大陸地區人民間之民事事件，除本條例另有規定外，適用臺灣地區之法律。臺灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸人民關係條例）第41條第1 項定有明文。查本件上訴人為臺灣人，被上訴人為臺灣公司，自不適用兩岸人民關係條例，合先敘明。又上訴人之住所地在臺灣，且本件主要係因兩造自民國（下同）85年10月28日起所簽訂之合資契約（Joint Venture Agreement,下稱英文版JV合約）、中文版JV合約、JV增補條款、備忘錄等契約（下合稱JV合約）而涉訟，其債務履行地主要在臺灣，故臺灣法院就本件涉外民事事件有國際管轄權。又按專利法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，及智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬，暨契約爭議事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財產案件審理細則第2 條第1 、2 款復有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法定本件涉外事件之準據法。
二、次按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。臺灣涉外民事法律適用法第20條第1 、2 、3 項定有明文。查本件上訴人為臺灣人，被上訴人為臺灣公司，住所地、主事務所均在臺灣，系爭JV合約等之主要債務履行地亦在臺灣，則雖系爭JV合約等未明示應適用之法律，然其關係最切之法律，應係臺灣法，故兩造間關於JV合約之權利義務關係，應以臺灣法之相關規定為準據法。又以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。同法第42條第1 項亦有明文。查本件被上訴人請求移轉登記之系爭美國專利權，業經被上訴人向美國專利商標局提起雙方複審（Inter Partes Review ）後，經該局之專利審判及複審委員會（Patent Trial andAppeal Board，下稱專利複審委員會）認定部分請求項為無效，以及本件被上訴人請求移轉登記之系爭大陸專利申請案已因上訴人未依限陳述意見或補正而視為撤回，此為兩造所不爭執，且有專利複審委員會決定書（見原審卷三第62至77頁）及中國專利公布公告（見原審卷三第141 頁、本院卷一第235 頁）在卷可憑，則被上訴人是否仍得請求移轉，涉及該專利權及申請權是否仍為有效之權利，故應分別以美國法及大陸法之相關規定為準據法，併此敘明。
三、另按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。
又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明，而有不安之狀態存在，且此種狀態能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年台上字第1240號判例意旨參照）。
查本件被上訴人主張依系爭JV合約之相關規定，請求確認就系爭美國專利及TWI451942 臺灣專利（下稱臺灣專利）享有實施權，上訴人則否認之，則兩造間對於被上訴人就上開二專利是否享有實施權之法律關係即處於不安之狀態，且此狀態得以確認判決將之除去，故應認被上訴人請求確認就上開二專利有實施權之部分，有即受確認判決之法律上利益。次就被上訴人請求移轉登記權利部分，依臺灣專利法第62條第
1 項之規定，發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。而所謂登記對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時會發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，而以登記為判斷權利歸屬之標準。就專利權而言，有關權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故登記對抗制度旨在保護交易行為之第三人。由此觀之，專利權之移轉有無向專利專責機關登記，並不影響民事法律關係之權利歸屬，且系爭美國專利權及大陸專利申請權於本案判決後得否辦理移轉之登記，係判決得否執行之問題，而依據中國大陸最高人民法院所公布並於104 年7 月1 日施行之「關於認可和執行臺灣地區民事判決的決定」（見原審卷二第194至195 頁），兩岸人民間之民事事件於判決後應可為有效執行，且上訴人亦未提出美國法院不認可執行臺灣法院判決之前例，故上訴人辯稱系爭涉外權利無法辦理移轉登記而無權利保護必要等語，並不可採。
四、又查系爭美國專利之有效性，雖已經美國專利複審委員會認定請求項1 至12及17至19為無效，然請求項13至16仍為有效之專利（見該決定書第30頁之結論，即原審卷三第76頁背面），而依據美國及國際間之專利實務，申請專利範圍之每一請求項均係獨立之權利，故被上訴人請求確認其就系爭美國專利享有實施權及請求移轉登記，仍應認有權利保護必要而有訴之利益。至系爭大陸專利申請案部分，依中國大陸專利法第10條之規定，專利申請權係可以移轉的（見原審卷二第
189 頁），顯見大陸專利法亦肯認專利申請權之存在，至雖上訴人因未依限就大陸知識產權局所發出之審查意見提出申復，致系爭大陸專利申請案經該局於2015年5 月11日寄發視為撤回通知書迄今仍未復效（見原證49即原審卷三第141 頁、被上證3 即本院卷一第235 頁），惟依中國大陸專利法實施細則第44條第2 項規定︰「國務院專利行政部門應當將審查意見通知申請人，要求其在指定期限內陳述意見或者補正；申請人期滿未答覆的，其申請視為撤回。」（見本院卷一第168 頁），同細則第6 條第1 項則規定︰「當事人因不可抗拒的事由而延誤專利法或者本細則規定的期限或者國務院專利行政部門指定的期限，導致其權利喪失的，自障礙消除之日起2 個月內，最遲自期限屆滿之日起2 年內，可以向國務院專利行政部門請求恢復權利」（見本院卷一第163 頁）。故被上訴人雖因目前並非系爭大陸專利申請案之申請人，無從就大陸知識產權局所發出之審查意見書提出申復，致該案視為撤回申請，惟倘被上訴人於本件請求上訴人移轉系爭大陸申請案之專利申請權獲勝訴判決後，應可認障礙已經消除，則應可依前開實施細則第6 條第1 項之規定，於2 年內申請恢復權利，故被上訴人請求上訴人移轉登記系爭大陸申請案之專利申請權，應認具有權利保護必要而有訴之利益。
貳、實體方面：
一、被上訴人主張：
(一)被上訴人係實收資本額高達新台幣（下同）14.1億元之臺灣上市公司，為世界鑽石工具（用以研磨、切削）之領導廠商。因上訴人具有研發製造鑽石工具之能力，兩造乃於85年10月28日簽訂英文版JV合約，並委任上訴人為被上訴人研發製造鑽石工具之相關技術（下稱系爭合作案），嗣於91年8 月21日簽署中文版JV合約，被上訴人並自93年起於公司內部成立鑽石科技中心（DTC ），委任上訴人擔任總經理，負責執行系爭合作案。兩造於97年10月15日再簽署JV增補條款，合意變更前述英文版及中文版JV合約關於專利權歸屬及其他內容。嗣因上訴人於98年間私自在外與被上訴人之競爭對手合作，並以系爭合作案產生之專利作價入股上述競爭公司，被上訴人知悉後，乃要求上訴人於99及100 年間陸續與被上訴人簽署「備忘錄」、「備忘錄（二）」、「備忘錄（三）」，以降低對被上訴人之損害，並要求上訴人提前清算部分系爭合作案專利。被上訴人並自99年5 月1 日起，將上訴人轉調為技術顧問，仍負責執行系爭合作案並管理鑽石科技中心，兩造間之合作關係已於102 年10月28日因合約屆期而終止，上訴人並已自被上訴人公司離職，系爭合作案除ODD 產品以外之權利金支付期限亦已於102 年12月31日屆滿。
(二)依據JV增補條款第2 條「JV產品或技術定義」明定「依JV約定，經公司同意開發，由宋博士依其所有之專屬技術，配合公司提供所需資源共同研究發展之產品或技術屬之」，亦明定「以上訴人之專屬技術為基礎，使用被上訴人之資源開發之產品或技術」均屬系爭合作案之範圍。英文版JV合約前言揭示系爭合作案之合作內容為生產鑽石工具產品，中文版JV合約前言同揭示系爭合作案之合作內容為「合作生產及銷售鑽石產品」，非僅限於「研發專利」，故系爭專利及專利申請案均屬系爭合作案所生之專利研發。被上訴人依約於公司內部設立鑽石科技中心，並委任上訴人擔任總經理以執行系爭合作案。該中心之主要職務，即包括「研發技術」與「開發產品」在內。系爭合作案期間被上訴人共支出逾3 億元之研發費用、1 億5 千萬元之專利申請維護費用，另給付上訴人薪資與顧問費高達5 千5 百萬元、權利金逾5 億5 千萬元。二者相輔相成，各自對系爭合作案提供不同種類之貢獻，並按約定之方式共享研發成果，應屬「一方出資聘請他人從事研究開發」之情形。另依「備忘錄（三）」附件五所示，兩造所合意計算出之系爭合作案專利之價值，即包含研發費用、專利申請維護費用及合理利息與利潤在內，而後由上訴人支付該專利權之對價予被上訴人，上訴人方獲得完整專利權，足證上訴人早已同意被上訴人就系爭合作案專利確有提供專利申請維護費以外之研發資源。又系爭合作案相關合約，並未約定「被上訴人未支付申請維護費」之專利即不屬於系爭合作案，反有「專利費用超支部分由上訴人自行支付」之明文約定，故系爭美國專利、臺灣專利及大陸專利申請案（下稱系爭3 專利）屬系爭合作案所生之專利，被上訴人有實施權，且於合約終止後可請求移轉權利予被上訴人。
(三)由JV增補條款第3 條第1 項約定：「依本JV所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為乙方即上訴人名義，甲方即被上訴人擁有優先使用權」可知，被上訴人就系爭專利享有優先實施權。系爭合作案係由被上訴人出資聘請上訴人擔任鑽石科技中心總經理進行研發，故出資之被上訴人依專利法第
7 條第3 項對系爭3 專利享有實施權。另依JV增補條款第3條第2 項之約定，被上訴人就其使用之專利，擁有2 ／3 所有權，故被上訴人得本於所有權而實施。至JV增補條款第3條第3 項所稱「非專屬授權」，則係指上訴人所有之1 ／3專利權而言。因專利共有人依法雖可自己實施專利，無待其他共有人之授權，然被上訴人為上市公司，每年支付上訴人高達數千萬元之權利金須以專利授權為基礎，故仍有特別約定之必要。況依當時有效之專利法第61條但書可知，共有人間就專利之實施得以契約為特別約定，故兩造間上開「非專屬授權」之特別約定，與「被上訴人就已使用之專利享有2／3 所有權」之本旨並不衝突。
(四)JV增補條款第4 條第5 項規定：「當甲方即被上訴人為個別產品所支付權利金期限終了時，如專利權仍為有效者，除甲方同意放棄外，乙方即上訴人應於一週內無償將所使用專利權過戶予甲方，過戶所需之費用由甲方支付」、JV增補條款第4 條第4 項規定：「……惟91年8 月第一次修訂JV內第6條所稱產品，甲方即被上訴人對乙方即上訴人之權利金支付期限至民國102 年12月31日止」。綜上，於102 年12月31日起之一週內，上訴人應無償將被上訴人所使用之專利權過戶予被上訴人，故被上訴人對包括系爭3 專利之該等專利自亦享有實施權。上訴人不得以其迄未移轉登記相關專利予被上訴人之違約行為，對抗被上訴人對該等專利享有之實施權。又備忘錄（三）第8 條後段約定：「如甲方即被上訴人支付
ODD 鑽石碟產品權利金達15年時，該項專利將依照雙方JV約定，乙方即上訴人應於到期日無條件移轉於甲方，自此完全歸屬甲方所有」。上開約定雖係針對ODD 鑽石碟產品而為之，但由其中「依照雙方JV約定」之文字記載亦可知，系爭合作案之專利，於權利金支付期限屆滿時，上訴人應於屆滿之日無條件移轉予被上訴人。有關系爭合作案之專利在契約終止後之權利歸屬，JV增補條款第3 條第5 項及備忘錄第5 條規定，「上訴人依約付費予被上訴人」後，上訴人始能取得相關專利權。至於系爭合作契約終止時應歸屬於被上訴人之專利，JV合約及備忘錄均明文規定應「無償」、「無條件」移轉予被上訴人，俾使被上訴人所取得相關專利之100%所有權之登記名義與權利實質相符。
(五)依JV增補條款第4 條第1 項之約定：「甲方即被上訴人對使用乙方即上訴人專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之。」，被上訴人給付權利金之義務，係實施系爭合作案專利之對待給付，二者間具有對價關係，且上訴人有先為給付之義務。至屬於委任契約之部分，則係被上訴人先後聘任上訴人為總工程師、鑽石科技中心總經理及技術顧問，編列預算並給付薪資、顧問費，由上訴人負責執行系爭合作案之研發並管理相關專利，此即專利法第7 條第3 項「一方出資聘請他人從事研究開發」之情形。而系爭合作案期間內之專利權歸屬及到期終止後之清算（包括上訴人移轉登記相關專利之義務）之相關約定，則係專利法第7 條第3 項「其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定」之體現，故屬上述委任契約權利義務之一部分，而非上述授權契約之一部分。故被上訴人給付權利金之義務，與上訴人移轉登記系爭專利之義務，既係本於不同性質之契約所生，自非對待給付關係。系爭合作案長達17年，其間產生數百件專利，雖以上訴人為登記名義人，然就被上訴人已使用之專利係共有關係，故兩造就合作期間屆滿後之專利清算設有明文約定，以確定此後專利應歸屬於被上訴人或上訴人。兩造於JV增補條款第4 條第5項已明定清償期為103 年1 月7 日，且未約定須以「被上訴人已付清權利金」為上訴人履行此義務之停止條件，故上訴人於屆上開清償期時即負先為給付之義務，不得以「被上訴人尚未付清權利金」為由主張同時履行抗辯。況就上訴人主張被上訴人應付而未付之權利金等債務，被上訴人早已依法主張抵銷，且被上訴人據以主張抵銷之金額遠超過上訴人主張被上訴人應付而未付之權利金。爰依JV合約之相關規定及專利法第7 條第3 項之規定起訴聲明請求：1.確認被上訴人就系爭美國專利、臺灣專利、大陸專利申請案享有實施權。
2.上訴人應將系爭美國專利之專利權、臺灣專利之專利權及大陸專利申請案之專利申請權移轉登記予被上訴人。
二、上訴人則以：
(一)兩造之合作關係，係由上訴人提供技術非專屬授權予被上訴人使用，被上訴人提供技術以外之其他資源，合作開發產品，雙方合資契約皆有相關明文約定，此觀諸兩造簽署之中文版JV合約前言「中砂願意提供技術以外必要資源」、「宋先生願意提供技術」，而JV增補條款第5 條第2 項約定「甲方對乙方（即上訴人）所開發之JV產品，得權衡效益後安排其他事業部或專案來生產製造，而宋博士對該類產品的技術指導有完全的管理權，並得監督其成本之發生」均可證。上訴人於兩造簽署英文版JV合約前，即已單獨取得中文版JV合約第6 條所載之原始4 專利，原始4 專利係由上訴人授權被上訴人使用。而依JV增補條款第2 條約定，上訴人創作之專利是否屬JV專利應以被上訴人提供資源與否來論斷，並無任何條款約定凡合約期間內上訴人所創作之專利均屬JV專利。系爭3 專利係上訴人自行研發，並非由鑽石科技中心人員參與研發，且未利用被上訴人所提供之資源。況系爭3 專利於上訴人申請該等專利之時期，兩造關係趨淡，訴外人錸鑽科技股份有限公司（下稱錸鑽公司）於100 年2 月18日核准設立，上訴人於100 年3 月即前往錸鑽公司任職，此後上訴人每週僅到被上訴人公司一次，每次約2 個小時，均係處理專利管理及基本公文，並未與人談及系爭專利創作之事。且被上訴人從未提出與系爭3 專利所具有之新穎性及進步性之關鍵要件相關證據，其自未對系爭3 專利提供任何資源，故系爭
3 專利非屬系爭合作案之專利。
(二)由英文版JV合約第4 條、中文版JV合約第4 條、該合約附註、JV增補條款第3 條之約定可知，兩造約定合資事業專利為上訴人單獨所有，且應登記上訴人為專利權人，再由上訴人非專屬授權予被上訴人使用，即兩造並無以共有方式共有專利權之意，被上訴人並未享有系爭專利之2 ／3 所有權。所謂2 ／3 之權利利益及價值，係指所授予專利使用之收益分配，而非指所有權之共有。倘若雙方對於合資事業所生之專利，確實約定被上訴人享有2 ／3 所有權，則應不論被上訴人有無使用該等專利，均享有2 ／3 所有權，毋須約定被上訴人於「使用」該等專利後，方擁有該等專利2 ／3 之權利利益及價值。顯見所謂「2 ／3 之權利利益及價值」，僅係專利使用之收益分配，而非2 ／3 所有權。縱認系爭3 專利屬系爭合作案之範圍，其權利金之計算應按JV增補條款第4條第4 項本文規定，即以自有使用系爭3 專利之SDG 產品每月銷貨額達一百萬起算15年為止。又SDG 產品最早於97年初開始銷售，故被上訴人至少應給付權利金至112 年為止，否則不得向上訴人請求無償轉移系爭專利。系爭3 專利之最早獲准時間即103 年7 月15日既在合約到期即102 年10月27及12月31日後，則在合約期間，被上訴人並無可能對尚未取得專利權之專利開始支付權利金，而權利金既尚未開始支付，更無JV增補條款第4 條第5 項之「所支付權利金期限終了」之可能，故被上訴人不得依該約定請求移轉專利權。
(三)系爭3 專利並非屬原始4 專利即中文版JV合約第6 條之範圍，被上訴人應給付之權利金期限尚未屆至，故縱依JV增補條款之約定，上訴人亦無需將系爭3 專利移轉予被上訴人。況縱認上訴人應移轉系爭3 專利，兩造間依JV增補條款第4 條第5 項之約定係明定將「專利權」移轉，並不包含未申請獲准之專利權，且依專利法第5 條規定，「專利申請權」與「專利權」係為不同權利，亦即該約定既明文僅有「專利權」，則不生任何契約本旨無從依該條文而明確解釋之情形，當事人真意亦無可供另行解釋之餘地。又備忘錄（三）第8 條中「甲方鑽石碟產品（DG）」中特別限定指DG產品。所謂「DG」係指88年由JV合資事業推出之鑽石碟，產品特徵為單層鑽石，使用之專利為91年中文版JV第6 條所示之4 項硬焊、排列專利。而系爭3 專利經被上訴人使用之產品則為97年由JV合資事業推出之SDG 產品。SDG 產品與單層鑽石之DG 產品不同，係由雙層鑽石組成，SDG 產品所使用的系爭美國專利之技術特徵，即為雙層鑽石。DG僅為CMP 鑽石碟產品中之一種，與SDG 產品亦不相同，絕無可能解釋包含所有CMP 鑽石碟，即系爭3 專利業經被上訴人使用於SDG 產品上，並不適用備忘錄（三）第8 條關於DG產品及相關專利之約定，而應依97年JV增補條款第4 條第4 項前段及第5 項，於被上訴人支付權利金15年之後，上訴人始須移轉專利權予被上訴人。
(四)系爭合作契約係由兩造互約出資以經營共同事業之契約，性質上接近於合夥契約，係因彼此信任所締結，較其他契約類型之契約更重視彼此之信任關係。縱認系爭3 專利屬系爭合作案即中文版JV合約第6 條範圍，惟依備忘錄（三）第8 條約定，被上訴人倘有違約之情事，即屬破壤雙方之信任關係，上訴人無需移轉系爭專利。亦即於被上訴人完全依約履行之狀況下，上訴人始負有無償移轉予被上訴人之義務，其係契約之給付條件。被上訴人既已重大違反兩造合資契約諸多約定在先，如將部分由雙方合資契約所產生之專利登記於被上訴人名下而未依約登記於上訴人名下、被上訴人拒絕提供歷年來合資事業產品權利金計算明細、銷售報表等相關資料，符合備忘錄（三）第8 條除外約定，破壞雙方之信任基礎，上訴人於授權期限屆至後，自得拒絕移轉系爭專利予被上訴人等語，資為抗辯。
三、原審依JV增補條款第4 條第5 項、備忘錄第8 條約定，判命請求上訴人應將系爭美國專利、臺灣專利之專利權及系爭大陸專利申請案之專利申請權移轉登記予被上訴人，暨請求確認被上訴人就系爭美國專利、臺灣專利享有實施權部分，為有理由；請求確認就系爭大陸專利申請案享有實施權部分，因無確認之利益，而為被上訴人一部勝訴之判決。上訴人不服，就其敗訴部分提起上訴，並聲明：1.原判決不利於上訴人部分廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。被上訴人對其敗訴部分即確認就系爭大陸專利申請案享有實施權部分並未聲明不服，該部分即已告確定，答辯聲明：上訴駁回。
四、得心證之理由：
(一)兩造於85年10月28日簽訂英文版JV合約、91年8 月21日簽訂中文版JV合約、97年10月15日簽訂JV增補條款、99年1 月7日簽訂備忘錄、99年5 月1 日簽訂備忘錄（二）、100 年1月21日簽訂備忘錄（三），以及被上訴人於85年11月1 日起聘任上訴人執行系爭合作案，並於93年起成立鑽石科技中心，由上訴人擔任總經理，99年5 月1 日改任技術顧問，兩造合約於102 年10月28日已經終止，上訴人於100 年9 月21日分別向美國專利商標局、臺灣智慧財產局及大陸知識產權局就同一發明即具實質平坦顆粒尖端之超研磨工具及其相關方法提出專利申請，並於103 年7 月15日經公告獲准系爭美國專利；103 年9 月11日經公告獲准系爭臺灣專利，權利人均為上訴人，系爭大陸專利申請案則尚未獲准，申請權人為上訴人之事實，為兩造所不爭執，並有相關合約書（見原審卷一第42至50頁）、聘任合約書（見原審卷二第284 至286 頁）、系爭美國專利公告、系爭臺灣專利說明書公告本、系爭大陸專利申請公告（見原審卷一第11至17、253 至269 、35至41頁）等在卷可憑，應信為真實。惟被上訴人主張系爭3專利屬於系爭合作案所生之專利權及專利申請權；系爭合作案應有專利法第7 條第3 項但書之適用，故被上訴人就系爭美國專利、系爭台灣專利之專利權享有實施權，並得請求上訴人將系爭美國專利、系爭臺灣專利之專利權，及系爭大陸申請案之專利申請權移轉登記予被上訴人等情，則為上訴人所否認，並以前揭情詞置辯，故本件主要爭點為系爭3 專利是否屬於系爭合作案所生之專利權及專利申請權？兩造間之合作關係是否有臺灣專利法第7 條第3 項但書之適用？被上訴人就系爭美國專利、臺灣專利之專利權是否享有實施權？被上訴人請求上訴人將系爭美國專利、臺灣專利之專利權，及系爭大陸申請案之專利申請權移轉登記予被上訴人，有無理由？
(二)按民法第98條規定，解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。且解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院96年度台上字第2631號、100 年度台上字第1837、1950號判決意旨參照）。又所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義（最高法院96年度台上字第286 號、99年度台上字第2395號判決意旨參照）。另解釋意思表示端在探求表意人為意思表示之目的性及法律行為之和諧性，須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則而為之。且意思表示解釋之客體，為依表示行為所表示於外部之意思，而非其內心之意思（最高法院100 年度台上字第1353號判決意旨參照）。
(三)經查兩造於85年10月28日簽訂之英文版JV合約，開宗明義即敘明系爭合作案係由上訴人提供系爭合作案所需之技術，被上訴人提供所有資源支持系爭合作案，以生產製造鑽石的工具；91年8 月21日所簽之中文版JV合約前言，更明確提及被上訴人係提供技術以外必要資源，合作生產及銷售鑽石相關產品。又英文版JV合約第2 條明定系爭合作案之權利2 ／3由被上訴人所享有，1 ／3 歸上訴人；第5 條則亦規定系爭合作案全年營收的的7%歸上訴人。中文版JV合約第2 條則約定系爭合作案所成立的子公司，設立資本額的2 ／3 由被上訴人出資，另1 ／3 則以上訴人的技術價值作為出資。第5條則規定系爭合作案亦可在被上訴人公司內設立獨立之營運單位執行，此時被上訴人須支付上訴人每年度營業收入淨額之7%作為使用上訴人專利之授權金。被上訴人於93年設立鑽石科技中心，顯然係以獨立於公司之單位執行系爭合作案。而由英文版JV合約第6 點規定，系爭合作案滿十年時，被上訴人有權購買上訴人之權利，且同意買賣價格為營收總額的
1 ／3 ，倘被上訴人未選擇購買，則應依第5 條規定計付權利金；中文版JV合約第7 條第2 項亦有相同之規定。而系爭合作案滿十年後，被上訴人並未選擇購買上訴人之出資，兩造遂於97年10月15日簽訂JV增補條款，作為上開二合約之延續，其中第3 條第2 項規定，若被上訴人使用系爭合作案之智慧財產權於產品或技術發展時，被上訴人擁有該智慧財產權2 ／3 之權利利益及價值；第4 項又規定，如雙方同意出讓或對外授權被上訴人已使用之智慧財產權，則所得對價經扣除成本後，2 ／3 歸被上訴人、1 ／3 歸上訴人；第5 項第2 款規定，系爭合作案終止後，歸被上訴人之專利權如未來出讓或對外授權時，則所得對價經扣除成本後，仍應支付上訴人1 ／3 。綜上，依據兩造間契約之解釋，系爭合作案關於合資生產及銷售鑽石相關產品部分屬合資契約，係由上訴人以技術價值作為1 ／3 出資，被上訴人則以技術以外之資源出資，而各取得系爭合作案1 ／3 、2 ／3 之權利，且無論系爭合作案之智慧財產權包括專利權係歸屬於上訴人或被上訴人，倘對外授權或出讓等而自第三人處取得對價時，均應扣除成本後，由上訴人、被上訴人各取得1 ／3 、2 ／
3 之權益。
(四)次查依據英文版JV合約第7 、8 條及中文版JV合約第9 、10條之規定，除上開合資關係外，上訴人亦同時由被上訴人聘任為總工程師，並支付上訴人起薪為每月25萬元。且上訴人自93年起改為擔任被上訴人為執行系爭合作案所設立之鑽石科技中心之總經理。又JV增補條款第5 條第1 、2 項規定，被上訴人並應提供包括提列每年2 千萬元之專利費用，支持上訴人之技術或產品開發計劃，上訴人並對系爭合作案所開發產品之技術指導有完全的管理權。另兩造於99年5 月1 日為因應被上訴人擬與錸鑽公司等採用JV合約成果所簽訂之備忘錄（二）第2 、3 條規定，自99年5 月1 日起，上訴人不再擔任鑽石科技中心總經理，改任技術顧問至JV合約到期日，然被上訴人仍委託上訴人全權管理鑽石科技中心及所有JV的技術。上訴人擁有管理該中心需要的所有職權，包括預算編列、人員的任期、核薪及考核權、中心內部組織調整等，其薪酬、福利及執行業務所需之配備及費用支出則均比照為轉任顧問前之水準。縱依據兩造為合約即將於102 年10月28日到期，而於100 年1 月21日所簽備忘錄（三）第2 條之規定，鑽石科技中心自本備忘錄生效日，人力凍結，預算及專利維護等相關費用均減縮，然該條仍約定上訴人對該等經費的使用有決定權，且被上訴人仍聘任上訴人為顧問，月支14萬元顧問費及年終獎金，顯見被上訴人亦出資包括每月薪資、研發技術及產品之預算、專利申請及維護費用等，委託上訴人開發屬系爭合作案鑽石相關產品之技術及產品，自屬一方出資聘請他人從事研究開發。綜上，系爭合作案之性質，應係包括合資契約與委任契約等在內之混合契約。
(五)臺灣專利法第7 條第3 項規定，一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。如前所述，系爭合作案屬合資及委任之混合契約，而依英文版及中文版JV合約末段第一句之記載，JV合約將規範兩造間之合資及聘僱關係，則倘JV合約有關於研究開發中權利歸屬之約定，應屬雙方契約已有約定，即不適用前項後段之規定。且倘系爭3 專利屬被上訴人出資聘請上訴人所為之研究開發，則無論權利歸屬，出資之被上訴人依前揭臺灣專利法之規定均可實施。經查中文版合約第4 條規定，上訴人於執行系爭合作案時，會為其技術準備特定專利之申請，如申請獲准，上訴人擁有專利權，被上訴人可以無償使用該專利權。又依據該合約第5 條之規定，倘兩造未針對系爭合作案成立新公司，而係以於被上訴人公司內設立獨立營運單位執行時，即應依每年度營業收入淨額7%計算權利金。總之，倘屬系爭合作案之專利，被上訴人均有實施權。又JV增補條款第3 條第1 項則規定，依JV所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為上訴人名義，被上訴人有優先使用權。故依據JV合約之相關約定及臺灣專利法第
7 條第3 項但書之規定，倘為系爭合作案所生之專利，出資之被上訴人即有實施權。
(六)又查系爭3 專利之申請日均為100 年9 月21日，且均主張優先申請日為上訴人於99年9 月21日或100 年3 月29日向美國專利商標局就同一發明所提案號分別為61/384,976、61/468,917之條件式申請案（provisional application ），顯然系爭發明係完成於99年9 月21日以前。而依據100 年1 月21日所簽備忘錄（三）第2 條之規定，鑽石科技中心自本備忘錄生效日，人力凍結，預算及專利維護等相關費用均減縮，且自即日起雙方JV之履行，除鑽石碟相關技術及產品外，不再申請新的專利，另上訴人同意鑽石科技中心併入被上訴人研發部門內之獨立單位。而依據該備忘錄第11條之規定，該備忘錄於錸鑽公司成立後生效即100 年2 月18日。綜上，系爭3 專利之發明既係完成於99年9 月21日之前，亦在兩造同意不再申請新的專利之前，故應視系爭3 專利之內容判斷是否為系爭專利合作案所生之專利。
(七)依據英文版JV合約第3 條之規定，系爭合作案係製造由上訴人所設計之研磨鑽石工具（brazed diamond tools）、新鑽石鋸片（new diamond sawblades ）、鑽石複合材（diamodcomposites），及其他超研磨產品（other superbrasivesproducts），又JV增補條款第2 條復規定關於JV產品或技術之定義為：依JV約定，經被上訴人同意開發，由上訴人依其所有之專屬技術，配合被上訴人提供所需資源共同研究發展之產品或技術均屬之。查系爭3 專利之名稱為具有實質平坦顆粒尖端之超研磨工具及其相關方法（superbrasive toolshaving substantially leveled praticle tips andassociated methods），揭露一種化學機械研磨（Chemical-Mechanical Polishing,CMP ）墊修整器，用於製造平滑及平面化之矽晶片；其結構包括：一第一單層鑽石顆粒，係設置及耦合於一金屬支撐層之一側；以及一第二單層鑽石顆粒係設置及耦合於該金屬支撐層之該第一單層之相對一側，為一研磨鑽石工具、鑽石複合材及超研磨產品等，故依其技術特徵應屬系爭合作案所涵蓋之範疇。又依JV增補條款第5 條、備忘錄（二）第3 條、備忘錄（三）第2 條之相關規定可知，上訴人負責系爭合作案之執行單位鑽石科技中心之實際執行者，有權限亦有義務研究開發屬英文版JV合約第3 條所規範之技術及產品，故雖系爭3 專利係於系爭合作案終止後始獲准，然係完成於系爭合作案存續中，且係被上訴人仍提供相當資源予上訴人之期間所完成，故應認屬系爭合作案中所規範之專利。
(八)雖上訴人辯稱系爭3 專利於系爭合作案終止前僅為申請中專利，被上訴人尚未給付權利金，故不得主張實施權等語云云。惟查依據備忘錄（三）第1 條規定之提前清算部分專利之清單中，均有許多專利案亦在審查中（見原審卷一第48、49頁），顯然申請中專利亦屬系爭專利合作案之範圍，其中附件四ODD 專利清單中（見原審卷一第49頁）臺灣公開號TW00000000專利案之申請日為99年4 月7 日，相當接近系爭3 專利之優先權日99年9 月21日，該發明為一種具有表面修飾之超研磨顆粒的超研磨工具及其相關方法，其用以研磨陶瓷、矽、玻璃、石英及金屬的晶圓；該超研磨工具包括基質層以及保持在該基質層並從該基質層突出的複數超研磨顆粒，藉此複數超研磨顆粒接觸該基質層的表面被粗糙化，且該複數超研磨顆粒可為鑽石，亦屬研磨鑽石工具、鑽石複合材及超研磨產品，為系爭專利合作案之範疇，而該專利申請於100年1 月21日兩造簽訂備忘錄（三）時，仍在審查中，更可證系爭3 專利雖於系爭專利合作期間尚在申請中，仍得作為系爭專利合作案之專利範圍。且按因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在此限。民法第264 條第1 項定有明文。
而依據JV增補條款第4 條第1 項之規定，必須被上訴人有使用系爭合作案專利時，始須付授權金，故上訴人有先為給付之義務，自不得主張同時履行抗辯。又依據同條第2 、4 項之規定，除91年修訂JV第6 條所稱產品仍須付銷售額之7%迄
102 年12月31日外，其餘JV存續期間所發展並導入商業化量產產品，如有使用系爭合作案之專利，被上訴人應就各產品之毛利率情形，以銷貨淨額為計算基礎，依毛利率之範圍，計算支付比率（見本院卷一第44頁），且支付權利金之期限為15年，但不逾專利權有效期限，故雖系爭合作案已於102年10月28日終止，倘被上訴人有使用系爭合作案之專利，上訴人仍得向被上訴人請求支付權利金。又按行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法第148 條第2 項定有明文。且按他方當事人已為部分之給付時，依其情形，如拒絕自己之給付有違背誠實及信用方法者，不得拒絕自己之給付。民法第264 條第2 項亦有明文。查上訴人於100 年1 月21日簽訂備忘錄（三）時，已同意將臺灣公開號TW00000000專利申請案列入附件四中，卻未告知被上訴人時間上相當接近之系爭3 專利申請案，故倘其拒絕給付，顯有違誠實信用。綜上，被上訴人依臺灣專利法第7 條第3 項但書、英文版JV合約第4 條、JV增補條約第3 條第1 項主張就系爭美國專利及臺灣專利有實施權，為有理由。
(九)至被上訴人請求上訴人移轉登記系爭3 專利部分，經查依據英文版JV合約第4 條規定，上訴人正在就其技術申請專利，如經核准，上訴人擁有專利權；中文版JV合約第4 條則規定，上訴人於執行系爭合作案時，會為其技術準備特定專利之申請，如申請獲准，上訴人擁有專利權；另依JV增補條款第
3 條第1 項規定，依JV所發展產品或技術之智慧財產權所有權登記為上訴人名義。故依據JV合約之約定，倘為系爭合作案所生之專利，其專利權歸上訴人所享有，則依論理解釋其專利申請權亦應歸上訴人所有。雖JV增補條款第3 條第2 項規定，若被上訴人使用JV所發展之智慧財產權於產品或技術發展時，被上訴人擁有該等智慧財產權三分之二之權利利益及價值，然如前所述，兩造間之合資關係，就合資收益之分配為被上訴人2 ／3 、上訴人1 ／3 ，且因同條第3 項規定，上訴人就依JV所發展之智慧財產權對被上訴人係非專屬授權，再依同條第4 、5 項規定，關於JV合約所生智慧財產權於合作案存續中之收益及合作案終止後之結清，均係以被上訴人2 ／3 、上訴人1 ／3 之比例分配，故核其真意，應係指上訴人倘授權他人或處分JV合約中所發展之智慧財產權時，因被上訴人係出資人，則應屬合資契約中之財產行使，故被上訴人亦享有三分之二之收益，而非被上訴人享有該智慧財產權所有權之三分之二。
(十)末查依據JV增補條款第3 條第5 項之規定，系爭合作案終止後，所有因執行系爭合作案所產生由上訴人名義持有之專利權，除已經雙方同意進行量產製造產品使用之專利權外，上訴人應返還被上訴人為該等專利權所支付之一切費用加計合理利息，此後該等專利權之權益及價值完全歸屬乙方所有。核其真意，係指此時上訴人始可就該專利權為完全之收益，否則三分之二之收益仍應歸被上訴人所有。另同項後段規定，屬上訴人未返還價款之專利權，上訴人同意一週內無償過戶予被上訴人，過戶費用由被上訴人支付，被上訴人承諾：⑴如未來使用該等專利權於產品，則將本增補條款四、上訴人之報酬所約定方式支付上訴人。⑵如未來出讓或對外授權該等專利權，則將對方所付之對價，扣除必要成本後，將支付上訴人三分之一。核其真意，係指縱系爭合作案終止後，上訴人將系爭合作案之專利權名義移轉予被上訴人，被上訴人仍須支付上訴人報酬或三分之一收益。可證系爭合作案之專利權於未依履行上開條件時，仍屬上訴人所享有。另JV增補條款第4 條第5 項雖規定，當被上訴人為個別產品所支付權利金期限終了時，如專利權仍為有效者，除被上訴人同意放棄，上訴人應於一週內無償將所使用專利權過戶予被上訴人。惟查如前所述，除中文版JV合約第6 條所約定之專利（即該條明列之二臺灣專利及二美國專利）產品外，其餘專利產品應付權利金之期限為15年，被上訴人並不能證明其使用系爭3 專利之產品所付權利金之期限已經終了，且不能證明系爭3 專利屬備忘錄（三）提前清算部分專利技術名單之列，故其主張上訴人應於系爭合作案終止後或應於102 年12月31日完全給付權利金後之一週內，將系爭3 專利之專利權或專利申請權移轉登記予被上訴人之請求，於法無據，應予駁回。
五、綜上所述，被上訴人依據英文版JV合約第4 條、JV增補條約第3 條第1 項及臺灣專利法第7 條第3 項但書之規定，請求確認被上訴人就系爭美國專利及臺灣專利享有實施權，為有理由，應予准許；請求上訴人移轉登記系爭美國專利權、臺灣專利權及大陸專利申請權予被上訴人部分，為無理由，應予駁回。原判決就上開應駁回部分，為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰將原判決此部分廢棄改判如主文第二項所示。至原判決就被上訴人請求確認之訴部分，為上訴人敗訴之判決，其理由雖有不同，但結論並無二致，上訴意旨就此部分求予廢棄改判，仍無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為一部有理由，依智慧財產案件審理法第1 條，依民事訴訟法第449 條第2 項、第450 條、第463條、第79條，判決如主文。
中 華 民 國 106 年 2 月 23 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 106 年 3 月 3 日
書記官 謝金宏附註：
民事訴訟法第466 條之1 （第1 項、第2 項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。