智慧財產法院 105 年民專上字第 13 號民事判決

智慧財產法院民事判決

105年度民專上字第13號上訴人即被上訴人 輝瑞大藥廠股份有限公司法定代理人 林達宗訴訟代理人 呂紹凡律師

黃惠敏律師輔 佐 人 林宗緯上 訴 人 邵文傑即保仁藥局

李世民即建興藥局被上訴人即上 訴 人 泰和碩藥品科技股份有限公司兼法定代理人 王建治上四人共同訴訟代理人 何愛文律師（兼送達代收人）

王仁君律師徐瑞毅律師

參 加 人 經濟部智慧財產局法定代理人 洪淑敏（局長）住同上訴訟代理人 簡正芳

張榮興上列當事人間排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國104年12 月31 日本院102 年度民專訴字第42號第一審判決提起上訴，本院於107 年5 月3 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文原判決關於命泰和碩藥品科技股份有限公司、乙0000000、丁0000000分別給付如原審判決主文第一、二、三項本息部分及各該部分假執行之宣告，暨各該部分命負擔訴訟費用之裁判（除確定部分外）均廢棄。

前開廢棄部分，輝瑞大藥廠股份有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

輝瑞大藥廠股份有限公司上訴駁回。

第一審（除確定部分外）及第二審訴訟費用均由輝瑞大藥廠股份有限公司負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係依專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。

二、次按，上訴人於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。訴之撤回，應以書狀為之。民事訴訟法第262 條第1 項本文，第

459 條第1 項前段、同條第4 項準用第262 條第2 項前段分別定有明文。上訴人即被上訴人輝瑞大藥廠股份有限公司（下稱輝瑞公司）上訴聲明第三項原為「上開廢棄部分，泰和碩公司及辛○○不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口衛署藥輸字第025763號『喜力昂Ⓡ錠100 毫克（SildegraⓇ100 mg Tablets）』及衛署藥輸字第025764號『喜力昂Ⓡ錠50毫克（Sildegra50mgTablets ）』藥品（以下合稱系爭藥品）或為其他侵害中華民國第083372證書號發明專利之行為；泰和碩公司並應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之上述產品全數回收並銷毀或為其他必要之處置。」（見本院卷一第52至53頁），輝瑞公司嗣於民國107 年4 月23日以民事辯論意旨之上訴聲明已將「排除及防止侵害」之請求剔除（見本院卷五第153 頁），被上訴人即上訴人泰和碩藥品科技股份有限公司（下稱泰和碩公司）、辛○○、上訴人乙0000000（下稱保仁藥局）、丁0000000（下稱建興藥局）（以下合稱泰和碩公司四人）於同年5 月3日言詞辯論時當場未為同意與否之表示，惟至言詞辯論終結亦未提出異議，視為同意撤回。

貳、實體事項：

一、輝瑞公司主張：㈠輝瑞公司及輝瑞公司關係企業即訴外人輝瑞愛爾蘭公司為全

球知名之國際性大藥廠，著重藥品研發。訴外人輝瑞愛爾蘭公司為發明第083372號「用於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成物」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，系爭專利之保護期間自85年12月11日起至105年7 月2 日止（原證1 號）。輝瑞公司為系爭專利之專屬被授權人，授權期間自101 年1 月1 日起至專利權屆滿日止（原證14專利授權合約），輝瑞公司利用系爭專利所涵蓋之成分製造「威而鋼膜衣錠」，並取得國內藥品許可證（原證4號），以治療成年男性勃起功能障礙為主要適應症。威而鋼膜衣錠藥品對治療成年男性勃起功能障礙之療效卓著，解決許多長期困擾病患之勃起功能障礙疾病，該藥品同時銷售於全球市場，在臺灣地區亦有廣大之知名度，並受到病患相當之信賴。訴外人臺灣諾華股份有限公司（下稱訴外人諾華公司）經行政院衛生署核發系爭藥品之藥品許可證（許可證字號：衛署藥輸字第025763號及第025764號，原證8 號）。依據衛生署網站中之資料可知，系爭藥品自承為「學名藥」（見原證8 號「限制項目」之說明），係以系爭專利所涵蓋之藥學組合物為其主要成分，且係以「成年男性勃起功能障礙」為其主要之適應症，顯見系爭藥品確已落入系爭專利之申請權利範圍，而侵害系爭專利。訴外人輝瑞愛爾蘭公司前於

101 年10月19日已委請輝瑞公司致函訴外人諾華公司，請其停止製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭藥品，以免構成專利侵權行為。被上訴人即上訴人泰和碩公司主要經營業務包括西藥批發業、乙類成藥批發業及西藥零售業等，上訴人保仁藥局主要經營業務包括西藥零售及中藥零售，上訴人建興藥局主要經營業務為西藥調劑零售，輝瑞公司得知泰和碩公司批發系爭藥品，保仁藥局及建興藥局為系爭藥品之零售業務，為避免輕啟訟端，於102 年3 月12日分別致函泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局，要求泰和碩公司、保仁藥局、建興藥局務必確實尊重系爭專利，不得有侵害系爭專利之行為，並要求於函到7 日內提供系爭藥品之樣品，並以書面說明系爭藥品有無侵害系爭專利之情事。詎泰和碩公司、保仁藥局、建興藥局於同年月13日收受該信函後，竟仍持續批發、販賣系爭藥品，泰和碩公司更持續散布系爭藥品之產品型錄及廣告文宣，顯見泰和碩公司、保仁藥局、建興藥局實有故意侵害系爭專利之意圖。經輝瑞公司至保仁藥局及建興藥局購買系爭藥品與系爭專利進行比對，經全要件原則比對，系爭藥品已落入系爭專利更正後請求項

1 、2 之文義範圍，侵害系爭專利權利，爰依專利法第58條第1 項、第62條第3 項、第96條、公司法第23條第2 項、民法第185 條、民法第216 條規定，請求泰和碩公司等排除侵害，並應連帶負損害賠償責任，並依專利法第97條第1 項第

2 款、第2 項請求被告賠償因侵害行為所得之利益，且泰和碩公司等係故意侵害系爭專利，請求酌定損害額3 倍之賠償金等語。

㈡輝瑞公司為系爭專利合法專屬被授權人，自得依專利法第6

2 條第3 項及第96條第3 項規定提起本件訴訟：⒈系爭專利實際讓與過程：

⑴1994年5月：

由比利時商「輝瑞研究及開發公司（Pfizer Research & Development Co N.V. ／S.A ）」申請系爭專利，該公司為依比利時法成立之公司。

⑵1997年5月：

由比利時商「輝瑞研究及開發公司」取得系爭專利。

⑶1999年4月：

由比利時商「輝瑞研究及開發公司」將系爭專利讓與予美國商「輝瑞股份有限公司」（Pfizer Inc. ），「輝瑞股份有限公司」係依美國德拉瓦州法所成立之公司。

⑷2005年4月：

美國商「輝瑞股份有限公司」將系爭專利讓與予愛爾蘭合夥事業「輝瑞愛爾蘭藥廠（合夥事業）」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals），「輝瑞愛爾蘭藥廠」係依愛爾蘭法成立之合夥事業。

⑸2011年1月：

愛爾蘭合夥事業「輝瑞愛爾蘭藥廠」將系爭專利讓與予愛爾蘭私人無限責任公司「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals），「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」係依愛爾蘭法律成立之公司，即目前系爭專利權人，其專屬授權輝瑞公司即原審原告「輝瑞大藥廠股份有限公司」，輝瑞大藥廠股份有限公司為依臺灣法成立之公司。

⒉被證64號之專利讓與業於93年4 月2 日撤回並經主管機關核准：

依被證64號「專利權讓與登記申請書」顯示，讓與人比利時商「輝瑞研究及開發公司」（Pfizer Research And Development Company, N.V.／S.A.）於93年3月3日申請登記轉讓系爭專利予受讓人愛爾蘭商「輝瑞愛爾蘭藥品公司」（Pfiz

er Ireland And Pharmaceuticals）。惟本次專利權讓與及登記業經比利時商「輝瑞研究及開發公司」與愛爾蘭商「輝瑞愛爾蘭藥品公司」於93年（西元2004年）4 月2 日申請撤回，並經主管機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准，亦即並「無」所謂「比利時商輝瑞研究及開發公司」將系爭專利讓與給「愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥品公司」之事件。如前所述，因比利時商「輝瑞研究及開發公司」早於1999年4 月將系爭專利讓與美國商「輝瑞股份有限公司」（Pfizer Inc. ），「輝瑞股份有限公司」係依美國德拉瓦州法所成立之公司，故系爭專利於1999年4 月28日申請專利權延長時之專利權人為「輝瑞股份有限公司」（Pfizer Inc. ），並無疑義。

⒊被證63號之專利讓與登記過程或有疏漏，但並不影響系爭專

利之專利權人為「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」之事實：

被證63號專利讓與申請書附件包含兩份文件：「讓與契約書

A 」及「讓與契約書B 」。「讓與契約書A 」於2003年12月

1 日簽署，由「輝瑞愛爾蘭藥廠」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals，依愛爾蘭法成立之無限責任公司）將系爭專利讓與給「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（PfizerIreland Pharmaceuticals ）；「讓與契約書B 」係於2011年1 月31日簽署，由「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals）讓與給「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限公司」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals，依愛爾蘭法成立之私人無限責任公司）。惟查，「讓與契約書A 」係屬錯誤之讓與契約，2003年12月當時系爭專利權人仍為美國商「輝瑞股份有限公司」（Pfizer Inc. ），並非「讓與契約書A 」上的「輝瑞愛爾蘭藥廠」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals），自無從將系爭專利由「輝瑞愛爾蘭藥廠」（Pfizer Irela

nd Pharmaceuticals）讓與給「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals），故僅需依被證63號「讓與契約B 」登記專利讓與即可，「讓與契約B 」明確指明2011年將系爭專利由愛爾蘭合夥事業「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals）讓與給愛爾蘭法私人無限責任公司（Pfizer Ireland Pharmaceuticals，依愛爾蘭法成立之私人無限責任公司）。

⒋「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（Pfizer Ireland Pharmaceu

ticals）於2005年時由美商「輝瑞股份有限公司」（Pfizer

inc.）讓與取得系爭專利：⑴2005年4 月19日美商「輝瑞股份有限公司」（Pfizer Inc.）

將系爭專利讓與並登記給「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals）。惟在辦理登記時誤將受讓人愛爾蘭合夥事業「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（PfizerIreland Pharmaceuticals ）記載為「荷蘭法」成立之「公司」（即「荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠」），實則，應是「輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」（Pfizer Ireland Pharmaceuticals），依愛爾蘭法成立之「合夥事業」。由上證6 號所附讓與契約之形式來看，該讓與契約相當簡短，且尚有專利代理人事務所之標示，可推知該文件應為專利代理人在辦理專利權讓與轉讓時之制式文件，故顯然是承辦人員在辦理專利讓與時文件準備上之疏忽，才會發生此錯誤。然而，事實上根本並無名為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之荷蘭公司，此業經荷蘭商會（Chamber of Commerce ）提出證明。

⑵讓與契約中之讓與人美商「輝瑞股份有限公司」（Pfizer

Inc.）於2015年6 月2 日由其資深副總裁兼助理法律總顧問（Senior Vice President & Assistant General Counsel）Mr. Roy Waldron 代表簽署出具聲明書，說明該公司於2005年1 月20日所簽署之讓與契約（Assignment，下稱「2005讓與契約」），將受讓人Pfizer Ireland Pharmaceuticals誤繕為依據荷蘭法律所成立之公司，其實該Pfizer IrelandPharmaceuticals 應為依據愛爾蘭法律成立之合夥事業。系爭專利之讓與人美商「輝瑞股份有限公司」（PfizerInc.）」、「依據愛爾蘭法律成立之無限責任公司Pfizer Manufacturing Ireland」、「依據荷蘭法律組織與成立之有限責任合夥組織C.P. Pharmaceuticals International C.V. 」及系爭專利目前之專利權人「依據愛爾蘭法律成立之無限責任公司Pfizer Ireland Pharmaceuticals」共同於2015年6 月

2 日共同簽署一份確認證明書（Deed of Confirmation，即上證8 號），確認Pfizer Inc. 於2005年間，係將其所有關於系爭專利之全部權益讓與予依據愛爾蘭法律成立之合夥事業PfizerIreland Pharmaceuticals ，其中包含系爭專利，但2005年系爭專利讓與登記卻將依愛爾蘭法成立之合夥事業誤繕為依荷蘭法成立之公司。其中之Pfizer ManufacturingIreland 與C.P. Pharmaceuticals International C.V.即為該依據愛爾蘭法律成立之合夥事業Pfizer Ireland Pharmaceuticals 之合夥人。

⒌系爭專利權人已向主管機關智慧局申請更正系爭專利讓與登記之錯誤：

按專利讓與之登記僅為對抗效力，專利讓與仍應依照當事人間之真意決定。專利讓與縱登記有誤，仍得事後予以更正，此由上證1 號及上證2 號智慧局曾經受專利讓與登記之更正可知。目前系爭專利權人已向智慧局申請更正系爭專利讓與登記之錯誤，系爭專利權人確為愛爾蘭私人無限責任公司「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」。即使系爭專利權人非愛爾蘭私人無限責任公司「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」，輝瑞公司身為專屬被授權人亦得基於準佔有人之身份依民法第966 條及第962 條對侵權人泰和碩公司、保仁藥局、及建興藥局主張排除侵害。

㈢系爭專利延長應屬有效：

⒈專利權延長與否並非智財案件審理法第16條第1項所定民事

法院自為判斷之事項，原審法院應尊重智慧局之判斷，原審法院顯有錯誤適用法令之重大違誤。智慧局對於准予專利延長之行政處分具有實質存續力，原審非但未予尊重，甚且未詢問參加人之意見，顯有判決不適用智慧財產案件審理法第17條或適用不當之違誤。

⒉系爭專利專利權期間延長之申請日為88年4月28日，主管機

關智慧局於92年6 月26日核准。據此，本件專利權期間延長之準否，應適用83年公告之專利法（下稱83年專利法）、88年公告之專利權期間延長核定辦法（下稱88年核定辦法」）及88年公告之專利權期間延長審查基準（下稱88年延長審查基準）。從專利權期間延長之「立法原意」、「法條文義」及「智慧財產局實務」來看，前揭國外臨床試驗期間的迄日應為86年10月23日，即澳洲主管機關函文同意核備該臨床試驗報告之日，而非實際「臨床試驗完成日」。專利權期間之立法原意及法條文義皆無區分「國內」臨床試驗及「外國」臨床試驗之意，本件專利權期間延長審查時，智慧局審查實務亦無區分國內臨床試驗及外國臨床試驗。因此，本件專利權延長審定時審查基準（88年公告之專利權期間延長審查基準）未依立法理由及法條文字明確定義外國臨床試驗期間採取和國內臨床試驗期間相同的認定標準，顯有缺誤。然縱使如此，經由歷年來智慧局審查專利權延長之標準可知，實務上的確以相同標準認定國內臨床試驗與外國臨床試驗的起迄日。目前為止，專利權期間延長共有88年版、93年版、98年版及102 年版四個版本的審查基準，除102 年版審查基準中明訂外國臨床試驗期間之結束日為臨床試驗結束日之外，88年版、93年版及98年版審查基準皆未區別國內臨床試驗與外國臨床試驗的認定標準。於98年版審查基準中更例示以申請新藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日，意即採取與國內臨床試驗相同的認定標準。然而，事實上以申請新藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日並非僅是98年版審查基準中所採用的標準。查中華民國專利第082669號案的專利權期間延長係於96年1 月9 日審定，應適用93年版審查基準，但卻同樣採計申請新藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日。顯見智慧局的函覆中僅是說明該以申請新藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日的文字係明訂於98年版審查基準，但卻無從否認智慧局實務上一向是採用申請新藥上市（NDA ）之日作為外國臨床試驗的結束日。由上述內容可推知，不論是立法原意、法條文字及智慧局的審查實務，在102 年版之前的審查基準都無區分國內臨床試驗及外國臨床試驗的事實。換言之，外國臨床試驗的結束日應同於國內臨床試驗，以主管機關同意備查日為結束日。

⒊外國臨床試驗之迄日至少應為該臨床試驗的報告完成日：

依前揭88年延長審查基準第1-7-11頁記載：「(B)試驗完成日：醫藥品試驗完成日係指衛生署同意核備臨床試驗報告之核准函日期」。因此，縱不採該澳洲主管機關同意核備該臨床試驗報告之日為該澳洲臨床試驗的迄日，依前揭基準所稱「衛生署同意核備臨床試驗報告」而非「衛生署同意核備臨床試驗」之文義，足證醫藥品試驗完成日至少應以臨床試驗報告完成與否為準。此認定原則亦與實務相符。臨床試驗結束日僅是受試者被施予於該試驗中最後一個劑量之日（last-dosing date），爾後尚須觀察、記錄及判讀實驗結果。倘若實驗結果存有疑義，則需再次進行試驗以加以驗證。故在完成臨床試驗報告之前，該臨床試驗皆不屬於已完成之狀態。依據原審被證26所載，專利藥品之澳洲臨床試驗報告係分別於86年8月12日及87年12月8日完成。縱原審法院認定第二份臨床試驗報告不得作為系爭專利權延長之用，則專利藥品之澳洲臨床試驗期間之完成日也至少應為86年8月12日。

㈣系爭專利有效：

⒈系爭專利專利權人所提交之更正申請，符合專利法第67條第

2項及第4項規定，未實質擴大或變更公告時的申請專利範圍，智慧局已公告准許更正，亦為原審所肯認。

⒉系爭專利之更正業經主管機關核准並公告，更正後之系爭專利實屬有效：

⑴專利權人於原公告請求項1 及2 中增加「口服」之技術特

徵，實屬「申請專利範圍之減縮」，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍：

①原公告請求項1 及2 之申請標的係一種藥學組成物，所

謂「藥學組成物」，其實施方式必定是以一給藥方式投予一個體。因此，即便原公告之申請專利範圍中並未有明確文字記載「一給藥方式」，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，依常理判斷自可無歧異理解系爭專利申請專利範圍中本來即涵蓋一施予藥物之手段，而更正後進一步限定為採用口服的方式，自然屬於「申請專利範圍之減縮」，根本不會實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

②泰和碩公司等空言專利權人於系爭專利之審查過程中自

陳「…不再以口服之技術特徵加以限定」云云，更是曲解專利權人於審查過程中的本意。實則，專利權人於審查過程中所述為：「…實不須限制本案之組成物為口服藥劑」，意即不須限定口服之施予方式，並非排除或放棄此口服之施予方式。

③經濟部經訴字第10406307010 號訴願案乃另案第三人（

南光）對系爭專利提起舉發之訴願案，該訴願決定已肯認前揭更正僅是限制其中之藥學組成物為口服藥學組成物，核屬申請專利範圍之減縮。故前揭更正當符合專利法規定。

⑵專利權人將原公告請求項1 中所載「4-N(R12)- 吡𠯤基」

更正為「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」，實屬「誤記或誤譯之訂正」，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍：

①系爭專利核准公告時請求項1 就此更正詞彙之記載為：

「…R4是經NR5R6 取代之乙醯基，經NR5R6 取代之羥乙基，或為SO2NR9R10 ，R5和R6與連接彼之氮原子一同形成嗎啉基；R9和R10 與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)- 吡𠯤基；R12 是氫，C1-C3 烷基或（羥基）C2-C3烷基…」，亦即，「4-N(R12)- 吡𠯤基」應與SO2 一同形成所請化合物結構中的R4基團。

②再比較吡𠯤基與六氫吡𠯤基的結構可知，在「SO2NR9R1

0 」形成的基團中，該雜環中的氮原子軌域中的三個孤對電子皆已形成單鍵鍵結，即該雜環中的氮原子和碳原子之間並不會與雙鍵鍵結，則顯然「SO2NR9R10 」形成的基團不可能是吡𠯤基，其應該係指六氫吡𠯤基，是請求項1中 原先記載之「4- N(R12)-吡𠯤基」顯屬前揭審查基準中所稱之明顯錯誤，而應為「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」。

③前開經濟部經訴字第10406307010 號案訴願決定亦肯定

「該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依式(I) 化合物之結構及該技術領域之通常知識，應瞭解其原意是指『4-N(R12) -吡𠯤基』…核屬誤記之訂正」。

⑶專利權人將原公告請求項2 所載「吡唑酚[4,3-d ]嘧啶-7

- 酮基」更正為「吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮」，實屬「誤記或誤譯之訂正」，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍：

①系爭專利原公告請求項2 係限定所請藥學組合物中所包

含之化合物，是其中所記載者自為該化合物之名稱。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者必能當然理解，「嘧啶-7- 酮基」為一官能基名稱，而「嘧啶-7- 酮」才是一化合物名稱，而可以輕易察覺原先請求項2 所記載之「嘧啶-7- 酮基」顯然為「嘧啶-7- 酮」之誤記。

據此，專利權人之更正確實不會實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

②又如同經濟部經訴字第10406307010 號案訴願決定，亦

認定「系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者由請求項1 之式(I) 化合物的結構式可知其為『吡唑[4,3-d]嘧啶-7- 酮』類化合物，再者參酌前述誤譯訂正後之說明書第4 頁第一段之記載為『pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7 -ones』，依有機化學規定之化合物命名方式，亦為『吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮』。

③況且，在世界上並不存在名為「吡唑酚」之官能基團。

所屬領域具有通常知識者自然可輕易察知此誤記，並如同訴願決定書所載從式(I) 化合物的結構式中讀出正確的內容。據此將「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」更正為「吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮」當屬誤記之訂正，且未有實質擴大或變更公告時之申請專利範圍的疑慮。⑷系爭專利於103 年09月12日更正後請求項1 及2 的內容並非完全重複：

系爭專利於103 年9 月12日更正後請求項1 記載「…其中R1 是 甲基；R2是C3烷基；R3是C2烷基…」，而請求項2的記載為「5-[2- 乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤基磺醯基)-苯基]-1-甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮」。該二者在R2基團處一為C3烷基，另一為n-丙基，顯有不同。臺灣諾華公司所稱重複請求並非事實。系爭專利於103 年9 月12日所提更正完全符合專利法之規定。

⒊系爭專利更正後請求項具進步性：

⑴系爭專利具進步性，業經原審輝瑞公司民事言詞辯論及歷

次輝瑞公司書狀所陳，實不容泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局以各種不實言論混淆視聽。

⑵按系爭專利的關鍵技術特徵明白指出：(a) 人類海綿體中

特定存在三種PDEs，其中又以PDEV佔最大量；(b) 式(I)化合物對於PDEV具有選擇性的抑制效果；及(c) 式(I) 化合物可以達到促進勃起的效果，且合適口服之給藥方式。

這三個重要的研究結果推導出系爭專利關鍵的兩個技術特徵：選擇性（selectivity ）及專一性（specificity ）。詳言之，系爭專利係領域中首次證實cGMP PDEV 是海綿體中佔多數的PDE 。這樣的研究成果相當關鍵，因為基於這個研究成果，系爭專利可推得選擇性cGMP PDEV 抑制劑可以專一性地影響海綿體中cGM P/GMP 之磷酸二酯鍵的降解。此外，系爭專利係領域中首次證實sildenafil（式(I) 化合物）是一個選擇性cGMP PDEV 抑制劑。Sildenafil對於cGMP PDEV 高度的選擇性意味著其可以選擇性地影響cGMP PDEV 的活性，而不會對其他種類之存在於人體中參與各式生理現象的PDEs產生影響。

⑶基於前述系爭專利的研究成果，可建構出選擇性cGMP PDE

V 抑制劑於治療勃起不能的藥效，更重要的是，即便是透過全身性投藥（如口服）也足以信賴。又就系爭專利申請前先前技術水準之評量，本院已諮請慈濟綜合醫院廖朝崧醫師、高雄醫學大學名譽教授黃俊雄教授、國立臺灣大學教授陳基旺教授擔任諮詢專家，並於104 年4 月10日召開諮詢會議。該會議結論亦認同系爭專利申請前先前技術水準並不足以使所屬領域具有通常知識者輕易思及系爭專利的內容。

⑷再者，所屬領域具有通常知識者基於泰和碩公司、保仁藥

局、及建興藥局所引用之先前技術及其組合併無法輕易完成系爭專利，因為未有任何引證文件單獨或組合教示sildenafil對於cGMP PDEV 具有可信賴的選擇性或cGMP PDEV於海綿體中占最大量並從而建立起使用sildenafil於治療勃起不能的專一性。在先前技術沒有任何教示或暗示前述選擇性及專一性的情況下，所屬領域具有通常知識者並不會將cGMP PDEV 視為具有成功預期性的藥物標的，也自然不可能預期選擇性cGMP PDEV 抑制劑可以以口服的方式治療勃起不能。也就是說，系爭專利確實展現了突出的技術特徵及顯然的進步，而超越了熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展。

㈤泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局具有侵權之故意，至為顯然：

⒈泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局分別從業於生物醫藥產業

及開立藥局，理應對於專利藥物有基本認識，自難謂為一般社會大眾。又基於泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局對於專利權人所為更正的諸多質疑（如酮基並非一化合物之名稱云云），可見其顯然知悉公告本專利範圍的文字記載顯有不合理的誤記誤繕。以泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局對於專利藥物的基本認識，經輝瑞公司警告之後，未進一步查證，反而掩耳盜鈴對於顯不合理的文字記載置之不理，辯稱已盡查證之責任，實為自恃系爭專利有誤記之情事，而取巧冀能脫免於系爭專利權之外，不僅難謂無過失，更顯屬故意。

⒉系爭專利之更正既已獲准，即表示更正後無實質變更原核准

公告時之權利範圍（事實上，更正後之權利範圍係小於原核准公告時之權利範圍）。泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局既無從否認系爭藥品侵害系爭專利更正後的權利範圍，自也不應否認系爭藥品會侵害無實質差異且範圍更廣的原核准公告時之權利範圍。是故，泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局明知原核准公告時之權利範圍於文字記載上有誤記之情事，卻妄稱不知系爭專利實質上的權利範圍為何，實為投機取巧之舉，難推諉故意過失之責。且，泰和碩公司、保仁藥局及建興藥局於收受警告函後仍持續銷售系爭藥品，顯屬故意侵權，原審法院專利法第97條第2 項酌定懲罰性賠償，並無違誤。

㈥泰和碩公司確實有對外販賣系爭藥品或為販賣要約之行為：

⒈輝瑞公司所委託之人員於102年2月7日與泰和碩業務代表莊

閎鈞先生及李欣霓小姐接洽時，泰和碩業務代表雖未開立銷貨單據予輝瑞公司人員，惟輝瑞公司人員確實已向泰和碩業務代表以新臺幣（下同）538元購得系爭藥品乙盒。其後，輝瑞公司所委託之人員於102年3月27日再次與泰和碩業務代表王淳良小姐接洽時，泰和碩業務代表亦向輝瑞公司人員提供系爭藥品之報價，更明確聲稱泰和碩已向諾華公司取得經銷系爭藥品之權。又前呈原審原證44及前呈原證原審45已充分證明泰和碩公司確實有販售系爭藥品之行為，並非僅是代為「推廣」諾華之喜力昂產品。縱姑且採信所謂「推廣」之詞，泰和碩公司卻又說不清楚何謂「推廣」？所謂「推廣」的內容為何？泰和碩公司與諾華之間就所謂「推廣」的約定為何？再者泰和碩係一營利事業體，非公益慈善團體，即便基於商業上的佈局而與諾華公司合作，亦不可能在毫無利益之情況下無償協助他人「推廣」。況且在原審法院多次要求之後，泰和碩公司仍拒絕提出任何證據說明其與諾華公司之間就系爭藥品之「推廣」之約定，顯見泰和碩公司所謂「推廣」僅是臨訟狡辯之詞，不足採信。

⒉實則，輝瑞公司人員於102年2月7日與泰和碩公司業務人員

接洽時，泰和碩公司表示：「現在我們是代理諾華的，這個Novartis的威而鋼。（拿出諾華型錄）這個是諾華進口的，那我們OTC的部分把他簽下來。」「阿現在藥局我們現在這個鋪得非常好，因為我兩個禮拜就賣了一千多盒」。輝瑞公司委託之人員於102 年3 月27日接洽時，泰和碩公司業務人員表示：「我們是代理諾華的喜力昂。那個是諾華的，就是去年年底的時候給我們家代理的」，且泰和碩公司業務人員於102 年3 月27日亦對輝瑞公司人員提供系爭藥品之報價（「它一盒進價是700 塊，那它有做一個搭贈，搭贈的話是10加1 的均價是636 ，30+5變成600 ，100 贈30的話是538.5」），並交付諾華公司系爭藥品廣告文宣及手寫報價之便條紙，足見泰和碩公司確有販售系爭藥品及為販賣之要約行為。

㈦關於泰和碩公司之損害賠償額計算，應以西藥批發業「毛利率」22% 計算：

⒈本院102 年度民專上字第4 號、101 年度民專上字第10號、

103 年度民專上更㈠字第2 號諸多判決等，均以「毛利率」計算損害賠償，蓋於解釋上，能自侵權人販賣侵權產品之銷售額扣除，以計算侵權人所得利益之「成本」及「必要費用」，應僅限於侵權行為人為銷售侵權產品所直接投入之製造成本及必要之費用，而不能一概將侵權行為人經營事業所花費之其他成本及費用，甚至所謂「研發成本」全部納入，否則將形成「倘若侵權行為人公司整體營運結果無利潤甚至負債，即可不用為侵權行為負責之不合理情況。」。而「毛利」係指銷貨淨額扣除銷貨成本後之數額，「毛利」扣除營業費用後即為「淨利」。是以，縱在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人請求侵害人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，通常為會計學上之毛利，而非再予扣除間接成本或稅捐之淨利或稅後淨利，上開本院相關判決均此相同見解。本件泰和碩公司所製造販售的產品不限於系爭藥品，更包含其他上百種各式藥品，實不得將其於製造銷售其他產品的營業費用轉嫁至本件損害賠償之計算中，甚至將侵權行為人經營事業所花費之其他成本及費用，甚至所謂「研發成本」全部納入，由於系爭藥品並非泰和碩公司販售的唯一藥品，更不宜以淨利率計算，又系爭藥品乃高利潤藥品，而同業利潤標準表乃平均值，以淨利潤計算更顯得不合理，因此應以西藥批發的毛利率22％ 為計始屬允當。

⒉泰和碩公司拒絕就損害賠償額之計算提出其成本之證明，自應承擔以「毛利率」22％計算之風險：

依本院前開判決可見，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵權人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，通常為會計學上之毛利，而非再扣予間接成本之「淨利」，甚為明確。本件之所以要以同業利潤標準「毛利率」或「淨利率」計算之原因，乃因泰和碩公司拒絕提出系爭產品成本計算之證明，始需決定要以同業利潤標準估算泰和碩公司因侵權行為所得之利益。故倘若泰和碩公司欲主張泰和碩公司其他成本如間接成本之行政費用、人事報酬、營業費用不應由成本中被全部剔除，則應由泰和碩公司提出相關證明證明該等營業費用確實直接與系爭藥品之成本相關，始得主張以淨利率計算損害賠償。泰和碩公司既未證明該等費用與系爭藥品成本直接相關，其主張應以「淨利率」計算其因侵權行為所得利益，自無理由。

㈧保仁藥局及建興藥局拒不提出相關銷售資料，原審法院依相

關事實認定損害賠償額，業已說明相關理由，並無理由不備之違法：

保仁藥局及建興藥局主張原審不能因為其難以提出確切資料而忽視其有人事、管銷等營運成本而不採記，從而主張原審有理由不備之違法云云。惟原審判決已敘明：「被告拒不提出相關銷售資料以供本院審酌，空言抗辯每月僅賣出2 、3盒，已難採信」、「本院審酌原告委託之人員與被告泰和碩公司業務人員接洽時…扣除系爭藥品製造後進口、倉儲、推廣之時間，將造成藥局購入後尚未賣完即已逾保存期限，本院衡酌上情，認為被告所辯尚不足採…認為以進貨一次中口30盒計算損害賠償」、「又被告乙0000000、被告丁0000000未提出任何進銷貨紀錄到院，無從得知其進貨之價格，惟本院業已查知各家批發商之售價不會相差太大…此為本案調查所得之具體事實」。由上可知，原審因保仁藥局及建興藥局拒不提出相關銷售資料，且亦未提出任何進銷貨紀錄到院，從而調查相關事實，原審法院業已載明理由，並無判決不備理由之違法。況保仁藥局及建興藥局一再指摘原審法院忽視其有人事、管銷等營運成本，卻拒不提出相關資料，自應承擔原審法院無法扣除人事、管銷等營運成本之風險。

二、泰和碩公司四人辯稱略以：㈠輝瑞公司並未證明其為系爭專利之專屬被授權人：

系爭專利自獲准後至少經過5 次讓與，卻出現至少3 次有讓與人與受讓人並非連續之情形。須再次強調的是，此等讓與不連續情事並非如輝瑞公司所宣稱僅涉及系爭專利讓與登記錯誤之問題，而是系爭專利之實質讓與交易存在重大問題。簡言之，比利時商輝瑞研究及開發公司首先在88年4 月21日將系爭專利讓與美商輝瑞股份有限公司（Pfizer Inc. ）；美商輝瑞大藥廠（前譯為「美商輝瑞股份有限公司」，即Pfizer Inc. ）另於94年4 月19日將系爭專利讓與「荷蘭商」輝瑞愛爾蘭藥廠「公司」；惟嗣後系爭專利竟係由「愛爾蘭商」輝瑞愛爾蘭藥廠「合夥事業」（原審被證63之讓與契約書B ）在100 年11月9 日讓與輝瑞愛爾蘭私人無限責任公司，此處所謂「讓與人」無論是設立之準據法或組織之形態均已完全不同，故顯有讓與不連續之情事，上訴人亦承認此讓與不連續之事實。遑論「荷蘭商」輝瑞愛爾蘭藥廠「公司」於另案中尚以專利權人自居發函予該另案被告，此益證「荷蘭商」輝瑞愛爾蘭藥廠「公司」曾受讓取得系爭專利之專利權，但嗣後之移轉卻非由其為之，而係由未曾取得專利權之「愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業」移轉給「輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司」。此等不連續情事並非因系爭專利讓與於登記時有記載錯誤所造成，而係實際讓與交易之讓與人與受讓人根本錯誤之結果。是以本件並非專利法第62條第

1 項規定之專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權之登記僅具對抗效力之問題，而係輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司究否是系爭專利權之專利權人之實質問題。

㈡系爭專利之專利權人於103 年9 月12日就系爭專利所提出之更正，不應准許：

⒈輝瑞愛爾蘭私人無限責任公司並未合法受讓系爭專利，其所為之更正申請自無合法效力：

本院104 年度行專訴字第79號行政判決係針對智慧局於2014年12月2 日就系爭專利所作之舉發審定書中，准予系爭專利依2014年9 月12日之更正事項更正部分所為，判決撤銷智慧局所為之准予更正部分，且一併撤銷智慧局依該更正版本就系爭專利有無產業利用性及新穎性所為之舉發不成立之處分。本院於該判決判定，系爭專利之權利讓與有不連續情事，輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司並非系爭專利權之專利權人，不得就系爭專利提出更正，故智慧局准許系爭專利依輝瑞愛爾蘭藥廠於2014年9 月12日提出之更正請求准予更正之原處分於法不符，予以撤銷。因系爭專利讓與不連續，輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司既未合法受讓系爭專利之專利權，其並非合法之專利權人，則依法自無權申請更正，系爭專利之更正申請自非合法，從而系爭專利之專利權範圍，仍應以系爭專利公告之請求項範圍為準。

⒉系爭專利在其專利權消滅後之更正應不予受理：

由於系爭專利最後一次更正之申請係於103 年9 月12日提出，依前開專利法第77條第2 項之規定，系爭專利在103 年9月12日以前所提之更正申請，應視為撤回。換言之，系爭專利之更正係於103 年9 月12日始提出申請。除本件原審判決外，本院102年度民專訴字第119號判決、101年度民專訴字第112號判決、103年度民專訴字第55號判決、102年度民專上字第64號判決俱認定系爭專利之專利權期間延長並不合法故應予撤銷，從而系爭專利之專利權期間自103 年5 月13日即已屆滿而當然消滅。準此，由於系爭專利103 年9 月12日所提出之更正申請係於系爭專利當然消滅後始提出，且該更正申請並非為因應「專利權當然消滅後之舉發」所為之更正，依前開專利審查基準之規定，該103 年9 月12日所提出之更正申請應不予受理。

⒊系爭專利之更正已實質變更公告時之申請專利範圍從而不應准許：

不論輝瑞愛爾蘭私人無限責任公司並未合法受讓系爭專利，其所為之更正申請自無合法效力，即便依系爭專利103 年9月12日之更正，其亦已實質變更公告時之申請專利範圍而不應准許，從而系爭專利之專利權範圍，只能以系爭專利公告之請求項範圍為準。

㈢系爭專利之延長不應准許：

⒈系爭專利之藥品取得許可證之期間未達2 年，依系爭專利延長審定時之專利法自不應准予延長：

爭專利係於85年12月11日公告，得延長期間僅能計入系爭專利公告日後之相關國內臨床試驗期間、國內申請查驗登記審查期間、及／或生產國核准上市所認可之臨床試驗期間。系爭專利得申請延長之期間應僅能包括國內臨床試驗期間及國內申請查驗登記審查期間，扣除二者相互重疊部分，系爭專利得申請延長之時間應自86年8 月20日起至88年1 月30日止共529 日，亦即1 年5 個月餘。依據系爭專利核准延長時所適用之專利法（亦即83年1 月21日修正公布並自83年1 月23日施行之專利法）第51條第1 項規定：「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時2 年以上者，專利權人得申請延長專利2 年至5 年，並以1 次為限。」因系爭專利為取得許可證之期間並未符合「於專利案審定公告後需時2 年以上」之要件，故不得予以延長。

⒉輝瑞公司主張之藥物原產國為澳洲，其在我國申請查驗登記

前已取得美國食品藥物管理局之上市核准（系爭專利在美國係於87年3 月27日取得New Drug Approval ），故系爭專利藥物在我國申請查驗登記時，得檢附美國之採用證明及原產國之製售證明（原產國製售證明可於領證前補齊）。換言之，系爭專利之澳洲臨床試驗資料並非在我國申請查驗登記所必須之文件，故依法該臨床試驗並非為取得許可證所需之行為，自不得作為延長系爭專利權期間之依據。

⒊系爭專利公告版之申請專利範圍並未記載Sildenafil，而系

爭專利之專利權人在88年4 月28日申請書中記載「含Sildenafil（學名為5-[2- 乙氧基-5-(4-甲基六氫吡𠯤磺醯基）苯基)-1-甲基-3-n- 丙基-1, 6-二氫-7H-吡唑酚[4, 3-d]嘧啶-7- 酮基] 之藥學組成物（威而鋼，Viagra）」，惟前述學名亦非Sildenafil之化合物名稱。是以系爭專利之專利權人所據以申請延長之藥物，並非系爭專利內容所載之化合物，其延長期間申請顯不符專利法要求。

㈣系爭專利於103 年9 月12日申請之更正應否准許，系爭專利有同法第71條第3款之情事，應予撤銷：

⒈系爭專利說明書未載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難：

⑴系爭專利說明書第4 頁第1 行指出該專利係關於「吡啶並

嘧啶」之化合物，說明書第6 頁之式(I) 化合物則屬於「吡唑並嘧啶」之化合物，說明書第12頁所示之化合物卻為「吡唑酚嘧啶」之化合物。由於前開各敘述所示系爭專利發明之活性成分化合物結構完全不同，熟習該項技術者根本無法確認該活性成分化合物之結構為何，自無實施該發明之可能。

⑵另系爭專利說明書一方面指出式(I) 化合物之「R5和R6…

和氮原子結合形成吡咯啶基，N-六氫吡啶基，嗎福啉基，4-N(R11)- 六氫吡𠯤基或咪唑基」，另一方面卻又陳稱該式(I) 化合物有一更好之基團組合為「R5和R6和氮原子結合後形成…4-N(R11)- 六氫吡啶基」；此外，系爭專利說明書一方面指出式(I) 化合物之「R9和R10 和氮原子結合而形成吡咯啶基，N-六氫吡啶基，嗎福啉基或4-N(R12)-六氫吡𠯤基」，另一方面卻又指出該式(I) 化合物有一更好之基團組合為「R9和R10 和氮原子結合後形成…4-N(R12)- 六氫吡啶基」。準此，前開所謂「更好之基團組合」之取代基根本未被說明書第7 頁式(I) 化合物範圍所涵蓋或揭露，顯有前後不一致而難以實施之情事。

⑶系爭專利說明書第11至12頁所揭示之所謂「化合物」係以

「…-7- 酮基」表示，顯見其所描述者僅係不同之「官能基」而非「化合物」，基於此種不完整或錯誤之敘述，熟習該項技術者根本無法知悉系爭專利所欲特定之化合物為何，從而難以實施該發明。另系爭專利說明書第11至12頁所揭示之所謂「化合物」有4 個具有「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶」之結構，然而依據系爭專利之中、英文摘要與說明書中所示式(I) 化合物之結構式，卻完全沒有任何「酚」基團之存在，故熟習該項技術者根本無法知悉系爭專利所欲特定之化合物為何，從而難以實施該發明。

⑷系爭專利申請時之說明書僅泛稱「本發明中特別好的化合

物之一對PDEV酶之IC50=6.8nM」云云，卻未於申請時揭露該「特別好的化合物」究竟為何；即便申請人嗣後補充實驗數據，亦未提供任一化合物「對PDEV酶之IC50=6.8nM」之數據，從而熟習該項技術者僅藉由該說明書之揭露，顯然無法確定所謂較佳「化合物」之名稱或結構。故系爭專利說明書未載明實施必要之事項，使實施該發明為不可能或困難。

⑸不論系爭專利提出之更正已涉及實質變更而不應准許，系

爭專利先後已提出多次更正之申請之事實，益證系爭專利公告本顯有前開所述之說明書未載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難之情事，否則無須提出超過10次以上之更正。又系爭專利之加拿大對應案遭加拿大最高法院認定無效之理由，即在於該對應案並未充分揭露必要資訊。例如，加拿大最高法院指出，「說明書之揭露並無法使公眾『達成與發明人申請當時相同之成功』，因為即便熟習該項技藝之讀者得將有效化合物限縮至申請專利範圍第6 項與第7 項所請之化合物，仍需進一步試驗以確認該二化合物何者對治療勃起不能真正有效。」、「輝瑞的專家證人承認熟習該項技術者在閱讀該專利後無法知悉於該研究所示之何種化合物可被用於治療勃起不能。」。此益證系爭專利確有83年專利法第71條第3款之情事，應予撤銷。

㈤系爭專利非可供產業上利用之發明，應予撤銷：

⒈系爭專利申請時之說明書僅泛稱「本發明中特別好的化合物

之一對PDEV酶之IC50=6.8nM」云云，卻未提供任何具體而明確之實驗數據支持式(I) 化合物具有治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之功效，並遲至系爭專利申請日之後（即84年5 月及85年7 月）始補提相關數據資料，顯見該等後補之數據於系爭專利申請時根本尚未取得，否則於系爭專利申請時即應提出。換言之，系爭專利申請時根本無從得知所謂式(I) 化合物是否具有治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之功效，故系爭專利於其申請時根本尚未完成，顯有技術手段部分欠缺，且整體上不可能達成所預期之目的之情事。系爭專利亦未於申請時揭露該「特別好的化合物」究竟為何。若系爭專利之申請人於申請前已知悉何種化合物具有其所宣稱之功效，為何不在申請時即依法揭露？又原申請時之申請專利範圍所請之式(I) 化合物至少高達數百萬種，倘如系爭專利所稱其說明書亦已特定數種「特別好的個別化合物」，豈有無法於申請時就該等所請化合物提供特定化合物及其試驗數據之理？顯見系爭專利之申請人於申請當時倘非故意隱瞞該所謂「特別好的化合物」而不揭露於說明書中，則必定於申請時尚未得知所謂式(I) 化合物是否具有治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之功效。故系爭專利於其申請時根本尚未完成，從而不具產業上利用性，自不待言。

⒉系爭專利是否於申請前已完成，自當以申請時之專利說明書

為準。申請時之專利說明書縱有前述記載，但系爭專利申請人並未在申請時提出相關數據佐證，而係在申請後始補提，故並無證據證明系爭專利所請內容在申請時即已知具有其所請之療效。事實上，因並無證據證明該等數據資料係在系爭專利申請時或申請前即已存在，無法排除該等實驗係在申請後始完成，而申請人為取得申請日而先行在申請之專利說明書中空言發明內容之可能性。另一方面，申請時之專利說明書僅有所示化合物對PDEv活性影響之相關數據，惟該等實驗數據並無法作為支持系爭專利所請之「治療或預防雄性動物之勃起不能」療效之依據，益證系爭專利於申請時確為未完成之發明。

⒊系爭專利原申請時之申請專利範圍所請之式(I) 化合物至少

高達數百萬種，且該等所謂「特別好的化合物」亦僅為結構不明之官能基，熟習該項技術者在該說明書完全不提供特定化合物及其數據之情況下，不可能「毋庸過度實驗下即可利用申請專利之發明的內容」。遑論依系爭專利之申請人遲至系爭專利申請日之後（即84年5 月及85年7 月）始補提相關數據資料，並無任何化合物具有申請時說明書宣稱之「IC50= 6.8nM 」，故說明書第11-12 頁之所謂「特別好的個別化合物」根本與其宣稱之功效完全無關。若系爭專利申請當時即已確知何種化合物具有「IC50= 6.8nM 」之功效，則何以申請時無法提出或申請後仍未能提出？又所謂具有「IC50=

6.8nM 」究竟為何？輝瑞公司完全無法說明。故系爭專利於申請時實屬尚未完成之發明，應無疑義。

㈥即便依專利權人於103 年9 月12日申請更正之請求項1 、2，亦有應撤銷之原因：

⒈該申請更正之請求項1 、2 未以明確、簡潔之方式記載，違

反現行專利法第26條第2 項之規定：系爭專利於103 年9 月12日申請更正之請求項1 、2 皆為獨立項，且同時包含化合物「5-[2- 乙氧基-5 -(4- 甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基)- 苯基]-1-甲基-3-n- 丙基-1 ,6-二氫-7H-吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮」( 即「西地那非」) 與相同「用於治療或預防雄性動物( 包括男人) 之勃起不能」之功效。由於該二請求項範圍實質相同且屬同一範疇，已明顯違反簡潔要件，故已違反現行專利法第26條第2 項之規定。

⒉系爭專利申請更正之請求項1 、2 所請藥學組成物所包含之

化合物，已為先前技術EP 0000000A1號專利申請案及我國對應案（即我國第00000000號專利申請案）揭露：

先前技術EP0000000A1 號專利申請案（即被證16）及我國第00000000號專利申請案（即被證60）之公開日，早於系爭專利之申請日。詳言之，被證16特定地揭露了申請更正之申請專利範圍第1 項與第2 項所請藥學組成物所包含之化合物「5-[ 2-乙氧基-5-( 4- 甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基) - 苯基]-1- 甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑[ 4,3-d]嘧啶-7-酮」。被證16已揭露系爭專利申請更正之請求項1 、2 所示化合物作為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵。被證16亦已揭露系爭專利申請更正之請求項1 、2 中「口服」之技術特徵。熟習該項技術者可將選擇性cGMP PDE抑制劑直接推導為可用於治療勃起不能。PDEv抑制劑可用以治療勃起不能實為系爭專利申請時之通常知識，亦經申請人自己於申請過程中一再援引，洵堪認定。依系爭專利申請當時之通常知識，熟習該項技術者已習知選擇性cGMP PDE抑制劑可用於治療勃起不能，且系爭專利申請人在申請過程中亦一再自承此一事實。易言之，於系爭專利申請當時，熟習該項技術者可毫無困難地直接將選擇性cGMP PDE抑制劑推導為可用於治療勃起不能，亦即熟習該項技術者可直接將先前技術早已揭露之式(I)化合物推導為可用於治療勃起不能。

⒊系爭專利103 年9 月12日申請更正之請求項1 不具進步性，應予撤銷：

⑴系爭專利103 年9 月12日申請更正之請求項1 相較於被證

16（即被證60之歐洲對應案）與被證13之組合不具進步性：

先前技術被證16（即被證60之歐洲對應案）不僅明確揭露該申請更正之請求項1 之式(I) 化合物，更已揭露該等化合物屬於選擇性cGMP PDE抑制劑，以及該等化合物可藉由口服投藥之技術特徵。再者，先前技術被證13亦已揭示選擇性cGMP PDE抑制劑可用於治療勃起不能。準此，熟習該項技術者只要使用一般技術性手段，即有完全之動機基於被證16（即被證60之歐洲對應案）與被證13等先前技術之教示，運用系爭專利申請前既有之技術或通常知識，輕易將該申請更正之請求項1 所示之式(I) 化合物用於治療勃起不能。換言之，該申請更正之請求項1 之技術內容並未超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且可由先前技術推論而完成，顯然不具進步性。

⑵系爭專利103 年9 月12日申請更正之請求項1 相較於被證

16（即被證60之歐洲對應案）與被證14之組合不具進步性：

先前技術被證16及被證60不僅明確揭露該申請更正之請求項1 之式(I) 化合物，更已揭露該等化合物屬於選擇性cG

MP PDE抑制劑，以及該等化合物可藉由口服投藥之技術特徵。再者，先前技術被證14亦已揭示選擇性cGMP PDE抑制劑可用於治療勃起不能。準此，熟習該項技術者只要使用一般技術性手段，即有完全之動機基於被證16（或被證60）與被證14等先前技術之教示，運用系爭專利申請前既有之技術或通常知識，輕易將該申請更正之請求項1 所示之式(I) 化合物用於治療勃起不能。換言之，該申請更正之請求項1 之技術內容並未超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且可由先行技術推論而完成，顯然不具進步性。

⑶系爭專利103 年9 月12日申請更正之請求項1 相較於被證

16（即被證60之歐洲對應案）與被證15之組合不具進步性：

先前技術被證16及被證60不僅明確揭露該申請更正之請求項1 之式( I)化合物，更已揭露該等化合物屬於選擇性cG

MP PDE抑制劑，以及該等化合物可藉由口服投藥之技術特徵。再者，先前技術被證15亦已揭示選擇性cGMP PDE抑制劑可用於治療勃起不能。準此，熟習該項技術者只要使用一般技術性手段，即有完全之動機基於被證16（即被證60之歐洲對應案）與被證15等先前技術之教示，運用系爭專利申請前既有之技術或通常知識，輕易將該申請更正之請求項1 所示之式( I)化合物用於治療勃起不能。換言之，該申請更正之請求項1 之技術內容並未超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且可由先行技術推論而完成，顯然不具進步性。

⑷系爭專利103 年9 月12日申請更正之請求項1 相較於被證

16（即被證60之歐洲對應案）、被證13與被證17之組合、被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證14與被證17之組合、以及被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證15與被證17之組合不具進步性：

熟習該項技術者只要使用一般技術性手段，即有完全之動機基於被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證17與被證

13、被證14、被證15等先前技術之教示，運用系爭專利申請前既有之技術或通常知識，輕易將該申請更正之請求項

1 所示之式(I) 化合物用於治療勃起不能。換言之，該申請更正之請求項1 之技術內容並未超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且可由先行技術推論而完成，故基於以下先前技術組合之揭露顯然不具進步性：被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證13與被證17之組合；被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證14與被證17之組合；以及被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證15與被證17之組合。

⑸先前技術被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證13、被

證14、被證15、被證17已分別揭露了系爭專利103 年9 月12日申請更正之請求項1 相關之技術內容，已如前述。準此，被證16（或被證60）、被證13與被證14之組合；被證16（或被證60）、被證13與被證15之組合；被證16（或被證60）、被證14與被證15之組合；被證16（或被證60）、被證13、被證14與被證15之組合；被證16（或被證60）、被證17、被證13 與 被證14之組合；被證16（或被證60）、被證17、被證13與被證15之組合；被證16（或被證60）、被證17、被證13與被證14之組合；或被證16（或被證60）、被證17、被證13、被證14與被證15之組合，亦足證系爭專利103 年9 月12日申請更正之申請專利範圍第1 項不具進步性。

⑹關於依系爭專利申請日前之先前技術即知西地那非(Silde

nafil)為一種PDEV抑制劑，從而熟習該項技術者自有動機結合先前技術而輕易完成系爭專利之發明，被證17、被證60已揭露「西地那非」化合物以及「西地那非」為「選擇性cGMP PDE抑制劑」，且依系爭專利申請前已公告之先前技術被證60之補充試驗數據即知被證17、被證60所揭露之「cGMP PDE抑制劑」為一種PDEV抑制劑，故被證17、被證60所揭露之「西地那非」不僅是一種「選擇性cGMP PDE抑制劑」，更是一種「選擇性cGMP PDEV 抑制劑」，實無疑義。從而熟習該項技術者自有動機結合被證17（或被證60）、被證14、被證13而輕易完成系爭專利之發明。⒋系爭專利103 年9 月12日申請更正之請求項2 不具進步性，應予撤銷：

⑴系爭專利103 年9 月12日申請更正之請求項2 相較於被證

16（即被證60之歐洲對應案）與被證13之組合不具進步性：

先前技術被證16及被證60不僅明確揭露該申請更正之請求項2 之西地那非，更已揭露西地那非屬於選擇性cGMP PDE抑制劑，以及西地那非可藉由口服投藥之技術特徵。再者，先前技術被證13亦已揭示選擇性cGMP PDE抑制劑可用於治療勃起不能。準此，熟習該項技術者只要使用一般技術性手段，即有完全之動機基於被證16（即被證60之歐洲對應案）與被證13等先前技術之教示，運用系爭專利申請前既有之技術或通常知識，輕易將該申請更正之請求項2 所示之西地那非用於治療勃起不能。換言之，該申請更正之請求項2 之技術內容並未超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且可由先行技術推論而完成，顯然不具進步性。

⑵系爭專利103 年9 月12日申請更正之請求項2 相較於被證

16（即被證60之歐洲對應案）與被證14之組合不具進步性：

熟習該項技術者只要使用一般技術性手段，即有完全之動機基於被證16（即被證60之歐洲對應案）與被證14等先前技術之教示，運用系爭專利申請前既有之技術或通常知識，輕易將該申請更正之請求項2 所示之西地那非用於治療勃起不能。換言之，該申請更正之請求項2 之技術內容並未超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且可由先行技術推論而完成，顯然不具進步性。

⑶系爭專利103 年9 月12日申請更正之請求項2 相較於被證

16（即被證60之歐洲對應案）與被證15之組合不具進步性：

熟習該項技術者只要使用一般技術性手段，即有完全之動機基於被證16（或被證60）與被證15等先前技術之教示，運用系爭專利申請前既有之技術或通常知識，輕易將該申請更正之請求項2 所示之西地那非用於治療勃起不能。換言之，該申請更正之請求項2 之技術內容並未超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且可由先行技術推論而完成，顯然不具進步性。

⑷系爭專利103 年9 月12日申請更正之請求項2 相較於被證

16（即被證60之歐洲對應案）、被證13與被證17之組合、被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證14與被證17之組合、以及被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證15與被證17之組合不具進步性：

熟習該項技術者只要使用一般技術性手段，即有完全之動機基於被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證17與被證

13、被證14、被證15等先前技術之教示，運用系爭專利申請前既有之技術或通常知識，輕易將該申請更正之申請專利範圍第2 項所示之式(I) 化合物用於治療勃起不能。換言之，該申請更正之請求項2 之技術內容並未超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展，且可由先行技術推論而完成，故基於以下先前技術組合之揭露顯然不具進步性：被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證13與被證17之組合；被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證14與被證17之組合；以及被證16（即被證60之歐洲對應案）、被證15與被證17之組合。

⑸先前技術被證16（或被證60）、被證13、被證14、被證15

、被證17已分別揭露了系爭專利102 年7 月22日申請更正之請求項2 相關之技術內容，已如前述。準此，被證16（或被證60）、被證13與被證14之組合；被證16（或被證60）、被證13與被證15之組合；被證16（或被證60）、被證14與被證15之組合；被證16（或被證60）、被證13被證14與被證15之組合；被證16（或被證60）、被證17、被證13與被證14之組合；被證16（或被證60）、被證17、被證13與被證15之組合；被證16（或被證60）、被證17、被證14與被證15之組合；或被證16（或被證60）、被證17、被證

13、被證14與被證15 之 組合，亦足證系爭專利10 2年7月22日申請更正之請求項2 不具進步性。

⒌智慧局於104 年1 月1 日以「被證16之我國對應案（即被證

60）、被證14、被證13之組合」為基礎認定系爭專利不具進步性，並作成「請求項1 至2 舉發成立應予撤銷」之審定。

智慧局已確認更正後系爭專利請求項1 與2 不具進步性而應予撤銷，依智慧財產案件審理法第16條規定，輝瑞公司不得基於應撤銷之專利對上訴人主張權利。

㈦系爭藥品未落入系爭專利公告時之請求項1 或2 ：

⒈關於系爭專利公告時之請求項1 所請藥學組成物，其活性成

分式(I) 化合物之NR9R10基團為4-N(R12)- 吡𠯤基，已如前述。惟系爭藥品之活性成分為Sildenafil (其化學式為5-(2- 乙氧基-5-(4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基)- 1- 甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑並[4,3-d] 嘧啶-7- 酮) ，其NR9R10基團則為「六氫吡𠯤基」，與該請求項所請之「吡𠯤基」完全不同，二者屬完全不同之化合物。是以系爭藥品並未落入系爭專利公告時之請求項1 ，殆無疑義。

⒉關於系爭專利公告時之請求項2 所請藥學組成物，其限定之

「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」為一官能基而非化合物之名稱，故系爭藥品無論如何皆不可能落入系爭專利公告時之請求項2 。此外，由該請求項所限定之「吡唑酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」即可得知，該請求項所請藥學組成物必定包含一「酚」基團；惟系爭藥品之化合物並無任何「酚」基團之存在，此益證系爭藥品絕不可能落入系爭專利公告時之請求項2 。此有台北醫學大學楊禮明教授之專家意見書可證。㈧縱依輝瑞愛爾蘭公司103 年9 月12日送呈之申請專利範圍更

正本，系爭藥品基於「先前技術阻卻」或「貢獻原則」，並未落入系爭專利之專利權範圍：

⒈系爭藥品係使用與先前技術相同之技術手段：

EP0000000A1 號專利申請案（即被證16）及其臺灣對應案（被證60）之公開日早於系爭專利之申請日，故屬於系爭專利申請前之先前技術。被證16及被證60除已特定地揭露Sildenafil外，更已揭露該化合物作為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵與該化合物藉口服加以投藥之方式。如前述，系爭藥品所含之Sildenafil已為被證16及被證60所特定地揭露，其作為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵與口服之投藥方式亦已為被證16及被證60所明確揭露，且於系爭專利申請當時，熟習該項技術者可毫無困難地直接將選擇性cGMP PDE抑制劑推導為可用於治療勃起不能。換言之，被證16及被證60所特定揭露之內容與系爭藥品之所有技術特徵完全相同。故系爭藥品係使用被證16或被證60之先前技術，適用「先前技術阻卻」。

⒉系爭藥品係將先前技術與所屬技術領域中之通常知識簡單組合：

如前所述，被證13、被證14與被證15之公開日皆早於系爭專利之申請日，故屬於系爭專利申請前之先前技術，且亦分別明確揭露選擇性cGMP PDE抑制劑有助於陰莖勃起及／或治療勃起不能之技術特徵。系爭藥品所使用之Sildenafil，係被證16及被證60所特定揭露之化合物，其作為選擇性cGMP PDE抑制劑之技術特徵與口服之投藥方式亦已為被證16及被證60所明確揭露。此外，選擇性cGMP PDE抑制劑用於治療勃起不能亦得藉先前技術被證13、被證14或被證15的簡單組合即可獲致。由上可知，即便認為系爭藥品所使用之技術手段與被證16及被證60不完全相同，但顯為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識之簡單組合，基於被證16（或被證60）與先前技術的簡單組合即可獲致系爭藥品之所有技術特徵，自得輕易選用被證16（或被證60）與先前技術之簡單組合而完成系爭藥品，適用「先前技術阻卻」。

⒊縱認系爭藥品落入系爭專利請求項1 、2 之範圍，系爭藥品仍適用「貢獻原則」而阻卻侵權：

不論系爭藥品有無落入系爭專利公告時請求項1 、2 之範圍，由於系爭專利公告時之說明書已公開揭露「西地那非」可用於治療勃起不能之技術內容，卻未於申請專利範圍中請求，是以基於「貢獻原則」，除系爭專利公告時請求項1 、2之範圍外，其他系爭專利說明書所提及之化合物（例如西地那非）皆已貢獻給社會大眾，因此輝瑞公司就此部分已不得再主張權利。易言之，系爭藥品並未落入系爭專利更正後之請求項1 、2 之範圍。

㈨輝瑞公司不得對泰和碩公司四人請求損害賠償：

⒈泰和碩公司並無侵權行為：

泰和碩公司僅協助推廣系爭藥品，而「推廣」並非法律構成要件中「販賣之要約」，更非「販賣」。泰和碩公司人員於原審原證44、45之影音光碟中表示：「藥師，下貨收現扣％是僅止於我們泰和碩的商品…這個（指喜力昂）的話，我跟藥師說一下，我只負責幫你下訂單，出貨跟收款，完全不會經過我們泰和碩，…」（原證45光碟22分到22分04秒處；譯文參見原審被證37）；「我們等於是幫諾華做一個鋪貨的動作而已，後面的後續動作，泰和碩不會來處理…」（原審原證45光碟22分17秒到22秒處；譯文參見原審被證37），凡此均證明泰和碩公司並未從事系爭藥品之販賣，而純係協助推廣。輝瑞公司迄今並未提出任何泰和碩公司「銷售」系爭藥品之單據，僅憑對原審原證44、45之影音光碟中泰和碩公司人員之陳述斷章取義，更故意忽略該影音光碟中證明泰和碩公司並未販賣系爭藥品之敘述，即遽稱泰和碩公司有從事販賣云云，實不足為泰和碩公司販售系爭藥品之證明。輝瑞公司主張依原審原證44、45之影音光碟，泰和碩公司人員有販賣或為販賣之要約之行為，並曾提供藥品報價、諾華公司藥品廣告文宣、手寫報價之便條紙等，故泰和碩公司確有販賣系爭藥品或為販賣之要約之行為云云。惟從事業務之人員通常不具有法律專業，根本無法分辨「推廣」與「代理」有何差異，故即便該業務人員曾稱泰和碩公司「代理」諾華公司之喜力昂藥品云云，由於事實上泰和碩公司僅係協助推廣系爭藥品，故其所陳至多僅屬業務人員之一般用語，僅依此即推論泰和碩公司確有販賣系爭藥品或為販賣之要約之行為云云，實屬率斷而不可採。遑論依一般經驗法則，倘泰和碩公司確以販賣系爭藥品或為販賣之要約為業，則為何僅提出「諾華公司」藥品廣告文宣並以「手寫方式」報價，卻不提供泰和碩公司自己的產品型錄？此益證泰和碩公司的確僅協助推廣系爭藥品。

⒉專利侵權損害賠償責任之成立前提需加害人有故意過失，而泰和碩公司等4人並無侵害系爭專利之故意或過失：

⑴系爭專利更正前之申請專利範圍根本未包含系爭藥品之活

性成份化合物Sildenafil，故系爭藥品並未落入更正前之申請專利範圍，泰和碩公司等乃至一般公眾非但無法推知該等申請專利範圍會包含原請求範圍以外之化合物，更無從得知此申請專利範圍是否有誤，僅得依據原公告申請專利範圍之內容，確認系爭專利原公告申請專利範圍並未包含該活性成份之化合物。故在智慧局於104 年1 月1 日核准並公告系爭專利更正之申請專利範圍前，泰和碩公司等縱有協助推廣或銷售系爭藥品，因系爭藥品根本未落入系爭專利公告之申請專利範圍內，故客觀上根本無侵權，泰和碩公司等更不可能有任何侵害系爭專利之故意或過失。

⑵系爭專利於104 年1 月1 日經智慧局核准更正而對外公告

，惟智慧局於准予更正之同份審定書亦同時認定系爭專利更正後之請求項不具進步性而應予撤銷。智慧局既於104年1 月1 日之審定書中公開表示系爭專利應予撤銷，實施系爭專利之技術內容自無侵權之故意或過失可言。遑論本院行政訴訟判決已認定系爭專利之權利讓與不連續，輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司無權就系爭專利提出更正，故於104 年1 月1 日後泰和碩公司等4 人縱有銷售系爭藥品，泰和碩公司等4 人主觀上亦無侵害系爭專利之故意或過失。此外，專利更正依據我國現行法雖溯及申請日生效，惟此不影響法院在專利訴訟中，依法仍應審酌泰和碩公司等有無侵害專利之故意過失，亦即泰和碩公司等4 人主觀上有無為侵權行為之意圖，此與專利更正之效力應溯及既往生效為不同的考量。

⑶泰和碩公司等係自收到輝瑞公司於102 年3 月12日發出之警告函後，始知系爭藥品涉有輝瑞公司所稱之專利問題。

而輝瑞公司警告函及所附鑑定報告雖同時指稱系爭藥品落入系爭專利更正前及更正後之申請專利範圍，惟如前所述，系爭藥品顯未落入系爭專利目前有效之公告版之請求項

1 及2 ，而輝瑞公司於警告函中所比對之所謂系爭專利更正本，亦非輝瑞公司在本件所主張之更正本（即103 年9月12日所提出之版本）。故縱令本院認定系爭藥品於客觀上落入該103 年9 月12日所提出之更正本內容，因泰和碩公司等於102 年3 月12日收到警告函時無從得知該103 年

9 月12日提出之更正版本內容為何，且無從判斷該更正內容是否會經主管機關核准，故輝瑞公司對於泰和碩公司等所指稱之侵權行為實無任何故意過失可言。

⑷藥證許可與專利保護本為二事，藥品獲得藥證並不以其受

到專利保護為前提，更遑論輝瑞公司亦自認其藥品上並無任何專利標示。事實上，在衛福部食品藥物管理局公告之「藥物安全監視名單」，針對威而鋼藥品（「藥輸022381Viagra F.C.T.25mg 」、「藥輸022382 Viagra F.C.T.50mg」、「藥輸022383 Viagra F.C.T.100mg 」）並未標示該藥品受專利權保護，無論是已獲得之相關專利或申請中之專利申請案，任何人當無從得知系爭專利與威而鋼藥品之關係。故即使泰和碩公司等4 人在合理查證後，亦會認為系爭藥品並未為系爭專利原公告內容所涵蓋，反觀系爭專利在即將屆期之際，始經主張有誤記誤譯情事，此專利權人自己之錯誤應由其自行承受，當然不得諉稱泰和碩公司等4 人有任何過失之理，遑論本院另案行政訴訟判決已認定輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司無權就系爭專利提出更正，故該更正應予撤銷。

⑸專利權範圍有無誤記誤譯、更正是否可獲准許等，事涉專

利主管機關之職掌，非一般事業如泰和碩公司等4 人所得自行判斷。另關於泰和碩公司等對系爭專利更正之質疑，係於輝瑞公司起訴後委由訴訟代理人研究而得知，故輝瑞公司辯稱泰和碩公司等顯然知悉公告本專利範圍的文字記載有誤記誤譯云云，顯係倒果為因。準此，即便依本件之具體事實加以衡量，泰和碩公司等4 人顯然已盡其注意義務，遑論泰和碩公司等依法信賴系爭專利經主管機關公告版內容，對於尚未經主管機關核准公告之所謂專利更正內容，自無任何侵害系爭專利更正內容之故意過失可言。⑹系爭專利之更正已涉及實質變更而不應准許，故輝瑞公司

辯稱泰和碩公司等不應否認系爭藥品會侵害「無實質差異」且範圍更廣之原核准公告時之權利範圍云云，顯與事實不符而不足採。況且，「有無實質差異」須由主管機關認定，亦非輝瑞公司或泰和碩公司等得單方認定。事實上，系爭藥品根本未落入系爭專利更正前之請求項1 及2 ，已如前述。泰和碩公司等根本無從自輝瑞公司102 年3 月12日之警告函理解其侵權主張為何，當時更無從得知103 年

9 月12日提出之更正版本內容為何，更遑論該更正內容是否會經主管機關核准，亦非泰和碩公司等當時所能預知。

⑺如本院仍認泰和碩公司四人有故意過失，由於系爭專利直

到系爭專利20年效期即將屆滿之第19年才以系爭專利有誤記誤譯為由提出更正，此項錯誤顯可歸責於專利權人，顯屬與有過失，輝瑞公司得對泰和碩公司等4 人請求之賠償金額依法應減輕或免除之（最高法院85年台上字第1756號判例、10 1年度台上字第1321號判決、104 年度台上字第59號判決、104 年度台上字第174 號判決參照）。系爭專利在其專利權期間屆滿（103 年5 月13日）前不到1 年（

102 年7 月22日）始主張系爭專利內容需更正而提出更正申請，如以法定專利權期間為20年而言，系爭專利權人顯有長達19年之期間怠於行使權利，故縱認輝瑞公司得對泰和碩公司等4 人請求損害賠償，輝瑞公司亦與有過失。如考慮先提出之更正因後提出之更正而被撤銷，以其最後一次更正日期103 年9 月12日計算，因晚於系爭專利屆滿期間（103 年5 月13日），其與有過失已大至根本不得再向泰和碩公司等4 人請求損害賠償。

⒊泰和碩公司僅負責推廣系爭藥品，而「推廣」並非「販賣之

要約」，更非「販賣」，已如前述。輝瑞公司迄今並未提出任何泰和碩公司「銷售」系爭藥品之單據，僅憑對原證44、45之影音光碟中泰和碩公司人員之陳述斷章取義，即遽稱泰和碩公司有從事販賣云云，實不足為泰和碩公司販售系爭藥品之證明。姑不論泰和碩公司確實未銷售系爭藥品，輝瑞公司如因諾華公司銷售系爭藥品予其客戶受有損害，應為輝瑞公司因此減少系爭專利產品銷售之淨利或基於系爭專利得收取之權利金。而輝瑞公司如因本件泰和碩公司等之行為所受之損害，同樣為輝瑞公司因此減少系爭專利產品銷售之淨利或基於系爭專利得收取之權利金。輝瑞公司並不因系爭藥品被轉售或被轉售多次，其系爭專利產品之銷售量即減少更多。正因輝瑞公司就系爭藥品之銷售所受之損害只有一個，故縱使輝瑞公司係依據專利法第97條第1 項第2 款作為計算損害賠償之方法，仍不應使輝瑞公司得同時對諾華公司及泰和碩公司四人求償，否則即會使輝瑞公司雙重獲償，違背損害賠償僅在「填補損害」而非使請求人「額外獲利」之基本原則。倘本院斟酌上述仍認輝瑞公司得對泰和碩公司四人請求損害賠償，輝瑞公司除在本件主張系爭藥品（即諾華公司所進口、銷售之喜力昂藥品）侵害系爭專利並對泰和碩公司等

4 人請求損害賠償外，基於同一系爭專利就系爭藥品亦對諾華公司向本院提起專利侵權訴訟（102 年度民專訴字第43號）。輝瑞公司在本件與該案中既均以相同產品侵害同一系爭專利為由請求損害賠償，縱令退千萬步言，倘本院認泰和碩公司等4 人及該案當事人諾華公司侵害系爭專利（泰和碩公司等4 人否認之），輝瑞公司在兩案主張所受之損害顯屬同一損害，輝瑞公司自不得同時對諾華公司及泰和碩公司四人求償，否則即屬重複求償。

⒋輝瑞公司主張其係依據現行專利法第97條第1 項第2 款及修

正前專利法第85條第1 項第2 款規定，以泰和碩公司四人因「侵權行為」所得利益為損害賠償計算基礎。依據立法理由，現行專利法第97條第1 項第2 款之修正係因考量「現行規定採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之。」依此，一般咸認專利權人於主張以被告侵權所得利益計算損害賠償時，仍應負舉證責任證明被告所得利益。

⒌即便本件有計算損害賠償之必要，亦應依同業利潤標準之「

淨利率」計算損害賠償，依輝瑞公司主張（泰和碩公司仍否認），泰和碩公司為西藥批發商，依據103 年財政部營利事業各業所得額暨同業利潤標準，西藥批發業之淨利率約為8％，故輝瑞公司得對泰和碩公司請求之損害賠償金額至多應為系爭藥品銷售金額（如有）之8 ％。由於保仁藥局、建興藥局等有其人事、管銷等營運成本，故原審判決以零售價扣除所謂進貨成本認定損害賠償之金額，而非以同業利潤標準之淨利率作為損害賠償之基礎，顯有判決不備理由之違法。如前所述，由於本院歷來判決均認為應依同業利潤標準之淨利率計算損害賠償，而依據103 年財政部營利事業各業所得額暨同業利潤標準，西藥零售業之淨利率約為10％，故輝瑞公司得對建興藥局及保仁藥局請求之損害賠償金額至多應為系爭藥品銷售金額之10％。保仁藥局、建興藥局縱由於系爭藥品係市場上詢問度不高之冷門藥品，從而難以提出此種零星銷售之確切銷售資料，惟此並不能成為原審判決忽視保仁藥局、建興藥局有其人事、管銷等營運成本而拒不採計之理由。原審判決未論及此，自有理由不備之違法。

三、參加人雖未提出書狀到院，當庭亦未為參加聲明，惟陳述略以：就系爭訴訟之舉發審定部分，對兩造各有不利與有利處，是僅就舉發審定說明，而不參加任一方之訴訟。系爭專利之延長雖為合法，更正部分亦准許，然系爭專利請求項1 、

2 不具進步性等語。

四、原審判決：㈠泰和碩公司應給付輝瑞公司2,773,120 元，及其中50萬元自102 年4 月12日起，其餘部分自104 年12月1日起，均至清償日止，按年息5 ％計算之利息。㈡保仁藥局應給付輝瑞公司45,500元，及自102 年4 月12日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。㈢建興藥局應給付輝瑞公司42,000元，及自102 年4 月12日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。㈣輝瑞公司其餘之訴駁回。㈤訴訟費用由泰和碩公司負擔二分之一，保仁藥局、建興藥局（原判決誤載為泰和碩公司）各負擔十二分之一，餘由輝瑞公司負擔。㈥本判決第１項，於輝瑞公司以925,000 元或同額之華南銀行淡水分行無記名可轉讓定期存單為泰和碩公司供擔保後，得假執行。但泰和碩公司如以2,773,120 元為輝瑞公司供擔保後，得免為假執行。㈦本判決第2 項，於輝瑞公司以1,5000 元或同額之華南銀行淡水分行無記名可轉讓定期存單為乙0000000供擔保後，得假執行。但乙0000000如以45,5 00 元為輝瑞公司供擔保後，得免為假執行。㈧本判決第3 項，於輝瑞公司以14,000元或同額之華南銀行淡水分行無記名可轉讓定期存單為丁0000000供擔保後，得假執行。但丁0000000以42,000元為輝瑞公司供擔保後，得免為假執行。㈨輝瑞公司其餘假執行之聲請均駁回。輝瑞公司不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決不利於輝瑞公司之部分均廢棄。㈡上開廢棄部分，泰和碩公司及辛○○應再連帶給付輝瑞公司1,026,880 元及均自至清償之日止按年息

5 ％計算之利息。㈢上開廢棄部分，泰和碩公司及辛○○不得自行或使第三人直第一、二審訴訟費用由泰和碩公司及辛○○連帶負擔。㈣輝瑞公司願以現金或同額之華南銀行淡水分行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。泰和碩公司及辛○○則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡上訴費用由輝瑞公司負擔。泰和碩公司四人上訴聲明為：㈠原判決不利於泰和碩公司四人部分廢棄。㈡上開廢棄部分輝瑞公司之訴及假執行之聲請均駁回。㈢第一、二審訴訟費用由輝瑞公司負擔。輝瑞公司答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由泰和碩公司、辛○○、建興藥局、保仁藥局負擔。承上，輝瑞公司於原審請求保仁藥局及建興藥局應分別給付其50萬元，原審分別判命保仁藥局及建興藥局分別給付輝瑞公司45,500元、42,000元，輝瑞公司就此上開請求給付分別逾司45,500元、42,000元之敗訴部分並未上訴，而判決敗訴確定，附此敘明。

五、本院依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下：

㈠輝瑞公司是否為系爭專利之專屬被授權人？㈡系爭專利之專利權人於103 年9 月12日就系爭專利所提出之

更正，應否准許？㈢系爭藥品是否落入系爭專利更正前、後之請求項1 、2 ？㈣系爭專利是否具有應撤銷之事由？⒈系爭專利更正後請求項1 、2 是否違反83年專利法第71條第

1 項第3 款規定？⒉系爭專利更正後請求項1、2是否不具產業利用性？⒊被證16（被證60）是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2

不具新穎性？⒋被證16（被證60）及被證13之組合是否足以證明系爭專利更

正後請求項1 、2 不具進步性？⒌被證16（被證60）及被證14之組合是否足以證明系爭專利更

正後請求項1 、2 不具進步性？⒍被證16（被證60）及被證15之組合是否足以證明系爭專利更

正後請求項1 、2 不具進步性？⒎被證16（被證60）、被證17及被證13之組合是否足以證明系

爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性？⒏被證16（被證60）、被證17及被證14之組合是否足以證明系

爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性？⒐被證16（被證60）、被證17及被證15之組合是否足以證明系

爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性？⒑被證16（被證60）、被證13及被證14之組合是否足以證明系

爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性？⒒被證16（被證60）、被證13及被證15之組合是否足以證明系

爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性？⒓被證16（被證60）、被證14及被證15之組合是否足以證明系

爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性？⒔被證16（被證60）、被證13、被證14及被證15之組合是否足

以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性？⒕被證16（被證60）、被證17、被證13、及被證14之組合是否

足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性？⒖被證16（被證60）、被證17、被證13、及被證15之組合是否

足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性？⒗被證16（被證60）、被證17、被證14及被證15之組合是否足

以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性？⒘被證16（被證60）、被證17、被證13、被證14及被證15之組

合是否足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性？㈤系爭專利申請專利權期間延長部分是否符合核准審定時之專

利法第51條第1 項規定？㈥泰和碩公司、保仁藥局、建興藥局是否有製造、為販賣之要

約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭藥品之行為？㈦泰和碩公司、保仁藥局、建興藥局是否具有侵害系爭專利之

故意或過失？㈧輝瑞公司是否得請求泰和碩公司及其法定代理人辛○○連帶

給付380 萬元及法定利息，請求保仁藥局給付45,500元本息、建興藥局給付42,000元本息？

六、本院得心證之理由：㈠依兩造協議的主要爭點，本院審理之順序如後：⒈認定上訴

人是否為系爭專利之專屬被授權人，以判斷上訴人是否得以提起本件訴訟；⒉系爭專利延長專利權期間，有無違反專利法第51條第1 項規定；⒊分析系爭專利之技術特徵與解釋申請專利範圍、系爭藥品之技術內容，作為比對判斷系爭產品有無構成系爭專利侵權之基礎，認定系爭藥品是否落入更正後系爭專利請求項1 、2 之專利權範圍；⒋系爭專利有無撤銷事由；⒌判斷上訴人有無違反藥事法相關規定；⒍上訴人是否構成權利濫用；⒎上訴人主張被上訴人應賠償侵害系爭專利之損害賠償，是否有理由。

㈡輝瑞公司非系爭專利之專屬被授權人：

輝瑞公司雖主張輝瑞愛爾蘭公司為系爭專利之專利權人，自

10 1年1 月1 日起將系爭專利專屬授權予輝瑞公司，泰和碩公司、建興藥局、保仁藥局分別製造與銷售系爭藥品，侵害系爭專利云云。惟泰和碩公司四人抗辯稱系爭專利讓與不連續，輝瑞愛爾蘭公司未合法受讓取得系爭專利，無從將系爭專利專屬授權予上訴人等語。職是，本院首應審究者為輝瑞愛爾蘭公司是否受讓取得系爭專利，繼而得將系爭專利專屬授權予輝瑞公司。

⒈專利讓與及授權採登記對抗主義：

⑴侵權行為人不得對抗專利權受讓人或被授權人：

按發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人；發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，86年5月7 日修正公布專利法第59條；92年2 月6 日、99年8 月25日修正公布專利法第59條分別定有明文。專利權取得採先申請與登記原則，雖適用登記生效主義，然專利讓與及授權採登記適用對抗主義，當事人意思合致，即生專利讓與或專利授權之效力。所謂非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有適用，其目的在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。職是，侵權行為人不得以專利權讓與或授權未經登記，對抗專利權受讓人或被授權人。

⑵專利讓與登記之文件：

按申請專利權之質權設定、變更或消減登記者，應檢附申請書、證明文件及專利證書。申請書並應由專利權人或其代理人簽名或蓋章；申請專利權讓與登記換發證書者，應由原專利權人或受讓人備具申請書及專利證書，並檢附讓與契約或讓與證明文件，83年10月3 日修正公布專利法施行細則第37條第1 項；93年4 月7 日、99年11月16日修正公布專利法施行細則第40條第1 項分別定有明文。準此，申請專利權讓與登記及換發證書者，應由原專利權人或受讓人備具申請書及專利證書，並檢附讓與契約或讓與證明文件，申請書由專利權人或其代理人簽名或蓋章。專利讓與登記雖應具備法定文件，然專利讓與經當事人意思合致，即生專利讓與之效力。

⒉系爭專利讓與不連續：

⑴輝瑞愛爾蘭公司非申請系爭專利之權利人：

按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。解釋契約時，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，然契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，則不得反捨契約文字而更為曲解（參照最高法院104 年度台上字2486號民事判決）。專利權利主體發生變更者，辦理讓與登記雖為對抗要件，然在專利讓與人及受讓人間，倘專利權有連續讓與之情事，自應檢具其間權利連續讓與之相關證明文件，證明當事人意思合致專利讓與之實體權利事實存在。準此，因輝瑞愛爾蘭公司非申請系爭專利之權利人，系爭專利迭經讓與過程，輝瑞公司主張由輝瑞愛爾蘭公司受讓取得系爭專利，本院自應由歷次申請人向智慧局辦理系爭專利讓與登記所檢送之申請書、證明文件及相關文件，判斷當事人意思合致專利讓與之實體權利事實存在。

⑵系爭專利第1 次讓與登記：

輝瑞比利時公司前於83年5 月14日向經濟部中央標準局申請系爭專利，中央標準局嗣於85年12月11日核准系爭專利。輝瑞比利時公司復於88年4 月21日以1 美元代價，將系爭專利讓與輝瑞美國公司，經智慧局於准予專利讓與登記（下稱系爭專利第1 次讓與登記）等事實，為兩造所不爭執，並有專利系統檢索資料、88年4 月21日之中英文專利權讓與登記申請書暨讓渡契約書等件在卷可稽。

⑶系爭專利第2次讓與登記：

輝瑞美國公司及荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠（Pfizer IrelandPharmaceuticals ）於94年4 月19日，申請將輝瑞美國公司變更中譯名為美商輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.)，並以1美元代價，將系爭專利讓與登記予輝瑞愛爾蘭藥廠（Pfiz

er Ireland Pharmaceuticals) ，其依荷蘭法律組織設立之無限責任公司，經智慧局於94年5 月2 日以(94)智專一

(一)13017字第09420392940 號函准予登記（下稱系爭專利第2 次讓與登記）等事實，有94年4 月19日之中英文專利權讓與登記申請書暨94年1 月20簽訂之讓與書附卷可參（見本院卷二第22至24 頁）。

⑷系爭專利第3次讓與登記：

①讓與契約書A記載讓與輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業：

輝瑞愛爾蘭公司於100 年11月9 日申請專利權讓與登記，由讓與人愛爾蘭商輝瑞藥廠（Pfizer Ireland Pharmaceuticals），其依愛爾蘭法律設立之無限責任公司，將系爭專利讓與輝瑞愛爾蘭公司（Pfizer Ireland Pharmaceuticals），並提出讓與契約書A 及讓與契約書B為附件，簽約日期各為2003年12月1 日與2011年1 月31日，其中關於系爭專利之讓與過程，依讓與契約書A 記載由愛爾蘭商輝瑞藥廠，其依愛爾蘭法律設立之無限責任公司，將系爭專利讓與輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，依愛爾蘭法律設立之合夥事業（下稱輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業）。

②讓與契約書B讓與愛爾蘭公司：

讓與契約書B 記載由輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業將系爭專利讓與愛爾蘭公司，經智慧局於100 年12月13日以(100) 智專一( 13017)字第10021129000 號函准予登記在案（下稱系爭專利第3 次讓與登記）等事實，此有100 年11月9 日之中英文專利權讓與登記申請書暨讓與契約書

A 、讓與契約書B 等件在卷可憑（見原審卷七第110 至

130 頁）。⑸系爭專利於第3次讓與不連續：

①系爭專利於第1次與第2次讓與連續：

本院勾稽系爭專利之申請及系爭專利第1 次與第2 次讓與過程可知，系爭專利前於85年12月11日核准後，由當時之專利權人於88年4 月21日將系爭專利讓與輝瑞美國公司（Pfizer Inc. ），繼由其辦理變更中譯名為美商輝瑞大藥廠（Pfizer Inc. ），並將系爭專利讓與輝瑞愛爾蘭藥廠，均有互核相符之系爭專利申請、讓與等資料可稽。可徵系爭專利於第1 次、第2 次讓與並無不連續之情事，輝瑞愛爾蘭藥廠前於94年1 月20日自美商輝瑞大藥廠受讓取得系爭專利。

②輝瑞愛爾蘭公司未合法受讓系爭專利：

（ａ）參諸系爭專利第3 次讓與過程以觀，系爭專利雖由輝瑞愛爾蘭藥廠讓與輝瑞愛爾蘭公司，然依前開系爭專利第1 至3 次之讓與資料所示，均無荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠將系爭專利讓與愛爾蘭商輝瑞藥廠之讓與契約書或證明文件。可知系爭專利第3 次讓與登記，讓與人為愛爾蘭商輝瑞藥廠，並非系爭專利第2 次讓與之受讓人荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠，導致權利讓與有不連續之情事。再者，智慧局固准予系爭專利第3 次讓與登記，然系爭專利讓與過程有不連續之情事，讓與人愛爾蘭商輝瑞藥廠未取得系爭專利，故受讓人輝瑞愛爾蘭公司未合法受讓系爭專利，並非系爭專利之權利人。職是，系爭專利第3次讓與之立約人，均無荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠將系爭專利讓與愛爾蘭商輝瑞藥廠之讓與契約書或證明文件。系爭專利第3 次讓與登記，讓與人雖為愛爾蘭商輝瑞藥廠，然非系爭專利第2 次讓與之受讓人荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠，導致權利讓與有不連續之情事，該等契約文字已表示當事人真意，無須別事探求者，不得反捨契約文字而更為曲解。

（ｂ）輝瑞公司雖主張94年4 月辦理系爭專利第2 次讓與登記申請時，將受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠雖誤載為依據荷蘭法成立之公司，然輝瑞愛爾蘭藥廠係依據愛爾蘭法成立之合夥事業云云，並提出美商輝瑞大藥廠於2015年6 月2 日出具之聲明書（見本院卷二第25至26頁）；美商輝瑞大藥廠及依據愛爾蘭法律成立之無限責任公司（Pfizer Manufacturing Ireland）、依據荷蘭法律組織與成立之有限責任合夥組織（C .P . Pharmaceuticals International C .

V.、愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（Pfizer Ireland Pharmaceuticals）於2015年6月2 日共同簽訂之確認證明書（見本院卷二第27至31頁）；美商輝瑞大藥廠於2015年12月7 日所簽署出具之聲明書（見本院卷二第32至34頁）為憑。

（ｃ）然系爭專利第2 次申請專利權讓與登記時，依專利權讓與登記申請書「受讓人欄位」記載「荷蘭商．

輝瑞愛爾蘭藥廠」、國籍「荷蘭TheNetherlands」、讓與契約（Assignment）第1 、2 段分別載明：

WHERES Pfizer Inc., is theprop riet or of

ROC （Taiwan）Patent No.NI-083372 ；WHERE AS,Pfizer Ireland Pharmaceuticals ,a corporati

on organized under the laws of the Netherlan

ds .其中關於受讓人Pfizer Ireland Pharmaceuticals之成立準據國法，特別以手寫方式記載「the

law of the Netherlan ds 」等語。可知讓與契約明確表示讓與人美商輝瑞大藥廠為中華民國專利第083372號專利之所有人，而受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠為依據荷蘭法成立之公司組織型態，且讓與契約經讓與人之代表人FULLER , GROVERF .JR、受讓人之代表人LAMBE ,TERENCE，親筆簽名確認無訛。

（d ）讓與契約之內容及雙方代表人均在其上親筆簽名，

且系爭專利權讓與登記申請書記載受讓人為荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠，堪認讓與人美商輝瑞股份有限公司即美商輝瑞大藥廠與荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠（公司）前於94年1 月20日簽訂系爭專利讓與契約時，即已發生系爭專利移轉之效力，而由受讓人荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠取得系爭專利。再者，輝瑞愛爾蘭藥廠為依荷蘭法設立之公司或依愛爾蘭法成立之合夥事業，不論設立國準據法或組織型態均不相同，而不具同一性。參諸系爭專利於第3 次申請辦理讓與登記時，所檢附之讓與契約書A 所示，其簽約日期為2003年12月1 日，載明受讓人為愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業可知，美商輝瑞大藥廠與荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠於2005年1 月20日簽訂系爭專利讓與契約時，早已存在有依愛爾蘭法成立之合夥事業，其為輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業之組織型態，縱認輝瑞愛爾蘭藥廠之成立準據法將愛爾蘭法誤載為荷蘭法，然就受讓人組織型態而言，公司與合夥事業，兩者顯有差異。倘美商輝瑞大藥廠與荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠於2005年1 月20日欲將系爭專利讓與愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，豈有與不具同一性之相對人荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠簽訂系爭專利讓與契約，並經各該代表人簽名確認之可能性。

（ｅ）輝瑞公司固主張系爭專利第2 次辦理轉讓登記，誤將受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠記載為依據荷蘭法成立之公司云云。然參諸該等簽署出具聲明書者，並非2005年1 月20日系爭專利讓與契約簽訂之代表人，難以認定該出具聲明書者如何能確認系爭專利第2 次讓與登記之細節。且事隔逾10年後，除輝瑞藥廠所屬集團成員單方面自行出具之聲明書外，並無其他相關資料可資佐憑輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，始為2005年1 月20日受讓取得系爭專利之專利權人，故難認有何顯然錯誤之誤載情事。職是，上訴人上開主張，不足可憑。

（ｆ）輝瑞公司雖主張系爭專利第3 次讓與登記申請時，誤將與系爭專利無關之讓與契約書A 一併提出辦理登記云云，並提出輝瑞愛爾蘭公司於2015年5 月29日出具之聲明書（見本院卷二第第16至17頁）；輝瑞愛爾蘭製造公司（Pfizer Manufacturing Irela

nd ）於2015年12月2 日出具之聲明書（見本院卷二第18至19 頁）；輝瑞愛爾蘭公司於2015年12月

2 日出具聲明書（見本院卷二第20至21頁）為憑。然輝瑞愛爾蘭公司前於100 年11月9 日申請專利權讓與登記，由讓與人愛爾蘭商輝瑞藥廠，依愛爾蘭法律設立之無限責任公司，其將系爭專利讓與愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司，並提出讓與契約書A 與讓與契約書B 為附件，供智慧局審查。然因系爭專利於第2 次讓與之受讓人即權利人為荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠，其與系爭專利第3 次讓與時所附讓與契約書A 之讓與人愛爾蘭商輝瑞藥廠，其設立準據法不一，且組織型態均不具同一性，輝瑞公司未提出荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠與愛爾蘭商輝瑞藥廠具有同一性，或荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠有將系爭專利讓與愛爾蘭商輝瑞藥廠之事證，故難認愛爾蘭商輝瑞藥廠已取得系爭專利之專利權，其受讓人輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，或其後依讓與契約書

B 所示之讓與人愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，受讓人輝瑞愛爾蘭公司，均不生系爭專利之專利權轉讓效果。職是，輝瑞愛爾蘭公司未於系爭專利第3 次讓與取得專利權。

（ｇ）輝瑞公司雖提出上開輝瑞愛爾蘭製造公司（PfizerManufacturing Ireland ）於2015年12月2 日出具之聲明書為憑，主張讓與契約書A 與系爭專利第3次讓與登記無關云云。然依讓與契約書B 所載讓與人為愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，其與系爭專利第2 次讓與之受讓人荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠，兩者設立準據法或組織型態不具同一性，難認愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業為荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠，其可取得系爭專利權。況系爭專利第3 次讓與登記申請書所載之讓與人為愛爾蘭商輝瑞藥廠，並非讓與契約書B 所載之讓與人愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業。且輝瑞公司亦陳稱愛爾蘭商輝瑞藥廠與愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業不同主體，不具同一性等語在卷。職是，系爭專利第3 次讓與登記申請書及所附讓與契約書A 、B 所示讓與人、受讓人主體不符，難認輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業受讓取得系爭專利權，則愛爾蘭商公司無從自輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業受讓取得系爭專利權甚明。

（ｈ）輝瑞公司雖以上開輝瑞愛爾蘭公司於2015年5 月29日出具之聲明書及2015年12月2 日出具之聲明書為憑，主張愛爾蘭公司聲明輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業與輝瑞愛爾蘭公司於2011年1 月11日簽訂之業務與資產買賣契約（Agreement for sale of business

and assets），其已取得系爭專利權云云。然依讓與契約書A 、B 所載均為愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，因各組成員不同，此等聲明書之真實性，容有疑義。且輝瑞公司主張系爭專利3 次讓與登記過程中之誤載情事，並無相關資料可憑。參諸讓與契約書B 之簽訂日期為2011年1 月31日，此與2011年1 月11日簽訂之業務與資產買賣契約，兩者僅差距約20日，並非時隔久遠而無法取得之文件，故簽訂讓與契約書B 時，輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業自可出具予輝瑞愛爾蘭公司，以證明其取得系爭專利權，並於系爭專利第3 次讓與登記時，提出佐憑為之。詎事隔多年後，未由讓與人聲明其權利合法來源，反由受讓人輝瑞愛爾蘭公司單方面出具聲明書主張其前手讓與人輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業已取得系爭專利云云。顯與交易常情有違，無可採信，是輝瑞愛爾蘭公司未取得系爭專利權。

（ｉ）系爭專利第3 次讓與登記時，原專利權人應為荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠，且依輝瑞公司於系爭專利第1至3次讓與登記所檢附之證明文件或關係人之單方面聲明書，仍無從證明原專利權人荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠為愛爾蘭商輝瑞藥廠或輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，抑是原專利權人荷蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠有將系爭專利權讓與愛爾蘭商輝瑞藥廠或愛爾蘭商輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業之事實，是系爭專利第3 次讓與時，不論專利權讓與登記申請書記載讓與人愛爾蘭商輝瑞藥廠或瑞輝公司主張之讓與契約書B 讓與人輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，均難認定已取得系爭專利權，自無從將系爭專利再轉讓予瑞輝愛爾蘭公司，因系爭專利讓與有不連續之情形，泰和碩公司四人抗辯輝瑞公司未取得系爭專利之專屬授權，洵屬正當。

（ｊ）輝瑞公司雖主張依據荷蘭商會出具之聲明，並無依據荷蘭法成立，名為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」公司存在；故於2005年讓與契約中被記載為被授權人「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」，為輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業（見本院卷四第9 頁之上證15）。然荷蘭商會係未經臺灣認許之外國法人，其出具之聲明書並未經我國駐外機關認證，且泰和碩公司四人否認其形式之真正與內容之真正。

職是，無法證明2005年讓與契約中被記載為被授權人「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」，為輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業，荷蘭商會出具之聲明無法證明2005年讓與契約，被記載為被授權人係輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業。

（ｋ）輝瑞公司固提出 Pfizer Manufacturing Ireland公司（PMI 公司）董事Peter Duffy 於2016年10月18日所簽署之聲明書，以證明Terance Lambe 先生於該2005年授權契約上簽字時，係代表「PfizerIreland Pharmaceuticals」合夥事業（PIP 合夥事業）簽署，並非代表不存在之名為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之依荷蘭法所成立「公司」而為簽署，Grover F. Fuller Jr.簽署之聲明書，亦表示其代表Pfizer Inc. 簽訂2005年讓與契約時，Pfizer Inc.真正之意圖係將系爭專利讓與名稱為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之依據

PIP 合夥事業，而非一據荷蘭法律成立之公司。然該等公司或合夥事業均未經臺灣認許之外國法人，其出具之聲明書亦未經我國駐外機關認證，且泰和碩公司四人否認其形式之真正與內容之真正。況參諸系爭專利申請卷歷史檔案，並無「PIP 公司」指示理律法律事務所為系爭專利辦理讓與登記之事實，且系爭專利讓與原由臺灣國際專利法律事務所辦理，益徵該等聲明書內容之不實（l ）輝瑞公司固主張我國駐荷蘭代表處業106 年8 月6

日荷蘭字第10630402220 號函文我國駐荷蘭代表處於106 年8 月6 日以荷蘭字第10630402220 號函文回覆法院，明確表示本件經向荷蘭辦理公司登記之法定機關商業總會（KvK ）查詢，得知荷蘭並無「Pfizer Ireland Pharmaceuticals 」公司，荷蘭確並無名為「Pfizer Ireland Pharmaceuticals」之公司存在，PIP合夥事業係於2003年11月5 日，由CP Pharmaceuticals International C.V. 與Pfizer Ireland Pharmaceuticals，先名為PfizerOverseas Pharmaceuticals，最後更名為PfizerManufacturing Ireland （PMI 公司），兩個法人協議，依據愛爾蘭法律成立，並於愛爾蘭辦理登記，登記號碼為245575，足證PIP 合夥事業確實存在云云。然智慧局104 年9 月8 日以104 智專字一(一)13017字第10421250號函覆本院103 年度民專訴第55號民事事件稱專利讓與登記之審查事項及法律性質，參加人於94年4 月19日及100 年11月9 日受理第08 3372 號專利權之讓與登記申請時，審理之事項包括該專利權是否為參加人核准之專利權、是否尚未屆滿專利權期限、其申請登記事項與讓與人及受讓人間之契約約定內容是否相符等。而參加人先後2 次准予上開專利權讓與登記申請之性質乃行政處分，不服行政處分之當事人或利害關係人得依訴願法之規定提起行政救濟等事實，始有上開智慧局函文。

（m ）智慧局未准許輝瑞公司聲請更正先前所提之專利轉

讓文件資料，以105 年6 月21日智慧局(105 )智專一( 一)13017字第10520754220 號函第三次駁回其申請。再者，本院104 年度行專訴第79號行政判決認定系爭專利第3 次讓與時，不問是專利權讓與登記申請書記載讓與人愛爾蘭商輝瑞藥廠或讓與契約書B 讓與人「PIP 合夥事業」，均難認已取得系爭專利權，自無從將系爭專利再讓與輝瑞公司（見本院卷四第203 至232 頁之被上證6 ）。本院105 年度行專訴第9 號行政判決亦認定，不問是專利權讓與登記申請書記載讓與人愛爾蘭商．輝瑞藥廠或參加人主張之讓與契約書B 讓與人「PIP 合夥事業」，均難認已取得系爭專利權，自無從將系爭專利再讓與參加人，益徵系爭專利第3 次讓與確有不連續之情形。

（n ）輝瑞公司雖主張依據檢附系爭專利於美國、加拿大

、比利時、希臘、荷蘭、愛爾蘭及澳洲之對應案之官方登記資料顯示，系爭專利之對應案於各國登記之所有權人均為愛爾蘭Pfizer Ireland Pharmaceuticals公司云云。然智慧局100 年12月13日(100 )智專一( 一)13017字第10021129000 號准予100 年11月9 日讓與登記之行政處分，即准許愛爾蘭商．

輝瑞愛爾蘭製造公司（Pfizer Manufacturing Ireland），原名稱愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠，其讓與專利予愛爾蘭商．輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（Pfizer Ireland Pharmaceuticals ），並換發證書，為兩造所不爭執。再者，輝瑞公司主張之系爭專利授權人提起訴願，經濟部106 年1 月24日經訴字第10606300150 號訴願決定書，為訴願駁回行政處分，理由認依現有事證不足以證明原處分機關94年5 月2 日核准專利權讓與登記之受讓人及

100 年12月13日核准登記之讓與人輝瑞愛爾蘭藥廠應更正為依愛爾蘭法成立之輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業。準此，本件輝瑞公司未取得系爭專利權之專屬授權。

㈢系爭延長專利權期間違反核准審定時專利法第51條第1 項：

⒈核准系爭專利權期間延長審定之準據法：

按發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定；第57條第1項延長發明專利權期間舉發之處理，準用本法有關發明專利權舉發之規定。現行專利法第71條第3 項及第83條分別定有明文。查被上訴人抗辯系爭專利權期間延長之審定並不合法，系爭專利權期間之延長經智慧局前於92年6 月26日核准審定，故系爭專利權期間延長之審定是否合法，依前揭規定，自應以核准延長審定時之90年10月24日修正公布之專利法（下稱修正前90年專利法）及88年延長辦法之規定為判斷。

⒉本院可判斷核准系爭專利之專利權延長之有效性：

按任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有下列情事之一者，得附具證據，向專利專責機關舉發之：1.發明專利之實施無取得許可證之必要者。2.專利權人或被授權人並未取得許可證。3.核准延長之期間超過無法實施之期間。4.延長專利權期間之申請人並非專利權人。5.專利權為共有，而非由共有人全體申請者。6.以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時，核准期間超過該外國專利主管機關認許者。7.取得許可證所需期間未滿2 年者。前項舉發於被延長之專利權消滅後，有可回復之法律上利益者，亦得申請之。專利權延長經舉發成立確定者，原核准延長之期間，視為自始不存在。但因違反第1 項第3 款、第6 款規定，經舉發成立確定者，就其超過之期間，視為未延長。修正前90年專利法第54條定有明文。上訴人雖主張核准專利權延長屬專利專責機關之行政專權事項，民事法院不得就核准專利權延長之有效性自為判斷云云。然揆諸前揭規定，任何人對於經核准延長發明專利權期間，認有修正前90年專利法第54條第1項規定之情事之一，其得附具證據，向專利專責機關舉發之，而經舉發審查成立確定後，原核准延長之期間，視為自始不存在，應就原不當核准之延長期間之專利權，應予撤銷。因專利權延長期間應否撤銷，為智慧財產案件審理法第16條規定之專利權有應撤銷之原因者。準此，本院應就被上訴人抗辯有無理由自為判斷，認有撤銷之原因時，上訴人於本件民事訴訟中則不得對於被上訴人主張權利，是本院有判斷核准系爭專利之專利權延長之有效性之權限，上訴人上開主張，不足為憑。

⒊核定醫藥品之延長期間要件：

按醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時2 年以上者，專利權人得申請延長專利2 年至5 年，並以1 次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間，取得許可證期間超過5 年者，延長期間仍以5 年為限。前項申請應備具申請書，附具證明文件，其於取得第1 次許可證日起3 個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前6 個月內，不得為之。專利專責機關就前項申請案，有關延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關訂定核定辦法。修正前90年專利法第51條定有明文。可知專利權期間延長制度之立法目的係為彌補醫藥、農藥品及其製法發明專利，須經法定審查取得上市許可證而延遲實施發明之期間。因醫藥品、農藥品攸關國民衛生及健康，而專利權期滿後，專利技術本應成為公共技術，任何人均可實施應用，是83年版及90年版專利法第51條第3 項均明定有關延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關衛生福利部或農業委員會，訂定核定辦法。

⒋本件適用88年延長核定辦法之規定：

系爭專利延長審定時專利法第54條，係針對核准延長之專利權期間提起舉發之規定，目的在避免專利權人得到額外之專利權期間利益，是依83年導入延長制度本旨，基於專利法第51條授權，由經濟部與衛生福利部、農業委員會於86年1 月

1 日會銜發布，前於88年10月6 日修正專利權期間延長核定辦法（下稱88年延長核定辦法），其就有關延長期間之相關規定應明確，且從嚴解釋，以平衡專利權人利益及公共利益。

⑴得申請延長專利權期間與應具備文件：

①得申請延長專利權期間：

醫藥品或其製造方法得申請延長專利權之期間包含：①中央目的事業主管機關所承認之國內臨床試驗期間。②國內申請查驗登記審查期間。③以外國臨床試驗期間申請延長專利權者，其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間。依前項申請准予延長之期間，應扣除申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間、國內外臨床試驗重疊期間及臨床試驗與查驗登記審查重疊期間。88年延長核定辦法第4 條定有明文。

②申請延長醫藥品或其製造方法之應備文件：

按申請延長醫藥品或其製造方法專利權期間者，應備具藥品許可證影本及中央目的事業主管機關出具之左列證明文件：①國內臨床試驗期間及其起、訖日期之證明文件。②國內申請查驗登記審查期間及其起、訖日期之證明文件。③以外國試驗期間申請延長專利權者，除前項文件外，並應備具生產國相關主管機關出具之臨床試驗期間起訖日期及核准延長期間證明文件。但未在外國申請延長專利權者，免予檢送核准延長期間證明文件。中央目的事業主管機關認可之試驗開始日在專利案審定公告日之後者，取得許可證之期間自該試驗開始之次日起算。88年延長核定辦法第5 條與第8 條分別定有明文。

準此，明定得申請延長之期間、准予延長之期間、為證明上開各項期間應備具之證明文件及延長期間起算日等事項。

⑵智慧局核准延長期間計2年50日：

輝瑞公司主張系爭專利延長之期間係包括：(1) 國內臨床試驗期間，自86年5 月19日起至88年1 月29日止；(2)國內申請查驗登記審查期間，自87年6 月18日起至88年1 月30日止；(3) 生產國澳洲臨床試驗期間與查驗登記期間，自84年9 月28日起至87年9 月4 日。並檢送附件一至九作為上開期間起訖日之證明文件（見原審卷六第104 頁之系爭專利延長審查表；原審卷六第112 至133頁之之附件一至九）。智慧局就上開期間全部採計，核准延長期間共2年50日。是系爭專利核准延長期間是否有違反核准審定時之專利法第51條第1 項規定，應就上開各段期間及起訖日之證明文件之適法性，加以判斷。

①國內臨床試驗期間部分：

衛福部於104 年6 月16日以FDA 藥字第0000000000

號函：( 一) 前行政院衛生署於86年8 月20日衛署藥字第86055501號函核准該廠商申請供學術研究用藥品臨床試驗計畫。( 二) 申請廠商於87年6月15日申請前揭臨床試驗計畫由學術研究用變更為查驗登記用，復於87年10月13日完成臨床報告送署備查，並經88年

1 月29日衛署藥字第88004781號函同意該變更及臨床試驗報告備查（見原審卷四第99頁）。可證系爭專利藥品之衛生署同意申請人進行國內臨床試驗日期，為86年8 月20日，而衛生署同意核備臨床試驗報告之核准函日期，為88年1 月29日。職是，系爭專利申請延長得主張之國內臨床試驗期間，應自86 年8月20日起至88年1 月29日之期間。

泰和碩公司四人抗辯稱國內臨床試驗期間不應溯及計

入供學術研究用藥品臨床試驗期間，自86年8 月20日起至88年1 月29日云云。惟衛生署同意威而鋼藥品「學術研究用」臨床試驗計畫得以進行，係因該學術研究用臨床試驗計畫，前於87年6 月15日申請變更為「查驗登記」用途，並經衛生署於88年1 月29日同意變更上開計畫之用途變更，同時備查該臨床試驗報告，是得認該臨床試驗報告為威而鋼藥品查驗登記之臨床試驗技術資料審核依據，符合88年延長核定辦法第4條規定「中央目的事業主管機關所承認之國內臨床試驗期間」，泰和碩公司四人之抗辯，不足為憑。

②國內申請查驗登記審查期間部分：

輝瑞公司主張系爭專利申請延長之國內申請查驗登記

審查期間，自87年6 月18日起至88年1 月30日止，所提出「起日」證明文件，為附件三之行政院衛生署藥政處藥物查驗登記案件掛號卡，其為查驗登記之申請日（見原審卷六第118 頁）。所提出「迄日」證明文件為附件四行政院衛生署藥品許可證衛署藥輸字第022381號，其上記載發證日期為88年1 月30日，為取得許可證之日期，足以證明國內申請查驗登記審查期間，自87年6 月18日至88年1 月30日止，本段期間與其證明文件，符合88年延長核定辦法第4 條、第5 條規定。

③生產國臨床試驗期間與查驗登記期間部分：

輝瑞公司主張之（澳洲）臨床試驗期間暨查驗登記期

間為自84年9月28日至86年10月23日（見延長申請書

(c)項記載）。惟查88年延長辦法第4 條所規定之得申請延長專利權之期間，並不包含「外國申請查驗登記審查期間」，是系爭專利藥品於86年10月20日向澳洲提出查驗登記申請，並於87年9 月4 日取得澳洲登記證之期間，屬外國查驗登記審查期間，自不得採計為准予延長之期間。

至（澳洲）臨床試驗期間，系爭延長申請書係以向澳

洲主管機關（TGA ）提出臨床試驗計畫之日期（84年

9 月28日）作為澳洲臨床試驗期間之起日主張。惟查88年延長辦法所稱「臨床試驗期間」，依其文義應指臨床試驗開始日至臨床試驗完成日之期間，且88年延長審查基準亦未如國內臨床試驗期間，就開始日及完成日定有特別之規定，是輝瑞公司有關外國臨床試驗期間起日之主張，顯有不當。又查系爭延長申請書記載附件七為澳洲臨床試驗報告首頁之公證本，由延長申請書理由(c) 項所載「附件六為前述臨床試驗之二份報告…」，其已載明臨床試驗之期間（開始日至完成日）及報告日期，足以證明系爭專利藥品於外國從事之臨床試驗期間，是輝瑞公司主張以外國臨床試驗期間申請延長，應認已備具88年延長辦法第5 條所定「生產國相關主管機關出具之臨床試驗期間起訖日期之證明文件」要件，准予延長之期間自應以該證明文件所記載之臨床試驗期間為準。

又查(c) 項所載附件六（應為附件七之誤繕）係二份

臨床試驗報告（以下分別以澳洲臨床試驗報告書A 、

B 稱之），其中臨床試驗報告書A 記載之試驗期間為1996年1 月9 日至1996 年11 月15日，報告日為1997年8 月12日；臨床試驗報告書B 記載之試驗期間為1996年1 月9 日至1997年9 月3 日，報告日為1998年12月8 日。依88年延長辦法第4 條規定，以外國臨床試驗期間申請延長專利權者，應以「其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間」為限。系爭專利藥品於87年

9 月4 日業已取得澳洲上市許可（見延長申請書附件九），早於臨床試驗報告書B 之報告作成日，足認臨床試驗報告書B 非澳洲核准系爭專利藥品上市之憑據，僅得合理推斷臨床試驗報告書A 上所載臨床試驗期間符合「其生產國核准上市所認可之臨床試驗期間」要件。是系爭延長得採計之外國臨床試驗期間應為85年1 月9 日至85年11月15日。又88年延長辦法第8條規定「中央目的事業主管機關認可之試驗開始日在專利案審定公告日之後者，取得許可證之期間自該試驗開始之次日起算」，查上開85年1 月9 日至85年11月15日之外國臨床試驗期間係在系爭專利公告日85 年12月11日之前，故無法計入准予延長之期間。

輝瑞公司主張外國臨床試驗期間起迄日之認定標準，

應與國內臨床試驗期間起訖日之認定標準相同，以主管機關同意備查日為結束日，或依據臨床實務，以臨床試驗的報告完成日為迄日云云（參輝瑞公司105 年

8 月29日民事上訴理由暨答辯( 三) 狀）。惟如上述，「臨床試驗期間」係指臨床試驗開始日至臨床試驗完成日之期間，自不包括臨床試驗前之準備期間及臨床試驗完成後之報告整理期間。又參輝瑞公司於原審

104 年9 月9 日民事準備( 八) 暨調查證據聲請狀之附件17（立法院公報第83卷第71期院會紀錄第214 頁），有關延長制度之立法理由亦記載「本條所稱取得許可證所需時間，包括為取得中央主管機關上市許可之試驗期間，或中央主管機關所認可在國外『從事』之試驗期間」，足證延長制度立法本意，所欲補償專利權人之臨床試驗期間為實際從事試驗之期間。

至88年延長審查基準雖對國內臨床試驗規定「醫藥品

之試驗開始日為衛生署同意申請人進行國內臨床試驗之日期」（第1-7-10頁第16-17 行）、「醫藥品試驗完成日係指衛生署同意核備臨床試驗報告之核准函日期」（第1-7-11頁第5-6 行），其係對應國內臨床試驗期間之實際情形而適用，因實務上國內衛生主管機關並未明文記載國內臨床試驗之迄日，而係以同意核備臨床試驗報告之核准函日期為臨床試驗之迄日。又查88年延長審查基準第1-7-12頁記載：「若在國外未申請延長專利權者，則需提出其主管機關或相關『具公信力機構』出具之『試驗期間』證明文件，至於其國外臨床試驗係取得核准而進行或屬因申請日起一定期間內，於主管機關不表示反對時，該申請即生效而進行之實驗（如美國、澳洲之規定），均非所論」。

因此，88年延長辦法對於國內、外之臨床試驗期間雖無不同之規定，但為因應不同國家之實際證明文件需求，故認定上會略有差異。又查88年延長辦法及88年延長審查基準均未規定臨床試驗期間之訖日係以臨床試驗之「報告完成日」為準，是法規或基準既未明定，自無擴充解釋適用之餘地。

綜上，系爭延長所主張之(a) 國內臨床試驗期間（86

年5 月19日至88年1 月29日）；(b) 國內申請查驗登記審查期間（87年6 月18日至88年1 月30日）及(c)生產國（澳洲）臨床試驗期間暨查驗登記期間（84年

9 月28日至87年9 月4 日），僅87 年6月18日至88年

1 月30日之國內申請查驗登記審查期間，以及86年8月20日至88年1 月29日之國內臨床試驗期間，得為准予延長之適法期間，是上開准予延長之期間，扣除國內臨床試驗與查驗登記審查重疊期間，經計算應准予延長之期間共計528 日，並不足2 年，未達90年專利法第51條第1 項所明定取得許可證需2 年以上之法定限制，系爭延長不合法。

㈣系爭藥品落入系爭專利更正後請求項1 及2 之專利權範圍：

⒈系爭專利技術分析：

⑴系爭專利技術內容：

①系爭專利是有關治療陽萎之應用：

系爭專利是有關治療陽萎之一系列pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-ones 之應用。陽萎按照字面解釋可定義為男性在交媾時無力，其可能包括陰莖無法勃起或無法射精，或兩者均不能。申言之，勃起之陽萎或官能障礙可定義為在性交時無法獲得或持續適當的勃起。而據稱到50歲之男性人口有2 至7 ％有此情形，且隨年齡增加有增加之趨勢，而在55歲到80歲之男性則有18至75％。例如，在美國據估計陽萎之男性已達1 千萬人，而造成此現象之原因，主要是器官之問題而非心理問題。

②藥物治療以影響血管之物質注射入海綿體為基礎：

對男性具有很好控制之臨床試驗報告很少，且口服藥物之效果亦很低。雖有許多不同之藥物顯示可誘使陰莖勃起，然僅是在直接注射入陰莖後有效。例如，注射入尿道內或海綿體內，而對勃起功能障礙並無效。現今藥物治療是以影響血管之物質注射入海綿體為基礎，而據稱phenoxybenzamine、phentolamine、papaverine及pro-staglandin E1 不論是單一使用或合併使用，雖均有很好之效果；然該等藥物之一部以注入海綿體之方式給藥時，其與陰莖疼痛、持續勃起症及纖維症有關聯。鉀通道開啟物（Potassium channel openers,KCO ）及可影響血管之腸道內多胜太（vasoactive intestinal polype-ptide,VIP），亦顯示在海綿體內給藥有效，而價格與安定性可能會限制後者之發展。除對陰莖施以海綿體內給藥外，亦可使用三硝酸甘油（GTN ）貼劑，此方式雖很有效，然對病人及配偶均會造成副作用。除藥理學之治療外，不同種類之陰莖人工彌補術亦用幫助達到勃起。固此方式短時間內便見效，惟所造成之感染與局部缺血問題，特別是對糖尿病病患，使得這種治療方式僅供最後選擇使用，而無法作做為第一線治療用途。

③系爭專利之口服化合物用以治療勃起不能：

系爭專利之化合物性質與使用：

系爭專利之化合物是環狀鳥糞核糖苷3', 5'- 單磷酸磷酸二酯酶（Cyclic guanosine 3',5'-mono-phosph

ate phosphodie sterases ）強力抑制劑，其與環狀腺苷酸3',5'-單磷酸磷酸二酯酶（Cyclic adenosine3',5'-m onophosph-atephosp hodiesterases）之抑制劑有顯著不同。此選擇性酶抑制劑會導致cGMP之含量升高，而cGMP 可依次提供主要成分，而使存於EP-A-0000000及EP-A-0000000之化合物變成有用。換言之，其治療穩定，不穩定與不同（prinzmetal）咽喉炎，高血壓，肺部之高血壓，充血性心臟衰竭，動脈粥樣硬化，回復之血管開放情形，如經由表皮後之transluminal冠狀動脈血管造形術（post-PTCA ），周邊血管疾病，腦充血，支氣管炎，過敏性氣喘，慢性氣喘，過敏性鼻炎，青光眼，及因腸蠕動障礙造成的疾病，如易受刺激之腸徵候群（IBS ）。現今已被發現之該等化合物在用以治療勃起不能時有效。且該等化合物可口服給藥，可避免因在海綿體內給藥之缺點。

系爭專利為關於結構式(I)之化合物使用：

系爭專利乃關於結構式(I) 之化合物使用，在其中R1是氫；C1-C3 烷基；C1-C3 全氟烷基；或C3-C6 環烷基；R2是氫；C1-C6 烷基選擇性被C3-C6 環烷基取代；C1-C3 全氟烷基；或C3-C6 環烷基；R3是C1-C6 烷基選擇性被C3-C6 環烷基取代；C1-C6 全氟烷基；C3-C5 環烷基；C3-C6 烯基；或C3-C 6炔基；R4是C1-C

4 烷基選擇性被OH，NR5R6 ，CN，CONR5R 6或CO2R7取代；C2-C4 烯基選擇性被CN，CONR5R6 或CO2R 7取代；C2-C4 脂肪醇與環氧乙烷之縮合基選擇性被NR5R

6 取代；（羥基）C2-C4 烷基選擇性被NR5R6 取代；（C2-C3 烴氧基）C1-C2 烷基選擇性被OH或NR5R6 取代；CONR5R6 ；CO2R7 ；鹵素；NR5R6 ；NHSO2NR5R6；NHSO2R8 ；SO2NR9R1 0；或苯基，吡啶基，嘧啶基，咪唑基；口咢唑基；唑塞基，thienyl 或三唑基，以上任一者可選擇性被甲基取代；R5 與R6 是單一獨立之氫或C1-C4 烷基，或與氮原子結合形成吡咯啶基，N-六氫吡啶基，嗎福林基，4-N(R11)- 六氫吡𠯤基或咪唑基，而該等基團可選擇性被甲基或羥基取代；R7是氫或C1-C4 烷基；R8是C1-C3 烷基選擇性被NR5R

6 取代；R9和R10 與氮原子結合而形成吡咯啶基，N-六氫吡啶基，嗎福林基或4-N(R12)- 六氫吡𠯤基，而其中該等基團可選擇性被C1 -C4烷基，C1-C3 烴氧基，NR13R14 或CONR13R14 取代；R1 1是氫；C1-C3 烷基選擇性被苯基；（羥基）C2-C3 烷基；或C1-C4 脂肪醇與環氧乙烷之縮合基取代；R12 是氫；C1-C 6烷基；（C1-C3 烴氧基）C2-C6 烷基，（羥基）C2-C6烷基；(R13R14N)C2-C6烷基；(R13R14NOC)C1-C6烷基；CONR13 R14；CSNR13R14 ；或C(NH)NR13R14；R13與R14 是單一獨立之氫；C1-C4 烷基；（C1-C3 烴氧基）C2-C4 烷基；或（羥基）C2-C4 烷基；或是其在藥學可接受之鹽類，或是藥學之成分，此成分包含對雄性動物，包括人類之勃起不能，可治療之藥劑製品或可預防其發生之成分（參照系爭專利說明書第4 頁第1 行至第8 頁第12行）。

⑵系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利原核准公告之申請專利範圍共計3 項，其中請求項1 、3 為獨立項，請求項2 為直接依附於請求項1 之附屬項。專利權人另於103 年9 月12日提出申請專利範圍更正，其與原公告本相較，係將請求項3 刪除，將請求項1及2 為技術特徵之減縮，智慧局審定准予更正，已於103年12月21日公告在案，更正後之申請專利範圍共2 項，其中請求項1 及2 均為獨立項。上訴人主張受侵害之系爭專利請求項1 及2於更正前後的內容如下。

①原核准公告之申請專利範圍：

更正前請求項1之內容：

一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之藥學組成物，其包含式(I) 所示之化合物，如附圖1 所示。其中，R1是甲基或乙基；R2是C1-C3 烷基；R3是C2-C3 烷基；R4是經NR5R6 取代之乙醯基，經NR5R6 取代之羥乙基，或為SO2NR9R10 ，R5和R6與連接彼之氮原子一同形成嗎啉基；R9和R10 與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)- 吡𠯤基；R12 是氫，C1-C

3 烷基或（羥基）C2-C3 烷基；或是其在藥學可接受之鹽類，連同藥學可接受之稀釋劑或載體。

更正前請求項2之內容：

如請求項1 之藥學組成物，其中式(I) 之化合物是選擇自：5-(2- 乙氧基-5- 嗎福啉乙醯苯基)-1-甲基-3-n- 丙基-1，6-二氫-7H-吡唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基；5-(5- 嗎福啉乙醯基-2-n- 丙氧苯基)-1-甲基-3-n- 丙基-1，6-二氫-7 H- 吡唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基；5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基- 苯基〕-1- 甲基-3-n- 丙基-1，6-二氫-7H-吡唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基；5-{2- 乙氧基-5- 〔4-_2- 丙基-1- 六氫吡𠯤基- 磺醯基〕苯基}-1-甲基-3 -n-丙基-1，6-二氫-7H-吡唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7--酮基；5-{2- 乙氧基-5- 〔4-_2- 羥乙基-1- 六氫吡𠯤基- 磺醯基〕苯基}-1-甲基-3-n- 丙基-1，6-二氫-7H-吡唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基；5-{5- 〔4-_2- 羥乙基-1- 六氫吡𠯤磺醯基〕-2-n-丙氧苯基}-1-甲基-3-n- 丙基-1，6-二氫-7H- 吡 唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基。

②更正後之申請專利範圍：

更正後請求項1之內容：

一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物，其包含式(I) 所示之化合物，如本判決附圖1 所示。其中R1是甲基；R2是C3烷基；R3是C2烷基；R4是SO2N R9R10；R9和R10 與連接彼之氮原子一同形成4-N(R1 2)-六氫吡𠯤基；R12 是C1烷基；或是其在藥學可接受之鹽類，連同藥學可接受之稀釋劑或載體。

更正後請求項2之內容：

一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物，其包含：5-[2- 乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基]-1-甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑[4 ,3-d]嘧啶-7- 酮；或是其在藥學上可接受之鹽類，連同藥學上可接受之稀釋劑或載體。

⒉系爭藥品技術分析：

系爭藥品為「喜力昂Ⓡ錠50毫克」、「喜力昂Ⓡ錠100 毫克」（藥品許可證字號分別為衛署藥輸字第025764、025763號）。依系爭藥品之仿單（參原證16專利侵害鑑定報告所附仿單），系爭藥品之主成分為sildenafil citrate，適應症為成年男性勃起功能障礙，用法用量為口服投與。另據其性狀內容所載，Sildenafil citrate是一種口服有效，且對cGMP-specific PDE5（phosphodiesterase type 5）具有選擇性的抑制劑，cGMP-specific PDE5是存在於人類陰莖海綿體中主要的PDE 異構酵素（isoenzyme ）。Sildenafil citrate的化學式為1-[4-ethoxy-3-(6,7-dihydro-1-methlthl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenylsulphonyl]-4- methylpiperazine citrate，其中CAS 編號是171,599-83-0。Sildenafil citrate的實驗式為C22H30N6O4

S ‧C6H8O7。Sildenafil citrate的結構式如本判決附圖三所示。Sildenafil citrate分子量666.7 為灰白色結晶性粉末，其水中溶解度在25℃時相當於每毫升溶解2.6 毫克的Sildenafil。除了Sildenafil citrate之外，每顆Sildenafil錠含有下列不具活性的成份：Microcrystalline Cellulose、Calcium hydrogen phosphate anhydrous、Copovidone、Croscarmellose Sodium 、Magneium stearate 、Indigocarmine (E132) aluminium lake 、Saccharin Sodium。

⒊解釋申請專利範圍部分：

⑴以申請專利範圍為準：

按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，而於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，現行專利法第58條第3 項定有明文。發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍自須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式立於從屬地位，未記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍內。惟說明書所載之申請專利範圍，通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未明確處，自不應侷限於申請專利範圍之字面意義，應參考其專利說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以界定其實質內容。解釋申請專利範圍，得參酌內部證據與外部證據：( 1)前者係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案。(2) 後者指內部證據以外之其他證據。例如，創作人之其他論文著作與其他專利、相關前案、專家證人之見解、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等，並以內部證據之適用為優先（參照最高行政法院103 年判字第

417 號行政判決）。⑵發明說明及圖式屬於從屬地位：

①得審酌發明說明及圖式：

參諸92年2 月6 日修正公布之專利法第56條第3 項規定之立法理由，可知發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍；此為認定有無專利侵權之重要事項。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式屬於從屬地位，未記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍內。惟說明書所載之申請專利範圍僅就請求保護範圍之必要敘述，不應侷限於申請專利範圍之字面意義，亦不應僅被作為指南參考，實應參考其發明說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如原條文所定必要時，始得為之。爰參考歐洲專利公約第69條規定之意旨修正為於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，以資明確。

②內部證據解釋專利權範圍為原則：

所謂禁止讀入原則，係指發明專利之權利範圍，由申請專利範圍中各請求項之文字所限定，僅載於說明書而未載於請求項之技術特徵，則無法限定專利權之範圍。倘請求項之用語非為所屬技術領域中具有通常知識者所能瞭解者，應優先參酌說明書及圖式之定義，或依其中所載目的、作用及效果等理解該用語之意義。因說明書及圖式係用以揭露並輔助說明發明專利之內容，解釋申請專利範圍時，理應按說明書及圖式以理解發明專利之內容。倘由說明書及圖式內容，對請求項之用語的意義尚有疑義，則可由專利申請階段至專利權維護過程之歷史檔案或內部證據，除可探求專利專責機關所准予專利權範圍為何外，亦為禁止專利權人反覆其詞，致使專利權範圍呈現浮動不明而有礙公益，是發明專利之權利範圍自應受到內部證據之限制。準此，倘說明書及圖式等內部證據仍無法明確解釋專利權之範圍，始得參酌外部證據或原則為解釋。換言之，倘依內部證據足以明確解釋申請專利範圍，則無考慮外部證據或其他解釋原則之必要。

⑶解釋治療或預防雄性動物之勃起不能之口服藥學組成物：

系爭專利更正後請求項1 之申請標的「一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物」，其中前言部分「用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」係限定藥學組成物之醫藥用途。所述勃起不能用語，參酌說明書第4 頁第2 至7 行記載：本發明乃是有關治療陽萎之一系列pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one

s 之應用。陽萎按照字面解釋可定義為男性在交媾時無力，暨可能包括陰莖無法勃起或無法射精，或兩者均不能。

換言之，勃起之陽萎或官能障礙可定義為在性交時，無法獲得或持續適當的勃起。並參酌說明書第6 頁第1 至3 行記載：未思及者，是現今該等已被發現之化合物，在用治療勃起不能時竟有效。故參酌系爭專利說明書可知，勃起不能係指陽萎或勃起官能障礙，核與所屬技術領域中具有通常知識者，所理解勃起不能用語相符。準此，一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能之口服藥學組成物，應解釋為具有治療或預防雄性動物（包括男人）陽萎或勃起官能障礙之用途，且用於口服投藥之藥學組成物。

⑷解釋R2是C3烷基：

R2是C3烷基用語，所屬技術領域中具有通常知識者均理解「R2」表示取代基，而取代基之碳原子(carbon)以「C 」代稱，C 後所接數字代表碳原子之數目，故C3烷基代表含

3 個碳原子之烷基，化學命名為丙基，且丙基可能形成直線或分支二種異構形式，分別為正丙基或異丙基。準此，R2是C3烷基，應解釋為取代基R2為正丙基或異丙基。

⑸解釋R4是SO2NR9R10及R9和R10與連接彼之氮原子：

R4是SO2NR9R10 及R9和R10 與連接彼之氮原子一同形成4-N( R12)-六氫吡𠯤基用語，所屬技術領域中具有通常知識者，依化學鍵結原理，可明顯得知其結構式，如附圖3所示。職是，R4是SO2NR9R10 及R9和R10 與連接彼之氮原子一同形成4-N(R12)- 六氫吡𠯤基，應解釋為R4係形成以結構式表示為SO2-N(R12)- 六氫吡𠯤基之取代基，且R12接在六氫吡𠯤第4 位置之N 上。

⑹解釋在藥學上可接受之鹽類：

在藥學上可接受之鹽類用語，所屬技術領域中具有通常知識者均理解，代表所請醫藥組成物尚涵蓋式(I) 化合物在藥學上可接受之鹽類，未特別限定鹽類之種類，僅要是一般製藥學可接受之鹽類，均屬此範圍。準此，或是其在藥學上可接受之鹽類，應解釋為式(I) 化合物在藥學上可接受之鹽類。

⑺解釋藥學上可接受的稀釋劑或載體：

藥學上可接受的稀釋劑或載體用語，所屬技術領域中具有通常知識者均理解，代表所請醫藥組成物尚涵蓋式(I) 化合物在藥學上可接受之稀釋劑或載體，並未特別限定稀釋劑或載體之種類，僅要是一般製藥學可接受之稀釋劑或載體，均屬此範圍。職是，藥學上可接受的稀釋劑或載體，應解釋為式(I) 化合物在藥學上可接受之稀釋劑或載體。

㈤系爭專利更正後請求項1 及2 與系爭藥品之侵權比對分析：

參諸系爭專利之舉發審定書所載，系爭專利103 年9 月12日之更正事項，經智慧局審定准予更正並將另行公告，依現行專利法第68條第3 項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效。兩造均同意依系爭專利更正後之請求項作為專利侵權及有效性之辯論基礎。職是，本院以分析系爭專利更正後之請求項1 及2 ，作為是否侵害系爭專利之基礎⒈系爭專利更正未違反現行專利法第67條第2及4項規定：

⑴系爭專利說明書有關誤譯訂正事項之更正：

系爭專利說明書有關誤譯訂正事項之更正內容，係將說明書第9 頁第3 行「無素酸」誤譯訂正為「無毒酸」，將說明書第15頁第1 行「cGMP PDEII」誤譯訂正為「cAMP PDEII」。查說明書第9 頁第3 行記載「無素酸」，其於申請時外文說明書第5 頁第9 行記載為「non-toxic acid」，此屬「無毒酸」誤譯，而說明書第15頁第1 行記載「cGMPPDEII 」，其於申請時外文說明書第9 頁記載「cAMP PDEII」，此屬「cAMP PDE II 」誤譯。準此，上開誤譯訂正之更正內容已明確記載於申請時外文本，並未超出申請時外文本所揭露之範圍，且未導致申請專利範圍之變動，故無實質擴大或變更公告時申請專利範圍之情事。準此，符合現行專利法第67條第1 項第3 款及第3 項、第4 項規定。

⑵系爭專利說明書有關一般更正事項之更正：

①所請更正將申請時說明書第4 頁第1 行記載之化合物名稱「吡啶並嘧啶酮類」，更正為「吡唑并嘧啶酮類」。

查申請時說明書第4 頁第1 行雖記載化合物名稱為「吡啶並嘧啶酮類」，然由申請時說明書第2 、6 頁及請求項1之 記載可知，系爭專利之發明為有關式(I) 化合物之使用，而由式(I) 結 構式即可明瞭其為吡唑并嘧啶酮類化合物，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，經檢視申請時說明書及申請專利範圍所揭露之內容，可輕易察覺申請時說明書第4頁第1行 記載「吡啶並嘧啶酮類」，確屬「吡唑并嘧啶酮類」誤記，更正內容未超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露之範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合現行專利法第67條第1 項第3 款及第2 項、第4 項規定。

②所請更正將申請時說明書第10頁第18行記載之取代基「

4-N( R11) - 六氫吡啶基」，更正為「4-N(R11)- 六氫吡𠯤基」。查申請時說明書第2-1 頁、第7 頁第12行、第9頁 倒數第4 至5 行、第11頁第3 至4 行及請求項1、2 、4 ，均記載為「4-N(R11)- 六氫吡𠯤基」，且申請時請求項5所 例示之4 個相關化合物，暨申請時說明書第11至12頁所例示之6 個相關化合物，均記載為「六氫吡𠯤」類取代基，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，經檢視申請時說明書及申請專利範圍所揭露的內容，可輕易察覺申請時說明書第10頁第18行記載之取代基「4-N(R11)- 六氫吡啶基」，應為「4-N(R11 )-六氫吡𠯤基」之誤記，更正內容未超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露之範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合現行專利法第67條第1 項第

3 款及第2 項、第4 項規定。③所請更正將申請時說明書第10頁第20行記載之取代基「

4-N(12 ) - 六氫吡啶基」，更正為「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」。查申請時說明書第2-1 頁、第7 頁第18至19行、第9 頁倒數第1 行、第11頁第4 至5 行及請求項1、2 、4 ，均記載「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」，且申請時請求項5 所例示之4 個相關化合物，暨申請時說明書第11至12頁所例示之6 個相關化合物，均記載「六氫吡𠯤」類取代基，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，經檢視申請時說明書及申請專利範圍所揭露的內容，可輕易察覺申請時說明書第10 頁 第20行記載之取代基「4-N(R12)- 六氫吡啶基」，應為「4-N(R12) -六氫吡𠯤基」誤記，更正內容未超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露之範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合現行專利法第67條第1 項第3款及第2 項、第4 項規定。

④所請更正將申請時說明書第11頁第14行第3 個化合物之

取代基「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」，更正為「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」。查「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」相關記載，可見於申請時說明書第11頁第17至19行，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，經檢視申請時說明書所揭露之內容，可理解將申請時說明書第11頁第14行第3 個化合物之取代基「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」，更正為「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」，為不明瞭記載之釋明。再者，由申請時說明書之記載可知，說明書第11頁第14行第3 個化合物係式(I )化合物之較佳例示，而式(I) 化合物中當R4為SO2NR9R10 時，由於R9R10 與連接彼之氮原子係一同形成「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」，則SO2 應連接在「六氫吡𠯤」環的氮上。因六氫吡𠯤基只有兩個氮原子在其環上，且由於甲基連接到六氫吡𠯤環的第4 位置的氮上，可得磺醯基應連接至六氫吡𠯤環之第1 位置的氮上，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依式(I) 化合物之結構及該技術領域之通常知識，應可輕易瞭解「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」為「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」之不明瞭記載之釋明，更正內容未超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露的範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第67 條 第1 項第4 款及第2 項、第4 項規定。

⑤所請更正將申請時說明書第11頁第10、13、16、19及23

行記載之化合物名稱「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基」，更正為「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」。查申請時說明書之記載，說明書第11頁第10、13、16、19及23行記載之化合物，係式(I) 化合物之較佳例示，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由式(I) 化合物的結構式可知其為「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」類化合物，且參酌申請時說明書第4 頁第一段記載「pyrazolo[4,3-d]pyrimidin- 7-ones」，依有機化學規定之化合物命名方式，亦為「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」。準此，申請時說明書第11頁第10、13、16 、19 及23行記載之化合物名稱「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基」，屬「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」誤記，更正內容未超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露之範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第67條第1 項第3 款及第2 項、第4 項規定。

⑥所請更正將申請時說明書第12頁第2 、3 、6 、7 、10

及13行記載之化合物名稱「吡唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基」，更正為「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」。查申請時說明書之記載，說明書第12頁第2 、3 、6、7 、10及13 行 記載之化合物，係式(I) 化合物之較佳例示，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由式(I) 化合物之結構式可知，其為「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」類化合物，且參酌申請時說明書第4 頁第一段之記載為「pyrazolo[4,3-d]pyrimid in-7-ones」，依有機化學規定之化合物命名方式，亦為「吡唑〔4，3-d 〕嘧啶-7- 酮」。職是，申請時說明書第12頁第

2 、3 、6 、7 、10及13行記載之化合物名稱「吡唑〔

4 ，3-d 〕嘧啶- 7-酮基」，屬「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7 -酮」誤記，更正內容未超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露之範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第67條第1 項第3 款及第2 項、第4 項規定。

⑶系爭專利請求項1 之更正符合現行專利法第67條規定：

①所請更正限縮公告時請求項1 之申請標的「藥學組成物

」 為口服藥學組成物」；刪除所請取代基R1為乙基，即R1限縮為甲基；刪除R2為C1-C2 烷基，即R2限縮為C3烷基；刪除R3為C3烷基，即R3限縮為C2基；刪除R4為經NR5R6 取代之乙醯基、經NR5R6 取代之羥乙基、R5和R6與連接之氮原子一同形成嗎啉基，即R4限縮為SO2NR9R10 基；刪除R12 為氫、C2-C3 烷基、（羥基）C2-C3 烷基，即R12 限縮為C1烷基。更正內容確屬申請專利範圍之減縮，未超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露的範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第67條第1 項第2 款及第2 項、第4 項規定。

②所請更正係針對公告時請求項1 中式(I) 化合物對R9與

R10 所形成之取代基的記載，由原記載之「4-N(R12)-吡𠯤基」，更正為「4-N( R12)-六氫吡𠯤基」。查申請時說明書第2- 1頁、第7 頁第18至19行、第9 頁倒數第

1 行、第11頁第4 至5 行及請求項1 、2 、4 ，均記載「4-N( R12) - 六氫吡𠯤基」，且申請時請求項5 所例示之4 個相關化合物，暨申請時說明書第11至12頁所例示之6 個相關化合物，均記載「六氫吡𠯤」類取代基，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，經檢視申請時說明書及申請專利範圍所揭露之內容，可輕易察覺公告時請求項1 記載「4-N( R12) - 吡𠯤基」，應為「4-N( R12) -六氫吡𠯤基」誤記。再者，公告時請求項1之式( I)化合物中當R4為SO2NR9R10 時，由於R9R10 與連接彼之氮原子係一同形成「4- N( R12) -吡𠯤基」，而SO2 應連接在「吡𠯤」環的氮上。因「吡𠯤」環具有三個雙鍵，則SO2 不可能連接在「吡𠯤」環的氮上，故該發明所所屬技術領域中具有通常知識者，依式( I)化合物之結構及該技術領域之通常知識，應可瞭解「4-N(R12) -吡𠯤基」原意，應為「4- N( R12) -六氫吡𠯤基」。準此，公告時請求項1 記載「4-N ( R12) -吡𠯤基」屬「4-N( R12) - 六氫吡𠯤基」誤記，更正內容未超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露之範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合現行專利法第67條第1 項第3 款及第2 項、第4 項規定。

③泰和碩公司四人雖辯稱「4-N(R12)- 吡𠯤基」並非明顯

無意義之錯誤，且更正後將導致實質變更公告時之申請專利範圍云云。惟所請更正係將「4-N(R12)- 吡𠯤基」更正為「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」，而非僅將「吡𠯤」更正為「六氫吡𠯤」，故須就更正之整體內容及上下文進行判斷，不能僅就其片面字義不同，且二者均有實質意義即謂無明顯錯誤。再者，查「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」相關內容，申請時說明書或申請專利範圍已有明顯記載陳述，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據其申請時之通常知識，不必依賴外部文件，即可直接由說明書或申請專利範圍之整體內容及上下文，立即察覺「4-N(R12)- 吡𠯤基」有明顯錯誤，且不須多加思考即知應訂正其為「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」而回復原意，原意已於說明書或申請專利範圍有明顯記載，解讀時不致影響原來實質內容。

④泰和碩公司復據NCBI網站之查詢結果，稱「吡𠯤」環內

若僅有二個雙鍵，仍名為「吡𠯤」，且「吡𠯤基」係確實存在之化學基團等語。惟更正審查之基礎為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容，不必依賴外部文件為判斷，故外部文件是否可證「吡𠯤」環，亦可為有二個雙鍵者，並不相關。再者，依更正之整體內容及上下文進行判斷，該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於內部文件，即可判斷「4- N( R12)- 吡𠯤基」有明顯錯誤，而將其中「吡𠯤」更正為「六氫吡𠯤」，故其與「吡𠯤」本身是否有其他之結構，並不相關。

⑷系爭專利請求項2 之更正符合現行專利法第67條規定：

①查公告時請求項2 為請求項1 之附屬項，所請範圍為式

(I)化合物之例示化合物，所請更正係改寫請求項2 為獨立項，限制其中之藥學組成物為口服藥學組成物，另保留公告時請求項2 所請第3 個化合物「5-[2- 乙氧基-5-(4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基]-1-甲基-3- n-丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑酚[4,3-d] 嘧啶-7- 酮基」，並刪除其他所請化合物。更正內容係就公告時請求項2 所請範圍之限縮，屬申請專利範圍之減縮，未超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露的範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第67條第

1 項第2 款及第2 項、第4 項規定。②泰和碩公司雖抗辯稱請求項2 係新增、改寫為獨立項，

非請求項1 之詳述式或下位概念記載，更正後將導致實質變更公告時之申請專利範圍云云。惟附屬項係為避免相同內容重複記載，解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵，是以獨立項與附屬項僅在記載形式上有差異，對於實質內容之認定，並無影響，故請求項

2 之更正是否導致實質變更，應依其實質內容為斷，並非改寫為獨立項即屬實質變更。再者，更正後請求項2之申請標的名稱與請求項1 完全相同，且請求項2 所請化合物「5-[2- 乙氧基-5-(4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基]-1-甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑酚[4,3-d]嘧啶-7- 酮基」，確為請求項1 之式(I)化合物的下位概念，未實質變更公告時請求項2 之範圍。

③所請更正將公告時請求項2 記載「4-甲基- 六氫吡𠯤磺

醯基」更正為「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」。查「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」之相關記載，可見於申請時說明書第11頁第17至19行，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，經檢視申請時說明書所揭露的內容，可理解將公告時請求項2 記載「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」更正為「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」，為不明瞭記載之釋明。再者，公告時請求項2 為請求項1 之附屬項，所請範圍除包括請求項1 之全部技術特徵外，亦具體限定式(I) 化合物的種類，而由請求項1 之記載可知，式(I) 化合物中當R4為SO2NR9R10 時，由於R9 R10與連接彼之氮原子係一同形成「4-N(R12)- 六氫吡𠯤基」，則SO2 應連接在「六氫吡𠯤」環的氮上。因六氫吡𠯤基僅有兩個氮原子在其環上，且由於甲基連接到六氫吡𠯤環之第4 位置的氮上，可得磺醯基應係連接至六氫吡𠯤環之第1 位置的氮上，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依式(I) 化合物之結構及該技術領域之通常知識，應可輕易瞭解「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」為「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」不明瞭記載之釋明，更正內容未超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第67條第1 項第4 款及第2 項、第4 項規定。

④泰和碩公司四人辯稱將「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」更

正為「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」，更正前後二者為不同基團，更正後將導致實質變更公告時之申請專利範圍云云。惟「4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基」相關內容，申請時說明書或申請專利範圍已有明顯記載，且為何磺醯基接到六氫吡𠯤環之位置，須特定於第1 位置的氮上，相關技術已說明，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能明顯瞭解原記載「4-甲基- 六氫吡𠯤磺醯基」固有涵義，故藉更正不明確之事項，使其原意明確，俾能清楚瞭解原記載之內容而不生誤解，符合不明瞭記載之釋明。

⑤所請更正將公告時請求項2 記載「吡唑酚〔4 ，3-d 〕

嘧啶-7- 酮基」更正為「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」。查公告時請求項2 為請求項1 之附屬項，所請範圍除包括請求項1 之全部技術特徵外，亦具體限定式(I)化合物之種類，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由請求項1 之式(I )化合物結構式，可知其為「吡唑〔4 ，3- d〕嘧啶-7- 酮」類化合物，且參酌申請時說明書第4 頁第一段之記載為「pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-ones 」，依有機化學規定之化合物命名方式，亦為「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」。準此，公告時請求項2 記載「吡唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基」確屬「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」誤記，更正內容未超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露之範圍，亦未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第67條第1 項第3 款及第2 項、第4 項規定。

⑥泰和碩公司四人雖抗辯稱「吡唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7

- 酮基」，並非明顯無意義之錯誤，且更正後將導致實質變更公告時之申請專利範圍云云。然所請更正係將「吡唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基」，更正為「吡唑〔

4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」，而非僅將「吡唑酚」更正為「吡唑」，亦非僅將「酮基」更正為「酮」，故須就更正之整體內容及上下文進行判斷，不能僅就其片面字義不同，且兩者均有實質意義，並無明顯錯誤。再者，「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」相關內容，申請時說明書或申請專利範圍已有明顯記載。故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據其申請時之通常知識，不必依賴外部文件，即可直接由說明書或申請專利範圍的整體內容及上下文，立即察覺「吡唑酚〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮基」有明顯錯誤，且不須多加思考即知應訂正其為「吡唑〔4 ，3-d 〕嘧啶-7- 酮」而回復原意，該原意已於說明書或申請專利範圍明顯記載，解讀時不致影響原來實質內容。

⒉系爭藥品是否適用先前技術阻卻而未落入系爭專利更正後請

求項1 及2 之專利權範圍？⑴泰和碩公司四人辯稱系爭藥品適用先前技術阻卻，從而並

未落入系爭專利更正後請求項1 及2 之專利權範圍云云（參泰和碩公司106 年2 月21日二審辯論意旨狀第67至72頁）。惟按「先前技術阻卻係基於衡平原則而限縮專利權之均等範圍，尚不得據此限縮專利權之文義範圍，倘被控侵權對象既與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成，又落入專利權之文義範圍，應係該專利違反專利要件，被控侵權人自不得主張先前技術阻卻而不構成文義侵害」。申言之，由於先前技術係屬公共財，任何人均得自由利用，如以均等論將專利權之文義範圍向外擴張，而使均等範圍涵蓋 系爭專利申請前已公開之先前技術，並不符合公平原則，此為先前技術阻卻之法理。然而，專利權範圍以申請專利範圍界定之文義範圍為準，先前技術阻卻既基於衡平法衍生而來，若主張先前技術阻卻得以抗辯未落入專利權之文義範圍，不啻重新改寫申請專利範圍，而將使得公告大眾所周知之專利權範圍懸而未定。此外，專利權之文義範圍若確已涵蓋先前技術或依先前技術能輕易完成，本屬當事人依智慧財產案件審理法第16條得抗辯專利無效之事由，並未減損當事人抗辯不侵權之權利，自無須於被控侵權對象既已落入專利權之文義範圍後，另為判斷被控侵權對象是否屬於先前技術或依先前技術能輕易完成，現行「專利侵權判斷要點」亦為如是規範。因此，系爭藥品既已落入系爭專利更正後請求項1 及2 之文義範圍如前所述，自無再予審究是否適用先前技術阻卻之必要。

⑵又觀之泰和碩公司四人主張先前技術阻卻之事由，係以被

證16或被證60為據，認為系爭藥品係使用與先前技術相同之技術手段，或系爭藥品係屬被證16或被證60，與被證13、被證14或被證15之先前技術的簡單組合。惟查泰合碩公司四人所主張為先前技術阻卻之證據，均有引為主張專利無效之證據，其等之揭露內容詳如後述。簡言之，被證16或60雖有揭露系爭藥品之西地那非化合物，但均未揭露系爭藥品為口服治療男性勃起功能障礙的藥物，故泰合碩公司並無法證明系爭藥品係使用與先前技術相同之技術手段。又被證13、被證14或被證15中任一並未揭示西地那非化合物，且所揭示之可能治療應用，並不包括「口服」西地那非化合物於男性勃起功能障礙之治療用途，泰和碩公司四人亦無法充分說明，何以由被證13、14或15之揭示內容，熟習該項技術者可簡單結合被證16或60之西地那非化合物應用於治療或預防勃起不能，甚或可合理預期西地那非化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效，故系爭藥品並非屬先前技術的簡單組合。綜上，系爭藥品不適用先前技術阻卻侵權。

⒊系爭藥品是否適用貢獻原則而未落入系爭專利更正後請求項

1 及2 之專利權範圍？泰和碩公司四人辯稱系爭藥品適用貢獻原則而阻卻侵害專利權云云（參泰和碩公司106 年2 月21日二審辯論意旨狀第73至74頁）。惟按貢獻原則亦係基於平衡專利權人與公眾利益而限制專利權的均等範圍，若專利權人於系爭專利申請時之說明書或圖式中揭露較多的技術手段，卻於請求項中申請較少的技術手段，於侵權訴訟時再藉由均等論擴大後之範圍而欲涵蓋說明書或圖式中已揭露之較多的技術手段，若認定適用均等論，將導致專利權人於專利申請階段與侵權訴訟階段主張之專利權範圍不一致，亦與請求項為界定專利權範圍之作用有所不符。因此，系爭藥品既已落入系爭專利更正後請求項1 及2 之文義範圍如前所述，自無再予審究是否適用貢獻原則而阻卻侵權之必要。又觀之泰和碩公司主張貢獻原則之事由，係認為系爭專利之說明書已公開揭露「西地那非」可用於治療勃起不能之技術內容，卻未於申請專利範圍中請求，故西地那非已貢獻給社會大眾。惟查系爭專利之更正為合法已如前述，且系爭專利更正後請求項1 及2 之技術手段，即為將西地那非化合物以口服方式治療勃起不能，故該技術手段係專利權人已有明確請求之內容。又縱依系爭專利更正前請求項1 及2 之內容，其中請求項1 之式(I) 化合物，即為西地那非化合物之上位概念化合物，請求項2 記載之第

2 個化合物，即為西地那非化合物，縱系爭專利更正前確有誤記或不明瞭記載之處，通常知識者亦可依系爭專利申請時之說明書而能理解已如前述，尚難稱西地那非化合物未於系爭專利更正前請求項1 及2 有請求。綜上，系爭藥品不適用貢獻原則阻卻侵權。

⒋系爭藥品是否落入系爭專利更正前請求項1 及2 之專利權範

圍？泰和碩公司四人辯稱系爭藥品之活性成分為西地那非，其中具有「六氫吡𠯤」基，不同於系爭專利更正前請求項1 中式

(I) 化合物之NR9R10基團為「4-N(R12)- 吡𠯤基」，而未落入系爭專利更正前請求項1 之文義範圍云云（參泰和碩公司106 年2 月21日二審辯論意旨狀第66頁）。惟按「發明專利權範圍既以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍自須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係立於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，自不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參考其專利說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以界定其實質內容。解釋申請專利範圍，得參酌內部證據與外部證據，前者係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案；後者指內部證據以外之其他證據。例如，創作人之其他論文著作與其他專利、相關前案、專家證人之見解、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等，並以內部證據之適用為優先」（最高行政法院103 年判字第417 號判決意旨參照）。經查系爭專利更正前請求項1之內容，其中請求項1 之式(I) 化合物，即為西地那非化合物之上位概念化合物，其中「4-N( R12) - 吡𠯤基」雖有誤記，通常知識者亦可依系爭專利申請時之說明書而能理解其確為「4-N( R12) - 六氫吡𠯤基」已如前述，故系爭藥品確落入系爭專利更正前請求項1 之文義範圍，尚不得僅因請求項記載之形式有錯誤，即忽略可由系爭專利申請時之說明書而正確解讀其範圍。泰和碩公司四人辯稱系爭專利更正前請求項2 中限定之「吡唑『酚』[ 4,3-d]嘧啶-7- 『酮基』」為一官能基而非化合物之名稱，且必定包含一「酚」基團，故系爭藥品不可能落入系爭專利更正前請求項2 之文義範圍云云（參泰和碩公司106 年2 月21日二審辯論意旨狀第67頁）。惟查系爭專利更正前請求項2 之內容，其中之「酮基」及「吡唑酚」雖有誤記，通常知識者亦可依系爭專利申請時之說明書而能理解其確為「吡唑[ 4,3-d]嘧啶-7- 酮」已如前述，故系爭藥品確落入系爭專利更正前請求項2 之文義範圍，尚不得僅因請求項記載之形式有錯誤，即忽略可由系爭專利申請時之說明書而正確解讀其範圍。綜上，系爭藥品落入系爭專利更正前請求項1 及2 之文義範圍。

㈥系爭專利無專利撤銷事由：

⒈判斷系爭專利有效性之準據法：

按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、專利法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。上訴人雖主張被上訴人之系爭藥品侵害系爭專利，其向渠等行使專利權云云。惟被上訴人抗辯稱系爭專利有應撤銷原因，不得對其主張權利等語。職是，系爭專利是否符合專利要件，厥為上訴人向被上訴人行使系爭專利之權利前提要件，本院自應探究系爭專利是否合法有效。上訴人前於83年5 月14日向參加人申請系爭專利，參加人嗣於85年11月13日核准審定、85年12月11日公告。職是，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即83年1 月21日修正公布之專利法為斷（下稱審定時專利法）。再者，系爭專利103 年9 月12日之更正事項，經准予更正，並公告在案。

依現行專利法第68條第3 項規定，說明書、申請專利範圍及圖式，經更正公告者，溯自申請日生效，自應以系爭專利更正後之請求項1 、2 及說明書為判斷。

⒉有效性證據技術分析：

⑴舉發證據13之技術內容：

被證13為由Jacob Rajfer, M.D.等人所著於1992年1月9日公開刊載於The New England Journal of Medicine, Vol.326, No.2, 90-94之論文影本被證13之公開日早於系爭專利申請日（83年5 月14日），可為系爭專利之先前技術。

被證13之標題為「Nitric Oxide as a Mediator of Relaxation of the Corpus Cavernosum in Response to Nonadrenergic, Noncholinergic Neurotransmission」，其揭露電刺激或一氧化氮導致之鬆弛，可藉由一環鳥嘌呤核每酸單磷酸（GMP ）磷酸二酯每之選擇性抑制劑（M&B22,

948 ）而增強（參被證13摘要）。被證13第92頁左欄揭露，M&B 22,948為一種cGMP磷酸二酯每抑制劑，增強了電場刺激所引起之鬆弛反應。被證13第92頁右欄揭露，一氧化氮於1979年即被描述為一種可藉cGMP之作用媒介之周邊血管平滑肌之有效鬆弛劑，加入一氧化氮所導致之快速鬆弛反應可因M&B 22,948而加強，且M&B 22,948為一種cGMP-非cAMP- 磷酸二酯之選擇性抑制劑。被證13第93頁左欄揭露，非腎上腺素性、非膽鹼性功能之神經傳導，以某種方式與人類陰莖海綿體中之L-精胺酸- 一氧化氮途徑相結合。被證13第94頁左欄揭露，數據顯示非腎上腺素性、非膽鹼性功能之L - 精胺酸- 一氧化氮途徑，在生理上涉及陰莖勃起之媒介。

⑵被證14為由Kenneth J. Murray 所著於1993年4 月公開刊

載於Drug News & Perspective, 6 (3), 150-156 之論文影本被證14之公開日早於系爭專利申請日（83年5 月14日），可為系爭專利之先前技術。被證14之標題為「Phosphodiesterase VA Inhibitors 」（磷酸二酯每VA抑制劑），其揭露有關PDE VA（其為一種cGMP專一性的PDE 同工每）抑制劑之研究綜論。PDE VA可在肺、血小板、脾臟及多種平滑肌組織中找到（參被證14第150 頁右欄第2 段及第

3 段），而PDE VA最顯著的特徵在於其以cGMP為其受質之專一性，此表示PDE VA之抑制將導致cGMP- 濃度而非cAMP- 濃度之升高（參被證14第151 頁左欄）。被證14列舉11種PDE VA抑制劑之結構（參被證14第153 頁圖2 ）；被證14表III 揭示zaprinast 作為PDE VA抑制劑之選擇性（參被證14第152 頁）；表IV揭示各種PDE VA抑制劑於不同組織、物種之IC50差異（參被證14第154 頁）；表V 揭示PD

E VA抑制劑對血管平滑肌之作用（參被證14第154 頁）；表VI揭示PDE VA抑制劑對呼吸道平滑肌之作用（參被證14第155 頁）。被證14揭露最常被用於研究之PDE VA抑制劑為zaprinast （M&B 22,948），且已被用於其他平滑肌的類型之研究（參被證14第151 頁第3 欄）。zaprinast 單獨可引起人類陰莖海綿體組織鬆弛現象，並可增強因一氧化氮或電刺激所導致之鬆弛（參被證14第153 頁左欄）。

被證14指出PDE VA抑制劑最有展望之可能應用為平滑肌鬆弛，其可能之治療用途包括血管舒張、支氣管擴張、腸胃道蠕動性之調節以及勃起不能之治療（參被證14第154 頁第3 欄末段至第155 頁第1 欄）。被證14於末尾總結，PD

E VA抑制劑除了平滑肌鬆弛作用外，其他的治療特性可能包括止痛及對血小板之功能之作用，至目前為止，PDE VA抑制劑之治療潛力大部分係基於一種化合物（即zaprinas

t ）之作用，且當可取得其他合理設計之PDE VA抑制劑時，方可獲得較清楚之情況。

⑶被證15為由Margaret Ann Bush, Ph.D.所著於1993年公開

之加州大學洛杉磯分校之博士論文影本被證15之公開日早於系爭專利申請日（83年5 月14日），可為系爭專利之先前技術。被證15之標題為「The role of the L-arginine-nitric oxide-cyclic GMP pathway in relaxation ofcorpus cavernosum smooth muscle 」（L-精胺酸- 一氧化氮- 環GMP 途徑於海綿體平滑肌鬆弛之角色），其揭露其研究結果最重要者在於治療泌尿疾病如勃起不能等之實際應用（參被證15第159 頁第3 至5 行）。被證15第159頁倒數第3 行至第160 頁第10行，揭露罌粟鹼（Papaverine）可能主要藉由磷酸二酯每之抑制，特別是經由cGMP磷酸二酯每之抑制，而作用，專一性cGMP磷酸二酯每抑制劑之臨床上發展必須考慮用於治療勃起不能。專一性cGMP磷酸二酯每抑制劑，可促使身體平滑肌之放鬆，並可藉由抑制cGMP之降解而導致勃起，因而對L-精胺酸- 一氧化氮-c

GMP 媒介之鬆弛過程，具有直接且專一之作用。目前用來治療勃起功能障礙的藥物，若其機制似不具生理基礎者，除非已確定具有明確效果，否則應重新予以評估。對陰莖海綿體進行體內組成型NO合成每之專一性抑制劑投藥，應被用來評估治療異常勃起（不正常之長時間勃起）可能性。被證15結論指出，L-精胺酸-一氧化氮-環狀GMP路徑負責NANC調控的海綿體平滑肌的舒張，因此可能在陰莖勃起的機制上扮演重要角色。根據現有證據，一氧化氮是陰莖海綿體內甚為合理的NANC神經傳導物質，瞭解陰莖海綿體內的舒張機制，可奠定未來對勃起機制和勃起功能障礙病因及療法的研究基礎（參被證15第161頁第7至14行）。

⑷被證16為1992年1 月2 日公開之歐洲EP 0000000 A1 號「

Pyrazolopyrimidinone antianginal agents 」（吡唑並嘧啶酮抗心絞痛劑）專利被證16之公開日早於系爭專利申請日（83年5 月14日），可為系爭專利之先前技術。被證16摘要揭露一種式(I) 化合物，其結構式如本判決附圖二所示。其中R1得為C1-C3 烷基；R2得為C1-C6 烷基；R3得為C1-C6 烷基；R4得與連接彼之氮原子一同得形成4-N(R6)-六氫吡𠯤基；R5得為氫；R6得為氫、C1-C6 烷基、羥基C2-C6 烷基（例如羥乙基）。上開取代基所構成之化合物可包含化合物「5-[2- 乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基) 苯基]-1-甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-比唑[4,3-d]嘧啶-7- 酮」（參被證16第4 頁、第10頁實例12及申請專利範圍第4 項第3 個化合物）。被證16揭示式(I) 化合物為選擇性cGMP PDEs 抑制劑，且此種抑制劑可導致cGMP含量升高，進而增加有利之防止血小板聚集、防止血管痙攣及血管舒張活性，以及強化內皮衍生鬆弛因子（EDRF）及硝基血管舒張素之效果，因此式(I) 化合物可用於治療之病症包括穩定、不穩定及變化型心絞痛、高血壓、充血性心臟衰竭、動脈硬化、周邊血管疾病、中風、支氣管炎、慢性氣喘、過敏性氣喘、過敏性鼻炎、青光眼、及以腸蠕動失調為特徵之疾病（例如腸躁症等）（參被證16說明書第7 頁第1 至14行、第7 頁第45至49行）。被證16亦揭露式(I) 化合物為選擇性cGMP PDE抑制劑（參被證16摘要、說明書第3 頁第1 至7 行、第7 頁第6 至8 行），並揭露式(I) 化合物可藉由口服之方式投藥（參被證16第7頁第24行及第35行）。

⑸被證17為由John E. Morley所著於1993年2 月15日公開刊

載於Postgrad. Med., Vol. 93, No.3, 65-67, 71-72 之論文影本被證17之公開日早於系爭專利申請日（83年5 月14日），可為系爭專利之先前技術。被證17之標題為「Management of impotence. Diagnostic considerations

and therapeutic options.」（勃起不能之處理、診斷之考量與治療之選擇），其揭露勃起不能之治療選項包括真空膨脹裝置、陰莖海綿體局部注射、陰莖植入物及藥物治療、精神或行為療法。被證17第71頁揭露針對不同勃起原因使用之口服藥物，包括trental 、yohimbine hydrochloride 、opioid antagonists。被證17第71頁第3 欄第7至10行明確指出，勃起不能治療之黃金標準（gold stand

ard ）為植入人工陰莖。⑹被證60為83年4 月21日公告之我國222633號「吡唑並嘧啶

酮類化合物」專利被證60之公告日早於系爭專利申請日（83年5 月14日），可為系爭專利之先前技術。被證60與被證16係主張同一優先權基礎案，二案揭露之內容實質相同。

⒊舉發證據不足證明系爭專利請求項1及2不具新穎性：

⑴新穎性之判斷基準：

專利制度乃對開發新技術之發明者，以公開其發明，使公眾得藉由此項公開而知其發明，作為交換條件，而賦予專有排他性之專利權，以代償公開其發明之制度。因此得給予專利之發明，須為申請專利前尚未公開使公眾知悉之發明，倘申請專利前已公開使公眾知悉之發明，則無賦予專利權以增加社會成本之必要。所謂新穎性者，係指發明在申請專利前從未被公開，因從未被公眾所知或使用過之情形而言。再者，新穎性判斷之基本原則：(1) 作為新穎性判斷對象之發明，為申請專利範圍之請求項所載發明。(2

)申請專利範圍雖應就每一請求項目逐項判斷其新穎性，然可不需對每一請求項目各自逐項作成審定。(3) 判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同為準，含能由熟習該項技術者直接推導。不相同者具有新穎性，相同則不具新穎性。(4)比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立之引證資料與「請求項所載發明」進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與「請求項所載發明」比對。(5)下位概念發明之公開，使上位概念發明不具新穎性。上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性。例外情形，藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現之發明時，不在此限。

⑵被證16（被證60）不足以證明系爭專利更正後請求項1 及

2 不具新穎性：①系爭專利申請日為83年5 月14日，核准審定日為85年11

月13日，其是否有應撤銷之原因，應以核准審定時所適用之83年1 月21日修正公布之專利法（以下稱83年專利法）為斷。又系爭專利103 年9 月12日之更正事項應准予更正並將另行公告如前所述，依現行專利法第68條第

3 項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效，故自應以系爭專利更正後之請求項

1 、2 及說明書為判斷，合先陳明。②由於被證60與被證16係主張同一優先權基礎案，所揭露之內容實質相同，以下僅以被證16為論述，併予指明。

經查系爭專利更正後請求項1 、2 與被證16相比較，被證16雖已揭示系爭專利更正後請求項1 、2 之藥學組成物，且有「式( I)化合物為選擇性cGMP PDEs 抑制劑」之描述，惟所揭示之可能治療應用並不包括使用系爭專利更正後請求項1 、2 之藥學組成物，於「治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之醫藥用途，自未揭示「『口服』治療或預防勃起不能」之技術特徵，不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具新穎性。

⒋舉發證據不足證明系爭專利請求項1及2不具進步性：

⑴進步性之判斷基準：

①進步性之審查應以每一請求項中所載之發明整體為對象：

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於先前技術無貢獻之發明，並無授予專利之必要。審定時專利法第20條第2 項定有明文，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。進步性之審查，應以每一請求項中所載之發明整體為對象，即應將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體加以考量，逐項進行判斷，不得僅以發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵為對象。而進步性之審查不得以發明說明中循序漸進、由淺入深之內容，所產生之後見之明，作成能輕易完成之判斷，而認定不具進步性。有關進步性之判斷，應注意不得僅因系爭專利各項構件已存在先前技術中，逕行認定不具進步性，應探究有無具體之理由，促使所屬技術領域中具有通常知識者，將所揭露之技術作成系爭專利之組合態樣。經整體考量比對系爭專利與先前技術之差異處後，縱舉發證據分別含有系爭專利之各技術特徵，仍須探究有無具體之理由，促使所屬技術領域中具有通常知識者，將所揭露之技術作成系爭專利之組合態樣。而先前技術對系爭專利之技術內容是否有所教示、建議或提示動機，亦為判斷進步性所應考量之因素（參照最高行政法院103 年度判字第126號行政判決）。

②為熟習該項技術者所能輕易完成之判斷基準：

審定時83年專利法第20條第2 項，係判斷發明是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，其判斷重點有三：①為依申請前既有之技術或知識而判斷；②為判斷對象範圍限定於熟習該項技術者；③為判斷是否能輕易完成。所謂既有之技術或知識，係指申請當日前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。所謂熟習該項技術者，係指虛擬具有申請專利當時，知悉該發明所屬技術領域之既有技術及知識之人，其可用研究、開發等一般技術性手段，藉既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段，並發揮一般創作能力。例如，選擇材料或變更設計，使當時該發明所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識的人而言。所謂輕易完成，係指不能超越熟習該項技術者所可預期技術之一般發展，且僅可由先行技術推論而完成者。是申請專利之發明具有突出的技術特徵或顯然進步時，可認為超越熟習該項技術者所可預期之技術之一般發展，係非所能輕易完成者。

⑵被證16（被證60）及被證13之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：

經查，被證16及13之組合與系爭專利更正後請求項1 、2比較，被證16未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 之「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之醫藥用途特徵已如前述。次查，被證13揭示將M&B 22,948注射於陰莖海綿體進行陰莖勃起機制的研究，其中M&B 22,948與系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物並不相同。又被證13並未證實M&B 22,948具有「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之藥理效果。因此，被證13並未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 之化合物，且所揭示之可能治療應用，並不包括使用系爭專利更正後請求項

1 、2 之藥學組成物，於「治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之醫藥用途，自未揭示「『口服』治療或預防勃起不能」之技術特徵。是以，被證13僅揭示一種cGMP PDE選擇性抑制劑（M&B 22,948）於體外試驗顯示陰莖平滑肌之鬆弛作用，實不足以推測其他cGMP PDEV 選擇性抑制劑具有相同生理或藥理功能，自難認可提供熟習該項技術者有充分動機，嚐試將被證16之式(I) 化合物應用於治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16及13之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性。

⑶被證16（被證60）及被證14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：

經查被證16及14之組合與系爭專利更正後請求項1 、2 比較，被證16未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 之「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之醫藥用途特徵已如前述。次查，被證14第153頁圖2例示11個PDEVA抑制劑之結構式，惟均非屬吡唑[4,3-d] 嘧啶-7- 酮類化合物，與系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物並不相同。又被證14並未證實所有屬於PDE VA抑制劑均具有「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之藥理效果。因此，被證14並未揭示系爭專利更正後請求項1、2 之化合物，且所揭示之可能治療應用，並不包括使用系爭專利更正後請求項1 、2 之藥學組成物，於「治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之醫藥用途，自未揭示「『口服』治療或預防勃起不能」之技術特徵。又被證14僅呈現PDE VA抑制劑之作用實可因化合物結構之不同而呈現不同之生理機能，PDE VA抑制劑之特性確實隨不同動物物種、生體組織歧異、PDE VA之組織分布、促進劑之有無、PDE VA抑制劑之選擇性程度高低等而有相當差異或變化，顯現之生理或藥理作用未必相同（被證14第151頁表I、 表II、153 頁表IV、表V 及第154 表VI之數據可資參照），具有不可預測性。是以，自難認被證14可提供熟習該項技術者有充分動機，輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16及14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。

⑷被證16（被證60）及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：

經查被證16及15之組合與系爭專利更正後請求項1 、2 比較，被證16未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 之「口服治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之醫藥用途特徵已如前述。次查，被證15揭示「臨床開發具有專一性的cGMP磷酸二酯每抑制劑來治療勃起功能障礙應被考慮」之建議，但論文內容亦僅提及M&B 22,948及罌粟鹼，並未進一步探討其他專一性的cGMP磷酸二酯每抑制劑，亦未證實cGMP PDEV 選擇性抑制劑可治療勃起不能。因此，被證15並未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 之化合物，且所揭示之可能治療應用，並不包括使用系爭專利更正後請求項1 、2 之藥學組成物，於「治療或預防雄性動物（包括男人）之勃起不能」之醫藥用途，自未揭示「『口服』治療或預防勃起不能」之技術特徵。是以，被證15僅揭示cGMP PDE選擇性抑制劑（M&B 22,948）於體外試驗顯示陰莖平滑肌之鬆弛作用，實不足以推測其他cGMP PDEV 選擇性抑制劑具有相同生理或藥理功能，自難認可提供熟習該項技術者有充分動機，嚐試將被證16之式(I) 化合物應用於治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。

⑸被證16（被證60）、被證17及被證13之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：

經查被證16、17及13之組合與系爭專利更正後請求項1 、

2 比較，被證16及13之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性已如前述。次查，被證17第71頁揭示針對不同勃起原因使用之口服藥物，包括trental 、yohimbine hydrochloride 、opioid antagonists。又被證17第71頁第3 欄第7 至10行明確指出，勃起不能治療之黃金標準（gold standard ）為植入人工陰莖。是以，被證17亦無法明確「cGMP PDE選擇性抑制劑已可有效用於口服治療勃起不能」已屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證17與被證16、13組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I )化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16、17及13之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。⑹被證16（被證60）、被證17及被證14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：

經查被證16、17及14之組合與系爭專利更正後請求項1 、

2 比較，被證16及14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性已如前述。次查，被證17第71頁揭示針對不同勃起原因使用之口服藥物，包括trental 、yohimbine hydrochloride、opioid antagonists。又被證17第71頁第3 欄第7 至10行明確指出，勃起不能治療之黃金標準（gold standard ）為植入人工陰莖。是以，被證17亦無法明確「cGMP PDE選擇性抑制劑已可有效用於口服治療勃起不能」已屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證17與被證16、14組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I

)化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16、17及14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。

⑺被證16（被證60）、被證17及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：

經查被證16、17及15之組合與系爭專利更正後請求項1 、

2 比較，被證16及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性已如前述。次查，被證17第71頁揭示針對不同勃起原因使用之口服藥物，包括trental 、yohimbine hydrochloride 、opioid antagonists。又被證17第71頁第3 欄第7 至10行明確指出，勃起不能治療之黃金標準（gold standard ）為植入人工陰莖。是以，被證17亦無法明確「cGMP PDE選擇性抑制劑已可有效用於口服治療勃起不能」已屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證17與被證16、15組合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I )化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16、17及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1、2不具進步性。⑻被證16（被證60）、被證13及被證14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：

經查被證16、13及14之組合與系爭專利更正後請求項1 、

2 比較，被證16及13之組合或被證16及14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性已如前述。是以，被證13、14均未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示之化合物，亦未能明確「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證13、14與被證16結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I) 化 合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16、13及14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性。

⑼被證16（被證60）、被證13及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：

經查被證16、13及15之組合與系爭專利更正後請求項1 、

2 比較，被證16及13之組合或被證16及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性已如前述。是以，被證13、15均未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示之化合物，亦未能明確「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證13、15與被證16結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I) 化 合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16、13及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性。

⑽被證16（被證60）、被證14及被證15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性:

經查被證16、14及15之組合與系爭專利更正後請求項1 、

2 比較，被證16及14之組合或被證16及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性已如前述。是以，被證14、15均未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示之化合物，亦未能明確「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證14、15與被證16結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16、14及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性。

⑾被證16（被證60）、被證13、被證14及被證15之組合不足

以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：經查被證16、13、14及15之組合與系爭專利更正後請求項

1 、2 比較，被證16、13及14之組合或被證16、13及15之組合或被證16、14及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性已如前述。是以，被證13、14、15均未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示之化合物，亦未能明確「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證13、14、15與被證16結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16、13、14及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性。

⑿被證16（被證60）、被證17、被證13及被證14之組合不足

以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：經查被證16、17、13及14之組合與系爭專利更正後請求項

1 、2 比較，被證16、13及14之組合或被證16、17及13之組合或被證16、17及14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性已如前述。是以，被證17、13、14均未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示之化合物，亦未能明確「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證17、13、14與被證16結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16、17、13及14之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性。

⒀被證16（被證60）、被證17、被證13及被證15之組合不足

以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：經查被證16、17、13及15之組合與系爭專利更正後請求項

1 、2 比較，被證16、13及15之組合或被證16、17及13之組合或被證16、17及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性已如前述。是以，被證17、13、15均未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示之化合物，亦未能明確「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證17、13、15與被證16結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16、17、13及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性。

⒁被證16（被證60）、被證17、被證14及被證15之組合不足

以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：經查被證16、17、14及15之組合與系爭專利更正後請求項

1 、2 比較，被證16、14及15之組合或被證16、17及14之組合或被證16、17及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性已如前述。是以，被證17、14、15均未揭示系爭專利更正後請求項1 、2 所示之化合物，亦未能明確「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證17、14、15與被證16結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I)化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2 所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16、17、14及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性。

⒂被證16（被證60）、被證17、被證13、被證14及被證15之

組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 及2 不具進步性：

經查被證16、17、13、14及15之組合與系爭專利更正後請求項1 、2 比較，被證16、17、13及14之組合、被證16、

17、13及15之組合或被證16、17、14及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性已如前述。是以，被證17、13、14、15均未揭示系爭專利更正後請求項

1 、2 所示之化合物，亦未能明確「口服cGMP PDE選擇性抑制劑可有效治療或預防勃起不能」屬系爭專利申請前之通常知識或一般技術水準，縱將被證17、13、14、15與被證16結合，亦難認可提供熟習該項技術者有充分動機，而輕易嚐試將被證16之式(I) 化合物應用於口服治療或預防勃起不能，更無法合理預期系爭專利更正後請求項1 、2所示化合物具有口服治療或預防勃起不能之醫藥功效。綜上，被證16、17、13、14及15之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 不具進步性。

⒌系爭專利未違反核准審定時專利法第20條第1 項規定：

⑴熟習該項技術者瞭解製備系爭專利請求項1 、2 之技術：

按申請專利之發明，依據審定時專利法第20條第1 項規定應為可供產業上利用之發明，倘發明為未完成發明，即非可供產業上利用之發明。判斷是否屬於未完成之發明，應基於說明書之記載為準。倘非屬於欠缺達成目的之技術手段之構想，或非屬於記載有技術手段而顯然不能達成目的之構想，應優先適用專利法第44條之規定，通知補充修正。系爭專利請求項1 、2 所請均為一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）勃起不能之口服藥學組成物，其前言部分載明用途特徵，包括治療或預防之病症及投藥途徑，關於組成上之特徵，請求項1 包括式(I) 及其取代基所界定之化合物或其在藥學上可接受之鹽類，暨藥學上可接受之稀釋劑或載體；請求項2包 括5-[2- 乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基]-1-甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑[4,3-d] 嘧啶-7 -酮或其在藥學上可接受之鹽類，藥學上可接受之稀釋劑或載體。查系爭專利說明書之記載，第6 至8 頁揭露式( I)化合物之結構式；第10頁倒數第2 行至第11頁第6 行揭露結構式(I)化合物有一個特別好之基團組合，涵蓋系爭專利請求項1 之化合物範圍；第11頁例示之第3 個化合物，屬系爭專利請求項1 、2 之化合物。再者，說明書第12頁第14行記載：結構式(I) 化合物及在藥學上可接受之鹽類，有關於製備之製法，有關於為決定對cGMP PDE和cAMP PDE之抑制活性而做體外試驗方法，有關於藥學上之成分與人體使用時之給藥途徑，在EP-A-0000000與EP-A-0000000中有描述。準此，熟習該項技術者應瞭解有關製備系爭專利請求項1 、2 之藥學組成物之技術，可參照所記載之先前技術。

⑵系爭專利屬完成之發明具有產業上利用性：

①說明書明確記載達成發明目的之全部技術手段：

由系爭專利之技術背景可知，系爭專利為關於已知藥物之第二醫藥用途發明，故系爭專利是否可供產業上利用，尚應考量說明書是否記載可達成第二醫藥用途之技術手段。查系爭專利說明書，說明書第15頁記載該發明之化合物已做過體外試驗、動物毒性試驗，並對自願者作研究以口服單低一劑量及多劑量兩者試驗，並確定特定特別好之化合物中有一種對陽萎病人可誘使陰莖勃起；說明書第16頁揭示口服為最佳途徑，並揭示「對典型男性而言，每天3 次，每次給予此化合物5 到75 mg 是較佳劑量。說明書之附件1 揭示以UK-92,48 0所進行之以雙盲、不規化，以安慰劑作為對照組之臨床試驗，證實UK-92,480 對於男性勃起功能障礙進行口服治療之功效，附件1A則說明化合物編號UK-92,480 為式(I)中R1為甲基，R2為正丙基，R3為乙基及R4為SO2-六氫吡𠯤-CH3時所代表之化合物。是綜合說明書之記載內容判斷，系爭專利說明書明確記載如何達成發明目的之全部技術手段，包括口服投予特定劑量之請求項1 、2 之化合物，並有具體之試驗結果，可證明已達到口服治療男性勃起功能障礙之發明目的。準此，難認系爭專利說明書之記載屬於欠缺達成目的之技術手段構想，或為有技術手段而顯然不能達成目的之構想者。職是，系爭專利屬完成之發明，具有產業上利用性。

②說明書記載可判斷屬於完成之發明：

泰和碩公司四人雖主張系爭專利不具產業利用性，無非以系爭專利所提供之功效數據均為申請日後提出，不能證明系爭專利於申請時已完成發明云云。惟判斷是否屬於未完成之發明，應基於說明書之記載為準，系爭專利於申請時所提說明書之內容，倘經審查認為其記載有不足或疑慮者，僅要非屬於欠缺達成目的之技術手段構想，或非屬於記載有技術手段而顯然不能達成目的之構想者，得藉由補充修正，補足說明書之記載或予以釋明及證明。準此，系爭專利於申請階段補充之任何功效試驗數據，經整體審查認為系爭專利之技術手段可達成所請用途發明之目的，並經公告而成為說明書之一部分，自足以作為系爭專利說明書之記載，是否屬於未完成發明之判斷依據，是被上訴人主張不可採。又泰和碩公司四人援引93年版專利審查基準第2-6-9 頁記載，雖主張系爭專利於84年5 月23日及85年9 月21日修正補充之數據，均已超出原說明書或圖式所揭露之範圍，或援引89年版專利審查基準第四章第11至13頁、93年版專利審查基準第2-6-53頁起至第2-6-54頁，主張增加實施例已構成實質變更，不應認為其為說明書之一部分云云。惟89年版或93年版專利審查基準，均非系爭專利核准審定時85年11月13日所適用之審查基準規定，況其中對於申請案於審查階段提出補充、修正說明書之相關規定，顯已較系爭專利申請階段時之審查基準規定，有更嚴格限制，基於信賴保護原則，系爭專利所提出之補充修正是否違反核准審定時之法規，自難以89年版或93年版專利審查基準為形式上判斷依據。

⑶系爭專利對於所請第二醫藥用途發明之實證部分，系爭專

利說明書第15頁有記載，而所補充修正之附件一、附件1A等，係對第15頁說明書之內容提出具體證明，應認係「補足說明書之記載或釋明」補充修正，尚難認有變更申請案之實質者。職是，被上訴人此部分主張，不足為憑，系爭專利未違反核准審定時專利法第20條第1 項規定。

㈦系爭專利未違反核准審定時專利法第71條第3款規定：

⒈可實施性之要件：

按說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，審定時專利法第71條第3款規定。故說明書記載內容，無法使熟習該項技術者瞭解其內容而實施申請專利之發明。職是，判斷系爭專利有無上開規定所列之情事，應以說明書所載內容，是否足以使熟習該項技術者實施申請專利範圍所載發明為斷。

⒉說明書及所引述之先前技術詳述製備細節及投藥方式：

系爭專利說明書第4 至5 頁記載相關先前技術及發明目的；而系爭專利更正後請求項1 、2 係有關一種用於治療或預防雄性動物（包括男人）勃起不能之口服藥學組成物，係包括式(I) 化合物或5-〔2-乙氧基-5-(4-甲基-1- 六氫吡𠯤磺醯基)-苯基〕-1- 甲基-3-n- 丙基-1,6- 二氫-7H-吡唑〔4,3-

d 〕嘧啶-7- 酮，或是其在藥學上可接受之鹽類，連同藥學上可接受之稀釋劑或載體。藥學組成物於說明書及所引述之先前技術內容中，詳述其製備細節及投藥方式。再者，有關用途發明之功效證明，亦記載於說明書第14至15頁及補充修正之說明書。準此，就系爭專利申請時熟習該項技術者既有之技術或知識以觀，系爭專利說明書並未有不載明實施之必要事項而使實施為不可能或困難者之情事，系爭專利未違反核准審定時之專利法第71條第3 款規定。

㈧上訴人未違反藥事法之相關規定：

按中央衛生主管機關於核發新藥許可證時，應公開申請人檢附之已揭露專利字號或案號，藥事法第40條之2 第1 項定有明文。可知其係規範中央衛生主管機關之揭露義務，而與本件得否請求損害賠償無涉。且依現行專利法第98條規定，未附加標示者，其於請求損害賠償時，負有舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物之責任，並非不得請求損害賠償。

㈨輝瑞公司未構成權利濫用：

泰和碩公司四人雖抗辯稱輝瑞集團迄今就系爭專利向本院提起6 件民事訴訟，顯有權利濫用，其濫發警告函，均以損害被上訴人為主要目的，違反誠信原則，並非權利之正當行使，亦損害公共利益云云。查專利侵權訴訟係達成防止第三人侵權之有利手段，是善用專利侵權訴訟，得以適時保護專利權人制止不法之競爭者。當專利權受侵害時，尤其係提起專利侵權訴訟前，即應迅速採取行動。其第一步係寄發警告函予被控侵權行為人。故專利權人於知悉有專利侵害行為發生時，專利權人通常會先寄發專利侵害之警告信函予可能之侵權行為人。其得藉專利侵害警告信函之通知，以補足其未加專利標示不得請求損害賠償之法律要求。準此，倘確有專利侵權情事，或專利權人確信其專利權遭受侵害，對涉及專利侵權之對象寄發警告信函，專利權人為保護其權利，即屬專利權之正當行使範圍。準此，輝瑞公司對泰和碩公司四人提起民事訴訟，並對外發送警告函，其為保護權利之正當行使範圍，並非權利濫用行為。

七、輝瑞公司請求泰和碩公司四人負損害賠償責任為無理由：綜上所述，輝瑞公司雖未違反權利濫用原則，亦未違反藥事法規定，系爭專利並無專利應撤銷原因，系爭藥品落入系爭專利更正後請求項1 與2 之專利權範圍，惟系爭專利權期間延長不符合90年10月24日修正公布之專利法第51條第1 項之規定。然輝瑞愛爾蘭公司未受讓取得系爭專利之專利權，輝瑞公司無從自輝瑞愛爾蘭公司合法取得專屬被授權人資格，輝瑞公司無法證明其為系爭專利之專屬被授權人，則其並無專利權被侵害。輝瑞公司依專利法第58條第1 項、第62條第

3 項、第96條、第97條第1 項第2 款、第97條第2 項、公司法第23條第2 項、民法第185 條、第216 條規定請求泰和碩公司四人負損害賠償責任，為無理由，應予駁回。原審為㈠泰和碩公司應給付2,773,120 元本息；㈡保仁藥局應給付45,500元本息；㈢建興藥局應給付42,000元本息，核無理由，職是，泰和碩公司、保仁藥局、建興藥局上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將該部分廢棄，改判如主文第一、二項，輝瑞公司上訴為無理由，應予駁回。

八、本院無庸審究之說明：上訴人未就現行專利法第96條第1 項規定請求被上訴人為排除侵害部分，提起上訴，故非本院審理範圍。再者，本件為判決之基礎已臻明確，上訴人不得對於被上訴人主張專利權，暨兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核不影響判決結果，爰不予一一論述，附此敘明。

十、據上論結，本件泰和碩公司、辛○○、保仁藥局、建興藥局之上訴為有理由，輝瑞公司之上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條但書、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 5 月 17 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 林洲富法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀

(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 107 年 5 月 28 日

書記官 丘若瑤附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。