智慧財產法院民事判決
105年度民著上字第8號上 訴 人 王詠沂（原名：王衣宸、王幸如）訴訟代理人 張靜律師被上訴人 李淑鑫訴訟代理人 羅子武律師
陳冠甫律師被上訴人 吳鎧亦上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國105 年6 月27日本院104 年度民著訴字第24號第一審判決提起上訴，本院於106 年12 月28日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，暨該部分假執行之聲請及訴訟費用之裁判均廢棄。
二、被上訴人李淑鑫應給付上訴人新臺幣參拾萬元，及自民國一零四年五月二十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
三、其餘上訴駁回。
四、第一、二審訴訟費用由被上訴人李淑鑫負擔三十分之一，餘由上訴人負擔。
五、本判決第二項，得假執行。但被上訴人李淑鑫如以新臺幣參拾萬元為上訴人供擔保後，得免為假執行。
事實及理由
壹、上訴人主張：
一、民國（下同）87年至89年間，上訴人王詠沂（原名王幸如，後更名為王衣宸，再更名為今名）之配偶孫○○與美國籍人Andrew William Shewbart （下稱安○○）及安○○女友莊○○（原名莊○○）3 人共同投資設立台北市私立唐威廉美語短期補習班（下稱東門校，立案證書編號：北市補習班證字第3640號，地址：台北市○○區○○路0 段00號5 樓之2及之3 ），以及台北市唐崴廉美語短期補習班（下稱○○校，立案證書編號：北市補習班證字第3996號，地址：台北市○○區○○路○ 段○○○ 號2 樓，其後遷址至台北市○○區○○路0 段000 號2 樓，見原審卷二第99頁），兩所美語補習班之設立代表人均為莊○○（以下敘及補習班名稱時，均以「唐威廉美語」稱之），並由莊○○向經濟部智慧財產局申請註冊取得二服務標章（現行商標法已統稱為商標）之商標權，分別為註冊第00000000號「唐威廉及圖（彩色）」服務標章，及註冊第00000000號「WLS Will iams LanguageSchool威廉美語及圖」服務標章（商標圖樣如附圖一、二所示，下合稱系爭商標），均指定使用於第41類「知識或技術方面之傳授（如技藝訓練班、補習班）」服務。
二、又，唐威廉美語東門校及○○校所使用的美語教材一共有1至12級，係由安○○與上訴人共同編寫，著作權為安○○與上訴人所共有。
三、97年1 、2 月間，安○○欲離開台灣另求發展，乃與上訴人夫妻協議將上揭二所補習班頂讓出售。莊○○於97年3 月25日出具委託書委託安○○代為辦理兩所補習班讓渡事項。安○○即於97年3 月25日以代理人身分，代理莊○○與被上訴人李淑鑫簽訂上揭二所補習班之讓與契約書（下稱系爭契約，原證4 ），將二所補習班經營權讓與被上訴人李淑鑫，約定讓與二所補習班全部經營權及營業設備暨其他相關生財器具所有權，對價為新臺幣（下同）4,588,800 元，被上訴人李淑鑫已依約給付價款。依系爭契約書，上開二所補習班之經營權暨一切經營事務，自97年3 月31日點交日起，移轉予被上訴人李淑鑫，李淑鑫嗣即辦理兩所補習班之立案登記，並擔任設立代表人（原證6 ）。
四、安○○取得被上訴人李淑鑫之價款，並與上訴人結算後，另於97年3 月31日與上訴人簽訂「製版權、版權、著作所有權讓與契約書」（原證5 ），將安○○與上訴人所共有之唐威廉美語12級等系列教材之著作財產權及其他各項智慧財產權讓與上訴人。系爭二商標之商標權，亦於97年5 月間由莊○○移轉登記予上訴人所有。此後即由上訴人夫妻努力經營唐威廉美語商標（品牌）及兒童美語教學，發展至今全台共有20家分校，素有聲譽，唐威廉美語教材之著作財產權，則為上訴人美語教學之基礎，也是唐威廉美語品牌之命脈，對上訴人之權益攸關重大。
五、依系爭契約第13條約定：「除本契約標的所在地補習班營業需要外，不得以任何有償或無償方式販售、贈與、複製修改前開商標及相關教材」。惟上訴人於102 年6 月10日收到學生家長盧○○寄來的電子郵件，始知101 年12月耶誕節之前，被上訴人李淑鑫已將唐崴廉美語○○校之學生、老師及教材頂讓給○○補習班（負責人為被上訴人吳鎧亦），並繼續使用唐威廉美語教材教學。由上訴人透過在○○補習班上課的學生取得○○補習班之英文科講義（原證11），該講義之封皮（含封面、封面裡、封底、封底裡）均有「○○教育集團」字樣及其網址www.0000000.com.tw ，內頁則使用有「WLS Williams Language School」、「WLS 」及系爭商標之老鷹圖樣（原審卷一第50頁），此一英文科講義，即是安○○代理莊○○與被上訴人李淑鑫簽訂系爭契約時，所交付被上訴人李淑鑫唐威廉美語12級等系列教材中之第5 級教材（下稱系爭美語教材）。被上訴人李淑鑫在系爭契約標的所在地以外的○○補習班大安教室（即台北市○○區○○路0 段0 00號）為營業，且據被上訴人李淑鑫在違反著作權法刑事案件之供述，其是101 年暑假開始去○○補習班，至
102 年6 月底才結束「唐威廉美語」課程，且補習班一期是四個月（原證19、21）。則從101 年7 、8 月起到102 年6月底止，至少有三期學生在○○補習班上課，除第一期學生因為是從原來唐崴廉美語補習班即○○校移轉過來，仍使用原來唐威廉美語舊教材外，其他第二、三期新招生的學生都必然使用封面為○○補習班之「唐威廉美語」新教材。且依證人吳彥成在刑事案件之供述，及證人盧○○在原審供述，足認被上訴人李淑鑫與○○補習班之間關係絕非純粹之借用教室，而是頂讓予○○補習班，被上訴人李淑鑫所為業已違反契約第13條約定，且侵害上訴人之系爭商標權及系爭美語教材之著作權，應依系爭契約第10條負債務不履行責任。
六、另被上訴人李淑鑫於102 年5 月27日委由訴外人趙○○與陳○○簽訂讓渡契約書（原證16），將東門校之經營權轉讓給訴外人陳○○，並改名為根基一對一文理短期補習班，設立人及班主任均為陳○○（原證17），然直到102 年11月14日，唐威廉美語東門校（地址：台北市○○路○ 段○○ 號5樓之
2 及之3 ）之門外及大樓外仍懸掛唐威廉美語補習班之招牌及老鷹圖樣商標（原證18）。被上訴人李淑鑫並將唐威廉美語教材之著作財產權及商標權一併讓與訴外人陳○○。被上訴人李淑鑫未經上訴人之同意，擅自讓渡經營權，包含讓訴外人陳○○承接原有學生、班級及課程，自屬違反系爭契約第13條之約定，應依系爭契約第10條負債務不履行責任。
七、損害賠償計算：㈠被上訴人二人共同侵害上訴人著作財產權部分，因不易證明
其實際損害額，上訴人依著作權法第88條第1 項及第3 項，請求法院依侵害情節酌定100 萬元賠償額。被上訴人二人共同侵害上訴人商標權部分，上訴人依商標法第69條第3 項、第68條第1 款、第3 款、第71條第1 項第4 款及民事訴訟法第222 條第2 項，請求損害賠償1,294,400 元，二者合計2,294,400 元，任一被上訴人為給付時，其他被上訴人於其給付範圍內，同免給付責任。被上訴人李淑鑫就債務不履行之懲罰性違約金，請求按系爭契約讓渡金額2 倍即9,177,600元，並得按次、按不同發生之對象請求。
㈡被上訴人李淑鑫讓與陳○○東門校部分之著作財產權及商標權之損害賠償，請求法院各酌定100 萬元，共計200 萬元。
李淑鑫就此部分債務不履行之懲罰性違約金亦為系爭契約讓渡金額2 倍即9,177,600 元，㈢是上訴人得請求被上訴人李淑鑫給付兩次懲罰性違約金共18
,355,200元，惟上訴人僅請求被上訴人李淑鑫給付其中9,177,600 元，而放棄其餘請求。
貳、被上訴人李淑鑫則辯稱：
一、被上訴人李淑鑫於101 年7 月、8 月間，因當時房租調漲加上捷運圍籬阻擋，深感經營辛苦，衡量之後萌生結束補習班之想法，然為保障原有學生權益以及往來學生安全，遂向○○補習班租用教室，改至○○補習班教室上課，雖○○補習班外觀並未有唐威廉美語招牌，惟當時係為結束既有課程，遂借用○○補習班教室未再懸掛招牌，非刻意違反系爭契約第13條約定。
二、原證11之○○補習班之英文科講義，內容係為家庭聯絡本之性質，係擷取部分課本段落文字剪貼而成，用予家長了解該次上課內容，非實際上課教材，而關於上課教材，被上訴人早已有更換，並非原始合約中唐威廉教材內容，甚無可能侵害上訴人所主張其所擁有之著作權可能。至於原證11外側膠裝○○補習班封面以及英文科講義封皮，係為避免○○補習班困擾，且當時印刷廠既有多餘較厚之封皮，為便利學生翻閱並可避免內頁弄髒之故，並非如上訴人所稱使用○○補習班名義對外招生，或有侵害著作授權等情。且另一被上訴人吳鎧亦證稱，雙方確無授權○○補習班重製英文教材或商標，被上訴人李淑鑫確實並未與被上訴人吳鎧亦以○○補習班名義合開補習班，更無侵害上訴人著作權或商標權之行為。
三、關於被上訴人李淑鑫委由訴外人趙○○，與訴外人陳○○簽訂讓渡契約書（原證16）部分，被上訴人李淑鑫只有將原唐威廉美語東門校硬體設備及場地讓渡給訴外人陳○○，雙方契約真意並未包括將唐威廉美語之商標、教材一併納入讓渡標的，上訴人並未違反系爭契約約定。
四、依系爭契約書第13條約定，被上訴人取得4 所學校（仁愛國小、光復國小、東門國小、金華國小）學區的專屬營業，只需尋覓於四所○○○區○○○段，繼續掛上唐威廉商標或廣告經營即可，倘被上訴人無暇經營，亦可另覓適當人手協助，被上訴人只須單純掛名經營並無不可。被上訴人本無須按期繳交任何加盟費用，亦無須依年度抽成分帳，誠無理由以○○補習班名義，甘冒違反商標或著作權規定之風險對外營業。被上訴人所取得4 所學校學區，均坐落於明星學區中，自97年3 月底接手至101 年8 月期間，上訴人礙於合約內容無法涉足此4 間學校學區，覬覦此4 間學校學區之學生已久，故提起本件訴訟，然實際上係上訴人想要收回4 間學區之經營權，並非被上訴人有故意或過失違反系爭契約及商標或著作權之規定。
參、被上訴人吳鎧亦辯稱：我係○○補習班之負責人，唐威廉補習班移到我們補習班，是因為他們要結束營業，當初會借教室是因為同業互助的關係，唐威廉補習班僅有用我們的教室上課，並未做任何招生的動作，我們只是單純提供場所。她們是有支付使用教室的費用給我們。教材部分，我只是跟被上訴人李淑鑫說，在我們補習班上課要用我們補習班的封面，所以在教材上面加上我們的封面，但內容都沒有更改，我們沒有必要去盜用他的智慧財產權等語。
肆、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請，上訴人不服，提起上訴，其上訴聲明為：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人李淑鑫應給付上訴人9,177,600 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。㈢被上訴人吳鎧亦應連帶給付上訴人2,294,400 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。㈣被上訴人李淑鑫就第二項債務給付至2,294,400 元時，被上訴人吳鎧亦就第三項債務免除給付之義務。㈤被上訴人吳鎧亦就第三項債務為給付時，被上訴人李淑鑫在吳鎧亦給付之範圍內免除給付之義務。㈥第一、二審訴訟費用在第三項之請求金額內，由被上訴人連帶負擔，餘由被上訴人李淑鑫負擔。
㈦就第二、三項之請求，上訴人願供擔保請准宣告假執行。被上訴人李淑鑫答辯聲明：1.上訴駁回。2.第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。3.如受不利益判決，被上訴人願供擔保免為假執行。被上訴人吳鎧亦答辯聲明：1.上訴駁回。2.第
一、二審訴訟費用由上訴人負擔。
伍、得心證之理由：
一、依系爭契約，被上訴人李淑鑫已支付對價，取得仁愛國小、光復國小、東門國小、金華國小四所小學所在學區範圍內，可使用系爭商標及系爭美語教材著作之永久、專屬授權：
㈠經查，依被上訴人李淑鑫與莊○○於97年3 月25日所簽訂之
系爭契約書（原證4 ，見原審卷二第95-98 頁），被上訴人李淑鑫支付4,588,800 元之對價，莊○○將○○校、東門校兩所補習班之經營權暨一切經營事務，自97年3 月31日點交日起，盡數移轉予被上訴人李淑鑫。系爭契約第13條約定：
「乙方（即被上訴人李淑鑫）同意甲方（即莊○○）或甲方授權人，權利受讓人、代理人、委託人）仍係唐威廉美語商標圖及唐威廉美語12級等美語教材之商標權人及著作權人，乙方僅取得商標號碼為00000000及0000 0000 之永久無償使用授權。甲方同意自合約成立日起，授權乙方於契約標的所在學區範圍內（仁愛國小、光復國小、東門國小、金華國小），以唐威廉美語名稱營業及懸掛唐威廉美語戶外招牌狀況下，無償使用甲方所有之上述商標，CIS 及唐威廉美語12級等美語教材。除本契約標的所在地補習班營業需要外，不得以任何有償或無償方式販售，贈予、複製、修改前開商標及相關教材，如有違反，依本契約書第10條處理。乙方同意若甲方（或甲方授權人、權利受讓人、代理人、委託人）將上述相關商標權及著作權轉移他人後，新的商標權及著作權所有權人，享有一切法律規訂之保護及依本契約書第10條處理規定」。系爭契約訂立後，安○○於97年3 月31日與上訴人簽訂「製版權、版權、著作所有權讓與契約書」（原證5），將安○○與上訴人所共有之唐威廉美語12級等系列教材之著作財產權讓與上訴人，莊○○亦於97年5 月間，將系爭商標移轉登記予上訴人所有。故上訴人業已取得系爭商標及系爭美語教材著作之著作權，並繼受取得系爭契約莊○○（即甲方）之所享有之一切權利義務。
㈡系爭契約除上開第13條之約定外，另於第14條約定：「甲方
同意自合約成立日起，不得於契約標的所在學區範圍內（仁愛國小、光復國小、東門國小、金華國小），以唐威廉美語相關名稱營業及懸掛戶外相關招牌，亦不得以任何有償或無償方式准予他人使用所有之上述商標，CIS 及前開唐威廉美語12級等美語教材。如有違反，依本契約書第10條處理」。
由系爭契約第13條結合第14條約定之內容觀之，被上訴人乙○○在上開四個國小學區內，已取得永久、單獨、無償使用系爭商標及系爭美語教材著作之權利，甚至上訴人本身亦不得在上開四個國小學區內使用系爭商標及系爭美語教材著作為營業，應認上開授權性質上屬於專屬授權。上訴人代理人雖主張，該約定為獨家授權云云（見本院卷第191 頁），惟按，專屬授權及獨家授權之差別，在於專屬授權之被授權人在授權範圍內，享有排除權利人及第三人使用註冊商標或著作之權利（見商標法第39條第5 項、著作權法第37條第4 項後段規定），獨家授權之被授權人則不得排除權利人自己實施。系爭契約約定，上訴人在上開四個國小學區內，不得自行或授權他人使用系爭商標及系爭美語教材著作，足見被上訴人李淑鑫在上開區域範圍內，得排除上訴人之使用，自屬專屬授權無疑，上訴人訴訟代理人之主張，不足採信。
㈢又，系爭契約第13條約定，被上訴人李淑鑫在上開四個國小
學區內「以唐威廉美語名稱營業」及「懸掛唐威廉美語戶外招牌狀況下」，得無償使用系爭商標及系爭美語教材著作，乃系爭契約對於使用系爭商標及系爭美語教材著作之方式所附加之限制，以使第三人由外觀上得以知悉被上訴人李淑鑫係以「唐威廉美語」之品牌對外營業，被上訴人李淑鑫自須依此履行，始可謂符合債之本旨。
二、被上訴人李淑鑫將○○校遷至○○補習班部分，是否構成債務不履行之行為？是否構成侵害商標權及著作權之行為？被上訴人吳鎧亦是否構成侵害商標權及著作權之行為？㈠上訴人雖主張，被上訴人李淑鑫於101 年7 、8 月間，將○
○校（地址台北市○○路○ 段○○○ 號2 樓）之學生、老師及教材頂讓給○○補習班（址設台北市○○路○ 段○○○ 號），且繼續使用唐威廉美語之美語教材，除教材之封面、封底有「○○」二字外，其餘內容均為唐威廉美語之美語教材，內頁並標示系爭商標之「WLS 」或老鷹圖樣，顯已違反系爭契約第13條之約定，而侵害系爭商標權及系爭美語教材著作權云云，並提出○○補習班英文科講義1 份為證（原證11 ）。被上訴人李淑鑫固不否認有將○○校之學生、老師及教材遷至○○補習班內上課之事實，惟辯稱：其有意結束補習班之經營，為保障原有學生權益及往來安全，才向○○補習班租用教室上課，原證11並非上課講義，而是家庭連絡簿等語，其經營至102 年6 月即結束補習班等語。
㈡經查，上訴人主張被上訴人李淑鑫將○○校頂讓與○○補習
班之行為，無非以裝訂有○○補習班封皮之唐威廉美語第五期教材一份（原證11），及證人盧○○（○○校學生之家長）於102 年6 月10日與上訴人之電話記錄（原證9 ，見原審卷一第34 -36頁）、證人丁○○（○○補習班老師）102 年
6 月10日之電話記錄（原證10，見原審卷一第37-38 頁）、，證人吳彥成於刑事偵查及原審證述，○○補習班有與被上訴人李淑鑫拆帳，美語補習班學生之學費收據是由○○補習班開立、老師之薪水是○○補習班支付等語為其論據。經查，上訴人提出之○○補習班英文科講義（原證11，見原審卷一第39-109頁），係上訴人自證人盧○○處取得，為證人盧○○之女兒上課所發之課程記錄，已據證人盧○○到庭證述明確，該講義之封面確有標示「○○英文科講義」字樣，封底則記載「○○教育集團」及網址www.○○○○○○.com.tw ，並有「○○南京教室」及地址、「○○大安教室」及地址，內頁下方則有系爭商標中之「WLS 」（見原審卷一第40、43、44頁等）及老鷹圖樣（原審卷一第50頁），其上有手寫日期「11／24」至「5 ／4 」，足認使用之期間係自101 年11 月24 日至102 年5 月4 日止，又該英文科講義內容包含單字、文法、句型、回家作業等，應屬上課教材，被上訴人李淑鑫辯稱該講義僅為家庭聯絡簿云云，尚不足採信。又該教材內容經比對與唐威廉美語第五期教材相同，亦有上訴人提出唐威廉美語第五期教材一份附卷可稽（上證1，見本院卷第117-181 頁），足認被上訴人李淑鑫將○○校學生改至○○補習班上課後，確有使用唐威廉美語之教材，惟教材之封皮為○○補習班之封皮，堪予認定。至於上訴人主張，被上訴人李淑鑫將唐威廉美語○○校頂讓予○○補習班部分，為被上訴人李淑鑫及吳鎧亦二人所堅決否認，辯稱被上訴人李淑鑫係支付費用向○○補習班租用教室授課，學生、老師、教材均為被上訴人李淑鑫自己帶來，○○補習班僅是提供空間，又因是在○○補習班內上課，故講義封皮使用○○補習班封皮，講義內容○○補習班均未過問等語。經查，證人盧○○於原審到庭證稱：「（證人在電子郵件中說，102 年○○校已經轉手給○○補習班，證人如何得知？）因為換教室，說全部都一樣就換過去，....（○○補習班有一位吳老師曾經對證人說：原來唐威廉的教材都頂讓給○○補習班？）我不確定是否是以頂讓，但只有說：整套課程、老師跟阿姨都一樣，不用擔心」（見原審卷二第54-55 頁），足認證人盧○○係由被上訴人李淑鑫將○○校學生之上課地點改至○○補習班之事實，推測被上訴人李淑鑫已將○○校頂讓予○○補習班，至實際上有無頂讓經營權，或有無讓與系爭商標權及系爭美語教材著作權，應以被上訴人李淑鑫與○○補習班間實際之約定為準，而不能憑證人盧○○主觀上之臆測為斷。又查，證人吳彥成（○○補習班之老師及副班主任）於原審到庭證稱：「我們是借他們教室上課。當時我們有一個主任為周○○，是他跟被告李淑鑫去接洽借教室的事宜。（老師有過來幾個人？）不確定，但就是原本的過來。被告李淑鑫負責把人帶過來，我們是出教室。（○○補習班大安教室有無派老師去上唐威廉美語補習班教材課程？）就我所知沒有。（你們有無幫被告李淑鑫的唐威廉美語補習班收招生的費用？）我記得我們都是先收錢，都是同一個窗口，然後再拆帳。拆帳的細節我不知道。（所以是否都開○○補習班的收據？）我們是開同一種收據，但是是誰開出去無法確定。（為何會有原證11封面為○○的英文科講義，而裡面卻是唐威廉的教材？）我們補習班在授課會合作不同的老師，在這邊的上課是用同一個封面，但內容維持原來的各個老師的著作的內容，而老師提供什麼內容，我們就使用什麼內容，只是封面是相同的。（阿姨的薪水是由誰負擔？）是○○補習班付的。（在唐威廉美語補習班上課的教英文的老師是誰付的？）是我們付的，是因為我們怕她把錢拿走，錢是我們統一保管，所以是我們支付」（見原審卷二第59-65 頁）。證人吳彥成證述之內容，與其於刑事違反著作權法案件中所證述：「被告李淑鑫是跟周○○主任及他談合作事宜，○○補習班與被告李淑鑫的合作關係，應該不算是合開補習班，而是被告李淑鑫的補習班要結束，跟○○補習班借空間授課，比較像是租賃關係，學生、老師、教材，都是被告李淑鑫自己帶來的，其只有要求在教材上要加○○補習班的封皮而已，教材是被告李淑鑫她們自己印的，被告李淑鑫是作兒童美語，但○○補習班是經營國中考高中，高中考大學的補習業務，沒有兒童美語，他跟被告吳鎧亦提過合作之事，但他只跟被告吳鎧亦說被告李淑鑫要借教室用」等語大致相符（見臺灣臺北地方法院檢察署檢察官103 年度偵續字第622 號不起訴處分書，原審卷一第294-297 頁），堪信為真實。又證人丁○○（前○○補習班員工）亦於本院
106 年9 月19日準備期日到庭證稱：「（是否記得唐威廉美語的李淑鑫在你們○○補習班開過課？有學生來上課，上的是唐威廉美語的課？）她應該只是借教室而已。（那個英文課程有幾個老師？）我只知道外籍老師有2 、3 個，不是我們○○補習班聘的。（李淑鑫的唐威廉美語與○○補習班的合作關係為何？他是否有帶自己的學生過來，還是在○○補習班招生？）他是有帶自己的學生過來，好像沒有在○○補習班另外招新的學生。（在你在職期間，唐威廉美語在○○補習班有招生過幾次？）我不知道。（○○補習班本來有開的是哪些課程？）除了國小安親外，另外有專門開國中的課程，有國文、英文、數學、自然，沒有高中的，都是國中的課。（唐威廉美語在與○○補習班合作期間，開了哪些課？）我不清楚，唐威廉美語只有開國小的課。（唐威廉美語的課程是哪些老師上課？）外籍老師，不是○○補習班原來的老師。（這些老師是何人找來的？）李淑鑫。（李淑鑫自己有無授課？）沒有，都是外籍老師上課」（見本院卷第185-190 頁）。依上開證述之內容，可知○○補習班本來開設之課程為國小安親班，及國中國文、英文、數學、自然等課程，並無國小美語課程，被上訴人李淑鑫將唐威廉美語○○校之學生改至○○補習班之地點上課後，仍係由原來唐威廉美語所聘任之外籍老師為○○校之學生上課，上課教材亦沿用唐威廉美語之上課教材，僅教材之封皮依往例更換為○○補習班之封皮而已，被上訴人李淑鑫事後再以拆帳之方式，與○○補習班結算租用教室之費用，本院綜合上情，認為被上訴人李淑鑫辯稱其係單純向○○補習班租用教室上課，並無將唐威廉美語經營權頂讓，或將系爭商標權及系爭美語教材著作權轉讓予○○補習班，應堪採信。上訴人雖主張，被上訴人李淑鑫自101 年7 、8 月間將唐威廉美語○○校上課地點改至○○補習班，迄102 年6 月結束為止，以每期4 個月計算，應已上了三期課程，並由○○補習班之名義招收學生、收取學費、支付外籍老師及阿姨之薪資等，足認雙方並非僅是單純借用或租用教室云云。惟查，唐威廉美語之課程均由被上訴人李淑鑫所聘之外籍老師上課，被上訴人李淑鑫本身並未親自授課，亦不常在補習班內，○○補習班為統一管理並保障自身權益，由其收費窗口統一收取學生學費及支付外籍老師之薪資，其後再與被上訴人李淑鑫結算租用教室之費用，並無違反常理之處，尚不能因○○補習班有開立學生學費收據及支付外籍老師薪資之事實，遽認被上訴人李淑鑫已將唐威廉美語頂讓予○○補習班，再查，被上訴人李淑鑫已取得仁愛國小等四所小學學區範圍內之系爭商標及美語教材著作之永久、專屬授權，且系爭契約並未禁止被上訴人李淑鑫不得與他人合作（此部分亦為上訴人所不爭執，見上訴人106 年10月17日民事辯論意旨狀第22頁倒數第3 行），被上訴人李淑鑫既有結束○○校之打算，故未繼續租用○○校原址之房屋，為保障原有學生上課之權益，乃將唐威廉美語學生遷至○○補習班之教室上課，迄102 年6 月底正式結束營業，惟被上訴人李淑鑫經營之唐威廉美語課程，與○○補習班所經營之國小安親班，及國中國文、英文、數學、自然等課程差異甚大，授課教師亦有不同，被上訴人李淑鑫在
102 年6 月底之前，仍以其所聘任之外籍老師為唐威廉美語之原有學生上課，僅事後以拆帳之方式支付使用教室費用，被上訴人李淑鑫仍實際上負責經營唐威廉美語之教學課程，自無從認定其有頂讓予○○補習班之事實，上訴人之主張，不足採信。
㈢系爭契約第13條約定，被上訴人李淑鑫應「以唐威廉美語名
稱營業」及「懸掛唐威廉美語戶外招牌」狀況下，使用系爭商標及系爭美語教材著作，惟被告李淑鑫自101 年暑假開始，將唐威廉美語○○校之學生改至○○補習班內上課，迄10
2 年6 月始結束，惟該地點外觀並未懸掛唐威廉美語之戶外招牌，且被上訴人李淑鑫使用之唐威廉美語教材，封皮係使用○○補習班之封皮，不符合系爭契約第13條使用方式之約定，已構成違約，應負債務不履行之責任。至於上訴人主張被上訴人李淑鑫之行為侵害商標權及著作權部分，按債務不履行乃對債權侵害之特殊型態，其保護之標的，為債權內容之實現，亦即債權之充實性，此與侵權行為係違反權利之不可侵性者，性質有別。被上訴人李淑鑫與上訴人間既存在授權關係，被上訴人李淑鑫業已支付相當之對價，取得系爭商標及系爭美語教材著作在仁愛國小、光復國小、東門國小、金華國小學區的永久、無償之專屬使用權，且○○補習班大安教室之地址台北市○○路○段○○○ 號並未超出上開學區之範圍，為上訴人所自認（見本院卷第78頁），被上訴人李淑鑫僅係使用系爭商標及系爭美語教材時，不符合系爭契約約定之使用方式限制，尚難認該單純之債務不履行，已構成侵害商標權及著作權之行為。
㈣被上訴人吳鎧亦係經由所屬○○補習班員工周○○、吳彥成
之接洽，而同意將○○補習班之教室租予被告李淑鑫使用，且系爭契約所約定之系爭商標及美語教材著作的使用方式之限制，非契約外之第三人即被上訴人吳鎧亦所得知悉，其雖向被上訴人李淑鑫表示，在○○補習班上課即應使用該補習班之封皮，乃依循以往慣例而來，依原告提出之證據資料，無從認定被上訴人吳鎧亦知悉系爭契約之內容，亦無從認定其有參與被告李淑鑫兒童美語班之授課及教材提供事宜，難認被上訴人吳鎧亦主觀上有侵害系爭商標權或著作權之故意或過失，上訴人主張被上訴人吳鎧亦應負侵害商標權及著作權之責任，尚非有理。
三、被上訴人李淑鑫將東門校之經營權轉讓給訴外人陳○○，並改名為根基一對一文理短期補習班，是否構成債務不履行之行為？是否構成侵害商標權及著作權之行為？㈠被上訴人李淑鑫於102 年5 月27日委託趙○○，與陳○○簽
訂之讓渡契約書（原證16，見原審卷一第127 頁），被上訴人李淑鑫係將唐威廉美語東門校所有之設備及其他生財器具全部讓渡與陳○○（第3 條），陳○○則同意承接原有學生，班級及課程維持交接現況至102 年11月30日止，以維學生權益及商譽（第11條），有上訴人提出之讓渡契約書在卷可稽，並為被上訴人李淑鑫所不爭執，惟辯稱其僅係讓與硬體設備及場地，並無讓與系爭契約及系爭美語教材著作予陳○○等語。查讓渡契約書第7 條固載有：「甲方（被上訴人李淑鑫）並向乙方（陳○○）保證所轉移契約標的之識別性標誌絕無侵犯專利權、商標權、著作權及營業秘密之情事，如有上述情事致第三者發生糾紛時，應由甲方負責清理一切，不得因此而損害乙方權益」等文字，惟查，證人陳○○於原審到庭證稱：「（被告李淑鑫依照讓渡契約書給證人什麼樣的唐威廉美語教材？是否從第1 級到12級教材都有？）沒有，因為我們只是幫她原有的學生照顧半年，大部分的學費被告李淑鑫已經預收走了，我們當時是頂讓一個場地，當時他是說：希望我們照顧半年，所以當時就是幫他照顧半年。課都是被告李淑鑫原來的老師上課，我不清楚他上什麼，課都是照原來的上。學生本來手上就有課本就繼續上。（有無幫被告李淑鑫招生？）沒有。（依照讓渡契約書的約定，被告李淑鑫有無將商標讓與給你？）我們只是想要補習班的場地，我們沒有想要那個商標。（依照讓渡契約書的約定，被告李淑鑫有無將美語教材著作權讓與給你？）此份讓渡書我只是擔心是否有其他問題會影響我們，但我們沒有想要買這個商標，只是第7 條有要確認被告李淑鑫是否有侵害專利商標時，是被告李淑鑫要負責，所以才訂立此條的規定。我們很單純，沒有要買任何唐威廉的東西。我們只是擔心是否會有這樣的爭議會影響我們，這個契約是我們找網路上的契約擬的，所以我們沒有想到會有這些糾紛，我們只是單純的想要這個場地，因為在臺北市立案很繁瑣，所以只是想找臺北市的場所」（見原審卷二第67-69 頁）。查證人陳○○上開證述內容，與其在偵查中所述（見臺灣臺北地方法院檢察署10
2 年度他字第5499號違反著作權法案件102 年12月3 日訊問筆錄，原審卷二第35-36 頁），大致相符。又查證人陳○○受讓唐威廉美語補習班東門校之設備後，已於102 年6 月26日向臺北市政府教育局申請將根基補習班變更班名為臺北市私立根基1 對1 文理短期補習班，業據其於刑事案件偵查中提出臺北市政府000 00 00000市000000000000000號函為證（見臺灣臺北地方法院檢察署103 年度偵續字第62
2 號不起訴處分書，原審卷一第124 頁反面至125 頁），足認陳○○確實無意經營美語補習班之業務，證人陳○○證稱雙方締約之真意，僅有讓渡原東門校之硬體設備及場地，並無受讓系爭商標權及美語教材著作權，其係為了避免可能發生之糾紛，而參考網路上相關契約格式，擬定讓渡契約書條款，堪信為真實，上訴人以讓渡契約書第7 條之約定，主張被上訴人李淑鑫有讓與系爭契約及系爭美語教材著作予陳○○，不足採信。
㈡再者，讓渡契約書第11條雖約定，為了保障唐威廉美語原有
學生之權益，由證人陳○○承接原有學生至102 11月30日為止，惟唐威廉美語之課程，仍由原來的老師在原址為原有之學生授課，學生亦使用原有之課本，並未涉及另行重製教材或使用商標之行為，且由上訴人主張，直至102 年11月14日為止，台北市○○路○段○○號5 樓2 、3 東門校之門外及大樓外，仍懸掛唐威廉美語補習班之招牌及老鷹圖樣商標之事實（原證18），亦難認被上訴人李淑鑫有違反系爭契約第13條「以唐威廉美語名稱營業」及「懸掛唐威廉美語戶外招牌」之方式使用系爭商標及系爭美語教材之行為，上訴人主張被上訴人李淑鑫將東門校之經營權轉讓給訴外人陳○○，構成債務不履行及侵害商標權及著作權之行為，均非可採。
四、上訴人得請求被上訴人李淑鑫給付之懲罰性違約金為何？㈠系爭契約第10條約定：「乙方（即被上訴人李淑鑫）若未依
本契約付款或不按約履行，甲方（即莊○○）（或甲方授權人、權利受讓人、代理人、委託人）有權向乙方要求本契約書讓渡金總額2 倍之懲罰性賠償金」。被上訴人李淑鑫於10
1 年暑假起至102 年6 月底止，向○○補習班租用教室並將○○校之學校改至○○補習班內上課，惟該地點並未懸掛唐威廉美語之招牌，且被上訴人李淑鑫使用之唐威廉美語美語教材，其封皮係使用○○補習班之封皮，違反系爭契約第13條須「以唐威廉美語名稱營業」及「懸掛唐威廉美語戶外招牌」之使用方式限制，上訴人自依系爭契約第10條約定，請求被上訴人李淑鑫給付懲罰性賠償金。惟按，約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額，民法第252 條定有明文。又違約金是否相當，須依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準（最高法院49年台上字第807號民事判例）。
㈡本院爰審酌被上訴人李淑鑫已支付4,588,800 元之對價，取
得仁愛國小、光復國小、東門國小、金華國小四所小學所在學區範圍內，永久、無償使用系爭商標及系爭美語教材著作之專屬授權，上訴人在上開學區範圍內，亦不得使用系爭商標及系爭美語教材著作，故雙方就唐威廉美語品牌係畫分不同之經營區域，在各自之營業區域之內，並無利益衝突之問題。被上訴人李淑鑫因於101 年暑假期間，已有結束營業之打算，故未繼續租用○○校原址房屋，而將○○校學生遷至○○補習班內上課，惟並未超出系爭契約所約定之營業範圍，亦無上訴人所稱頂讓系爭商標及系爭美語教材之情事，僅疏未注意遵守系爭契約第13條約定使用方式之限制，其違約情節尚屬輕微。上訴人並未具體指出其因本件違約行為受有何種具體之損害，惟被上訴人李淑鑫將○○校之學生遷至○○補習班內上課，該地點並未懸掛唐威廉美語之招牌，且被上訴人李淑鑫所使用之美語教材係使用○○補習班之封皮，可能會使第三人誤認該美語教材為○○補習班所有，對於上訴人在仁愛國小等四所學區以外區域之經營，仍可能造成困擾等一切情狀，認為上訴人請求依系爭契約讓渡金總額2 倍之懲罰性賠償金9,177,600 元，實屬過高，應酌減為30萬元為適當，逾此範圍之請求，非有理由。
五、綜上所述，上訴人依系爭契約第10條約定，請求被上訴人乙○○賠償懲罰性違約金30萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日即104 年5 月26日起（送達回證見原審卷一第136 頁）至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為有理由，逾此範圍，為無理由。原審未察，駁回上訴人全部之請求，尚有未洽，上訴人請求廢棄改判，就其請求金額在30萬元及法定遲延利息部分之範圍內，為有理由，其餘部分之上訴，為無理由，爰將原審判決部分予以廢棄改判如主文第二項所示。
六、假執行之宣告：本件上訴人勝訴部分，所命給付未逾50萬元，爰依民事訴訟法第389 條第1 項第5 款規定，依職權宣告假執行。被上訴人李淑鑫陳明願供擔保請准宣告免為假執行，亦無不合，併依392條第2項准許之。
七、本件為判決之基礎已臻明確，兩造間其餘之主張及攻擊防禦方法，經審酌後認與本判決之結果不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。
八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1項、第463 條、第389 條第1 項第5 款、第392 條第2 項、第79條，判決如主文。
中 華 民 國 107 年 1 月 25 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪法 官 彭洪英以上正本係照原本作成。
被上訴人不得上訴。
上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀( 均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2 項（詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 107 年 1 月 25 日
書記官 郭宇修附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。