智慧財產法院民事判決
106年度民專上字第40號上 訴 人 陳公正訴訟代理人 蕭智元律師被上訴人 星聯鋒股份有限公司法定代理人 胡厚飛訴訟代理人 鄭志誠律師上列當事人間因專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國106年8 月31日本院104 年度民專訴字第15號第一審判決提起上訴，本院於107 年6 月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人給付超過新臺幣壹佰壹拾壹萬陸仟參佰陸拾陸元本息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
其餘上訴駁回。
第一、二審訴訟費用，由上訴人負擔五分之三，餘由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人起訴主張：
(一)兩造前於民國（下同）99年1 月22日簽署授權合約（下稱系爭合約），約定將系爭合約附件A 所示上訴人專利本身及其修改、改版之專利（下合稱系爭專利）授權予被上訴人，合約有效期間自簽署日起至117 年10月20日止，上訴人於合約仍有效之前提下，寄發警告函予被上訴人之客戶日本前田金屬工業株式會社（下稱前田公司）、德國KS ToolsWerkzeuge-Maschinen GmbH（下稱KS公司），表示系爭合約業經上訴人終止，要求被上訴人客戶勿購買被上訴人提供之產品，否則即有專利侵權之虞等語，致使被上訴人客戶取消訂單。上訴人明知其未取得終止權，仍逕自寄發警告函予被上訴人客戶，使被上訴人受有取消訂單及商譽之損害，要屬債務不履行或侵權行為，爰依民法第227 條第2 項、第184條第1 項後段之規定，請求上訴人賠償被上訴人之所失利益新台幣（下同）2,807,160 元。
(二)上訴人於102 年1 月4 日逕以被上訴人違約為由，發函終止系爭合約，被上訴人為確保權利，另案對上訴人提起確認契約有效存在訴訟，已經臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）以102 年度智字第9 號民事判決「確認兩造於民國99年1 月22日所簽署如附件所示之授權合約為有效」，復經臺灣高等法院臺中分院（下稱臺中高分院）103 年度智上字第1 號判決、最高法院105 年度台上字第2135號裁定駁回上訴人之上訴而告確定（下稱另案確定判決），兩造系爭合約關係應受此確定判決之既判力拘束。故上訴人片面終止契約應屬無效，兩造就系爭合約之契約關係仍有效存在。
(三)依上開另案確定判決所示，兩造間確有專利授權契約即系爭合約之債之關係存在，且依臺中高分院103 年智上字第1 號判決理由已說明單憑舉發人之住址之記載，尚無法推認各舉發案與被上訴人有關，故被上訴人確無任何違約情事，上訴人終止契約不生效力，可證上訴人片面終止系爭合約當時，並未進行查證工作，僅憑與被上訴人無關之事項，即以臆測方式空言指摘被上訴人有違約情事，而片面終止系爭合約，並寄發警告函予被上訴人客戶，致使被上訴人客戶因此取消訂單。從而，上訴人確已違反系爭合約之給付義務，不僅有可歸責於上訴人之事由致債務不履行，上訴人更係故意以背於善良風俗之方式，加損害於被上訴人。因此，被上訴人依債務不履行或侵權行為規定訴請上訴人給付損害賠償，亦屬適法有據。
(四)前田公司及KS公司於收到上訴人之警告函後，分別對被上訴人取消產品編號RMQ700及RMFQ700 、金額為5,280,000 元之訂單，及客戶料號503.5205及503.5905、金額為6,500,000元之訂單，上訴人對此並不爭執。另被上訴人為前田公司製作料號RMQ700之成本總計為2,438,760元；生產料號RMFQ700之成本總計為1,484,180 元，則被上訴人因前田公司取消訂單所損失之金額共為1,357,060 元（5,280,000-2,438,760-1,484,180＝1,357,060 ）。另被上訴人為KS公司生產料號
503.5205之成本為2,441,600 元；生產料號503.5905之成本總計為2,498,250 元，則因KS公司取消訂單後所損失之金額總計為1,560,150 元（6,500,000-2,441,600-2,498,250 ＝1,560,150 ）。故被上訴人因上開客戶取消訂單而受損之預期利益合計為2,917,210 元（1,357,060 ＋1,560,150 ＝2,917,210 ）。故被上訴人起訴請求上訴人賠償2,807,160 元，尚在被上訴人所受損失範圍內，實屬有據。
(五)臺中地院102 年度智字第9 號確定判決於理由欄中，載明依據系爭合約之約定，並未限制被上訴人另外申請專利，故就被上訴人委請劉文斌申請專利並無違約乙節，已有爭點效產生，上訴人本不得於本件訴訟再為相異之主張。另系爭合約所授權之專利範圍並不包含臺灣之專利，則被上訴人委請林裎洧對上訴人所有之臺灣專利提出舉發，即與系爭合約無涉，被上訴人亦無違約情事，則上訴人片面終止系爭契約、濫行寄發警告函，實無依據，要難謂被上訴人有何過失可言。況依系爭合約第5 條第B 項約定，須被上訴人有違反合約之情形，並自規勸日起6 個月內未進行改正，上訴人始可要求終止合約。然上訴人於101 年9 月7 日首次發函給被上訴人表示有系爭合約衍生之爭議，須依系爭合約第6 條解決爭議，則自該規勸日起6 個月內，即至102 年3 月6 日之前，上訴人須給予被上訴人改正之期間，惟於前開6 個月期間尚未屆滿前，上訴人旋於102 年1 月4 日發函表示終止系爭合約，即與系爭合約第5 條第B 項約定不合，故上訴人終止系爭合約之意思表示並不合法，足證上訴人寄發警告函有債務不履行情事，並係可歸責於上訴人之事由所致，要與被上訴人無關，被上訴人確無任何過失可言。
二、上訴人則以：
(一)上訴人寄發警告函予前田公司、KS公司，並無故意或過失：
1.被上訴人於另案確定判決中否認以「劉文斌」名義申請專利及以「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」名義對上訴人之系爭專利提出舉發，且前揭判決理由亦因此認「劉文斌」提出之專利申請，及「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」提出舉發與被上訴人無關。惟被上訴人法定代理人胡厚飛（下稱胡厚飛）於臺灣臺中地方法院檢察署105 年度他字第4750號案件於
106 年1 月10日開庭時，已坦承其借用「林裎淯」之名義對系爭專利提出舉發及借用「劉文斌」名義申請專利。又胡厚飛於臺灣臺中地方法院檢察署106 年度他字第7211號106 年10月12日偵訊中，亦再度坦承「劉文斌」係其借用之專利登記名義人，可見胡厚飛於另案確定判決中稱「劉文斌」專利申請及與「林裎淯」專利舉發與其無關等情，均非事實，核與民事訴訟法第195 條第1 項真實陳述義務有違。且另案確定判決與本件訴訟標的不同，上訴人仍得於本件主張被上訴人違約在先之事實，不受另案確定判決理由認定「劉文斌」專利申請與「林裎淯」專利舉發與被上訴人無關之事實拘束。
2.雖系爭合約第5 條第B 項約定需先進行規勸及改正要求程序，惟應僅針對有可改正之違約情形，倘違約情形係無法改正，則無需進行規勸及改正要求程序，可逕行終止契約。被上訴人法定代理人胡厚飛借用「劉文斌」名義申請專利，以及借用「林裎淯」名義對系爭專利提出舉發之事實，已如前述，因此部分事實牽涉第三人「劉文斌」、「林裎淯」，顯非被上訴人能片面改正，應屬無法改正之違約情形，無需先進行規勸及改正要求程序。況上訴人於102 年4 月11日寄發警告函時，距離101 年9 月7 日第一次發函給被上訴人時，已逾6 個月，被上訴人仍未改正，上訴人因此認102 年4 月11日終止契約已生效力，並非完全無據，故上訴人因認契約已終止而發警告函，並無故意或過失，自無須負侵權行為或債務不履行損害賠償責任。
(二)上訴人雖寄發存證信函予前田公司、KS公司，惟其對被上訴人之訂單僅係暫時取消，被上訴人並未受有損害：
前田公司、KS公司雖於接獲上訴人寄發之存證信函後，一度對被上訴人取消訂單，惟嗣後已繼續訂購，且前田公司、KS公司該期間仍持續銷售訂單上之貨品並未中斷。而商家銷售貨品，本有一定之庫存，該二家公司既於取消訂單後，仍能繼續銷售該類物品，顯見該二家公司之銷售未因暫時取消訂單而受影響，而該二家公司嗣後又已回復向被上訴人訂購，是該二家公司向被上訴人訂購該種產品之總量並無變更，僅係延後補庫存之訂單而已，難認被上訴人受有損害。
(三)縱認被上訴人受有損害，依同業利潤淨利率7%計算，被上訴人所受損害至多僅824,600 元：
1.原判決認定KS公司及前田公司之銷售成本，係以被上訴人提出之估價單及報價成本表為依據。惟被上訴人提出之估價單並非正式之發票或收據，尚難作為被上訴人實際支付費用之證據；且被上訴人所提單據，顯未將模具費用計算在內，又被上訴人亦未計算攤提模具（折舊）費用（模具折舊攤提一般每年約3 ％）、製造人員薪資（非製造人員之管理人員薪資始列為管理費用）、出口報關費用、產品運輸費用等，且被上訴人所列報價成本表中並未考慮生產過程中原物料耗損及不良品費用之營業成本。則原判決以被上訴人提出之報價成本表及估價單認定被上訴人之營業成本，顯然未能反應產品成本，其估算結果自有所誤。若被上訴人認受有損害，應以稅務行業標準分類編號251-12，扳手製造業102 、103 年度之淨利率7%計算，則被上訴人所受損害至多僅824,600 元（計算式：5,280,000x7% +6,500,000x7%= 824,600 ），應較為可採。
2.上訴人寄發警告函予被上訴人之客戶前田公司、KS公司，係因被上訴人以他人名義申請由系爭專利所延伸出之專利，及以他人名義對上訴人系爭專利提出舉發，意圖規避契約效力，違約在先，已如前述。縱認上訴人寄發警告函之行為有故意過失，應負損害賠償責任，被上訴人就此亦難辭其究，而與有過失，請依民法第217 條第1 項減輕或免除賠償金額。
三、原審認系爭合約仍屬有效，且上訴人對KS公司、前田公司發警告函違反系爭合約之義務，對被上訴人構成不完全給付，而為上訴人應給付被上訴人1,860,610 元之一部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：1.原判決不利於上訴人部分廢棄。2.上廢棄部分，被上訴人第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人則就原判決對其不利之部分並未聲明不服，答辯聲明：上訴駁回。
四、得心證之理由：
(一)被上訴人起訴主張兩造於99年1 月22日簽署系爭合約，約定上訴人將系爭合約附件A 所示之德國專利及日本專利授權被上訴人，授權範圍包含附件A 之專利本身及其修改、改版之專利。系爭合約有效期間為99年1 月22日至117 年10月20日止。且臺中地院102 年度智字第9 號、臺中高分院103 年度智上字第1 號、最高法院105 年度台上字第2135號確定判決已確認系爭合約有效。上訴人於102 年4 月11日發警告函予被上訴人客戶前田公司、KS公司，前田公司、KS公司分別於
102 年4 月29日、4 月25日取消訂單，前田公司向被上訴人訂購之7PCS「8,10,12,13,14,17,19 」尺寸快開扳手組產品、KS公司向被上訴人訂購之5PCS「8,10,13,17,19 」尺寸快開扳手組產品，均有使用系爭合約之上訴人專利等情，為上訴人所不爭執，並有系爭合約、各法院判決、警告函、採購單等在卷可憑（見原審卷一第16、59至75、76至85、87、91、150 至152 頁、原審卷二第288 至289 頁），自堪信為真實。惟被上訴人主張上訴人在系爭合約未合法終止之情形下，於102 年4 月11日寄發警告函予前田公司、KS公司，且因前田公司、KS公司訂單取消，使被上訴人受有損害，應負賠償責任等情，則為上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。故本件之主要爭點為1.上訴人主張被上訴人以「劉文斌」名義申請專利，及以「林裎洧」、「Jiun wei chang」名義分別向台灣及德國提出舉發，因而違反系爭契約部分，是否受另案確定判決之爭點效拘束？2.上訴人寄發警告函，是否有侵權或債務不履行之行為？3.上開行為，是否造成被上訴人之損害，及損害金額為何？4.被上訴人就上開第一點之行為是否與有過失？
(二)上訴人主張被上訴人以「劉文斌」名義申請專利，及以「林裎洧」、「Jiun wei chang」名義分別向台灣及德國提出舉發，因而違反系爭契約部分，是否受另案確定判決之爭點效拘束？
1.按所謂之「爭點效」，係指法院於確定判決理由中，對訴訟標的以外當事人所主張或抗辯之重要爭點，本於兩造辯論之結果所為之判斷，除有顯然違背法令，或當事人提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人間，就與該重要爭點有關之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相異之判斷而言，其乃源於訴訟上之誠信原則及當事人公平之訴訟法理而來。是「爭點效」之適用，除理由之判斷具備「於同一當事人間」、「非顯然違背法令」及「當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷」等條件外，必須該重要爭點，在前訴訟程序已列為足以影響判決結果之主要爭點，經兩造各為充分之舉證，極盡其攻擊、防禦之能事，使當事人適當而完全之辯論，由法院為實質審理判斷，前後兩訴之標的利益大致相同者，始應由當事人就該事實之最終判斷，對與該重要爭點有關之他訴訟負結果責任，以符民事訴訟上之誠信原則（最高法院97年度台上字第2688號裁判意旨參照）。
又爭點效之適用，必須前後兩訴訟當事人同一，且前案就重要爭點之判斷非顯然違背法令，及當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷等情形始足當之（最高法院99年度台上字第
781 號判決意旨參照）。經查，另案確定判決與本案訴訟當事人同一，且上訴人於另案確定判決中，已主張兩造於簽訂系爭合約後20日即99年2 月12日，即有訴外人「劉文斌」提出與系爭合約所授權之專利構造幾乎相同之專利申請，且胡厚飛亦於99年4 月30日提出與系爭專利構造幾乎相同之專利申請，因而主張被上訴人有違約情事等語。惟另案確定判決認依系爭契約第7 條第D 項約定，兩造並未限制他方申請不同於附件（A ）所述之專利，僅兩造中之一方若申請不同於附件（A ）所述之專利，須重新訂定合約繼續合作。是兩造中之任一方為取得重新議約之有利地位，乃開發並申請不同於附件（A ）所述之專利，自無不可，故被上訴人申請專利一事並未違背系爭合約之約定，此重要爭點既已經雙方辯論攻防並經另案確定判決加以認定，則就此重要爭點之判斷既非顯然違背法令，堪認上開判斷於本件就此部分有爭點效之適用。
2.惟查上訴人於另案確定判決亦主張被上訴人以「林裎洧」、「Jiun wei chang」名義分別向台灣及德國提出舉發，因而認被上訴人有違反系爭合約部分，雖亦經另案確定判決認被上訴人並未違反系爭合約約定，惟其理由係以上訴人在尚未查證確實，且被上訴人亦否認上開另行舉發事實之前，即逕認被上訴人有違反系爭契約第7 條第A 項後段約定之情事，而對被上訴人終止系爭合約，自非有據，而為對上訴人不利之認定。然被上訴人雖於另案確定判決否認「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」之舉發與其有關，然其於本院審理時已自承其確有借用「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」之名義對上訴人之專利提起舉發情事（見本院卷第100 至101 頁），惟否認所舉發之專利為系爭合約所授權之專利範圍，則此重要爭點既未經雙方於另案確定判決據實以告並充分攻防，於本案即不應受另案確定判決之拘束，本院自當另行認定。經查依據系爭合約的授權範圍，系爭專利為附件A 所示上訴人專利本身及其修改、改版之專利，即包含附件A 所示上訴人之德國專利（申請案號：000000000000.8）及日本專利（申請案號：0000-000000 ）及與附件A 相同之台灣專利即第I342
817 號專利（申請案號：00000000、000000000 ），而系爭專利係屬於有彈簧的設計，惟胡厚飛借用「林裎洧」名義所提出之舉發乃係針對上訴人所有之另一專利即第I342818 號專利，係屬無彈簧設計之專利，是「林裎洧」所舉發之專利並非系爭合約所授權之專利範圍，被上訴人自無違約問題（見本院卷第115 頁）。故縱被上訴人自承其有借用「林裎洧」、「Jiun Wei Chang」之名義對上訴人之專利提起舉發，惟其所舉發之專利並非為系爭合約第7 條第A 項後段之範圍，則上訴人以被上訴人違反系爭契約第7 條第A 項後段約定：「HI FIVE 不可對附件（A ）所述之專利進行異議，舉發或提出無效之訴訟」為由，對被上訴人終止系爭契約，洵屬無據。是上訴人終止權之行使不生效力，系爭合約仍屬有效。
(三)上訴人寄發警告函是否為侵權或債務不履行之行為？系爭合約既仍有效存在，則上訴人於102 年4 月11日寄發警告函予被上訴人之客戶前田公司、KS公司，指兩造合約業經上訴人終止，要求前開公司勿購買被上訴人產品，否則有侵害上訴人專利權之虞，致KS公司於102 年4 月25日取消採購金額為650 萬元之訂單；及前田公司於同年月29日取消採購金額為528 萬元之訂單，此有KS公司電子郵件、採購單、採購確認單等影本、亞日亞公司之採購單、電子郵件及其附檔、被上訴人之電子郵件等在卷可考（原審卷一第87至97頁背面），且KS公司、前田公司向被上訴人所訂購之扳手組產品，均有使用系爭專利，此亦為兩造所不爭執（原審卷一第
166 頁），是上訴人寄發前開警告函與被上訴人被取消前開前田公司、KS公司之訂單具有相當因果關係，應認上訴人所為違反系爭合約之義務。且依系爭合約之約定，上訴人應於合約期限內授權被上訴人使用合約專利並販售使用該等專利之產品。惟上訴人卻於系爭合約仍有效存在時，發函被上訴人之客戶KS公司、前田公司等要求勿購買被上訴人提供之產品，顯與系爭合約債之本旨相違，應構成不完全給付。上訴人於系爭合約存續期間，單憑己意於未經合法終止契約之情形下即寄發警告函予被上訴人客戶，致其等取消訂單造成被上訴人損失一節，堪認應有過失。另上訴人既已因債務不履行應負損害賠償責任，則被上訴人擇一請求之侵權行為部分即無庸審究，併此敘明。
(四)上訴人寄發警告函之行為是否造成被上訴人損害？暨其損害金額為何？
1.前田公司、KS公司於收受警告函後，分別取消訂單編號PO#00000000 、料號RMQ700及RMFQ700 、金額528 萬元，及訂單編號PO#0000000、料號為503.5205及503.5905、金額650 萬元之訂單，上開訂單收益係被上訴人可預期之利益，因上訴人寄發警告函之行為，致被上訴人失去基於上開訂單可得預期之利益，堪認上訴人上開不完全給付行為已造成被上訴人損害。雖上訴人辯稱前田公司與KS公司不曾中斷銷售上開產品，且縱前田公司、KS公司曾因上訴人寄發警告函而暫時取消買賣，嗣後已於訂單中「補回」先前曾經取消之訂單標的品項及數量，始能不斷地銷售上開產品，故被上訴人並未因此受損害云云。惟被上訴人與前田公司、KS公司之買賣關係均為繼續性契約，每一份訂單均是獨立之契約法律關係，如被取消某一訂單，則被上訴人本於該訂單所能獲取之預期利益即失其存在，是前田公司、KS公司係因上訴人之警告函而取消上開訂單，被上訴人並因此受有損害。
2.次查原審已就前田公司、KS公司關於上開訂單產品之每組成本，依被上訴人所提按零件類、包材類、包工提出成本估算表及其據以估算之相關估價單等（原審卷二第11至95頁背面、第151 至162 頁），及公證人吳宜勳出具前開相關估價單為真正之證明文書（原審卷二第195 至241 頁、原審卷三第11至23頁）為憑，認被上訴人雖因上訴人違約而喪失依通常情形可得預期之營業利益，但被上訴人亦因此免除製造上開訂單之費用，為受有利益，故於請求賠償時，應依民法第
216 條之1 、所得稅法施行細則第31條第2 項製造業第4 目至第6 目之規定予以扣除，故計算被上訴人因上訴人前開違約所失利益，即應以淨利率為基礎。而淨利率為銷售收入（即賣價）扣除銷售成本、薪資或輸出費用等其他費用後，其金額占銷售收入之比例，且依被上訴人所營事業係扳手製造，依稅務行業標準分類暨同業利潤標準查詢系統，於102 年、103 年間之費用率均為17% ，故被上訴人販售上開訂單產品每組之銷貨淨利為賣價扣除銷售成本及管理費用。則依KS公司訂單編號PO#0000000之料號503.5205、503.5905產品分別銷售5,000 組，其損失之利益分別為64.98 元×5000＝324,900 元及126.41元×5,000 ＝632,050 元；前田公司訂單編號PO#000 00000料號RMQ700、RMFQ700 產品分別銷售4,000 組、2,000 組，其損失之利益共為137.03元×4000＝548,120 元及177.77元×2,000 ＝355,540 元，故被上訴人之損害為1,860,610 元（324,900 元＋632,050 元＋548,120 元＋355,540 元＝1,860,610 元）。是原審認被上訴人依民法第227 條第2 項請求上訴人給付1,860,610 元為有理由，經核洵無違誤。
(五)被上訴人就上訴人因系爭合約債務不履行之行為是否與有過失？
1.按民法第148 條第2 項規定：行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。此項誠實信用原則，乃法律倫理價值之最高表現，具有補充、驗證實證法之機能，更為法解釋之基準，旨在實踐法律關係上之公平妥當，應斟酌各該事件情形衡量當事人利益，具體實現正義。該項原則不僅於權利人直接實現權利內容的行為有其適用，即於整個法領域，無論公法、私法及訴訟法，對於一切權利亦均有適用之餘地，故該條項所稱之「行使權利」者，應涵攝訴訟行為在內（參最高法院
101 年度台簡上字第2 號判決）。另按損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額或免除之，民法第
217 條第1 項定有明文。此項規定之目的旨在謀求加害人與被害人間之公平，認倘受害人於事故之發生亦有過失時，由加害人負全部賠償責任，未免失諸過酷，是以賦與法院得減輕其賠償金額或免除之職權。此項規定之適用，不以侵權行為之損害賠償為限，契約所定之損害賠償，亦有其適用，法院對於賠償金額減至何程度，抑為完全免除，雖有裁量之自由，但應斟酌雙方原因力之強弱與過失之輕重以定之（最高法院86年度台上字第1178號民事裁判、54年台上字第2433號民事判例意旨參照）。又民法第217 條所謂損害之發生或擴大，被害人與有過失云者，係指被害人苟能盡善良管理人之注意，即得避免其損害之發生或擴大，乃竟不注意，致有損害發生或擴大之情形而言，是與固有意義之過失，以違反法律上注意義務為要件者，屬尚有間（參最高法院70年度台上字第375 號民事判決）。換言之，民法上之過失，有二種意義，一為固有意義之過失，以違反法律義務為前提，例如不得侵害他人之一般義務、基於契約關係而生之特別義務；另一為非固有意義之過失，不以違反法律義務為前提，係行為人對自己利益之維護照顧有所疏懈，又稱「對自己之過失」，民法第217 條所稱之過失即屬此種意義，蓋被害人在法律上並未負有不損害自己權益之義務，其既因自己之疏懈釀成損害，與有責任，依誠實信用及公平原則，應依其程度忍受減免賠償額之不利益。
2.經查被上訴人係與上訴人簽立系爭合約成立合作關係，應依系爭合約之約定，遵守契約誠信原則與最大善意原則，善盡締約雙方之注意義務，然被上訴人法定代理人於本院準備程序審理時已肯認其確有委託訴外人「劉文斌」、「林裎洧」分別申請與系爭專利類似之專利及舉發上訴人在臺灣之其他專利（見本院卷第84、115 頁）。縱被上訴人稱「劉文斌」申請專利一事並未違反系爭合約、「林程洧」所舉發之專利亦非系爭合約範圍內的專利，然上訴人既已於101 年9 月7日首次發函給被上訴人表示有因系爭合約衍生之爭議，須依系爭合約第6 條解決爭議（見原審卷一第33頁），則被上訴人應即就相關爭議與上訴人進行說明及溝通，以弭系爭合約疑慮，然被上訴人竟捨此而不為放任上訴人逕行臆測，並在上訴人詢問時，多次予以否認並非由其委任「劉文斌」等人提出申請及舉發，並稱此為「善意的謊言，因為想讓生意繼續合作下去」，於他案未予說明「是訴訟策略問題」等語云云（見本院卷第100 頁背面、第115 頁背面），故雖被上訴人申請或舉發專利並未違反系爭合約，然其於上訴人詢問或寄發警告信時，可釐清以避免後續損害之情，然竟未即為之，而任上訴人逕行揣測，實有違契約之善意及誠信原則。倘被上訴人於上訴人第一次發函詢問時予以說明並釐清誤會，上訴人應不致逕行臆測並寄發警告信予被上訴人之客戶並因此造成被上訴人之損害，是被上訴人就避免損害擴大方面，確有未盡注意義務之疏失，為與有過失。依此，本院認兩造就本件損害發生之原因力強弱及過失輕重，應以上訴人負擔六成，被上訴人負擔四成，較為公允，又被上訴人於107 年
4 月11日準備程序期日已表示就原審之計算無意見（見本院卷第106 頁背面），是依此計算，被上訴人因與有過失而得請求上訴人賠償之金額應為111 萬6,366 元（計算式為：
1,860,610 元X60％=1,116,366 元）。
五、綜上所述，被上訴人依債務不履行之法律關係，請求上訴人給付1,116,366 元，及自起訴狀繕本送達翌日起即104 年4月21日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許；逾此部分之請求，則無理由，不應准許。原審就上開不應准許部分，為被上訴人勝訴之判決，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第一項所示，並駁回被上訴人就此部分之請求。至其餘上訴部分，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及援用之證據，均經本院審酌後，認對判決結果不生影響，爰無庸逐一論述，附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條前段，判決如主文。
中 華 民 國 107 年 6 月 28 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 彭洪英法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
本件不得上訴。
中 華 民 國 107 年 7 月 2 日
書記官 謝金宏