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智慧財產法院 106 年民專訴字第 97 號民事判決

智慧財產法院民事判決

106年度民專訴字第97號原 告 黃玲惠訴訟代理人 許宏迪律師

吳致緯被 告 惠合再生醫學生技股份有限公司兼法定代理人 施志岳被 告 黃旭生共 同訴訟代理人 張東揚律師

廖嘉成律師洪子洵律師上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件,本院於民國107年2月6日言詞辯論終結,判決如下:

主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事 實

甲、程序方面

壹、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件,暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件,均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係專利法所保護之專利權所生第一審民事事件,本院依法自有管轄權。

貳、按當事人法定代理人之代理權消滅者,訴訟程序在有法定代理人承受其訴訟以前當然停止;前開所定之承受訴訟人,於得為承受時,應即為承受之聲明,民事訴訟法第170 條、第175條第1項分別定有明文。查本件原告起訴時,被告惠合再生醫學生技股份有限公司(下稱:「被告公司」)之法定代理人原為黃旭生,嗣變更為施志岳,此有科技部南部科學工業園區管理局民國(下同)106 年7 月14日南商字第1060017781號函及所附公司變更登記表附卷可稽(見本案卷一第20

1 至第202-1 頁),被告公司於106 年8 月4 日具狀聲明由法定代理人施志岳承受訴訟(見本案卷一第199 頁),揆諸前揭規定,核無不合,應由本院准其承受訴訟,並續為訴訟行為。

參、按「訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者,不在此限:二、請求之基礎事實同一者。七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者」,民事訴訟法第

255 條第1 項第2 、7 款定有明文。原告於106 年8 月23日具狀追加被告公司法定代理人施志岳為被告(見本案卷一第229頁),核與前述規定相符,應予准許。

肆、按當事人就已起訴之事件,於訴訟繫屬中更行起訴,固為民事訴訟法第253 條規定所不許,惟該條所禁止之重訴,係指就同一訴訟標的提起新訴或反訴,即指同一事件而言。所謂同一事件,必同一當事人,就同一法律關係(訴訟標的),而為同一之請求(即前後兩訴之聲明,是否相同、相反或可以代用),若此三者有一不同,即不得謂為同一事件,而受重訴之禁止(最高法院40年臺上字第1530號、46年臺抗字第

136 號民事判例、73年度臺抗字第518 號、86年度臺上字第3088號民事裁判意旨參照)。查原告於106 年5 月8 日起訴之本院106 年度民專訴字第55號專利權權利歸屬事件,其訴之聲明略為:「確認中華民國申請號第000000000 號審查(公告號第I415670 號)『製造膠原蛋白的設備』專利案(下稱:「系爭專利2 」)之專利申請權及專利權為原告所有」(見本院106 年度民專訴字第55號卷二第40頁),原告本件訴之聲明第3 項則為:被告公司暨被告黃旭生及被告施志岳應將系爭專利2 移轉登記為原告所有,前者確認之訴尚無法完全取代後者給付之訴,即非同一事件,亦無違反上開一事不再理之規定。

伍、按「訴訟文書,得以電信傳真或其他科技設備傳送之;其有下列情形之一者,傳送與送達有同一之效力:一、應受送達人陳明已收領該文書者。二、訴訟關係人就特定訴訟文書聲請傳送者(第1 項)。前項傳送辦法,由司法院定之(第2項)」,民事訴訟法第153 條之1 定有明文,又106 年9 月30日司法院院臺廳民一字第10600243 11 號令修正發布全文14條並自發布日施行之「民事訴訟文書使用電信傳真或其他科技設備作業辦法」第2 條第2 款規定:「本辦法所稱電信傳真或其他科技設備傳送,係指送方以下列各款所列方式,將當事人或代理人書狀、證人或鑑定人書面陳述及具結文書,以及其他訴訟文書進行傳輸,受方可於其電信傳真或其他科技設備上收受該文書或其相同型式及內容之影本者:二、電信傳真」,同辦法第7 條規定:「以電信傳真或電子郵遞設備傳送文書之送方,應於傳送之訴訟文書前添附首頁,記載傳送文書之名稱、頁數、股別、案號、當事人姓名、傳送者姓名、住址、國民身分證號碼、電話號碼、回傳文書之傳真號碼或電子信箱帳號及其他法院認為應載明之事項,其格式如附件一」。查本院107 年2 月6 日言詞辯論期日通知,於107 年1 月24日以前述附件一格式傳真予原告訴訟代理人,原告訴訟代理人於翌日回傳表示收到(見本案卷二第14頁),符合民事訴訟法第251 條第2 項規定之10日就審期間,且兩造當事人於107 年2 月6 日言詞辯論期日,均無異議而為言詞辯論(民事訴訟法第197 條第1 項規定參照)。

乙、兩造聲明及陳述要旨

壹、原告方面

一、原告於100 年9 月6 日就製造膠原蛋白的設備機器結構之構思及設計理念,於美國提出臨時申請案(案號61/531,438)(下稱:「美國臨時申請案」),而於101 年8 月28日轉為正式申請案(案號13/596,488),並於104 年3 月24日獲准專利,其專利證號為US8,986,616,B2。原告另於101 年8 月

1 日以該美國臨時申請案為優先權之基礎案,向經濟部智慧財產局(下稱:「智慧局」)提出申請發明專利,案號000000000 「超音波震盪機」專利案,並於104 年3 月1 日獲准專利,其公告專利號為I475108 (下稱:「系爭專利1 」)。被告公司於100 年10月12日以「製造膠原蛋白的設備」向智慧局申請發明專利,經該局編為第000000000 號審查,准予專利,公告並發給發明第I415670 號專利證書(下稱:「系爭專利2 」),申請專利範圍共20項。惟被告公司此舉,並未知會原告,且未經原告同意逕將原告之發明向智慧局提出專利申請案,原告系爭專利1 與被告系爭專利2 之內容,經技術比對及所請求之權利保護範圍,可知二者間實質上為同一技術。系爭專利2 以100 年時任被告公司代表人葉省吾及100 年時任廠長陳錡銘為發明人,於智慧局遞交專利申請說明書,然葉省吾及陳錡銘並未列於美國臨時申請案之發明人,顯為冒充發明人,並瓢竊發明事實於我國提出專利申請案,致使蒙蔽審查委員,令系爭專利2 通過專利申請。

二、系爭專利2 之專利說明書,因與原告申請在先而在其申請後始公開或公告之系爭專利1 申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同,而不得取得發明專利,有違反專利法第23條規定,且有擬制喪失新穎性之情事。原告遂依專利法第71條第1 項之規定,認系爭專利2 因違反專利法第23條、第31條規定之情事,於104 年7 月17日向智慧局提起舉發,依專利法第96條第1 項規定,請求撤銷系爭專利2 之全部請求項,共20項,其中第1 項請求項為獨立項,第2 至20項請求項為第1 項請求項之附屬項。智慧局於105 年6 月17日(105 )智專三(三)05053 字第10520745030 號專利舉發審定書之審定決定(下稱:「舉發審定書」),原告請求之系爭專利2 請求項1 至5 舉發成立,系爭專利2 因與原告之系爭專利1 內容相同,而擬制喪失新穎性。系爭專利2 請求項1 至5 因違反專利法第23條及第31條之規定,舉發成立應予撤銷,被告公司確有侵害原告系爭專利1 之情事。

三、系爭專利2 侵害系爭專利1 請求項1 至10。系爭專利1 依文義讀取之判斷原則,其請求項1 至10之每一技術特徵均出現或存在於被告公司系爭專利2 之請求項1 至20中,構成文義侵權。縱系爭專利2 未符合文義侵害之要件,惟系爭專利2之請求項6 至12及16至20項,因係屬通常知識即能直接置換之技術特徵,已構成均等侵害。

四、被告公司所製造、販賣之化妝品級仙肌美白保濕露、精粹美白面膜、晶潤雪肌面膜及水溶性相關產品等,鱉膠原蛋白、膠原蛋白透明薄膜、仙肌、晶鑽保養品系列以及膠原蛋白傷口敷料等產品,係瓢竊原告系爭專利1 之發明,並以系爭專利2 之「製造膠原蛋白之設備」(PCM 機,下稱:「系爭設備」)製造膠原蛋白原料與衍生產品,被告公司明知無合法實施系爭專利1 之權限,而為實施系爭專利1 之行為,明顯侵害原告所有之系爭專利1 ,爰依民法第184 第1 項、專利法第96條第1 、2 、3 項及97條第1 項第3 款、公司法第23條第2 項規定,提起本件專利侵害損害賠償與排除、防止侵害專利權之訴訟。

五、聲明:

(一)被告3 人應連帶給付原告新臺幣(下同)1,676,900 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。

(二)被告3 人不得為一切製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口或為其他侵害原告所有系爭專利1 之行為。

(三)被告3人應將系爭專利2移轉登記為原告所有。

(四)被告3人應將系爭設備交由原告處置。

(五)原告願供擔保,請准宣告假執行。

貳、被告方面

一、系爭專利2 之專利申請權及專利權並非歸屬於原告所有。原告並未舉證證明其對系爭專利2 所欲達成之功效,或解決問題之具體技術手段,有何實質貢獻,亦未舉證證明其與被告公司間有任何智慧財產權歸屬之約定。

二、系爭專利2 具有與系爭專利1 不同之構想,並非實質相同之發明。智慧局雖於舉發審定書,認定系爭專利2請求項1 至5相對於系爭專利1 ,有專利法第23條、第31條規定之擬制喪失新穎性之事由,而為請求項1 至5 舉發成立,應予撤銷之處分,然其審定理由,亦同樣認定系爭專利1 並未揭露系爭專利2 請求項6 至20之技術特徵,二者並非為同一發明,故為請求項6 至20舉發不成立之處分。

三、原告主張被告等侵害其所有之系爭專利1 請求項1 至10,顯無理由。原告準備理由狀雖有針對系爭專利2 之申請專利範圍與系爭專利1 所揭露之技術特徵為比對,然多以系爭專利

1 說明書中所揭露之內容為比對之對象,不僅非以系爭專利

1 之申請專利範圍每一技術特徵與被控侵權之系爭專利2 為比對,且未指明系爭專利2 所落入系爭專利1 之確切、各別之請求項範圍為何,顯與專利法規定及專利侵權判斷要點之規定相違背。況且,由前述舉發審定書可知,系爭專利1 並未揭露系爭專利2 請求項6 至20之技術特徵,二者並非為同一發明。

四、被告公司所有之系爭設備並無超音波儀器,並未落入系爭專利1之申請專利範圍:

(一)系爭專利1 請求項1 為:「一種超音波震盪機,其中包括:一中空狀的本體;一容置槽,其固設於本體中;一傳動組件,其穿設於本體中;數個框架,係活動組設於本體中,且與傳動組件相連接,所述數個框架能由傳動組件所驅動而選擇性地置入容置槽中,各框架中設有數個容器;數個震盪裝置,係設置於本體上,且各震盪裝置與相對應的框架連接且選擇性震動相對應的框架;一超音波機構,其設於本體中,而能於容置槽中產生超音波」,而系爭專利

1 請求項2 至10皆直接或間接附屬於第1 項,而包含第1項之所有技術特徵。

(二)惟被告公司所有系爭設備之構造,原先雖有內建之超音波儀器,然因被告公司之技術人員於101 年9 月至10月間,發現該超音波儀器於膠原蛋白之製造過程中,存在去毛囊效率不佳及作用時溫度過高之相關問題。因此,被告公司於101 年11月21日,已將該超音波儀器移除,故目前被告公司所使用之系爭設備之構造,已無包含任何超音波儀器。準此,被告公司所有之系爭設備並無超音波儀器,而未落入原告所有之系爭專利1 請求項1 之申請範圍,亦當然未落入系爭專利1 附屬於請求項1 之其他請求項範圍。

五、原告系爭專利1請求項1有應撤銷之事由:

(一)被證7 號可證明系爭專利1 請求項1 不具進步性:被證7號為87年12月21日公告之中華民國公告號第348166號「晶圓之清洗,剝離方法及裝置」發明專利,其公告日早於系爭專利1 之優先權日,故為適格之先前技術。其同樣揭示一種以振盪功能配合超音波機構,以達到均勻清洗其所欲清洗之標的之技術手段及結構特徵,並已揭露系爭專利1請求項1 之所有技術特徵。

(二)被證7 號與被證8 號之組合可證系爭專利1 請求項1 不具進步性:被證8 號為99年10月11日公告之中華民國公告號第M390181 號「自動噴淋塗裝設備」新型專利,其公告日早於系爭專利1之優先權日,故為適格之先前技術。被證8號揭示之「可供複數工件5 放置之固定架及治具333 」之結構,及「固定架及治具333 及工件5 則進入由塗裝箱1與上蓋32構成之封閉空間中…馬達331 將帶動轉軸332 、固定架及治具333 及工件5 在塗裝箱1 與上蓋32構成之封閉空間中同步轉動,…然後令塗料自噴嘴111 朝工件5 方向噴淋,繼而在工件5 表面塗裝形成一層薄膜,而在噴淋塗裝過程中,由於馬達331 帶動轉軸332 、固定架及治具

333 及工件5 不停旋轉,因此不僅可令塗料均勻塗裝在工件5 表面」等技術內容,已實質揭示系爭專利1 請求項1之「數個框架以及容器」之特徵結構,以及透過「數個框架,係活動組設於本體中,且與傳動組件相連接,所述數個框架能由傳動組件所驅動而選擇性地置入容置槽中,各框架中設有數個容器」,所欲達到之使容器內之標的物可被均勻地作用之功效。故其差異應屬於所屬技術領域中具有通常知識者,透過簡單結構的改變,即可輕易完成者。被證7 號已揭示「一種清洗裝置,其中包括:一中空狀的本體10;一容置槽11A ,其固設於本體中;一傳動組件16,其穿設於本體中;一個保持具W ,係活動組設於本體中,且與傳動組件相連接,所述保持具W 由傳動組件所驅動而選擇性地置入容置槽中;一個震盪裝置14,係設置於本體上,且震盪裝置14與相對應的保持具W 連接且選擇性地震動相對應的保持具W ;一超音波機構12,其設於本體中,而能於容置槽中產生超音波」等結構,而承上所述,被證8 號已揭露系爭專利1 請求項1 之「數個框架,係活動組設於本體中,且與傳動組件相連接,所述數個框架能由傳動組件所驅動而選擇性地置入容置槽中,各框架中設有數個容器」之特徵結構,所屬技術領域中具有通常知識者,自可輕易將被證7 號之保持具W 代換為被證8 號之可放置複數工件的「固定架及治具」,而無歧異推知系爭專利

1 請求項1 所有之技術特徵。準此,系爭專利1 請求項1相較於被證7 號與被證8 號之組合,應不具有進步性。

(三)被證9 號可證系爭專利1 請求項1 不具進步性:被證9 號為100 年7 月1 日公開之中華民國公開號第000000000 號「超音波清洗裝置、超音波清洗方法、及記錄有用來執行此超音波清洗方法之電腦程式的記錄媒體」發明專利,其公開日早於系爭專利1 優先權日,應為適格之先前技術。

被證9 號與系爭專利1 請求項1 之差異,僅在於系爭專利

1 請求項1 係界定有「數個框架,各框架中設有數個容器」;而被證9 號係揭露一相當於框架的晶圓舟20,以及其上可放置晶圓的晶圓保持部21a 及21b ,二者雖存在數量和結構之些許差異。然被證9 號晶圓舟20之作用與系爭專利1 請求項1 之框架相同,係用來容置待清洗的標的物,並且被證9 號震盪裝置26透過支撐臂22a 及22b 於凹槽15中,可選擇性地進行上下方向之搬送及側方之搖動運動,與系爭專利1 請求項1 之框架所具有「與傳動組件相連接,所述數個框架能由傳動組件所驅動而選擇性地置入容置槽中,各框架中設有數個容器;數個震盪裝置,係設置於本體上,且各震盪裝置與相對應的框架連接且選擇性地震動相對應的框架」之技術特徵並無實質差異。

六、聲明:原告之訴駁回;如受不利判決,被告等願供擔保請准免予假執行。

丙、本件原告訴之聲明第1 、2 項兩造之爭點,在於原告主張之被告系爭設備是否侵害原告系爭專利1?

丁、原告陳稱:其訴之聲明第1 至4 項各對應之訴訟標的如次:訴之聲明第1 項訴訟標的為專利法第97條第1 項、民法第18

4 條第1 項及專利法第96條第2 項;訴之聲明第2 項訴訟標的為專利法第96條第1 項;訴之聲明第3 項訴訟標的為專利法第96條第2 項回復原狀及民法第184 條第1 項;訴之聲明第4 項訴訟標的為專利法第96條第3 項必要處置等語(見本案卷二第108頁)。

戊、原告訴之聲明第1、2、4項部分,本院得心證之理由

壹、系爭專利1技術分析

一、系爭專利1技術內容:

(一)系爭專利1 係為一種用來製造膠原基質的超音波震盪機,其具有一中空本體、一容置槽、一傳動組件、複數個框架、複數個震盪裝置、及一超音波機構,容置槽設置於本體中,框架與傳動組件相接,傳動組件帶動框架使其遠離或置入容置槽中,震盪裝置分別與框架相連接,超音波機構設於本體中,於製程中,啟動震盪裝置與超音波機構以產生作用,則於容置槽中的結締組織將逐漸變成膠原基質(系爭專利1 說明書第1 頁中文發明摘要,見本案卷一第66頁)。該超音波震盪機優點在於,透過震盪裝置與超音波機構的配合,可使容器中所容納的結締組織透過震盪及超音波的作用來逐漸變成膠原基質,因此,可加以提供目前產業上的需求(系爭專利1說明書第3 頁倒數第1 行至第4頁第1 段整理,見本案卷一第68至69頁)。該超音波震盪機,其中,傳動組件包含有一液壓缸、一蓋體及數個支撐桿,液壓缸設於本體之頂部,蓋體與液壓缸相連接且選擇性地封閉容置槽,該等支撐桿貫穿本體之頂部及蓋體且與液壓缸相連接,該等框架分別掛設於支撐桿上;震盪裝置包含有一正齒輪、一馬達及一偏心齒輪,正齒輪固設於相對應的支撐桿上,馬達設於本體上,偏心齒輪受馬達驅動且選擇性地與正齒輪相囓合(系爭專利1說明書第4 頁第2、3段整理,見本案卷一第69頁)。

(二)該超音波震盪機進一步包含有一真空泵浦,該真空泵浦設於蓋體上,蓋體上設有一壓力釋放裝置。並進一步包含有一噴灑結構,該噴灑結構設於容置槽中,容置槽底部設有一排水管,該排水管延伸出本體外(系爭專利說明書第4頁第4 、5 段整理,見本案卷一第69頁)。

二、系爭專利1 主要圖式(見本案卷一第65頁圖1 、第76頁圖2、第77頁圖3 )。

三、系爭專利1申請專利範圍分析:系爭專利申請專利範圍共計10項,其中第1 項為獨立項,其餘均為附屬項。原告主張受侵害為系爭專利請求項1 至10(原告106 年8 月23日民事準備理由狀,見本案卷一第207 頁正面),其內容分析如下。

(一)請求項1:一種超音波震盪機,其中包括 :一中空狀的本體(10);一容置槽(20),其固設於本體(10)中;一傳動組件(30),其穿設於本體(10)中;數個框架(40),係活動組設於本體(10)中,且與傳動組件(30)相連接,所述數個框架(40)能由傳動組件(30)所驅動而選擇性地置入容置槽(20)中,各框架(40)中設有數個容器(41);數個震盪裝置(50),係設置於本體(10)上,且各震盪裝置(50)與相對應的框架(40)連接且選擇性地震動相對應的框架(40);一超音波機構(60 ),其設於本體中,而能於容置槽(20)中產生超音波。

(二)請求項2 :如請求項1 所述之超音波震盪機,其中傳動組件(30)包含有一液壓缸(31)、一蓋體(32)及數個支撐桿(33),液壓缸(31)設於本體之頂部,蓋體(32)與液壓缸(31)相連接,且蓋體(32)能為液壓缸(31)驅動而選擇性地封閉容置槽(20),該等支撐桿(33)貫穿本體之頂部及蓋體(32)且與液壓缸(31)相連接,該等框架(40)分別掛設於支撐桿(33)上。

(三)請求項3:如請求項2所述之超音波震盪機,其中各震盪裝置(50)包含有一正齒輪(51)、一馬達(52)及一偏心齒輪(53),正齒輪(51)組設於相對應的支撐桿(33)上,馬達(52)設於本體(10)上,偏心齒輪(53)受馬達(52)驅動且選擇性地與正齒輪(51)相囓合。

(四)請求項4:如請求項2或3 所述之超音波震盪機,其進一步包含有一真空泵浦(70)。

(五)請求項5:如請求項4所述之超音波震盪機,其中,所述真空泵浦(70)設於蓋體(32)上,蓋體(32)上設有一壓力釋放裝置(321)。

(六)請求項6:如請求項1至3 中任一項所述之超音波震盪機,其中所述框架(40)之容器(41)穿設有數個穿孔(411),所述超音波機構(60)設於本體(10)的容置槽(20)內。

(七)請求項7:如請求項5所述之超音波震盪機,其中所述框架

(40)之容器(41)穿設有數個穿孔(411),所述超音波機構(60)設於本體(10)的容置槽(20)內。

(八)請求項8 :如請求項1 至3 中任一項所述之超音波震盪機,其進一步包含有一噴灑結構(80),該噴灑結構(80)設於容置槽(20)中,容置槽(20)底部設有一排水管(21),該排水管(21)延伸出本體(10)外。

(九)請求項9:如請求項5所述之超音波震盪機,其進一步包含有一噴灑結構(80),該噴灑結構(80)設於容置槽(20)中,容置槽(20)底部設有一排水管(21),該排水管(21)延伸出本體(10)外。

(十)請求項10:如請求項7 所述之超音波震盪機,其進一步包含有一噴灑結構(80),該噴灑結構(80)設於容置槽(20)中,容置槽(20)底部設有一排水管(21),該排水管(21)延伸出本體(20)外。

貳、系爭設備技術分析

一、本件原告所主張侵害系爭專利1 之系爭設備如附件2 (見本案卷一第227 頁)或原證19所示(見見本案卷二第122 至13

1 頁),然被告等人否認該設備為被告等人所有(見本案卷二第111 頁),原告亦無法證明該設備確為被告等人所有,以實其說,且原告無法提出任何其他被告等人之實物,供本院技術分析並比對,自難認原告訴之聲明第1 、2 、4 項主張被告以系爭設備侵害系爭專利1 為有理由。

二、以下茲就原告主張之系爭設備即使確實為被告等人所有,所為之論述(退而言之論述)。

參、系爭專利1侵權部分

一、系爭設備未落入系爭專利1 請求項1 至10之文義與均等範圍:

(一)原告106 年8 月23日民事準備理由狀中主張系爭專利2 落入系爭專利1 請求項1 至10之文義(見本案卷一第207 至

222 頁正面)或均等範圍(見本案卷一第222 至225 頁正面、背面)。

(二)原告主張被告等人之系爭設備,經本院於107 年2 月1 日請其提出內外部照片(見本案卷二第104 頁)後,仍僅以

106 年8 月23日民事準備理由狀之附件2 (見本案卷一第

227 頁)及107 年2 月6 日民事準備(二)狀之原證19(見本案卷二第122 至131 頁)所示廠房及系爭設備之外觀照片,為其論據,惟原告對於系爭設備並未提供任何內部結構之圖式或照片,亦未提供任該系爭設備之剖面、內視圖等,以供與系爭專利1 之請求項進行侵權比對,故僅憑原告所主張之系爭設備外觀照片,實不足以證實系爭設備落入系爭專利1 請求項1 至10之範圍。

(三)有關專利侵權之判斷,應將系爭設備與系爭專利1 之請求項進行比對,不得將系爭設備與系爭專利1 之物或方法直接進行比對。即使系爭設備本身亦有專利權,亦不得直接將雙方專利之物或方法進行比對,或將雙方之專利請求項進行比對。

(四)而有關專利侵權判斷之「文義讀取之判斷原則」規定:「『文義讀取』之判斷,應將解釋後的系爭專利1 之請求項的每一技術特徵與系爭設備之對應元件、成分、步驟或其間之關係等,分別進行比對,若各別對應之技術特徵均相同,則系爭設備符合『文義讀取』。反之,若系爭設備欠缺解釋後的系爭專利1 之請求項的任一技術特徵,或有任一對應之技術特徵不相同,則不符合『文義讀取』」。

(五)原告106 年8 月23日民事準備理由狀所提侵權分析比對表(見本案卷一第208 至222 頁)以系爭專利2 請求項與系爭專利1 揭露之技術特徵予以侵權比對,完全不符合專利法及專利侵權判斷要點之相關規定。且該比對結果,亦無法判斷系爭設備係落入系爭專利1 何請求項之何範圍。

(六)退而言之,縱使原告以不符合專利侵權判斷要點之相關規定,將系爭專利1 與系爭專利2 做侵權分析比對,系爭專利1 請求項1 所請「超音波震盪機」,其元件包括「一中空狀的本體(10);一容置槽(20),其固設於本體(10)中;一傳動組件(30),其穿設於本體(10)中;數個框架(40),係活動組設於本體(10)中,且與傳動組件

(30)相連接,所述數個框架(40)能由傳動組件(30)所驅動而選擇性地置入容置槽(20)中,各框架(40)中設有數個容器(41);數個震盪裝置(50),係設置於本體(10)上,且各震盪裝置(50)與相對應的框架(40)連接且選擇性地震動相對應的框架(40);一超音波機構

(60),其設於本體中,而能於容置槽(20)中產生超音波」,系爭專利1 請求項2 至10項,皆直接或間接附屬於請求項1 ,而包含請求項1 所有技術特徵,當然皆包含了「超音波機構」之技術特徵;惟被告公司之系爭專利2 請求項,並未有「一超音波機構」之技術特徵,且被告公司稱:目前被告公司所使用系爭設備構造,已無包含任何超音波儀器(見本案卷一第295 頁),且被告公司102 年1月15日啟用之「純化清洗機操作標準書」中已將操作晝面中與超音波儀器相關作用之表單選項排除(被證6 號,見本案卷一第362 至366 頁)」。因此,系爭設備並無超音波儀器,且原告附件2 提供之廠房及系爭設備外觀照片(見本案卷一第227 頁),亦無法讀取到系爭設備具有「超音波之機構」,故系爭設備並未落入系爭專利1 請求項1之文義範圍,亦當然未落入系爭專利1 請求項2 至10之範圍。而系爭設備並未具有「超音波之機構」之技術特徵要件,即系爭設備與系爭專利1 請求項1 至10要件並不相同,無法符合全要件原則,並無均等論之適用;故系爭設備亦未落入系爭專利1 請求項1 至10之均等範圍。

二、綜上,系爭設備未落入系爭專利1 請求項1 至10之文義範圍或均等範圍,是原告所提系爭設備所揭示者,尚不足以證明系爭設備有侵害系爭專利1請求項1 至10之情事。

己、原告訴之聲明第3項部分,本院得心證之理由

壹、系爭專利2申請專利範圍分析原系爭專利2 申請專利範圍共計20項,其中第1 項為獨立項,請求項2 至20均為附屬項。舉發案000000000N01於105 年

6 月17日舉發審定,原請求項1 至5 舉發成立,應予撤銷,請求項6 至20舉發不成立,經經濟部訴願會維持原審定,未提行政訴訟,故申請專利範圍原請求項1 至5 應予撤銷已確定(43卷21期(2016/07/21)公告舉發成立案件)。惟請求項6 至20,為直接或間接依附於原請求項1 至5 ,故雖原請求項1 至5 已舉發成立,予以撤銷,仍將其列出以便於分析,合先敘明。請求項1 至20內容分析如下。

一、原請求項1 :一種製造膠原蛋白的設備,包含:槽裝置,包括反應槽,該反應槽用於承裝溶液;托架裝置,用於支撐原料,該原料與該溶液反應後可形成該膠原蛋白;和致動裝置,連動該托架裝置;當該致動裝置處於第一位置時,該托架裝置在該溶液的上方;當該致動裝置處於第二位置時,該托架裝置在該溶液中(舉發成立已撤銷)。

二、原請求項2 :如申請專利範圍第1 項所述製造膠原蛋白的設備,其中該設備包含搖動裝置,該搖動裝置連動該托架裝置,使該托架裝置在該溶液中沿著一軌跡重複地運動,以促進該原料與該溶液反應(舉發成立已撤銷)。

三、原請求項3 :如申請專利範圍第2 項所述製造膠原蛋白的設備,其中該槽裝置包括蓋子,該蓋子用於封閉該反應槽;該致動裝置連接至該蓋子,該蓋子連動托架裝置(舉發成立已撤銷)。

四、原請求項4 :如申請專利範圍第3 項所述製造膠原蛋白的設備,其中該搖動裝置包括滑桿,該滑桿可滑動地穿過該蓋子,且該滑桿的一端連接至該托架裝置(舉發成立已撤銷)。

五、原請求項5 :如申請專利範圍第4 項所述製造膠原蛋白的設備,其中該搖動裝置包括驅動器、偏心地固定於該驅動器的第一齒輪、和連接至該滑桿的第二齒輪;當該致動裝置位於該第一位置時,該第二齒輪未嚙合該第一齒輪;當該致動裝置位於該第二位置時,該第二齒輪嚙合該第一齒輪(舉發成立已撤銷)。

六、請求項6 :如申請專利範圍第5 項所述製造膠原蛋白的設備,其中該搖動裝置包括阻擋件,該阻擋件固定在滑桿;當該致動裝置在該第一位置和該第二位置之間運動的一部分行程中,該蓋子接觸該阻擋件,使該滑桿和該蓋子一起運動;當該致動裝置在該第二位置時,該蓋子未接觸該阻擋件,使該滑桿可相對於該蓋子運動,且該第一齒輪傳動該第二齒輪和該滑桿,使該托架裝置在該溶液中較高的第三位置和較低的四位置之間往復運動。

七、請求項7 :如申請專利範圍第6 項所述製造膠原蛋白的設備,其中該搖動裝置包括銜接件、滑塊、和導軌;該第二齒輪樞接於銜接件,該銜接件固定至滑塊和滑桿,該滑塊可滑動地連接至導軌。

八、請求項8 :如申請專利範圍第1 至7 項其中任一項所述製造膠原蛋白的設備,其中該托架裝置包括多個框架;該等框架的每一者包括彼此相對的第一側邊及第二側邊、和設置於該第一側邊及第二側邊之頂部及底部的複數耳部,位於該頂部之該等耳部的缺口方向和位於該底部之該等耳部的缺口方向相反;藉由該等耳部的嚙合,防止該等框架在該第一側邊及該第二側邊的方向分離。

九、請求項9 :如申請專利範圍第8 項所述製造膠原蛋白的設備,其中該等框架的每一者另外包括彼此相對的第三側邊及第四側邊、和設於該第四側邊的環;該托架裝置包括鎖桿,該鎖桿可拆卸地容置在環中,藉此防止該等框架在第三側邊及第四側邊的方向分離。

十、請求項10:如申請專利範圍第9 項所述製造膠原蛋白的設備,其中該等框架的每一者另外包括設置在該第三側邊的肋、和從該第四側邊延伸至該第三側邊的溝;該托架裝置包括用於容置該原料的托盤,該托盤容置在該溝內;該肋和該鎖桿分別限制該托盤往該第三側邊和第四側邊的方向運動。

十一、請求項11:如申請專利範圍第1 至7 項中任一項所述製造膠原蛋白的設備,其中該槽裝置包括熱交換器,該熱交換器鄰接該反應槽,用於和該溶液進行熱交換。

十二、請求項12:如申請專利範圍第11項所述製造膠原蛋白的設備,其中該設備包括抽氣裝置,該抽氣裝置連接至該蓋子,用於抽出該溶液和該蓋子之間的氣體;該托架裝置包括鎖桿和用於容置該原料的多個框架;該等框架的每一者包括耳部,該等耳部將該等框架可拆卸地嚙合在一起;該鎖桿可拆卸地貫穿該等框架,以防止該等耳部解除嚙合。

十三、請求項13:如申請專利範圍第12項所述製造膠原蛋白的設備,其中該槽裝置包括振動機,用於振動該溶液。

十四、請求項14:如申請專利範圍第12項所述製造膠原蛋白的設備,其中該反應槽包括對流口,用於促進該溶液的流動。

十五、請求項15:如申請專利範圍第12項所述製造膠原蛋白的設備,其中該反應槽包括底表面、自該底表面斜向上延伸的斜面、自該斜面的另一端向上延伸的側表面、和設於該底表面的排出口。

十六、請求項16:如申請專利範圍第12項所述製造膠原蛋白的設備,其中該蓋子包括透明的檢視窗。

十七、請求項17:如申請專利範圍第12項所述製造膠原蛋白的設備,其中該設備包括溶液供給裝置,其連接至該蓋子。

十八、請求項18:如申請專利範圍第12項所述製造膠原蛋白的設備,其中該設備包括隔離室,該反應槽、該托架裝置、和該蓋子位於該隔離室內。

十九、請求項19:如申請專利範圍第18項所述製造膠原蛋白的設備,其中該致動裝置和該搖動裝置一部份位於該隔離室外且其另一部分位於該隔離室內。

二十、請求項20:如申請專利範圍第18項所述製造膠原蛋白的設備,其中該設備包括清洗裝置,其可拆卸地吊掛在該隔離室的側壁。

貳、系爭專利2之專利申請權及專利權原告訴之聲明第3 項請求被告3 人應將系爭專利2 移轉登記為原告所有,無非以系爭專利2 之專利申請權及專利權為原告所有,為其論據。系爭專利2 之申請日為100 年10月12日,公告日為102 年11月21日(見本案卷一第79頁)。原告本件請求移轉登記系爭專利2 之證據,為原證1 至17(見本案卷一第21至第176頁)。

參、原告所提證據之技術面分析

一、原證1 、2 、3 係「豬皮膠原蛋白基質之製備技術技術移轉授權合約書」、「多孔狀膠原蛋白基質之應用技術技術移轉授權合約書」及「國立成功大學與惠合再生醫學生技股份有限公司合作契約書影本」(見本案卷一第21頁至第48頁):

(一)原證1 、2 係於98、99年間成功大學(甲方,訴外人)、原告黃玲惠(乙方)及被告公司(丙方)所簽訂關於TWI284665 、US7,498, 412、TW I482781及TW I396693由成功大學專屬授權予被告公司之合作契約。該契約早於系爭專利1 之申請日,惟該契約所列之專利案皆相關於膠原蛋白之製備方法,該專利案並未揭示製備膠原蛋白之設備、機器等。

(二)原證3 內容為成功大學(甲方)依公立各級學校、成功大學教師校外兼課、兼職處理原則,同意所屬黃玲惠教授(原告)擔任被告公司(乙方)首席科學顧問,俟乙方之被告公司通過生技新藥公司後擔任董事暨科學長,期限自99年1 月1 日起至114 年7 月31日止(見本案卷一第48頁),惟由原證9 名片所載職稱證明至今原告尚未能正式擔任被告公司之董事暨科學長(見本案卷一第135頁)。

二、原證4 係美國臨時申請案案號61/531,438「Ultrasonic Oscillation Machine」,原證5 為系爭專利1 之專利案(見本案卷一第49至第78頁):

(一)原證4美國臨時申請案係於100年9月6日申請,該案並獲得美國專利US 8,986,616,而該美國臨時申請案為原證5 公告系爭專利1 之美國相對應案及所主張之國外專利優先權案(見本案卷一第64頁),故原證4 及原證5 為同一案,實質內容相同,合先敘明。

(二)原證5 申請日101 年8 月31日(見本案卷一第64頁),晚於系爭專利申請日100 年10月12日(見本案卷一第79頁),惟原證5 所主張之優先權日100 年9 月6 日(優先權案,原證4 臨時申請案申請日,見本案卷一第64頁)係早於系爭專利2 申請日;又該原證5 為原告所申請、核准之專利案,且除申請人外,原告亦為原證5 系爭專利1 專利案之發明人(見本案卷一第64頁)。

(三)原證5 技術內容:原證5 為一種用來製造膠原基質的超音波震盪機,其具有一中空本體、一容置槽、一傳動組件、複數個框架、複數個震盪裝置、及一超音波機構,容置槽設置於本體中,框架與傳動組件相接,傳動組件帶動框架使其遠離或置入容置槽中,震盪裝置分別與框架相連接,超音波機構設於本體中,於製程中,啟動震盪裝置與超音波機構以產生作用,則於容置槽中的結締組織將逐漸變成膠原基質(原證5 摘要,見本案卷一第64頁)。原證5 之一種超音波震盪機,係指一種用來製造膠原基質的超音波震盪機,其優點在於,透過震盪裝置與超音波機構的配合,可使容器中所容納的結締組織透過震盪及超音波的作用來逐漸變成膠原基質,因此,可加以提供目前產業上需求(見本案卷一第68、69頁)。

(四)原證5申請專利範圍分析:

1、一種超音波震盪機,其中包括:一中空狀的本體;一容置槽,其固設於本體中;一傳動組件,其穿設於本體中;數個框架,係活動組設於本體中,且與傳動組件相連接,所述數個框架能由傳動組件所驅動而選擇性地置入容置槽中,各框架中設有數個容器;數個震盪裝置,係設置於本體上,且各震盪裝置與相對應的框架連接且選擇性地震動相對應的框架;一超音波機構,其設於本體中,而能於容置槽中產生超音波。

2、如請求項1 所述之超音波震盪機,其中傳動組件包含有一液壓缸、一蓋體及數個支撐桿,液壓缸設於本體之頂部,蓋體與液壓缸相連接,且蓋體能為液壓缸驅動而選擇性地封閉容置槽,該等支撐桿貫穿本體之頂部及蓋體且與液壓缸相連接,該等框架分別掛設於支撐桿上。

3、如請求項2 所述之超音波震盪機,其中各震盪裝置包含有一正齒輪、一馬達及一偏心齒輪,正齒輪組設於相對應的支撐桿上,馬達設於本體上,偏心齒輪受馬達驅動且選擇性地與正齒輪相囓合。

4、如請求項2 或3 所述之超音波震盪機,其進一步包含有一真空泵浦。

5、如請求項4 所述之超音波震盪機,其中,所述真空泵浦設於蓋體上,蓋體上設有一壓力釋放裝置。

6、如請求項1 至3 中任一項所述之超音波震盪機,其中所述框架之容器穿設有數個穿孔,所述超音波機構設於本體的容置槽內。

7、如請求項5 所述之超音波震盪機,其中所述框架之容器穿設有數個穿孔,所述超音波機構設於本體的容置槽內。

8、如請求項1 至3 中任一項所述之超音波震盪機,其進一步包含有一噴灑結構,該噴灑結構設於容置槽中,容置槽底部設有一排水管,該排水管延伸出本體外。

9、如請求項5 所述之超音波震盪機,其進一步包含有一噴灑結構,該噴灑結構設於容置槽中,容置槽底部設有一排水管,該排水管延伸出本體外。

10、如請求項7 所述之超音波震盪機,其進一步包含有一噴灑結構,該噴灑結構設於容置槽中,容置槽底部設有一排水管,該排水管延伸出本體外。

肆、本件技術爭點分析

一、系爭專利1 及系爭專利2實質上並非同一專利:

(一)系爭專利2 之舉發審定書,審定並已確定請求項1 至5 舉發成立予以撤銷(見本案卷一第113 頁),故系爭專利2請求項為第6 至20項,惟請求項6 至20為直接或間接依附於原請求項1 至5 ,故雖原請求項1 至5 已舉發成立,予以撤銷,仍將其列出以便於分析,合先敘明。

(二)系爭專利1與系爭專利2請求項6 之技術比對:

1、系爭專利2 請求項6 依附於原請求項5 ,原請求項5 、4、3 、2 依次依附於原請求項4 、3 、2 、1 ,故請求項

6 所請「製造膠原蛋白設備」係包含全部原請求項1 、2、3 、4 、5 之技術內容及特徵,合先敘明。

2、系爭專利2請求項6包含「原」請求項1至5之技術內容:

(1)系爭專利2 原請求項1 所請之一種製造膠原蛋白的設備即相當於系爭專利1 之一種用來製造膠原基質的超音波震盪機,包含:槽裝置3 ,包括反應槽31相當於系爭專利1 之容置槽20;托架裝置4 即相當於系爭專利1 之框架40;和致動裝置5 相當於系爭專利1 之傳動組件30,連動該托架裝置4 相當於系爭專利1 說明書第5 頁第8 至10行記載「前述之該等框架40係能活動地組設於本體10中,且位於蓋體32下方與傳動組件30相連接」;當該致動裝置5 處於第一位置時,該托架裝置在該溶液的上方;當該致動裝置處於第二位置時,該托架裝置在該溶液中(相當於系爭專利

1 說明書第5 頁第8 至12行所記載「參閱圖1 及圖2 所示,前述之該等框架40係能活動地組設於本體10中,且位於蓋體32下方與傳動組件30相連接,如圖1 及圖3 所示,該等框架40能由傳動組件30驅動而選擇性地置入於容置槽20中以及自容置槽20中移離」),即系爭專利1 說明書及請求項1 所請,已揭示系爭專利2 原請求項1 之主要技術特徵。雖系爭專利1 未明示:該反應槽31係用於承裝溶液12、托架裝置4 係用於支撐原料11及該原料11與該溶液12反應後可形成該膠原蛋白等。惟系爭專利1 說明書已載明「本發明的優點在於,透過震盪裝置與超音波機構的配合,可使容器中所容納的結締組織透過震盪及超音波的作用來逐漸變成膠原基質(參說明書第3 頁最後1 行至第4 頁第

1 段)」、「請參閱圖1 及圖2 所示,將結締組織90置於框架40的容器41中,再由傳動組件30之液壓缸31推動蓋體32向下移動並封閉容置槽20,此時位於蓋體32下方之框架40亦移動入容置槽20中,…(參說明書第6 頁第2 段)」等技術內容。基上,系爭專利2 原請求項1 相對於系爭專利1 所揭示之超音波震盪機,就空間組立及構造特徵而言,兩者並無實質差異,就所屬技術領域具有通常知識者,即能直接且無歧異得知系爭專利1 之容置槽20係用於承裝溶液;結締組織90置於框架40的容器41中,由結締組織來製造膠原基質等技術內容,即為系爭專利2 原請求項1 之「反應槽31用於承裝溶液12;托架裝置4 用於支撐原料11,該原料11與該溶液12反應後可形成該膠原蛋白」之技術特徵,故系爭專利1 實質上已揭示系爭專利2 原請求項1之技術內容。

(2)系爭專利2 原請求項2 為依附於請求項1 之附屬項,所請除包含原請求項1 之所有技術內容外,並界定「該設備包含搖動裝置6 ,該搖動裝置6 連動該托架裝置4 ,使該托架裝置4 在該溶液中沿著一軌跡重複地運動,以促進該原料與該溶液反應」之附屬技術特徵。如前述,系爭專利1已揭示系爭專利2 原請求項1 技術內容。該系爭專利1 之圖1 、3 及4 之超音波震盪機以及說明書第5 頁第15至第17行所記載「震盪裝置50係設於本體10上,且與相對應的框架40相連接,且各震盪裝置50選擇性地震動相對應的框架40」,且系爭專利1 請求項1 業已記載「數個震盪裝置,係設置於本體上,且各震盪裝置與相對應的框架連接且選擇性地震動相對應的框架」,故由系爭專利1 說明書及請求項記載可知系爭專利1 業已揭露系爭專利2 原請求項

2 全部技術特徵,故系爭專利1 實質上已揭示系爭專利2原請求項2 之技術內容。

(3)系爭專利2 原請求項3 為依附於原請求項2 之附屬項,所請除包含原請求項2 之所有技術內容外,並界定「其中該槽裝置3 包括蓋子34,該蓋子34用於封閉該反應槽31;該致動裝置5 連接至該蓋子34,該蓋子34連動托架裝置4 」之附屬技術特徵。如前述,系爭專利1 已揭示系爭專利2原請求項2 技術內容。且系爭專利1 之說明書第6 頁第5行至第7 行記載「由傳動組件30之液壓缸31推動蓋體32向下移動並封閉容置槽20,此時位於蓋體32下方之框架40亦移動入容置槽20中,當蓋體32封閉容置槽20後,…」,而系爭專利1 請求項2 亦已記載「傳動組件30包含有一液壓缸31、一蓋體32及數個支撐桿33,液壓缸31設於本體10之頂部,蓋體32與液壓缸31相連接,且蓋體32能為液壓缸31驅動而選擇性地封閉容置槽20,該等支撐桿33貫穿本體之頂部及蓋體32且與液壓缸31相連接」。綜上,系爭專利1業已揭露系爭專利2 原請求項3 全部技術特徵,系爭專利

1 實質上已揭示系爭專利2 原請求項3 之技術內容。

(4)系爭專利2 原請求項4 為依附於原請求項3 之附屬項,所請除包含原請求項3 之所有技術內容外,並界定「該搖動裝置6 包括滑桿67,該滑桿67可滑動地穿過該蓋子34,且該滑桿67的一端連接至該托架裝置4 」之附屬技術特徵。

如前述,系爭專利1 已揭示系爭專利2 原請求項3 技術內容。系爭專利1 之說明書第5 頁第6 行至第7 行記載「支撐桿33貫穿本體10之頂部及蓋體32,且支撐桿33與液壓缸

31 相 連接」,該支撐桿即相當於系爭專利之滑桿,而系爭專利1 請求項2 亦已記載「傳動組件30包含有一液壓缸

31、一蓋體32及數個支撐桿33,液壓缸31設於本體10之頂部,蓋體32與液壓缸31相連接,且蓋體32能為液壓缸31驅動而選擇性地封閉容置槽20,該等支撐桿33貫穿本體之頂部及蓋體32且與液壓缸31相連接,該等框架分別掛設於支撐桿上」,故系爭專利1 已揭露系爭專利2 原請求項4 全部技術特徵,故系爭專利1 實質上已揭示系爭專利2 原請求項4 之技術內容。

(5)系爭專利2 原請求項5 為依附於請求項4 之附屬項,所請除包含原請求項4 之所有技術內容外,並界定「該搖動裝置6 包括驅動器61、偏心地固定於該驅動器61的第一齒輪

62、和連接至該滑桿67的第二齒輪66;當該致動裝置5 位於該第一位置時,該第二齒輪66未嚙合該第一齒輪62;當該致動裝置5 位於該第二位置時,該第二齒輪66嚙合該第一齒輪62」之附屬技術特徵。如前述,系爭專利1 已揭示系爭專利2 原請求項4 技術內容。該系爭專利1 之說明書第5 頁第2 行至第20行又記載「傳動組件30穿設於本體10之頂部,傳動組件30包含有一液壓缸31、一蓋體32、及數個支撐桿33,液壓缸31設然本體10之頂部」,「各震盪裝置50係設於本體10上,且與相對應的框架40相連接,且各震盪裝置50選擇性地震動相對應的框架40,各震盪裝置50包含有一正齒輪51、一馬達52及一偏心齒輪53,正齒輪51組設於相對應的支撐桿33,馬達52設於本體10上,偏心齒輪53受馬達52驅動且選擇性地與正齒輪51相囓合」,而系爭專利1 請求項3 亦已記載「各震盪裝置50包含有一正齒輪51、一馬達52及一偏心齒輪53,正齒輪51組設於相對應的支撐桿33,馬達52設於本體10上,偏心齒輪53受馬達52驅動且選擇性地與正齒輪51相囓合」,基上可知系爭專利

1 已揭露系爭專利2 原請求項5 全部技術特徵,故系爭專利1 實質上已揭示系爭專利2原請求項5 之技術內容。

(6)按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」,智慧財產案件審理法第16條第1 項定有明文。原告主張:系爭專利2因與系爭專利1 內容相同,而擬制喪失新穎性,系爭專利

2 原請求項1 至5 因違反專利法第23條及第31條之規定,舉發成立應予撤銷等語(見本案卷一第12頁),故原告主張系爭專利2 有應撤銷之原因,依上述說明,本院自應就其主張有無理由自為判斷。

(7)由上述可知:系爭專利1 已揭示系爭專利2原請求項1 至5之實質技術內容,系爭專利1 與系爭專利2 原請求項1 至

5 實質上為同一技術,且舉發審定書之審定決定,原告請求之系爭專利2 原請求項1 至5 舉發成立確定(見本案卷一第112 至119 頁舉發審定書影本)。按「系爭專利權經撤銷確定,依專利法第120 條(102 年1 月1 日施行前為

108 條)準用同法第82條第3 項(施行前為第73條第2 項)規定,系爭專利之專利權視為自始不存在」(最高法院

104 年度臺上字第362 號民事判決意旨參照),故原告請求移轉登記系爭專利2 原請求項1 至5 部分,因已經撤銷確定而自始不存在,故無理由。

3、系爭專利2 請求項6 所請範圍,除包含原請求項1 至5 技術內容外,並界定「其中該搖動裝置6 包括阻擋件69,該阻擋件69固定在滑桿67;當該致動裝置5 在該第一位置和該第二位置之間運動的一部份行程中,該蓋子34接觸該阻擋件69,使該滑桿67和該蓋子34一起運動;當該致動裝置

5 在該第二位置時,該蓋子34未接觸該阻擋件69,使該滑桿67可相對於該蓋子34運動,且該第一齒輪62傳動該第二齒輪66和該滑桿67,使該托架裝置4 在該溶液中較高的第三位置和較低的四位置之間往復運動」之附屬技術特徵。經查:系爭專利1 圖1 、3 及4 超音波震盪機之支撐桿33上套設有彈性套管,惟該彈性套管係分別頂持於本體10與蓋體32間,與系爭專利2 固定在滑桿上之阻擋件並不相同。系爭專利2 之阻擋件69係搖動裝置6 滑桿67和吊掛在滑桿67下端托架裝置4 ,會因其本身的重量而使阻擋件69一直接觸著蓋子34的上表面並隨同蓋子34向下運動。系爭專利1 並未揭露系爭專利2 請求項6 之「阻擋件」技術特徵,即其並未揭示系爭專利2 請求項6 所有技術特徵,系爭專利1 與系爭專利2請求項6 ,實質上非為同一技術。

(三)系爭專利1與系爭專利2請求項7之技術比對:系爭專利2 請求項7 係依附於請求項6 ,並界定「該搖動裝置包括銜接件、滑塊、和導軌;該第二齒輪樞接於銜接件,該銜接件固定至滑塊和滑桿,該滑塊可滑動地連接至導軌」之附屬技術特徵。系爭專利2 請求項7 屬進一步說明或限定請求項第6 項之技術特徵者,惟在系爭專利1 未揭示系爭專利2 請求項6 之所有技術內容前提下,系爭專利1 自當不足以揭示附屬項7 之整體技術特徵,故系爭專利1 與系爭專利2請求項7 實質上非為同一技術。

(四)系爭專利1與系爭專利2請求項8之技術比對:系爭專利2 請求項8 係依附於請求項1 至7 項中任一項,並界定「該托架裝置4 包括多個框架41;該等框架41的每一者包括彼此相對的第一側邊及第二側邊、和設置於該第一側邊及第二側邊之頂部及底部的複數耳部416 ,位於該頂部之該等耳部416 的缺口方向和位於該底部之該等耳部的缺口方向相反;藉由該等耳部416 的嚙合,防止該等框架41在該第一側邊及該第二側邊的方向分離」之附屬技術特徵。經查就所屬技術領域具有通常知識者並無法直接且無歧異依系爭專利1 圖1 、3 及4 超音波震盪機所揭示框架40分別掛設於支撐桿33上,各框架40中設有數個容器41等技術內容,其中各框架40之連接手段(見本案卷一第75、77、78頁),推得系爭專利2 請求項8 「設置於該第一側邊及第二側邊之頂部及底部的複數耳部,位於該頂部之該等耳部的缺口方向和位於該底部之該等耳部的缺口方向相反」等附屬技術特徵,故由系爭專利1 所揭示者並不足以推得系爭專利2 請求項8 之所有技術內容及整體技術特徵,故系爭專利1 與系爭專利2 請求項8 實質上非為同一技術。

(五)系爭專利1與系爭專利2請求項9之技術比對:系爭專利2 請求項9 係依附於請求項8 ,並界定「該等框架的每一者另外包括彼此相對的第三側邊及第四側邊、和設於該第四側邊的環;該托架裝置包括鎖桿,該鎖桿可拆卸地容置在環中,藉此防止該等框架在第三側邊及第四側邊的方向分離」之附屬技術特徵。系爭專利2 請求項9 屬進一步說明或限定請求項8 之技術特徵者,惟在系爭專利

1 未揭示系爭專利2 請求項8 之所有技術內容前提下,系爭專利1 自當不足以揭示附屬項9 之整體技術特徵,故系爭專利1 與系爭專利2請求項9 實質上非為同一技術。

(六)系爭專利1與系爭專利2請求項10之技術比對:系爭專利2 請求項10係依附於請求項9 ,並界定「該等框架的每一者另外包括設置在該第三側邊的肋、和從該第四側邊延伸至該第三側邊的溝;該托架裝置包括用於容置該原料的托盤,該托盤容置在該溝內;該肋和該鎖桿分別限制該托盤往該第三側邊和第四側邊的方向運動」之附屬技術特徵。系爭專利2請求項10屬進一步說明或限定請求項9之技術特徵者,惟在系爭專利1 未揭示系爭專利2請求項9之所有技術內容前提下,系爭專利1 自當不足以揭示附屬項10之整體技術特徵,故系爭專利1 與系爭專利2 請求項10實質上非為同一技術。

(七)系爭專利1與系爭專利2請求項11之技術比對:系爭專利2 請求項11係依附於請求項1 至7 項中任一項,並界定「其中該槽裝置3 包括熱交換器32,該熱交換器32鄰接該反應槽31,用於和該溶液進行熱交換」之附屬技術特徵。雖系爭專利1 第1 圖之容置槽20為雙層容器且其中間層留有通道供液體流通(見本案卷一第75頁),惟於系爭專利1 說明書及圖式均並未揭露如系爭專利2 之「槽裝置包括熱交換器,該熱交換器鄰接該反應槽」之技術特徵,故由系爭專利1 所揭示者,並不足以推得系爭專利2 請求項11之所有技術內容及整體技術特徵,故系爭專利1 與系爭專利2 請求項11實質上非為同一技術。

(八)系爭專利1與系爭專利2請求項12之技術比對:系爭專利2 請求項12係依附於請求項11,並界定「該設備包括抽氣裝置,該抽氣裝置連接至該蓋子,用於抽出該溶液和該蓋子之間的氣體;該托架裝置包括鎖桿和用於容置該原料的多個框架;該等框架的每一者包括耳部,該等耳部將該等框架可拆卸地嚙合在一起;該鎖桿可拆卸地貫穿該等框架,以防止該等耳部解除嚙合」之附屬技術特徵。系爭專利2 請求項12屬進一步說明或限定請求項第11項之技術特徵者,惟在系爭專利1 未揭示系爭專利2 請求項11之所有技術內容前提下,系爭專利1 自當不足以揭示系爭專利2 附屬項12之整體技術特徵,故系爭專利1 與系爭專利2請求項12實質上非為同一技術。

(九)系爭專利1與系爭專利2請求項13至18之技術比對:系爭專利2 請求項13至18係依附於請求項12,並界定「該槽裝置包括振動機,用於振動該溶液」、「該反應槽包括對流口,用於促進該溶液的流動」、「該反應槽包括底表面、自該底表面斜向上延伸的斜面、自該斜面的另一端向上延伸的側表面、和設於該底表面的排出口」、「該蓋子包括透明的檢視窗」、「該設備包括溶液供給裝置,其連接至該蓋子」、「該設備包括隔離室,該反應槽、該托架裝置、和該蓋子位於該隔離室內」之附屬技術特徵。系爭專利2 請求項13至18屬進一步說明或限定請求項第12項之技術特徵者,惟在系爭專利1 未揭示系爭專利2 請求項12之所有技術內容前提下,系爭專利1 自當不足以揭示系爭專利2 附屬項13至18之整體技術特徵,故系爭專利1 與系爭專利2請求項13至18實質上非為同一技術。

(十)系爭專利1與系爭專利2請求項19、20之技術比對:系爭專利2 請求項19、20係依附於請求項18,並界定「該致動裝置和該搖動裝置一部分位於該隔離室外且其另一部分位於該隔離室內」、「該設備包括清洗裝置,其可拆卸地吊掛在該隔離室的側壁」之附屬技術特徵。系爭專利2請求項19、20屬進一步說明或限定請求項第18項之技術特徵者,惟在系爭專利1 未揭示系爭專利2 請求項18之所有技術內容前提下,系爭專利1 自當不足以揭示系爭專利2附屬項19、20之整體技術特徵,故系爭專利1 與系爭專利

2 請求項19、20實質上非為同一技術。

(十一)綜上,原告所提原證5 (系爭專利1 )並未揭示系爭專利2 請求項6 至20之整體技術特徵,兩者所揭示之技術並不相同,系爭專利1 與系爭專利2 並非為同一發明。

益徵原告請求移轉登記系爭專利2,並無理由。

二、系爭專利2 之專利申請權及專利權並非為原告所有,故原告請求移轉登記並無理由:

(一)原證1 、2 (見本案卷一第21至第47頁)係原、被告公司及訴外人(成功大學)所簽訂之技術移轉、授權合約,該合約皆屬「膠原蛋白之製備方法」相關技術之移轉、授權,原告提出該證據乃為證實所移轉、授權之技術僅限於膠原蛋白之製備方法,未涉及相關「膠原蛋白之製備設備、機器」之技術內容。該契約中所提技術及專利案並未揭示製備膠原蛋白之設備、機器等技術特徵,故該原證1 、2並無法證明系爭專利2原告所有。

(二)原證3 (見本案卷一第48頁)係意屬原告擔任被告公司首席科學顧問及擔任被告公司董事暨科學長之合作契約,而原證9 (見本案卷一第135 頁)所載職稱證明至今原告並未能正式擔任被告公司之董事暨科學長,原告提出該原證

3 、9 欲證明原告、被告公司間並無僱傭關係,故無職務上發明之情事。然該合作契約並未揭示系爭專利2 之內容及相關結構、元件特徵及圖式,故原證3 、9 並無法證明系爭專利2為原告所發明。

(三)原證4 (見本案卷一第49至第63頁)係美國臨時申請案61/531,438,係為原證5 (見本案卷一第64至第78頁)公告本國系爭專利1 專利案之美國相對應案及所主張之國外專利優先權案,原證4 及原證5 為同一案,實質內容相同,原證5 經由原證4 美國臨時申請案主張優先權日,故原證

5 視為系爭專利1 之先前申請案,惟由上述比對,系爭專利1 (原證5 )與系爭專利2 ,實質上非為同一專利,故仍無法證明系爭專利2 為原告所發明且已有相同先前申請之專利案。

(四)原證6 即為系爭專利2 (見本案卷一第79至第111 頁),申請人為被告公司,發明人為葉省吾及陳錡銘,於100 年10月12日申請,102 年9 月27日核准審定,並於102 年11月21日公告。由上述比對,系爭專利1 (原證5 )與系爭專利2 (原證6 )實質上非為同一專利。

(五)原證12(見本案卷一第140 至第145 頁)係電子郵件往來紀錄,並未記載或具體提供如系爭專利2 請求項「滑桿上之阻擋件」、「銜接件、滑塊、和導軌」、「鎖桿」、「鄰接反應槽之熱交換器」…等技術特徵之說明、圖式/構件圖式,故原證12並不足以證明系爭專利2 所請製造膠原蛋白設備係由原告所發明。

(六)原證13(見本案卷一第146 至第157 頁)係原告就製造膠原蛋白設備之筆記影本,該筆記雖記載部分結構如樣品處理槽、GMP 廠設計藍圖、製造膠原蛋白機器培養槽控溫、雙層不銹鋼槽、內槽有洞、外槽密封、抽吸造成內部層流等內容或結構圖式,惟筆記中仍未記載或具體提供如系爭專利2 請求項「滑桿上之阻擋件」、「銜接件、滑塊、和導軌」、「鎖桿」、「鄰接反應槽之熱交換器」…等技術特徵之說明、圖式/構件圖式,故原證13亦不足以證明系爭專利2 所請製造膠原蛋白設備係由原告所發明及其團隊所獨立設計並製造。

(七)原證13頁1 部分僅記載原告對於加工機「材質」之想像,頁2 僅記載高週波震盪(線圈產生磁場),頁3 僅廣泛記載五個樣品處理槽、十層的衝盪設計,頁6 僅記載原告與其學生所討論之dPCM之「烤肉架」、「Double Jackets」、「上下二面」、「冷媒板」、「四週double jacket 」、「incubator 控溫」,頁7 僅記載原告與其實驗助理討論有關超音波之使用時間、使用環境溫度、酸鹼度等資訊,頁8 記載原告與被告公司員工間討論有關PCM 機之測試目標等內容,頁9 僅對於PCM 冷凍乾燥完成品之問題提出討論,頁10僅記載膠原蛋白製備過程之條件、方式,頁11僅記載有關PCM 機之材質及對應之價格,頁12僅記載粗略之PCM 機圖面,惟對於系爭專利2 請求項6 至20所界定如「阻擋件」、「銜接件」、「滑塊」、「導軌」、「複數耳部」、「鎖桿」、「環」、「肋」、「溝」、「溶液供給裝置」等特徵結構皆未有任何揭示,且其僅廣泛記載PC

M 機內槽有洞、外槽密封以抽吸方式造成內部層流、以凸輪方式設置等語,無從得知其所指稱者係對應於系爭專利

2 圖式之結構,當然無從證明其對於系爭專利2 請求項6至20具有實質貢獻。

(八)原證14、15(見本案卷一第158 至第170 頁)為原告與被告公司前工程師莊維仲、被告公司所委託之嘉穎自動化公司負責人張明達等之相關郵件往返,該郵件並未記載系爭專利2 之相關技術特徵或機器結構構思或圖式等,故原證

14 、15 並不足以證實系爭專利2 所請製造膠原蛋白設備係由原告所發明。

(九)原證16、17(見本案卷一第171 至175 頁、第176 頁)係被告公司召開討論PCM 機專利問題會議之會議紀錄影本,惟該會議並未明確做成PCM 機專利發明人之決議,該記錄亦未實質說明或揭露原告為系爭專利2 發明人之技術內容或證明文件,故僅由原證17所記載內容,實不足以證明系爭專利2 由原告所發明。

(十)原證9 (見本案卷一第135 頁)為被告公司為原告所印製之名片,證實原告迄今僅擔任被告公司首席科學顧問,並未能正式擔任被告公司之董事暨科學長,故原告、被告公司間並未有正式僱傭關係,非屬職務上之發明,故並無受雇人於職務上所完成發明,其專利申請權及專利權屬於雇用人之情事。惟如同上述,該證據並未實質說明或揭露原告為系爭專利2 發明人之技術內容或證明文件,故僅由原證9 所記載內容,實不足以證明系爭專利2 由原告所發明。

(十一)原證10、11(見本案卷一第136 至139 頁)為原告與被告公司間技術股協議書影本及就技術股移轉討論之郵件影本,該協議書依原告所稱,亦未簽訂或未轉移,僅能做為原告與被告公司合作且未實現之協議或技術股轉移之相關文件,且審究證據內容,並未實質說明或揭露原告為系爭專利2 發明人之技術內容或證明文件,故僅由原證10、11所記載內容,實不足以證明系爭專利2 由原告所發明。

(十二)原證7 (見本案卷一第112 至第129 頁)為舉發審定書影本,審定結果請求項6 至20舉發不成立,舉發審定書記載內容揭示系爭專利2 請求項6 至20與舉發證據系爭專利1 並非相同,故此證據亦不足以證明系爭專利2 由原告所發明。

(十三)原告所提原證1 至17並未具體揭示系爭專利2 所請設備之具體結構、元件、圖式或其相關技術特徵等之說明,故實不足以證明系爭專利2 所請技術特徵為原告所構思發明,並提出具體而可達成該構想之技術手段,即無法證明原告即為系爭專利2 之發明人並進而具有系爭專利

2 之申請權、專利權,故在原告所提證據無法證明其為系爭專利2 發明人情況下,系爭專利2 由被告公司提出申請並獲得專利,該系爭專利2 之專利申請權及專利權仍不應歸屬原告,從而原告請求移轉登記系爭專利2 ,並無理由。

(十四)綜上所述,原告所提原證1 至17及其他證據,並未有任一證據具體揭示系爭專利2 之實質技術內容或特徵、機器結構或相關圖式,亦未有任一證據可證明原告為系爭專利2 之發明人;且進一步審究,原證1 至17及其他證據亦無法互相組合或勾稽來證明原告確為系爭專利2 之發明人,故該等證據不足以證明系爭專利2 之專利申請權及專利權為原告所有,原告請求移轉登記系爭專利2,並無理由。

庚、綜上所述:

壹、原告主張之系爭設備,無法證明為被告等人所有,且原告主張之系爭設備,並未落入系爭專利1 請求項1 至10之文義、均等範圍,從而原告依民法第184 第1 項、專利法第96條及97條第1 項、公司法第23條第2 項等規定提起訴之聲明第1、2 、4 項,即無理由,應予駁回。

貳、系爭專利2 原請求項1 至5 ,因舉發撤銷確定而自始不存在,而系爭專利1 並未揭示系爭專利2 請求項6 至20之整體技術特徵,兩者所揭示之技術並不相同,系爭專利1 與系爭專利2 ,實質上非為同一發明。又原告所提證據,並未有任一證據具體揭示系爭專利2 之實質技術內容或特徵、機器結構或相關圖式,亦未有任一證據可證明原告為系爭專利2 之發明人;且原告所提原證1 至17及其他證據,亦無法互相組合或勾稽,用以證明原告確為系爭專利2 之發明人,故原告並未舉證證明系爭專利2 之專利申請權及專利權為原告所有,以實其說。從而,原告訴之聲明第3 項請求移轉登記系爭專利2 ,為無理由,應予駁回。

參、原告本件請求部分之假執行聲請失所附麗,應併予駁回。

辛、本件為判決之基礎已臻明確,兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據,經本院斟酌後,認均於判決之結果不生影響,自無庸逐一論述。

壬、據上論結,本件原告之訴為無理由,依智慧財產案件審理法第1 條,民事訴訟法第78條,判決如主文。

中 華 民 國 107 年 2 月 8 日

智慧財產法院第三庭

法 官 伍偉華以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 107 年 2 月 8 日

書記官 王英傑

裁判法院:智慧財產法院
裁判日期:2018-02-08