智慧財產法院民事裁定
106年度民暫上更(一)字第1號聲 請 人 麥奇數位股份有限公司法定代理人 楊正大代理人 林佳瑩律師
張志朋律師相 對 人 科見文教資訊股份有限公司法定代理人 侯光杰代理人 林慶苗律師複代理人 洪聖濠律師上列當事人間因侵害著作權有關財產權爭議等事件，聲請人聲請定暫時狀態之處分事件，對於中華民國105 年7 月22日本院105年度民暫上字第1 號裁定提起抗告，經最高法院發回更審，本院裁定如下：
主 文聲請人以新臺幣貳拾萬元為相對人供擔保後，相對人於本案判決確定前，不得使用附圖二、附圖三及其他與聲請人附圖一即中華民國註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號商標相同或近似之商標及圖樣，於同一或類似之商品或服務，亦不得為其他一切侵害聲請人附圖一商標之行為；應移除科見文教資訊股份有限公司網頁（http://www.tog elearn.com/）及臉書（ht
tps://www.facebook.com/togelearn /）上所顯示之附圖二及附圖三侵權商標及圖樣。
聲請費用及發回前抗告費用由相對人負擔。
理 由
一、聲請人意旨略以：聲請人為臺灣第一間投入線上美語教學之企業，旗下TutorABC為業界領導品牌，近二年獲得國際級投資機構超過三億美元的投資，公司市值超越十億美元，具有極高知名度，已成為跨國企業。聲請人自民國96年間起在臺灣取得第0000000、0000000 、0000000 號等商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖一所示），仍在權利期間內，並為「著名商標」，為透過商標將商譽具體呈現，使消費者能在看見商標後連結商標來源，聲請人97年、98年二年間即支出上億元之廣告費用，是以商標連同商譽早已在消費者心中留下深刻的印象。詎相對人同為線上美語教學競爭業者，為市場之後進者且非小公司，竟剽竊該系爭商標，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）聲請如附圖二、三所示註冊第0000000 、0000000 、000000
0 、0000000 號商標，業經最高行政法院判決認定，相對人商標主要識別部分，與聲請人系爭商標高度近似，造成消費者混淆，應予撤銷，惟相對人至今仍繼續使用，於99年至10
6 年以來持續的侵權，造成消費者對系爭商標混淆誤認，已在消費者心中造成無法抹滅的印象。相對人為減省設計商標及大量廣告費支出，攀附使用高度近似之侵權商標，造成聲請人支出的廣告費用白費，並減損聲請人創造出來的品牌價值／商譽，另一方面造成消費者因為混淆誤認或無法連結商標來源而導致不向商標權人購買商品服務，聲請人未來必須再投入相當的成本方可淡化消費者混淆誤認的印象，此種損害「本質上」無法量化，亦難以透過金錢彌補。而相對人使用侵權商標至今，業已長達至少7 年，民事判決僅判賠新臺幣（下同）100 萬元之損害賠償，相較於聲請人所投入的數億元廣告費用，顯然不足。而商標法第71條係優先於民法規定而賦予商標權人計算損害賠償之方式，聲請人依據該條計算損害賠償，不能逕認聲請人並未提出具體證據，且損害賠償請求權與排除、預防侵害請求權本質上不同，不宜以商標權人得就過去請求損害賠償，而認為商標權人無取得定暫時狀態處分以排除現在、未來侵害之必要。再者，聲請人對附圖三商標所提出之評定程序中，相對人表示其有權且繼續使用附圖三商標圖樣，相對人自承僅先暫不使用附圖三商標圖樣，未來相對人仍有繼續使用附圖三商標圖樣之可能，系爭商標仍有遭受侵害之急迫危險。是以，本件有定暫時狀態處分之必要，聲請人並願供擔保以備供債務人因定暫時狀態處分所受損害之賠償等語。
㈡聲明：⒈聲請人願供擔保，聲請命相對人不得使用附圖二、
附圖三及其他與聲請人附圖一即中華民國註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號商標相同或近似之商標及圖樣，於同一或類似之商品或服務，亦不得為其他一切侵害聲請人附圖一商標之行為。⒉相對人應移除科見文教資訊股份有限公司網頁（http://www.togelearn.com/ ）及臉書（ht
tps://www.facebook.com/togelearn/ ）上所顯示之附圖二及附圖三侵權商標及圖樣。⒊聲請費用及歷審費用由相對人負擔。
二、相對人聲明聲請人之聲請均駁回，並答辯略以：㈠相對人經營線上語言教學，僅提供語文教學學服務，並未行
銷商品，聲請人主張相對人課程費用表所載課程費用，屬商標法第71條第1 項第3 款規定之侵害商標權商品之零售價格，得據以計算損害賠償，適用法令顯有錯誤，且聲請人據此計算之數額，與聲請人於本案請求之損害賠償數額，以及法院審理認定之數額，顯有鉅額差異，實難據以認定聲請人對所受損害已有釋明，根據聲請人自己提出之證物或本院先前調查證據之結果，反得證明無聲請人所稱損害存在。
㈡聲請人於本院主張相對人自99年8 月20日迄至裁判時，涉侵
害商標權請求相對人賠償其信譽損害新臺幣（下同）250 萬元，商標侵權損害1,000 萬元，惟本院歷兩審，逾5 年之審理，就聲請人請求之損害賠償，均僅判准聲請人得請求商標侵權損害100 萬元，因此本院無論准駁本件定暫時狀態之聲請，聲請人因處分所受利益或損害，至多每年僅20萬元左右，此金額佔聲請人在我國之獲利本屬輕微，足證聲請人稱數千萬之損害數額，實不存在。又本案起訴迄今已逾5 年，聲請人於本案訴訟一審僅請求損害賠償，於二審雖追加排除侵害之請求，惟仍未就排除侵害之請求，聲請本院准為假執行，亦足見商標侵害事件，對聲請人亦無急迫危險或其他相類之情形存在。
㈢參照「商標混淆認知度調查」報告已明白顯示僅5.6%之受訪
者曾看過聲請人之著名商標，僅3.9%之受訪者表示不知悉著名商標為表示「TutorABC（麥奇數位）」，顯然消費者並不認識此商標圖樣，也不知悉該商標表彰之商品服務來源為聲請人麥奇公司，聲請人實係使用TutorABC商標，而非著名商標行銷，使用上不具同一性，縱相對人繼續使用著名商標，也無致令消費者混淆誤認或有混淆誤認之虞，對聲請人之商譽或營業根本無影響。因此倘本院否准本件定暫時狀態聲請，對聲請人營業實毫無影響，亦足佐證本院倘否准本件聲請，聲請人所受損害實無逾相對人所受利益之可能。
㈣本件商標侵權爭議聲請人提起本案訴訟迄今已逾6 年，倘聲
請人因此受有重大損害或有急迫之危險，早已發生，聲請人倘因此受有重大損害或有急迫之危險，本得於審理中隨時聲請定暫時狀態處分以為救濟，聲請人全無提出，聲請人現方提出本件聲請，難想像如何防止發生重大之損害或避免急迫之危險，況且相對人現已未使用商標，更難想像聲請人現如何受有重大損害或有急迫之危險，有聲請本件定暫時狀態處分之必要。基此，聲請人於提起本案民事訴訟5 年後，在第二審始為本件聲請，實無理由，難認合法。
㈤縱聲請人於本案訴訟已然勝訴，也僅滿足勝訴可能性之要件
，聲請人仍應釋明法院否准其聲請對於聲請人是否將造成無法彌補之損害，聲請人倘不釋明，法院無從判斷否准其聲請對於聲請人是否將造成無法彌補之損害，亦無從權衡雙方損害之程度，按智慧財產案件審理法第22條第2 項規定，法院即應駁回其聲請。
三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分；又聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請，民事訴訟法第538 條第1 項、智慧財產案件審理法第22條第2 項分別定有明文。次按法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響，智慧財產案件審理細則第37條第3 項亦定有明文。而所謂重大之損害、急迫之危險，均屬不確定法律概念，應由法院視個案情節，依利益衡量原則，作為具體化的判斷原則（最高法院103 年度台抗字第248 號裁定參照），並就聲請人因該處分所獲得確保之利益或可能避免之損害，與相對人因該處分所將蒙受之不利益或可能遭致之損害相比較，為具體化的判定標準，必在前者大於後者之情形，始得謂為重大而具有保全之必要性。再定暫時狀態之處分為保全程序非確定私權之訴訟程序，債權人起訴主張之實體上理由是否正當，所主張之債權能否成立或確實存在，除已有確定裁判不認債權人之權利外，或形式觀之債權人之主張顯然無據外，則非定暫時狀態之處分裁判中所能審究。經查：
㈠爭執之法律關係存在：
按關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，準用之，民事訴訟法第538 條定有明文。所謂爭執之法律關係，應不以法律關係已經訴訟繫屬為限，凡金錢請求以外，有繼續性且適於為民事訴訟之標的者，於當事人間發生爭執或被侵害等情形，均屬之。故所爭執之法律關係雖尚未有訴訟之繫屬，只要債權人因避免重大之損害或因其他情事，而有定暫時狀態之必要者，即得依據首揭法條聲請定暫時狀態之假處分。本件聲請人主張相對人使用如附圖二、三之商標侵害其如附圖一之商標，惟為相對人所否認，而聲請人已提起訴訟，則為相對人所不否認。職是，兩造自屬有爭執之法律關係存在。
㈡聲請人將來勝訴可能性：
⒈兩造間有如上所述爭執之法律關係存在，經聲請人於100 年
4 月26日對相對人提起侵害商標權之民事訴訟，本院於104年7 月7 日以100 年度民著訴字第29號民事判決認定構成商標侵權，有上開判決附卷可稽（見本院前審卷一第171 至19
2 頁），且聲請人於本件第二審104 年度民著上易字第12號民事事件，追加排除侵害商標之請求，業經本院判決維持相對人侵害系爭商標權之結果，並准許聲請人得排除系爭商標受侵害之虞等情，為兩造所不爭執，並有本院104 年度民著上易字第12號民事判決在卷足參（見最高法院106 年度台抗字第298 號卷第605 至731 頁），另本件聲請人於另案主張相對人如附圖二商標有撤銷之事由，對之提起異議，經智慧局審查，以103 年4 月15日中台異第G00000000 號商標異議審定書為「異議不成立」處分。聲請人不服，提起訴願，經濟部以103 年10月30日經訴字第10306111400 號訴願決定書為「原處分關於系爭註冊第0000000 號『Online＆DEVICE』商標指定使用於卡片等263 項商品異議不成立之部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分訴願駁回」之決定。相對人對其中有關「原處分關於系爭商標指定使用於卡片等263 項商品異議不成立之部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」部分不服，提起行政訴訟，經本院依職權命聲請人獨立參加經濟部之訴訟後，判決駁回其訴，相對人仍不服，遂提起上訴，求為判決廢棄原判決，並撤銷訴願決定中「原處分關於系爭商標指定使用於卡片等263 項商品異議不成立部分撤銷」部分，經最高行政法院以105 年1 月28日105年度判字第42號判決駁回上訴確定，最高行政法院確定判決認定相對人之附圖二商標及其主要識別部分，與聲請人之如附圖一商標近似，而就附圖二商標指定使用於卡片等263 項部分商品之註冊予以撤銷等情，有該判決在卷足稽（見本院前審卷一第159 至165 頁），應認為聲請人此部分之主張真實。承上，足認聲請人就本件商標侵權及請求排除侵害之訴訟將來有勝訴可能性。
⒉相對人固辯稱聲請人之商標與美國Rosetta Stone 公司之商
標高度近似，顯有被撤銷之可能，故聲請人並不具將來勝訴可能性云云。然查，相對人所指與美國Rosetta Stone 公司TELL ME MORE商標近似之聲請人商標，係TutorABC商標，惟二者外觀、讀音、意義均明顯不近似，雖TutorABC商標中之
O 字係採如附圖一商標之圖樣，即Ｏ下方有單耳掛耳式耳機麥克風之線條，惟TutorABC仍為主要識別部分，至於TELL
ME MORE 商標之Ｏ左下角處則不能解讀為單耳掛耳式耳機麥克風之線條。又查，雖由美國Amazon購物網頁（相證30，見本院前審卷394 至396 頁）觀之，Rosetta Stone 公司使用之TELL ME MORE商標至少係於93年7 月2 日之前，可能早於聲請人95年8 月16日之申請註冊日，惟TELL ME MORE商標並未在我國註冊，縱相對人向智慧局對聲請人之TutorABC商標申請評定，亦不能致如附圖一商標被撤銷，而導致聲請人不具將來勝訴可能性之結果，故相對人此部分之抗辯，為不可採。
㈢聲請之駁回對於聲請人是否將造成無法彌補之損害及其損害之程度：
⒈聲請人固主張如附圖一之商標係著名商標，惟聲請人之商標
經認定為著名商標者為TutorABC商標，有聲請人所提出之本院102 年度民商上字第3 號民事判決及確定證明附卷可憑（見本院前審卷一第135 至156 頁、第157 頁），雖TutorABC商標中之Ｏ字採如附圖一商標之圖樣，惟由整體觀察，TutorABC商標中以TutorABC為主要顯著之部分，故不得以TutorABC商標經認定為著名商標，而當然認為如附圖一之商標亦係著名商標，聲請人之主張，尚非足採。
⒉查聲請人為行銷而使用之商標多為TutorABC商標，有臉書大
頭貼1 個、廣告看板2 處在卷（見本院前審卷二第264 頁正反面）、陳證1 之聲請人紙袋1 個（證物外放）、捷運站廣告3 處（見本院前審卷三第43頁正反面）在卷可證（見本院前審卷二第264 頁正反面），並無單獨使用如附圖一之商標為行銷者，聲請人雖提出如附圖一商標之使用證據，惟係搭配Tuto rABC 商標，且數量不多，如聲證26（見本院前審卷三第31至32頁）及陳證1 聲請人文件夾1 個、信封3 個、馬克杯1 個、T-shirt1件等實物（證物外放）所示，且由本院
100 年度民著訴字29號案件審理時，102 年間曾委由中華徵信所做成「商標混淆認知度調查」報告，調查結果顯示94.4% 之受訪者表示未曾見過如附圖一商標，96.1% 之受訪者不知悉如附圖一之商標所表彰之商品服務來源為聲請人（見本院前審卷二第28至78頁），亦可印證如附圖一之商標之使用係搭配Tuto rABC 商標使用。
⒊次查，聲請人主張：按商標法第71條第1 項第3 款規定，以
相對人最低消費額3 萬元之一千五百倍計算，伊之損害至少
4 千萬元，另尚受有廣告行銷費用支出、品牌商譽及消費者因混淆誤認或無法連結商品來源而導致未向伊購買商品服務等無形損害，且屬重大而無法以金錢彌補等語，並提出相對人網站公告課程費用表、商標法之理論與實務、商標使用與著名商標之保護等著作（見本院前審卷一第279 至282 頁、卷三第52至57頁），實難謂聲請人所提出之證據未能釋明其受有無法彌補之重大損害。況且商標法之保護標的並非商標本身，而係長期使用與廣告宣傳而累積的「商譽」，其商譽則具體黏著在商標上，在識別功能、表彰來源功能、品質保障功能以及廣告功能遭到破壞或有遭到破壞的可能性時，或者是造成消費者決策危險，或影響消費者對於商譽的認知及連結關係時（即混淆誤認之虞），商標權人即受到損害，而構成商標侵害，相對人繼續使用侵權標示，勢必影響聲請人好不容易以時間、廣告與金錢建立起來之品牌競爭優勢，並造成聲請人的「商標識別性」、「品牌價值／商譽」因相對人之使用而價值遞減。這些都是聲請人所受到的無形損害，難以量化，且無法以事後的金錢彌補。
⒋相對人雖辯稱聲請人近年營運良好並受到投資者之肯定，故
聲請人未受到無可彌補之損害云云，與本件毫無因果關係云云。但查：⑴聲請人近年營運良好，公司本身受到投資者之肯定，是因為聲請人公司提供高品質之商品與服務予消費者，而受到投資者肯定而來，此與相對人就本案侵害聲請人之商標導致聲請人受有損害，二者間並無任何「因果關係」。換言之，聲請人係因自身之努力，而受有利益，而另一方面，相對人使用被控侵權商標，也造成聲請人之損害。相對人執「聲請人因自身努力受有利益」而推論出「相對人侵害聲請人商標不會造成聲請人損害」，實非可採。⑵聲請人既然已經證明勝訴之可能性，即應推定聲請人受有無可彌補之損害，蓋若繼續容忍相對人繼續使用侵權商標，將減損聲請人商標之識別性、著名性、商譽，以及市場競爭地位。此等無形資產之損失，難以估計、且難以金錢填補，否則商標法上也不用賦予商標權人排除侵害請求權與金錢損害賠償請求權」二種不同的權利。換言之，若排除侵害請求權得以金錢損害賠償請求權填補，則商標法大可不必賦予商標權人排除侵害請求權。
⒌承上，本院因認本件聲請若駁回將導致聲請人造成無法彌補之損害。
㈣如准許本件定暫時狀態處分，相對人仍能繼續使用「科見」
、「KOJEN 」商標，且相對人修改O 商標並不困難，不會造成相對人重大損害：
按定暫時狀態處分僅要求侵權人使用與商標權人無關之標示，侵權人仍能繼續營運，故侵權人不會受有無法彌補之損害。按本件相對人係主張其主要識別商標為「科見」及「KOJE
N 」，若依相對人之主張，則本院若准許本件定暫時狀態處分，相對人仍能繼續使用其「科見」及「KOJEN 」商標，根本不會對相對人造成任何損害（見最高法院卷第124 頁）。
本院若准許本件定暫時狀態處分，相對人僅需將被控侵權O商標改為一般的單字「O 」即可，並非極度困難，相對人並不會受有何等損害。況相對人宣稱其已在105 年12月暫時停止使用被控侵權商標（見最高法院卷第583 頁），而時至今日（107 年1 月），相對人仍正常營運，顯見本院如准許本件定暫時狀態處分，不會對相對人造成重大損害。
㈤聲請人於本件爭執之法律關係是否有急迫之危險：
⒈聲請人主張上揭本件第一審民事判決及最高行政法院判決已
認定相對人使用附圖二、三商標侵害如附圖一商標，且如附圖二商標部分指定使用商品經撤銷註冊確定，若容許相對人繼續使用，於本件爭執之法律關係有急迫之危險等語，惟為相對人所否認。
⒉查聲請人於100 年4 月間即提起本案民事訴訟，原審法院業
於104 年7 月7 日為一審判決，惟兩造均不服該判決而提起上訴，本案第二審民事訴訟（案號：104 年度民著上易字第12號）對經本院審理亦認相對人侵害系爭商標權，且就聲請人於第二審審理中追加令相對人不得為侵害系爭商標之行為，並應銷燬侵害系爭商標商品及移除科見文教資訊股份有限公司網頁移除科見文教資訊股份有限公司網頁上所顯示之附圖二及附圖三侵權商標及圖樣等情，為兩造所不爭執。
⒊次查，雖聲請人於本案訴訟第二審始請求排除侵害之主張，
並聲請定暫時狀態處分，惟按「假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之」，智慧財產案件審理法第22條第1項定有明文。準此，案件現繫屬在第二審者，權利人自得向第二審為定暫時狀態之聲請，此與權利人是否有避免急迫危險之情事，尚屬二事。本件相對人徒以聲請人於提起本案民事訴訟5 年後，在第二審始為本件聲請，而認無急迫之危險云云，非有理由，本院自不得以此為聲請人不利之裁定。
⒋又查，相對人固陳稱於本件訴訟確定前暫時不使用附圖二、
三之商標，惟相對人隨時可重新使用附圖二、三之商標，實難確保之後無繼續侵害系爭商標權之可能與危險，況事實上相對人於105 年11月4 日與同年12月6 日曾有繼續使用附圖
二、三商標之事實，業經聲請人提出公證書與網頁資料為證（見本院104 年度民著上易字第12號卷五第230 至253 頁、第254 至264 頁之被上證60、61），且相對人於收到本案訴訟之民事第二審判決後，不服該判決而提起第三審上訴，並主張其未侵害聲請人之系爭商標，準此，實難認相對人已確實停止商標之侵害行為或已無侵害之危險。參以，相對人持續對聲請人之中華民國註冊第00000000號、第00000000號商標提出異議，有聲證1 ：科見公司對麥奇公司商標異議申請書影本數份附卷可稽（本院卷一第36至47頁），在上開異議程序中，相對人仍繼續主張其有權使用侵權圖示，不會與聲請人之系爭商標發生混淆誤認云云，顯示相對人未來繼續侵權之可能性甚高。另聲請人對相對人中華民國註冊第000000
0 號商標之「洋裁紙型」等項目申請廢止，相對人為避免其商標遭到廢止成立，在廢止程序中係主張其長期以來均有繼續使用，未來也將繼續使用（否則未來仍舊會遭到廢止），顯示相對人未來繼續使用被控侵權圖示之可能性甚高，聲請人之商標有遭受侵害之急迫危險，而本件廢止申請業經智慧局於106 年9 月26日作成「華裁紙型…」部分商品之註冊應予廢止之處分，有廢止處分書附卷可參（本院卷二第76至80頁）。在聲請人對相對人其餘商標（中華民國註冊第00000000號、第00000000號、第00 000000 號）提出評定的程序中，相對人亦繼續主張其有權使用被控侵權圖示、不會造成混淆誤認之虞云云，亦顯示相對人未來繼續侵權之可能性甚高，此有聲證3 ：麥奇公司對科見公司評定申請書影本數份可參（本院卷一第65至109 頁）。職是，聲請人之系爭商標仍有繼續遭到侵害之急迫危險。
㈥對兩造利益及公眾利益之影響：
⒈按商標法賦予商標權人之保護，包括「損害賠償請求權」及
「排除、預防侵害請求權」。「損害賠償請求權」係針對過去的填補，「排除、預防侵害請求權」則是針對現時、未來之狀態排除，如定暫時狀態處分。上開二者之請求權基礎有本質上不同，自不得以商標權人得行使損害賠償請求權而排除商標權人行使排除、預防侵害請求權之必要。又聲請人併用TutorABC及系爭商標，難以區分各別商標之廣告費用，然尚不得以難以區分廣告費用而得出聲請人沒有就系爭商標支出廣告費用之結論，合理之作法應以比例計算，惟TutorABC商標在97、98年以來就成為著名商標，聲請人也持續投入每年上億元之廣告行銷費用在TutorABC及系爭商標上，由於系爭商標多與TutorABC併同出現，現實上尚難要求身為商標權人之聲請人就各個不同商標區分其廣告費用之投入、效益，復以商標法第71條係優先於民法規定而賦予商標權人計算損害賠償之方式，故聲請人依據該條計算損害賠償，不能逕認聲請人並未提出具體證據，復按商標的特性代表著經營者的商譽，並直接影響消費者對於商品或服務的評價，一旦商標在消費者心中留下了印象，將無法輕易從消費者心中抹滅。換言之，商標的價值在於商標權人長期投入的廣告費用而辛苦建立起來的商譽，其商譽則具體黏著在商標上，一旦消費者識別商標後，即會連結至商標權人，進而對商標權人之商譽、品質進行評價，這也是商標權人經營商標的目的。因此，混淆誤認一旦發生，此損害將深刻的留在消費者心中，進而破壞商標權人苦心經營的商標的功能，進而影響商標權人之商譽及造成消費者決策的危險，商標一旦發生混淆誤認，將殘留在消費者心中，難以抹滅。而商標權人苦心經營的商標及商譽，將難以回復。又定暫時狀態處分係一法院之衡平救濟方式，聲請人既然在本案訴訟民事一審、二審都已勝訴，相對人之商標業已遭到最高行政法院撤銷，相對人係有義務停止使用侵權商標且不會對其造成無法彌補之損害，故本件符合民事訴訟法第538 條規定之「有其他相類之情形而有必要時」情形，聲請人主張無須要求其在本件定暫時狀態處分聲請必須一定要證明具體損害數額等語，為有理由。況若審酌聲請人本案民事一審、二審均已勝訴，目前的民事訴訟所判賠之損害賠償金為100 萬元，與相對人之被控侵權商標業已遭到行政判決撤銷，相對人在民事訴訟、定暫時狀態程序審理過程當中，對系爭商標提出異議，且目前承諾於本案判決確定前暫停使用被控侵權商標，聲請人基於此等狀況請求本院准許定暫時狀態處分，命相對人現時及未來不得繼續使用侵權商標，應不會對相對人造成任何損害，更是在促進相對人履行判決所課予之義務。況若准許本件定暫時狀態處分，相對人仍能繼續使用「科見」、「KO
JEN 」商標，且相對人修改O 商標並不困難，不會造成相對人重大損害，已如前述。在衡量兩造之利益下，可認本件若否准聲請，對於聲請人的損害較大。
⒉聲請人主張相對人繼續使用如附圖二、三之商標，除侵害聲
請人之權益外，亦造成消費者混淆、減損聲請人如附圖一之商標識別性及著名性、破壞市場公平競爭秩序等語。惟相對人辯稱其繼續使用、標示，對公眾利益並無影響，其理由在於⑴聲請人之商標識別性低、⑵無混淆誤認之虞、⑶「人頭配戴耳機麥克風」之標示，早已廣泛使用於遠距或線上服務等語。經查，聲請人業已就相關消費者對於二商標有混淆誤認之虞，提出本院上開100 年度民著訴字第29號第一審民事判決、104 年度民著上易字第12號第二審民事判決、最高行政法院105 年度判字第42號判決為證，且聲請人對於如附圖三之3 件商標於105 年5 月25日始向智慧局申請評定，然至少目前附圖二之商標使用在業經撤銷之商品部分確實會造成消費者之混淆，另相對人辯稱「人頭配戴耳機麥克風」之標示，早已廣泛使用於遠距或線上服務部分，經核其所提出之資料如相證10、11、12（本院前審卷二第216 至247 頁），均在聲請人如附圖一之商標申請註冊日之後，無法採為如附圖一商標有撤銷事由之有利證據。惟就相對人抗辯聲請人大多係使用TutorABC商標為行銷，如附圖一商標並未單獨使用，且甚少使用，其商標識別性低等語。經查，本院上開民事一審判決係認為如附圖一商標具有相當識別性（本院前審卷一第183 頁正反面），而上開最高行政法院判決則係認為二商標均有高度識別性（本院前審卷一第163 頁反面），但經本院審視聲請人使用情形，且係大多以使用TutorABC商標為主，少部分使用如附圖一商標且搭配TutorABC商標之情形，有聲請人提出之上開聲證26（本院前審卷三第31至32頁）及陳證1 聲請人文件夾1 個、信封3 個、馬克杯1 個、T-shirt1件等實物（證物外放）可參，惟上開證物並無製作日期之標示及證明，無法判斷是否在聲請人係何時開始使用，可證明係在相對人使用如附圖二、三商標前即已使用，惟相關消費者對於兩造之商標已會產生混淆誤認。承上，可見如相對人繼續使用如附圖二、三商標，會對於公眾利益有有相當的影響程度。
四、綜上所述，本院認為本件兩造間有爭執之法律關係存在，聲請人就本件商標侵權及請求排除侵害之訴訟將來有勝訴可能性，對兩造及公眾利益有影響，且本件聲請若駁回將對聲請人造成無法彌補之損害，對於公眾利益有相當的影響程度，而本件之聲請符合就本件爭執之法律關係有急迫之危險或有其他相類之情形發生之要件，就上開情形綜合判斷，足認聲請人聲請本件定暫時狀態處分之裁定，為有理由。
五、按聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3 項定有明文。是智慧財產案件定暫時狀態之處分，於聲請人為適當之釋明後，應否命聲請人供擔保法院有審酌之權利。又法院裁定准許假處分而命債權人預供之擔保，係擔保債務人因假處分所應受損害之賠償，故其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分該標的物所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之（最高法院69年度台抗字第98號裁定意旨參照）。查聲請人聲請第1 、2 項之聲請，相對人可能受有之損害，本院審酌本件民事訴訟仍在第三審審理中，判決確定仍須等待時日，及上開所述一切情形，核定聲請人應供擔保之金額為20萬元。相對人已陳明於本案訴訟判決確定前暫不使用被控侵權商標，本院因認無准許相對人供反擔保准許免予定暫時狀態之必要，附此敘明。
六、綜上所述，聲請人請求相對人不得使用附圖二、附圖三及其他與聲請人附圖一即中華民國註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號商標相同或近似之商標及圖樣，於同一或類似之商品或服務，亦不得為其他一切侵害聲請人附圖一商標之行為；相對人應移除科見文教資訊股份有限公司網頁（http://www.togelearn.com/ ）及臉書（https://www.facebook.com/togelearn /）上所顯示之附圖二及附圖三侵權商標及圖樣，對本件聲請之爭執法律關係及定暫時狀態之處分之原因及必要性均已釋明，其聲請為有理由，應予准許，並核定聲請人應供擔保之金額為20萬元。
七、依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。
中 華 民 國 107 年 1 月 15 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。
中 華 民 國 107 年 1 月 19 日
書記官 丘若瑤