智慧財產法院民事判決
107年度民商上字第4號上訴人即附帶被上訴人 四海遊龍食品股份有限公司法定代理人 吳清政訴訟代理人 黃曉妍律師
高宏文律師複代理人 黃雨柔律師被上訴人即附帶上訴人 李幸長訴訟代理人 李進成律師
呂紹瑋律師謝岳龍律師劉博中律師上列當事人間商標權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國106年11月27日臺灣新北地方法院106 年度智字第2 號第一審判決提起上訴，被上訴人為附帶上訴，本院於107 年11月15日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決不利附帶上訴人部分廢棄。
附帶被上訴人應將如附表編號十五所示商標權移轉予附帶上訴人。
上訴人上訴駁回。
第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人負擔，附帶上訴部分，由附帶被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財產案件審理法第7 條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件被上訴人即附帶上訴人李幸長（下稱李幸長）主張上訴人即附帶被上訴人四海遊龍食品股份有限公司（下稱四海遊龍公司）因商標權移轉登記侵害其商標權提起訴訟，四海遊龍公司不服原審判決提起上訴後，李幸長提起附帶上訴，核屬依商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。
二、次按，四海遊龍公司法定代理人原為○○○，於本件審理中變更為○○○，○○○於民國107 年4 月26日聲明承受訴訟（見本院卷一第249 頁），並有新北市政府函、股份有限公司變更登記表、委任狀（見本院卷一第253 至262 頁）附卷可稽，核屬適法，應予准許。
三、李幸長對於四海遊龍公司於本件第二審始提出「強鮮公司移轉系爭商標權之行為未經董事會授權，李幸長並無取得系爭商標權之所有權」之攻擊防禦方法，表示不同意，並主張應依民事訴訟法第447 條之規定，予以駁回。按「當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：
一、因第一審法院違背法令致未能提出者。二、事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。三、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。四、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。五、其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。六、如不許其提出顯失公平者。前項但書各款事由，當事人應釋明之。違反前二項之規定者，第二審法院應駁回之。」民事訴訟法第447 條固有明文。查四海遊龍公司於第二審始對於移轉商標權予李幸長之法律行為效力為爭執，屬於新攻擊防禦方法，惟四海遊龍公司辯稱系爭商標權為其所有，則究竟移轉商標權之登記是否經過董事會同意？是否因未經董事會同意而系爭移轉商標權之行為無效？均係關於移轉商標權之同一基礎事實，且相關證據及資料具有共通性，於第二審提出無礙於訴訟之終結，且如不許四海遊龍公司提出顯失公平，本院因此認為應准許四海遊龍公司於本件第二審提出上開攻擊防禦方法。
貳、實體事項：
一、李幸長主張：李幸長原為如判決附表所示商標權（下合稱系爭商標權）之所有權人，且於100 年1 月起擔任強鮮股份有限公司（下稱強鮮公司）之負責人，出資占百分之85。嗣於100 年5 月間，李幸長為投身總統大選之連署，避免因自身參與連署而影響強鮮公司之經營，遂於100 年5 月8 日、100 年5 月9 日分別簽署商標申請案申請權移轉同意書、商標權移轉同意書，以李幸長為讓與人、強鮮公司為受讓人，將系爭商標權借名登記於當時由李幸長擔任負責人之強鮮公司名下，以免因李幸長忙於選務而耽誤公司授權商標予加盟商等之日常業務。李幸長亦主動將董事長之職位交由當時之副董事長○○○暫代，以利強鮮公司日常業務之運作。嗣於100 年12月總統連署活動結束後，李幸長遂回到強鮮公司繼續經營業務。詎○○○夥同強鮮公司之財務主管即訴外人○○○、○○○等人，於李幸長忙於選務期間，逐步掏空強鮮公司，並侵占李幸長股權，由○○○為首之其他董事竟聯合於101 年5 月31日重新發布人事公告，以董事會決議由○○○續任董事長為由，徹底將李幸長排除於經營團隊之外，更將李幸長自董事名單中除名。李幸長將系爭商標權借名登記於強鮮公司名下之本意，係因李幸長於選務期間在外奔走，為方便強鮮公司利用而移轉，是於李幸長退出強鮮公司後，前開借名登記契約之目的已不復存在，李幸長遂多次向強鮮公司主張終止借名登記契約，並本於實質所有權人之地位，請強鮮公司將系爭商標權返還登記至原告名下，強鮮公司均置之不理。李幸長與強鮮公司間之借名登記契約已於104 年1 月21日消滅，強鮮公司自應將系爭商標權返還李幸長，然強鮮公司業已於
104 年1 月21日合併解散，並以四海遊龍公司為存續公司，爰依民法第767 條第1 項前段、第179 條規定提起本件訴訟，請求四海遊龍公司返還系爭商標權等語。
二、四海遊龍公司辯以：㈠李幸長脅迫強鮮公司董事長，於99年11月26日將登記於強鮮
公司之系爭商標權移轉於個人名下，未經董事會同意，自屬無效：
系爭商標權為公司重要資產，處分公司重要資產，需經過董事會決議，以保障股東權益，否則董事長個人肆無忌憚將公司資產移轉自己或其他特定第三人名下，圖利自己或特定第三人，侵害其他股東利益，將使公司法制度蕩然無存。強鮮公司之法定代理人○○○因受李幸長脅迫，於99年11月26日未經董事會同意與李幸長簽署商標權移轉同意書，李幸長惡意脅迫，並非善意第三人，自無保護之必要，所簽署之商標權移轉同意書自屬無效。
㈡李幸長與○○○於99年底達成協議，於100 年1 月24日簽署
股權轉讓契約書，共同取回許家全部股份，共同經營四海遊龍集團：
⒈99年底李幸長當時無四海遊龍集團任何股權，李幸長、○○
○與○○○於99年底在中和古早傳說達成協議以新臺幣（下同）1 億元共同買回訴外人○○○、○○○、○○○、○○○、○○○等5 人持有齊朋股份有限公司（下稱齊朋公司）、強鮮公司、龍茂公司及四海遊龍公司之全部股份，以取得四海遊龍集團之經營權。訴外人○○○、○○○、○○○、○○○、○○○等5 人於100 年1 月24日與李幸長簽訂股權轉讓契約書，允諾以1 億元轉讓渠等持有之齊朋、強鮮、龍茂及四海遊龍等四家公司股份，由○○○擔任支票背書人，○○○等5 人陸續將股份移轉至李幸長、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○及○○○等人名下。前開購股之價金係以四海遊龍集團之資金支付，並由○○○擔任支票背書人，並非由李幸長個人單獨出資購買，益徵○○○與李幸長同為四海遊龍之經營者，均為該集團之高階管理人員，共同負責該集團之營運及股權之分配。購股價金係以四海遊龍資金支付，股份移轉比例為李幸長25％，○○○25％、○○○28％，另外的22％則分配給公司重要幹部或對公司有重要貢獻的人，其中○○○4 ％、○○○2 ％、○○○2 ％、○○○2 ％、○○○2 ％，合計12％。剩下的10％先登記在○○○名下，將來公司上市時，可用來犒賞員工。益可證明，李幸長僅是代表四海遊龍集團與○○○等五人簽約，購回公司股份再依對公司的貢獻度予以分配。
⒉依據龍茂公司、強鮮公司及齊朋公司100 年度股份轉讓通報
表，系爭股票由○○○等5 人陸續將股份直接移轉至李幸長、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○及○○○等人名下，與臺灣新北地方法院106 年度聲判字第87號刑事裁定所認定之事實一致，並未全部股份移轉到李幸長名下。
㈢李幸長於100 年5 月9 日簽署商標權移轉同意書，將系爭商
標權移轉至強鮮公司名下並非借名登記，發生系爭商標權移轉之法律效果：
○○○於100 年1 月24日簽署上開股權轉讓契約書，辦妥相關股權移轉登記後，李幸長遲遲未將系爭商標權轉回強鮮公司，○○○遂透過強鮮公司監察人○○○向李幸長要求將系爭商標權移轉回強鮮公司，李幸長於100 年5 月9 日由強鮮公司監察人○○○代表與李幸長簽署商標權轉讓同意書，將系爭商標權移轉登記予強鮮公司。再者，證人○○○於107年10月8 日準備程序證稱，當時是李幸長與○○○交代商標是屬於強鮮公司的，所以需要作這樣的移轉。公司監察人○○○於100 年5 月共同在○○○與李幸長之指示，將屬於公司之系爭商標權，移轉登記予公司名下，是以，系爭商標權確實屬於公司，殆無疑義。至於原審證人○○○為李幸長第二任妻子，兩人於100 年2 月結婚，對於四海遊龍公司82年間開始經營鍋貼生意，由○○○85年申請商標權之事一無所悉。四海遊龍公司之經營管理需具經營管理長才之人擔當，○○○並無專業知識，從未於四海遊龍公司擔任管理重要職務或董事，對於四海遊龍公司經營管理之事完全未涉入，對於系爭商標權之設計及權利的歸屬更是一無所悉。
㈣94年12月30日○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、
○○○、○○○及李幸長等共出資2000萬成立強鮮公司。強鮮公司為擴大經營所需，於97年12月19日向智慧局申請編號15商標權：
104 年8 月16日因四海遊龍公司與強鮮公司合併後，強鮮公司為消滅公司，四海遊龍公司為存續公司，故編號15之商標權移轉登記予四海遊龍公司。編號15之商標之申請、登記及費用之繳納均為四海遊龍集團基於營業及經營策略所需，系爭商標為四海遊龍公司之重要資產，並非被上訴人個人所有。而李幸長身兼數職，醉心於教育事業（擔任教師）、社會運動（無殼蝸牛）及追求總統大選之政治權力，無心於經營食品餐飲業，四海遊龍公司之經營幸賴公司所有董事、股東、加盟者、員工之戮力付出，始能日益茁壯。李幸長雖出資為強鮮公司之股東之一，並不因此取得系爭商標權，其空言主張，編號15商標權為其個人所有，借名登記予公司，顯然與事實相違。
三、原審判決：㈠四海遊龍公司應將如判決附表編號1 至14、16、17所示商標權移轉予李幸長。㈡李幸長其餘之訴駁回。㈢訴訟費用由四海遊龍公司負擔95％，餘由李幸長負擔。㈣李幸長假執行之聲請駁回。四海遊龍公司上訴聲明：㈠原判決命四海遊龍公司移轉如判決附表編號1 至14、16、17所示商標權移轉予李幸長之部分廢棄。㈡上開廢棄部分，李幸長於原審之訴駁回。㈢第一、二審之訴訟費用由李幸長負擔。李幸長就上訴部分之答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由四海遊龍公司負擔。李幸長附帶上訴聲明：㈠原判決不利李幸長部分廢棄。㈡四海遊龍公司應將「四海遊龍（註冊號：00000000）」之商標權移轉予李幸長。㈢訴訟費用由四海遊龍公司負擔。四海遊龍公司就附帶上訴部分之答辯聲明為：㈠附帶上訴駁回。㈡訴訟費用由李幸長負擔。
四、查李幸長於原審雖陳明願供擔保請准宣告假執行（見原審卷一第13頁、原審卷二第201 頁）。惟按「命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者，視為自其確定或成立時，債務人已為意思表示。」，強制執行法第130 條第1 項定有明文。原審經審酌李幸長係起訴請求命四海遊龍公司移轉商標權，核屬命四海遊龍公司為一定之意思表示，揆諸上開規定，於李幸長勝訴確定時視為四海遊龍公司已為意思表示，如許宣告假執行，使意思表示之效力提前發生，即與法條規定不符，性質上自不宜宣告假執行，因而駁回李幸長假執行之聲請。李幸長於第二審雖提起附帶上訴，其聲明未再為假執行之聲請，附此敘明。
五、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第
270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下（見本院卷二第27至33頁）：
㈠不爭執事項：
⒈系爭商標權申請及歷次移轉之登記紀錄詳如下述（見原審卷
一第66至67頁、第138 頁，並有原審卷一第190 至602 頁所附之經濟部智慧財產局〔下稱智慧局〕106 年6 月26日（10
6 ）智商50056 字第10680331750 號函〔含系爭商標權之商標註冊簿及歷次登記申請資料〕1 份為證）：
⑴如附表編號1 所示商標權係由龍茂公司於97年9 月11日向
智慧局申請登記，於98年8 月1 日核准註冊公告，於99年
3 月1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。
⑵如附表編號2 所示商標權係由龍茂公司於97年9 月11日向
智慧局申請，於98年8 月1 日核准註冊公告，於99年3 月
1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。
⑶如附表編號3 所示商標權係由龍茂公司於97年9 月11日向
智慧局申請，於98年8 月1 日核准註冊公告，於99年3 月
1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月1 日移轉登記予李幸長，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。
⑷如附表編號4 所示商標權係由龍茂公司於97年9 月11日向
智慧局申請，於98年8 月1 日核准註冊公告，於99年3 月
1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。
⑸如附表編號5 所示商標權係由龍茂公司於97年2 月27日向
智慧局申請，於97年11月16日核准註冊公告，於99年3 月
1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。
⑹如附表編號6 所示商標權係由龍茂公司於97年2 月27日向
智慧局申請，於97年11月16日核准註冊公告，於99年3 月
1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。
⑺如附表編號7 所示商標權係由龍茂公司於97年2 月27日向
智慧局申請，於97年11月16日核准註冊公告，於99年3 月
1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。
⑻如附表編號8 所示商標權係由龍茂公司於97年2 月27日向
智慧局申請，於97年11月16日核准註冊公告，於99年3 月
1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月1 日移轉登記予李幸長，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。
⑼如附表編號9 所示商標權係由龍茂公司於90年9 月14日向
智慧局申請，於92年10月1 日核准註冊公告，於99年3 月
1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司，於104年8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。
⑽如附表編號10所示商標權係由龍茂公司於90年9 月14日向
智慧局申請，於92年10月1 日核准註冊公告，於99年3 月
1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司，於104年8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。
⑾如附表編號11所示商標權係由龍茂公司於89年5 月16日向
智慧局申請，於90年9 月16日核准註冊公告，於99年3 月
1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年8 月1 日移轉登記予強鮮公司，於104年8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。
⑿如附表編號12所示商標權係由○○○於85年11月27日向智
慧局申請，於86年8 月16日核准註冊公告，於89年6 月16日移轉登記予龍茂公司，於99年3 月1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年7月1 日移轉登記予強鮮公司，於104 年8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。
⒀如附表編號13所示商標權係由○○○於85年11月27日向智
慧局申請，於87年4 月1 日核准註冊公告，於92年2 月16日移轉登記予龍茂公司，於99年3 月1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年7月1 日移轉登記予強鮮公司，於104 年8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。
⒁如附表編號14所示商標權係由龍茂公司於96年7 月5 日向
智慧局申請，於97年4 月1 日核准註冊公告，於99年3 月
1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予李幸長，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司，於104年8 月16日移轉登記予李幸長。
⒂如附表編號15所示商標權係由強鮮公司於97年12月19日向
智慧局申請，於100 年11月1 日核准註冊公告，於104 年
8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。⒃如附表編號16所示商標權係由李幸長於97年10月29日向智
慧局申請，於100 年2 月1 日核准註冊公告，於100 年7月1 日移轉登記予強鮮公司，於104 年8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。
⒄如附表編號17所示商標權係由李幸長於98年5 月27日向智
慧局申請，於100 年2 月1 日核准註冊公告，於100 年7月1 日移轉登記予強鮮公司，於104 年8 月16日移轉登記予四海遊龍公司。
⒉強鮮公司於104 年1 月21日與四海遊龍公司合併而消滅（見
原審卷一第137 至138 頁，並有原審卷一第129 至133 頁所附之公司登記變更表、新北市政府104 年1 月21日新北府經司字第1045122953號函各1 份為證）。
㈡本件爭點:
李幸長主張本於實質所有權人之地位，依民法第767 條第1項前段、第179 條規定請求四海遊龍公司移轉系爭商標權予李幸長是否有理由？
六、本院得心證之理由：㈠按稱「借名登記」者，謂當事人約定一方將自己現在或將來
之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，在性質上應與委任契約同視，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，應賦予無名契約之法律上效力，並類推適用民法委任之相關規定（最高法院98年度台上字第990 號、103 年度台上字第1551號、107 年度台上字第629 號判決意旨參照）。本件李幸長主張系爭商標權均係因其為參與總統大選連署前借名而移轉登記於強鮮公司名下等情，固為四海遊龍公司所否認。然查：
⒈李幸長所取得如附表編號1 至14、16、17所示「四海遊龍」
商標權，係使用於其斯時擔任董事長之強鮮公司所營事業，倘若李幸長個人之所作所為（參與總統大選連署）負欠債務遭追償，當有高度可能性將由債權人聲請強制執行其名下之商標權，甚至遭拍賣後致商標權易主，而使公司所營事業能否使用商標造成嚴重影響。故李幸長於參與總統大選連署前事先將商標權暫時借名登記於他人名下，約定俟連署結束後再予以返還，即核與商業交易之常情無違，應非完全不可採信。又證人即李幸長前妻○○○亦於原審法院106 年7 月24日言詞辯論期日結證稱：伊曾聽李幸長提及參加總統大選連署，要與公司切割，○○○當時要求李幸長將商標借給公司，比較好使用，伊就與李幸長大吵一架，因為商標是李幸長設計的，屬個人資產，對連鎖店很重要，如果是伊就不會移轉；連署結束後，李幸長回到公司擔任顧問，發現財務有問題，就專注解決財務問題，沒有要求將商標移轉回來，事後李幸長與伊一起出售股權，也是想說先處理股權問題，不急著處理商標問題等語（見原審卷二第174 至175 頁）。證人○○○則於原審法院106 年7 月24日言詞辯論期日結證稱：
伊曾耳聞李幸長參與總統大選連署前要與公司切割，但詳情均不清楚，商標移轉部分也是耳聞，聽到應該不是賣等語（見原審卷二第177 至178 頁）。經核上開證人所證情節與李幸長所指借名登記之事大致相符，且未與商業常情相乖違，業如前述，堪認李幸長此部分主張尚非無稽。
⒉至於如附表編號15所示商標權，原審駁回李幸長之訴部分，
略以「至於如附表編號15所示商標權，係由強鮮公司申請取得，嗣後移轉登記於被告名下，參諸原告提出之商標申請案申請權移轉同意書亦可知，原告僅取得申請權並移轉予強鮮公司。足見原告從未取得如附表編號15所示商標權，自無與強鮮公司成立借名登記契約之可能」為由。惟查：
⑴又按「稱『借名登記』者，謂當事人約定一方將自己之財
產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，及出名者與該登記有關之勞務給付，具有不屬於法律上所定其他契約種類之勞務給付契約性質，應與委任契約同視，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，當賦予無名契約之法律上效力，並依民法第五百二十九條規定，適用民法委任之相關規定」，有最高法院99年度台上字第1662號判決意旨可資參照。當事人一方自己之財產，應指實際上為其自己之財產即足，不以曾經登記公示之必要，蓋如民間常見之父母借用子女名義購置房屋土地，而購入之初即將該不動產之所有權人登記為出名人之名義，但仍不礙其借名登記契約之存在，進言之，所謂自己之財產應著重於借名人是否為該財產之事實上所有權人，至於借名人是否曾為該財產之形式上所有權人，應非所問。
⑵本件李幸長同樣係基於參加總統大選連署，擔心影響強鮮
公司之營運，而為與強鮮公司切割，始於100 年5 月8 日將申請案號000000000 之商標申請權（該申請權經核准審定後，即為附表編號15所示商標權）借名登記予強鮮公司，而李幸長於100 年5 月8 日移轉時雖僅為商標之申請權，然當時已在商標申請之後階段，且主管機關智慧局均未要求李幸長進行補證或評議之答辯，而附表編號15所示商標權嗣於100 年8 月23日經智慧局核准審定（上證一，見本院卷一第113 頁），李幸長既為其餘商標之商標權人，非經其同意，任何人均無可能以相同或近似之商標申請註冊，而附表編號15所示商標於移轉予強鮮公司時雖僅係申請權，尚未完成註冊程序，唯此種申請權已然具備準物權之性質，得成為讓與、移轉之標的，此參酌相同性質之專利法第5 條第1 項即明。是李幸長移轉之時，既為附表編號15所示商標之原申請人，已可高度期待智慧局之核准審定，且該申請權並非不得作為移轉之標的，則原審以李幸長未取得附表編號15所示之商標權，即否定李幸長與強鮮公司間就該商標間之借名登記契約，尚非無研求之餘地。
⑶查附表編號15所示之商標之申請於核准審定後即為具有經
濟價值之商標權，而該商標權亦會成為李幸長於總統大選連署失利後之追償標的，李幸長主張其基於此同一理由，遂將該商標申請權一併借名登記移轉予強鮮公司，以期將因參與總統大選連署而對公司造成影響降至最低，應可採信。
⑷次查，四海遊龍之商標均出自李幸長之著作，且於附表編
號15所示之商標申請核准前，已有諸多使用四海遊龍字樣及圖之商標獲准註冊，是除李幸長反對外，附表編號15所示之商標並無不能核准之情形，則李幸長既可預見該商標一經申請，智慧財產局必會核准註冊，而李幸長為與四海遊龍集團切割，預先將商標申請權移轉予自己可掌控之強鮮公司，嗣將來再行終止借名登記關係，將附表編號15所示之商標返還予自己名下，與前開舉例之父母借用子女名義購置不動產之情形，顯為相同，若以李幸長從未為附表編號15所示之商標之商標權人，而認定李幸長不可能與強鮮公司成立有借名登記契約，顯與經驗法則有悖。
⑸再者，依前揭商標註冊簿所附申請文件可知，申請案號00
0000000 之商標權係時任龍茂公司代表人之李幸長於97年12月19日即委託簡世雄專利商標代理人向智慧局申請註冊，此有商標註冊申請書、商標申請註冊意見書均載明申請人為龍茂公司、代表人為李幸長可佐（見原審卷一第490至498 頁），足見申請案號000000000 之商標權確實為李幸長自行研發設計並據以申請之商標權。嗣前揭商標申請權遭強鮮公司代表人○○○於98年11月30日持商標申請權移轉同意書移轉案號000000000 之商標申請權（見原審卷一第502 頁) ，然○○○係擅自持龍茂公司及李幸長之印章盜蓋前揭同意書，經李幸長發現後立即要求○○○返還前揭商標申請權，○○○因恐遭李幸長追訴偽造文書一罪，遂於99年11月26日將申請案號000000000 之商標申請權返還予李幸長（見原審卷一第512 頁），此亦有證人○○○於原審證稱：「（原告（即李幸長）名下之四海遊龍商標權在此之前有無移轉過？）有，原告於景美有做一個大遊龍的餐廳，曾經設計一個商標，但智慧局說不能通過，一定要○○○同意，原告問○○○說為何拿原告之私人章去過戶，所以原告說要告○○○偽造文書，○○○才又移轉商標回來給原告。」、「（當時時間點為何? ）大概是原告連署之前，約99年。」（見原審卷二第175 頁）等語可證，是倘李幸長若非申請案號000000000 商標權之所有權人，○○○又何須在無對價關係上，返還前揭商標申請權予李幸長？在在可證編號15即申請案號000000000 之商標權確實為李幸長所有。而李幸長因欲參加總統大選之連署，又考量其自97年間即申請之案號000000000 商標權核准在即，倘在其投入總統大選連署後核准將成為其個人財產，若其連署失利則前開商標權恐遭追償之標的，已如前所述，則李幸長於100 年5 月8 日將案號000000000 之商標申請權借名登記於強鮮公司名下，應屬可信，且參酌李幸長於次日（100 年5 月9 日）隨即與強鮮公司就附表編號1 至14、16、17等已註冊之商標簽立商標權移轉同意書並同時成立借名登記關係，足徵李幸長就附表編號15之商標申請案與其他已註冊之商標均係基於相同之動機欲作相同之處理，即待連署結束後再行移轉返還，故附表編號15之商標權確實為李幸長自行研發設計並申請商標權，自為李幸長所有之財產，僅係因參加總統大選連署之考量，而暫時將該商標申請權借名登記於強鮮公司名下。職是，李幸長依借名登記之法律關係，要求四海遊龍公司返還附表編號15所示之商標權，自屬有據。
㈡四海遊龍公司雖辯稱李幸長所提出之商標權移轉同意書、商
標申請案申請權移轉同意書，均未載有借名登記之字樣云云。然按「商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」，商標法第42條定有明文。故李幸長與其擔任董事長之強鮮公司間所為商標權移轉，本不以簽署書面文件或登記為必要，僅須意思表示合致即生效力。至於李幸長所提出之商標權移轉同意書、商標申請案申請權移轉同意書，僅係為辦理商標移轉登記而提出於智慧財產局之文件，此觀智慧財產局以106 年6 月26日（106 ）智商50056 字第10680331750 號函所提供之商標登記簿中亦有上開文件即明，自無刻意記載借名與否之必要，更不能以之商標權移轉同意書、商標申請案申請權移轉同意書未載有借名登記之字樣，即遽謂無借名登記契約成立。四海遊龍公司又辯稱證人○○○為李幸長前妻，證人○○○所言均係聽聞，證詞均不可採信云云。然按證人為不可代替之證據方法，如果確係在場聞見待證事實，而其證述又非虛偽者，縱令證人與當事人有親屬、親戚或其他利害關係，其證言亦非不可採信（最高法院53年台上字第2673號判例意旨參照）。再按民事訴訟之傳聞證人（間接證人或徵憑證人）所為之證詞，本非絕無證據能力，其與直接證人陳述親自見聞之證言比較，祇是證據力之強弱而已，尚非不得採為證據方法之使用，法院對該傳聞證據之價值，仍可由法官憑其知識、能力、經驗等依自由心證予以認定之（最高法院98年度台上字第2479號判決意旨參照）。
本院審酌讓與人即為受讓人之法定代理人，此無須外顯之讓與行為使受讓人純獲利益，且無簽署書面之必要，自僅能依外在客觀事證予以佐憑。而如附表編號1 至17所示商標權數量高達17個，使用於國內知名連鎖食品商店，自具有相當之經濟價值。惟觀之兩造提出之證據資料，均查無李幸長移轉商標權予強鮮公司之對價關係，且移轉時間與李幸長參與總統大選連署時間相近，參以前述李幸長為避免自身債務影響公司經營之動機，與上開證人所稱李幸長欲與公司切割一事相符，自堪認李幸長主張借名登記契約成立之可能性較高，而不能僅以證人○○○為李幸長前妻或證人○○○所言係聽聞，即遽謂證詞不可採信，四海遊龍公司所辯仍非可採。
㈢四海遊龍公司於本件第二審辯稱「強鮮公司移轉系爭商標權
之行為未經董事會授權，李幸長並無取得系爭商標權之所有權」云云。則究竟移轉商標權之登記是否經過董事會同意？是否因未經董事會同意而系爭移轉商標權之行為無效？本院自應審究。然查：
⒈李幸長於99年11月26日與強鮮公司代表人○○○就附表編號
1 至14商標權簽訂商標權移轉同意書，復於100 年1 月1 日及100 年1 月16日辦理商標權之移轉登記，而強鮮公司之全體股東即○○○、○○○、○○○、○○○、○○○更於10
0 年1 月24日將強鮮公司之股權全部出售予李幸長，顯見強鮮公司全體股東均同意由○○○先將上開商標權移轉予李幸長，再將強鮮公司全部股權出售李幸長，由李幸長實際取得上開商標權之所有權及強鮮公司之經營權。縱使○○○未得強鮮公司董事會之同意，然99年11月26日李幸長與強鮮公司代表人○○○簽訂商標權移轉同意書時，○○○為強鮮公司董事長，本有代表強鮮公司對外為交易行為之權限，而李幸長斯時並非強鮮公司股東，並不知悉強鮮公司董事會內部決議情況，是李幸長於外觀上信任○○○有代表強鮮公司之權限而與之簽訂上開商標權移轉同意書，自屬善意之相對人，不得以上開商標權移轉行為未經強鮮公司董事會決議而認為無效。
⒉按「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第36條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：
一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者」，商標法第35條第1 項第1 款定有明文，由此可知使用商標之人須經商標權人同意始可使用經註冊之商標，故商標權人與使用商標之人當可屬不同之人，況商標權人將所有之商標授權他人使用而收取權利金，亦與社會常情無違，職是，四海遊龍公司主張系爭商標係伊在使用，不可能為李幸長所有，除悖於社會常情外，亦未見其提出充分之論理以實其說，實難謂可採。
⒊再者，李幸長雖係100 年7 月才開始投入連署，然準備總統
大選連署之前期準備工作甚多，李幸長於100 年5 月間先將系爭商標權辦畢借名登記於強鮮公司名下，再全心投入連署之工作，實無違常情。又由原證1 商標移轉同意書可知，李幸長斯時移轉系爭商標予強鮮公司時，伊自己即為強鮮公司之負責人，則其主觀上以借用強鮮公司之名義暫時移轉登記系爭商標權，待選舉結束後再將系爭商標權由強鮮公司移轉回來，自合乎常理。況且，李幸長與強鮮公司係於100 年5月8 日、9 日簽署商標移轉同意書，而李幸長於100 年7 月即投入總統大選之連署，參酌移轉系爭商標權時間與總統大選連署之時間甚為接近，且系爭商標權數量多達16個，又屬國內知名連鎖食品店，應具相當之價值，然強鮮公司取得系爭商標權卻無支付任何對價予李幸長，足見李幸長為免其總統大選連署失利而遭追償債務，致影響強鮮公司所營事業使用系爭商標權，始將系爭商標權暫時借名登記於強鮮公司名下，待選舉結束後再予以返還，核與商業交易之常情無違。又參酌證人○○○於原審證稱可知李幸長確實因為參加總統大選連署，欲與強鮮公司切割，才在總統大選連署之前將系爭商標權借名登記予強鮮公司，並請四海遊龍公司負責人○○○暫代董事長職位，待其總統大選連署結束後再回去接手公司，然強鮮公司遭四海遊龍公司合併後，四海遊龍公司竟拒絕將系爭商標權返還李幸長，是李幸長基於借名登記之法律關係請求四海遊龍公司返還系爭商標權，確屬有據。
⒋四海遊龍公司雖辯稱：強鮮公司法定代理人○○○因受李幸
長惡意脅迫，於99年11月26日未經董事會同意與李幸長簽署商標權移轉同意書，李幸長並非善意第三人，自無保護之必要云云，惟四海遊龍公司並未就李幸長脅迫○○○移轉系爭商標權一事加以證明，實難謂其已盡舉證之責，況且，倘若○○○於99年11月26日係受李幸長脅迫始移轉系爭商標權，為何○○○未依法撤銷意思表示，反而還於100 年2 月10日擔任強鮮公司股東臨時會議記錄之主席，同意由李幸長擔任強鮮公司之董事，並於同日由董事○○○、○○○、○○○等人推選李幸長擔任強鮮公司董事長，此顯與常情不合，可見四海遊龍公司此部分之辯解難認真實。至於○○○是否得強鮮公司董事會同意移轉如判決附表編號1 至14商標權予李幸長，因李幸長斯時非強鮮公司股東，自不知其內部決議情況，其信賴○○○有代表強鮮公司之權限而與之簽約，當屬善意之交易相對人，自不得以系爭商標權移轉行為無效對抗李幸長。
⒌四海遊龍公司稱○○○於100 年1 月24日在李幸長與○○○
等人所簽立之股份轉讓契約書中擔任連帶保證人及支票背書人，李幸長並同意將系爭商標移轉登記回四海遊龍公司云云。惟查，○○○願意擔任系爭股份轉讓契約書之連帶保證人，係因李幸長同意將上開股份轉讓契約書中之部分股份移轉予○○○，○○○為感激李幸長，始同意擔任上開契約之連帶保證人，李幸長否認係因此同意將系爭商標權移轉登記予強鮮公司。而證人○○○於本院107 年10月8 日準備程序時證稱：○○○與李幸長於99年12月底左右除了協商四海遊龍公司經營權外，亦有協商請李幸長將商標權移轉回強鮮公司（見本院卷二第169 至177 頁），然而，如判決附表編號1至14商標權於99年12月底左右均登記於強鮮公司名下，至於編號15至17商標權在99年12月底以前均尚未註冊公告，○○○、李幸長根本不可能於99年12月底時協商要求李幸長將系爭商標權移轉回強鮮公司，足見證人○○○上開證詞顯有不實。且四海遊龍公司於本案二審係主張○○○於99年11月26日係受李幸長脅迫未經董事會同意於99年11月26日移轉如判決附表編號1 至14商標權，則○○○既認○○○係遭李幸長惡意脅迫受讓商標權，○○○又稱要與李幸長一同取回四海遊龍公司經營權，且認為商標權為公司所有，其為保障公司財產，理應係要求李幸長撤回商標移轉申請，始為合理，焉有可能容忍李幸長以違法方式將商標權移轉至自己名下？倘若如○○○所稱伊與李幸長共同協議取回四海遊龍公司經營權及系爭商標權，並知悉李幸長已要求○○○將系爭商標權移轉回李幸長，衡情而言，○○○於協商時理應會向李幸長確認系爭商標權移轉是否辦理完成，或追蹤商標權移轉進度，焉有可能對於商標權移轉情形毫不關心，益徵證人○○○所述顯非實在。另證人○○○任職於四海遊龍公司，其證詞除有偏頗之虞外，其針對99年12月間○○○與李幸長究竟有無協商系爭商標權移轉登記一事亦表示不清楚（見本院卷二第193 至199 頁），且倘若系爭商標權係屬於強鮮公司，為何強鮮公司會於99年11月26日同意將如判決附表編號1 至14商標權移轉予李幸長？又倘若李幸長與○○○有移轉商標權予強鮮公司之協商，則○○○理應於李幸長在100 年1 月24日簽訂系爭股份轉讓契約書後，盡速要求李幸長將商標權移轉登記回強鮮公司，殊無理由至100 年5 月9 日始移轉登記商標回強鮮公司。職是，本件實情為李幸長於100 年5 月間欲投入總統大選之連署，為避免參加連署影響強鮮公司營運，始將系爭商標權借名登記於強鮮公司名下。
⒍綜上，四海遊龍公司於本件第二審所為上開辯解，並非可採。
㈣又按，「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返
還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同」，民法第179 條定有明文。是以主張不當得利之人，須以其受有損害，而對方無法律上之原因受有利益，且其所受損害與對方所受利益間具有直接因果關係，始能成立（最高法院89年度台上字第288 號、95年度台上字第1722號判決意旨參照）。再按，「因合併而消滅之公司，其權利義務，應由合併後存續或另立之公司承受」，公司法第75條亦有明文。又上開無限公司之規定，於股份有限公司之合併準用之，公司法第319 條復規定甚明。經查，李幸長與強鮮公司就如附表編號1 至14、16、17所示商標權成立借名登記契約等節，業經本院析述如前，故四海遊龍公司與強鮮公司合併後，強鮮公司為消滅公司，四海遊龍公司為存續公司，四海遊龍公司自應承受強鮮公司之權利義務，而成為上開借名登記法律關係之當事人。職是，依民法第549 條第1 項規定，李幸長主張以起訴狀繕本送達四海遊龍公司作為終止借名登記契約之意思表示，即屬有據。又借名登記契約終止後，四海遊龍公司取得如附表編號1 至14、16、17所示商標權即屬無法律上原因受有利益致李幸長受有損害，應返還不當得利予李幸長。故李幸長依民法第179 條規定，請求四海遊龍公司將如附表編號1 至14、16、17所示商標權移轉予李幸長，當屬有據。如附表編號15所示商標權，強鮮公司與李幸長所簽訂之商標申請案申請權移轉同意書雖並無明載借名登記之意旨，然李幸長就附表編號15之商標申請案與其他已註冊之商標欲作相同之處理，即待連署結束後再行移轉返還，故附表編號15之商標權確實為李幸長自行研發設計並申請商標權，自為李幸長所有之財產，僅係因參加總統大選連署之考量，而暫時同意將該商標申請權改以強鮮公司名義申請並借名登記於強鮮公司名下。職是，李幸長依借名登記之法律關係，要求四海遊龍公司返還附表編號15所示之商標權，亦屬有據。
㈤李幸長依民法第179 條規定，請求四海遊龍公司將如附表編
號1 至17所示商標權移轉予李幸長，為有理由，已如上述，本院就李幸長另依民法第767 條第1 項前段規定而為請求，是否應予准許雖不影響本件結論。惟本院就原審駁回此部分之論述認為理由有所不同，認為有加以說明如下之必要。本件李幸長雖又依民法第767 條第1 項前段規定而為請求，然如附表編號1 至14、16、17所示商標權既已移轉並借名登記於強鮮公司名下，則於合併強鮮公司之四海遊龍公司返還及移轉商標權予李幸長前，李幸長仍非商標權人或所有權人，自無由依物上請求權請求四海遊龍公司移轉商標權。至如附表編號15所示商標權，係由李幸長移轉申請權予強鮮公司，並由強鮮公司申請取得，嗣後辦理移轉登記予四海遊龍公司，均如前述，李幸長亦無由依物上請求權請求返還及移轉商標權之餘地。故李幸長依民法第767 條第1 項前段規定，請求四海遊龍公司將系爭商標權移轉予李幸長，為無理由，不能准許，附此敘明。
七、綜上所述，李幸長依民法第179 條規定，請求四海遊龍公司將如附表編號1 至17所示商標權移轉予李幸長，為有理由，應予准許。原審判決判命四海遊龍公司應將如附表編號1 至
14、16、17所示商標權移轉予李幸長，並無違誤，四海遊龍公司提起上訴，為無理由，應予駁回。李幸長就原審敗訴部分在第二審提起附帶上訴，請求四海遊龍公司應將如附表編號15所示商標權移轉予李幸長之部分，為有理由，應由本院將此部分廢棄，改判如主文第2 項所示。
八、兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，經核與本判決之結果不生影響，爰不予一一論列，附此敘明。
九、據上論結，本件上訴為無理由，附帶上訴有理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第450條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 107 年 11 月 29 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 熊誦梅法 官 曾啟謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。（均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）中 華 民 國 107 年 11 月 29 日
書記官 王英傑附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
附表：
┌──┬──────────────┬────┐│編號│ 商標名稱 │ 註冊號 │├──┼──────────────┼────┤│ 1 │四海遊龍鍋貼專賣店及圖 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 2 │四海遊龍鍋貼專賣店及圖 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 3 │四海遊龍鍋貼專賣店及圖 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 4 │四海遊龍鍋貼專賣店及圖 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 5 │四海遊龍及圖 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 6 │四海遊龍OVERSEAS DRAGON 及圖│00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 7 │四海遊龍及圖 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 8 │四海遊龍OVERSEAS DRAGON 及圖│00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 9 │四海遊龍OVERSEAS DRAGON 及圖│00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 10 │四海遊龍OVERSEAS DRAGON 及圖│00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 11 │四海遊龍 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 12 │四海遊龍 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 13 │四海遊龍鍋貼專賣店 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 14 │四海遊龍 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 15 │四海遊龍 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 16 │四海遊龍 │00000000│├──┼──────────────┼────┤│ 17 │四海遊龍YuLoong 及圖 │00000000│└──┴──────────────┴────┘