智慧財產法院民事判決
107年度民專上更(一)字第1號上 訴 人 輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司
（Pfizer Ireland Pharmaceuticals）法定代理人 Colm Higgins訴訟代理人 蔣大中律師
朱淑尹專利師李昆晃律師被上訴人 南光化學製藥股份有限公司法定代理人 陳立賢訴訟代理人 翁雅欣律師
蘇怡佳律師輔 佐 人 陳本忠上列當事人間排除侵害專利權事件，上訴人對於中華民國102 年
8 月30日本院100 年度民專訴字第125 號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，上訴人並為訴之變更，本院於107年12月6 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文變更之訴駁回。
變更之訴訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、臺灣法院就本件涉外民事事件有國際管轄權：
(一)民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。臺灣民法第1 條定有明文。又臺灣並無判斷國際管轄權之相關規定，國際間亦未有統一且可遵循之法律規定或國際慣例，而內國管轄權主要係保障人民訴訟權之行使，強調管轄之分配，故有移送之規定，但國際管轄權重在由法庭地法院管轄，當事人是否能獲得程序上實質公平之保護，其目的並不完全相同，故不宜僅類推適用內國民事訴訟法之相關規定，而應依民法第1 條之規定，遵循法理採國際民事訴訟程序之基本原則，此亦符合國際間關於法庭地法院有無國際管轄權之判斷原則。故於判斷涉外民事事件與法庭地法院之連繫因素時，管轄之基本原則包括以原就被、侵權行為之行為地及結果地、債務履行地、財產所在地等均應納入考量，且必須基於當事人間之實質公平、裁判正當、迅速、經濟、調查證據方便、判決得否執行之實效性等國際民事訴訟程序基本原則，綜合考量各項因素而為利益衡量之個案判斷，以求個案之具體妥當性，倘法庭地法院對當事人而言，較其他有連繫因素之他國法院較不便利而無法獲得程序上實質公平之保護時，法庭地法院縱有管轄連繫因素，亦應拒絕管轄，此即國際間所謂不便利法庭原則（本院107 年度民著抗字第1 號民事裁定意旨參照）。
(二)本件上訴人為依愛爾蘭法設立之外國法人，具涉外因素，且依臺灣專利法第102 條之規定，未經認許之之外國法人，就本法規定事項得提起民事訴訟。經查上訴人係主張被上訴人於臺灣境內侵害其所有「用於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成物」之臺灣第083372號發明專利權（下稱系爭專利權），原起訴請求侵害系爭專利權之損害賠償及排除侵害，嗣變更為確認侵害系爭專利權之損害賠償請求權存在。依上訴人所主張之事實，其得依專利法第102條之規定提起本件涉外民事訴訟，且被上訴人為臺灣公司，被控於臺灣境內侵害臺灣專利權，則臺灣為本件涉外侵權民事事件之行為地，故臺灣法院具有國際管轄權之連繫因素，且相關證據及訴訟資料均在臺灣，可見在臺灣法院進行本件訴訟並不會有不便利而致當事人無法獲得程序上實質公平之情形，故臺灣法院就本件涉外事件有國際管轄權。
二、本院就本件涉外民事事件有管轄權，且應適用臺灣相關法律之規定：
專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 、4 款與智慧財產案件審理法第7 、19條分別定有明文。故本院第一審就本件涉外專利侵權訴訟有管轄權，且本院第二審就本件上訴有專屬管轄權。又依據涉外民事法律適用法第25條之規定，關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者，依該法律。上訴人係以被上訴人於臺灣境內侵害其所有系爭專利權之事實提起本件涉外民事事件，且被上訴人為臺灣公司，相關證據及訴訟資料均在臺灣，依侵權行為地或關係最切原則，本件涉外民事事件之準據法，自應適用臺灣有關侵害專利權之法律。
三、上訴人所為訴之變更應予准許：
(一)上訴人主張被上訴人侵害其所有系爭專利權，原起訴請求：
1.被上訴人不得製造、為販賣之要約或販賣衛署藥製字第055972號「美好挺膜衣錠100 毫克」藥品、衛署藥製字第057200號「美好挺膜衣錠50毫克」藥品（下合稱系爭藥品）或為其他侵害系爭專利之行為。2.被上訴人應給付上訴人新臺幣（下同）2 億元及自民國（下同）101 年5 月31日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。3.願以現金或等值之兆豐國際商業銀行大安分行所發行之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。原審判決上訴人全部敗訴，上訴人僅就排除侵害部分提起上訴，並經前審准許追加請求被上訴人不得製造、為販賣之要約或販售衛署藥製字第056728號「美好挺膜衣錠25毫克」。嗣前審判決上訴駁回，上訴人不服提起上訴，經最高法院廢棄發回更審，上訴人變更訴之聲明為：1.原審關於駁回排除專利侵害請求及其假執行聲請部分廢棄。2.確認上訴人對於被上訴人於105 年1 月1 日起至105年7 月2 日止之期間內，製造及販賣系爭藥品侵害系爭專利之行為，存在損害賠償請求權。
(二)第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之；但因情事變更而以他項聲明代替最初之聲明者，不在此限。民事訴訟法第446 條第1 項、第255 條第1 項第4 款定有明文。
又在第二審為訴之變更合法者，原訴可認為已因而視為撤回時，第一審就原訴所為判決，自當然失其效力；第二審法院應專就新訴為裁判，無須更就該判決之上訴為裁判（最高法院71年台上字第3746號判例參照）。經查系爭專利權已因屆期而失效，致上訴人之排除侵害請求已無權利保護必要，故上訴人變更聲明請求確認侵害專利之損害賠償請求權存在，顯係客觀情事有所變更，致訴訟目的無法達成，而以他項聲明代之，其變更之訴於法有據，應予准許。
(三)雖被上訴人辯稱上訴人之損害賠償請求權已因上訴人於原審判決敗訴後未上訴而確定，無從請求確認損害賠償請求權之存在，且訴訟期間過長亦不符合情事變更要件云云。惟查上訴人於原審請求專利侵權損害賠償2 億元之計算方式，係以被上訴人每年銷售系爭藥品的金額至少在6 千萬元以上，如以訴訟審理期間約3 年4 個月計算，約2 億元等語（參原審判決貳、一、（二）4 ，見本院卷一第37頁），而上訴人係於100 年11月11日提起本件訴訟，故上訴人主張原審所請損害賠償期間係迄104 年3 月11日，而本件上訴人變更請求確認損害賠償請求權存在之期間為105 年1 月1 日迄同年7 月
2 日止，並非原審關於損害賠償之審理範圍，應為可採。故被上訴人以此辯稱上訴人不得變更，並無理由。又本件係因系爭專利權屆期失效而有情事變更之情形，與訴訟期間之長短無關，且本件基礎事實同一，准許訴之變更，亦難認對被上訴人有何不公平之情事。綜上，本件原訴已因訴之變更合法而視為撤回，上訴人雖於形式上仍就原判決聲明不服而提起上訴，惟實質上原訴已因撤回而終結，本件應審理變更後訴之聲明：確認上訴人對被上訴人於105 年1 月1 日起至
105 年7 月2 日止之期間內，製造及販賣系爭藥品侵害系爭專利之行為存在損害賠償請求權。
四、上訴人就本件變更之訴有確認利益：確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項前段定有明文。
又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判例參照）。此外，給付之訴固包含確認之訴之意義在內，然民事訴訟採處分權主義，法院審理具體個案之訴之聲明及訴訟標的，除別有規定外，應由當事人決定。上訴人於原審聲明請求被上訴人給付迄104 年3 月11日之損害賠償及排除侵害，於本審審理時變更聲明為請求確認105 年1 月1 日迄同年7月2 日止之損害賠償請求權存在，並為被上訴人所否認，而此法律上地位不安之狀態，得以法院判決將之除去，故上訴人就本件變更之訴有確認利益。
五、上訴人具當事人適格：
(一)上訴人主張系爭專利所涵蓋之成分製造威而鋼膜衣錠，以治療成年男性勃起功能障礙為主要適應症。系爭藥品則係由被上訴人所製造販賣之事實，為兩造所不爭執，並有專利證書及專利藥品許可證等件在卷可憑，應信為真正。惟上訴人主張其為系爭專利之專利權人，系爭專利之權利期間自85年12月11日起至105 年7 月2 日止，系爭藥品亦係以「成年男性勃起功能障礙」為主要適應症，且其主要成分「SILDENAFILCITRATE 」為系爭專利更正後申請專利範圍第1 、2 項所列化合物之藥學上可接受的鹽（檸檬酸鹽），因而侵害系爭專利等情，則為被上訴人所否認，辯稱：上訴人所提讓與契約書A 、B ，前者受讓人為輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業（合夥人為PF巴瑞斯公司及輝瑞愛爾蘭製造公司），後者讓與人為輝瑞愛爾蘭藥廠合夥事業（合夥人為C.P.國際藥廠及輝瑞愛爾蘭藥廠），由合夥組織觀之，為不同之外國法人，故上訴人並非專利權人，不具當事人適格，且上訴人自承已向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）辦理專屬授權登記，授權實施期間自101 年1 月1 日起至系爭專利權屆滿日止，被授權人為輝瑞大藥廠股份有限公司（下稱輝瑞大藥廠），系爭專利既已專屬授權予輝瑞大藥廠，上訴人即無實施本件訴訟之權能，自無當事人適格等語。
(二)所謂當事人適格，係指當事人就具體特定之訴訟，得以自己之名義為原告或被告，而受為訴訟標的法律關係之本案判決之資格。且按原告因法律關係之存否不明確，致其私法上地位有受侵害之危險，提起確認法律關係存在之訴者，如以否認其法律關係存在之人為被告，即不生被訴當事人適格之欠缺問題（參看本院29年上字第1483號、40年台上字第1827號及60年台上字第4816號判例）。蓋確認之訴，其訴訟性質及目的，僅在就既存之權利狀態或法律關係之歸屬、存在或成立與否，而對當事人間之爭執以判決加以澄清而已，既無任何創設效力，亦非就訴訟標的之權利而為處分，應祇須以有即受確認判決之法律上利益者為原告，並以爭執該法律關係者為被告，其當事人即為適格（最高法院100 年度台上字第1698號判決意旨參照）。
(三)經查上訴人主張於100 年1 月31日受讓系爭專利，並於100年11月9 日向智慧局辦理讓與登記，系爭專利之權利期間自85年12月11日起至105 年7 月2 日止，此有上訴人所提讓與契約書A 、B 、專利讓與登記申請書在卷可憑（見原審卷一第58至65頁），並有記載上訴人為專利權人之系爭專利證書、智慧局100 年12月13日（100 ）智專一（一）13017 字第10021129000 號函在卷可稽（見系爭專利申請卷四第126 、
128 頁），故上訴人主張被上訴人製造販賣系爭藥品侵害系爭專利，請求確認105 年1 月1 日起至7 月2 日止之損害賠償請求權存在，此為被上訴人所否認，上訴人自有即受確認判決之法律上利益，且以爭執該損害賠償請求權存在之被上訴人為被告，即具當事人適格。至上訴人是否因專屬授權他人或延長專利權期間不合法，而不得向被上訴人請求確認損害賠償請求權之存在，此為訴訟標的法律關係存否之問題，並非當事人適格要件之欠缺。被上訴人此部分所辯，並不足採。
六、上訴人請求確認損害賠償請求權存在為無理由：
(一)上訴人為系爭專利之權利人專利權之讓與登記是否正確並非專利權得撤銷之事由，且行政機關之登記管理強調正確，與民事權利關係之歸屬應視當事人間真正之法律關係不同，故無論讓與登記是否有誤，均不會影響專利權於民事法律關係上之歸屬。系爭專利權之讓與登記，縱有錯誤，該錯誤並非不得於事後更正而發生補正之效力，況系爭專利為輝瑞集團（Pfizer,Inc. ）所經營之世界知名專利，而被上訴人所稱之錯誤，均存在於輝瑞集團內，此由集團內之公司英文名稱均包含「Pfizer」（輝瑞）即可得知，且依愛爾蘭法成立之上訴人，縱因組織之不同而被視為係不同之法人，然其英文名均為「Pfizer IrelandPharmaceuticals 」，且輝瑞集團已出具聲明書說明系爭專利辦理讓與登記之過程中雖有錯誤，但已於100 年1 月間將系爭專利讓與上訴人，此有輝瑞集團之聲明書等件在卷可憑（見本院卷一第407 至444 頁），足認上訴人為系爭專利之專利權人。
(二)上訴人已將系爭專利專屬授權予輝瑞大藥廠：經查系爭專利已自88年3 月25日起全部授權予輝瑞大藥廠，且於同年4 月2 日向智慧局辦理授權登記，此有系爭專利權授權實施登記申請書及智慧局88年7 月12日（88 )智專（甲）15072 字第122824號函在卷可憑（見系爭專利申請卷三第
187 至193 頁）。上訴人又於101 年6 月15日向智慧局辦理專屬授權登記，專屬被授權人仍為輝瑞大藥廠，專屬授權期間自101 年1 月1 日起至系爭專利權屆滿日止（見原審卷七第3 頁反面），此有系爭專利授權合約在卷可憑（見系爭專利申請卷四第220 至224 頁），且為被上訴人所不爭執，故本件無論自形式上之登記，或自實體法律關係以觀，均應認輝瑞大藥廠為系爭專利於臺灣之專屬被授權人。
(三)上訴人於訴訟上得向被上訴人請求損害賠償：專利法第96條第4 項規定，專屬被授權人在被授權範圍內，得為損害賠償、排除侵害、防止侵害之請求。但契約另有約定者，從其約定。從該條文特別規定被專屬授權人於專利侵權時得請求之民事救濟權利可知，專利權人縱授權他人，亦得向侵害專利權之人請求損害賠償或排除侵害、防止侵害。又排除侵害係一種不作為請求權，故客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，且權利內容之完全實現上，如遭到某種事由之妨害或有妨害之虞時，權利所有人當然有權請求排除或防止該侵害，以保全權利的完整性。故就排除侵害、防止侵害而言，專利權人或專屬被授權人均會因侵害專利之事實而使權利之完全行使受到妨害或妨害之虞，故除非契約有特別規定，應認專利權人與專屬被授權人均有此請求權。然就損害賠償而言，專利權人既已專屬授權他人，則專利權人於專屬授權期間所得利益，至少為專屬被授權人所給付之授權金或其他約定之給付，而專屬被授權人於專屬授權期間為市場上獨占實施專利之人，則專利侵權對專利權人及專屬被授權人所造成之損害並不相同。本件上訴人為系爭專利之專利權人，雖不因已專屬授權予輝瑞大藥廠迄上訴人所主張之專利權期間，而不得向其主張侵害其專利權之被上訴人請求損害賠償，但仍應視上訴人就本件所訴專利侵權有何損害為斷。
(四)上訴人於實體上無損害賠償請求權之存在：
1.關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際上之損害為成立要件（最高法院19年上字第3150號判例要旨參照），而損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限，民法216 條第1 項亦有明文。
本審於107 年9 月5 日第一次行準備程序時，即詢問上訴人此次所訴專利侵權之損害賠償為何，上訴人答以本案因為就相同之侵權行為，已經由專屬被授權人輝瑞大藥廠另案提出請求，為避免重複請求，本案僅請求確認損害賠償請求權存在，並不實際請求損害賠償（見本院卷一第238 頁）。嗣同年10月11日第二次行準備程序時，再次詢問所受損害賠償為何，上訴人答以上訴人依據系爭專利可得享受之權利業已造成損害，此損害即依法可以獲得的相關利益；本院再詢問相關利益所指為何，上訴人則答以另以書狀補陳（見本院卷一第316 頁）。而依據上訴人所呈言詞辯論意旨狀陳稱專利侵權之損害賠償不以填補損害為限，故不須證明所受損害之數額等語（見本院卷二第267 、268 頁）。
2.惟查本院從未認上訴人不得請求損害賠償，但訴訟上得請求，不代表其實體上之請求一定有理由，且所謂損害賠償請求權之存在，除權利人得請求外，尚應包括得請求之數額，故上訴人仍應證明其所受損害為何及其數額。且查系爭專利於臺灣既已專屬授權予輝瑞大藥廠，上訴人於臺灣即不可能再授權他人實施，上訴人已透過專屬授權於臺灣實施其專利，則上訴人就系爭專利所享有之實體權利自應受到限制，故上訴人應證明被上訴人於臺灣侵害系爭專利，對上訴人究竟尚有何實施專利權以外之損害及其數額，方能請求確認損害賠償請求權之存在。然上訴人經本審多次闡明卻迄本審言詞辯論終結前，均未能證明其因所訴專利侵權所受之損害為何，例如專屬被授權人減少給付授權金，或因專利侵權而使專利權人更有損失，且該損失與所訴專利侵權有因果關係等等。況專屬被授權人輝瑞大藥廠已就同一侵權事實，向被上訴人提起排除侵害及損害賠償之訴，經本院105 年度民專上字第
8 號民事判決後，現上訴第三審審理中。上訴人既未能證明其所受損害為何及其數額，則其變更請求確認對被上訴人之損害賠償請求權存在，為無理由。
七、本件事證已臻明確，關於系爭專利權延長是否合法之爭點，雖已與本件結論無涉，然此為最高法院廢棄發回之主要意旨，而參照83年專利法增訂有關延長制度之立法理由記載「本條所稱取得許可證所需時間，包括為取得中央主管機關上市許可之試驗期間，或中央主管機關所認可在國外『從事』之試驗期間」（見立法院公報第83卷第71期院會紀錄第214 頁），足證延長制度之立法本意，所欲補償專利權人之臨床試驗期間為「實際從事試驗」之期間。而依系爭專利核准延長時適用之88年10月6 日修正發布之專利權期間延長核定辦法（下稱88年延長辦法）第4 、5 、8 條之規定，已就得申請延長之期間、准予延長之期間、為證明上開各項期間應備具之證明文件以及延長期間之起迄日等均有明文規定。則所謂「臨床試驗期間」，固可依立法目的解釋為「指開始進行臨床試驗之日起，迄至試驗結果呈現之日為止之期間」，然仍應依據延長辦法所定文義加以適用，始能平衡專利權人及公眾之利益。而依據107 年4 月11日智慧局修正公布之延長辦法第5 條與88年延長辦法之規定相同，關於試驗期間之定義，仍規定為「臨床試驗期間之起迄日」，且依專利審查基準第二篇第11章第3.1.3.1.1 節第（2 ）點之規定，此亦符合國際醫藥法規協和會（International Conference onHarmonization of Technical Requirements for HumanUse,簡稱ICH ）於1995年即公布施行之準則E3之規定，且國際間合法之試驗機關均會在試驗報告中明載臨床試驗期間之起迄日，除非有明顯錯誤，辦理延長機關均會加以尊重。至兩造其餘關於系爭專利之更正及是否有效之攻擊、防禦方法，本合議庭之受命法官已於104 年民專上字第43號表示意見，而系爭藥品是否侵權部分，亦有本院105 年度民專上字第
8 號上訴第三審審理中，且均核與本件判決結果已不生影響，毋庸逐一論列，附此敘明。另原審曾命智慧局參加本件訴訟，本審於第一次行準備程序時，當庭諭知兩造系爭專利已經屆期，且智慧局之相關意見均已於有關系爭專利有效性之審定書及行政訴訟答辯書中陳述，本件已無命智慧局參加之必要，爰撤銷智慧局之參加，兩造均答以無意見（見本院卷一第236 、237 頁），併此敘明。
八、綜上所述，上訴人變更之訴聲明請求確認其對於被上訴人於
105 年1 月1 日起至同年7 月2 日止之損害賠償請求權存在，為無理由，不應准許。依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 107 年 12 月 27 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 彭洪英法 官 熊誦梅以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 108 年 1 月 4 日
書記官 謝金宏附註：
民事訴訟法第466 條之1 （第1 項、第2 項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。