智慧財產法院民事判決
108年度民商上字第10號上 訴 人 金門遠東酒廠股份有限公司法定代理人 林鈺城訴訟代理人 王仲軒律師（兼送達代收人）被上訴人 金門酒廠實業股份有限公司法定代理人 李增財訴訟代理人 潘海濤律師
劉秋絹律師複代理人 邱議輝律師上列當事人間排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國10
8 年6 月24日本院107 年度民商更( 一) 字第2 號第一審判決提起上訴，本院於108 年2 月20日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人主張：㈠被上訴人為我國商標註冊第774758「金門KIN-MEN 」商標、
978354「金門」商標、0000000 「金門高粱酒KINMENKAOLIANG LIQUOR 」商標（下合稱系爭商標）的商標權人。
上訴人未經被上訴人同意，即使用相同或近似於系爭商標之文字於酒類商品及服務、商品包裝等，侵害系爭商標權。經被上訴人以本院100 年度民商訴字第30號訴請排除、防止侵害（下稱前案），本院第一審判決被上訴人勝訴，上訴人提起上訴後兩造於民國102 年4 月11日在二審達成訴訟上和解，上訴人同意僅得將「金門」作為產地標示，以及以通常、合理的方式使用公司名稱及產地標示，並不得割裂使用，且亦不再使用相同或近似於系爭商標文字及圖樣於相同或類似之商品、商品包裝、看板、網頁、廣告、招牌或其他表徵（下稱系爭和解筆錄）。但上訴人卻在和解成立後，再於000年生產銷售侵害系爭商標的53% 金門遠東高梁酒等商品（下稱系爭商品），被上訴人因此提起排除侵害及損害賠償訴訟，經本院106 年度民商訴字第22號第一審判決將其中排除、防止侵害請求部分，以違反前案和解既判力重複起訴為由，裁定駁回（其餘部分原審亦為駁回判決，經被上訴人上訴後本院第二審以107 年度民商上易字第2 號判決廢棄改判被上訴人勝訴確定）。其後經被上訴人抗告，本院107 年度民商抗字第3 號裁定廢棄原裁定，發回本院第一審續行審理作成本件原審判決。
㈡系爭商品的包裝（下稱系爭包裝）及名稱侵害系爭商標權，
上訴人應停止使用「金門遠東」、「金門遠東酒廠」等文字圖案：系爭包裝使用金門遠東酒廠、金門遠東、金門製造、金門遠東酒中仙、金門遠東陳年高粱酒、金門遠東主題性紀念酒等文字及圖樣，有致相關消費者混淆誤認之虞：被上訴人與上訴人產品均為高粱酒，屬同一商品，兩造商品之外包裝，經通體觀察，兩者頗為近似，縱上訴人使用之標示多了「皇家」二字，亦極易令消費者產生兩者為同一來源之系列商品或關係企業之印象。再者，據上訴人使用前揭標示之前，系爭商標早已註冊並為相關消費者所熟知，更何況上訴人故意省略「股份有限公司」等字，極易令消費者產生兩者為同一來源之系列商品或關係企業的印象，已違反商標法第68條、第69條第1 項及第2 項規定。
㈢依兩造和解筆錄約定，上訴人不得將公司名稱割裂使用：上
訴人將「金門遠東酒廠股份有限公司」之公司名稱割裂為「金門遠東酒廠」單獨使用的行為，明顯違反和解筆錄約定。再者，上訴人雖辯稱有按照約定將公司名稱合理使用於包裝，惟和解筆錄對於上訴人應「以通常及合理之方式使用前開公司名稱及產地標示」及「其公司名稱字體大小應為一致，並不得割裂使用」是併存要件，並非上訴人得選擇其一遵守。
㈣被上訴人公司名稱及系爭商標均屬著名商標及商業名稱／表
徵，且為我國相關事業或消費者所普遍認知。上訴人的商標使用為攀附被上訴人的商譽及利用被上訴人的努力的顯失公平行為。上訴人經由前述行為誤導相關消費者認為其係被上訴人或被上訴人之關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，進而誤信其銷售的系爭商品與被上訴人銷售的高粱酒為同一來源或其系列商品，自足以影響整體交易秩序，已違反公平交易法第22、25、29條規定。爰依商標法第68條、第69條第1 、2 項及公平交易法第22條、第25條、第29條規定競合提起本訴。
二、上訴人抗辯：㈠原審法院未辨別本件起訴已為和解筆錄之既判力所及，仍續
為實質審理，當屬認事用法顯有謬誤：前案裁定之理由略以：「…前案和解後，抗告人於本案主張相對人於000 年0 月00日生產之抗證3 商品（如本院卷第15至17頁所示）侵害系爭商標權而提起本案訴訟，準此，前案所主張原因事實所特定之訴訟標的範圍，乃抗證2 商品是否侵害系爭商標權，其既判力範圍，自不及於前案和解後相對人始生產之抗證3 商品…」，然和解事項二之內容係向未來發生效力（即不得再使用），從而上訴人若於和解筆錄作成後仍續為侵權行為，亦同受和解事項二之既判力所及，被上訴人應係向本院提起「違反和解筆錄之訴」，而非重行以同樣請求權基礎為與和解事項二相同之聲明，前案裁定未辨明其中差異而廢棄原裁定，原審判決復採納錯誤法律見解而為本案聲明一之判決，率皆違反民事訴訟法第249 條第1 項第7 款規定。㈡系爭商標除第0000000 號商標外，第978354號商標僅有「金
門」、第774758號商標係「金門」加上「KIN-MEN 」，後兩者之商標僅為單純之地理名詞，並未與其他文字、圖示或產品名稱組合成具強烈識別性之商標，僅為「產地」之說明，自不得作為商標而允准被上訴人特許使用，原審判決未察或不知，竟認系爭商標受有商標法之保護，據以認定上訴人成立侵權行為云云，自有認事用法之重大違誤。「金門」二字純屬單純之地理名詞，依商標法第29條第1 項第1 款本即不得為商標註冊，且觀諸較其遠近馳名之台灣茶種，亦未允許業者得單純以「台灣」或「特定地區」為商標註冊而不具後天識別性，原審判決以「應該」兩字認系爭商標得受商標法保護之理由實屬異常薄弱，且構成判決理由之不備，自當由本院廢棄原審判決不利於上訴人部分，而為對上訴人有利之認定。
㈢現在連一般消費者都可上網查知，被上訴人釀製酒品之主要
原料實已非金門當地出產，但其仍以「金門」二字作為酒品之註冊商標，恰符合商標法第30條第1 項第8 款規定，應予廢除其商標註冊。
㈣系爭包裝就「金門」相關文字之使用，僅係表示上訴人公司
名稱及酒品產地，並非作為商標使用，應有商標法第36條第
1 項第1 款之適用，不受被上訴人之商標權效力拘束。㈤上訴人委託第三人即專利師蕭浥玲以專業意見製作商標侵權
報告結論為：「…各圖樣中之「金門」二字僅係作為產地標示之用，其並未構成系爭商標1 之使用，符合商標法第36條第1 項第1 款規定之不受系爭商標權拘束之情形，而無侵害系爭商標權可言。…」系爭商品之「金門」相關圖示僅作為產地標示之用，且已融合其餘圖樣而成為特別之樣式，自與系爭商標等單純之「文字」有別，尚難認定系爭商品已侵害被上訴人之商標權。
三、被上訴人於原審起訴聲明請求：㈠上訴人應停止使用相同或近似於系爭商標作為酒類商品及酒類服務、商品包裝、看板、網頁、廣告或其他表徵。㈡上訴人應停止使用相同或類似於「金門遠東酒廠」及「金門遠東」作為酒類商品之商品包裝、產品名稱、網頁、廣告或其他表徵，且表示公司名稱時需完整使用「金門遠東酒廠股份有限公司」全銜，字體大小及字體應為一致。上訴人並應將所有庫存產品、招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品含有「金門遠東酒廠」、「金門遠東」之文字刪除或除去。原審判命上訴人㈠應停止使用相同或近似於中華民國註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號商標於酒類商品及其包裝、看板、網頁、廣告或其他表徵。㈡應停止使用相同或類似於「金門遠東酒廠」、「金門遠東」作為酒類商品之商品包裝、產品名稱、網頁、廣告及其他表徵，且表示公司名稱須完整使用「金門遠東酒廠股份有限公司」全銜，字體大小及字體應為一致。㈢應將已使用相同或類似於「金門遠東酒廠」、「金門遠東」於酒類商品之庫存產品、招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品刪除或除去。駁回被上訴人其餘之訴（此部分被上訴人未提起上訴業已確定）。上訴人對於原審判決敗訴部分不服，提起上訴，聲明：㈠原判決不利於上訴人之部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。上訴人則答辯聲明：上訴駁回。
四、本件整理並協議簡化爭點如下( 見本院卷第263 至264 、28
3 至285 頁）：㈠不爭執事項：
1.被上訴人為系爭商標之商標權人，現仍於商標專用期間。
2.上訴人前因使用「金門遠東高粱酒」、「金門遠東」之標示，侵害被上訴人系爭商標，經兩造於102 年4 月11日達成系爭和解筆錄。
3.系爭和解筆錄第1 點記載：「上訴人得繼續使用『金門遠東酒廠股份有限公司』及僅得將『金門』作為產地之標示，但應以通常及合理之方式使用前開公司名稱及產地標示，其公司名稱字體大小應為一致，並不得割裂使用。」。
4.系爭和解筆錄第2 點記載：「上訴人不得再使用相同或近似於系爭商標『金門高粱酒KINMENKAOLIANG LIQUOR 』等文字及圖樣於相同或類似之商品、商品包裝、看板、網頁、廣告、招牌或其他表徵。」。
㈡爭執事項：
1.本件是否為系爭和解筆錄既判力所及？
2.系爭商標是否為合法註冊之商標？
3.上訴人於系爭和解筆錄成立後，是否又使用相同或近似於系爭商標之文字或圖樣，於相同或類似之商品或商品包裝？
五、本院之判斷：㈠本件非系爭和解筆錄既判力所及：
按訴訟標的為確定判決之效力所及者，法院應以裁定駁回之；又除別有規定外，確定之終局判決就經裁判之訴訟標的，有既判力；和解成立者，與確定判決有同一之效力；民事訴訟法第249 條第1 項第7 款、第400 條第1 項、第380 條第
1 項分別定有明文。又按訴訟法上所謂一事不再理之原則，乃指同一事件已有確定之終局判決者而言。其所謂同一事件，必同一當事人就同一法律關係而為同一之請求，若此三者有一不同，即不得謂為同一事件，自不受確定判決之拘束（最高法院19年上字第278 號判例參照）。又89年2 月9 日修正民事訴訟法第244 條第1 項第2 款，將原規定之「訴訟標的」修正為「訴訟標的及其原因事實」，乃因訴訟標的之涵義，必須與原因事實相結合，以使訴狀所表明請求法院審判之範圍更加明確。則判斷既判力之客觀範圍，自應依原告起訴主張之原因事實所特定之訴訟標的法律關係為據，凡屬確定判決同一原因事實所涵攝之法律關係，始受既判力之拘束，反之則否。本件被上訴人於前案主張上訴人所生產之抗證
2 商品（見本院民商抗3 號卷第13至14頁背面所示）侵害系爭商標權，兩造於102 年4 月11日為系爭訴訟上和解（本院
101 年度民商上字第9 號），前案和解後，被上訴人於本件係主張上訴人又於000 年0 月00日生產系爭商品（即上揭卷第15至17頁所示之抗證3 商品）侵害系爭商標權而提起本件訴訟，準此，前案所主張原因事實所特定之訴訟標的範圍，乃抗證2 商品是否侵害系爭商標權，其既判力範圍，自不及於前案和解後上訴人始生產之系爭商品。況觀諸系爭商品標示方式與抗證2 有不同之處，系爭商品是否侵害系爭商標權，並不在前案認定範圍內，因此本案與前案之侵權情狀既不相同，自難認係系爭和解筆錄既判力所及。
㈡系爭商標為合法之註冊商標：
1.被上訴人辯稱：依商標法第29條第1 項第1 款、第30條第
1 項第8 款規定，「金門」不能註冊為商標，且我國商標法禁止任何人取得酒類地理標示之商標專用權，故本件應限縮「金門」地名之專用云云。然查，商標「僅由描述所指定商品或服務之產地者」、有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊，商標法第29條第1項第1 款、第30條第1 項第8 款固有規定，惟上訴人於41年間成立，所生產製造之「金門高粱酒」早已聞名遐邇，遠近馳名，系爭「金門」、「金門高粱酒」商標經上訴人於市場廣泛行銷使用後，已使消費者認識為商品來源而取得後天識別性，「金門高粱酒」商標並經臺北高等行政法院94年度訴字第1482號、97年度訴更一字第56號判決、本院102 年度民商訴字第32號判決肯認為著名商標，是系爭商標具有高度識別性，又被上訴人並未證明上訴人所生產標示系爭商標之高梁酒實際產地並非金門，是系爭商標並無使公眾誤認誤信其商品產地之情事，又被上訴人亦未舉證證明「金門高粱酒」於系爭商標註冊前為顯示該酒類有特定品質、聲譽或地方特性之地理標示，是其上開置辯，均不足採。
2.上訴人又辯稱被上訴人釀製酒品之主要原料實已非金門當地出產，但其仍以「金門」二字作為酒品之註冊商標，符合商標法第30條第1 項第8 款規定，應予廢除其商標註冊云云。
惟查，商標法第30條第1 項第8 款規定「使公眾誤認產地之虞者」，係指使用商標商品產地而言，並非指商品原料之產地，上訴人尚有誤會。況且被上訴人亦稱其產製之金門高粱酒並非單純僅使用金門生產之高粱，而是受金門天氣、水質、氣候等各種天然釀酒條件影響，釀出之高粱酒舉世聞名，生產之高粱酒均為金門當地釀造製成等情，上訴人並未舉證證明被上訴人之酒類非在金門生產，故所稱尚無可採。
㈢上訴人於系爭和解筆錄成立後，又有生產相同或近似於系爭商標之相同或類似商品：
1.按未經商標權人同意，為行銷目的，而於同一商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3 款定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。再按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」商標法第5 條亦有規定，因此商標之使用，應具備：①使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；②使用人需有行銷商品或服務之目的；③需有標示商標之積極行為；④所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。又按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」商標法第36條第
1 項第1 款亦有規定，本規定係指以符合商業交易習慣之誠實信用方法，提供商品或服務本身的有關資訊，而非作為商標使用之使用行為。商標合理使用，包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種，所謂「描述性合理使用」，指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，所謂「指示性合理使用」，指第三人以他人之商標指示該他人（即商標權人）或該他人之商品或服務，此種方式之使用，係利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能，用以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等，凡此二者皆非作為自己商標使用，均不受商標權效力所拘束。判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。
2.被上訴人主張上訴人於000 年生產之系爭產品侵害系爭商標權者有八處（如原審卷一第59頁圖表、第79至87頁圖片所示），其中①②⑧圖樣，係以稻穗圖樣內置「金門」二字，稻穗圖樣下方置極小的「遠東酒廠」字樣，稻穗圖樣左邊置「台灣」、右邊置「名酒」（①②）或「制造」（⑧) 所組成，整體商標圖樣由左至右唱呼為「臺灣金門名酒」（或台灣金門製造）、「遠東酒廠」，但系爭產品將「金門」二字特別設計置於稻穗圖樣中，使人一望即可輕易看見稻穗圖樣及「金門」二字；另③圖樣，係由左至右「金門」二字、下置直書的「遠東高粱酒」所組成，其將「金門」特別以橫書方式置於直書的「遠東高梁酒」上方，字體大小亦不相同，與人寓目印象也是一眼即輕易可見「金門」二字。因此，①②③⑧圖樣中「金門」之標示方式，不僅是為行銷目的、有積極標示商標之行為，亦可知使用人有以「金門」表彰商品服務來源之意，其標示方式也足以使得消費者認識其為商標，自屬商標之使用，上開商標與系爭商標構成相同或高度近似，且使用在與系爭商標相同的高粱酒商品中，應認確實有致相關消費者產生混淆誤認之虞，而侵害系爭商標權。
3.本院107 年度民商上易字第2 號侵害商標權爭議事件訴訟中兩造業就是否侵害被上訴人系爭商標權列為爭點攻防，後經本院判決認定系爭商品侵害系爭商標權確定在案，上訴人應不得再為與該確定判決意旨相反之主張，始符民事訴訟法上之誠信原則。且上訴人於原審已經自認原證18所示的酒類商品，其確實有在金門生產及外銷（見原審卷二第113 頁陳報狀第一點）。故上訴人辯稱非商標之使用、未侵害系爭商標權、不是其生產云云，自不足採。其自行委託第三人專利師蕭浥玲做成鑑定報告認系爭商品不侵害系爭商標權云云，亦無可採。
六、綜上所述，被上訴人主張於系爭和解筆錄生效後，上訴人復生產系爭商品侵害其系爭商標權，堪信為真實，上訴人所辯為不足採。被上訴人依商標法第69條第1 、2 項，請求為上開聲明之判決，為有理由，應予准許。原判決為上訴人敗訴之判決，並敘明有關公平交易法的主張已無再為判斷認定之必要，經核於法並無不合。上訴論旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，上訴人聲請再送鑑定系爭商品是否侵害系爭商標權云云，核無必要，爰不予調查，另兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 109 年 3 月 19 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪法 官 陳忠行以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 109 年 3 月 19 日
書記官 鄭郁萱附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。