智慧財產法院民事判決
108年度民商上字第8號上 訴 人 邑饌餐飲管理顧問股份有限公司法定代理人 王偉勳訴訟代理人 江東原律師
李佳芳律師被上訴人 興凱生化股份有限公司兼法定代理人 施睿義（原名施明毅）被上訴人 施淑敏上三人共同訴訟代理人 陳以蓓律師
林邦棟律師詹閎任律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國108 年3 月29日本院107 年度民商訴字第55號第一審判決提起上訴，本院於109年4 月9 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、原判決（除確定部分外）關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，暨該部分假執行之聲請及訴訟費用之裁判均廢棄。
二、被上訴人興凱生化股份有限公司、施睿義應連帶給付邑饌餐飲管理顧問股份有限公司新臺幣柒拾貳萬陸仟元，及自民國一零七年九月十九日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
三、其餘上訴駁回。
四、第一審（除確定部分外）及第二審訴訟費用由被上訴人興凱生化股份有限公司、施睿義連帶負擔百分之二十八，餘由邑饌餐飲管理顧問股份有限公司負擔。
事實及理由
甲、程序方面：按民事訴訟法就上訴人得否於第二審變更或擴張上訴聲明，並無直接明文（民事訴訟法446 條係關於原告於第二審為訴之變更追加之規定），實務上多採肯定見解，認為民事訴訟法於第二審程序未設有如第473 條第1 項之禁止在第三審程序為變更或擴張上訴之聲明之規定，可推知上訴人得在第二審言詞辯論終結前，變更或擴張上訴聲明，以阻止第一審所受不利益判決之確定（最高法院28年上字第1209號民事判決、最高法院30年抗字第66號民事裁定意旨參見）。本件上訴人邑饌餐飲管理顧問股份有限公司（下稱上訴人）之上訴聲明第1 項原為：原判決廢棄（見本院卷一第37頁），嗣變更為：原判決就登報道歉啟事以外之部分廢棄（見本院卷二第11頁），應屬縮減上訴之聲明，依上開說明，並無不合，應予准許。又上訴人就原審判決駁回其請求刊登道歉啟事部分，已縮減其上訴聲明，該部分因未聲明上訴而確定，非本院審究範圍，附此敘明。
乙、實體方面：
壹、上訴人原審起訴意旨略以：
一、榮榮園浙寧餐廳（下稱榮榮園餐廳）係於民國（下同）54年由訴外人黃○○與李○○夫妻所創，被上訴人施睿義（原名施明毅）於97年左右，經該二人同意授權施睿義使用榮榮園餐廳之商號名稱、當時尚未註冊之「榮榮園」、「RONGRONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案（如附圖1 所示）於冷凍調理包產品，並約定授權使用期限為2 年，且每年應給付授權金。惟被上訴人施睿義給付第1 年授權金後，第2 年未再支付，授權期間亦因屆至而終止。黃○○夫妻遂與上訴人合作，以其為商標權人，將「榮榮園RONG RONG YUAN RESTAURANT 」圖樣於104 年6 月24日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，指定使用於第43類商品服務類別，於105 年2 月1 日核准並公告註冊為第00000000號商標（如附圖1 所示，下稱系爭商標）（原證1 ），商標專用權期間為105 年2 月1 日起至115 年1 月31日止。詎料被上訴人施睿義明知前開之2 年授權期間早已結束，竟私下未獲同意繼續使用系爭商標，將其印製於「榮榮園冰糖牛尾」、「榮榮園紅燒肘子」、「榮榮園毛式紅燒肉」、「小山東東坡肉」等冷凍調理包（下稱系爭產品）之包裝上（原證2 ），皆各有記載總代理及製造工廠名稱，總代理均為被上訴人興凱生化股份有限公司（下稱興凱公司），而被上訴人施睿義為其法定代理人（原證3 ）；其中「榮榮園冰糖牛尾」包裝上所示之製造工廠，為御臺興業股份有限公司（下稱御臺公司）（施睿義亦為該公司法定代理人）（原證4 ）與中嘉食品科技股份有限公司（已解散）；其餘調理包上所示之製造廠，則為「興達股份有限公司新豐食品廠」，然無此公司之登記，顯見被上訴人興凱公司販售系爭產品侵害上訴人商標權之行為，其情甚明（各包裝之記載及侵害系爭商標之內容如原審判決附表所示）。另被上訴人施睿義竟於104 年12月2 日，以與系爭商標中文文字完全相同，僅擺放順序不同之「園榮榮」三字為商標，向智慧局申請註冊，並指定應用於第29類調理包等商品及第30類牛奶糖等商品及第43類「餐廳」等服務，其中第43類業經智慧局予以核駁不准註冊。第29類、30類之「園榮榮」商標經公告後，上訴人於106 年1 月查知上開註冊之情，遂於同月26日向智慧局以該「園榮榮」商標違反商標法第30條第1 項第10、12款為由申請評定，並於10
7 年經智慧局撤銷被上訴人施睿義之上開商標註冊在案（見本院卷一第81-94 頁）。據上，被上訴人興凱公司已侵害上訴人之系爭商標權，爰依商標法第68條第2 款、第69條、第71條規定，請求被上訴人興凱公司應按系爭4 項產品平均零售單價之1,500 倍，即726,000 元計算損害賠償。又上訴人所經營之榮榮園餐廳，料理獨到、聲譽卓著，係臺北市觀光傳播局所設「臺北旅遊網」上所推薦之餐廳，全臺北市僅
110 家中式餐廳獲得推薦，且多獲政商名人光顧、平面及電子媒體報導，更榮獲米其林必比登推薦，今遭被上訴人惡意侵害其商標權長達1 年7 個月（自系爭商標註冊公告之105年2 月1 日至被上訴人停止販售系爭侵權產品之106 年9 月11日止），生產標示顯有不實之冷凍調理食品，於臺北市都會核心區之知名百貨商場銷售，對上訴人商譽之侵害足以毀損其名譽及營業信用，情節重大，爰依民法第195 條第1 項規定，以一年七個月計算，按月請求非財產上損害賠償10萬元，共190 萬元，合計被上訴人共應賠償上訴人2,626,000元。被上訴人施睿義、施淑敏分別為興凱公司之名義與實質負責人，均應依民法第185 條、公司法第23條第2 項規定，與興凱公司連帶負損害賠償責任。
二、本件訴外人黃○○、李○○早在87年已推出7-11超商冷凍年菜調理包許久，施睿毅係以超商合約作為公版，加以更改修訂後與黃○○、李○○夫婦簽約，故榮榮園調理包並非被上訴人首創之產品。黃○○、李○○於102 年間將餐廳所有權移轉予上訴人邑饌公司，李○○並於104 年初致電興凱公司禁止再使用系爭商標，李○○終止授權意思既已到達興凱公司負責人施淑敏，足認已為終止授權之意思表示（見臺灣臺北地方檢察署〔下稱臺北地檢署〕107 年度偵字第8847號〔下稱偵8847卷〕第66頁、第69頁），被上訴人不得再行販售榮榮園調理包。被上訴人施睿義早已知悉榮榮園商標且以被授權之意思來使用他人之商標，非使用自己商標之意思，並不符合善意先行使用之情形。被上訴人等明知李○○於104年初禁止被上訴人等再行使用「榮榮園」商號名稱，卻竟於
104 年12月間申請「園榮榮」商標，以企圖混淆視聽，本案被上訴人販售之榮榮園調理包與上訴人之系爭商標指定之餐廳等服務為同一或類似之商品或服務，上訴人對被上訴人提出第29、30類「園榮榮」商標評定，已經智慧局認定指定使用商品與服務與上訴人指定之43類餐廳服務屬類似，經智慧局撤銷註冊。被上訴人持續販售榮榮園調理包，顯然具有侵害系爭商標權之故意。
貳、被上訴人抗辯略以：
一、訴外人黃○○、李○○自97年起有授權被上訴人施睿毅使用「榮榮園」、「RONGRONG YUAN RESTAURANT」名稱與圖案於被上訴人興凱公司產製之調理包包裝，且授權關係並未終止：
訴外人黃○○、李○○自97年起授權被上訴人施睿毅使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱與圖案於被上訴人興凱公司產製之調理包包裝，且依證人李○○在刑事案件之證詞，可見黃○○夫婦於授權期間屆滿後並不介意被上訴人施睿義繼續依其所傳之技術進行商品販售收取利潤，且仍願意教導被上訴人相關技術，顯見黃○○夫婦明知被上訴人於契約期滿後仍有繼續使用系爭商標於興凱公司之調理包商品，非但未通知施睿義應停止使用或分配利潤，反而繼續教導施睿義製其他菜色以開發產品種類，故確有默示授權存在。訴外人黃○○、李○○並未終止其對被上訴人施睿義之授權，被上訴人施睿義、興凱公司與黃○○夫婦間就使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案之授權關係，自仍屬有效存在，上訴人主張被上訴人已無授權，亦屬無稽。
二、被上訴人符合善意先使用之情形：本件被上訴人係於97年起，即使用系爭商標於第29類商品之肉類速食調理包產品，早於上訴人申請系爭商標經智慧局核准並公告已超過7 、8 年之久，且被上訴人施睿義、興凱公司使用系爭商標之緣由，亦與上訴人毫無關聯，故無仿襲系爭商標之可能，符合善意先使用情形。上訴人自不得率執其於105 年2 月1 日後始取得註冊且指定使用於第43類餐飲服務之系爭商標，主張被上訴人興凱公司在系爭商標註冊前即開始使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案於第29類調理包商品之行為構成侵權。被上訴人興凱公司於獲得黃○○夫婦為技術移轉後，皆係以行銷自已商品之意思而於產品外包裝上使用「榮榮園」、「RONG RON GYUAN RESTAURANT 」名稱及圖案，並非以被授權人之地位為使用。
三、被上訴人等不具有侵害上訴人商標權之故意或過失：上訴人固主張被上訴人施睿義前於105 年7 月4 日就第43類服務另行申請商標而遭智慧局提出核駁先行通知時，顯已知悉「榮榮園」商標權主體易主並經上訴人註冊在案，其後仍販售使用，具有故意甚明，惟被上訴人施睿義即便收受智慧局核駁先行通知，亦僅知悉「上訴人就第43類商品註冊有榮榮園商標」一事，此與第29類商品之調理包顯然無關。更何況智慧局未曾核發核駁理由先行通知書，即同意被上訴人施睿義註冊「園榮榮」商標於第29類，其針對上訴人施睿義註冊於第30類商品之商標所核發之核駁理由先行通知書，亦僅要求其減縮使用範圍，則上訴人信賴智慧局當時之認定使用「園榮榮」商標於第29類商品，又何來上訴人所稱之「惡意販售」可言？又被上訴人施睿義於106 年2 月間收受智慧局之評定答辯通知時，僅知悉上訴人有申請系爭商標，惟對於上訴人究係何以註冊系爭商標，有無經過黃○○夫婦同意等情全然不清楚，故被上訴人施睿義於評定程序仍持續質疑系爭商標註冊之合法性，自無從僅因被上訴人提出商標評定，而遽稱上訴人已代表訴外人黃○○、李○○夫婦撤回對被上訴人施睿義、興凱公司於調理包上使用「榮榮園」、「RONGRONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案之授權。被上訴人興凱公司係於107 年9 月16日收受上訴人106 年9 月11日之侵權行為制止函（原證9 ）後，始知悉商標權人即上訴人不欲其使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案於調理包上，已主動將各通路之系爭產品下架，被上訴人施睿義、興凱公司並無侵害上訴人商標之故意或過失。
四、上訴人之侵權行為請求權已罹於時效：本件上訴人105 年2 月1 日取得榮榮園之商標，嗣於105 年
4 月19日（原證2 ）即委請他人於台北市SOGO復興店購入被上訴人之系爭產品，惟此後全未採取任何行動要求被上訴人收回通路商品，直至購入商品後1 年5 個月，始向被上訴人發出制止函，被上訴人興凱公司已將商品回收後近一年之久，始遲於107 年9 月5 日始提出本件訴訟，已罹於商標法第69條第4 項規定之兩年消滅時效。
五、上訴人請求損害賠償為無理由：被上訴人施睿義、興凱公司取得訴外人黃○○、李○○夫婦授權後，於第29類商品之調理包裝上使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」等名稱及圖案，乃始於97年，並未冒用上訴人105 年2 月始註冊之第43類商品商標，且未利用不正常商業軌道銷售，被上訴人興凱公司於106 年9月收受上訴人寄發之侵權行為制止函後，即主動將各通路相關產品下架，亦無不擇手段加速傾銷之情事，在在與商標法第71條第1 項第3 款立法時之預設不同，自不容上訴人率爾援引商標法第71條第1 項第3 款向被上訴人請求侵害商標權商品零售單價1,500 倍之金額。又按公司係依法組織之法人，其名譽遭受損害，無精神上痛苦之可言，登報道歉已足回復其名譽，自無依民法第195 條第1 項規定請求精神慰藉金之餘地（最高法院62年度台上字第2806號判決參見），上訴人逕自以1 個月10萬元之金額計價，累計190 萬元以「回復、填補」期間名譽與營業信用之損失，顯非適法。又被上訴人施淑敏為被上訴人興凱公司之監察人，並非實質負責人，上訴人未具體證明被上訴人施淑敏有何共同侵權行為，即稱被上訴人施淑敏應負連帶賠償責任，自無可採。
參、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：⒈原判決就登報道歉啟事以外之部分廢棄。⒉上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人2,626,000 元，暨自原審起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起，按週年利率百分之五計算之利息。⒊第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。⒋如獲勝訴判決，願供擔保請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明（見本院卷一第171 頁）：⒈上訴駁回。⒉如受不利判決，願預供擔保，請准宣告免為假執行。⒊第二審訴訟費用由上訴人負擔。
肆、兩造不爭執事項（本院卷二第17頁）：
一、訴外人黃○○、李○○夫婦於54年創立榮榮園餐廳，後於97年間約定將榮榮園餐廳之商號名稱、當時尚未註冊之「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案授權被上訴人施睿義，得於被上訴人興凱公司產製之速食調理包包裝上使用。
二、被上訴人興凱公司製造之冰糖牛尾、紅燒肘子、毛式紅燒肉與東坡肉速食調理包商品之外包裝，有標示「浙寧榮榮園」、黃○○及李○○夫婦肖像及榮榮園餐廳資訊。
三、黃呈榮、李○○夫婦後與上訴人合作，以上訴人為商標權人，於第43類服務取得系爭商標，權利期間自105 年2 月1 日至115 年1 月31日止。
四、被上訴人施睿義曾於104 年12月2 日以「園榮榮」向智慧局申請商標註冊，指定使用於第29類、第30類、第43類，其中第43類核駁不准註冊，第29類、第30類都有准許註冊，第30類於105 年6 月3 日有收到核駁先行通知書，第43類於105年7 月4 日收到核駁先行通知書，第29類並未發核駁先行通知書，第29類於105 年6 月6 日核准審定，註冊號為00000000，第30類於105 年6 月30日核准審定，註冊號為00000000。
五、上訴人於106 年1 月26日就上開第29類、第30類「園榮榮」商標提出商標評定，第29類智慧局於106 年2 月14日發通知答辯函給被上訴人施睿義，第30類智慧局於106 年2 月7 日發通知答辯函給被上訴人施睿義。第29類，智慧局於107 年
4 月2 日核發評定書，第30類，智慧局於107 年4 月17日核發評定書，撤銷上開第29類、第30類園榮榮商標。
六、被上訴人興凱公司於106 年9 月16日收受上訴人原審原證9之106 年9 月11日（106 ）邑饌字第001 號侵害行為制止函，並以原審被證1 之106 年10月2 日明沂律師事務所函予以回覆。
七、被上訴人施睿義為興凱公司之法定代理人，被上訴人施淑敏為興凱公司之監察人（見本院卷一第125頁）。
伍、本件主要爭點（見本院卷二第21頁）：
一、本件訴外人黃○○、李○○有無授權被上訴人施睿義（原名施明毅）、興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」名稱及圖案？若有授權施睿義（原名施明毅）或興凱公司，該授權關係何時終止？
二、被上訴人興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」名稱及圖案，有無構成商標法第36條第1 項第
3 款之善意先使用？
三、被上訴人施睿義、興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONGYUAN RESTAURANT 」名稱及圖案，有無故意或過失？
四、上訴人主張損害賠償權是否已罹於消滅時效？若無，其得請求的損害賠償金額為何？
五、如被上訴人興凱公司構成侵權，被上訴人施睿義與施淑敏是否應負連帶賠償責任？
陸、得心證之理由：
一、黃○○、李○○雖於97年間有授權被上訴人施睿義、興凱公司使用尚未註冊之「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAUR
ANT 」名稱及圖案，惟黃○○、李○○嗣後已將「榮榮園」餐廳經營權讓與上訴人，且上訴人已申請註冊取得商標權，被上訴人並無使用系爭商標之合法權源：
㈠訴外人黃○○、李○○夫婦於54年創立榮榮園餐廳，後於97
年間約定將榮榮園餐廳之「榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」商號名稱及圖案授權被上訴人施睿義，得於被上訴人興凱公司產製之速食調理包包裝上使用之事實，為兩造所不爭執，惟上訴人主張，黃○○、李○○夫婦與被上訴人施睿義訂有書面契約，約定授權期間為二年，被上訴人則否認雙方有訂立書面契約，並主張並未約定授權期間（見本院卷一第461 頁）。經查，證人李○○於另案違反商標權刑事案件107 年1 月16日偵訊時證稱：「（你、黃○○與施睿義就前揭烤排骨技術指導，及妳和黃○○可從每塊售出的烤排骨取得多少錢這約定，有無書面契約？）第一年有打合約書，合約書約定一年一約，但合約書已經沒有留存。接著就沒有再約定合約書，因為施睿義表示生意不好，我和黃○○想說年輕人創業，反正技術也教給施睿義了，所以以後就算了。（第一年合約結束後，你有無明確向施睿義表示可以繼續賣烤排骨或是不能繼續販售？）都沒有說。我和黃○○的心態是年輕人創業辛苦，且技術施睿義已經學會，所以施睿義往後是否要繼續賣，就隨便他。（你與施睿義訂第一年合約時，施睿義有沒有給你應得的報酬？）第一年合約快到期，農曆年前，施睿義有到店裡拿個紅包給我們，金額不大，印象中約3 萬多元，我和黃○○也沒有刻意追問施睿義到底賣了幾塊烤排骨，於第二年，也是農曆年前，施睿義也是有拿個紅包來，但金額更少，所以我和黃○○就想說以後就算了。接著後續施睿義也就再也沒有拿紅包來。（你和黃○○只有教導施睿義烤排骨的技術，還是有教導其他榮榮園菜餚的技術？）第一年是教烤排骨，第二年教紅燒牛尾、紅燒肘子。（榮榮園餐廳是否已易主經營？）是，於102 年4 月1日讓給別人，但我和黃○○還是有在餐廳內」（見臺北地檢署106 年度他字第10083 號卷第75頁）。另於107 年8 月2日偵訊時證稱：「從你與施睿義合作有簽1 到2 年的契約，一直到新的榮榮園餐廳經營者詢問你有無跟施睿義繼續合作，你因而打電話通知施睿義外，在此之間，你還有無跟施睿義接觸過？）在榮榮園餐廳讓給新的經營者後，還有一次黃○○有教導施睿義作菜，除此之外，施睿義有時也是會來餐廳吃飯。（你的意思是，就算已經沒有再跟施睿義訂約，且榮榮園餐廳已經易主，黃○○還是教過施睿義做菜，且也沒有在計算調理包販售後施睿義應該提供多少利潤？）是。確實沒有在考慮要收多少利潤。（為什麼會這樣做？）因為施睿義會來吃飯，且黃○○說要教導年輕人（除了前揭你打電話通知施睿義以外，在榮榮園餐廳易主時，你有無通知過施睿義？）好像沒有，我沒有很在意這件事情」（見臺北地檢署偵8847號卷第67頁）。另於臺灣臺北地方法院109 年3 月
4 日審判期日證稱：「在施睿義沒有付錢之後，我有繼續看過這樣的調理包，但是我跟我先生都沒有向施睿義表示反對的意思」（見本院卷二第144-145 頁）。由證人李○○上開刑事案件之證述可知，黃○○、李○○夫婦於97年間授權予被上訴人施睿義時，雖有約定授權期間，惟二年之期限屆滿之後，雙方未再另訂新約，黃○○、李○○夫婦知悉施睿義繼續販售使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RES TAURANT」名稱及圖案於調理包產品，惟並未表示反對或禁止其使用，並仍有指導施睿義作菜之行為，足認黃○○、李○○夫婦於99年之後仍有默示授權被上訴人施睿義、興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案於調理包產品。
㈡上訴人雖主張，李○○於104 年初已致電被上訴人興凱公司
，當時施睿義不在，由被上訴人施淑敏接聽，李○○已表示禁止被上訴人等繼續使用李○○或黃○○的照片及榮榮園餐廳的名義販售調理包，故黃○○、李○○夫婦與施睿義間之授權關係業已終止云云。惟為被上訴人所否認，經查，證人李○○於違反商標法之刑事案件107 年8 月2 日偵訊時證稱：「在104 或105 年間，我有打電話去施睿義的公司，當時是施睿義的姊姊接的電話，在電話中，我先詢問對方的身分，並表示我要找施先生（即施睿義），對方表示他是施睿義的姊姊，…接著我就表示榮榮園餐廳讓給別人，所以請不要再繼續使用我或黃○○的照片及榮榮園餐廳的名義販售調理包」（見臺北地檢署偵8847號卷第66頁）。惟其於107 年1月16日偵訊證稱，打電話之時間為「103 、104 年左右」（見臺北地檢署106 年度他字第10083 號卷第76頁），另其於臺灣臺北地方法院109 年3 月4 日審判期日證稱：「在你簽立第一年書面契約之後，後來你有沒有打電話給被告或是他們那邊的人？）有，但我忘記在什麼時候，我記得是我把餐廳賣給人家之後…」（見本院卷二第142 頁），足見證人李○○對於其何時打電話通知被上訴人不得使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之時間，並不確定。再查，被上訴人施淑敏於上開刑事案件中供稱：「我沒有接過李○○所述的電話」（見偵8847號卷第69頁）。本院審酌證人李○○所述終止授權時間有前後不一致之情形，且與施淑敏上開所述互不相符，又證人李○○係以電話連絡，並非當面溝通，亦未見到與其對話之人，接聽電話之人是否確為施淑敏本人，非無疑義，僅憑證人李○○之證言，尚難使本院產生確定之心證，無從認定證人李○○終止授權關係之意思表示，已於104 年間到達被上訴人施睿義、興凱公司。
㈢惟查，訴外人黃○○、李○○夫婦於97年間授權被上訴人施
睿義、興凱公司將「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAUR
ANT 」之名稱及圖案使用於調理包產品，當時該名稱及圖案尚未註冊商標，嗣黃○○、李○○夫婦於102 年4 月1 日將「榮榮園」餐廳經營權讓與上訴人，並由上訴人為商標權人，向智慧局聲請註冊使用於第43類「餐廳」等服務，經核准註冊並公告在案，被上訴人縱使先前獲得黃○○、李○○授權使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案，惟「榮榮園」餐廳之經營權已易主，黃○○、李○○對於「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案已無自由處分權，況且上訴人已註冊取得系爭商標權，系爭商標權與先前尚未註冊之「榮榮園」、「RONG RONGYUAN RESTAURANT 」名稱及圖案，並非同一權利標的，被上訴人尚不得以其與黃○○、李○○間之授權關係對抗上訴人。被上訴人以其與黃○○、李○○間之授權關係並未終止為由，主張其有使用上訴人所有之系爭商標之權利，顯屬無據。
二、被上訴人興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」名稱及圖案，不成立商標法第36條第1 項第3款之善意先使用：
㈠按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人
商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。此款立法意旨，在基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束，而此款既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯致侵蝕註冊主義之商標立法根基。又商標最主要之功能在表彰自己之商品或服務來源，藉以與他人之商品或服務來源相區辨，故主張善意先使用之人，須於交易過程中，以「行銷自己之商品或服務」為目的，而使用商標，若先使用之人係出於他人授權而使用，其使用該商標之行為即係為「他人行銷他人商品或服務」，並非表彰自己之商品或服務來源，即無主張商標法第36條第1 項第3 款善意先使用之餘地。
㈡訴外人黃○○、李○○夫婦於54年即創立榮榮園餐廳，後於
97年間出於幫助施睿義創業，並幫「榮榮園」餐廳打響名氣之用意，教導施睿義作菜，並授權施睿義使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之名稱及圖案於系爭產品，系爭產品上均印有「浙寧榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」字樣，及「榮榮園」餐廳位於安和路或信義路之地址及位置圖，並有黃○○或李○○之照片，被上訴人興凱公司則載明為總代理，自係標榜系爭產品係來自黃○○、李○○夫婦所創立之「榮榮園」餐廳，以吸引相關消費者的注意並加以購買，故被上訴人並非將「榮榮園」用於以行銷自己商品或服務，而係用於指向他人（「榮榮園」餐廳）之商品或服務，依上開說明，被上訴人並非將「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」用於行銷自己之商品或服務，自無依商標法第36條第1 項第3 款主張善意先使用之餘地。
三、被上訴人施睿義、興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONGYUAN RESTAURANT 」名稱及圖案，已侵害系爭商標權，且主觀上具有故意或過失：
㈠被上訴人興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案於系爭產品上，已侵害系爭商標權：
⒈按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為
侵害商標權：…二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，商標法第68條第2 款、第3 款定有明文。
⒉系爭商標係由中文「榮榮園」及外文「RONG RONG YUAN
RESTAURANT」所組成（如附圖一所示），被上訴人之「榮榮園冰糖牛尾」、「榮榮園紅燒肘子」、「榮榮園毛式紅燒肉」產品之商標圖樣，係由中文「浙寧榮榮園」及「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」，或中文「浙寧榮榮園」所組成（「浙寧」係白色字體置於橢圓形紅色框體內，如附圖三編號⒈⒉⒊所示），由於外文「RONG RONG YUANRESTAURANT」即為「榮榮園」之音譯，故其引人注意之主要識別部分仍為「榮榮園」，附圖三編號⒈⒉⒊與系爭商標整體觀之，應屬同一或高度近似之商標。系爭產品「小山東東坡肉」使用之商標圖樣，係由中文「浙寧小山東」及「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」所組成（「浙寧」係白色字體置於橢圓形紅色框體內，如附圖三編號⒋所示），由於外文「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」為「榮榮園」之音譯，此部分文字與上訴人系爭商標之外文部分相同，且該產品上有「榮榮園」餐廳創辦人李○○（綽號「小山東」）之照片，故相關消費者仍會與黃○○、李○○夫婦創立之「榮榮園」餐廳及系爭商標產生聯想，附圖三編號⒋與系爭商標二者相較，應屬中度近似。又系爭商標指定使用於「餐廳」等服務，系爭產品為可供即食之肉類調理包，而餐廳所供應之肉類餐點與肉類調理包產品，材料並無不同，功能上均為滿足消費者之飲食需求，且現今有許多餐廳為開拓市場及客源，多有提供外帶餐點或銷售即食調理包，以便消費者購買回家後簡易加熱即可享用，系爭商標指定使用之服務與被上訴人銷售之系爭產品在功能、材料、產製業者方面，有共同或關聯之處，應屬類似之商品及服務。被上訴人未經商標權人同意，於類似之商品或服務，使用同一或近似之商標，足以使相關消費者誤認系爭產品與系爭商標提供之服務係來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有造成相關消費者混淆誤認之虞，構成侵害系爭商標權之行為。
⒊被上訴人雖辯稱，系爭產品屬於商品及服務分類第29類之
肉類速食調理包，與系爭商標指定使用之第43類餐廳等服務為不同類別，又被上訴人將「園榮榮」商標註冊使用之第29類、第30類商品，與系爭商標指定之43類無關，並未侵害系爭商標權云云。惟按，商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，不受商品及服務分類之限制（商標法第19條第6 項規定），本件系爭產品與系爭商標提供之服務，在功能、材料、產製業者上具有關聯性，被上訴人辯稱系爭商標之商品及服務分類與系爭產品不相同，二者並非類似，不足採信。又被上訴人之行為是否侵害系爭商標權，應以其實際使用於產品之態樣與系爭商標相較，是否足以造成相關消費者混淆誤認之虞為斷，並非以被上訴人申請註冊之商標與系爭商標所指定之商品及服務是否同類為斷，被上訴人所辯，顯有誤會，不足採信。
㈡被上訴人主觀上具有故意或過失：
⒈經查，被上訴人施睿義係經黃○○、李○○夫婦之授權而
使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖案於調理包產品，故「榮榮園」並非其自創之品牌，而係源自黃○○、李○○夫婦於54年創立之「榮榮園」餐廳，惟其於104 年12月2 日卻以相同中文僅排列順序不同之「園榮榮」圖樣（如附圖二所示），向智慧局申請註冊商標，指定使用於第29類、第30類、第43類商品或服務，足見已有仿襲之意圖，並非善意，又其申請之第43類之「園榮榮」商標，經智慧局於105 年7 月4 日發出核駁理由先行通知書（見本院卷一第435-437 頁），核駁理由先行通知書明確記載，被上訴人施睿義申請註冊之「園榮榮」商標與註冊第00000000號「榮榮園RONG RONG YUANRESTAURANT」商標（即系爭商標）之圖樣近似，且均指定使用於第43類之餐廳等服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法第30條第1 項第1 款規定，應認被上訴人施睿義至少於收受上開核駁理由先行通知書時，已明確知悉系爭商標存在，且由商標登記之公示資料可得知系爭商標之商標權人為上訴人，並非黃○○、李○○夫婦，竟仍繼續使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」名稱及圖樣於系爭產品上，堪認被上訴人主觀上具有侵害系爭商標權之故意甚明。
⒉被上訴人雖辯稱，其係經黃○○、李○○夫婦授權使用「
榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之名稱及圖案，且從未接獲黃○○、李○○夫婦通知終止授權，其無從知悉上訴人與黃○○、李○○夫婦之間的合作關係，上訴人遲於106 年9 月29日始提出李○○106 年9 月28日書立之聲明書，證明其有獲得李○○授權（被上證4 ），自不容上訴人以被上訴人曾收受智慧局核駁理由先行通知書或評定答辯通知函之日期，推論被上訴人當時已知悉商標權主體變更而有侵權之惡意云云。惟查，黃○○、李○○夫婦於97年授權被上訴人使用「榮榮園」、「RONG RONGYUAN RESTAURANT 」之名稱及圖案時，該名稱及圖案尚未申請商標註冊，惟其後上訴人已於105 年2 月1 日註冊取得系爭商標權，得排除他人未經其同意之使用，系爭商標權與先前證人李○○授權使用之「榮榮園」、「RONGRONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案，並非同一權利標的，被上訴人施睿義不得以其與黃○○、李○○夫婦間之授權關係對抗上訴人。又查，黃○○、李○○夫婦已於102年4 月1 日將「榮榮園」餐廳經營權頂讓予他人，並同意由上訴人公司向智慧局申請商標註冊，有李○○與上訴人共同出具之聲明書可稽（見本院卷二第129 頁），並據李○○於違反商標法刑事案件109 年3 月4 日審判期日證稱：「（餐廳換新老闆後，新老闆有無說要申請商標？）有，但時間我不記得，我也不知道新老闆後來什麼時候去申請的。（所以新老闆申請商標時沒有事先詢問你是否同意？）我同不同意跟我無關，我也沒有被問。（在你印象中你是否有同意過新老闆以「榮榮園」申請商標？）我已經把餐廳讓給新老闆，他們要不要申請跟我無關，也不需要告知我，我也沒有權利知道。（你跟新老闆之間就餐廳的頂讓，有無訂立合約？）有。（合約的內容，就是你同意給施明毅的權力，是指有經營權，還是有包含其他權力？）我就把整個餐廳讓給新老闆。（有沒有約定餐廳的名稱的商標權？）整個都讓給新老闆了」（見本院卷二第139-151頁），由證人李○○上開證述可知，黃○○、李○○夫婦於102 年將「榮榮園」餐廳經營權轉讓他人之後，對於「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之名稱及圖案，已無繼續授權他人使用之權限。被上訴人施睿義於收受105 年7 月4 日核駁理由先行通知書時，已知悉系爭商標存在，且由商標註冊之公示資訊，可查知上訴人為系爭商標之商標權人。又「榮榮園」餐廳為知名餐廳並持續營運中（見上證7-1 至7-5 媒體報導及官方臉書等資料），被上訴人施睿義大可向上訴人或原授權人黃○○、李○○夫婦連繫查明系爭商標之來源，並無任何困難，惟被上訴人施睿義竟捨此而不為，明知未得上訴人之同意，仍繼續使用相同或近似於系爭商標之圖樣於系爭產品上，並空言辯稱其不了解上訴人與黃○○、李○○夫婦間的關係，其係善意信賴有權使用系爭商標云云，應認其對於侵害系爭商標權的行為，主觀上有預見其發生，而其發生不違背其本意之「未必故意」存在，退步言之，縱認其並非故意，惟其未盡善良管理人之注意義務，對其是否有繼續使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT 」之權利進行必要之查證確認，而貿然使用系爭商標，主觀上應具有過失，被上訴人所辯，不足採信。
四、上訴人之損害賠償請求權並未罹於消滅時效，及損害賠償金額之計算：
㈠上訴人之損害賠償權並未罹於消滅時效：
⒈按「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求
損害賠償。前項之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同」，商標法第69條第3 項、第4 項定有明文。又按，加害人之侵權行為如連續（持續）發生者，則被害人之請求權亦不斷發生，而該請求權之消滅時效亦應不斷重新起算。因此，連續性侵權行為，於侵害終止前，損害仍在繼續狀態中，被害人無從知悉實際受損情形，自無法行使損害賠償請求權，其消滅時效自應俟損害之程度底定知悉後起算（最高法院86年度台上字第1798號民事判決）。
⒉被上訴人之侵權行為，係將系爭產品不斷生產、鋪貨於門
市販售而持續發生，為連續性之侵權行為，對商標權人所生之損害，亦隨著每次個別商品之銷售行為而持續不斷發生，上訴人分別於105 年4 月19日、106 年8 月10日於遠企購物中心購得系爭產品，而知悉被上訴人之侵害行為，惟被上訴人直至106 年9 月16日接獲上訴人106 年9 月11日之制止函後，方停止販售行為（原審原證9 ），則上訴人之侵權行為損害賠償請求權，應於侵權行為終止時即10
6 年9 月16日起算，上訴人於107 年9 月5 日提起本件，並未逾二年之消滅時效。
㈡上訴人得請求的損害賠償金額為何？
⒈按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損
害：三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額，商標法第71條第1 項第3 款定有明文。
⒉被上訴人自收受智慧局105 年7 月4 日核駁理由先行通知
書起至106 年9 月16日收受上訴人原審原證9 之侵害行為制止函將系爭產品下架為止，未經上訴人同意擅自使用系爭商標於系爭產品上，構成侵害系爭商標權之行為。本院審酌系爭產品在遠企購物中心、太平洋SOGO超市○○路販售，該等賣場皆位於臺北市都會核心區，商品曝光率與來客人潮均極高，且都會區消費者多有購買已料理完成僅須簡易加熱即可食用之速食調理包的需求，系爭產品有4 項，其零售單價分別為榮榮園冰糖牛尾499 元、榮榮園紅燒肘子569 元、榮榮園毛式紅燒肉299 元、小山東東坡肉56
9 元，平均零售單價為484 元，上訴人請求以系爭產品平均零售單價，乘以1,500 倍之金額計算損害賠償，約相當於每個通路每天銷售不到2 件產品（1,500 ÷14個月÷2通路÷30天＝1.79），本院認為上訴人請求之計算方式，並無過高，依此計算，上訴人得請求之財產上損害賠償，為726,000 元〔計算式：（499 元+569元+299元+569元）÷4 ×1,500=726,000 元〕。
⒊上訴人雖主張，被上訴人惡意侵害其商標權，生產標示顯
有不實之冷凍調理食品，於臺北市都會核心區之知名百貨商場銷售，損害上訴人之商譽及營業信用，情節重大，爰依民法第195 條第1 項規定，按月請求非財產上損害賠償10萬元，以1 年7 個月計算，共計190 萬元云云。惟查，侵害商標權之行為雖足以造成相關消費者混淆誤認之虞，使商標權人受有財產上損失，惟未必會造成商標權人商譽及營業信用受損，上訴人並未提出確實之證據，證明被上訴人銷售之系爭產品，有何品質不良或重大瑕疵，致上訴人之商譽或營業上信用，在相關消費者心中受到貶抑或減損，上訴人依民法第195 條第1 項規定，請求被上訴人按月給付非財產上之損害賠償10萬元，並無理由。
五、如被上訴人興凱公司構成侵權，被上訴人施睿義與施淑敏是否應負連帶賠償責任？㈠被上訴人施睿義為興凱公司負責人，明知「榮榮園 RONG
RONG YUAN RESTAURANT」已由上訴人註冊取得商標權，卻未經上訴人同意，使用於被上訴人興凱公司生產銷售之系爭產品上，除應依民法第185 條負共同侵權責任外，另依公司法第23條第2 項，亦應與被上訴人興凱公司負連帶損害賠償責任。
㈡至於被上訴人施淑敏部分，上訴人無法證明施淑敏確於104
年間有接到李○○表示終止「榮榮園」、「RONG RONG YUANRESTAURANT」授權之電話，已如前述，又被上訴人施淑敏抗辯其僅為興凱公司之監察人（見本院卷一第125 頁公司登記資料），並非實際負責人，上訴人並未提出相關證據證明施淑敏有共同參與本件侵害商標權之行為，上訴人依民法第
185 條、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人施淑敏應與施睿義、興凱公司連帶負損害賠償責任，並無理由，應予駁回。
六、綜上所述，上訴人依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第
3 款、民法第185 條、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人興凱公司、施睿義連帶給付726,000 元，及自起訴狀送達之翌日即107 年9 月19日（被上訴人施睿義送達回證見原審卷第123 頁）起至清償日止，按年息百分之五計算之利息之範圍內，為有理由，應予准許。至於上訴人請求被上訴人興凱公司、施睿義2 人給付超過726,000 元部分及該部分假執行之聲請，及請求被上訴人施淑敏應連帶負損害賠償責任部分，為無理由，應予駁回，原審判決就上開應予准許部分，及該分假執行之聲請，予以駁回，尚有未洽，上訴人提起上訴，請求廢棄改判，為有理由，爰將原審判決部分予以廢棄，改判如主文第二項所示。至於上訴人其餘部分之上訴，為無理由，應予駁回。又上訴人之上訴有理由部分，本院判命被上訴人興凱公司、施睿義給付之金額未逾150 萬元，被上訴人興凱公司、施睿義不得提起第三審上訴，本院判決後即告確定，故無庸宣告假執行及免為假執行，附此敘明。
七、本件為判決之基礎已臻明確，兩造間其餘之主張、攻擊防禦方法暨聲請調查之證據，經審酌後認與本判決之結果均不生影響，爰不予一一論列及調查，併此敘明。
八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1項、第79條，第85條第2項，判決如主文。
中 華 民 國 109 年 5 月 14 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀法 官 彭洪英以上正本證明與原本無異。
被上訴人不得上訴。
上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 109 年 5 月 14 日
書記官 郭宇修