1智慧財產法院民事判決2108年度民專訴字第86號3原告樂活居實業有限公司45法定代理人許毓芬6訴訟代理人吳逸軒律師7被告肯特力國際有限公司8910共同11訴訟代理人蕭智元律師12上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議事件，本院於10813年12月30日言詞辯論終結，判決如下：
14主文15原告之訴及假執行之聲請均駁回。
16訴訟費用由原告負擔。
17事實及理由18一、原告聲明求為判決：被告應給付原告新台幣（下同）300萬19元整，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百20分之五計算之利息。原告願供擔保，請准宣告假執行。
21訴訟費用由被告負擔。並主張：
22被告肯特力國際有限公司（下稱被告公司）於民國102年1月2310日向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請第M454783號24「具有可拆透氣基體的涼席」新型專利（下稱系爭專利），於25102年6月11日公告。經舉發後，因系爭專利不具進步性，26經鈞院判決：智財局應就系爭專利舉發案，作成「請求項127至10舉發成立，應予撤銷」之審定。被告公司上訴後經最高11行政法院判決「上訴駁回」，確定系爭專利不具進步性。被告2公司前對原告（更名前為瓅窩家居有限公司）提出民事訴訟，3主張原告各種尺寸之涼席產品（下稱系爭產品）侵害系爭專利4，請求原告賠償被告150萬元，並於系爭專利存續期間不得製5造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭6專利之物品，經鈞院105年度民專上字第31號民事判決被告7敗訴，並經最高法院108年度台上字第612號裁定駁回被告8上訴。依專利法第117條規定可知，於新型專利被撤銷後，原9告得向被告請求損害賠償，且依該條但書之規定，應由被告負10舉證責任，證明被告「己盡相當之注意義務」。
11於系爭專利撤銷前，被告公司對原告及原告之通路商特力和樂12股份有限公司（下稱特力和樂公司）行使系爭專利權，造成原13告除需將原本已上架之系爭產品下架，並不得在前案訴訟確定14前繼續販售系爭產品，造成原告無法經營系爭產品以獲取利潤15，而受有損害：
16於系爭專利撤銷前，被告公司對原告及特力和樂公司行使系17爭專利權，特力和樂公司於收受被告公司委請○○○○○事18務所以104年度6月29日彬律字第20150629001號律師函19之禁止販售系爭產品之通知後，即禁止原告不得在特力和樂20公司繼續販售系爭產品，並應把已上架之商品下架，致原告21無法繼續販售系爭產品，而當時系爭產品之銷售量一片看好22，卻因被告公司之律師函及不知何人所製作之專利侵害鑑定23報告，逕對原告及特力和樂公司寄發警告函，造成原告歷經24千辛萬苦在市場上接洽之銷售管道付之一炬，並嚴重影響原25告商譽。
26原告得請求被告等連帶給付300萬元之損害賠償額，計算及27理由如下：
21依專利法第97條第1項規定，可知新型專利亦有專利法2第97條之適用。查鈞院104年度民專訴字第60號民事判3決，將被告公司所購買系爭產品之價格及原告於103年、4104年銷售系爭產品之總金額，及系爭產品之製造成本（5鈞院104年度民專訴字第60號民事判決之附表），均列6為不爭執事項，可證明系爭產品之成本以及原告銷售系爭7產品之營業額，即可進一步確認原告因銷售系爭產品之所8得利益，基於爭點效之適用，應認兩造於本案訴訟中仍應9受上開事項之拘束。
10次查，鈞院104年度民專訴字第60號民事判決第21頁認11定，瓅窩公司（即原告更名前之公司名稱）於103年、10124年銷售系爭產品之總金額分別為5,050,122元、3,213,07130元，以及系爭產品製造之成本至少為被告公司民事辯論14意旨狀附表2所示之數額之事實，均同意不予爭執，則原15告因本件侵害專利權行為所得利益合計為3,287,766元（16計算式：1,965,590元+1,322,176元），被告公司依專利法17第120條準用同法第96條第2項規定請求原告及訴外人18○○○連帶賠償150萬元，為有理由。
19由上可知，並基於爭點效及裁判一致性，兩造既已不爭執20系爭產品之成本以及原告銷售系爭產品之年度銷售額，且21鈞院104年度民專訴字第60號民事判決亦認定原告因系22爭產品可獲得之利益合計為3,287,766元。因此，於本案23中亦應認原告因被告等之不當行使專利權之行為而受有3,24287,766元之損害。
25依上開判決認定，假如原告有侵害系爭專利權之所得利益26為3,287,766元，反之，原告因被告等不當行使系爭專利27權行為所受有之損害至少亦應為上開金額，此金額經兩造31於前訴訟之所確認，並經前案判決所採認，被告等對此應2無爭執，是原告請求被告賠償300萬元應有理由。
3被告公司於系爭專利撤銷前，行使系爭專利權造成原告損害，4被告無專利法第117條但書之免責事由：
5被告公司應先舉證其行為無過失：
6依專利法第117條規定可知，於新型專利被撤銷後，原告7得向被告請求損害賠償，且依該條但書之規定，應由被告8負舉證責任，證明被告「已盡相當之注意義務」。如前所9述，系爭專利既經鈞院及智財局認定為不具進步性，經鈞10院判決系爭專利侵權訴訟被告公司敗訴確定，且系爭專利11業經智財局撤銷審定確定，故按專利法第117條規定，被12告公司不當行使專利權，致原告受有損害，被告應負賠償13責任。倘若被告欲免除賠償責任，則應先舉證其行為無過14失。
15被告公司委請律師所發之警告函，雖有提出新型專利技術16報告及專利侵害鑑定報告，惟未說明該專利侵害鑑定報告17為何具公信力，被告即據以對原告及原告通路商提出警告18函及對原告求償，並未對此等應注意事項進一步確認，造19成原告之損失，被告應負賠償責任。
20依最高法院107年度臺上字第2360號民事判決意旨，查21本件被告委請○○○○○事務所發警告函，請原告將所生22產之涼席產品停止製造及販售等行為，雖據被告公司提出23新型專利說明書、新型專利技術報告及專利侵害鑑定報告24，惟查系爭專利經智財局撤銷審定確定，新型技術報告依25照專利法第116條規定，僅係作為警告函之基本要件，無26法作為被告免責之證明。
27次查，被告係委請陽煦智權股份有限公司（下稱陽煦智權41公司）進行專利侵害鑑定，而被告所提出之專利侵害鑑定2報告上僅有○○○之名義，並無陽煦公司之名，已有可疑3，未見被告公司於律師函中說明，如何能證明被告公司已4盡相當之注意義務！再查，陽煦智權公司有何專業能力作5成專利侵害鑑定報告，亦均未見被告公司於律師函中說明6，豈不是被告公司可以委請任何人作成專利侵害鑑定報告7，進而對原告主張侵權行為，要求原告及原告之通路商下8架產品，並對原告請求賠償？顯然被告公司對此並未盡到9相當之注意義務，即限制原告系爭產品之銷售及製造，造10成原告之損失，被告公司與被告○○○應依公司法第2311條第2項規定連帶賠償原告300萬元。
12二、被告等答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。訴13訟費用由原告負擔。如受不利判決，請准供擔保免為假執14行之宣告。並辯稱：
15於系爭專利撤銷前，被告公司對原告及特力和樂公司行使系爭16專利權，原告並未受有損害：
17原告主張其因被告公司委託○○○○○寄發律師函而受有損害18及損害金額至少300萬元等情，被告等否認之，對此，應由原19告負舉證責任。原告固稱被告於鈞院104年民專訴字第60號20民事判決認定原告公司於103年、104年銷售系爭產品所得利21益合計為3,287,766元一節，並不爭執。然被告公司於該案中22係請求原告賠償侵害系爭專利權造成之損害，而本件原告係主23張因被告公司行使系爭專利權造成其通路商要求將系爭產品下24架之損害，兩者並不相同，自難比附援引，原告復未提出其他25受有損害之證據，其主張受有損害，亦無理由。又被告公司行26使系爭專利權，既無不法或故意過失（如後所述），無須負賠27償責任，則原告依公司法第23條第2項規定請求被告○○○51連帶賠償，亦無理由。
2被告公司先前行使專利權，已盡相當注意，並無故意或過失，3被告有專利法第117條但書之免責事由：
4被告公司委請○○○○○於104年6月29日寄發律師函而5行使系爭專利權前，已向智財局申請取得e01新型專利技術6報告，並委請第三人作成專利侵害鑑定報告，而系爭專利舉7發人即訴外人○○○申請之e02新型技術報告書，亦認系爭8專利具有專利要件，此有e01、e02新型技術報告書、專利9侵害鑑定報告在卷可參，並為原告所不爭執，洵堪認定。被10告委請○○○○○寄發律師函時，業已同時檢附系爭專利說11明書、新型專利技術報告、專利侵害鑑定報告，合於專利法12第116條規定無疑。
13鈞院105年度行專訴字第30號及最高行政法院107年度判14字第447號判決「系爭專利請求項1至10舉發成立，應予15撤銷」確定，係以：1、系爭專利說明書所載之先前技術；2
16、中華民國第080753號專利；3、中華民國第M308017號17專利；4、中華民國第M386829號專利等之組合，認定系爭18專利之請求項1至10不具進步性，應予撤銷。惟前揭2、319之文獻，於智財局作成系爭專利e02新型專利技術報告書時20，業已引用，且除前揭2項文獻外，智財局作成e01、e0221新型技術報告書時，並引用其他6項文獻，比對結果均認未22發現系爭專利有不具新穎性或進步性之情形。且鈞院另案12304年民專訴字第60號本件被告訴請原告排除專利權侵權等24事件民事判決，認定前揭4項技術之組合，不足以證明系爭25專利不具有進步性，而為本件被告公司勝訴判決，惟上訴第26二審審理中，適逢鈞院105年度行專訴字第30號行政判決27，鈞院105年民專上字第31號民事判決始改判本件被告公61司敗訴。由此可見，系爭專利是否為所屬領域具有通常知識2者，依先前之技術所能輕易完成，本即有相當之不確定性。
3被告公司於行使系爭專利權，既已申請取得智財局作成之無4法否定新穎性及進步性的e01新型技術報告書，智財局亦依5訴外人○○○申請作成無法否定新穎性及進步性的e02新型6技術報告書，並已委請陽煦智權公司作成專利侵權鑑定報告7，應認已盡相當之注意，並無違法或故意過失，依專利法第8117條但書規定，不負賠償責任，原告依專利法第117條、9民法第184條第1項及第195條第1項請求被告公司賠償，10為無理由。
11另原告之系爭產品確實落入系爭專利範圍，此有鈞院105年12度民專上字第31號民事判決可參，可見被告公司委託陽煦13智權公司作成之專利侵害鑑定報告書內容，並無違誤，而鈞14院105年度行專訴字第30號及最高行政法院107年度判字15第447號判決係以系爭專利不具進步性而認為舉發成立，亦16未認定系爭產品並無侵害系爭專利，原告以智煦智權公司及17鑑定書上記載之鑑定人○○○是否有鑑定能力，而認為被告18對此有疏失云云，尚無足採，附此敘明。
19三、本件不爭執事項（本院卷第307頁）：
20被告公司所有新型第M454783號「具有可拆氣基體的涼席」21專利（即系爭專利）請求項1至10經判決舉發成立應予撤銷22確定（本院105年度行專訴字第30號、最高行政法院107年23度判字第447號）。
24被告公司曾委請○○○○○事務所以104年6月29日彬律字25第00000000000號律師函通知原告及訴外人特力和樂公司禁止26販售「時尚可拆式麻將單人席」、「淳風麻將竹可拆雙人席」
27、「淳風麻將竹可拆加大席」（即系爭產品）。71四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第307至308頁）：
2於系爭專利撤銷前，被告公司對原告及特力和樂公司行使系爭3專利權，造成原告何種損害（例如被退貨造成損害）？原告得4請求之損害賠償額為何？5如被告於系爭專利撤銷前，行使系爭專利權造成原告損害，被6告是否有專利法第117條但書之免責事由？7五、得心證之理由：
8申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新9型專利技術報告。專利專責機關應將申請新型專利技術報告10之事實，刊載於利公報。專利專責機關對於第1項之申請，應11就第120條準用第22條第1項第1款、第2項、第120條準12用第23條、第120條準用第31條規定之情事，作成新型專利13技術報告。新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型14專利技術報告，不得進行警告。又新型專利權人之專利權遭15撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應16負賠償責任。但其係基於新型技術報告內容，且已盡相當之17注意者，不在此限，專利法第115條第1項、第2項、第4項
18、第116條、第117條分別定有明文。19現行專利法第115條、第116條之規定，係92年2月6日專20利法修法時所新增（下稱92年專利法），92年專利法第10421條：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技22術報告進行警告。」、第105條：「新型專利權人之專利權23遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損24害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告25之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」，26其中第105條第2項之立法理由載明「新型專利是否符合專27利要件，固可依修正條文第103條申請新型技術報告，惟因81申請新型專利技術報告可能耗費時日，其間若有緊急狀況而2需迅速行使其權利，抑制損害之擴大時，若仍要求新型專利3權人必須取得技術報告後，始能行使其權利，顯然不符實際4需要，而對權利人之權益造成不當傷害。從而，若新型專利5權人已盡『相當之注意義務』，例如：在審慎徵詢過相關專6業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，而對其權7利內容有相當之確信後，始行使權利，似不宜逕行課以責任8。爰參照日本實用新案法第29條之2規定，推定新型專利權9人為無過失，爰明定於第2項。」。嗣專利法於100年11月1029日修正公布，將92年專利法上開規定修正為現行專利法第11116條：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專12利技術報告，不得進行警告。」、第117條：「新型專利權13人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他14人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之15內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」，其中第117條立16法理由載明「…第一項修正：新型專利自九十二年修正17改採形式審查後，固加速專利權之賦予，然因未經過實體審18查，無法認定其權利之有效性，故原條文第一百零四條規定19權利人行使權利時，應提示新型專利技術報告作為權利有效20性之客觀判斷資料以進行警告，藉以敦促權利人審慎適切地21行使其新型專利權。為防止權利人不當行使權利或濫用權22利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利後23，若該新型專利權遭到撤銷，除新型專利權人證明其行使權24利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡『相當之注意』25者外，應對他人所受損害負賠償責任。原條文第二項修正26後移列但書規定：…另原條文第二項規定，常導致新型專27利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷91資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利；或認2為只須取得新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權，3而不須盡相當注意義務，不僅對第三人之技術研發與利用形4成障礙，亦嚴重影響交易安全。按新型專利技術報告即使5比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術6文獻等，並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所7習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其8新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基9於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義10務，始為周妥，爰予修正。」，是現行專利法第117條但書11乃沿自92年專利法第105條第2項之規定，且基於前述立法12理由，而課予新型專利權人於行使權利時須盡相當注意義務13，此亦為專利權人舉證免責之規定，即新型專利權人應舉證14其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之15注意。而所謂「相當之注意」，參酌前開92年專利法第10516條立法理由所例示，即在審慎徵詢過相關專業人士（律師、17專業人士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之18確信後，始行使權利。
19經查：
20被告公司所有系爭專利請求項1至10經判決舉發成立應予21撤銷確定，為兩造所不爭執（本院第307頁），並有本院12205年度行專訴字第30號、107年8月2日最高行政法院10237年度判字第447號判決書影本附卷可按（本院卷第149頁24至第201頁）。
25被告公司於系爭專利權遭撤銷前，委請○○○○○事務所26以104年6月29日彬律字第20150629001號律師函通知原27告及訴外人特力和樂公司禁止販售系爭產品，此為兩造所不101爭執（本院卷第307頁），而在發此律師函之前，原告公司2於103年1月24日就系爭專利向智財局申請新型專利技術3報告，並經智財局於同年8月26日作成第000000000e01號4新型專利技術報告（下稱01新型專利技術報告，本院卷第557頁、第58頁），該新型專利技術報告比對結果代碼為「66」，即無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文件7。嗣訴外人○○○亦就系爭專利於103年5月21日向智財8局申請新型專利技術報告，並經智財局於同年8月26日作9成第000000000e02號新型專利技術報告（下稱02新型專利10技術報告，本院卷第59頁、第60頁、第81頁、第83頁）11，該新型專利技術報告比對結果同前第000000000e01號新12型專利技術報告。是被告公司委請○○○○○發律師函予原13告及訴外人特力和樂公司之前，先向智財局取得新型專利技14術報告，核與專利法第116條規定相符。
15被告公司就系爭產品是否侵害系爭專利權，委請陽煦智權16公司作成專利侵權鑑定報告，該份鑑定報告以原告販售之「17時尚可拆式麻將單人席」系爭產品作為侵害系爭專利權之待18鑑定物品，並敘明提供鑑定報告之第三人○○○係參考全要19件原則、均等論及專利侵權比對準則相關理論依據，逐一將20系爭產品是否落入系爭專利請求項1至10之文義或均等範21圍，敘明理由製作比較分析表，有前開專利侵權鑑定報告附22卷可按（本院卷第85頁至第108頁），足認該份鑑定報告23係由具有專利侵權分析相關理論之專業人士本於專業知識24論述分析系爭產品是否侵害系爭專利之專業報告，且核其內25容客觀上已提供相當資訊足資被告公司認定系爭產品涉及侵26害系爭專利權。又查，本院104年度民專訴第60號及10527年度民專上字第31號判決均認定系爭產品落入系爭專利請111求項1之文義範圍（本院卷第116頁至第120頁、第224頁2至第226頁），構成侵害系爭專利權，有前開民事判決書附3卷可參（本院卷第109頁至第148頁、第203頁至第234頁4），核與前開專利侵權鑑定報告之結果相同，益證前開專利5侵權鑑定報告具有相當可信度，足使被告公司形成系爭產品6侵害系爭專利權之確信。是原告稱被告公司未說明陽煦智權7公司有何專業能力，其可委請任何人作成專利侵害鑑定報告8，對原告主張侵權行為云云，乃未就該專利侵害鑑定報告之9具體內容加以瞭解，僅以專利侵害鑑定報告形式上係第三人10○○○具名，未見陽煦智權公司具名而否定其實質侵權比對11之內容，其所主張，尚非可採。
12綜上各節，被告公司於系爭專利權遭撤銷前，依專利法第11316條規定取得智財局01新型專利技術報告，嗣於律師函檢14附系爭專利公告本（本院卷第65頁至第80頁）及02新型15專利技術報告，及系爭專利與系爭產品之技術特徵比對之專16利侵害鑑定報告，函請原告及訴外人特力和樂公司不得為侵17害系爭專利權之行為，並請求洽談損害賠償事宜，堪認其行18使系爭專利權已盡相當之注意，是依專利法第117條但書規19定，被告公司行使系爭專利權縱致他人受損害，亦不須負賠20償責任。
21又專利權人行使專利權致侵害他人權利，固屬民法第18422條第1項侵權行為之一環，而民法第184條第1項前段規23定，侵權行為之成立，須行為人因故意、過失不法侵害他人24權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損25害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求26權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院27100年度台上字第328號判決要旨參照）。是行使專利權致121侵害他人權利者，仍須符合上開歸責性、違法性、因果關係2之侵權行為要件，始成立侵權行為，被告公司既於行使系爭3專利權之前，盡相當注意取得新型專利技術報告與專利侵害4鑑定報告，進而認定系爭產品侵害系爭專利權，才據以發律5師函對原告請求排除及防止侵害，並請求損害賠償，尚難認6有侵權之過失，俱如前述，原告指被告公司於警告侵害專利7權之前，未盡相當之注意而有過失云云，尚非可採，是原告8主張被告公司侵權，請求被告公司及被告○○○連帶負損害9賠償與回復名譽之適當處分，即無理由。
10另原告固提出被告公司於103年9月22日、104年6月23日11在訴外人特力和樂公司所經營「HOLA」賣場購買系爭產品之12統一發票影本（本院卷第319頁、第321頁），以說明訴外人13特力和樂公司108年12月2日第0000000000號函覆於收受0000000函前未向原告進口系爭產品，內容有誤云云。惟本院15發函特力和樂公司原係擬於被告公司如無專利法第117條但書16之情況，而應負損害賠償責任時，欲供計算損害賠償之用，被17告公司既有專利法第117條但書之免責事由，誠如前述，是縱18訴外人特力和樂公司前開查覆有誤，亦與本件判決結果不生影19響，本院爰不再就上開情事函詢訴外人特力和樂公司，併此敘20明。
21六、綜上所述，原告依專利法第117條、民法第184條第1項、22第195條第1項、公司法第23條第2項規定請求被告公司與23被告○○○連帶負損害賠償責任，為無理由，應予駁回。原24告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，併予駁回。25七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之26證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列27，附此敘明。
131八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第12條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
3中華民國109年2月14日4智慧財產法院第三庭5法官杜惠錦6以上正本係照原本作成。
7如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提8出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
9中華民國109年2月15日10書記官林佳蘋14