智慧財產及商業法院民事判決109年度民專上字第40號上 訴 人 漳州坤咸日用品有限公司法定代理人 顧麗珍訴訟代理人 蕭智元律師
施水甲被 上訴 人 曾乾昌訴訟代理人 林軍男律師上列當事人間請求確認專利權等事件，上訴人對於中華民國109年7月31日本院108年度民專訴字第76號第一審判決提起上訴，本院於110年9月9日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決廢棄。
確認中華民國證書號M512426號「兼具拉力訓練功能之腳踏健身車」新型專利之專利申請權與專利權均為上訴人所有。
被上訴人應將前項專利變更登記為上訴人所有。
第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序事項：按依智慧財產案件審理法第 7 條規定，智慧財產及商業法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款所定之民事事件，由智慧財產及商業法院管轄。本案既屬因專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事案件，符合智慧財產及商業法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。
貳、實體事項：
一、上訴人主張：㈠上訴人係我國人民在中國大陸福建省漳浦縣市場監督管理局
註冊成立之大陸公司，主要營業項目為各類日常用品生產製造、塑膠成品射出、運動器材設計開發製造等，登記董事長為顧麗珍。被上訴人於民國103年3月間起至107年3月31日止擔任上訴人公司總經理，從事訂單開發、生產管理、技術研發等業務，上訴人依客戶需求，研發完成之「兼具拉力訓練功能之腳踏健身車」技術，被上訴人竟以其個人名義在我國申請取得中華民國證書號 M512426號「兼具拉力訓練功能之腳踏健身車」新型專利（下稱系爭專利）。依專利法第 7條規定，受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人亦即上訴人所有，被上訴人係上訴人之受僱人，系爭專利屬上訴人之受僱人職務上完成之發明，兩造並未特別約定專利歸屬，依前揭專利法規定，系爭專利之申請權及專利權自屬上訴人所有。被上訴人離職後，上訴人多次要求被上訴人將系爭專利變更登記為上訴人所有，被上訴人均置之不理，上訴人爰依專利法第 7條第 1項、民法第179條、第184條第1項提起本件訴訟。
㈡依本院調閱之南投地方檢察署108年偵字第237號偵查卷宗，
被上訴人於107年9月26日偵訊時稱：「由我帶領團隊負責，設計人員主要是我。我帶領三個人。…」、「103年是用我的名義申請，但是申請的費用，及這兩三年專利的年費都是公司支付…」等語，足見被上訴人任職於上訴人公司期間，被上訴人及其他研發人員係利用上訴人公司環境、資源、研發團隊開發系爭專利，並以上訴人公司費用申請系爭專利及繳納專利年費，系爭專利自屬被上訴人受雇於上訴人期間完成之職務上發明。從而，系爭專利既屬被上訴人受雇於上訴人期間完成之職務上發明，除兩造有特別約定外，系爭專利申請權及專利權自均屬於僱用人即上訴人所有。
㈢又按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責
任，民事訴訟法第277條前段定有明文。本件上訴人否認與
被上訴人間有特別約定受僱人職務上完成專利之申請權及專利權歸屬，該部分係有利於被上訴人之例外事實，自應由被上訴人負舉證責任。又上訴人公司負責人及股東均否認兩造間有特別約定專利申請權及專利權歸屬，被上訴人亦未提出任何證據證明兩造間有特別約定。是以兩造並無特別約定受雇人職務上完成之專利申請權及專利權歸屬。另臺灣南投地方檢察署108年偵字第237號不起訴處分書之理由及卷證資料，並無法證明兩造間有該部分約定。
二、被上訴人抗辯則以：㈠上訴人就與本件同一基礎事實對被上訴人向南投地方檢察署
提起侵占等告訴，業經不起訴處分認定系爭專利係屬被上訴人個人所有，其詳細說明採證與認定事實之理由，援用為本件之答辯理由。再者，上訴人迄未補正所欠缺之訴之利益。又系爭專利，伊始迄今均以被上訴人名義申請登記，公開揭示登記期間均無變更登記之聲請，系爭專利確屬被上訴人個人所有。且兩造間並無受僱人職務上完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權歸屬於何人之約定。若上訴人主張兩造有此項之約定，則此屬有利於上訴人事實之主張，應由上訴人先負舉證責任以實其說。另被上訴人具上訴人公司之股東身份並同時兼任總經理之職務，身份與地位並不是一般單純受僱的職員可以比擬，據此亦無法為有利於上訴人主張事實之認定，故上訴人所請並無理由。
㈡若認為上訴人請求有理由，惟因兩造結束合作關係後上訴人
應該要給被上訴人退股金薪資卻未給付，依照上訴人主張，系爭專利權歸上訴人、股權也都歸上訴人並不合理，是上訴人利用被上訴人專利開發後享受到大筆盈餘及銷售業績，若認定系爭專利與職務有關或與被上訴人股東身分有關，則被上訴人主張就上訴人積欠被上訴人退股金薪資，應有同時履行抗辯之適用。
三、原審判決上訴人之訴駁回。上訴人不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡請求確認系爭專利之專利申請權與專利權均為上訴人所有。㈢被上訴人應將前項專利變更登記為上訴人所有。㈣一、二訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明則為：㈠上訴駁回。㈡上訴費用由上訴人負擔。
四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第
270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：
㈠不爭執事項：
⒈被上訴人於103 年3 月間起至107 年3 月31日止擔任上訴
人公司總經理，從事訂單開發、生產管理、技術研發等業務。
⒉被上訴人任職於上訴人公司之前，係擔任訴外人東莞寶樹
工藝制品有限公司（下稱東莞寶樹公司）總經理，並為該公司股東，被上訴人在東莞寶樹公司原持有股份為百分之18。上訴人與東莞寶樹公司於103 年3 月間合併，並以上訴人為存續公司，東莞寶樹公司與上訴人公司原股東在合併後存續公司之股份比為百分之49與百分之51，因被上訴人在東莞寶樹公司原持有股份為百分之18，故被上訴人在上訴人公司應占有百分之8.82之股權。
⒊系爭專利係被上訴人任職於上訴人公司期間，以被上訴人名義申請登記，由上訴人支付相關專利費用。
⒋被上訴人將系爭專利專屬授權予訴外人璽督公司，授權期
間自107 年10月30日起至109 年10月30日止（原審卷第207、208 頁）。
㈡本件爭點:
⒈上訴人有無確認利益？⒉系爭專利屬何人所有？⒊兩造間是否有約定受僱人職務上完成之發明、新型或設計，
其專利申請權及專利權歸屬於何人？⒋上訴人請求確認系爭專利之專利申請權與專利權均為其所有
，被上訴人應將系爭專利變更登記為上訴人所有，有無理由？
五、本院得心證之理由㈠上訴人有確認利益:
⒈按民事訴訟法第247 條第1 項前段規定：確認法律關係之訴
，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益。而確認判決之效力，僅及於受判決之當事人，如不以法律關係主體為原告或被告，原告無從受確認判決之法律上利益（最高法院96年度台上字第455 號判決參照）。
⒉次按，「『稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。稱
專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。』為專利法第5條所規定。可知專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利。又依同法第6條第1項規定，二者均得讓與或繼承。是專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。申請專利，須係專利申請權人始得為之（同法第22條第1項、第105條、第112條參照），專利專責機關審查申請案件，固須依同法第5條、第7條、第8條等相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力。是專利專責機關依申請人提出之資料認定其為專利申請權人，並其專利符合專利要件而為暫准專利之審定並公告後，利害關係人始主張其為專利申請權人而申請人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷」、「至○○○是否援用原告之技術，引證二所定○○○離職後，與原告間關於智慧財產權歸屬之認定是否有效，係循民事訴訟解決之事項」(行政法院89年度判字第1752號判決意旨)。是以，專利申請權及專利權之歸屬有所爭執，應係循民事訴訟解決之事項，合先敘明。
⒊次查，本件上訴人主張其為系爭專利之申請權人及專利權人
，兩造就系爭專利申請權及專利權之歸屬有所爭執，且因被上訴人將系爭專利授權予璽督公司，上訴人已受璽督公司主張系爭專利之權利，法律上之地位有不安之狀態存在等語（原審卷第13、179 、228 頁），參以被上訴人確已將系爭專利專屬授權予璽督公司於我國全境實施，授權期間至109 年10月30日止，有被上訴人所提經濟部智慧財產局109 年5 月
1 日109 智專一（一）15207 字第10920411880 號函文可佐（原審卷第207 頁），及璽督公司於109 年3 月9 日以存證信函向上訴人主張上訴人販售之健身車恐已侵害其就系爭專利之權利（原審卷第201 、203 頁）等情，可知上訴人主觀上認其現在有不安狀態存在之法律上地位，乃系爭專利之權利究係歸屬上訴人、被上訴人或璽督公司，是以，本件上訴人就被上訴人提起確認判決，仍因兩造間就系爭專利之專利申請權與專利權之權利人為誰有爭執，被上訴人現仍為系爭專利登記名義上之專利申請權及專利權人，而該等不明確之情形，攸關上訴人得否享有系爭專利之權利義務，致上訴人在法律上之地位有不安的狀態存在，且這種不安的狀態得以確認判決加以除去，上訴人依專利法第7條第1項規定請求確認系爭專利申請權與專利權為上訴人所有，並且得因本件訴訟之結果釐清上訴人與訴外人璽督公司間因系爭專利所生侵權糾紛，自有確認利益。
㈡上訴人請求確認系爭專利之申請權與專利權均為其所有，為有理由:
⒈按「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利
申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」專利法第7 條第1項定有明文。旨揭條文所稱之受雇人，係指於契約存續期間內，在客觀上有服務僱用人指示，提供一定勞務，而受其監督之人，性質上即於民法第188 條所界定之受雇人，是否為專利法第7 條第1 項所稱之受雇人，必須依契約內容與屬性而定，不得僅因發明人之職務為經理人，即謂無專利法第7條第1 項規定之適用。又按專利法第7 條第2 項規定，前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。故所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，其與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據（本院104年度民專上字第26號判決意旨參照）。
⒉查上訴人公司係於93年7月14日在中國大陸漳浦縣工商行政
管理局登記成立，被上訴人自103年3月間起至107年3月31日止擔任上訴人公司總經理，並從事訂單開發、生產管理、技術研發等業務，系爭專利係被上訴人任職上訴人公司期間內以其名義申請登記，並由上訴人公司支付相關專利費用等情，為兩造不爭之事實，並有臺灣南投地方檢察署108年偵字第 237號不起訴處分書在卷可稽（見該不起訴處分書第 5頁倒數第11行至倒數第6行），應堪認定。依本院調閱之臺灣南投地方檢察署108年偵字第237號偵查卷宗，被上訴人於107年9月26日偵訊時稱：「（告訴人公司指稱你在103年3月起至107年3月31日止擔任漳州坤咸日用品有限公司的總經理?）我應該在107年2月底、3月初就沒有在該公司職…」、「（你在漳州坤咸日用品有限公司的職務？）業務、生產管理、開發，主要是要做運動器材開發。」、「（該公司運動器材的相關設計有專責人員，還是由你負責？）由我帶領團隊負責，設計人員主要是我。我帶領三個人。」、「（當初你在該公司有設計出成品嗎？）有。一台0420的腳踏車兼騎馬功能。」、「（你是替該公司申請專利，還是以你個人名義申請專利？）用我個人名義申請專利。…」、「103年是用我的名義申請，但是申請的費用，及這兩三年專利的年費都是公司支付…」等語，足見被上訴人任職於上訴人公司期間，主要從事運動器材開發，上訴人公司除被上訴人外尚有其他研發人員，被上訴人係利用上訴人公司環境、資源、研發團隊開發系爭專利，並以上訴人公司費用申請系爭專利及繳納專利年費，揆諸前揭說明，系爭專利自屬被上訴人受雇於上訴人期間完成之職務上發明甚明。從而，系爭專利既屬被上訴人受雇於上訴人期間完成之職務上發明，除兩造有特別約定外，系爭專利申請權及專利權自均屬於僱用人即上訴人所有。
⒊兩造間並無約定受僱人職務上完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權歸屬於何人:
按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。民事訴訟法第277條前段定有明文。本件上訴人否認與被上訴人間有特別約定受僱人職務上完成專利之申請權及專利權歸屬，該部分係有利於被上訴人之例外事實，自應由被上訴人負舉證責任。依本院調閱之臺灣南投地方檢察署108年偵字第237號案件卷宗，上訴人法定代理人顧麗珍於107年11月16日檢察官偵訊時證稱：「（據曾乾昌表示他在任職期間所申請之專利是他與股東之間的協定，因其股份小，當時所有的創作，可以屬於他個人所有，有何意見？）我否認。因為他在寶樹工作的時候他都這樣做，但是寶樹的董事長也反對這樣做，到漳州坤咸日用品有限公司也想這樣做，我有告訴曾乾昌，說到漳州坤咸日用品有限公司不能這樣做，因為他到漳州坤咸日用品有限公司也很強勢，所以才會這樣做。申請專利下來是我有看到他用他的名義申請，我才會問他，他說這樣比較快。」、上訴人公司股東及實際負責人施水甲於107年11月16日檢察官偵訊時證稱：「專利申請下來之後我看到，我質問曾乾昌為何專利是你個人的名義，這是公司研發出來的，專利也是公司付的錢，他也是跟我回答私人的比較快。我就想如果為了公司的發展，公司作得起來比較重要，才一時心軟。」等語；及寶樹公司負責人即證人○○○於107年11月6日檢察官偵訊時證稱：「（曾乾昌有幫寶樹公司申請過專利？）有，有五、六項，在臺灣、日本、韓國、大陸都有註冊，只有一項專利產品有量產。」、「（專利是登記在曾乾昌或再寶樹公司名下？）登記在曾乾昌名下，因為這樣比較好方便申請，費用也比較低，但規費及日後的專利費用都是由公司付的。」、「（既然是登記在曾乾昌名下，那這項專利是屬於何人的？）屬於公司的。」、「（你們有約定在文件上？）這不用約定，曾乾昌做這個職務，本來是要幫公司做事。」、「（曾乾昌既然是權利的登記人，他自然有這個權利，若曾乾昌不把這項權利移轉給公司，公司可以如何做？）我不知道曾乾昌如何跟我哥哥（指施水甲）談，但之前寶樹公司都是以信賴原則。」等語，可見上訴人公司負責人及股東均否認上訴人有與被上訴人特別約定專利申請權及專利權歸屬，被上訴人並未提出任何證據證明兩造間有特別約定，自屬無據。承上足見，兩造並無特別約定受雇人職務上完成之專利申請權及專利權歸屬。另刑事罪疑惟輕有利於被告之法理，與民事訴訟之舉證責任分配，並不相同，臺灣南投地方檢察署108年偵字第237號不起訴處分書之理由及卷證資料，並無法證明兩造間有該部分約定，附此敘明。
⒋被上訴人雖辯稱其並非上訴人單純雇員，而是同時具有技術
股東身分且職務為總經理，此與一般雇員不同，本件情況與專利法第7條第1項情形不合云云。然查，被上訴人自稱於任職上訴人公司期間擔任總經理，職務內容包括技術開發，雖上訴人就被上訴人職稱為總經理並不否認，但就被上訴人因具有技術開發能力，而自稱為技術股東，加以否認。雖然被上訴人陳稱其技術股東出資為原來在東莞寶樹公司的股權，於公司合併後轉到上訴人公司之股佔百分之8.82，惟技術股東工作項目係負責公司的技術開發（見本院卷第189至190頁言詞辯論筆錄所載），並非因其技術特殊而持有技術股份，且上訴人訴訟代理人即實際負責人施水甲陳稱: 「東莞寶樹公司已經要結束了，被上訴人就請我收留他，我問他薪資要如何算，被上訴人說他有舊的機器要過來合併，我說價錢不好估算，當時我就問他有沒有技術，他說有技術，我公司本來就有研發團隊，認為兩個團隊合起來不錯，但我的團隊製圖及3D圖比較內行，被上訴人只有外觀的想像比較在行，當時我為上訴人的老闆。(審判長問:上訴人認為被上訴人比較擅長外觀設計、上訴人團隊比較擅長3D繪圖具體化？)對。」等語(見本院卷第190頁言詞辯論筆錄所載)，亦可知被上訴人於上訴人公司並非持有技術股份，且由本院調閱另案臺灣彰化地方法院108年度訴字第546號全卷，亦無法看出被上訴人在上訴人公司為技術股東。此外，被上訴人至本件言詞辯論終結前亦未提出證據證明其為上訴人公司之技術股東。是以，被上訴人此部分之辯詞並非可信。
⒌綜上，系爭專利係屬被上訴人受雇於上訴人期間完成之職務
上發明，兩造間並無特別約定專利申請權及專利權歸屬，已如前述。故系爭專利申請權及專利權，依專利法第7條第1項前段，自屬上訴人所有。是以，上訴人請求確認系爭專利之專利申請權與專利權均為其所有，自有理由。
㈢上訴人依不當得利法律關係請求被上訴人移轉系爭專利權登記，為有理由:
⒈按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利
益，民法第179條前段定有明文。次按「不當得利制度，旨在矯正及調整因財貨之損益變動而造成財貨不當移動之現象，使之歸於公平合理之狀態，以維護財貨應有之歸屬狀態，俾法秩序所預定之財貨分配法則不致遭到破壞。故當事人間之財產變動，即一方受財產上之利益，致他方受損害，倘無法律上之原因，即可構成不當得利，不以得到受益人之同意或受益人有受領之意思為必要。又不當得利之成立，不以出於受損人之給付行為為限，如因受損人給付以外之行為，使他人之財產有所增益，亦可成立不當得利（最高法院102 年度台上字第930 號民事判決參照）。依此，專利權為無體財產權，如受益人無法律上原因，即擅將他人可申請專利權之創作，以自己名義申請並取得專利權，據為己有，致他受有本應屬於其所有之財產權之損失，受益人即成立不當得利，他人得本諸民法第179 條不當得利規定，請求受益人返還該財產權。
⒉查系爭專利申請權及專利權均屬上訴人所有，已如前述，被
上訴人無權以其名義申請系爭專利，但被上訴人業以其名義申請系爭專利並經核准在案，上訴人依民法第179條規定請求被上訴人將系爭專利變更登記為上訴人所有，亦屬有據。
㈣被上訴人行使同時履行抗辯為無理由:
按「因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在此限。」民法第264條第1項定有明文。亦即該條項所謂同時履行抗辯權成立要件有三，⒈須存在由同一雙務契約所生具有對價上意義之二債務、⒉須無一方有先為給付義務之雙方當事人所負債務己屆清償期、⒊須一方當事人未為對待給付或未為給付之提出，而請求他方當事人履行。被上訴人主張上訴人積欠退股金薪資，若本院認定系爭專利之專利申請權與專利權均為上訴人所有，其應將系爭專利變更登記為上訴人所有時，上開變更登記與上訴人應給付其退股金薪資，兩者有同時履行抗辯之適用云云，惟該兩者並非同一雙務契約所生具有對價上意義之二債務，核與民法第264條第1項規定之同時履行抗辯權成立之要件不符，是以，被上訴人此部分之抗辯為無理由，不應准許。
六、綜上所述，上訴人主張系爭專利之專利申請權與專利權均為其所有，被上訴人應將系爭專利變更登記為上訴人所有，應堪採信。從而，上訴人請求確認系爭專利之專利申請權與專利權均為其所有，被上訴人應將系爭專利變更登記為上訴人所有，為有理由，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，尚有未合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄，改判如主文第2、3項所示。
七、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 110 年 9 月 30 日
智慧財產第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 吳俊龍法 官 曾啓謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 110 年 10 月 7 日
書記官 丘若瑤附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。