智慧財產及商業法院民事判決110年度民商訴字第30號原 告 江尚美兼 訴 訟代 理 人 張國仁共 同訴訟代理人 陳柏舟律師被 告 花蓮縣林田山林業文化協進會兼 法 定代 理 人 林玉榮共 同訴訟代理人 高逸軒律師上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於民國110年9月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告各負擔二分之一。
事實及理由
壹、程序方面
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第255 條第1 項第1款、第3款及第262 條第1 項分別定有明文。原告等起訴聲明原為：「一、被告應停止製造、販售、並不得使用相同或近似於註冊第 00000000號及第00000000號之『摩里莎卡』字樣商標於同一或類似於非紙類杯墊、碟、砧板、木製裝飾品、鑰匙圈等商品。二、被告應將含有相同或近似系爭商標之『摩里沙卡』字樣之庫存商品予以銷毀。三、被告應連帶賠償原告張國仁新臺幣（下同）37萬5千元，應連帶賠償原告江尚美52萬5千元。四、訴訟費用由被告連帶負擔。五、原告願供擔保，請准宣告假執行。」（本院卷第11頁），嗣以民國110 年4 月19日民事變更訴之聲明狀（本院卷第61頁）撤回訴之聲明第一、二項，以110年8月24日民事準備三暨減縮聲明狀（本院卷第313頁）變更聲明為：「一、被告應連帶賠償原告張國仁新臺幣（下同）37萬5千元，應連帶賠償原告江尚美新臺幣37萬5千元。二、訴訟費用由被告連帶負擔。三、原告願供擔保，請准宣告假執行。」。查原告等前揭撤回，因當時被告等尚未為本案言詞辯論，故原告等上開撤回無庸被告等同意即生撤回效力，自不在本件審理範圍。另原告等變更被告等應連帶賠償原告江尚美之金額部分，核屬減縮應受判決事項之聲明，且經被告等同意在卷（本院卷第411頁），於法並無不符，應予准許。
二、按非法人之團體，設有代表人或管理人者，有當事人能力，民事訴訟法第40條第3項定有明文。又所謂非法人團體設有代表人或管理人者，必須有一定名稱及事務所或營業所，並有一定之目的或獨立之財產者，始足當之（最高法院64年台上字第2461號判決參照）。查被告花蓮縣林田山林業文化協進會（下稱林田山協進會）係花蓮縣政府許可核准立案之人民團體，並登記有會址，且設有代表人為被告林玉榮，具有一定之名稱、營業所，及有一定之目的、獨立之財產，此有林田山協進會之人民團體立案證書、營業稅稅籍證明及理事長當選證明書可稽（本院卷第360、239、241頁），揆諸前開說明，被告林田山協進會應有當事人能力，且以被告林玉榮為法定代理人。
貳、實體部分
一、原告等主張：㈠原告張國仁為中華民國商標註冊第00000000 號「摩里莎卡MO
RISAKA」商標（下稱系爭商標1，如附圖1-1所示）之商標權人，登記商品類別第21類，商品名稱為砧板、碟、盤等；原告江尚美為中華民國商標註冊第 00000000 號「摩里莎卡及圖MORISAKA」商標（下稱系爭商標2，如附圖1-2所示）之商標權人，登記商品類別第20類，商品名稱為木製裝飾品、非金屬製鑰匙圈等【以下如未指明，即合稱系爭商標】。原告等於97年起，即在林務局所屬之「林田山林業文化園區」內設有銷售攤位，「摩里莎卡 MORISAKA 註冊商標 品質保證」之廣告招牌在攤位區懸掛超過十年，以品牌行銷工作室各類創作商品。被告等未經原告等同意，在以林田山協進會名義向林務局承租之「生活藝品館」內，為行銷之目的，使用近似於系爭商標之「摩里沙卡」字樣，用於其販售之杯墊、鑰匙圈等商品即甲證13照片所示的物品（下稱系爭商品，如附圖二所示），其中四個杯墊侵害原告張國仁為商標權人之系爭商標1，三個鑰匙圈侵害原告江尚美為商標權人之系爭商標2。原告等發現被告等侵權之事實，於110年3月9日發函通知被告等停止侵權行為，但被告等仍然共同販售系爭商品，侵權行為時間點自109年11月起迄今。爰依民法第184條第1項前段、第185條、商標法第68條第3款及商標法第69條第3項，提起本件訴訟。
㈡被告等答辯稱其行為未涉侵權，顯無理由：
⒈「摩里沙卡」四個字，從來就不是地名：
日治時期西元1939年，日本國台灣總督府為伐木經濟進入萬里溪畔台地，取名「森」，並成立森阪砍伐事業所，工人形成聚落，名曰「森阪」。 1945年，台灣光復。中華民國政府去日本化，廢棄森阪地名，森阪伐木事業所更名為林田山林場。行政區域劃歸花蓮縣○○鎮○○里，簡稱森榮。1987年台灣全面停伐。2002年，林田山林場轉型規劃為林田山林業文化園區，行政區仍為鳳林鎮森榮里，現常住居民不足百人。綜觀以上，自日治時期迄今2021年止，沒有任何官方文獻記錄「摩里沙卡」四個字是日治時期地名。
⒉被告等行為與推廣林業文化無關：
⑴被告等販售系爭商品之門市，係以被告林田山協進會名
義，於108年向林務局花蓮林管處承租林田山文化園區內之「生活藝品館」，與原告二人之商品銷售攤位相距不足100公尺，被告等明顯有侵權及混淆消費者之故意。且被告等推廣林業文化工作，與侵害系爭商標權，為毫無關聯、沒有因果關係之兩個行為。
⑵被告等並未依人民團體組織法第29條、33條、34條，及
社會團體財務處理辦法第20條之規定，將「生活藝品館」之營業所得，列於109年1月及110年1月份兩個年度之林田山協進會會員大會之財務報告書中，亦即：「生活藝品館」之所有商品銷售營收，包含系爭商品之銷售所得，皆未依法繳交公庫列入被告林田山協進會之財務收入中。故被告等之侵權行為與被告林田山協進會「推廣林業文化」工作完全沒有任何關聯。
⒊被告稱系爭商標違反商標法第29條、第30條規定，存在不得註冊之情形，實屬無稽：
商標審查委員為各領域精英，自然知道有關林田山之歷史時序，已排除商標法第29條、第30條有關「不得註冊」之因素，並經三個月公告期無異議始准予發給註冊商標證，部分註冊商標甚至已准予二次展延。被告等若對系爭商標有疑義，應依法循行政程序向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出異議，而非以大量販售系爭商品方式挑戰商標法，恣意侵害系爭商標權。
⒋被告等以乙證14主張其自90年成立時起，均有以「摩里沙
卡」文字作為被告林田山協進會之標章，縱認為真，亦不影響原告等主張權利：
⑴被告等所提之乙證14皆為影本，無法判斷是否為被告林
田山協進會之刊物，更無法判斷是否以「摩里沙卡」文字作為標章使用，原告等否認乙證14形式上之真正。
⑵商標法第2條規定：「欲取得商標權、證明標章權、團體
標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」，同法第85條規定：「團體標章，指具有法人資格之公會、協會或其他團體，為表彰其會員之會籍，並藉以與非該團體會員相區別之標識。」，姑不論被告林田山協進會是否曾以「摩里沙卡」文字作為標章使用，今被告林田山協進會並不具有法人資格，亦未依法申請註冊，不符前開規定，自不得主張團體標章之權利。
⑶被告等空言摩里沙卡為地名，卻未提出具體之事證證明
之，其主張符合商標法第36條第1項第1款之標明產地之情形，顯為無理由。蓋觀諸被告等所提出之乙證14，顯然並非使用於相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，自不能主張不受系爭商標權之效力所拘束。㈢原告等請求依商標法第71條第1項第3款計算損害賠償之金額：
⒈被告等侵害系爭商標1部分：
原告等110年1月21日所購買之商品，摩里沙卡烙畫杯墊1個150元，摩里沙卡杯墊1個100元，應賠償原告張國仁37萬5千元（150元×1,500+100元×1,500=37萬5,000元）。
⒉被告等侵害系爭商標2部分：
原告等110年1月21日購買之商品，摩里沙卡鑰匙圈(台灣)每個100元，摩里沙卡鑰匙圈每個150元，應賠償原告江尚美37萬5千元（150元×1,500+100元×1,500=37萬5,000元）。
㈣並聲明：
⒈被告應連帶賠償原告張國仁37萬5,000元，應連帶賠償原告江尚美37萬5,000元。
⒉原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告等抗辯則以：㈠「林田山」位於花蓮縣鳳林鎮，日治時代之舊名稱為「森阪
（坂）」，日文為「もりさか」，讀音為「MOLISAKA（MORISAKA）」，直翻諧音漢字可為「摩里沙卡、摩里莎卡、摩尼薩卡、摩莉沙卡」，代表的意義是「森林茂密的山坡」，換言之，摩里莎（沙）卡、MOLISAKA（MORISAKA），實係為林田山之舊稱、代稱，而以日文及中文讀音及同音字展現。
㈡被告林田山協進會於90年間成立，原告江尚美於97年1月間申
請入會，原告張國仁則於99年7月26日申請入會，原告等迄今均為被告林田山協進會之會員，故原告等對於被告林田山協進會以摩里沙卡（諧音）、MOLISAKA（諧音）等介紹及推廣林田山文化之情形，實均知之甚詳，而原告等係在加入被告林田山協進會後，始分別在98年及102年間申請註冊系爭商標。
㈢系爭商標1整個商標組成部分及系爭商標2之「MORISAKA」、
「摩里莎卡」部分，明顯違反商標法第29條、第30條第1項第8款規定，而有存在不得註冊或應聲明不在專用之列，否則不得註冊之情形：
「林田山」之舊地名，讀音為「MOLISAKA（MORISAKA）」，直翻漢字諧音可為「摩里沙卡、摩里莎卡、摩尼薩卡、摩莉沙卡」。系爭商標中之「MORISAKA」、「摩里莎卡」等中英文字，均係在描述產地或地名，不具識別性，或有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，系爭商標應屬不得註冊或應聲明不在專用之列，否則不得註冊。然因經濟部智慧財產局未發現，而原告等申請註冊後逾3個月亦無人異議下，始罹於時效期間而未遭撤銷，然系爭商標確有存在不得註冊應撤銷之情形。
㈣被告等使用「摩里沙卡」等文字於相關商品上，並非作為商
標使用，單純僅係表示為「林田山」之地名及產地，並係在林田山文化園區內販售，用以推廣林田山之文化，應符合商業交易習慣之誠實信用方法，而屬商標法第36條第1項第1款之情形，且不該當商標法第68條第3款之規定：
⒈被告林田山協進會自成立時起，除使用乙證14之含有「摩
里沙卡」字樣之圖案，作為被告林田山協進會之標章外，被告林田山協進會在相關文創商品上，亦都會使用「摩里沙卡」之字樣，包括月曆、明信片、衣物、小玻璃罐及木製品等，被告林田山協進會亦會將此等物品展示在文史館，原告等加入成為林田山協進會之會員，豈有可能不知。
且因被告林田山協進會係將「摩里沙卡」之文字作為林田山之地名使用，用以表彰相關商品係出產自林田山地區，並非作為商標使用，自應符合商標法第36條第1項第1款之標明「產地」之情形，而不受系爭商標權之效力所拘束之範圍。
⒉若原告等仍欲主張被告林田山協進會使用「摩里沙卡」文
字係作為商標使用云云，則因被告林田山協進會使用「摩里沙卡」文字於相關文創商品之時點，係至少在2002年之前，較系爭兩商標申請註冊之時點早七、八年以上，則被告林田山協進會之行為，應符合商標法第36條第1項第3款「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者」之情形，而不受原告等系爭商標權之效力所拘束。
⒊原告等主張被告林田山協進會非在推廣林業文化云云，惟
林業生活館中所販售之文創商品，均係由被告林田山協進會與林田山(摩里沙卡)地區之藝品創作家合作，協助渠等製作後，置放在林業生活館販售，出售之所得由被告林田山協進會取得其中之20%，作為維護場館、水電費、人事管銷等費用支出之用，其餘之80%，則歸由藝品創作家取得，目的即在協助地方創生、推廣林田山在地國產材。故原告等之主張，顯屬無稽。
㈤並聲明：
⒈原告張國仁及江尚美之訴均駁回。
⒉如受不利判決，被告花蓮縣林田山林業文化協進會及林玉榮願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項：㈠原告張國仁為系爭商標1之商標權人；原告江尚美為系爭商標
2之商標權人，此有商標註冊證在卷可稽（本院卷第17、19頁）㈡被告林田山協進會自109年11月至110年3月31日販售系爭商品（本院卷第413頁）。
四、得心證之理由：本件原告等主張被告等共同販售系爭商品而侵害系爭商標權，被告等應負損害賠償責任，為被告等所否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：原告等請求被告等負財產上損害賠償責任，是否有理由？若有理由，數額為何？茲分敘如下：
㈠按「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為
侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」商標法第68條第3 款定有明文。又按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」商標法第5 條亦有規定，因此商標之使用，應具備：⒈使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；⒉使用人需有行銷商品或服務之目的；⒊需有標示商標之積極行為；⒋所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。而商標法第68條之侵害商標權，是以「使用」商標為要件，自應符合上開商標使用之定義，才有侵權可言。
㈡查被告林田山協進會自109年11月至110年3月31日販售系爭商
品，系爭商品標示「摩里沙卡」字樣，為被告等所不爭，並有系爭商品照片在卷可參（本院卷第21頁）。而日本國台灣總督府於1939年為伐木經濟進入萬里溪畔台地，取名「森」，並成立森阪砍伐事業所，工人形成聚落，名曰「森阪」。1945年台灣光復後，中華民國政府去日本化，廢棄森阪地名，森阪伐木事業所更名為林田山林場。行政區域劃歸花蓮縣○○鎮○○里，簡稱森榮。1987年台灣全面停伐。2002年，林田山林場轉型規劃為林田山林業文化園區，行政區仍為鳳林鎮森榮里，現常住居民不足百人等情，為原告等所陳在卷，而「森阪」日文為「もりさか」，讀音為「MOLISAKA（MORISAKA）」，音譯中文為「摩里沙卡、摩里莎卡、摩尼薩卡、摩莉沙卡」等同音文字組合。又主辦單位為林務局花蓮林區管理處於2001年7月27日舉辦之「重建共同記憶的新色彩-請支持林田山林業文化園區」活動之浴火重生檜木紀念物標示「摩里沙卡」；指導單位行政院文化建設委員會、主辦單位花蓮縣文化局於2001年7月27日推出之明信片標示「摩里沙卡」，其上並有以「摩里沙卡」為名之詩文創作；指導單位花蓮縣文化局、主辦單位林田山文史工作室於2002年之月曆標示「摩里沙卡」，有被告等提出之實物及照片可參（實物於案件終結後須發還，照片見本院卷第381至393頁），可見自2001年以來，多有政府機關、民間單位為推廣林田山林業文化園區或該周邊區域及在該地區舉辦之活動，而於活動相關推廣物品標示「摩里沙卡」字樣，故被告等抗辯多有以「摩里沙卡」作為林田山林場區域之代稱，應非不可採信。而系爭商品係在「林田山林業文化園區」銷售，為兩造所不爭，則系爭商品標示「摩里沙卡」係作為銷售地點之傳達，並非商標使用，自無侵害系爭商標權之可言。而系爭商品標示「摩里沙卡」既非商標使用，且除卻被告等之外，尚有其他政府機關、民間單位會以「摩里沙卡」稱呼林田山林場之區域，則被告等抗辯並無以「摩里沙卡」作為表彰自己之商品來源之意，應可採信，被告等應不具侵害系爭商標權之主觀意思。㈢原告等雖主張：系爭商品之銷售地點與原告等之商品銷售攤
位相距不足100公尺，被告等明顯有侵權及混淆消費者之故意；被告等之侵權行為與被告林田山協進會「推廣林業文化」工作完全沒有任何關聯等情，然系爭商品標示「摩里沙卡」並非作為商標使用，被告等不具以「摩里沙卡」作為表彰商品來源之主觀意思，均如前述，則銷售地點遠近或被告等行為與「推廣林業文化」工作是否相關，均不影響系爭商標權有無遭侵害之認定。
㈣綜上，系爭商品雖標示「摩里沙卡」，但並非作為商標使用
，被告等主觀無以之作為商品來源表彰之意，故自無侵害系爭商標權，因此，原告等主張被告等販售系爭商品侵害系爭商標權，被告等應負損害賠償責任，並無理由。
五、綜上所述，原告等各以商標法第68條第3款、第69條第3項、民法第184條第1項前段及第185條等規定，請求被告等連帶賠償37萬5,000元及遲延利息，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依據，自應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，均與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸逐一述論，併予敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條、第85條第1項規定。
中 華 民 國 110 年 9 月 30 日
智慧財產第三庭
法 官 何若薇以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 110 年 9 月 30 日
書記官 張君豪附圖一：
附圖1-1：系爭商標1（註冊第00000000號） 申請日：98年3月27日（權利期間：98.10.01～118.09.30） 商標權人：張國仁 商品或服務名稱：第021類：「筷子、筷子盒、飯杓、飯匙、煎匙、砧板、飯匙架、砧板架、碟、盤、杓、廚房用菜刀架、調味瓶架、調味品架、餐巾紙架、碗盤杯架、碗盤放置架、蓋架、餐桌上用酒瓶托架、泡茶具。」 附圖1-2：系爭商標2（註冊第00000000號） 申請日：101 6年月4日（權利期間：102.01.01～111.12.31） 商標權人：江尚美 商品或服務名稱：第020類：「木製裝飾品；木製擺飾品；木製美術品；木製佛像；木製雕像；塑膠製美術品；塑膠製雕像；塑膠製擺飾品；木製容器；木製箱；木製貯藏箱；木製盒；木製桶；木製置物籃；木製信箱；非金屬製或非石製信箱；非金屬製鑰匙圈；非金屬製鑰匙鏈圈。」附圖二：系爭商品