智慧財產及商業法院民事判決111年度民專上更一字第10號上訴人即被上訴人 合宇實業股份有限公司法定代理人 陳立昌被上訴人即上訴人 宸項企業股份有限公司兼法定代理人 李正印上二人共同訴訟代理人 陳豐裕律師複代理人 湯其瑋律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，兩造對於本院105年度民專訴字第74號中華民國106年11月24日第一審中間判決及107年11月30日終局判決提起上訴，經本院前審判決（案號：108年度民專上字第3 號）後，最高法院第一次發回更審，本院於111年12 月1日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決不利於宸項企業股份有限公司、李正印部分及該部分假執行之宣告，並命負擔訴訟費用之裁判均廢棄。
前開廢棄部分，合宇實業股份有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
合宇實業股份有限公司之上訴駁回。
經廢棄之第一審訴訟費用、第二審訴訟費用關於兩造各自上訴部分及發回前第三審訴訟費用，均由合宇實業股份有限公司負擔。
事實及理由
壹、程序方面：上訴人即被上訴人合宇實業股份有限公司（下稱合宇公司）經合法通知（送達回證見本院卷第315至316頁），未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依被上訴人即上訴人宸項企業股份有限公司（下稱宸項公司）、李正印聲請，由其一造辯論而為判決。
貳、實體方面；
一、合宇公司主張：合宇公司為新型第M450304號「保溫水壺的壺身」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國102年4月11日起至111年11月26日止。宸項公司未經合宇公司同意，擅自製造販售型號「CSB-533」水壺（下稱系爭產品），落入系爭專利請求項2、5之文義或均等範圍，故意侵害系爭專利權，其得請求排除侵害及損害賠償，又李正印為宸項公司之法定代理人，應與宸項公司連帶負損害賠償責任。爰依專利法第120條準用第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款、第2項、公司法第23條第2項規定提起本件訴訟。惟合宇公司所有之系爭專利請求項5，業經本院107年度行專訴字第16號判決及最高行政法院108年度判字第565號判決撤銷確定在案。
又經濟部智慧財產局就系爭專利所為之「請求項2至3舉發成立，應予撤銷之審定」，亦經本院109年度行專訴字第59號判決駁回合宇公司之訴確定，故本案涉訟之系爭專利請求項皆已遭撤銷確定。
二、宸項公司、李正印辯稱：系爭專利請求項2，經本院109年度行專訴字第59號判決認定不具進步性確定；系爭專利請求項5，亦經最高行政法院108年度判字第565號判決不具進步性確定。系爭專利請求項2、5皆不具進步性，有專利權撤銷之情，則上訴人合宇公司自不得以系爭專利請求項2、5之專利權對被上訴人宸項公司、李正印主張權利。
三、本件經最高法院判決廢棄發回本院更審，合宇公司僅陳稱系爭專利請求項皆已遭撤銷確定，雖未於本件更審為上訴及答辯聲明，然依其於前審上訴聲明：㈠原判決關於駁回合宇公司後開第2項之請求部分及該部分訴訟費用之裁判均廢棄。㈡宸項公司、李正印應再連帶給付合宇公司新臺幣(下同)160萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢合宇公司就上訴聲明第2項願以現金或可轉讓定期存單供擔保，請准予宣告假執行。㈣第一、二審訴訟費用由宸項公司、李正印共同負擔。答辯聲明：㈠宸項公司、李正印之上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由宸項公司、李正印共同負擔。宸項公司、李正印答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由合宇公司負擔。㈢如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。宸項公司、李正印上訴聲明：㈠原判決不利於宸項公司、李正印部分廢棄。㈡上開廢棄部分，合宇公司於第一審之訴駁回。㈢第一、二審訴訟費用由合宇公司負擔。㈣如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、本院得心證之理由：㈠按「（第1項）發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利
權；其撤銷得就各請求項分別為之。（第2項）發明專利權經撤銷後，有下列情事之一，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。二、提起行政救濟經駁回確定者。(第3項)發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。」專利法第82條定有明文。
㈡查合宇公司於本件主張系爭產品落入系爭專利請求項2、5之
文義或均等範圍(爭點1)，惟系爭專利請求項2業經本院109年度行專訴字第59號判決認定不具進步性確定；系爭專利請求項5亦經本院107年度行專訴字第16號判決及最高行政法院108年度判字第565號判決不具進步性確定(爭點2)，且有本院109年度行專訴字第59號判決、本院公務電話紀錄、本院107年度行專訴字第16號判決、最高行政法院108年度判字第565號判決各1份附卷足憑（本院卷第195至218頁、第259頁、第185至193頁、第261至304頁）。從而，系爭專利請求項2、5皆不具進步性，且經提起行政救濟遭駁回確定，其專利權之效力，視為自始不存在，則合宇公司主張系爭產品侵害系爭專利權為無理由。
㈢承上，系爭專利權之效力，視為自始不存在，系爭產品無侵
害系爭專利權可言，則本院不必審酌爭點3:侵害專利損害賠償與排除侵害之請求，附此敘明。
五、綜上所述，系爭專利權自始無效，職是，合宇公司主張系爭產品侵害系爭專利，依專利法第120條準用同法第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款、第2項及公司法第23條第2項規定，請求宸項公司、李正印連帶賠償200萬元與行使排除侵害請求權，其請求均應予駁回。其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回，原審為宸項公司、李正印部分敗訴判決，並准許合宇公司供擔保後為假執行之宣告，尚有未洽，宸項公司、李正印上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，本院就此部分爰廢棄改判如主文第2項所示。至原審為合宇公司部分敗訴之判決，核無違誤，合宇公司上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後，核與本件之結論不生影響，爰不一一贅述，附此敘明。
七、據上論結，本件宸項公司、李正印上訴有理由，合宇公司上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 111 年 12 月 15 日
智慧財產第二庭
審判長法 官 彭洪英
法 官 汪漢卿法 官 曾啓謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 111 年 12 月 26 日
書記官 丘若瑤附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。