智慧財產及商業法院民事判決112年度民商訴字第6號原 告 優尼士國際股份有限公司法定代理人 淺中宏海訴訟代理人 淺中偉強
張玉春楊敏玲律師被 告 亞路有限公司法定代理人 鄭瑞陽被 告 新光紡織股份有限公司法定代理人 吳昕恩共 同訴訟代理人 陳和貴律師
吳婷婷律師蘇育正律師被 告 美商PGA巡迴公司（PGA TOUR Inc.）法定代理人 傑伊‧莫納漢（Jay Monaghan）被 告 美商美國職業高爾夫球協會（THE PROFESSIONAL
GOLFERS' ASSOCIATION OF AMERICA)法定代理人 亨利‧斯瑪克勒（Henry Smokler）上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，本院於民國114年9月9日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、依民國112年2月15日修正公布、同年8月30日施行之現行智慧財產案件審理法第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前之111年7月15日繫屬於本院(本院卷㈠第15頁)，應適用修正前之智慧財產案件審理法規定，合先敘明。
二、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部；但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意；訴之撤回應以書狀為之，民事訴訟法第262條定有明文。查原告提起本件訴訟時，原以亞路有限公司（下稱亞路公司）、鄭瑞陽、新光紡織股份有限公司（下稱新光紡織公司）、吳昕恩、美商PGA巡迴公司（PGA TOUR Inc.，下稱美商PGA公司）、美商美國職業高爾夫球協會（THE PROFESSIONAL GOLFERS' ASSOCIATION OF
AMERICA，下稱美商PGAA)為被告（本院卷㈠第139至145頁），嗣於113年5月17日具狀撤回對鄭瑞陽、吳昕恩之起訴(本院卷㈡第300頁)，並經被告新光紡織公司、亞路公司、鄭瑞陽、吳昕恩之訴訟代理人於113年5月21日言詞辯論時當庭表示同意（本院卷㈡第334頁），揆諸前揭規定意旨，原告上開撤回部分自屬合法。
三、次按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。
查本件原告起訴時，訴之聲明第一、二項原為：「㈠被告等不得持有、陳列、販賣、輸出、輸入或使用相同或近似如附表一所示商標圖樣於指定之衣服、褲子、裙子、運動服、童裝、內衣褲、T恤、休閒服、襯衫、西服、套裝、外套、泳裝、雨衣、禮服、袖套、牛仔服裝、自行車騎士服、摩托車騎士服、皮衣等同一或類似商品；且不得使用於與該商品有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之；並應除去或銷毀於甲證15號所示含有相同或近似於甲證1號及甲證2號所示商標圖樣。㈡被告應連帶給付原告新臺幣肆佰伍拾萬元，及至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」(本院卷㈠第15至17頁)；嗣於111年7月22日具狀將訴之聲明第一項之「附表一」更正為「甲證1及甲證2」（本院卷㈠第199頁），復於114年8月12日言詞辯論時當庭將訴之聲明第一項之「甲證15所示」部分刪除，並確認訴之聲明第二項之利息起算日為「民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日起」（本院卷㈢第97至98頁)，均核屬更正事實及法律上之陳述，非屬訴之變更或追加，附此敘明。
四、復按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，民事訴訟法第255條第1項前段定有明文。查本件原告於111年7月15日起訴時，僅主張被告等有共同侵害原告商標權之侵權行為，及商標法第69條第1項至第3項及民法第185條第1項前段為其請求權基礎，嗣於起訴3年後之114年8月12日言詞辯論時，始當庭主張追加其與美商PGA公司、美商PGAA間所簽署之CONSENT AGREEMENT第8項為其請求權基礎（本院卷㈢第98至99頁），惟經被告新光紡織公司、亞路公司當庭表示不同意（本院卷㈢第99頁），且本件原告主張被告等有共同侵害其商標權之侵權行為部分，核與原告所稱違反CONSENT AGREEMENT之違約部分，請求之基礎事實並非同一，亦不符合民事訴訟法第255條第1項但書各款之其他規定，是原告上開所為訴之追加，自非合法。
五、被告美商PGA公司、美商PGAA經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請（本院卷㈢第276至277頁），由其一造辯論判決。
貳、實體方面
一、原告主張：原告為中華民國註冊第00642284號「優尼士國際股份有限公司標章」、第2007836號「優尼士公司標章」商標(如附圖一、二所示，下稱系爭商標1、2，合稱為系爭商標）之商標權人，系爭商標分別指定用於第040類之衣服、褲子、裙子；第025類之衣服、褲子、裙子等商品（詳如附圖一、二所示），現仍於商標權期間內，原告並於官網販售使用系爭商標之相關服飾。又被告美商PGAA為申請註冊近似系爭商標之商標，遂於95年2月27日同被告美商PGA公司與原告簽立併存同意合約書，並有商標之約定使用態樣，被告美商PGAA方取得中華民國註冊第01256424號「PGA TOUR ＆ Design」商標（如附圖三所示，下稱PGA商標) 。詎被告等未經原告授權或同意，即由被告美商PGA公司授權被告新光紡織公司使用近似於系爭商標之圖樣（如附圖四所示），被告新光紡織公司即在各大百貨公司及網路上販售使用如附圖四所示圖樣之服飾（下稱系爭商品），更與被告亞路公司簽立經銷合約，由被告亞路公司在各地舉行特賣會促銷系爭商品，已致相關消費者有混淆誤認之虞，構成商標法第68條第3款之商標侵害行為，原告自得請求被告等連帶負損害賠償責任。再系爭商品之零售單價為新臺幣（下同）3,000元，原告依商標法第71條第1項第3款規定，請求以零售單價之1500倍之金額計算損害賠償額，共計450萬元。為此，爰依商標法第69條第1項至第3項、第71條第1項第3款、民法第185條第1項前段之規定，提起本件訴訟。並聲明: ㈠被告不得持有、陳列、販賣、輸出、輸入或使用相同或近似甲證1號及甲證2號所示商標圖樣（即系爭商標圖樣）於指定之衣服、褲子、裙子、運動服、童裝、內衣褲、T恤、休閒服、襯衫、西服、套裝、外套、泳裝、雨衣、禮服、袖套、牛仔服裝、自行車騎士服、摩托車騎士服、皮衣等同一或類似商品；且不得使用於與該商品有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之；並應除去或銷毀含有相同或近似於系爭商標圖樣之商品。㈡被告等應連帶給付原告450萬元，及自民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈢原告願供擔保請准假執行。
二、被告抗辯：㈠被告新光紡織公司、亞路公司則以：PGA TOUR品牌源自被告
美商PGAA舉辦之高爾夫球系列賽事總稱，早自69年起即在美國創用PGA商標在服飾等商品上，並於73、74年間在美國申請註冊取得美國第1264522號、第1312410號商標權，迄今有效，早於原告申請註冊系爭商標之時間；又PGA商標本為世界著名商標，復因我國高爾夫球選手陳志忠於71年成為亞洲首位考取PGA TOUR職業球員證選手及我國選手後續參與PGATOUR賽事，均經媒體廣泛報導，遂在國內廣為人知，則原告於82年8月21日、108年2月12日，先以仿襲之揮桿人形圖圖樣（即系爭商標圖樣），於我國申請註冊，致公眾有混淆誤認之虞，是系爭商標為惡意搶註被告美商PGAA所有之著名商標，自具商標法上不得註冊事由；又系爭商標未用於商業上使用已達三年，亦具有商標法第63條第1項第2款廢止事由。
再者，被告新光紡織公司、被告亞路公司販售系爭商品上所使用之圖樣（如附圖四所示），均附有PGA TOUR之字樣，並另以吊牌等顯著方式標明商品來源為被告新光紡織公司，是就商標圖樣整體觀察，與系爭商標近似度甚低，不致使消費者有混淆誤認之虞；且被告新光紡織公司信賴授權方即被告美商PGA公司，並依照授權契約使用該授權商標，被告亞路公司亦係信賴供貨方即被告新光紡織公司之貨品合法性，自無侵害系爭商標之故意或過失。縱認被告新光紡織公司、亞路公司應連帶負損害賠償責任，系爭商品之零售單價亦非原告主張之3,000元，而係500元至894元不等，原告主張自無理由等語資為抗辯。並聲明: ⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。㈡被告美商PGA公司、美商PGAA未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀作何聲明或陳述。
三、兩造不爭執事項（本院卷㈢第101至102頁）㈠原告於82年8月21日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請
「優尼士國際股份有限公司標章」商標，並指定使用於第40類「衣服、褲子、裙子。」等商品，嗣於83年6月1日經獲准公告為註冊第00642284號商標（即系爭商標1，如附圖一所示）。
㈡原告於108年2月12日向智慧局申請「優尼士公司標章」商標
，並指定使用於第25類「衣服、褲子、裙子、運動服、童裝、內衣褲、Ｔ恤、休閒服、襯衫、西服、套裝、外套、泳裝、雨衣、禮服、袖套、牛仔服裝、自行車騎士服、摩托車騎士服、皮衣。」等商品，嗣依商標法第30條第1項第10款但書規定，經註冊第1258714、1256424、1216855、1207784、1142627號商標權人同意申請註冊，而於108年9月1日經獲准公告為註冊第02007836號商標（即系爭商標2，如附圖二所示）。
㈢被告美商PGAA於92年12月9日向智慧局申請「PGA TOUR & Des
ign」商標，並指定使用於第25類「衣服，即：男用襯衫，女用襯衫，毛衣．夾克，褲子。」等商品，嗣依當時商標法第23條第1項第13款但書規定經註冊第642284號商標權人（即原告）同意，於96年4月1日經獲准公告為註冊第01256424號商標（即PGA商標，如附圖三所示）。
㈣被告美商PGAA分別於73年（西元1984年）1月17日、74年（西
元1985年）1月1日取得美國註冊第1264522號、第1312410號PGA商標。
㈤被告美商PGAA於108年2月15日申請第108008880號商標，經智
慧局分別於108年12月13日、111年5月20日以（108）慧商00601字第10891256030號函、（111）慧商00601字第11190530920號函為核駁先行通知，後被告美商PGAA撤回其申請。
㈥被告新光紡織公司自93年起獲美商PGA公司授權，得依如乙證
4所示之「品牌樣式指南」（BRAND STYLE GUIDE），使用PGA商標於所製造之服飾等商品。
㈦警方於109年7月24日自被告亞路公司在桃園中壢所舉辦之特
賣會查獲服飾商品乙批（下稱系爭扣案商品），為被告新光紡織公司所製造並提供予被告亞路公司販售。
㈧系爭扣案商品所使用之商標圖樣如本院113年度民聲字第46號保全證據〈下稱保全證據卷〉第139至224頁所示。
四、得心證之理由:原告主張其為系爭商標之商標權人，被告等未經原告授權或同意，即由被告美商PGA公司授權被告新光紡織公司使用近似於系爭商標之如附圖四所示圖樣，並由被告新光紡織公司、亞路公司販售使用如附圖四所示圖樣之系爭商品，致相關消費者有混淆誤認之虞，已侵害原告之商標權，原告自得請求被告等連帶負損害賠償責任及排除、防止侵害，並銷毀侵害商標權之商品，則為被告新光紡織公司、亞路公司所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後(本院卷㈢第102至103頁），所應審究者為：㈠系爭商標1是否有82年12月22日修正公布商標法第37條第1項第7款規定之不得註冊事由，且係屬惡意，而得申請評定？㈡系爭商標2是否有105年11月30日修正公布商標法第30條第1項第11款規定之不得註冊事由，且係屬惡意，而得申請評定？㈢系爭商標是否有現行商標法第63第1項第2款之得廢止事由？㈣被告等是否有商標法第68條第3款侵害系爭商標之行為?㈤原告依商標法第69條第1項、第2項之規定，請求排除及防止侵害並銷毀侵害商標權之物品，有無理由？㈥被告等是否有侵害系爭商標之故意或過失？原告依商標法第69條第3項及民法第185條第1項規定，請求被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金應如何計算？以若干為適當？茲論述如下：
㈠按商標之使用，指為行銷之目的，而將商標用於商品或其包
裝容器，並足以使相關消費者認識其為商標，商標法第5條第1項第1款定有明文。其中商標法第5條所規定之商標使用，可歸納為三要件：⒈使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；⒉需有使用商標之行為；⒊需足以使相關消費者認識其為商標。所稱「需足以使相關消費者認識其為商標」，意指客觀上均足以使相關消費者認識其為商標，才具有商標的識別功能，達到商標使用之目的。次按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3款亦有明定。又所謂商標構成相同或近似者，係指以具有通常知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以通常之注意，就兩商標整體之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言（最高行政法院103年度判字第99號判決意旨參照）。而判斷二者有無混淆誤認之虞，應參酌：⒈商標識別性之強弱；⒉商標是否近似暨其近似之程度；⒊商品、服務是否類似暨其類似之程度；⒋先權利人多角化經營之情形；⒌實際混淆誤認之情事；⒍相關消費者對各商標熟悉之程度；⒎商標之申請人是否善意；⒏其他混淆誤認之因素等，而「混淆誤認之虞」之參酌因素必須綜合認定，方得判定先後商標是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞，非僅謂合於單一因素即可認定有致相關消費者混淆誤認之虞（最高行政法院106年度判字第574號判決意旨參照）。
㈡觀諸被告新光紡織公司、亞路公司所販賣之系爭商品上使用
如附圖三（即PGA商標）或附圖四所示之圖樣（本院卷㈠第35頁、第105至109頁、卷㈡第311至317頁、保全證據卷第139至224頁），別無其他足以區別商品來源之字樣，該等行為已足使相關業者及消費者認識其為表彰商標來源之標識，自屬商標之使用無疑。
㈢系爭商標與如附圖四所示之圖樣是否有混淆誤認之判斷：
⒈如附圖一、二所示之系爭商標（本院卷㈠第31、33頁），係墨
色底、白色高爾夫揮桿人像圖形，別無其他文字；而如附圖四編號1所示之圖樣，係墨色底、白色高爾夫揮桿人像圖形，別無其他文字，如附圖四編號2所示之圖樣，則係由墨色底、白色高爾夫揮桿人像圖形，並加上緊鄰之「PGATOUR」英文字所組成，且英文字所佔之比例較大（本院卷㈠第35頁、第105至109頁、卷㈡第311至317頁、保全證據卷第139至224頁），兩者雖有相同之高爾夫揮桿人像圖形，惟系爭商標之白色高爾夫揮桿人像圖形呈現較為圓潤之狀態，而如附圖四所示之高爾夫揮桿人像圖形呈現則較為瘦長，且揮桿之兩手臂中有明顯縫隙，如附圖四編號2所示之圖樣並同時出現「PGATOUR」英文字，是二者給予相關事業及消費者之整體寓目印象仍有可資辨別之差異，視覺感受亦有所區別。因此，經比較系爭商標與如附圖四編號1所示圖樣之整體外觀判斷，僅有人像身型及兩手臂間有無縫隙之差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，確有可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度不低；至系爭商標與如附圖四編號2所示圖樣之整體外觀、文字、概念綜合判斷，如附圖四編號2所示圖樣尚結合其他文字，且高爾夫揮桿人像圖形亦有如上所述之差異，惟因同屬高爾夫揮桿人像圖形，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，亦可能誤認兩商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，但近似程度較如附圖四編號1所示圖樣為低。
⒉系爭商標係指定使用於「衣服、褲子、裙子」、「衣服、褲
子、裙子、運動服、童裝、內衣褲、Ｔ恤、休閒服、襯衫、西服、套裝、外套、泳裝、雨衣、禮服、袖套、牛仔服裝、自行車騎士服、摩托車騎士服、皮衣」等商品，與被告新光紡織公司、亞路公司以如附圖四所示圖樣所實際使用之商品為上衣、褲子、外套等服飾相較，二者均屬服飾類相關商品，於商品用途、功能、產製主體、行銷管道及購買者等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，自屬同一之商品。
⒊系爭商標係墨色底、白色高爾夫揮桿人像圖形；而如附圖四
所示之圖樣，同係墨色底、白色高爾夫揮桿人像圖形，僅如編號2所示圖樣係同時加上「PGATOUR」英文字所組成，均如前述，二者與指定使用商品間無直接關聯性，應均具有相當識別性，而附圖四編號2所示之圖樣尚有明確指向「PGATOUR」之文字，應認具有較高之識別性。
⒋依原告所提使用系爭商標之證據，僅見原告曾於93年至95年
間授權他人使用，並於在其官網銷售印有系爭商標之服飾（本院卷㈡第319至323頁、卷㈢第105至118頁），而被告新光紡織公司、亞路公司使用如附圖四所示圖樣及文字之服飾，則在各大百貨公司、網路及特賣會上銷售（參本院卷㈠第17、19頁），且PGA TUOR係源自美商PGAA舉辦之一系列高爾夫球賽事之總稱，每年均舉辦多場PGA巡迴賽，國內亦有體育頻道轉播PGA巡迴賽事，以現今電視及各網路平台、頻道之普遍程度及國人對於體育賽事之重視，PGA TOUR於國內自已具有相當之知名度，則相關業者及消費者對於如附圖四所示圖樣之熟悉程度相較於系爭商標顯然較高；而被告新光紡織公司、亞路公司所販賣系爭商品之實際使用態樣，除白色高爾夫揮桿人像圖形外，在衣領處均同時出現如附圖四編號2所示之圖樣及文字，以及PGA商標之明顯吊牌，服飾之扣子上亦均有PGA TOUR文字（本院卷㈡第339頁、保全證據卷第139至224頁），均明確指向其商品來源為「PGA TOUR」，實際上尚難發生混淆誤認之情事；又如附圖四所示之圖樣，係被告新光紡織公司基於美商PGA公司授權而來（本院卷㈠第251至266頁、第267至288頁），而美商PGAA於69年間即開始使用白色高爾夫揮桿人像圖形（本院卷㈡第359至363頁、卷㈢第187至190頁），並於73、74年間在美國取得商標註冊（本院卷㈠第245至248頁），其使用時間顯然早於原告系爭商標之申請註冊日，且原告所稱之CONSENT AGREEMENT亦未明確限制或禁止被告美商PGA公司、美商PGAA或其授權之人不得使用如附圖四所示之圖樣，實難認被告等係出於惡意使用如附圖四所示之圖樣。
⒌衡酌系爭商標與如附圖四所示之圖樣應屬構成近似之商標，
其中編號1部分近似程度不低，編號2部分近似程度較編號1部分為低，所指定使用及實際使用之商品均為服飾商品，二商標均具相當識別性，惟如附圖四編號2所示圖樣之識別性較高、相關業者及消費者對於如附圖四所示圖樣之熟悉程度相較於系爭商標顯然較高、相關事業及消費者實際上應無混淆誤認之情況、被告PGA公司授權被告新光紡織公司使用如附圖四所示之圖樣及被告新光紡織公司、亞路公司販賣使用如附圖四所示圖樣之系爭商品非屬惡意等相關因素綜合判斷，應認本件被告等所使用如附圖四所示之圖樣並無使相關事業及消費者就其商品之來源或產製主體，產生混淆誤認之可能，是本件並無商標法第68條第3款規定之適用，被告等自無共同侵害原告商標權之行為。
五、從而，原告依商標法第69條第1項至第3項、第71條第1項第3款、民法第185條第1項前段之規定，請求被告等應連帶負損害賠償責任及排除、防止侵害，並應銷毀侵害商標權之商品等，均為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。
訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。中 華 民 國 114 年 10 月 7 日
智慧財產第二庭 法 官 林怡伸以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 114 年 10 月 7 日
書記官 林佳蘋附圖附圖一(系爭商標1) 註冊號：00642284 商標名稱：優尼士國際股份有限公司標章 申請日：82年8月21日 註冊公告日：83年6月1日 商標圖樣顏色：墨色 指定使用類別及名稱 第40類：衣服、褲子、裙子。附圖二(系爭商標2) 註冊號：02007836 商標名稱：優尼士公司標章 申請日：108年2月12日 註冊公告日：108年9月1日 商標圖樣顏色：墨色 指定使用類別及名稱 第25類：衣服、褲子、裙子、運動服、童裝、內衣褲、Ｔ恤、休閒服、襯衫、西服、套裝、外套、泳裝、雨衣、禮服、袖套、牛仔服裝、自行車騎士服、摩托車騎士服、皮衣。 依商標法第30條第1項第10款但書規定，經註冊商標第1258714、1256424、1216855、1207784、1142627號商標權人同意申請註冊。附圖三：PGA TOUR商標 註冊號：01256424 商標名稱：PGA TOUR & Design 申請日：92年12月9日 註冊公告日：96年4月1日 商標圖樣顏色：墨色 指定使用類別及名稱 第25類：衣服，即：男用襯衫，女用襯衫，毛衣．夾克，褲子。 依商標法第23條第1項第13款但書規定，經註冊商標第642284號商標權人同意核准註冊。附圖四： 原告主張被告等侵害系爭商標所使用之商標圖樣 編號1 編號2